Urteil des BGH vom 10.06.2008, X ZR 26/04

Entschieden
10.06.2008
Schlagworte
Stand der technik, Stromversorgung, Bundesrepublik deutschland, Patentanspruch, Verwendung, Einstellung, Verhandlung, Strom, Dauer, Lehre
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 26/04 Verkündet am: 10. Juni 2008 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche

Verhandlung vom 10. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28. Oktober 2003

verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des

Bundespatentgerichts abgeändert.

Das europäische Patent 0 621 664 wird unter Abweisung der

weitergehenden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über

folgende Fassung seines Patentanspruchs hinausgeht:

"Verwendung einer Stromversorgung für eine Laser-

Blitzlampe (2), die an eine Gleichspannungsquelle mit

einem Ladekondensator (1) angeschlossen ist und

Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert, mit

einem schnellen Schalter (6) und einer Steuerung (10)

zum Einstellen einer Modulationstiefe (MT) und/oder einer

Modulationsfrequenz (Mf) zusätzlich zu der mittleren

Impulshöhe und der Impulsdauer zur Versorgung eines

Lasers zum Schweißen, Schneiden und/oder Bohren von

metallischen Werkstoffen, wobei die Modulationstiefe (MT)

und die Modulationsfrequenz (Mf) so eingestellt sind, dass

bei jedem erzeugten Laserpuls die die mittlere Impulshöhe

übersteigende Amplitude den durch das zu schneidende

oder zu schweißende Material vorgegebenen

Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals

sicher überschreitet."

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1/5 und die

Beklagte zu 4/5.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland in deutscher Sprache erteilten

europäischen Patents 0 621 664 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung

beruht, mit der die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 22. April

1993 in Anspruch genommen worden ist. Sein Patentanspruch lautet:

"Stromversorgung für eine Laserblitzlampe (2), die an eine

Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator (1) angeschlossen ist

und Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert,

gekennzeichnet durch

einen schnellen Schalter (6) und eine Steuerung (10) zum

Einstellen einer Modulationstiefe (MT) und/oder einer

Modulationsfrequenz (Mf) zusätzlich zu der mittleren Impulshöhe

und der Impulsdauer."

2Die Klägerin hat das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage angegriffen.

Das Bundespatentgericht hat es wegen Naheliegens seiner Lehre mit Wirkung

für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

3Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, wobei ihr zuletzt

gestellter Antrag dahin geht, das Streitpatent mit der aus dem Tenor

ersichtlichen Fassung seines Patentanspruchs aufrecht zu erhalten.

4Die Klägerin tritt auch diesem Begehren entgegen und bittet um

Zurückweisung der Berufung.

5Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen

Gutachtens des Leiters des Instituts für

Prof. Dr. W. E. . Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Die Beklagte hat eine

schriftliche gutachterliche Stellungnahme des Prof. Dr.-Ing. K. D. zu

den Gerichtsakten gereicht.

Entscheidungsgründe:

6Die zulässige Berufung hat insoweit Erfolg, als die Beklagte das

Streitpatent beschränkt verteidigt.

71. In der noch verteidigten Fassung betrifft das Streitpatent die

Verwendung einer Stromversorgung für eine Blitzlampe eines Lasergeräts zum

Schweißen, Schneiden und Bohren von Metall. Mit der zu verwendenden

Stromversorgung sollen der Laserblitzlampe Strompulse bestimmter Leistung

und Dauer zur Verfügung gestellt werden. Die Streitpatentschrift gibt an, der

Stand der Technik sei durch glatte bzw. geglättete Strompulse, also Strompulse

gekennzeichnet, deren Form zwischen Anstieg und Abfall sich nicht durch

einzelne oder mehrere ausgeprägte Amplituden auszeichneten. Solche

Strompulse genügten nicht bei allen zu schweißenden Materialien der

Anforderung, das Material einerseits in der geforderten Weise anzuschmelzen,

andererseits das Anschmelzen auf einen engen Bereich zu begrenzen. Deshalb

soll eine Lehre zur Verfügung gestellt werden, wie mittels einer

Stromversorgung für die Blitzlampe die Einsatzmöglichkeiten des Lasergeräts

verbessert werden könnten.

82. Nach dem noch verteidigten Patentanspruch besteht die Lösung

hierfür in der

Verwendung

1. einer Stromversorgung für eine Laserblitzlampe, die

a) an eine Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator

angeschlossen ist,

b) Strom(im)pulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert,

c) einen schnellen Schalter und

d) eine Steuerung aufweist,

d1) zum Einstellen einer Modulationstiefe und/oder einer

Modulationsfrequenz

d2) zusätzlich zu der mittleren (Im)pulshöhe und der

(Im)pulsdauer,

2. zur Versorgung eines Lasers zum Schweißen, Schneiden

und/oder Bohren von metallischen Werkstoffen,

3. wobei die Modulationstiefe und die Modulationsfrequenz so

eingestellt sind, dass bei jedem erzeugten Laserpuls die die

mittlere Impulshöhe übersteigende Amplitude den durch das zu

schneidende oder zu schweißende Material gegebenen

Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals

sicher überschreitet.

9Hiernach setzt das Streitpatent eine Einrichtung voraus, die von einer

Gleichstromquelle mittels Ladekondensators jeweils mit einer bestimmten

Strommenge versorgt wird und (jedenfalls) einen Schalter und eine Steuerung

aufweist.

10Ausweislich der Beschreibung (Sp. 3 Z. 24, 26) soll die Kennzeichnung

des Schalters als schnell dem Fachmann bedeuten, dass eine Vorrichtung zu

wählen ist, die in der Lage ist, den Strom mit hoher Wiederholfrequenz zu

schalten. Hierbei soll es sich um eine An-/Ausschaltung handeln. Das ist in

Spalte 3 Zeilen 23 ff. ausdrücklich so beschrieben, weil es dort heißt, dass der

Schalter den Strom freigeben oder unterbrechen könne. Die Erörterung mit dem

gerichtlichen Sachverständigen und den Parteien in der mündlichen

Verhandlung gibt keinen Anlass zu einem anderen Verständnis. Die Beklagte

selbst hat darauf abgestellt, dass der Schalter den Strom jeweils lediglich

freigeben oder unterbrechen können müsse, was zunächst zu einem

frequenzmodulierten Verlauf des Strompulses mit einer Modulationstiefe von an

sich 100 % führt. Den Umstand, dass die Figuren 3 und 4 des Streitpatents eine

solche Modulationstiefe nicht zeigen, hat der gerichtliche Sachverständige

damit erklärt, dass patentgemäß eine (weitere) Manipulation des Strompulses

notwendig sei und der Strom deshalb (auch) nach der Lehre des Streitpatents

vor Erreichen der Blitzlampe sinnvollerweise einen LC-Filter durchlaufe, wenn

man nicht lediglich die parasitäre Filterwirkung der nachgeordneten

Vorrichtungsteile nutzen wolle, was angesichts wechselnder Einflüsse wie etwa

Temperatur oder Luftfeuchtigkeit jedoch nicht erlaube, die erforderlichen

definierten Verhältnisse vor der Blitzlampe zu erhalten.

11Was die Steuerung der angegebenen Parameter des Strompulses

(Modulationsfrequenz, also laut Sp. 2 Z. 15 f. die Anzahl der

Amplitudenänderungen innerhalb eines Strompulses; Modulationstiefe, also laut

Sp. 2 Z. 17 f. das Ausmaß der Amplitudenschwankungen innerhalb eines

Strompulses; mittlere Pulshöhe; Pulsdauer) anbelangt, enthält sich die

Beschreibung des Streitpatents außer des Hinweises, dass sie vorzugsweise

einen Mikroprozessor umfasse, näherer Details. Die Angabe "zum Einstellen"

im Patentanspruch macht aber deutlich, dass es sich bei der zu verwendenden

Stromversorgung um eine Einrichtung handeln muss, die kein festes, sondern

ein veränderbares Ergebnis liefert. Die Stromversorgung muss geeignet sein,

über eine wie auch immer gestaltete Steuerung die benannten Parameter in

unterschiedlicher Weise einstellen zu können. Das schließt, wie bereits erwähnt

und vom gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung

bestätigt, auch ein, zum Einstellen der Modulationstiefe den freqenzmodulierten

Strom über einen hierzu geeigneten Filter zu leiten.

12Nach der das Merkmal 3 bildenden Anweisung soll die Befähigung der

Stromversorgung, der Blitzlampe einen modulierten Strompuls bestimmter

Dauer und Amplitude zur Verfügung zu stellen, der im Hinblick auf die Dauer,

die mittlere Pulshöhe und zusätzlich im Hinblick auf die Modulationsfrequenz

und/oder die Modulationstiefe variabel ist, zur Einstellung einer bestimmten

Modulationstiefe und einer bestimmten Modulationsfrequenz genutzt werden.

Die Wortwahl "so, dass" macht deutlich, dass es patentgemäß um einen

gezielten (vgl. Sp. 2 Z. 29) Einsatz der durch die Einrichtung eröffneten

Möglichkeit zur Variation des Stromverlaufs im Strompuls geht, die sich an

einem bestimmten Ergebnis beim Schweißen orientiert und dessen Erreichen

gewährleistet. Da die hierauf ausgerichtete Variation tatsächlich vorgenommen

sein muss ("eingestellt sind"), wird der jetzt noch verteidigte Patentanspruch

durch die Handlungsanweisung gekennzeichnet, die hierzu geeignete

Stromversorgung tatsächlich entsprechend einzustellen. Gegenstand des

verteidigten Patentanspruchs ist damit nicht eine bestimmte Verwendbarkeit der

Stromversorgung, sondern deren tatsächliche Verwendung nach Vornahme der

durch Merkmal 4 bestimmten Einstellung.

13Die Handlungsanweisung des verteidigten Patentanspruchs umfasst

danach, die Veränderbarkeit der zunächst erzeugten Frequenzmodulation des

Strompulses gezielt zur Einstellung eines bestimmten Kurvenverlaufs des

Strompulses einzusetzen. Maßgeblich hierfür soll der von dem zu

schweißenden Material abhängige Anschmelzschwellenwert sein. Seinetwegen

muss der Laserpuls mindestens einmal eine materialabhängige Amplitude

übersteigen. Patentgemäß soll aber dafür gesorgt werden, dass sich eine sicher

ausreichende Amplitude (Sp. 2 Z. 32 "relativ hohe Spitzenleistung") während

eines Laserpulses mehrmals einstellt, ansonsten der zum Anschmelzen des

Materials führende Wert während des Laserpulses aber nicht erreicht wird, wie

es in Sp. 2 Z. 38 ff. auch beschrieben ist. Wie der gerichtliche Sachverständige

in der mündlichen Verhandlung ohne Einwendungen seitens der Parteien näher

erläutert hat, ist das über die Stromversorgung zu erreichen, weil eine

Wechselwirkung zwischen dem Verlauf des Strompulses und dem durch ihn

über die Blitzlampe erzeugten Laserpuls besteht. Die Kurvenverläufe

entsprechen einander weitgehend. Der verteidigte Patentanspruch besagt

damit, eine nach Merkmal 1 ausgestattete und befähigte Stromversorgung

tatsächlich so zielgerichtet auf den durch das gerade zu schweißende

metallische Material vorgegebenen Schwellenwert einzustellen und mit dieser

Einstellung zu verwenden, dass der erzeugte Strompuls deshalb mehrmals

sicher eine hierfür erforderliche und die mittlere Leistung übersteigende

Amplitude aufweist, weil die Anzahl der Amplitudenänderungen und das

Ausmaß der Amplitudenschwankungen innerhalb eines Strompulses

entsprechend beeinflusst worden sind.

143. Der verteidigte Patentanspruch war als ausführbare Lehre sowohl in

der ursprünglichen Anmeldung als auch in dem erteilten Patent als zu der

beanspruchten bzw. geschützten Erfindung gehörend offenbart. Dem, was die

Klägerin hiergegen und damit gegen die Zulässigkeit des noch verteidigten

Patentanspruchs vorgebracht hat, kann nicht beigetreten werden. Die

Offenbarung beschränkte sich nicht auf die Behandlung von metallischen

Werkstoffen, die durch eine bestimmte Schwellenleistung der Laserpulse

gekennzeichnet sind. Denn die Schwellenwertproblematik war in der

Beschreibung als allgemeines Problem beim Schweißen, Schneiden und

Bohren von Metall dargestellt (Sp. 1 Z. 47 ff. des Streitpatents, S. 2 der

Anmeldung) und die Problemstellung bezog sich hierauf. Die Textstelle in

Spalte 2 Zeilen 38 bis 41, aus der die Klägerin ihre Bedenken gegen die

verteidigte Fassung des Patentanspruchs herleitet, betraf daher lediglich ein

Ausführungsbeispiel. Die vorstehend vorgenommene Auslegung des

verteidigten Patentanspruchs schließt ferner aus, dass dessen Lehre fest

eingebaute oder zufällig erreichte Amplitudenmodulationen einschließt. Soweit

die Klägerin schließlich noch die Ausführbarkeit anzweifelt, weil erforderliche

Angaben fehlten, wie etwa dazu, wie der materialabhängige Schwellenwert zu

bestimmen sei, wird übersehen, dass Art. 83 EPÜ keine Information durch

Patentanspruch und/oder Beschreibung voraussetzt, die jede weitere

Maßnahme von anwendungswilligen Fachleuten entbehrlich macht. Erst wenn

der Fachmann unzumutbaren Aufwand treiben muss, um das ihm im Patent als

Lehre zum technischen Handeln Angegebene zuverlässig und mit dem das

zugrunde liegende Problem lösenden Ergebnis wiederholbar in der Praxis

umzusetzen, ist dem Offenbarungsgebot nicht genügt. Hierfür ist hier jedoch

weder etwas ersichtlich noch von der Klägerin durch Behauptung

nachvollziehbarer Umstände dargetan. Dem schriftlichen Gutachten des

gerichtlichen Sachverständigen und dessen ergänzenden Angaben in der

mündlichen Verhandlung hierzu ist vielmehr zu entnehmen, dass im Streitfall

das Wissen, das Können und die Sichtweise eines Fachmanns zugrunde zu

legen sind, der nach einer Hochschulausbildung als Elektro-/Maschinenbau-

Ingenieur oder Physiker umfassende Kenntnisse nicht nur von der

Lasertechnik, sondern auch über die damit zu bearbeitenden Stoffe und die zu

beachtenden Bedingungen beim Schweißen, Schneiden und Bohren selbst

erworben hat oder hierauf als Mitglied eines solchermaßen befähigten

Entwicklungsteams zurückgreifen kann. Angesichts dieser Qualifikation und

Spezialisierung ist der Senat überzeugt, dass zum Prioritätsdatum jedenfalls im

Wege üblicher Versuche die von der Klägerin angesprochenen

Anwendungsgrößen ermittelt und in jedem Verwendungsfall zielgerichtet

eingestellt werden konnten.

154. Der verteidigte Patentanspruch ist neu. Wie die Erörterung mit dem

gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat,

gehörte zum Stand der Technik allerdings bereits eine Stromversorgung mit

sämtlichen Merkmalen der Merkmalsgruppe 1 und damit die Einrichtung, die zu

der patentgemäßen Verwendung geeignet ist. Das hat auch die Beklagte

sowohl im Hinblick auf die mit der europäischen Patentschrift 0 005 595

vorveröffentlichte Stromversorgung als auch im Hinblick auf den

"S. P " zuletzt nicht mehr in Abrede gestellt, der nach der

Behauptung der Klägerin bereits vor dem Prioritätsdatum am Markt war. Die

Beklagte hat lediglich ihr Bestreiten aufrecht erhalten, dass diese Einrichtungen

schon damals anders als zur Pulsbreitenmodulation mit anschließender

Glättung des Kurvenverlaufs innerhalb des Strompulses benutzt wurden, wie es

im Streitpatent für die Einrichtung nach dem europäischen Patent 0 005 595 in

Spalte 1 Z. 34 ff. auch beschrieben und in Figur 1 c dargestellt worden ist.

16Die Eignung der vorbekannten Stromversorgungen besagt aber noch

nicht, dass auch die Verwendung zum Stand der Technik gehörte, um deren

Schutz die Parteien noch streiten. Die Versuche, welche die Klägerin Jahre

nach dem Prioritätsdatum mit einem "S. P " hat anstellen lassen,

können nur als weiterer Beleg für die patentgemäße Verwendbarkeit dieser

Anordnung gewertet werden. Nach der vorgenommenen Auslegung kommt es

auf die bloße Verwendbarkeit für den Neuheitsvergleich jedoch nicht an, weil

nicht diese den Gegenstand des verteidigten Schutzrechts bildet, sondern

patentgemäß die tatsächliche Verwendung mit dem in Merkmal 3 genannten

Ziel und der tatsächlich an diesem Ziel ausgerichteten Veränderung des durch

die Pulsbreitenmodulation erzeugten Verlaufs des Strompulses hinzukommen

muss. Den Einsatz der bekannten zur Pulsbreitenmodulation mit

anschließender Glättung des Strompulses geschaffenen Stromversorgung(en)

mit einer solchen Einstellung von Modulationstiefe und Modulationsfrequenz vor

dem Prioritätsdatum hat die Klägerin aber nicht behauptet und auch der

gerichtliche Sachverständige hat sich dahin geäußert, trotz der grundsätzlichen

Eignung der Pulsbreitenmodulation hierzu könne er nicht angeben, dass man

diese schon vor dem Prioritätsdatum zur patentgemäßen Einstellung habe

nutzen wollen oder gar tatsächlich genutzt habe.

175. Im Hinblick auf den verteidigten Patentanspruch könnte die

Nichtigkeitsklage daher nur Erfolg haben, wenn die festgestellten Umstände die

Wertung erforderten, dass sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus

dem Stand der Technik ergab, die bekannte(n) Einrichtung(en) wie vorstehend

erörtert zu verwenden. Diese Bewertung kann der Senat jedoch nicht treffen.

18Angesichts der bereits wiedergegebenen Äußerung des gerichtlichen

Sachverständigen, die durch entsprechende Angaben des Privatgutachters der

Beklagten gestützt werden, ist trotz der Qualifikation des hier maßgeblichen

Fachmanns nicht auszuschließen, dass den Fachleuten vor dem

Prioritätsdatum nicht alle Möglichkeiten von Einrichtungen gegenwärtig waren,

die eine Pulsbreitenmodulation erlauben. Wegen der Glättung des

Strompulsverlaufs, wie er auch im Streitpatent als typisch bei der Nutzung der

Pulsbreitenmodulation dargestellt und beschrieben ist, gilt dies insbesondere für

die materialabhängige Einstellung durch eine Veränderung der zunächst

erhaltenen Modulationstiefe, die sich am Anschmelzschwellenwert des

jeweiligen Materials orientiert und gezielt auf bestimmte Amplituden und deren

Wiederholung innerhalb des Strompulses abstellt. Deshalb erscheint es auch

nicht ausgeschlossen, dass es den Fachmann der Lösung, die der verteidigte

Patentanspruch bietet, nicht näher brachte, dass beispielsweise die aus den

80er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammende, ohnehin nicht das

Laserschweißen betreffende US-Patentschrift 4 421 972 bereits die Bedeutung

der auch dort als materialabhängig bezeichneten Anschmelzschwelle für das

Schweißergebnis hervorgehoben und ferner darauf verwiesen hatte, dass eine

dauerhafte Überschreitung der Anschmelzschwelle des jeweiligen Materials

während eines Schweißpulses nachteilige Folgen haben könne. Hieraus hätte

im Übrigen zunächst auch nur darauf geschlossen werden können, dass auch

beim Laserschweißen überhaupt eine signifikante Amplitude im Pulsverlauf

notwendig sein könne. Für eine mehrmalige Überschreitung zu sorgen und

deshalb auch den Strompuls mit mehreren signifikanten Amplituden zu

modulieren, war damit jedoch noch nicht veranlasst. Dies gilt um so mehr, als

auch die im Jahre 1985 veröffentlichte japanische Patentanmeldung

Sho 60-49688 für die dort beanspruchte gepulste Laservorrichtung lediglich

einen Vorlauf eines Strompulses zeigt, der nur eine deutlich hervortretende

Amplitude aufweist, ansonsten aber ebenfalls geglättet ist. Zu der erforderlichen

Bewertung, der verteidigte Patentanspruch habe nahegelegen, vermag unter

diesen Umständen schließlich auch nicht der Offenbarungsgehalt der am

18. Mai 1992 veröffentlichten japanischen Patentanmeldung Hei 4-144098

führen, obwohl in dieser Schrift neben anderen Verlaufsformen in Figur 2 ein

Strompuls mit zwei signifikanten Amplituden gezeigt ist (Figur 2 j). Die bildliche

Darstellung und die Beschreibung dieser Schrift, die eine sich deutlich von

Merkmal 1 unterscheidende Stromversorgung betrifft, geben nur einen Hinweis,

dass der beanspruchte Antriebsstromkreis die Erzeugung unterschiedlicher

Strompulse erlaubt. Angesprochen ist somit auch hier nur eine objektive

Eignung, zumal der in Figur 2 j wiedergegebene Strompuls nicht einmal als

bevorzugt beschrieben ist. Ein zielgerichteter Einsatz einer nach Merkmal 1

variabel ausgestalteten Stromversorgung, wie ihn der verteidigte

Patentanspruch lehrt, war damit auch durch diese Schrift nicht in das Blickfeld

des Fachmanns gerückt, der zum Prioritätsdatum die Aufgabe hatte, das

Schweißen, Schneiden und Bohren metallischer Werkstoffe mit einem

gepulsten Laser zu verbessern.

196. Soweit das Streitpatent über den verteidigten Patentanspruch

hinausgeht, hat die Nichtigerklärung durch das Bundespatentgericht schon

deshalb Bestand, weil die Beklagte das Schutzrecht insoweit nicht mehr

verteidigt.

207. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1

ZPO, 121 Abs. 2 PatG.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2003 - 4 Ni 33/02 (EU) -

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil