Urteil des BGH, Az. X ZR 26/04

BGH (stand der technik, stromversorgung, bundesrepublik deutschland, patentanspruch, verwendung, einstellung, verhandlung, strom, dauer, lehre)
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 26/04 Verkündet
am:
10. Juni 2008
Potsch
Justizangestellte
als
Urkundsbeamtin
der
Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
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Der X.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche
Verhandlung vom 10. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis
und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28. Oktober 2003
verkündete Urteil des 4.
Senats (Nichtigkeitssenats) des
Bundespatentgerichts abgeändert.
Das europäische Patent 0 621 664 wird unter Abweisung der
weitergehenden Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über
folgende Fassung seines Patentanspruchs hinausgeht:
"Verwendung einer Stromversorgung für eine Laser-
Blitzlampe (2), die an eine Gleichspannungsquelle mit
einem Ladekondensator (1) angeschlossen ist und
Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert, mit
einem schnellen Schalter (6) und einer Steuerung (10)
zum Einstellen einer Modulationstiefe (M
T
) und/oder einer
Modulationsfrequenz (M
f
) zusätzlich zu der mittleren
Impulshöhe und der Impulsdauer zur Versorgung eines
Lasers zum Schweißen, Schneiden und/oder Bohren von
metallischen Werkstoffen, wobei die Modulationstiefe (M
T
)
und die Modulationsfrequenz (M
f
) so eingestellt sind, dass
bei jedem erzeugten Laserpuls die die mittlere Impulshöhe
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übersteigende Amplitude den durch das zu schneidende
oder zu schweißende Material vorgegebenen
Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals
sicher überschreitet."
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1/5 und die
Beklagte zu 4/5.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung
für die Bundesrepublik Deutschland in deutscher Sprache erteilten
europäischen Patents 0 621 664 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung
beruht, mit der die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 22. April
1993 in Anspruch genommen worden ist. Sein Patentanspruch lautet:
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"Stromversorgung für eine Laserblitzlampe (2), die an eine
Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator (1) angeschlossen ist
und Stromimpulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
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einen schnellen Schalter (6) und eine Steuerung (10) zum
Einstellen einer Modulationstiefe (M
T
) und/oder einer
Modulationsfrequenz (M
f
) zusätzlich zu der mittleren Impulshöhe
und der Impulsdauer."
Die Klägerin hat das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage angegriffen.
Das Bundespatentgericht hat es wegen Naheliegens seiner Lehre mit Wirkung
für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
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Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, wobei ihr zuletzt
gestellter Antrag dahin geht, das Streitpatent mit der aus dem Tenor
ersichtlichen Fassung seines Patentanspruchs aufrecht zu erhalten.
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Die Klägerin tritt auch diesem Begehren entgegen und bittet um
Zurückweisung der Berufung.
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Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen
Gutachtens
des
Leiters
des
Instituts
für
Prof. Dr. W. E. . Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutach-
ten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Die Beklagte hat eine
schriftliche gutachterliche Stellungnahme des Prof. Dr.-Ing. K. D. zu
den Gerichtsakten gereicht.
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Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat insoweit Erfolg, als die Beklagte das
Streitpatent beschränkt verteidigt.
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1. In der noch verteidigten Fassung betrifft das Streitpatent die
Verwendung einer Stromversorgung für eine Blitzlampe eines Lasergeräts zum
Schweißen, Schneiden und Bohren von Metall. Mit der zu verwendenden
Stromversorgung sollen der Laserblitzlampe Strompulse bestimmter Leistung
und Dauer zur Verfügung gestellt werden. Die Streitpatentschrift gibt an, der
Stand der Technik sei durch glatte bzw. geglättete Strompulse, also Strompulse
gekennzeichnet, deren Form zwischen Anstieg und Abfall sich nicht durch
einzelne oder mehrere ausgeprägte Amplituden auszeichneten. Solche
Strompulse genügten nicht bei allen zu schweißenden Materialien der
Anforderung, das Material einerseits in der geforderten Weise anzuschmelzen,
andererseits das Anschmelzen auf einen engen Bereich zu begrenzen. Deshalb
soll eine Lehre zur Verfügung gestellt werden, wie mittels einer
Stromversorgung für die Blitzlampe die Einsatzmöglichkeiten des Lasergeräts
verbessert werden könnten.
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2. Nach dem noch verteidigten Patentanspruch besteht die Lösung
hierfür in der
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Verwendung
1. einer Stromversorgung für eine Laserblitzlampe, die
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a) an eine Gleichspannungsquelle mit Ladekondensator
angeschlossen ist,
b) Strom(im)pulse bestimmter Dauer und Amplitude liefert,
c) einen schnellen Schalter und
d) eine Steuerung aufweist,
d1) zum Einstellen einer Modulationstiefe und/oder einer
Modulationsfrequenz
d2) zusätzlich zu der mittleren (Im)pulshöhe und der
(Im)pulsdauer,
2. zur Versorgung eines Lasers zum Schweißen, Schneiden
und/oder Bohren von metallischen Werkstoffen,
3. wobei die Modulationstiefe und die Modulationsfrequenz so
eingestellt sind, dass bei jedem erzeugten Laserpuls die die
mittlere Impulshöhe übersteigende Amplitude den durch das zu
schneidende oder zu schweißende Material gegebenen
Schwellenwert zum Anschmelzen des Materials mehrmals
sicher überschreitet.
Hiernach setzt das Streitpatent eine Einrichtung voraus, die von einer
Gleichstromquelle mittels Ladekondensators jeweils mit einer bestimmten
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Strommenge versorgt wird und (jedenfalls) einen Schalter und eine Steuerung
aufweist.
Ausweislich der Beschreibung (Sp. 3 Z. 24, 26) soll die Kennzeichnung
des Schalters als schnell dem Fachmann bedeuten, dass eine Vorrichtung zu
wählen ist, die in der Lage ist, den Strom mit hoher Wiederholfrequenz zu
schalten. Hierbei soll es sich um eine An-/Ausschaltung handeln. Das ist in
Spalte 3 Zeilen 23 ff. ausdrücklich so beschrieben, weil es dort heißt, dass der
Schalter den Strom freigeben oder unterbrechen könne. Die Erörterung mit dem
gerichtlichen Sachverständigen und den Parteien in der mündlichen
Verhandlung gibt keinen Anlass zu einem anderen Verständnis. Die Beklagte
selbst hat darauf abgestellt, dass der Schalter den Strom jeweils lediglich
freigeben oder unterbrechen können müsse, was zunächst zu einem
frequenzmodulierten Verlauf des Strompulses mit einer Modulationstiefe von an
sich 100 % führt. Den Umstand, dass die Figuren 3 und 4 des Streitpatents eine
solche Modulationstiefe nicht zeigen, hat der gerichtliche Sachverständige
damit erklärt, dass patentgemäß eine (weitere) Manipulation des Strompulses
notwendig sei und der Strom deshalb (auch) nach der Lehre des Streitpatents
vor Erreichen der Blitzlampe sinnvollerweise einen LC-Filter durchlaufe, wenn
man nicht lediglich die parasitäre Filterwirkung der nachgeordneten
Vorrichtungsteile nutzen wolle, was angesichts wechselnder Einflüsse wie etwa
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit jedoch nicht erlaube, die erforderlichen
definierten Verhältnisse vor der Blitzlampe zu erhalten.
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Was die Steuerung der angegebenen Parameter des Strompulses
(Modulationsfrequenz, also laut Sp.
2 Z.
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f. die Anzahl der
Amplitudenänderungen innerhalb eines Strompulses; Modulationstiefe, also laut
Sp. 2 Z. 17 f. das Ausmaß der Amplitudenschwankungen innerhalb eines
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Strompulses; mittlere Pulshöhe; Pulsdauer) anbelangt, enthält sich die
Beschreibung des Streitpatents außer des Hinweises, dass sie vorzugsweise
einen Mikroprozessor umfasse, näherer Details. Die Angabe "zum Einstellen"
im Patentanspruch macht aber deutlich, dass es sich bei der zu verwendenden
Stromversorgung um eine Einrichtung handeln muss, die kein festes, sondern
ein veränderbares Ergebnis liefert. Die Stromversorgung muss geeignet sein,
über eine wie auch immer gestaltete Steuerung die benannten Parameter in
unterschiedlicher Weise einstellen zu können. Das schließt, wie bereits erwähnt
und vom gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung
bestätigt, auch ein, zum Einstellen der Modulationstiefe den freqenzmodulierten
Strom über einen hierzu geeigneten Filter zu leiten.
Nach der das Merkmal 3 bildenden Anweisung soll die Befähigung der
Stromversorgung, der Blitzlampe einen modulierten Strompuls bestimmter
Dauer und Amplitude zur Verfügung zu stellen, der im Hinblick auf die Dauer,
die mittlere Pulshöhe und zusätzlich im Hinblick auf die Modulationsfrequenz
und/oder die Modulationstiefe variabel ist, zur Einstellung einer bestimmten
Modulationstiefe und einer bestimmten Modulationsfrequenz genutzt werden.
Die Wortwahl "so, dass" macht deutlich, dass es patentgemäß um einen
gezielten (vgl. Sp. 2 Z. 29) Einsatz der durch die Einrichtung eröffneten
Möglichkeit zur Variation des Stromverlaufs im Strompuls geht, die sich an
einem bestimmten Ergebnis beim Schweißen orientiert und dessen Erreichen
gewährleistet. Da die hierauf ausgerichtete Variation tatsächlich vorgenommen
sein muss ("eingestellt sind"), wird der jetzt noch verteidigte Patentanspruch
durch die Handlungsanweisung gekennzeichnet, die hierzu geeignete
Stromversorgung tatsächlich entsprechend einzustellen. Gegenstand des
verteidigten Patentanspruchs ist damit nicht eine bestimmte Verwendbarkeit der
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Stromversorgung, sondern deren tatsächliche Verwendung nach Vornahme der
durch Merkmal 4 bestimmten Einstellung.
Die Handlungsanweisung des verteidigten Patentanspruchs umfasst
danach, die Veränderbarkeit der zunächst erzeugten Frequenzmodulation des
Strompulses gezielt zur Einstellung eines bestimmten Kurvenverlaufs des
Strompulses einzusetzen. Maßgeblich hierfür soll der von dem zu
schweißenden Material abhängige Anschmelzschwellenwert sein. Seinetwegen
muss der Laserpuls mindestens einmal eine materialabhängige Amplitude
übersteigen. Patentgemäß soll aber dafür gesorgt werden, dass sich eine sicher
ausreichende Amplitude (Sp. 2 Z. 32 "relativ hohe Spitzenleistung") während
eines Laserpulses mehrmals einstellt, ansonsten der zum Anschmelzen des
Materials führende Wert während des Laserpulses aber nicht erreicht wird, wie
es in Sp. 2 Z. 38 ff. auch beschrieben ist. Wie der gerichtliche Sachverständige
in der mündlichen Verhandlung ohne Einwendungen seitens der Parteien näher
erläutert hat, ist das über die Stromversorgung zu erreichen, weil eine
Wechselwirkung zwischen dem Verlauf des Strompulses und dem durch ihn
über die Blitzlampe erzeugten Laserpuls besteht. Die Kurvenverläufe
entsprechen einander weitgehend. Der verteidigte Patentanspruch besagt
damit, eine nach Merkmal 1 ausgestattete und befähigte Stromversorgung
tatsächlich so zielgerichtet auf den durch das gerade zu schweißende
metallische Material vorgegebenen Schwellenwert einzustellen und mit dieser
Einstellung zu verwenden, dass der erzeugte Strompuls deshalb mehrmals
sicher eine hierfür erforderliche und die mittlere Leistung übersteigende
Amplitude aufweist, weil die Anzahl der Amplitudenänderungen und das
Ausmaß der Amplitudenschwankungen innerhalb eines Strompulses
entsprechend beeinflusst worden sind.
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3. Der verteidigte Patentanspruch war als ausführbare Lehre sowohl in
der ursprünglichen Anmeldung als auch in dem erteilten Patent als zu der
beanspruchten bzw. geschützten Erfindung gehörend offenbart. Dem, was die
Klägerin hiergegen und damit gegen die Zulässigkeit des noch verteidigten
Patentanspruchs vorgebracht hat, kann nicht beigetreten werden. Die
Offenbarung beschränkte sich nicht auf die Behandlung von metallischen
Werkstoffen, die durch eine bestimmte Schwellenleistung der Laserpulse
gekennzeichnet sind. Denn die Schwellenwertproblematik war in der
Beschreibung als allgemeines Problem beim Schweißen, Schneiden und
Bohren von Metall dargestellt (Sp. 1 Z. 47 ff. des Streitpatents, S. 2 der
Anmeldung) und die Problemstellung bezog sich hierauf. Die Textstelle in
Spalte 2 Zeilen 38 bis 41, aus der die Klägerin ihre Bedenken gegen die
verteidigte Fassung des Patentanspruchs herleitet, betraf daher lediglich ein
Ausführungsbeispiel. Die vorstehend vorgenommene Auslegung des
verteidigten Patentanspruchs schließt ferner aus, dass dessen Lehre fest
eingebaute oder zufällig erreichte Amplitudenmodulationen einschließt. Soweit
die Klägerin schließlich noch die Ausführbarkeit anzweifelt, weil erforderliche
Angaben fehlten, wie etwa dazu, wie der materialabhängige Schwellenwert zu
bestimmen sei, wird übersehen, dass Art. 83 EPÜ keine Information durch
Patentanspruch und/oder Beschreibung voraussetzt, die jede weitere
Maßnahme von anwendungswilligen Fachleuten entbehrlich macht. Erst wenn
der Fachmann unzumutbaren Aufwand treiben muss, um das ihm im Patent als
Lehre zum technischen Handeln Angegebene zuverlässig und mit dem das
zugrunde liegende Problem lösenden Ergebnis wiederholbar in der Praxis
umzusetzen, ist dem Offenbarungsgebot nicht genügt. Hierfür ist hier jedoch
weder etwas ersichtlich noch von der Klägerin durch Behauptung
nachvollziehbarer Umstände dargetan. Dem schriftlichen Gutachten des
gerichtlichen Sachverständigen und dessen ergänzenden Angaben in der
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mündlichen Verhandlung hierzu ist vielmehr zu entnehmen, dass im Streitfall
das Wissen, das Können und die Sichtweise eines Fachmanns zugrunde zu
legen sind, der nach einer Hochschulausbildung als Elektro-/Maschinenbau-
Ingenieur oder Physiker umfassende Kenntnisse nicht nur von der
Lasertechnik, sondern auch über die damit zu bearbeitenden Stoffe und die zu
beachtenden Bedingungen beim Schweißen, Schneiden und Bohren selbst
erworben hat oder hierauf als Mitglied eines solchermaßen befähigten
Entwicklungsteams zurückgreifen kann. Angesichts dieser Qualifikation und
Spezialisierung ist der Senat überzeugt, dass zum Prioritätsdatum jedenfalls im
Wege üblicher Versuche die von der Klägerin angesprochenen
Anwendungsgrößen ermittelt und in jedem Verwendungsfall zielgerichtet
eingestellt werden konnten.
4. Der verteidigte Patentanspruch ist neu. Wie die Erörterung mit dem
gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat,
gehörte zum Stand der Technik allerdings bereits eine Stromversorgung mit
sämtlichen Merkmalen der Merkmalsgruppe 1 und damit die Einrichtung, die zu
der patentgemäßen Verwendung geeignet ist. Das hat auch die Beklagte
sowohl im Hinblick auf die mit der europäischen Patentschrift 0 005 595
vorveröffentlichte Stromversorgung als auch im Hinblick auf den
"S. P " zuletzt nicht mehr in Abrede gestellt, der nach der
Behauptung der Klägerin bereits vor dem Prioritätsdatum am Markt war. Die
Beklagte hat lediglich ihr Bestreiten aufrecht erhalten, dass diese Einrichtungen
schon damals anders als zur Pulsbreitenmodulation mit anschließender
Glättung des Kurvenverlaufs innerhalb des Strompulses benutzt wurden, wie es
im Streitpatent für die Einrichtung nach dem europäischen Patent 0 005 595 in
Spalte 1 Z. 34 ff. auch beschrieben und in Figur 1 c dargestellt worden ist.
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Die Eignung der vorbekannten Stromversorgungen besagt aber noch
nicht, dass auch die Verwendung zum Stand der Technik gehörte, um deren
Schutz die Parteien noch streiten. Die Versuche, welche die Klägerin Jahre
nach dem Prioritätsdatum mit einem "S. P " hat anstellen lassen,
können nur als weiterer Beleg für die patentgemäße Verwendbarkeit dieser
Anordnung gewertet werden. Nach der vorgenommenen Auslegung kommt es
auf die bloße Verwendbarkeit für den Neuheitsvergleich jedoch nicht an, weil
nicht diese den Gegenstand des verteidigten Schutzrechts bildet, sondern
patentgemäß die tatsächliche Verwendung mit dem in Merkmal 3 genannten
Ziel und der tatsächlich an diesem Ziel ausgerichteten Veränderung des durch
die Pulsbreitenmodulation erzeugten Verlaufs des Strompulses hinzukommen
muss. Den Einsatz der bekannten zur Pulsbreitenmodulation mit
anschließender Glättung des Strompulses geschaffenen Stromversorgung(en)
mit einer solchen Einstellung von Modulationstiefe und Modulationsfrequenz vor
dem Prioritätsdatum hat die Klägerin aber nicht behauptet und auch der
gerichtliche Sachverständige hat sich dahin geäußert, trotz der grundsätzlichen
Eignung der Pulsbreitenmodulation hierzu könne er nicht angeben, dass man
diese schon vor dem Prioritätsdatum zur patentgemäßen Einstellung habe
nutzen wollen oder gar tatsächlich genutzt habe.
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5. Im Hinblick auf den verteidigten Patentanspruch könnte die
Nichtigkeitsklage daher nur Erfolg haben, wenn die festgestellten Umstände die
Wertung erforderten, dass sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergab, die bekannte(n) Einrichtung(en) wie vorstehend
erörtert zu verwenden. Diese Bewertung kann der Senat jedoch nicht treffen.
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Angesichts der bereits wiedergegebenen Äußerung des gerichtlichen
Sachverständigen, die durch entsprechende Angaben des Privatgutachters der
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Beklagten gestützt werden, ist trotz der Qualifikation des hier maßgeblichen
Fachmanns nicht auszuschließen, dass den Fachleuten vor dem
Prioritätsdatum nicht alle Möglichkeiten von Einrichtungen gegenwärtig waren,
die eine Pulsbreitenmodulation erlauben. Wegen der Glättung des
Strompulsverlaufs, wie er auch im Streitpatent als typisch bei der Nutzung der
Pulsbreitenmodulation dargestellt und beschrieben ist, gilt dies insbesondere für
die materialabhängige Einstellung durch eine Veränderung der zunächst
erhaltenen Modulationstiefe, die sich am Anschmelzschwellenwert des
jeweiligen Materials orientiert und gezielt auf bestimmte Amplituden und deren
Wiederholung innerhalb des Strompulses abstellt. Deshalb erscheint es auch
nicht ausgeschlossen, dass es den Fachmann der Lösung, die der verteidigte
Patentanspruch bietet, nicht näher brachte, dass beispielsweise die aus den
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammende, ohnehin nicht das
Laserschweißen betreffende US-Patentschrift 4 421 972 bereits die Bedeutung
der auch dort als materialabhängig bezeichneten Anschmelzschwelle für das
Schweißergebnis hervorgehoben und ferner darauf verwiesen hatte, dass eine
dauerhafte Überschreitung der Anschmelzschwelle des jeweiligen Materials
während eines Schweißpulses nachteilige Folgen haben könne. Hieraus hätte
im Übrigen zunächst auch nur darauf geschlossen werden können, dass auch
beim Laserschweißen überhaupt eine signifikante Amplitude im Pulsverlauf
notwendig sein könne. Für eine mehrmalige Überschreitung zu sorgen und
deshalb auch den Strompuls mit mehreren signifikanten Amplituden zu
modulieren, war damit jedoch noch nicht veranlasst. Dies gilt um so mehr, als
auch die im Jahre 1985 veröffentlichte japanische Patentanmeldung
Sho 60-49688 für die dort beanspruchte gepulste Laservorrichtung lediglich
einen Vorlauf eines Strompulses zeigt, der nur eine deutlich hervortretende
Amplitude aufweist, ansonsten aber ebenfalls geglättet ist. Zu der erforderlichen
Bewertung, der verteidigte Patentanspruch habe nahegelegen, vermag unter
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diesen Umständen schließlich auch nicht der Offenbarungsgehalt der am
18. Mai 1992 veröffentlichten japanischen Patentanmeldung Hei 4-144098
führen, obwohl in dieser Schrift neben anderen Verlaufsformen in Figur 2 ein
Strompuls mit zwei signifikanten Amplituden gezeigt ist (Figur 2 j). Die bildliche
Darstellung und die Beschreibung dieser Schrift, die eine sich deutlich von
Merkmal 1 unterscheidende Stromversorgung betrifft, geben nur einen Hinweis,
dass der beanspruchte Antriebsstromkreis die Erzeugung unterschiedlicher
Strompulse erlaubt. Angesprochen ist somit auch hier nur eine objektive
Eignung, zumal der in Figur 2 j wiedergegebene Strompuls nicht einmal als
bevorzugt beschrieben ist. Ein zielgerichteter Einsatz einer nach Merkmal 1
variabel ausgestalteten Stromversorgung, wie ihn der verteidigte
Patentanspruch lehrt, war damit auch durch diese Schrift nicht in das Blickfeld
des Fachmanns gerückt, der zum Prioritätsdatum die Aufgabe hatte, das
Schweißen, Schneiden und Bohren metallischer Werkstoffe mit einem
gepulsten Laser zu verbessern.
6. Soweit das Streitpatent über den verteidigten Patentanspruch
hinausgeht, hat die Nichtigerklärung durch das Bundespatentgericht schon
deshalb Bestand, weil die Beklagte das Schutzrecht insoweit nicht mehr
verteidigt.
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7. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1
ZPO, 121 Abs. 2 PatG.
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Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2003 - 4 Ni 33/02 (EU) -