Urteil des BGH vom 29.01.2002

Custodiol I Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 12/00

Verkündet am:

12. März 2002

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel

196 75 052.0

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Custodiol I

Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung eines ergän-

zenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Art. 3 Buchst. a; PatG 1981

§§ 16 a, 49 a

Zu der Frage, ob ein Erzeugnis, das hinsichtlich einer Zutat den im Grund-

patent angegebenen Mengenbereich (hier: 10

2 mmol/l) deutlich verläßt

(hier im Erzeugnis 4 mmol/l), durch das Grundpatent geschützt ist.

BGH, Beschl. v. 12. März 2002 - X ZB 12/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 29. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,

den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-

Beck und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den am 12. Mai

2000 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 14. Senats

(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird

zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird

auf 25.000,-- Euro festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin ist Inhaberin des am 9. Oktober 1981 unter Inan-

spruchnahme einer schweizerischen Priorität vom 12. Dezember 1980 ange-

meldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-

schen Patents 0 054 635, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter

der Nummer DE 31 68 925 geführt wird (Grundpatent). Das im Lauf des

Rechtsbeschwerdeverfahrens infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer erlo-

schene Grundpatent betrifft eine protektive Lösung für Herz und Niere und ein

Verfahren zu deren Herstellung. Durch die Erfindung sollen die genannten und

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andere Organe gegenüber Schädigungen durch einen Durchblutungsstopp bei

Operationen und Transplantationen dadurch besser geschützt werden, daß die

Ischämie-Toleranzzeit (d.h. die Zeit, die das während des Eingriffs stillgelegte

Organ überlebt) verlängert wird. Patentanspruch 1 hat in der Verfahrensspra-

che Deutsch folgenden Wortlaut:

"Protektive Lösung zur Verhinderung von Ischämie-Schäden an

Herz und Nieren, sowie anderen Organen bei Operationen und

Transplantationen der Organe,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

daß sie pro Liter folgende Zusätze enthält:

Kalium- oder Natrium-hydrogen-

-ketoglutarat

Millimol

Natriumchlorid

Millimol

Kaliumchlorid

Millimol

Magnesiumchlorid

Millimol

Tryptophan

Millimol

Histidin

150

100 Millimol

Histidin-Hydrochlorid

Millimol

Mannitol

Millimol

Fruktose

Millimol

Ribose

Millimol

Inosin

Millimol

wobei die Osmolarität der Lösung etwa 300 bis 350 mosm beträgt

und das pH der Lösung zwischen 6,8 und 7,4 liegt".

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Zu diesem Grundpatent hat die Anmelderin ein ergänzendes Schutzzer-

tifikat gemäß der Verordnung Nr. 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung

eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (nachfolgend: VO) bean-

tragt. Sie stützt diesen Antrag darauf, daß das pharmazeutische Erzeugnis

"Custodiol", für das sie in Deutschland eine Zulassung erhalten habe, durch

das Grundpatent geschützt sei.

Folgende arzneilich wirksame Bestandteile sind in diesem Erzeugnis in

der jeweils angegebenen Konzentration pro Liter enthalten:

Natriumchlorid

15,0

Millimol

Kaliumchlorid

9,0

Millimol

Magnesiumchlorid

6 H

4,0

Millimol

Tryptophan

2,0

Millimol

Histidin

180,0

Millimol

Histidin-Hydrochlorid-Monohydrat

18,0

Millimol

Mannitol

30,0

Millimol

Calciumchlorid

2 H

0,015

Millimol

Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat

1,0

Millimol

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Erteilung des beantragten

ergänzenden Schutzzertifikats abgelehnt. Die dagegen gerichtete Beschwerde

hat das Bundespatentgericht mit dem im vorliegenden Verfahren angefochte-

nen Beschluß (veröffentlicht in GRUR 2000, 1011) zurückgewiesen. Es ist

davon ausgegangen, daß das zugelassene Erzeugnis mit dem Gegenstand

gemäß Patentanspruch 1 des Grundpatents weder identisch sei noch von des-

sen Schutzbereich erfaßt werde. Den maßgeblichen Unterschied hat es hierbei

in der abweichenden Konzentration von Magnesiumchlorid gesehen (4 mmol/l

im zugelassenen Arzneimittel gegenüber der Angabe 10

2 mmol/l gemäß

Patentanspruch 1 des Grundpatents). Es hat ausgeführt, die Angaben im

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Grundpatent seien nicht bloß beispielhaft gemeint, sondern müßten wörtlich

genommen werden. Darauf, ob die unterschiedliche Konzentration zu abwei-

chenden Wirkungen führe, komme es nicht an.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde be-

antragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die

Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-

gericht zurückzuverweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß Art. 18 VO, § 16 a Abs. 2 PatG

i.V.m. § 100 Abs. 1 PatG statthaft und auch im übrigen zulässig. In der Sache

bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zu

Recht angenommen, daß die Voraussetzungen für die Erteilung des beantrag-

ten ergänzenden Schutzzertifikats nicht vorliegen.

1. Nach Art. 10 Abs. 1 VO, Art. II § 6 a IntPatÜG, § 49 a Abs. 2 PatG ist

das ergänzende Schutzzertifikat zu erteilen, wenn die Zertifikatsanmeldung

und das pharmazeutische Erzeugnis, das Gegenstand der Anmeldung ist, die

in der Verordnung genannten Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, daß das

Erzeugnis, für das eine gültige arzneimittelrechtliche Genehmigung vorliegt,

durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt wird (Art. 3 Buchst. a

und b VO). Ob dies der Fall ist, muß nach den für das Grundpatent geltenden

Vorschriften, d.h. im vorliegenden Fall nach Art. 69 EPÜ, beurteilt werden (vgl.

die Vorabentscheidung des EuGH v. 16.9.1999 - C-392/97, Slg. 1999 I 5553 =

GRUR Int. 2000, 69 - Arzneimittelspezialitäten).

2. a) Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch

den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschrei-

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bung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach den Grundsätzen, die

der erkennende Senat hierzu entwickelt hat, dient die Auslegung der Patentan-

sprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Er-

läuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der

Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (BGHZ 98, 12,

18 f. - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; 125, 303, 309 f. - Zerlegvorrich-

tung für Baumstämme; Sen.Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596

- mechanische Betätigungsvorrichtung). Abzustellen ist dabei auf die Sicht des

Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung des Inhalts der

Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe abhängt und das

auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausgehenden Umfangs

des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maßgebend ist. Bei der

Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt

wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der

Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom

Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Macht die angegriffene Ausführungs-

form von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch,

dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Bei einer vom Sinnge-

halt der Patentansprüche abweichenden Ausführung kann eine Benutzung

dann vorliegen, wenn der Fachmann auf Grund von Überlegungen, die an den

Sinngehalt der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung anknüp-

fen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten

Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des der Erfindung

zugrundeliegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte (BGHZ 105, 1,

10 f. - Ionenanalyse; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904

- Batteriekastenschnur; v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006

- Bratgeschirr). Dabei fordert es das gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt

eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung stehende Gebot

- 7 -

der Rechtssicherheit, daß der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der

Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche

Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese hat sich an

den Patentansprüchen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f. -

Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; v. 20.4.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993,

886, 889 - Weichvorrichtung I). Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des

Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es

hiernach nicht, daß sie (1.) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit

zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2.) seine

Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als

gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientie-

rung am Patentanspruch festgestellt werden kann (Einzelheiten hierzu Sen.

Urt. v. 28.6.2000, X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr), müs-

sen (3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muß,

derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten techni-

schen Lehre orientiert sein, daß der Fachmann die abweichende Ausführung

mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lö-

sung in Betracht zieht.

Von diesen Grundsätzen abzuweichen, besteht kein Anlaß. Sie stehen

in Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 Abs. 1 EPÜ

(BGBl. 1976 II 1000), das nach ständiger Rechtsprechung des Senats (BGHZ

106, 84, 93 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 5.5.1992

- X ZR 9/91, GRUR 1992, 594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung)

auch zur Auslegung von § 14 PatG heranzuziehen ist. Nach Art. 2 Nr. 1 der

Münchener Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom

29.11.2000 soll zukünftig das revidierte Auslegungsprotokoll in Art. 2 aus-

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drücklich vorsehen, daß bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäi-

schen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die

Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

b) Die Grundsätze der Schutzbereichsbestimmung sind auch dann an-

zuwenden, wenn der Patentanspruch Zahlen- oder Maßangaben enthält. Sol-

che Angaben nehmen an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maß-

geblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teil. Die Aufnah-

me von Zahlen- oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, daß sie den

Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sol-

len (Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich

daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festle-

gungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Recht-

sprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der

entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet wor-

den ist (vgl. RGZ 86, 412, 416 f. - pyrophore Metallegierungen; RG, Urt. v.

10.3.1928 - I 238/27, GRUR 1928, 481 - Preßhefe I; OGH BrZ 3, 63, 71 f.

- künstliche Wursthüllen).

c) Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen- und Maß-

angaben grundsätzlich der Auslegung fähig. Wie auch sonst kommt es darauf

an, wie der Fachmann solche Angaben im Gesamtzusammenhang des Patent-

anspruchs versteht, wobei auch hier zur Erläuterung dieses Zusammenhangs

Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei ist zu berücksichti-

gen, daß Zahlen- und Maßangaben schon nach ihrem objektiven Gehalt, der

auch das Verständnis des Fachmanns prägen wird, nicht einheitlich sind, son-

dern in unterschiedlichen Formen Sachverhalte mit durchaus verschiedenen

Inhalten bezeichnen können.

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d) Schon diese Umstände schließen es aus, daß der Fachmann Zahlen-,

Maß- oder Bereichsangaben eine immer gleiche feste Bedeutung zuweisen

wird. Jedoch wird er solchen Angaben in aller Regel einen höheren Grad an

Eindeutigkeit und Klarheit zubilligen, als dies bei verbal umschriebenen Ele-

menten der erfindungsgemäßen Lehre der Fall wäre (v. Rospatt, GRUR 2001,

991, 993). Denn Zahlen sind als solche eindeutig, während sprachlich formu-

lierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch sie bezeich-

neten Gegenstand bedeuten. Zudem müssen solche Begriffe, wenn sie in einer

Patentschrift verwendet werden, nicht notwendig in dem Sinn gebraucht wer-

den, den der allgemeine technische Sprachgebrauch ihnen beimißt; die Pa-

tentschrift kann insoweit ihr "eigenes Wörterbuch" bilden (vgl. Sen.Urt. v.

2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; v. 13.4.1999

- X ZR 23/97, Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Aus der Sicht des fach-

männischen Lesers kann durch Zahlen- und Maßangaben konkretisierten

Merkmalen deshalb die Bedeutung zukommen, daß der objektive, erfindungs-

gemäß zu erreichende Erfolg genauer und gegebenenfalls enger eingegrenzt

wird, als dies bei bloß verbaler Umschreibung der Fall wäre. Da es Sache des

Anmelders ist, dafür zu sorgen, daß in den Patentansprüchen alles niederge-

legt ist, wofür er Schutz begehrt (Sen.Urt. v. 3.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR

1989, 903, 905 - Batteriekastenschnur; v. 5.5.1992 - X ZR 9/91, GRUR 1992,

594, 596 - mechanische Betätigungsvorrichtung), darf der Leser der Patent-

schrift annehmen, daß dem auch bei der Aufnahme von Zahlenangaben in die

Formulierung der Patentansprüche genügt worden ist. Dies gilt um so mehr, als

der Anmelder bei Zahlenangaben mit Blick auf deren präzisen Charakter be-

sonderen Anlaß hat, sich über die Konsequenzen der Anspruchsformulierung

für die Grenzen des nachgesuchten Patentschutzes klar zu werden.

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Daher ist eine deutlich strengere Beurteilung angebracht, als es der

Praxis zur Rechtslage in Deutschland vor 1978 entsprach (Bruchhausen,

GRUR 1982, 1, 4). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt den

geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder

Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Pa-

tentanspruchs zu rechnen (v. Falck, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der

Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,

S. 543, 577).

Andererseits schließt dies nicht aus, daß der Fachmann eine gewisse,

beispielsweise übliche Toleranzen umfassende, Unschärfe als mit dem techni-

schen Sinngehalt einer Zahlenangabe vereinbar ansieht. So hat das House of

Lords in der Catnic-Entscheidung (R.P.C. 1982, 163; deutsch GRUR Int. 1982,

136), die allerdings die Rechtslage im Vereinigten Königreich vor der europäi-

schen Harmonisierung betraf, bei einem auf einen rechten Winkel gerichteten

Anspruchsmerkmal Abweichungen von 6° bzw. 8° vom rechten Winkel als mit

der Annahme einer Benutzung der geschützten Lehre vereinbar angesehen. In

einem solchen Fall kann es grundsätzlich nicht darauf ankommen, ob im An-

spruch von einem rechten Winkel oder von 90° die Rede ist. Maßgeblich ist

vielmehr der unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu er-

mittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs. In einem anderem Zusammenhang

kann der gleiche Winkel sich daher dem Fachmann auch als exakt einzuhal-

tende Größe darstellen. Dies gilt grundsätzlich auch für Zahlenbereiche mit

Grenzwerten (vgl. Sen., BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung; vgl.

auch White, The C.I.P.A. Guide to the Patents Act, 5. Aufl., Part III, Section 125

Rdn. 22 mit Hinweis auf die soweit ersichtlich - insoweit - unveröffentlichten

Entscheidungen Lubrizol v. Esso und Goldschmidt v. EOC Belgium). Ein Ver-

ständnis, daß ein Wert genau einzuhalten ist, wird vor allem dann der Vorstel-

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lung des Fachmanns entsprechen, wenn er erkennt, daß es sich um einen

"kritischen" Wert handelt. Wie eine bestimmte Zahlen- oder Maßangabe im

Patentanspruch demnach zu verstehen ist, ist eine Frage des der tatrichterli-

chen Beurteilung unterliegenden fachmännischen Verständnisses im Einzelfall.

d) Wie für die Erfassung des technischen Sinngehalts des Patentan-

spruchs gilt auch für die Bestimmung eines über diesen hinausreichenden

Schutzbereichs, daß im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit

den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rah-

men der Schutzbereichsbestimmung darf vom Sinngehalt der Zahlen- und

Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der

Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden

Zahlenwert auf Grund von Überlegungen, die sich am Sinngehalt der im An-

spruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkende Lösung auf-

finden kann, muß vielmehr die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingren-

zung des objektiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt

werden. Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Aus-

führungsform angesehen werden, die der Fachmann als eine solche auffinden

kann, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig

eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejeni-

ge, die nach seinem Verständnis anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Ei n-

grenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objek-

tiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende

Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfaßt.

Damit im Kern übereinstimmend hat auch die Rechtsprechung im Verei-

nigten Königreich zur Feststellung einer Verletzung geprüft, ob die fachkundige

Öffentlichkeit erwarten und sich darauf einstellen darf, daß es nach dem Patent

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auf die genaue Einhaltung des Wortlauts des Patentanspruchs ankommen soll

(vgl. die sog. dritte Catnic-Frage; für das harmonisierte Recht u.a. Patents

Court, F.S.R. 1989, 181 = GRUR Int. 1993, 245 - Improver Corporation v. Re-

mington Consumer Products Ltd. ("Epilady"-Fall); Court of Appeal R.P.C. 1995,

585 = GRUR Int. 1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Bezogen auf ein einzelnes

Merkmal des Patentanspruchs geht es darum, ob das betreffende Merkmal

dem Fachmann als ein solches erscheint, das ausschließlich wortsinngemäß

benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln

eingehalten werden soll (vgl. Court of Appeal R.P.C. 1995, 585 = GRUR Int.

1997, 374 - Kastner v. Rizla Ltd.). Ein solches Verständnis kann insbesondere

bei Zahlen- und Maßangaben in Betracht zu ziehen sein (vgl. Patents Court,

R.P.C. 1997, 649 - Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd.).

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs auch darf deshalb die

anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch

enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für

die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich

grundsätzlich nicht aus, daß nach der Erkenntnis des Fachmanns die erfin-

dungsgemäße Wirkung unabhängig von der Einhaltung des Zah-

lenwertes eintritt. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlen-

wert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich

der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs

hinaus. Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merk-

mals wird in diesem Fall nach dem Verständnis des Fachmanns durch die

(genaue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendi-

gerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem

solchen Fall genügt es nicht, daß der Fachmann auch eine von der Zahlenan-

gabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennt.

- 13 -

Der Anmelder wird nicht immer den vollen technischen Gehalt der Erfin-

dung erkennen und ausschöpfen; er ist auch - unbeschadet der Frage, ob ihm

das rechtlich möglich ist - von Rechts wegen nicht gehalten, dies zu tun. Be-

schränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere An-

spruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegen-

über dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen,

daß der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann

verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter

Schutz hat stellen lassen. Das gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt,

daß die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgeführ-

ten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich

hinaus erreicht werden könnte.

3. a) Im vorliegenden Fall ist schon mangels abweichender tatrichterli-

cher Feststellungen davon auszugehen, daß der Sinngehalt des Patentan-

spruchs 1 des Grundpatents hinsichtlich der Magnesiumchlorid-Konzentration

durch die Grenzwerte 8 mmol/l und 12 mmol/l beschränkt ist. Daß etwas ande-

res der Fall wäre, macht auch die Rechtsbeschwerde nicht geltend. Das zuge-

lassene Erzeugnis Custodiol fällt deshalb nicht unter den Gegenstand des

Grundpatents.

b) Dem Bundespatentgericht ist im Ergebnis darin beizutreten, daß das

zugelassene Erzeugnis Custodiol auch nicht in den Schutzbereich des Grund-

patents fällt.

aa) Nach Auffassung des Bundespatentgerichts wird das zugelassene

Erzeugnis wegen seines vergleichsweise wesentlich niedrigeren Gehalts an

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Magnesiumchlorid vom Grundpatent nicht geschützt. Diese Abweichung sei

schon deshalb erheblich, weil die Konzentration im Arzneimittel nur 50 % der

Minimal- bzw. 40 % der mittleren Konzentration nach Patentanspruch 1 ent-

spreche und weil dort für den Gehalt an Magnesiumchlorid nur eine verhält-

nismäßig geringe Schwankungsbreite von 20 % vom Mittelwert (im Unterschied

zu 50 bis 80 % für die anderen Pflichtbestandteile) vorgesehen sei. Äquiva-

lenzüberlegungen seien angesichts dieser gravierenden Abweichung nicht

angebracht, da dies praktisch einem völligen Außerachtlassen der Mengenan-

gabe gleichkommen würde. Nach der Begründung zu § 49 a PatG (BlPMZ

1993, 205, 211 zu Nr. 4) seien Äquivalenzüberlegungen dann anzustellen,

wenn das zugelassene Erzeugnis vom Inhalt der Patentansprüche geringfügig

abweiche; daraus könne geschlossen werden, daß bei erheblichen Abwei-

chungen solche Überlegungen nicht angebracht seien.

Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß im vorliegenden Fall An-

haltspunkte für ein weitergehendes Verständnis nicht bestehen. Hierzu hat es

ausgeführt, der Beschreibung des Grundpatents lasse sich nicht entnehmen,

daß die Zahlenangaben im Patentanspruch nur beispielhaft gemeint sein

könnten. Dort würden die Patentansprüche wörtlich wiederholt und durch die

tabellarische Angabe von Lösungen erläutert, bei denen die Magnesiumchlo-

rid-Konzentration im anspruchsgemäßen Bereich liege. Zwar enthalte eines der

genannten Beispiele - im Unterschied zum Patentanspruch 1 - kein Kaliumchlo-

rid; daraus könne aber allenfalls hergeleitet werden, daß es zwar auf den Ge-

halt von Magnesium-, nicht aber auf den von Kaliumchlorid ankomme. Auch sei

dieses Beispiel nach einer Beschränkung im Erteilungsverfahren wohl verse-

hentlich in der Beschreibung verblieben. Im übrigen werde die protektive Lö-

sung des Grundpatents als Weiterentwicklung einer aus der europäischen

Patentanmeldung 0 012 272 bekannten Lösung beschrieben, bei der für Ma-

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gnesiumchlorid ein Minimalwert von 8 mmol/l angegeben sei, was nicht als

Hinweis auf niedrigere Mengen gewertet werden könne. Die im Grundpatent

ebenfalls genannten Lösungen mit einem geringeren Magnesiumchloridgehalt

von etwa 1 mmol/l (darunter auch ein weiteres Beispiel aus der genannten

europäischen Anmeldung) seien ausdrücklich als Vergleichslösungen gekenn-

zeichnet und könnten die Austauschbarkeit der eng begrenzten Zahlenangabe

nicht belegen.

bb) Im Ansatz zutreffend verweist allerdings die Rechtsbeschwerde dar-

auf, daß eine rein zahlenmäßige Betrachtung nicht geeignet sei, Äquivalenz

auszuschließen. In der Tat gelangt das Bundespatentgericht zur Verneinung

der Äquivalenz, ohne im einzelnen zu prüfen, ob das zugelassene Erzeugnis

objektiv mit dem im Grundpatent unter Schutz gestellten gleichwirkend ist und

ob der Fachmann eine solche Gleichwirkung erkennen konnte. Auf Grund der

tatrichterlich getroffenen Feststellungen, an die der Senat im Rechtsbeschwer-

deverfahren grundsätzlich gebunden ist, kann auch nicht abschließend ent-

schieden werden, ob dies der Fall ist.

cc) Dies wirkt sich jedoch auf das vom Bundespatentgericht gefundene

Ergebnis nicht aus. Wie der beschließende Senat wiederholt entschieden hat,

fällt eine Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich des Patents, wenn

sie auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte

Lehre wesentlich und bestimmend ist (BGHZ 113, 1, 11

- Autowaschvorrichtung m. Anm. von Falck in GRUR 1991, 447, der darauf

hinweist, daß es auf die dem Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung

ankommt; vgl. schon zur früheren Rechtslage Sen.Urt. v. 23.4.1991

- X ZR 41/89, GRUR 1991, 744, 746 - Trockenlegungsverfahren; v. 17.10.1985

- X ZR 31/82, GRUR 1986, 238, 240 - Melkstand). Danach scheidet eine Ein-

- 16 -

beziehung von Abwandlungen in den Schutzbereich jedenfalls dann aus, wenn

aus der Sicht des Fachmanns wesentliche Unterschiede zu der unter Schutz

gestellten Lehre vorliegen. Nichts anderes kann gelten, wenn bei der abge-

wandelten Lehre nicht vollständig auf ein Merkmal verzichtet, dieses aber so

abgewandelt wird, daß der aus der Patentschrift ersichtliche Wirkungsbereich

deutlich verlassen wird. Allerdings hat die Senatsrechtsprechung bisher die

Fälle nicht in diese Beurteilung einbezogen, bei denen die Erwartung der

Fachwelt nicht an den technischen Gehalt des Merkmals ("wesentlich und

bestimmend"), sondern an die Fassung der Patentschrift als solche anknüpft,

d.h. solche Fälle, in denen durch Formulierungen in der Patentschrift

- unabhängig von der erkennbaren technischen Bedeutung des Merkmals - der

Fachwelt der Eindruck vermittelt wird, es komme für die Verwirklichung der

durch das Patent unter Schutz gestellten Lehre darauf an, daß das Merkmal

gemäß seinem Wortsinn oder doch jedenfalls nicht in der gesamten Breite

objektiv gleichwirkender Lösungen benutzt werde.

Die bereits angesprochene Verantwortung des Patentinhabers, dafür zu

sorgen, daß das, wofür er Schutz begehrt, in den Merkmalen des Patentan-

spruchs niedergelegt ist, beschränkt daher auch in solchen Fällen, in denen

dieser das - aus welchen Gründen auch immer - versäumt hat und das Patent

bei objektiver Betrachtung hinter dem weitergehenden technischen Gehalt der

Erfindung zurückbleibt, den Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt

seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.

Daß dies nicht der Fall ist, hat das Bundespatentgericht in tatrichterli-

cher Beurteilung der Frage der Gleichwertigkeit des Grundpatents und des

zugelassenen Erzeugnisses festgestellt, wobei unter Berücksichtigung der

Umstände des vorliegenden Falls bereits die Feststellung einer erheblichen

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Abweichung das gefundene Ergebnis trägt. Im übrigen ergibt sich - was der

Senat im Wege der nicht dem Tatrichter vorbehaltenen Auslegung des Patents

selbst feststellen kann - aus dem Grundpatent unmittelbar, daß dieses als

"letzten Stand der Technik" eine Vergleichslösung nennt, bei der der Anteil an

Magnesiumchlorid lediglich bei 1 mmol/l liegt (Beschreibung S. 4 Z. 58), und

daß die nach den Angaben im Patentanspruch zulässige Schwankungsbreite

von ± 2 mmol/l absolut und ± 20 % bezogen auf die Mengenangabe deutlich

kleiner ist als bei den meisten der übrigen Bestandteile der Lösung. Lediglich

bei Tryptophan ist eine prozentual größere, absolut allerdings geringere Ab-

weichung zugelassen. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, daß das Grundpa-

tent von vornherein für den Zusatz Magnesiumchlorid nur eine verhältnismäßig

geringe Variationsbreite mit einem bevorzugten Mittelwert von 10 mmol/l vor-

sieht. Dies legt es nahe, in den Bereichsgrenzen wenn schon keine absolute

Begrenzung des Schutzbereichs zu sehen, doch unter Berücksichtigung des

Gesichtspunkts der Rechtssicherheit nur eine geringe Breite zulässiger Über-

schreitungen in den Schutzbereich einzubeziehen.

Nähere Angaben, warum sich die Lösung nach dem Grundpatent derart

stark von dem in ihr angegebenen "letzten Stand der Technik" unterscheidet

und warum bei ihr für den Zusatz Magnesiumchlorid anders als bei anderen

Lösungsbestandteilen nur geringe Abweichungen zugelassen werden, die den

beanspruchten Bereich vom "letzten Stand der Technik" weit wegführen, ent-

hält die Patentschrift nicht. Der Fachmann mußte daher zunächst davon aus-

gehen, daß hier eine sehr erhebliche Abweichung gegenüber dem im Grund-

patent selbst mitgeteilten Stand der Technik vorlag. Er wußte zudem auch aus

der Beschreibung des Grundpatents, daß die patentgemäße kardioplegische

Lösung zum Einsatz in einem sensiblen Bereich (Verhinderung irreversibler

Ischämie-Schäden am menschlichen Herzen) vorgesehen war. Er mußte des-

- 18 -

halb jedenfalls die Möglichkeit als naheliegend ins Auge fassen, daß es aus

pharmakologischen Gründen auf die jedenfalls ausreichend genaue Einhaltung

der Toleranzen bei einzelnen Bestandteilen der Lösung ankommen konnte;

zudem mußte er die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß sich nicht ohne weite-

res überschaubare Kombinationseffekte einstellen konnten (vgl. Beschreibung

S. 6 Z. 60). Hinweise, die dem hätten entgegenwirken können, enthält die Pa-

tentschrift nicht. Angesichts dieser Umstände und der hier vorliegenden gro-

ßen, mit der im Patentanspruch enthaltenen Mengenangabe zum Magnesium-

chlorid-Anteil nicht mehr in Beziehung zu setzenden Abweichung kann das

zugelassene Erzeugnis nicht mehr in den Schutzbereich des Grundpatents

einbezogen werden. Weiterer tatrichterlicher Feststellungen bedarf es zur

Begründung dieses Ergebnisses nicht. Es steht auch nicht zu erwarten, daß sie

noch getroffen werden können.

Aus den von ihm getroffenen Feststellungen hat das Bundespatentge-

richt nach alledem in rechtlich nicht zu beanstandender Weise den Schluß

gezogen, daß die Angabe des Gehalts an Magnesiumchlorid im Patentan-

spruch nicht beispielhaft gemeint sei.

4. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde greifen nicht durch. Die Rechtsbeschwerde wendet ein, für den

Fachmann komme es bei der Auslegung des Grundpatents erkennbar nicht auf

die Konzentration von Magnesiumchlorid, sondern nur auf den Gehalt von

Kalium- oder Natriumhydrogen-

-ketoglutarat an. Nur durch den Zusatz dieses

Stoffes unterscheide sich die im Grundpatent beanspruchte Lösung von der in

der europäischen Patentanmeldung 0 012 272 beschriebenen. Was die übri-

gen Bestandteile des Erzeugnisses "Custodiol" betreffe, sei es für den Fach-

mann selbstverständlich, daß die im Patentanspruch 1 des Grundpatents inso-

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weit angegebenen quantitativen Mengen im Rahmen dessen verändert werden

könnten, was bereichsweise durch die genannte Vorveröffentlichung bekannt

sei.

Diese Darlegungen lassen die Bedeutung außer acht, die nach gelten-

dem Recht den Patentansprüchen für die Bestimmung des Schutzbereichs

zukommt. Auch wenn, wovon im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der

Antragstellerin auszugehen ist, der Fachmann die Magnesiumchlorid-Konzen-

tration im Erzeugnis "Custodiol" für gleichwirkend mit den im Grundpatent an-

gegebenen Konzentrationen hielt, ergibt sich aus den genannten Gründen

daraus nicht, daß das zugelassene Erzeugnis in den Schutzbereich des

Grundpatents fällt.

Aus denselben Gründen kann sich die Rechtsbeschwerde auch nicht mit

Erfolg auf das von ihr in Bezug genommene Gutachten des gerichtlichen Sach-

verständigen Prof. Dr. F. stützen, das dieser in einem Verletzungsstreit

erstattet hat. Dem Gutachten zufolge ist aus einer Veröffentlichung aus dem

Jahre 1978 bekannt gewesen, daß mit Hilfe von Magnesiumchlorid in kar-

dioplegischen Lösungen bei Konzentrationen von 2,4 bis 10 mmol/l gleiche

Wirkungen bezüglich der Erholungsfähigkeit des Herzens erzielt werden kön-

nen. Höhere Konzentrationen seien damals vor allem unter dem Aspekt des

Kalzium-Antagonismus zur Verhinderung einer Verhärtung des Herzmuskels

(Kalziumparadox) angewandt worden. Dem Fachmann sei aber bekannt gewe-

sen, daß diese Gefahr nur bestanden habe, wenn die Lösung entgegen den

Anwendungsrichtlinien bei zu hohen Temperaturen und für Dauerperfusion

verwendet worden sei; bei sachgerechter Verwendung sei die Magnesiumchlo-

rid-Reduktion auf 4 mmol/l ohne Bedeutung.

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Mit diesen Überlegungen kann - auch wenn sie in der Sache zutreffen

mögen - eine Einbeziehung des zugelassenen Erzeugnisses Custodiol in den

Schutzbereich des Grundpatents nicht begründet werden, selbst wenn dem

Fachmann die Gleichwirkung von Lösungen, die die im Patentanspruch ge-

nannten Bereiche verlassen, aus anderen Quellen bekannt war. Auch ein et-

waiges Bekanntsein der Gleichwirkung führt nämlich nicht dazu, daß sich die

Fachwelt bei inhaltlichen Beschränkungen wie der vorliegenden auf die Einbe-

ziehung so weitgehend abweichender Zusammensetzungen in den Schutzbe-

reich einzustellen hatte.

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III. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf