Urteil des OLG Karlsruhe vom 16.10.2012

OLG Karlsruhe: patentverletzung, verbundenes unternehmen, zugang, materialien, werkstoff, daten, wahrscheinlichkeit, dringlichkeit, einstweilige verfügung, vorläufiger rechtsschutz

OLG Karlsruhe Beschluß vom 16.10.2012, 6 W 72/12

Product-by-process-Merkmale im Besichtigungsverfahren

Leitsätze

1. Für den Erlass einer Duldungsverfügung nach dem "Düsseldorfer Modell" gelten im Grundsatz

die allgemeinen Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Aus § 140c

Abs. 3 PatG kann eine Fiktion der Dringlichkeit nicht entnommen werden. Daher ist es auch in

diesem Verfahren nicht ausgeschlossen, dass aus dem eigenen Verhalten des Antragstellers

der Schluss gezogen wird, die Angelegenheit besitze für den Antragsteller nicht die

Dringlichkeit, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung rechtfertigt.

2. Wegen des Zwecks der Regelung und wegen der immanenten Gefahr, dass bei einem

Vorgehen im Hauptsacheverfahren Beweismittel nicht mehr greifbar sind, ist aber bei der

Annahme dringlichkeitsschädlichen Verhaltens größere Zurückhaltung geboten als in sonstigen

Verfügungsverfahren.

3. Die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung und die Erforderlichkeit der

Besichtigung im Sinne des § 140c Abs. 1 PatG sind schon dann zu bejahen, wenn eine

Bestimmung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ernsthaft in Betracht kommt, bei der der

Antragsteller auf das Ergebnis der Besichtigung angewiesen ist.

4. Auch wenn sog. product-by-process-Merkmale - wie im Regelfall - nur der mittelbaren

Umschreibung der räumlich-körperlichen Eigenschaften der geschützten Vorrichtung dienen und

der Antragsteller die Möglichkeit hat, die angegriffene Vorrichtung zu untersuchen, kann die

Erforderlichkeit einer Besichtigung des Herstellungsverfahrens nach § 140c Abs. 1 PatG im

Rahmen der gebotenen Interessenabwägung bejahen sein. Dies kommt insbesondere dann in

Betracht, wenn die Feststellung, dass das im Patentanspruch genannte Herstellungsverfahren

tatsächlich angewandt wird, dem Antragsteller die Darlegung einer Patentverletzung wesentlich

erleichtert.

5. Zur Reichweite der Duldungspflicht des Besichtigungsschuldners nach § 140c Abs. 1 PatG,

insbesondere bezüglich der Zerlegung von Maschinen, die zur Durchführung des zu

besichtigenden Verfahrens eingesetzt werden.

Tenor

I. Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Landgerichts

Mannheim vom 07.08.2012 (Az. 2 O 178/12) im Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie

folgt neu gefasst:

Zur Ermöglichung der Beweisanordnung im Verfahren LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe

6 W 71/12 werden gegenüber den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 im Wege der

einstweiligen

Verfügung

der Beweisaufnahme ohne vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen – die

folgenden Anordnungen getroffen:

1. Neben dem Sachverständigen haben die Antragsgegnerinnen zu 1 und

2 folgenden anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin die

Anwesenheit

während der Begutachtung zu gestatten

- Rechtsanwalt Dr. M. oder Dr. K., Sozietät XXX,

sowie

- einen Patentanwalt der Sozietät XXX.

2. Die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Personen werden verpflichtet,

Tatsachen, die im Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer

Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen

betreffen,

geheim zu halten

Antragstellerin und deren Mitarbeitern.

3. Den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 wird – mit sofortiger Wirkung und

für die Dauer der Begutachtung –

untersagt

eigenmächtig Veränderungen an den in ihrem Besitz stehenden, zum

Zwecke der Mikroperforation für das Unternehmen Y und/oder ein mit

diesem verbundenes Unternehmen zum Zwecke der Herstellung der

Produkte A1, A2, A3 und A4 (nachstehend: angegriffene

Ausführungsformen) eingesetzten Maschinen, an den damit

zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen

Materialien sowie den zugehörigen Konstruktionszeichnungen,

Bedienungsanleitungen und sonstigen technischen Daten vorzunehmen,

insbesondere vorhandene Nadelwalzen oder Nadelbretter zu entfernen

und/oder zu verändern.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter I.3. bezeichnete

Verbot wird den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 ein Ordnungsgeld bis zu

EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft von

bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft jeweils an den

Geschäftsführern der Antragsgegnerinnen zu vollstrecken ist.

5. Die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 haben es

zu dulden

Sachverständige – sofern er dies für erforderlich hält –

a. das Betriebsgelände sowie Betriebs- und Geschäftsräume

der Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 betritt;

b. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen

Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit

zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige

Materialien, Konstruktionszeichnungen,

Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstige technische

Daten oder Unterlagen mit Bezug auf diese Maschinen in

Augenschein nimmt und dies detailliert schriftlich, elektronisch,

fotografisch, filmisch und auf sonstige Weise dokumentiert,

insbesondere hierzu Ton- und Bildmaterialien

(Tonaufnahmen, Fotografien, Filmaufnahmen, Fotokopien,

Scans, Screenshots etc.) anfertigt und hierfür geeignete

technische Vorrichtungen (Fotoapparate, Filmkameras,

Fotokopierer, Scanner, etc.) verwendet, sich Notizen macht

und hierfür ein Diktiergerät verwendet;

c. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen

Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit

zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige

Materialien unter Zuhilfenahme der vorhandenen und/oder

mitgebrachten Hilfsmittel in Gang setzt, damit

Mikroperforationen durchführt und sie im laufenden Betrieb

untersucht, um festzustellen, auf welche Weise und mit

welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird

und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und

dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise dokumentiert;

d. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen

Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit

zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige

Materialien zerlegt, soweit dies erforderlich ist um

festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen

Mitteln die Mikroperforation erreicht wird und welcher

Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter

Ziffer I.5.b. genannte Weise detailliert dokumentiert; die

Duldungspflicht steht unter dem Vorbehalt dass die

Antragstellerin für den Ausgleich etwaiger Schäden, die den

Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 durch die Ausführung der dort

vorgesehenen Maßnahmen entstehen, Sicherheit durch

Bankbürgschaft eines in der Europäischen Union ansässigen

Kreditinstituts in Höhe von EUR 100.000,00 leistet.;

e. Maschinen, Vorrichtungen, Energiequellen, Werkzeuge,

Ausrüstungen, logistische Mittel und sonstige Materialien

mitbringt und/oder verwendet, die zur Ingangsetzung und/oder

dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten

Maschinen sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen,

Werkzeugen und sonstigen Materialien erforderlich sind,

insbesondere Polymerfolie, und dies auf unter Ziffer I.5.b.

genannte Weise detailliert dokumentiert;

f. zur Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung und/oder

des vorgenannten Ingangsetzung Auskünfte von

sachkundigem Personal der Antragsgerinnen zu 1 und 2

einholt;

g. die unter Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e genannten

Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen,

Stücklisten und sonstigen technischen Daten der zur

Mikroperforation geeigneten Maschinen und andere

Unterlagen in Bezug auf diese Maschinen kopiert und die

angefertigten Kopien mitnimmt;

h. vorgefundene mikroperforierte Polymerfolien in

Augenschein nimmt, ein Bestandsverzeichnis darüber

aufstellt, mindestens 9 (neun) Proben davon zieht und diese

mitnimmt sowie dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise

detailliert dokumentiert; die Duldungspflicht steht unter dem

Vorbehalt, dass die Antragstellerin Sicherheit in Höhe von

500,00 Euro (in bar gegen Empfangsquittung oder durch

Bankbürgschaft eines in der Europäischen Union ansässigen

Kreditinstituts) leistet;

i. Ausdrucke von den unter Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e

genannten, auf Datenträgern gespeicherten Daten und

Dokumenten anfertigt und die angefertigten Ausdrucke

mitnimmt und dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise

detailliert dokumentiert; ab einem Volumen des einzelnen

Dokuments von mehr als 150 Druckseiten können alternativ

elektronische Kopien gefertigt und mitgenommen werden;

auch dies ist in der unter Ziffer I.5.b. genannten Weise zu

dokumentieren;

j. zur Ausführung der vorgenannten Anfertigung von

Ausdrucken und Fotokopien mitgebrachte Computer

(einschließlich Druckern, Plottern und sonstigen

Ausgabegeräten) und/oder mitgebrachte Fotokopierer

verwendet; die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 können

stattdessen den Ausdruck auf ihren Computern,

Ausgabegeräten oder Fotokopierern gestatten;

l. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge öffnet, um den

zur Ausführung der unter Ziffern I.5. und I.6. beschriebenen

Vorgänge erforderlichen Zugang zu erhalten.

6. Die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 werden verpflichtet,

a. dem Sachverständigen Zugang zu dem Betriebsgelände

sowie zu Betriebs- und Geschäftsräumen der

Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 zu gewähren, soweit dies für

die Durchführung der Besichtigung erforderlich ist;

b. dem Sachverständigen sämtliche Vorrichtungen auf dem

Betriebsgelände sowie in den Betriebs- und Geschäftsräumen

der Antragsgegnerinnen zu benennen, die von den

Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 zur Mikroperforation bei der

Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen eingesetzt

werden oder wurden, und den Sachverständigen an den

jeweiligen Standort der Vorrichtungen zu führen;

c. dem Sachverständigen Zugang zu Korrespondenz

(einschließlich Verträgen) zu gewähren, welche die

Antragsgegnerinnen mit dem oben genannten Unternehmen Y

geführt haben, soweit diese Korrespondenz technische

Informationen über die auszuführende Mikroperforation enthält;

d. den Zugang zu den in Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e genannten

Dokumenten, soweit sie in elektronischer Form vorliegen, zum

Zwecke des Ausdrucks oder ggf. der Fertigung einer

elektronischen Kopie zu gewähren und dazu ggf. erforderliche

Zugangsinformationen wie Passwörter etc. verdeckt

einzugeben;

e. dem Sachverständigen die im Rahmen der Nadelung für

das genannte Unternehmen Y verwendeten

Programmeinstellungen und Nadelungsprotokolle

auszuhändigen oder zugänglich zu machen,

f. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge aufzuschließen

oder dem Sachverständigen den jeweiligen Schlüssel

auszuhändigen, um den zur Ausführung der vorgenannten

Vorgänge erforderlichen Zugang zu ermöglichen;

g. dem Sachverständigen bei Bedarf eine ausreichende

Menge an Betriebsmaterialien (Treibstoff, Schmiermittel,

Kühlmittel, Folie usw.) zur Verfügung zu stellen, um die unter

Ziffern II.5. beschriebenen Vorgänge auszuführen, und den

Verbrauch insoweit zu dulden; die Verpflichtung steht unter

dem Vorbehalt, dass die Antragstellerin zuvor eine

Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500,00 (bar gegen

Empfangsquittung oder Bankbürgschaft eines in der

Europäischen Union ansässigen Kreditinstituts) erbringt;

h. dem Sachverständigen die zur vorgenannten Ingangsetzung

und/oder zum Auseinanderbau der genannten Maschinen

sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeuge

und sonstigen Materialien erforderlichen Informationen zu

geben und sich jeglicher Behinderung der genannten Arbeiten

zu enthalten.

II. Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

III. Von den Kosten des Verfügungsverfahrens tragen die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2

gesamtschuldnerisch 2/3, die Antragstellerin 1/3.

V. Der Streitwert des einstweiligen Verfügungsverfahrens wird auf EUR 100.000,00 festgesetzt.

Gründe

Die in Frankreich ansässige Antragstellerin ist Inhaberin des in französischer

Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP 1 180 186 B2 (Anlage Ast.1,

Übersetzung Anlage Ast.1a), das eine flexible Polymerfolie für aufgespannte Strukturen

und eine Unterdecke mit dieser Folie schützt (matériau polymère en feuille souple pour

structures tendues et faux-plafonds comprenant ce matériau; nachstehend: Streitpatent).

Die Erteilung des am 20.03.2000 angemeldeten Streitpatents wurde am 14.01.2009 (in

geänderter Form nach Erstveröffentlichung am 26.01.2005) veröffentlicht. Das

Streitpatent steht in Kraft. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Flexible Polymerfolie (1 ) mit einer Stärke (e1) von weniger als einem halben Millimeter

zur Herstellung von aufgespannten Strukturen wie insbesondere Unterdecken, dadurch

gekennzeichnet, dass sie Mikroreliefs enthält, die sich über eine Höhe (h) von einigen

Mikrometern bis 100 Mikrometer erstrecken, wobei diese Mikroreliefs (2) durch

Heraustreiben des Werkstoffs geformt werden, der die Polymerfolie (1) bildet und der

dadurch einen höheren Schallabsorptionskoeffizient aufweist als der gleiche Werkstoff

ohne diese Reliefs, wobei die Mikroreliefs durch einen Verfahrensschritt der Nadelung

erhalten werden, bei dem der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem

vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben wird,

wobei der Verfahrensschritt der Nadelung ausgeführt wird, während die Folie einer

Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in

einer aufgespannten Struktur ausgesetzt ist.“

Wegen des weiteren Inhalts der Patentschrift wird auf Anlagen Ast.1, 1a Bezug

genommen.

Die Antragstellerin hat gegenüber einem Konkurrenzunternehmen, der Y, wegen der von

diesem unter der Bezeichnung „B“ angebotenen Spanndecken und wegen des darauf

gegründeten Verdachts der Patentverletzung beim Tribunal de Grande Instance de Paris

die Anordnung der Verletzungsbeschlagnahme („saisie contrefaçon“) erwirkt. Die

Produktreihe „B“ umfasst die Produkte A1, A2, A3 und A4 (angegriffene

Ausführungsformen). Die Eigenschaften der erstgenannten drei Produkte werden in

einem von der Antragstellerin in Auftrag gegebenen Gutachten des Französischen

Instituts für Textilien und Bekleidung IFTH beschrieben, das vom 10.06.2012 datiert.

Die genannte Anordnung ist am 21.07.2011 vollzogen worden. Im Zuge dieses

Verfahrens hat die Antragstellerin Kenntnis von Urkunden und Aussagen erlangt, denen

zufolge die Y von Oktober 2008 bis Juli 2011 von der Antragsgegnerin zu 1, deren

Geschäftsgegenstand die Lohnperforation ist, mit mikroperforierten Folien beliefert

worden ist.

Die Antragsgegnerinnen zu 2 und 3 werden von denselben Geschäftsführern vertreten

wie die Antragsgegnerin zu 1 und haben dieselbe Geschäftsadresse. Die

Antragsgegnerin zu 2 ist ausweislich des Handelsregisterauszugs nach Anlage Ast.16

im Bereich der industriellen Fertigung von Werkzeugen und des Vertriebs von

Werkzeugnormteilen tätig; nach ihrem Internetauftritt (Anlage Ast.17) bietet sie neben

Perforiermaschinen und -werkzeugen auch Lohnperforation, u.a. von Folien, mit einer

Nadeldichte bis zu 100 Löchern/cm

an. Die Antragsgegnerin zu 3 ist ein

Metallbauunternehmen, dessen Geschäftsgegenstand nach dem Handelsregisterauszug

in Anlage Ast.20 insbesondere in der Herstellung von Metallfenstern, Metalltüren,

Überdachungen, Wintergärten, Sonnenschutzanlagen, Gittern und Geländern besteht.

Die Antragstellerin richtet ihren Antrag vorsorglich auch gegen die Antragstellerin zu 3,

weil sie befürchtet, dass die eingesetzten Maschinen sich im Eigentum und/oder in den

Räumen der Antragsgegnerin zu 3 befinden könnten.

Die Antragstellerin trägt vor, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der

Lehre des Streitpatents wortsinngemäßen Gebrauch. Dies stehe hinsichtlich aller

räumlich-körperlichen Anspruchsmerkmale nachweislich fest; hinsichtlich der auf das

Herstellungsverfahren der Nadelung bezogenen Anspruchsmerkmale bestehe aufgrund

der im Gutachten getroffenen Feststellungen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese

ebenfalls verwirklicht würden. Aufgrund der zwischen den Unternehmen bestehenden

Verbindungen liege nahe, dass die Antragsgegnerin zu 1 entweder

Mikroperforationsmaschinen verwende, die von der Antragsgegnerin zu 2 oder der E

GmbH hergestellt worden seien, oder aber die von der Y in Auftrag gegebenen

Perforationen ganz oder teilweise von der Antragsgegnerin zu 2 ausführen lasse, z.B.

als Subunternehmerin. Die von diesen Unternehmen beworbenen Perforationsgeräte

hätten maximale Nadelungsdichten, die die Lochdichte der angegriffenen

Ausführungsformen ermöglichten. Zudem sei die Nadelung praktisch die einzige

verfügbare Technik, um die festgestellten Mikroreliefs herzustellen; alle anderen

Methoden (Laser, Pressluft, Hochdruckwasserstrahl etc.) seien unpraktikabel oder

unrentabel. Es sei auch wahrscheinlich, dass die Nadelung ausgeführt werde, während

die Folie einer der letztendlichen Verwendung in etwa entsprechenden Spannung

ausgesetzt sei; so werde sichergestellt, dass die Mikroreliefs die erwünschten

Dimensionen hätten und nicht verzerrt würden.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, der geltend gemachte Besichtigungsanspruch

ergebe sich aus §§ 809 BGB, 140c PatG. Die Antragsgegnerinnen hätten die

Besichtigung durch einen Sachverständigen zu dulden; soweit ihnen positive Mitwirkung

auferlegt werden solle, sie diese erforderlich, da ansonsten die Durchsetzung des

Besichtigungsanspruchs unmöglich sei.

Die Antragstellerin beantragt die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens

(insoweit Gegenstand des Verfahrens LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe 6 W

71/12) und einer begleitenden einstweiligen Verfügung (Gegenstand des vorliegenden

Verfahrens) wie folgt:

Im selbständigen Beweisverfahren und im Wege der einstweiligen Verfügung wird

folgender Beschluss erlassen:

I. Es wird die Durchführung des

selbständigen Beweisverfahrens

1 ZPO – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der

Effektivität der Maßnahmen ohne vorherige Ladung und Anhörung der

Antragsgegnerinnen, hilfsweise aufgrund mündlicher Verhandlung, deren

Anberaumung für diesen Fall beantragt wird – angeordnet:

1. Es soll durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens Beweis

darüber erhoben werden, ob die Antragsgegnerinnen in ihren Betriebsstätten in S

Mikroreliefs durch einen Verfahrensschritt der Nadelung erhalten, bei dem der

Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur

Mikroperforation herausgetrieben wird, und bei dem der Verfahrensschritt der Nadelung

ausgeführt wird, während die Folie einer Spannung in der Größenordnung der

Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer aufgespannten Struktur

ausgesetzt ist, wozu die insoweit angesetzte Spannung gemessen wird.

2. Zum Sachverständigen wird Herr Dipl.-Ing. (FH) B, gegebenenfalls unter

Hinzuziehung seiner Mitarbeiter, bestellt.

3. Dem Sachverständigen wird – im Interesse der Wahrung etwaiger

Betriebsgeheimnisse der Antragsgegnerinnen, die bei der Begutachtung zutage treten

könnten – aufgegeben, jeden unmittelbaren Kontakt mit der Antragstellerin zu

vermeiden und die notwendige Korrespondenz entweder über das Gericht oder mit den

nachfolgend unter Ziffer II. 1. bezeichneten anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin

zu führen. Der Sachverständige hat darüber hinaus auch gegenüber Dritten

Verschwiegenheit zu wahren.

4. Die Begutachtung hat – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur

Sicherstellung der Effektivität der Beweisaufnahme – ohne vorherige Ladung und

Anhörung der Antragsgegnerinnen zu erfolgen.

II. Im Wege der

einstweiligen Verfügung

Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der Effektivität der Beweisaufnahme ohne

vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen, hilfsweise aufgrund

mündlicher Verhandlung, deren Anberaumung für diesen Fall hiermit beantragt wird –

die folgenden Anordnungen getroffen:

1. Neben dem Sachverständigen haben die Antragsgegnerinnen folgenden

anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin die Anwesenheit während der Begutachtung

zu gestatten:

- Rechtsanwalt Dr. M oder Rechtsanwalt Dr. K, XXX,

sowie

- einen Patentanwalt der Sozietät XXX.

2. Die unter Ziffer II. 1. bezeichneten Personen werden verpflichtet, Tatsachen, die im

Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den

Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, geheim zu halten, und zwar auch

gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern.

3. Den Antragsgegnerinnen wird – mit sofortiger Wirkung und für die Dauer der

Begutachtung – untersagt, eigenmächtig Veränderungen an den in ihrem Besitz

stehenden, zur Perforation geeigneten Maschinen, insbesondere den zum Zwecke der

Mikroperforation für das Unternehmen Y und/oder ein mit diesem verbundenes

Unternehmen eingesetzten Maschinen, an den damit zusammenhängenden

Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien sowie den zugehörigen

Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und sonstigen technischen Daten

vorzunehmen, insbesondere vorhandene Nadelwalzen oder Nadelbretter zu entfernen

und/oder zu verändern.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter II.3. bezeichnete Verbot wird

den Antragsgegnerinnen ein Ordnungsgeld bis zu EUR250.000,00 – ersatzweise

Ordnungshaft – oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die

Ordnungshaft jeweils an den Geschäftsführern der Antragsgegnerinnen zu vollstrecken

ist.

5. Die Antragsgegnerinnen haben es zu dulden, dass der Sachverständige und

gegebenenfalls seine Mitarbeiter – sofern sie dies für erforderlich halten –

a. das Betriebsgelände sowie Betriebs- und Geschäftsräume der Antragsgegnerinnen

betreten,

b. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende

Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien, Konstruktionszeichnungen,

Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstige technische Daten oder andere

Unterlagen in Bezug auf diese Maschinen in Augenschein nehmen und dies detailliert

schriftlich, elektronisch, fotografisch, filmisch und auf sonstige Weise dokumentieren,

insbesondere hierzu Ton- und Bildmaterialien (Tonaufnahmen, Fotografien,

Filmaufnahmen, Fotokopien, Scans, Screenshots etc.) anfertigen und hierfür geeignete

technische Vorrichtungen (Fotoapparate, Filmkameras, Fotokopierer, Scanner, etc.)

verwenden, sich Notizen machen und hierfür ein Diktiergerät verwenden,

c. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende

Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien unter Zuhilfenahme der

vorhandenen und/oder mitgebrachten Hilfsmittel in Gang setzen, damit

Mikroperforationen durchführen und sie im laufenden Betrieb untersuchen, um

festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die

Mikroperforation erreicht wird und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist,

und dies auf unter Ziffer II. 5. b. genannte Weise dokumentieren,

d. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende

Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien zu zerlegen, um festzustellen, auf

welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird

und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter Ziffer II. 5. b.

genannte Weise detailliert dokumentieren,

e. Maschinen, Vorrichtungen, Energiequellen, Werkzeuge, Ausrüstungen, logistische

Mittel und sonstige Materialien mitbringen und/oder verwenden, die zur Ingangsetzung

und/oder dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten Maschinen sowie

damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien

erforderlich sind, insbesondere Polymerfolie, und dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte

Weise detailliert dokumentieren,

f. zur Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung und/oder des vorgenannten

Ingangsetzung die Unterstützung jeder anwesender Person verlangen,

g. die unter Ziffer II.5.b. genannten Konstruktionszeichnungen,

Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstigen technischen Daten der zur

Mikroperforation geeigneten Maschinen und andere Unterlagen in Bezug auf diese

Maschinen kopieren und die angefertigten Kopien mitnehmen,

h. vorgefundene mikroperforierte Polymerfolien in Augenschein nehmen, ein

Bestandsverzeichnis darüber aufstellen, mindestens 9 (neun) Proben davon ziehen

und diese mitnehmen, sowie dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert

dokumentieren,

i. die Dateien, in denen die unter Ziffern II.5. und II.6. beschriebenen Daten und

Dokumente gespeichert sind, kopieren und die angefertigten Kopien mitnehmen, und

dies auf unter Ziffer II. 5. b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

j. Ausdrucke von den unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen, auf Datenträgern

gespeicherten Daten und Dokumenten anfertigen und die angefertigten Ausdrucke

mitnehmen, und dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

k. der Sachverständige und gegebenenfalls seine Mitarbeiter die unter Ziffern II.5. und

II.6. beschriebenen Vorgänge, Daten und Dokumente auf unter Ziffer II.5.b. genannte

Weise detailliert dokumentieren,

l. zur Ausführung der unter Ziffern II.5. und II.6. genannten Anfertigung von Ausdrucken

und Fotokopien die Computer (einschließlich Druckern, Plottern und sonstigen

Ausgabegeräten) und/oder Fotokopierer der Antragsgegnerinnen und/oder

mitgebrachte Computer und/oder mitgebrachte Fotokopierer verwenden,

m. im Falle des Nichtvorhandenseins eines einsatzfähigen Fotokopierers die zu

fotokopierenden Unterlagen vorübergehend zwecks Anfertigung von Fotokopien an

einen Ort außerhalb der Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen verbringen mit der

Maßgabe, sie anschließend zurückzugeben,

und

n. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge öffnen, um den zur Ausführung der unter

Ziffern II.5. und II.6. beschriebenen Vorgänge erforderlichen Zugang zu erhalten, und

zu diesem Zweck alle erforderlichen Suchen und/oder Untersuchungen durchführen

und/oder Feststellungen treffen.

6. Die Antragsgegnerinnen werden verpflichtet,

a. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu dem

Betriebsgelände sowie zu Betriebs- und Geschäftsräumen der Antragsgegnerinnen zu

gewähren, soweit dies für die Durchführung der Besichtigung erforderlich ist,

b. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern sämtliche

Vorrichtungen auf dem Betriebsgelände sowie in den Betriebs- und Geschäftsräumen

der Antragsgegnerinnen zu benennen, die von den Antragsgegnerinnen –

insbesondere im Auftrag des Unternehmens Y – zur Mikroperforation eingesetzt

werden oder wurden, und den Sachverständigen an den jeweiligen Standort der

Vorrichtungen zu führen,

c. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu der

vollständigen Geschäftskorrespondenz zu gewähren, welche die Antragsgegnerinnen

mit dem Unternehmen Y geführt haben, insbesondere zu Verträgen mit der Y, zu von

der Y an die Antragsgegnerinnen gelieferten technischen Informationen über die

auszuführende Mikroperforation und zu den Angeboten der Antragsgegnerin zu 1) an

die Y vom 26.01.2004 und 03.06.2004, insbesondere mit den Angebotsnummern

04013777 und 04064018, sowie zu dem/den Schreiben der Antragsgegnerin zu 1) an

die Y vom 21.03.2006,

d. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen

Unterlagen der Buchhaltung zu gewähren einschließlich Lieferscheinen und

Quittungen sowie Unterlagen über Rechnungsprüfungen, um festzustellen, in welchem

Umfang die Antragsgegnerinnen im Auftrag des Unternehmens Y Folien

mikroperforiert haben,

e. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen

Bank- und Finanzunterlagen zu gewähren einschließlich Kontoauszügen,

Kontoübersichten und Überweisungsbelegen, um festzustellen, in welchem Umfang

die Antragsgegnerinnen im Auftrag des Unternehmens Y Folien mikroperforiert haben,

f. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen

Computern, Datenbanken, CAD-Systemen und zu sämtlichen Datenträgern, Dateien

und Verzeichnissen zu gewähren, auf oder in denen die unter Ziffern II. 5. und II. 6.

beschriebenen Daten und Dokumente gespeichert sind,

g. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern das jeweilige

Passwort für den Zugang zu allen Computern, Datenbanken, CAD-Systemen und zu

sämtlichen Datenträgern, Dateien und Verzeichnissen mitzuteilen oder verdeckt

einzugeben, auf oder in denen die unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Daten

und Dokumente gespeichert sind,

h. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern die im Rahmen der

Nadelung für die Y verwendeten Programmeinstellungen und Nadelungsprotokolle

auszuhändigen,

i. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge aufzuschließen oder dem

Sachverständigen den jeweiligen Schlüssel auszuhändigen, um den zur Ausführung

der unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Vorgänge erforderlichen Zugang zu

ermöglichen,

j. dem Sachverständigen bei Bedarf eine ausreichende Menge an Betriebsmaterialien

(Treibstoff, Schmiermittel, Kühlmittel, Folie usw.) zur Verfügung zu stellen, um die unter

Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Vorgänge auszuführen, und den Verbrauch

insoweit zu dulden, wenn die Antragstellerin zuvor eine Sicherheitsleistung in Höhe

von EUR 250,00 erbringt, wobei die Sicherheitsleistung dadurch erbracht werden

kann, dass die Antragstellerin den genannten Betrag den Antragsgegnerinnen am Tag

der Besichtigung vor der Inbetriebnahme gegen Ausstellung einer Empfangsquittung in

bar übergibt,

k. den Sachverständigen bei der Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung

und/oder dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten Maschinen sowie

damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien zu

unterstützen und bei Bedarf die Mikroperforation von Polymerfolien eigenständig

durchzuführen,

und

l. zur Ausführung der unter Ziffern II. 5. und II. 6. genannten Anfertigung von

Ausdrucken und Fotokopien dem Sachverständigen und gegebenenfalls seine

Mitarbeitern das jeweilige Passwort für den Zugang zu allen Computern (einschließlich

Druckern, Plottern und sonstigen Ausgabegeräten) und/oder Fotokopierern der

Antragsgegnerinnen mitzuteilen oder verdeckt einzugeben.

III. Nach Vorlage des schriftlichen Gutachtens werden die Antragsgegnerinnen

Gelegenheit erhalten, zu etwaigen Geheimhaltungsinteressen, die auf ihrer Seite

bestehen, Stellung zu nehmen. Das Gericht wird alsdann darüber entscheiden,

inwieweit der Antragstellerin das Gutachten zur Kenntnis gebracht wird.

IV. Die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens tragen die Antragsgegnerinnen

gesamtschuldnerisch.

V. Der Streitwert für das selbständige Beweisverfahren wird auf EUR 250.000,00, der

des einstweiligen Verfügungsverfahrens auf EUR 100.000,00 festgesetzt.

Mit dem angefochtenen Beschluss, auf den Bezug genommen wird, hat das Landgericht

den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung abgelehnt. Es fehle an einem

Verfügungsgrund, weil die Besichtigung zur Begründung etwaiger patentrechtlicher

Ansprüche nicht erforderlich im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG sei. Beim

vorliegenden product-by-process-Anspruch sei der Patentschutz zwar auf eine Sache

gerichtet, die aber teilweise durch das Verfahren ihrer Herstellung umschrieben sei.

Sollten die entsprechenden Merkmale entsprechend der Darstellung der Antragstellerin

den Polymerfolien keine besonderen Produkteigenschaften verleihen, bedürfe es zum

Nachweis einer Verletzung des product-by-process-Anspruchs keiner Prüfung des

Herstellungsverfahrens. Weil es sich um einen Erzeugnisanspruch handele, könnten

verfahrensbeschreibende Merkmale, die ohne Einfluss auf die räumlich-körperlichen

Eigenschaften seien, bei der Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter das

Streitpatent außen vor bleiben. Soweit mit den auf das Herstellungsverfahren

bezogenen Merkmalen dagegen bestimmte Sacheigenschaften verbunden sein sollten,

könnten diese am angegriffenen Produkt festgestellt und der Verletzungsnachweis ohne

Besichtigung des Herstellungsverfahrens geführt werden. Aus den gleichen

Erwägungen scheide auch ein Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB aus.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der am 27.08.2012 beim

Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegten sofortigen Beschwerde, mit der sie die o.g.

Anträge weiterverfolgt. Sie ist der Auffassung, das Landgericht habe die Anforderungen

an die Erforderlichkeit im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG überspannt. Der

Patentinhaber sei nur dann auf einen Nachweis der Verletzung ohne Besichtigung

verwiesen, wenn diese alternative Nachweismöglichkeit objektiv gleichermaßen

geeignet und zumutbar sei; andere Deutungen seien mit der Enforcement-Richtlinie

2004/48/EG nicht vereinbar. Vorliegend sei der Nachweis anhand der angegriffenen

Produkte nicht gleichermaßen geeignet und zumutbar.

II.

Die zulässige sofortige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

A. Verfügungsgrund

Für den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung besteht ein Verfügungsgrund.

Trotz des Umstands, dass die Antragstellerin mit der Einreichung des die

Beschwerdebegründung ergänzenden Schriftsatzes vom 02.10.2012 etwa fünf Wochen

zugewartet hat, kann die erforderliche Dringlichkeit unter den hier gegebenen

Umständen (noch) bejaht werden.

Entgegen einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassung (OLG

Düsseldorf GRUR-RR 2011, 289 f. = InstGE 13, 126; OLG Düsseldorf Mitt 2011, 151 =

InstGE 12, 105 [zu § 101a Abs. 3 UrhG]; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 140c Rn. 47;

Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl., Rn. 317; ders., GRUR 2005, 185, 194;

Tilmann GRUR 2005, 737) ist die Prüfung der Dringlichkeit im Rahmen einer

Duldungsverfügung nach § 140c Abs. 3 S. 1 PatG nicht entbehrlich. Der Senat teilt die

(im Rahmen eines Kennzeichenrechtsstreits geäußerte) Auffassung des

Oberlandesgerichts Köln, dass auch für eine zur Durchsetzung eines

Besichtigungsanspruchs dienende einstweilige Verfügung ein Verfügungsgrund

erforderlich ist, der eine besondere Dringlichkeit der Durchsetzung des geltend

gemachten Anspruchs voraussetzt (vgl. OLGR Köln 2009, 258; vgl. auch Senat, Beschl.

v. 18.05.2010, 6 W 28/10, unveröff.; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4.

Aufl., § 140c Rn. 35; Zöllner GRUR-Prax 2010, 74, 76). Entscheidend für die Annahme

der Eilbedürftigkeit im Verfügungsverfahren ist dabei, ob sich bei Berücksichtigung aller

Umstände und der Interessen der Parteien ergibt, dass der antragstellenden Partei die

mit der Durchführung eines Hauptsacheverfahrens bis zum erstinstanzlichen Urteil

immer verbundene Verzögerung nicht zugemutet werden kann (vgl. Senat in GRUR-RR

2009, 442 – Vorläufiger Rechtsschutz).

Für Duldungsverfügungen nach § 140 c Abs. 3 PatG gilt insoweit im Grundsatz nichts

anderes. Dass § 140 c Abs. 3 PatG die erforderliche Dringlichkeit fingierte, kann der

Vorschrift angesichts der einschränkungslosen Verweisung auf §§ 935 ff. ZPO nicht

entnommen werden. Da der Besichtigungs- und Vorlageanspruch auch im

Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden kann (LG Düsseldorf InstGE 8, 103), folgt

aus der Verweisung auf §§ 935 bis 940 ZPO vielmehr, dass eine Geltendmachung im

Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur dann in Betracht kommt, wenn die für den

Erlass einer einstweiligen Verfügung nach den allgemeinen Vorschriften geltenden

Voraussetzungen erfüllt sind, also auch die für einen Verfügungsgrund erforderliche

Dringlichkeit gegeben ist. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, bei einem

solchen Verständnis sei der Besichtigungsanspruch kein wirksames Mittel zur

Beweissicherung im Sinne des Artikels 7 Abs. 1 S. 1 der Enforcement-Richtlinie

2004/48/EG (so aber OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 289 f.). Die Enforcement-

Richtlinie verlangt nur, dass die Mitgliedsstaaten schnelle und wirksame Maßnahmen

zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel für eine behauptete oder befürchtete

Schutzrechtsverletzung zur Verfügung stellen müssen. Das ist durch die Einführung von

§§ 140c f. PatG und der parallelen Vorschriften geschehen. Die Richtlinie verlangt nicht,

dass derartige Rechtsbehelfe voraussetzungslos bzw. unbegrenzt zur Verfügung stehen.

Allerdings ist der Zweck der Regelung, eine schnelle und wirksame Sicherung der

rechtserheblichen Beweismittel zu ermöglichen, im Rahmen richtlinienkonformer

Anwendung in die zur Beurteilung der Dringlichkeit gebotene Abwägung einzubeziehen.

Deshalb dürfen bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf Vorlage von Urkunden

oder auf Duldung der Besichtigung nach die Anforderungen an die Dringlichkeit nicht

überspannt werden. Wegen der immanenten Gefahr, dass Beweismittel nicht mehr

greifbar sind, wird bei diesen Ansprüchen in der Regel von der erforderlichen

Dringlichkeit auszugehen sein (vgl. Kühnen GRUR 2005, 185, 193 f.); gegenüber der –

auch in diesen Fällen grundsätzlich möglichen (vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v.

10.06.2010, 15 U 192/09, juris-Rn. 35) – Annahme, dass der Antragsteller durch

Zuwarten vor Einreichung des Verfügungsantrags zu erkennen gegeben habe, dass die

Sache ihm nicht eilig sei, ist daher größere Zurückhaltung geboten als in Fällen

einstweiliger Verfügungen, die auf Unterlassung von Verletzungshandlungen gerichtet

sind.

Vor diesem Hintergrund kann das Verhalten der Antragstellerin im Streitfall nicht dahin

gedeutet werden, dass die Angelegenheit für sie nicht die erforderliche Eilbedürftigkeit

besitzt. Nachdem das vom 10.06.2012 datierende Gutachten über die technische

Untersuchung der sichergestellten Folien vorlag, hat sie den vorliegenden Antrag

hinreichend zeitnah eingereicht. Gegen die Zurückweisung des Antrags durch das

Landgericht hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27.08.2012 rechtzeitig sofortige

Beschwerde eingelegt und diese mit einer – wenn auch nur knapp zusammenfassenden

– Begründung versehen; eine ausführliche Begründung hat sie einem gesonderten

Schriftsatz vorbehalten. Mit der Einreichung dieses Schriftsatzes hat die Antragstellerin

dann zwar etwa fünf Wochen zugewartet; daraus allein kann aber in der gegebenen

Situation nicht der Schluss gezogen werden, die Angelegenheit besitze für die

Antragstellerin nicht die erforderliche Dringlichkeit.

B. Verfügungsanspruch

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 dem Grunde nach

einen Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach § 140c Abs. 1 PatG. Die Vorschrift

setzt voraus, dass der in Anspruch Genommene mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

eine patentierte Erfindung im Sinne der §§ 9 bis 13 PatG benutzt und dass die begehrte

Vorlage oder Besichtigung zur Begründung der Ansprüche des Patentinhabers

erforderlich ist.

1. Das Streitpatent betrifft Folien geringer Stärke zur Herstellung von Unterdecken,

Zwischendecken, falschen Wänden etc. Nach der Beschreibung werden solche Folien

aus Polymeren wegen ihrer günstigen Eigenschaften (Feuerfestigkeit, Luftdichtigkeit,

Staub- oder Feuchtigkeitsdichtigkeit, einfache Instandhaltung) für diesen Einsatzzweck

genutzt. Als Nachteil werden die ungünstigen akustischen Eigenschaften (starker

Nachhall) genannt. Zahlreiche Versuche zur Lösung dieses Problems werden

geschildert; keine dieser Lösungen sei aber zur Verbesserung der akustischen

Eigenschaften von Wänden oder abgehängten Decken geeignet. Als Aufgabe der

Erfindung wird formuliert, eine flexible Polymerfolie zu schaffen, die für aufgespannte

Dekorations-, Verkleidungs- oder Anzeige-Strukturen wie insbesondere Unterdecken,

falsche Wände verwendet werden kann, wobei dieser Werkstoff erheblich verbesserte

akustische Eigenschaften aufweist. Ferner solle ein Werkstoff wie der genannte

geschaffen werden, dessen äußeres Erscheinungsbild vollkommen an seine jeweilige

Verwendung angepasst werden kann, sowohl im gewerblichen Bereich wie auch im

Krankenhausbereich, für Gemeinschaftseinrichtungen oder moderne oder historische

Wohngebäude. Zur Lösung schlägt das Streitpatent eine Folie mit folgenden Merkmalen

vor:

1) Es handelt sich um eine flexible Polymerfolie;

2) die Folie weist eine Stärke von weniger als einem halben Millimeter auf;

3) die Folie dient zur Herstellung von aufgespannten Strukturen wie insbesondere

Unterdecken;

4) die Folie enthält Mikroreliefs;

5) die Mikroreliefs erstrecken sich über eine Höhe (h) von einigen Mikrometern bis 100

Mikrometer;

6) durch die Mikroreliefs weist der Werkstoff einen höheren Schallabsorptionskoeffizient

auf als der gleiche Werkstoff ohne diese Reliefs;

7) die Mikroreliefs werden durch Heraustreiben des Werkstoffs geformt, der die

Polymerfolie bildet;

8) die Mikroreliefs werden durch einen Verfahrensschritt der Nadelung erhalten,

9) bei der Nadelung wird der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem

vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben;

10) der Verfahrensschritt der Nadelung wird ausgeführt, während die Folie einer

Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in

einer aufgespannten Struktur ausgesetzt ist.

Die geschützte Folie wird also zunächst durch äußere, räumlich-körperliche

Beschaffenheitsmerkmale charakterisiert: Ihre Stärke beträgt weniger als einen halben

Millimeter, und sie weist Mikroreliefs mit einer Höhe von maximal 100 Mikrometern auf.

Die Mikroreliefs werden ferner mittelbar durch ihre Funktion beschrieben: Sie müssen so

gestaltet sein, dass der mit ihnen versehene Werkstoff einen höheren

Schallabsorptionskoeffizient auf als der gleiche Werkstoff ohne diese Reliefs.

Die Merkmale 7-10 befassen sich dagegen mit dem Verfahren, durch das die

Mikroreliefs erzeugt werden: Sie werden aus dem Folienmaterial herausgetrieben

(Merkmal 7), und zwar durch Nadelung (Merkmal 8). Die Nadelung zeichnet sich

dadurch aus, dass der Werkstoff gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis

zur Mikroperforation herausgetrieben wird (Merkmal 9). Schließlich schreibt Merkmal 10

vor, dass die Nadelung ausgeführt wird, während die Folie unter einer dem späteren

Einsatz entsprechenden Spannung steht.

Die letztgenannten Merkmale werden in der Beschreibung wie folgt erläutert:

„[0024] Das Verfahren zur Herstellung einer Folie aus einem Werkstoff wie oben

dargestellt enthält einen Verfahrensschritt der Nadelung, bei dem der Werkstoff, der die

Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation

herausgetrieben wird. Der Verfahrensschritt der Nadelung wird ausgeführt, ohne dass

an der Folie ein Abnehmen von Material erfolgt. Der äußerste Durchmesser der in dem

Nadelungsverfahren eingesetzten Nadeln ist kleiner als ein Zehntel Millimeter,

beispielsweise in der Größenordnung von vier Hundertstel Millimeter. Der

Verfahrensschritt der Nadelung erfolgt, während die Folie einer Spannung in der

Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer

aufgespannten Struktur ausgesetzt wird.“

„[0040] Diese Nadelung erfolgt, während die Folie 1 einer Spannung ausgesetzt wird.

Diese Spannung liegt in der Größenordnung jener Spannung, der die Folie an ihrem

Verwendungsort ausgesetzt ist, beispielsweise in einer aufgespannten Unterdecke.“

In den Zeichnungen und in den übrigen, sie erläuternden Teilen der Beschreibung (Rn.

[0025]-[0039] und [0041]-[0107]) werden die Folie und die Mikroreliefs (Fig. 1a-1c; Rn.

[0038] f. und [0041]-[0049]), und – sehr ausführlich – die durch letztere erzielten

akustischen Eigenschaften der Folie dargestellt (Fig. 2-10; Rn. [0050]-[0107]).

2. Bei den Merkmalen 7-10, deren Verwirklichung im Rahmen des vorliegenden

Verfahrens überprüft werden soll, handelt es sich um sog. product-by-process-Merkmale,

die den Gegenstand eines Sachpatents durch das zu seiner Herstellung angewandte

Verfahren beschreiben. Überwiegend wird davon ausgegangen, dass die Beschreibung

des Herstellungsverfahrens in einem Sachanspruch der mittelbaren Umschreibung der

Sacheigenschaften diene, so dass der Schutzbereich des Sachanspruchs nicht auf

Erzeugnisse beschränkt ist, die tatsächlich durch das in den product-by-process-

Merkmalen beschriebene Herstellungsverfahren erhalten wurden (vgl. BGH GRUR

2001, 1129 juris-Rn. 71 – Zipfelfreies Stahlband; BGH GRUR 1993, 651 juris-Rn. 47 –

Tetraploide Kamille, unter Verweis auf BGHZ 57, 1, 22 – Trioxan; Kühnen, Handbuch

der Patentverletzung, 5. Aufl., Rn. 63 und 2063; Mes, PatG, 3. Aufl., § 14 Rn. 108;

Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 5. Aufl., § 1a PatG Rn. 34). In der bereits

zitierten Entscheidung „Trioxan“ wurde jedoch eine Beschränkung des Schutzbereichs

auf Erzeugnisse, die tatsächlich nach dem genannten Verfahren hergestellt worden sind,

für möglich erachtet; eine solche Anspruchsfassung sei trotz der Vorschrift des § 6 S. 2

PatG a.F. (entspr. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG n.F.) nicht rechtsmissbräuchlich (BGH a.a.O. juris-

Rn. 76 – Trioxan). Dementsprechend wird in der Kommentarliteratur und in der neueren

Rechtsprechung eine solche Beschränkung teilweise nicht von vornherein

ausgeschlossen; maßgeblich sei insoweit der durch Auslegung zu ermittelnde

technische Sinngehalt des Anspruchs (vgl. BGH LMuR 2010, 153 juris-Rn. 23: „Auch

unter Berücksichtigung der Beschreibung des Streitpatents liegen hier besondere

Hinweise für eine Beschränkung des Schutzbereichs für das Erzeugnis auf den zu

seiner Kennzeichnung herangezogenen Verfahrensweg nicht vor“. Offen auch

Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 14 Rn. 46; Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69

Rn. 48).

Wenn eine Beschränkung eines Sachanspruchs auf Erzeugnisse, die tatsächlich durch

das angegebene Verfahren hergestellt wurden, im Grundsatz möglich wäre, käme diese

zumindest für Merkmal 10 ernsthaft in Betracht. Denn es ist kaum erkennbar, inwieweit

das Erfordernis, dass die Nadelung unter Anwendung einer Spannung erfolgt, die

derjenigen bei der späteren Verwendung entspricht, über die vorangehenden Merkmale

hinaus zur mittelbaren Umschreibung der Sacheigenschaften der geschützten Folie und

ihrer Mikroreliefs dienen sollte. Die Folie ist ja gerade nicht nur in der Form geschützt,

die sich bei Anwendung der dem Verwendungszweck entsprechenden Spannung ergibt.

3. Die Frage, ob eine Patentverletzung nur dann vorliegt, wenn die angegriffenen

Ausführungsformen nach dem in den Merkmalen 7-10 umschriebenen Verfahren

hergestellt wurden oder werden, bedarf im vorliegenden Verfahrensstadium aus

mehreren Gründen keiner abschließenden Entscheidung.

a) § 140c Abs. 1 PatG verlangt als Voraussetzung des Vorlage- und

Besichtigungsanspruchs die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die geschützte

Erfindung benutzt wird. Dass die Patentverletzung nicht sicher feststellbar ist, schließt

den Anspruch also nicht aus. Unsicherheit kann insoweit nicht nur im Hinblick auf

tatsächliche Umstände der Benutzung, sondern auch im Hinblick auf patentrechtliche

Fragen bestehen. Schon aus dem Wesen des Besichtigungsanspruchs als

Hilfsanspruch, der einen Patentverletzungsprozess erst ermöglichen soll, ergibt sich,

dass im Verfahren nach § 140c PatG nicht abschließend über den Schutzbereich zu

entscheiden ist; dies ist vielmehr dem späteren, ggf. über die Instanzen zu führenden

Verletzungsprozess vorbehalten. Bei Bestehen rechtlicher Unsicherheit im dargestellten

Sinne muss es also für die Annahme der hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer

Patentverletzung ausreichen, dass die entsprechende Beurteilung der Rechtslage

ernsthaft in Betracht kommt (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. 275).

b) Wenn Anspruch 1 in dem Sinne zu deuten wäre, dass nur solche Folien, die

tatsächlich nach dem Verfahren gemäß der Merkmale 7-10 hergestellt wurden, in seinen

Schutzbereich fallen, wäre die Antragstellerin auf die Besichtigung des

Herstellungsverfahrens zum Beweis einer Patentverletzung angewiesen; die

Besichtigung wäre somit „erforderlich“ im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG. Im Streitfall

besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das anspruchsgemäße

Nadelungsverfahren angewandt wird. Das ergibt sich aus dem als Anlage Ast.25/25a

vorliegenden technischen Gutachten. Dessen „Schlussfolgerung“ lautet:

„Die verschiedenen Untersuchungen, welche unser Institut durchgeführt hat, erlauben

es festzustellen, dass die beschichteten Folien A1, A2 und A3, welche mit der Marke B

bezeichnet sind und uns anvertraut worden sind, folgende Merkmale aufweisen:

- Eine Stärke der beschichteten Folien von weniger als einem halben Millimeter.

- Das Vorhandensein von Mikroreliefs, welche durch einen Materialrückfluss in der

Beschichtung hervorgerufen wird, für die eine Höhe zwischen 5 und 35 µm gemessen

werden konnte.

- Längliche Perforationsprofile, welche höchstwahrscheinlich hervorgerufen werden

durch Spannungen der beschichteten Folien während des Vorganges der

Mikroperforation, was mit großer Wahrscheinlichkeit die Benutzung der

Nadelungstechnologie vermuten lässt.“

c) Wenn die Merkmale 7-10 dagegen nicht verlangen, dass die patentgemäßen Folien

tatsächlich nach dem genannten Verfahren hergestellt werden, sondern lediglich

mittelbar die körperlichen oder funktionalen Eigenschaften der geschützten Folie

beschreiben, wäre entgegen der Auffassung des Landgerichts die Erforderlichkeit im

Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG gleichwohl zu bejahen. Erforderlich ist die

Besichtigung oder Vorlage dann, wenn der Anspruchsteller nicht auf einfacherem, ihm

zumutbarem Weg zur Gewinnung der nötigen Beweise gelangen kann

(Fitzner/Lutz/Bodewig/Pitz, a.a.O., § 140c Rn. 15). Bei dem genannten Verständnis der

product-by-process-Merkmale wäre zwar eine Darlegung der Patentverletzung anhand

einer mikroskopischen Untersuchung der angegriffenen Folien theoretisch möglich.

Dieser Weg wäre aber mit wesentlich höheren Ungewissheiten und Risiken für

verbunden und damit der Antragstellerin nicht in gleicher Weise zumutbar wie der Weg

über die Besichtigung des Herstellungsverfahrens. Denn wie sich schon aus den obigen

Ausführungen ergibt, ist die Frage, welche konkreten räumlich-körperlichen

Eigenschaften sich gerade aus anspruchsgemäßen Nadelungsverfahren (im

Unterschied zu anderen denkbaren Herstellungsverfahren) ergeben, aufgrund der

Patentschrift schwierig zu beantworten. Genau diese Schwierigkeit ist der typische

Grund dafür, dass Merkmale des Herstellungsverfahrens in einen Sachanspruch

aufgenommen werden (vgl. Mes, a.a.O., § 14 Rn. 106; Fitzner/Lutz/Bodewig, a.a.O., § 1a

Rn. 34). Der wesentlich sicherere Weg, die Benutzung der patentierten Erfindung

darzulegen und zu beweisen, besteht in dem Nachweis, dass das anspruchsgemäße

Herstellungsverfahren tatsächlich angewandt wird. Ebenso, wie sich die Patentschrift zur

Umschreibung des geschützten Gegenstands auf die Darstellung des zu seiner

Herstellung angewandten Verfahrens zurückzieht, kann sich in einem solchen Fall der

Patentinhaber auf den Hinweis beschränken, die durch die product-by-process-

Merkmale umschriebenen Produkteigenschaften seien bei der angegriffenen

Ausführungsform schon deshalb – notwendig – vorhanden, weil sie tatsächlich nach

dem anspruchsgemäßen Verfahren hergestellt wird.

4. Es besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit im Sinne der genannten Vorschrift,

dass die Antragsgegnerin zu 1 an die Y mikroperforierte Folien mit den Merkmalen des

Patentanspruchs 1 geliefert hat. Die im Rahmen der saisie contrefaçon sichergestellten

Rechnungen, die die Antragsgegnerin zu 1 an die Y gerichtet hat, legen nahe, dass sie

die angegriffenen Ausführungsformen an die Y geliefert hat. Die genannten

Ausführungsformen sind Gegenstand des Sachverständigengutachtens nach Anlage

Ast.25 (vgl. dort S. 2). Zu Recht hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass sich die

Verwirklichung der Merkmale 1-6 mit (mindestens) hinreichender Wahrscheinlichkeit aus

dem Gutachten nach Anlagen Ast.25/25a und aus den vorgelegten Produktinformationen

der Y ergibt.

Unterlagen, die direkt auf eine Beteiligung der Antragsgegnerin zu 2 an der

(wahrscheinlichen) Patentverletzung hinweisen, sind nicht vorhanden. Gleichwohl

rechtfertigen die glaubhaft gemachten Umstände auch insoweit die Annahme, dass die

hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung oder – was ausreichend ist (vgl.

Fitzner/Lutz/Bodewig/Pitz, a.a.O., § 140c Rn. 5) – einer Beteiligung der Antragsgegnerin

zu 2 an der Patentverletzung der Antragsgegnerin zu 1 im Sinne einer Mittäterschaft oder

Beihilfe besteht. Denn die Antragsgegnerin zu 2 hat nicht nur denselben Geschäftssitz

und dieselben gesetzlichen Vertreter, sondern befasst sich ausweislich ihrer eigenen

Internetdarstellung ebenfalls mit Mikroperforation; sie stellt zudem die entsprechenden

Maschinen her. Es liegt damit nahe, dass sie an der möglichen Patentverletzung durch

die Antragsgegnerin zu 1 mitgewirkt hat und dass auch der für eine Zurechnung

erforderliche subjektive Tatbestand erfüllt ist.

Dagegen ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung der Antragsgegnerin

zu 3 an einer möglichen Patentverletzung nicht dargetan. Dass sie ebenfalls dieselbe

Adresse und dieselben Geschäftsführer hat wie die Antragsgegnerin zu 1, genügt unter

den hier gegebenen weiteren Umständen nicht. Die Antragsgegnerin ist auf einem völlig

anderen Geschäftsgebiet (Metallbau) tätig; die Befürchtung der Antragstellerin,

Maschinen oder Räume, mit bzw. in denen die mögliche Patentverletzung begangen

wird, könnten in ihrem Eigentum stehen, stellt sich vor diesem Hintergrund als rein

spekulativ dar.

C. Rechtsfolgen

1. Auf die statthafte (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 490 Rn. 4; Kühnen a.a.O. Rn.

349) und auch sonst zulässige sofortige Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat

im Verfahren LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe 6 W 71/12 das selbständige

Beweisverfahren gemäß den Anträgen I. angeordnet, allerdings nur gegenüber den

Antragsgegnerinnen zu 1 und 2. Als Sachverständiger ist nur der von der Antragstellerin

genannte Herr Dipl.-Ing. B, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für

Herstellung und Einsatz von Folien aus Kunststoffen, zu bestellen; die Hinzuziehung

von – nicht näher benannten – Mitarbeitern kann nicht im Vorhinein pauschal gestattet

werden.

100 2. Auf die ebenfalls zulässige sofortige Beschwerde ist im vorliegenden Verfahren die

beantragte Duldungsverfügung (§ 140c Abs. 3 PatG) gegenüber den

Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 mit den nachfolgend dargestellten Maßgaben zu

erlassen.

101 a) Die Duldungsanordnung ist wiederum auf Maßnahmen des Sachverständigen zu

begrenzen. Dass die Hinzuziehung von Mitarbeitern notwendig wird, ist zumindest im

derzeitigen Stand nicht ersichtlich; jedenfalls kommt eine pauschale Einbeziehung von

Mitarbeitern, deren Identität und Funktion nicht bekannt ist, nicht in Betracht.

102 b) Die Anträge Ziff. II.3 und Ziff. II.5.b (sowie die darauf bezogenen Anträge) gehen

insofern zu weit, als sie auf jegliche zur Mikroperforation geeigneten Maschinen

bezogen sind. Sie sind zu konkretisieren auf die zur Herstellung der angegriffenen

Ausführungsformen bestimmten Maschinen.

103 c) Gemäß Antrag II.5.d sollen die Antragsgegnerinnen das Zerlegen der fraglichen

Maschinen dulden. Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechte der

Antragsgegnerinnen dar. Auf der anderen Seite ist hochwahrscheinlich, dass der

Beweiszweck – Prüfung der Verwirklichung der Verfahrensmerkmale 7-10 – nur dann

erreichbar ist, wenn bestimmte Hindernisse, die einer Besichtigung entgegenstehen,

beseitigt werden. Bei Abwägung dieser Interessen ist zum einen die

Duldungsanordnung strikt zu begrenzen auf diejenigen Maßnahmen, die für den

Beweiszweck unerlässlich sind. Zum anderen ist den Antragsgegnerinnen der mit einem

erheblichen Risiko (insbesondere der Beschädigung der Maschine) verbundene Eingriff

nur dann zuzumuten, wenn Sicherheit für etwa entstehende Schäden geleistet wird. Im

Rahmen des nach § 938 Abs. 1 ZPO bestehenden Ermessens ist daher die Duldung nur

unter der Voraussetzung geeigneter Sicherheitsleistung anzuordnen.

104 d) Die Änderungen gegenüber den Anträgen II.5.e und II.5.f dienen der Konkretisierung.

105 e) Gemäß Antrag II.5.h sollen die Antragsgegnerinnen u.a. dulden, dass der

Sachverständige von vorgefundenen Polymerfolien mindestens 9 Proben zieht und

mitnimmt. Entsprechend dem unter c) Ausgeführten kann die Duldung nur unter der

Voraussetzung angemessener Sicherheitsleistung angeordnet werden.

106 f) Ein gesondertes Bedürfnis für die Anordnungen gemäß der Anträge II.5.i bis II.5.k ist

nicht ersichtlich. Antrag II.5.l ist dahin abzuändern, dass die Antragsgegnerinnen primär

die Fertigung von Ausdrucken und Fotokopien auf mitgebrachten Geräten zu dulden

haben; sie können dies dadurch abwenden, dass sie eigene Geräte zur Verfügung

stellen. Bei besonders umfangreichen Dokumenten ist die Fertigung einer

elektronischen Kopie zu dulden. Angesichts dessen besteht kein berechtigtes Interesse

daran, Unterlagen zwecks Fertigung von Kopien aus den Räumlichkeiten der

Antragsgegnerinnen zu entfernen (Antrag II.5.m).

107 g) Mit den Anträgen II.6.c-e sollen die Antragsgegnerinnen verpflichtet werden, dem

Sachverständigen Zugang zur gesamten Geschäftskorrespondenz mit der Y sowie zu

sämtlichen Lieferscheinen, Quittungen, Rechnungsprüfungsunterlagen und Bank- und

Finanzunterlagen zu gewähren. Die Anträge können zumindest in dieser Form nicht

gewährt werden. Der Sachverständige ist Ingenieur, der die Verwirklichung der

Verfahrensschritte nach den Merkmalen 7-10 prüfen soll. Dass ihm die genannten

Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt werden sollen, erscheint jedenfalls nicht

sachgerecht. Ob ein Anspruch auf Vorlage der Geschäftsunterlagen gemäß § 140c Abs.

1 S. 1, 2 PatG in Betracht kommt, ist in Ermangelung eines sachdienlichen Antrags und

spezifisch darauf bezogenen Vortrags nicht zu entscheiden; notwendig wäre

insbesondere Vortrag zur Verhältnismäßigkeit einer Vorlage (§ 140c Abs. 2 PatG) im

jetzigen Stadium, in dem das Vorliegen einer Patentverletzung nicht feststeht. Zudem

wäre das Verhältnis zum Vorlageanspruch nach § 140d Abs. 1, Abs. 3 PatG zu erörtern.

108 h) Mit Antrag II.6.f sollen die Antragsgegnerinnen verpflichtet werden, dem

Sachverständigen Zugang zu praktisch sämtlichen in Betracht kommenden EDV-

Systemen und Datenbeständen zu gewähren. Diese Duldungspflicht ist jedenfalls in

ihrem Umfang unverhältnismäßig. Sie ist zu begrenzen auf den Fall, dass die genannten

Dokumente nicht in Papierform, sondern nur in elektronischer Form vorliegen; den

Antragsgegnerinnen ist dann zuzumuten, den Ausdruck dieser Dokumente nach

Maßgabe der Ausführungen unter f) zu dulden.

109 k) Eine umfassende Verpflichtung zum positiven Tätigwerden des Antragsgegners

(Antrag II.6.k am Ende) besteht nicht (Kühnen a.a.O. Rn. 323 Fn. 344). Den berechtigten

Interessen der Antragstellerin genügt die Anordnung, die erforderlichen Auskünfte zu

erteilen und sich obstruktiver Maßnahmen zu enthalten.

III.

110 Die Entscheidung über die Kosten des Verfügungsverfahrens (Kühnen a.a.O. Rn. 323

Fn. 348) beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Festsetzung des Gegenstandswerts folgt der

plausiblen Angabe der Antragstellerin.