Urteil des OLG Düsseldorf vom 16.02.2006

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Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 32/04

Datum:

16.02.2006

Gericht:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

2. Zivilsenat

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

I-2 U 32/04

Tenor:

Auf die Berufungen der Beklagten sowie die Streithelfer

zu 1), 3), 4) wird das am 26. Februar 2004 verkündete

Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf

teilweise abgeändert. Die Klage gegen die Beklagte zu 1)

wird, soweit sie von den Parteien nicht bereits überein-

stimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt worden

ist, insgesamt abgewiesen. Die Klage gegen die Beklagte

zu 2) wird im Umfang des landgerichtlichen Urteilsaus-

spruches zu Ziffer II. abgewiesen.

Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) wer-

den der Klägerin auferlegt.

Dieses Teilurteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin

darf die Vollstreckung der Beklagten zu 1) wegen ihrer

außergerichtlichen Kosten gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von € 30.000,00 abwenden, wenn nicht die Beklag-

te zu 1) vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe

leistet.

Die Revision der Klägerin wird zugelassen.

G r ü n d e :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 101 xxx (Anlage

SE 1 = Anlage K 1 zur Anlage SE 19 = Anlage H2 zum Anlagenkonvolut CBH 14; vgl.

auch die dt. Übersetzung der B 1-Schrift dieses Patents gemäß Anlage K 3;

nachfolgend: Klagepatent), das auf einer Anmeldung vom 5. Juli 1983 beruht. Der

Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents ist am 9. August 1989 bekannt gemacht

worden. Die Klagepatentschrift ist in der englischen Verfahrensprache abgefasst. Zu

den für das Klagepatent benannten Vertragsstaaten gehört die Bundesrepublik

Deutschland.

Mit ihrer kurz vor Ablauf des Klagepatents am 5. Juli 2003 eingereichten Klage aus März

2003 hat die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des Patentanspruches 11 des

Klagepatents auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und

überdies begehrt, festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet

sind, ihr allen Schaden zu ersetzen , der ihr durch die seit dem 9. September 1989

begangenen patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents ist der Unterlassungsantrag in der

mündlichen Verhandlung des Landgerichts vom 15. Januar 2004 von den Parteien

übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt worden.

Der Patentanspruch 11 des Klagepatents lautet wie folgt:

"A sintered anisotropic permanent magnet consisting essentially of 8 – 30 at % R, 2 – 28

at % B and the balance being Fe, comprising at least 50 vol% of a phase consisting of at

least one Fe-B-R type compound, stable at room temperature and above, having a

tetragonal structure with its C0 axis being about 1.2 nm (12 Ä) and its a0 axis is about

0.8 nm (8 Ä) , where R stands for at least one rare earth element inclusive yttrium, and

further comprising non magnetic phases and a mean crystal grain size of 1-80 µm."

Dieser Patentanspruch ist in der Klagepatentschrift wie folgt ins Deutsche übersetzt

worden:

"Gesinterter, anisotroper Permanentmagnet, welcher im wesentlichen aus 8 – 30 Atom-

% R, 2 – 28 Atom - % B besteht und wobei der Rest Fe ist, und welcher wenigstens 50

Vol -% einer Phase umfasst, welche aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-

R, welche bei Raumtempe- ratur und darüber stabil ist und eine tetragonale Struktur

aufweist, be- steht, wobei deren c0 -Achse etwa 1,2 nm (12 Ä) beträgt und deren a0 -

Achse etwa 0,8 nm (8 Ä) beträgt, wobei R für wenigstens eine Seltener- deelement

einschließlich Yttrium steht, und welcher weiterhin nicht-mag- netische Phasen und eine

mittlere Kristall-Korngröße von 1 – 80 µm auf- weist."

Die Beklagte zu 2) hat im Dezember Nichtigkeitsklage betreffend das Klagepatent

erhoben, die unter dem Aktenzeichen 1 Ni 65/04 beim Bundespatentgericht

rechtshängig ist (vgl. Anlage CBH 14). Der Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 2) ist die

Streithelferin N GmbH als Nebenintervenient beigetreten (vgl. Anlage ROHK 14).

Außerdem haben die Streithelferinnen der Beklagten S E Mobile Communications

International AB und E GmbH im Dezember 2004 Nichtigkeitsklage betreffend das

Klagepatent beim Bundespatentgericht eingereicht (vgl. Anlage SE 19). Die Klägerin hat

den Nichtigkeitsklagen widersprochen. Entscheidungen des Bundespatentgerichts in

diesen Nichtigkeitsverfahren liegen bisher nicht vor.

Die Klägerin hat zahlreiche Lizenzen an dem Klagepatent erteilt. Unstreitig sind

während der Laufzeit des Klagepatents erfindungsgemäße Permanentmagnete von der

Klägerin selbst und folgenden Lizenznehmern der Klägerin auf den Markt gebracht

worden (vgl. hierzu die eigene Veröffentlichung der Klägerin gemäß Anlage BB-KMG 5):

B Magnetism Technology Co. (China), B Technology Development Co., Ltd. (China),

San N High -Tech Inc. (China), sold by Beijing San H Trading Co. (China), Y (Group)

Co., Ltd. (China), HM Technology Corp. (Taiwan), DM Co., Ltd. (Japan), SE Chemical

Co. , Ltd. (Japan), KDT Corp. (Japan), Ht Metals, Ltd. (Japan), Ht Magnetics Corp.

(USA), Mq, Inc. (USA), The M C Company Plc. (U. K.), manufactured by M C Inc. (USA),

N. V. P` Gloeilampenfabrieken (Niederlande), Nm Magnets Oy (Finnland), Magnetfabrik

S GmbH (Deutschland), Vm GmbH (Deutschland).

Außerdem hat die Klägerin erklärt, sie betrachte die von Matsushita/Panasonic an S E

erfolgten Lieferungen von Lautsprechern, die mit den erfindungsgemäßen Magneten

ausgerüstet sind, als unter ihrer Lizenz vorgenommen (vgl. hierzu Anlagen SE 17 und

SE 18).

Bei den Beklagten handelt es sich Telekommunikationsunternehmen, wobei es Aufgabe

und wesentliches Ziel der Beklagten zu 1) ist, die Mobilfunkaktivitäten des Konzerns der

Deutschen Telekom zu bündeln (vgl. Anlage K 18). Die am 24. Juli 1997 gegründete

Beklagte zu 1) ist eine Holdinggesellschaft, in der die Anteile verschiedener

Tochtergesellschaften gebündelt sind, und zwar u. a. zu 100 % die Anteile der

deutschen Tochtergesellschaft, der Beklagten zu 2), die am 4. Juni 1992 gegründet

worden ist . Zwischen der Beklagten zu 2) als beherrschten Unternehmen und der

Beklagten zu 1) als herrschendem Unternehmen ist ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag am 4. Dezember 2004 geschlossen worden, hinsichtlich

dessen die Klägerin nur dasjenige vorgetragen hat, was sich aus der von ihr

überreichten Anlage K 17 ergibt. - Die Beklagte zu 2) bietet den Benutzern von

Mobilfunktelefonen als Dienstleistung vorrangig die Benutzung ihres Mobilfunknetzes

an. Überdies vertreibt sie aber auch Mobilfunktelefone, die sie in der Vergangenheit, um

Kunden für ihr Netz zu gewinnen, zum Teil unter Einstandspreis abgegeben hat. Sie

selbst stellt keine Mobilfunktelefone her. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin

überlässt die Beklagte zu 1) die konkrete Abwicklung der Mobiltelefon-Geschäfte der

Beklagten zu 2) (vgl. Vortrag im Schriftsatz vom 8. Dezember 2003 Seite 3 oben – Bl.

121 GA). Die Beklagte zu 1) ist allerdings unter der Internet-Adresse www.T.net im

Internet erreichbar (vgl. Anlage K 19) und verweist auf ihrer Internetseite u. a. auf

"Produkte und Services" in mehreren Ländern, wobei verdeutlicht wird, dass zu diesen

Produkten auch Mobilfunktelefone gehören. Klickt man dort nun auf den Link

"Deutschland", gelangt man auf die Internetseiten der Beklagen zu 2) (vgl. Anlage K 20).

Die Beklagte zu 2) hat während der Laufzeit des Klagepatents u.a. folgende

Mobilfunktelefone vertrieben:

- N 6210, - N 3330 D 1, - N 8210, - SM C 45, - SM M 35i, - E T 68 , - E T 28s, - M T 191, -

A 302, - SAGEM MC 959, - P Xenium 9@9 , - SG SGH-Q100.

Diese 12 Mobilfunktelefon-Typen waren mit Lautsprechermagneten und/oder

Vibrationsmotormagneten bestückt.

Die Klägerin behauptet, die vorgenannten Mobilfunktelefone seien von ihr in den Jahren

2001 und 2002 untersucht worden und sie habe dabei festgestellt, dass bei diesen

Telefonmodellen zum Einsatz gekommene und in ihren Anlagen K 13 bis K 16 näher

bezeichnete und beschriebene Magnete (insgesamt 16) wortsinngemäß von der

technischen Lehre des Patentanspruches 11 des Klagepatents Gebrauch machten.

Dabei seien diese Magnete sämtlich aufgrund ihrer Oberflächenbeschichtung bzw. ihrer

Kristallkorngröße als höchstwahrscheinlich chinesischer Herkunft identifiziert worden.

Die Magnete trügen jedoch sämtlich keine Markierungen, zu deren Anbringung ihre

chinesischen Lizenznehmer verpflichtet seien. Bei der Vorbereitung der Klage sei sie in

verschiedenen Mobitelefonen auf Magnete gestoßen, die höchstwahrscheinlich von ihr

selbst bzw. einem ihre Lizenznehmer stammten. Diese Mobiltelefone seien von ihr

jedoch in die vorliegende Klage nicht mit einbezogen worden (vgl. Schriftsatz vom 8.

Dezember 2003 Seite 6 – Bl. 124 GA).

Die Beklagten haben erstinstanzlich geltend gemacht, sie bestritten die gesamte von

der Klägerin gegebene Darstellung des technologischen Hintergrundes und die

gesamten technischen Zusammenhänge der angeblichen Patentverletzung mit

Nichtwissen. Sie hätten keine Kenntnis über die in den von der Beklagten zu 2)

vertriebenen Mobilfunktelefonen enthaltenen Magnete und könnten auch nicht aufgrund

eigener Wahrnehmung feststellen, ob sie aus einem Material bestünden , welches in

Patentanspruch 11 des Klagepatents beschrieben sei. Die Beklagte zu 2) fungiere

ausschließlich als eine Art Zwischenhändler, indem sie bereits fertige und

originalverpackte Mobilfunktelefone unverändert weiterverkaufe. Selbst wenn sie diese

Verpackungen aufmache und das Mobilfunktelefon zerlege, sei es ihr nicht möglich,

festzustellen, aus welchem Material die für die Lautsprecher und Vibrationsmotoren

bestimmten Magneten bestünden und insbesondere, ob sie die chemische Verbindung

und die Struktur aufwiesen, die der Patentanspruch 11 des Klagepatents im Einzelnen

beschreibe. Die Klage sei auch deshalb nicht begründet, weil sie angeblich

Verletzungsgegenstände umfasse, die mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr

gebracht worden seien. Im Übrigen sei die Beklagte zu 1) nicht passivlegitimiert, da sie

kein operatives Geschäft betreibe . Sie stelle eine reine Holdinggesellschaft dar. Soweit

die Klage sich nicht auf Magnete, sondern auf Mobilfunktelefone beziehe, sei die Klage

bereits deshalb abzuweisen, weil Mobilfunktelefone nicht Gegenstand des Anspruches

11 des Klagepatents seien. Auch fehle es am Verschulden, so dass ein

Schadensersatzanspruch schon deshalb nicht in Betracht komme. Einer der

Hauptlieferanten der Beklagten zu 2) sei die Fa. P, die auf der Homepage der Klägerin

als deren Lizenznehmerin angegeben werde. Sie – die Beklagten - hätten daher davon

ausgehen dürfen, dass die von P und mittelbar über andere Anbieter bezogenen

Lautsprecher der mobilen Endgeräte lizenziert gewesen seien. Jedenfalls aber seien

etwaige Ansprüche verjährt oder verwirkt, da die Klägerin schon Anfang der 90er Jahre

von der Firma P darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass es offenbar zahlreiche

Hersteller gebe, die das Klagepatent verletzten.

Das Landgericht hat in der Sache wie folgt erkannt:

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem

Umfang sie (die Beklagten)

Mobiltelefone, die Permanentmagnete als Bestandteil ihrer Lautsprecher und/oder

Vibrationsmotoren enthalten haben,

in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 5. Juli 2003 angeboten, in Ver- kehr

gebracht und/oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder be- sessen haben,

sofern der Permanentmagnet gesintert und anisotrop war, im wesentlichen aus 8 bis 30

Atom-% R, 2 – 28 Atom- % B bestanden hat und der Rest Fe war, der Magnet

wenigstens 50 Volumen-% einer Phase umfasst hat, die aus wenigstens einer

Verbindung des Typs Fe-B-R bestanden hat, welche bei Raumtemperatur und darüber

stabil ist und eine tetragonale Struktur auf gewiesen hat, wobei deren c0 -Achse etwa

1,2 nm (12 Angström) und deren a0 -Achse etwa 0,8 nm (8 Angström) war, wobei R für

wenigstens ein Selten- erdeelement einschließlich Yttrium steht, und der Magnet

weiterhin nicht- magnetische Phasen und eine mittlere Kristallkorngröße von 1 bis 80 µm

aufgewiesen hat,

und zwar unter Angabe

a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Liefer - zeiten und

Lieferpreisen sowie den Anschriften der Abnehmer,

b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Ange- botszeiten

und Angebotspreisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, c. der

betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe,

Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d. des erzielten Gewinns unter Angabe der nach den einzelnen Kostenfakto- ren

aufgeschlüsselten Gestehungskosten,

wobei

- die Angaben zu a. und b unter Aufschlüsselung der Magnetgrößen und Mag-

netstärken sowie des Magnettyps (d. h. Lautsprecher – oder Vibrationsmag- net) zu

machen sind,

- die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Beklagte zu 1) sich auf sol- che

Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 24. Juli 1997

begangen worden sind, und die Verpflichtung für die Beklagte zu 2) sich auf solche

Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 4. Juni 1992

begangen worden sind,

- den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht ge- werblichen

Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu

bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichte- ten, vereidigten, in der

Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschafts- prüfer mitzuteilen, sofern die

Beklagten dessen Kosten tragen und in er- mächtigen und verpflichten, der Klägerin auf

konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in

der Rechnung ent- halten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der

Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. be- zeichneten, bis zum 5.

Juli 2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich

die Schadensersatzhaftung der Beklag- ten zu 1) auf Handlungen in der Zeit seit dem

24. Juli 1997 beschränkt und die Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 2) sich auf

Handlungen bezieht, die in der Zeit seit dem 4. Juni 1992 begangen worden sind.

III. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Zur Begründung der Verurteilung der Beklagten hat das Landgericht u. a. ausgeführt,

hinsichtlich der in der Klage genannten Modelle und der in ihnen enthaltenen

Lautsprecher- und/oder Vibrationsmotormagnete habe die Klägerin substantiiert und

schlüssig vorgetragen, dass diese von der technischen Lehre des Klagepatents

Gebrauch machten. Das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen der von der Klägerin

substantiiert behaupteten Verwirklichung der Erfindungsmerkmale durch die (in der

Klageschrift genannten) Magnete, die in den (in der Klageschrift genannten)

Mobiltelefonen enthalten seien, sei unbeachtlich. Dass die somit als unstreitig zu

behandelnde Benutzung des Klagepatents durch die Beklagten rechtmäßig erfolgt sei,

lasse sich nicht feststellen. Soweit die Beklagten den Erschöpfungseinwand erhöben,

wäre es nach allgemeinen Darlegungs- und Beweisgrundsätzen ihre Sache gewesen

darzutun, dass sämtliche in den streitbefangenen Mobiltelefonen enthaltenen

patentverletzenden Magnete von der Klägerin oder von deren Lizenznehmern stammten.

Soweit im Einzelfall Magnete Verwendung gefunden haben sollten, die mit Zustimmung

der Klägerin in Verkehr gelangt seien, wären etwaige Rechte aus dem Klagepatent

erschöpft, so dass die Klägerin in Ansehung solcher Magnete (und mit ihnen

ausgestatteter Mobiltelefone) keine Ansprüche zustehen würden. Einer ausdrücklichen

Klarstellung im Urteilstenor bedürfe dies jedoch nicht. Die Beklagten treffe an den

widerrechtlichen Benutzungshandlungen auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden.

Bei der Herstellung und dem Vertrieb von Mobiltelefonen sei die Miniaturisierung ein

bedeutsames Anliegen. Die Erfindung habe hierzu einen (wesentlichen ) Beitrag

geleistet. Dies werde durch die von der Klägerin im Verhandlungstermin vom 15. Januar

2004 überreichten druckschriftlichen Nachweise belegt, ohne dass die Beklagten dem

Stichhaltiges entgegengesetzt hätten. Erst dank der Erfindung des Klagepatents sei es

möglich gewesen , die Mobiltelefonlautsprecher kleiner auszubilden als dies bei

Verwendung eines Magneten nach dem Stand der Technik möglich gewesen wäre. Dies

habe sich auch entscheidend auf die Miniaturisierung des Mobilfunktelefons selbst

ausgewirkt. Wenn demnach die Verwendung patentgemäßer Hochleistungsmagnete mit

dafür verantwortlich sei, dass einerseits qualitativ hochwertige, andererseits jedoch klein

dimensionierte Lautsprecher hätten geschaffen werden können, die dazu beigetragen

hätten, leistungsstarke Mobiltelefone zu verkleinern, könne den Beklagten als weltweit

tätigen Fachunternehmen im Bereich der Telekommunikation angesichts des

Stellenwertes der angestrebten Verkleinerung von Handys nicht verborgen geblieben

sein, dass hierfür auch die neuartigen, leistungsfähigen, miniaturisierten Lautsprecher

verantwortlich gewesen seien. Dann aber hätte es unmittelbar nahe gelegen, dass

diesbezüglich fremde Schutzrechte existieren könnten. Hätten sie deshalb

Nachforschungen angestellt, wäre ihnen zur Kenntnis gelangt, dass die Miniaturisierung

der Mobiltelefonlautsprecher als dem größten mechanischen Bauteil eines Handys

maßgeblich auf der Verwendung hochleistungsfähiger Permanentmagnete beruhe und

dass diese für die Klägerin geschützt seien. Die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen

bestünden nicht nur in der von der Klägerin begehrten Feststellung der

Schadensersatzpflicht der Beklagten, sondern die Beklagten seien gemäß §§ 242, 259

BGB auch zur Rechnungslegung verpflichtet. Schließlich sei neben der Beklagten zu 2)

auch die Beklagte zu 1) passivlegitimiert. Die eigenen Äußerungen der Beklagten zu 1)

gemäß Anlagen K 18 und K 19 widerlegten die Einlassung der Beklagten, dass die

Beklagte zu 1) eine "reine" Holdinggesellschaft sei, die am operativen Geschäft und den

Vertriebshandlungen der Beklagten zu 2) nicht beteiligt sei. Außerdem biete die

Beklagte zu 1) auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Produkte und Service" einen Link

an, der , wenn man Informationen zu Produkten und Service in Deutschland wünsche,

auf die Internetseiten der Beklagten zu 2) führe. Zumindest durch die erwähnte

Internetpräsentation stehe außer Zweifel, dass die Beklagte zu 1) den Vertrieb der

Beklagten zu 2) in einer Weise unterstütze, die, wenn nicht als Mittäterschaft, so

jedenfalls als Beihilfe zu werten sei. Soweit die Beklagten sich auf die Einrede der

Verjährung und den Einwand der Verwirkung beriefen, gehe beides fehl.

Gegen dieses Urteil richten sich die Berufungen der Beklagten, die Berufungen eines

Teiles der Streithelfer der Beklagten sowie die Unterstützungshandlungen des anderen

Teiles der Streithelfer der Beklagten, die ihrerseits nicht selbst Berufung eingelegt

haben, jedoch den Beklagten in der Berufungsinstanz als Streithelfer beigetreten sind,

Die Beklagten und ihre Streithelfer machen u.a. geltend, das Landgericht habe

zu Unrecht eine Beteiligung der Beklagten zu 1) an den Handlungen der Beklagten zu

2) angenommen, und zwar unter Offenlassen, ob die Beklagte zu 1) Mittäterin oder

bloße Gehilfin der Beklagten zu 2 ) gewesen sei. Insoweit sei darauf zu verweisen, dass

Beihilfe schon deshalb ausscheide, weil diese vorsätzliches Handeln in zweifacher

Hinsicht voraussetze. Eine andere Person müsse eine vorsätzliche Handlung begehen

und diese Person müsse zu einer Tat bestimmt oder ihr müsse dabei Beistand geleistet

werden. Fahrlässige Beihilfe sei nicht möglich. Da das Landgericht ohnehin nur von

fahrlässigem Verhalten der Beklagten zu 2) ausgegangen sei, wobei selbst dieser

Verschuldensvorwurf aber zu weitgehend sei, komme Beihilfe nicht in Betracht. Die

Beklagte zu 1) sei aber auch nicht Mittäterin mit der Beklagten zu 2). Der bloße

Umstand, dass sie die Holdinggesellschaft der T-Gruppe sei, der auch die Beklagte zu

2) angehöre, reiche nicht aus. Die Feststellung des Landgerichts, dass der User auf der

Internetseite der Beklagten zu 1) im Hinblick auf Service und Produkte in Deutschland

einen Link zu der Beklagten zu 2) finde, reiche schon deshalb nicht aus , da der vom

Landgericht insoweit in Bezug genommene Internetausdruck aus einer Zeit stamme , als

das Klagepatent bereits durch Zeitablauf erloschen gewesen sei. Der Beklagten zu 1)

sei es auch tatsächlich nicht möglich, die Auskünfte zu erteilen, zu denen sie verurteilt

worden sei. Eine vom Landgericht angenommene quasigesamtschuldnerische Haftung

für Auskunftsansprüche gebe es im Patentrecht nicht.

Das Landgericht habe auch die Bedeutung des Klagepatents für die Miniaturisierung

von Mobiltelefonen verkannt und sei daher bei der Prüfung, ob den Beklagten ein

Verschulden vorzuwerfen sei, zu einem unzutreffenden Ergebnis gelangt. Bei den hier

relevanten Magnetgrößen würden sich - und wiederum nur bei einem theoretischen

Vergleich der Materialen mit Spitzenqualität bzw. Spitzeneigenschaft – die

Größenunterschiede auf die Bauhöhe der verwendeten Ringmagneten in einem Bereich

auswirken, der unter 1 mm liege und für Mobiltelefone nicht relevant sei. Heutige

Telefone in Barrenform hätten ein Bauhöhe zwischen 16 und 22 Millimetern, und zwar

abhängig von den in den Telefonen vorhandenen elektronischen Bauteilen wie z. B.

einer Digitalkamera. Eine überragend technologische und wirtschaftliche Bedeutung

habe die klagepatentgemäße Technik für Mobilfunktelefone nicht, insbesondere nicht für

deren Miniaturisierung. Dies zeigten auch Anlage CBH 11 sowie die als Anlage CBH 12

vorgelegten Handys aus dem Jahre 2000, die mit nicht patentgemäßen Magneten

erheblich kleiner seien als mit patentgemäßen Magneten ausgerüstete Handys aus der

ersten Hälfte der neunziger Jahre, und das als Anlage CBH 15 vorgelegte Gutachten,

welches zwei M-Mobiltelefone zum Gegenstand habe, die Mitte der 90er Jahre von M

hergestellt und von der Beklagten zu 2) vertrieben worden seien. Diese enthielten nicht

patentgemäße Magnete, gleichwohl blieben sie in ihrer Größe nicht hinter den von der

Klägerin untersuchten Magneten zurück. Auch im Hinblick auf die Kosten eines

Mobilfunktelefons hätten die Magneten, deren Preis im Bereich der Größenordnung von

1 Cent anzusiedeln sei, keinen relevanten Einfluss. Die Spekulationen des

Landgerichts , dass den Beklagten als weltweit tätigen Fachunternehmen im Bereich

der Telekommunikation angesichts des Stellenwerts der angestrebten Verkleinerung

von Mobilfunk-Telefonen nicht verborgen geblieben sein könne, dass hierfür auch die

neuartigen leistungsfähigen miniaturisierten Lautsprecher verantwortlich seien, treffe

also nicht zu. Selbst wenn sie, die Beklagten, jedoch auf das Klagepatent aufmerksam

geworden wären, hätten die unübersichtliche Lizenzsituation, die fehlende

Kennzeichnung der Magnete und der unüberbrückbare Abstand zu den

Magnetherstellern am Anfang der Lieferkette dazu geführt, dass sie sich niemals einen

verlässlichen Überblick über die Patentsituation hätten verschaffen können. Selbst unter

dem Druck dieses Rechtsstreits sei dies bisher nicht möglich gewesen. Unzumutbar

wäre es gewesen, darauf laufe jedoch das landgerichtliche Urteil im Ergebnis hinaus,

der Beklagten zu 2) für jedes einzelne Handy, welches von ihr in den Verkehr gebracht

worden sei, die Pflicht aufzuerlegen, die umfassende Benutzungs- und Lizenzsituation

hinsichtlich der in dem Handy enthaltenen Magneten für die Lautsprecher und

Vibrationsmotoren prophylaktisch aufzuarbeiten. Eine eigenständige Prüfung der

Patentsituation sei der Beklagten zu 2) als reine Händlerin der Handys jedoch

überhaupt nicht möglich gewesen . Die vom Landgericht unzutreffend unterstellte

Bedeutung der patentgemäßen Magnete für die Miniaturisierung von Mobilfunktelefonen

sei in keiner Weise in der Literatur oder in den Lieferantenbeziehungen thematisiert

worden, so dass auch von daher die Beklagte zu 2) keine Veranlassung gehabt habe,

sich mit der Patentrechtssituation bezüglich der Magneten zu befassen.

Der Vortrag der Klägerin zur Benutzung des Klagepatents bleibe bestritten. Dabei sei

darauf zu verweisen, dass der Vortrag der Klägerin zur Verwirklichung des Merkmals,

dass die Phase bestehend aus der Verbindung Fe-B-R wenigstens 50 %

Volumenprozent ausmache, bisher nicht einmal substantiiert sei. Die Klägerin habe

nicht im Einzelnen dargetan , welcher Volumenprozentsatz der vorgenannten

Verbindung jeweils bei den einzelnen Magneten, die gemäß den Anlagen K 13 bis K 16

untersucht worden seien, verwirklicht sei. Es würden von der Klägerin aus

verschiedenen Umständen Schlussfolgerungen auf das Vorhandensein von wenigstens

50 Volumen-% einer Phase, die aus wenigstens einer Verbindung des Typs Fe-B-R

besteht, gezogen, die so nicht gezogen werden könnten. Die von der Klägerin selbst

vorgelegten Schnittbilder sprächen dafür, dass die Hauptphase jeweils lediglich deutlich

weniger als 50 Volumen-% ausmache.

Zumindest aber sei eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf die von der

Beklagten zu 2) und /oder die von S E erhobenen Nichtigkeitsklagen veranlasst, da

diese mit einiger Sicherheit zur Vernichtung des Klagepatents führen würden.

Die Beklagten und ihre Streithelfer beantragen,

auf die eingelegten Berufungen hin das Urteil der 4 b Zivilkammer des Landgerichts

Düsseldorf vom 26. Februar 2004 abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entschei- dung über die

betreffend das Klagepatent anhängigen Nichtig- keitsklagen auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufungen gegen das Urteil der 4 b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom

26. Februar 2004 und die Aussetzungsanträge der Beklagten und ihrer Streithelfer

zurückzuweisen, hilfsweise, das Urteil mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass Ziffer I.

des Tenors wie folgt lautet:

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu

legen, in welchem Umfang sie bis 5. Juli 2003

Permanentmagnete in Mobiltelefonen als Bestandteil von Lautsprechern und/oder

Vibrationsmotoren

in Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht und/oder zu den genannten Zwecken

eingeführt oder besessen ha- ben,

wenn die Permanentmagnete gesintert und anisotrop wa- ren, im wesentlichen aus 8 bis

30 Atom-% R, 2 – 28 Atom- % B bestanden hat und der Rest Fe war, der Mag- net

wenigstens 50 Volumen-% einer Phase umfasst hat, die aus wenigstens einer

Verbindung des Typs Fe-B-R bestanden hat, welche bei Raumtemperatur und darüber

stabil war und eine tetragonale Struktur aufgewiesen hat, wobei deren c0 -Achse etwa

1,2 nm (12 Angström) und deren a0 -Achse etwa 0,8 nm (8 Angström) war, wobei R für

wenigstens ein Seltenerdeelement einschließlich Yttri- um steht, und der Magnet

weiterhin nicht-magnetische Phasen und eine mittlere Kristallkorngröße von 1 bis 80µm

aufgewiesen hat,

und zwar unter Angabe

a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- mengen, Lieferzeiten und

Lieferpreisen sowie den An- schriften der Abnehmer,

b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Ange- botsmengen, Angebotszeiten

und Angebotspreisen so- wie den Namen und Anschriften der Angebotsempfän- ger, c.

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe- trägern, deren Auflagenhöhe,

Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d. des erzielten Gewinns unter Angabe der nach den ein- zelnen Kostenfaktoren

aufgeschlüsselten Gestehungs- kosten,

wobei

die Angaben zu a. und b unter Aufschlüsselung der Mag- netgrößen und Magnetstärken

sowie des Magnettyps (d. h. Lautsprecher – oder Vibrationsmagnet) zu machen sind,

die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Beklagte zu 1) sich auf solche

Handlungen der vorstehend beschriebe- nen Art bezieht, die seit dem 24. Juli 1997

begangen wor- den sind, und die Verpflichtung für die Beklagte zu 2) sich auf solche

Handlungen der vorstehend beschriebenen Art bezieht, die seit dem 4. Juni 1992

begangen worden sind,

den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschrif- ten der nicht gewerblichen

Abnehmer und Angebotsemp- fänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnen-

den, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der

Bundesrepublik Deutschland ansässi- gen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die

Beklagten dessen Kosten tragen und in ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf

konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein be- stimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in

der Rech- nung enthalten ist.

und Antrag II. unverändert bleibt.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und rügt den neuen

Sachvortrag der Beklagten und insbesondere ihrer Streithelfer als verspätet. Sie macht

geltend, die Beklagten hätten ihren erstinstanzlichen Vortrag zur Benutzung der Lehre

des Klagepatents nicht in relevanter Weise bestritten. Soweit die Beklagten und ihre

Streithelferinnen darauf verwiesen, dass "Kobalt" aus dem Kreis derjenigen Elemente

ausgeschlossen sei, der aufgrund des Ausdruckes "im wesentlichen" als weiterer

Bestandteil zu den in Anspruch 11 genannten Bestandteilen des Magneten hinzutreten

könne, sei dies unzutreffend. Eine unwesentliche Zugabe von Kobalt, insbesondere im

einstelligen Prozentbereich, werde durch den Patentanspruch 11 nicht ausgeschlossen.

Die in den Berichten gemäß Anlagen K 13 – K 16 getroffene Feststellung, dass die

Verbindung Nd2Fe14 B als Hauptphase vorliege, "bedeute selbstverständlich", dass

diese Phase mehr als 50 Volumen% des Magneten ausmache.

Die Beklagten hätten auch schuldhaft gehandelt, da sie sich vor Aufnahme des

verletzenden Vertriebs über etwaige relevante Schutzrechte hätten informieren müssen.

Es liege hier kein mit dem Sachverhalt, der der Entscheidung "Strickwarenhandel" des

Landgerichts Düsseldorf zugrunde liege , vergleichbarer Sachverhalt vor. Wer

wissentlich ein komplexes Technologieprodukt wie ein Mobiltelefon in den Vertrieb

seines Unternehmens aufnehme, der müsse von vornherein damit rechnen, dass jeder

Aspekt dieses Produktes unter eines oder mehrere relevante Schutzrechte fallen könne.

Wer das damit verbundene Risiko meiden möchte, müsse seinen Vertrieb auf weniger

anspruchsvolle technische Produkte beschränken. Zutreffend sei das Landgericht davon

ausgegangen, dass die erfindungsgemäßen Magnete eine wesentliche Voraussetzung

für die Miniaturisierung von Mobiltelefonen bei guter Klangqualität gewesen seien. Die

gegen diese Feststellung des Landgerichts gerichteten Angriffe der Beklagtenseite

seien nicht begründet.

Zu Unrecht bestreite die Beklagtenseite die Passivlegitimation der Beklagten zu 1).

Ausweislich der Anlage K 18 bündele die Beklagte zu 1) die Mobilfunkaktivitäten der

Beklagten zu 2) und habe somit einen wesentlichen Einfluss auf deren Aktivitäten. Die

Ausübung dieses Einflusses auf die Aktivitäten der Beklagten zu 2) geschehe bewusst

und gewollt. Auf die konkrete Kenntnis des Klagepatents und seiner Verletzung komme

es in diesem Zusammenhang nicht an. Aber auch der Internetauftritt gemäß Anlage K 19

verdeutliche, dass die Beklagte zu 1) im Zusammenwirken mit der Beklagten zu 2)

handele. Der Einwand der Beklagtenseite, der Internetausdruck gemäß Anlage K 19

stamme aus einer Zeit nach Ablauf des Klagepatents, sei nicht relevant. Vielmehr wäre

es angesichts dieser Anlage in Verbindung mit der Anlage K 18 Sache der Beklagten

gewesen, auszuführen, dass und warum die Beklagte zu 1) sich während der Laufzeit

des Klagepatents anders verhalten hätte, als dies durch die Anlage K 19 dokumentiert

wird.

Wenn und soweit ein Schadensersatzanspruch mangels Verschulden der Beklagten

nicht gegeben sein sollte, hätten die Beklagten jedenfalls das durch die

Verletzungshandlungen Erlangte nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte

Bereicherung herauszugeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des umfangreichen Vorbringens der Parteien und

ihrer Streithelfer wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die

Sitzungsniederschriften des Landgerichts und des Senats verwiesen.

II.

Die zulässigen Berufungen der Beklagten und der Nebenintervenienten S E, N und P

sind, soweit der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist und daher durch Teilurteil

gemäß § 301 Abs. 1 ZPO entschieden werden konnte, sachlich gerechtfertigt. Zur

Endentscheidung reif ist der Rechtsstreit im Hinblick auf die von der Klägerin gegen die

Beklagte zu 1) geltend gemachten Ansprüche und hinsichtlich des gegen die Beklagte

zu 2) geltend gemachten Begehrens, deren Schadensersatzpflicht entsprechend dem

landgerichtlichen Urteilsausspruch zu Ziffer II. festzustellen, während es hinsichtlich der

gegen die Beklagte zu 2) im Übrigen geltend gemachten Ansprüche, wie sich aus dem

zeitgleich mit diesem Teilurteil verkündeten Hinweis- und Beweisbeschluss des Senats

ergibt, noch weiterer Sachaufklärung bedarf. Die von der Klägerin gegen die Beklagte

zu 1) in der Berufungsinstanz weiterverfolgten Rechnungslegungs- und

Schadensersatzansprüche (hilfsweise Bereicherungsansprüche) wegen Verletzung des

Klagepatents sind nicht gerechtfertigt. Auch die ursprünglich eingeklagten, nach Ablauf

der Schutzdauer des Klagepatents jedoch in der Hauptsache für erledigt erklärten

Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zu 1) entbehrten einer rechtlichen

Grundlage. Der gegen die Beklagte zu 2) im Rahmen eines Feststellungsbegehrens

geltend gemachte Schadensersatzanspruch gemäß dem landgerichtlichen

Urteilsausspruch zu Ziffer II. ist nicht gerechtfertigt.

1. a) Das Landgericht hat die Haftung der Beklagten zu 1) in dem angefochtenen Urteil

bejaht, ohne anzugeben , auf welche rechtliche Grundlage dabei abzustellen ist. Am

Ende der Ziffer VI. der Entscheidungsgründe seines Urteils spricht das Landgericht von

"Beihilfe" und von "Mittäterschaft" an patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu

2), wobei es letztlich offen lässt, ob es die Haftung der Beklagten zu 1) aufgrund einer

"Beihilfe" oder einer "Mittäterschaft" an patentverletzenden Handlungen der Beklagten

zu 2) für gegeben erachtet. Unter beiden Gesichtspunkten lässt sich jedoch eine

Haftung der Beklagten zu 1) nicht feststellen.

Beihilfe setzt eine vorsätzliche Mitwirkung an einer vorsätzlichen rechtswidrigen

Patentverletzung voraus (vgl. Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Auf. , § 10 Rdn. 28 m. w.

N.). Mittäterschaft setzt ebenfalls ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei

Benutzungshandlungen im Sinne von §§ 9, 10 PatG voraus (Benkard/ Bruchhausen a.a.

O. Rdn. 27). Für eine solche Annahme geben die vom Landgericht zur Begründung

dieser Tatbestände herangezogenen Anlagen K 17 bis K 19 jedoch nichts her. Es mag

zwar anzunehmen sein, dass die Beklagte zu 1) die grundsätzlichen

Geschäftsaktivitäten der Beklagten zu 2) – u. a. Einkauf und Verkauf von Mobiltelefonen

– billigt und auch ganz allgemein werblich durch Aufzeigen von Bezugsmöglichkeiten

unterstützt. Das bloße Aufzeigen von Bezugsmöglichkeiten stellt jedoch kein Anbieten

im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dar. Das Anbieten besteht darin, dass jemand einem

anderen in Aussicht stellt, diesem die tatsächliche Verfügungsgewalt über eine

erfindungsgemäße Sache zu verschaffen, woraufhin der andere in die Lage versetzt

wird, Gebote auf Überlassung abgeben zu können (vgl. z. B. BGH, GRUR 1970, 358,

360 – Heißläuferdetektor). Aus der Sicht von Interessenten , die auf die Werbung der

Beklagten zu 1) stoßen, besteht kein Zweifel, dass Gebote auf Überlassung von Handys

nicht an die Beklagte zu 1) gerichtet werden können, sondern dass nur die Beklagte zu

2) als mögliche Bezugsquelle und Adressatin von Geboten in Betracht kommen kann.

b. Auch wenn man einmal unterstellen würde, dass die Beklagte zu 2) bei einer

etwaigen Verletzung des Klagepatents fahrlässig gehandelt hat – was, wie noch unter

Ziffer 2. darzulegen sein wird - nicht der Fall ist, lässt sich aus den vom Landgericht

angeführten Gründen und auch aus dem Umstand, dass seit dem 4. Dezember 2000 ein

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beklagten zu 1) und der

Beklagten zu 2) besteht, keine Haftung der Beklagten zu 1) aus unerlaubten

Handlungen der Beklagten zu 2) in Verbindung mit dem Angebot und Vertrieb der im

Tatbestand oben genannten 12 Mobilfunktelefone herleiten.

Für das Patentrecht gelten keine dem §§ 14 Abs. 7 MarkG, 13 Abs. 4 UWG a. F., 8 UWG

n. F. (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 7. 4. 2005 – I ZR 221/02 – Meißner Dekor)

vergleichbare Regelungen. Im Verhältnis der Holding-Gesellschaft als einem

beherrschenden Unternehmen zu der Tochtergesellschaft, deren Anteile sie hält, gilt

allenfalls § 831 BGB. Es kann jedoch schon nicht festgestellt werden, dass der

Tatbestand des § 831 Abs. 1 S. 1 BGB erfüllt ist, der eine Weisungsgebundenheit des

"Verrichtungsgehilfen", d. h. der Tochtergesellschaft, hier der Beklagten zu 2), bei

Ausführung der Verrichtung, nämlich beim Einkauf und Verkauf einzelner

Mobilfunktelefone voraussetzt.

Insoweit fehlt es an einem entsprechenden Vortrag der Klägerin. Der zwischen den

Beklagten zu 1) und 2) geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist

nicht vorgelegt worden. Erfahrungsgemäß nimmt und kann die Holdinggesellschaft

jedoch keinen Einfluss auf Einkaufsentscheidungen der Tochtergesellschaft nehmen;

vielmehr sind diese Entscheidungen regelmäßig der Geschäftsführung der

Tochtergesellschaft vorbehalten. - Im Übrigen gibt es keinen Anhalt dafür, dass die

Beklagte zu 1) bei der Auswahl der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft nicht die

erforderliche Sorgfalt beachtet hat.

Für die Zeit nach Klagezustellung gilt nichts anderes: Die Klägerin hat nicht dargelegt,

die Beklagte zu 1) habe u. a. aufgrund des Beherrschungs.- und

Gewinnabführungsvertrages überhaupt die Möglichkeit gehabt, die Beklagte nunmehr

zu einem bestimmten Einkaufs- und Verkaufsverhalten bezüglich bestimmter

Mobilfunktelefone anzuhalten (§ 831 Abs. S. 1 BGB).

2. a) Ein weiterer selbständiger Grund für die Abweisung der gegen die Beklagte zu 1)

gerichteten Klage ergibt sich aufgrund folgender Überlegungen: Eine Haftung der

Beklagten käme nur in Betracht, wenn die Beklagte zu 2) schuldhaft gehandelt hätte

(vgl. insoweit auch die Regelung in dem oben genannten § 17 Abs. 7 MarkG ). Davon

kann jedoch keine Rede sein, selbst wenn man einmal unterstellt, dass die in den oben

genannten 12 Mobilfunktelefon-Typen enthaltenen und von der Klägerin näher

bezeichneten 16 Magnete von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch

machen.

Fahrlässig handelt nach § 276 Abs. 1 BGB , wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt

außer acht lässt. Als Sorgfaltpflichtverletzung will es die Klägerin ansehen, dass die

Beklagte zu 2) die Schutzrechtslage auf dem Gebiet von Permanentmagneten nicht

verfolgt hat. Dazu war sie jedoch im Hinblick auf die mit der Klage angegriffenen und

von ihr lediglich vertriebenen Mobiltelefone nicht verpflichtet.

Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen der

Telekommunikationsbranche, welches neben dem Angebot zahlreicher

Dienstleistungen in Bezug auf die zur Verfügungsstellung eines Mobilfunknetzes auch

ein umfangreiches Angebot an Waren hat, welches sie nur als reine Händlerin anbietet.

Die angegriffenen Mobilfunktelefone gehören zu den Waren, die die Beklagte nicht

herstellt, sondern als reine Händlerin anbietet, und stammen von namhaften Herstellern,

die weltweit operieren und deren Name und Ruf auf dem Handy-Markt heute jedermann

geläufig ist wie z. B. der Name des Marktführers N oder auch die Namen von SM, M, E,

P und SG, wobei die Beklagte zu 2) die Telefone zum Teil über die deutschen

Tochtergesellschaften dieser namhaften Hersteller erworben hat. In einem solchen Fall

wie dem vorliegenden durfte sich die Beklagte zu 2) darauf verlassen, dass der

jeweilige Hersteller die sein Fachgebiet betreffenden technischen Schutzrechte

beachtete und ihm keine patentverletzende Ware liefern werde.

Zutreffend verweist das Landgericht Düsseldorf in seiner in GRUR 1989, 583 ff

veröffentlichten Entscheidung "Strickwarenhandel" darauf, dass es bei der

Beantwortung der Frage, inwieweit von den beteiligten Wirtschaftkreisen die

Schutzrechtslage nachzuhalten sei, es letztlich um die Zuweisung von

Verantwortungsbereichen zwischen Schutzrechtsinhaber, Hersteller oder Importeur und

den auf den verschiedenen Vertriebsstufen tätigen Unternehmen gehe. Deren

Interessen müssten berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden. Einerseits

könne nicht – zu Lasten des Schutzrechtsinhabers – völlige Nachlässigkeit gegenüber

den bestehenden Schutzrechten geduldet werden, andererseits dürften auch nicht –

zugunsten des Schutzrechtsinhabers – Anforderungen gestellt werden, die nicht mehr

praktikabel seien und unter wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen nicht erfüllt werden

könnten.

Zutreffend wird in der Entscheidung "Strickwarenhandel" des Landgerichts Düssel-dorf

unter Zitierung einer früheren Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf aus-geführt,

dass es nach der Verkehrsauffassung keineswegs zu den Pflichten eines

Wiederverkäufers gehöre, eine technische Konstruktion in allen Einzelheiten darauf hin

zu untersuchen, ob diese unter Patentschutz stünde und ob der Patentinhaber entweder

selbst der Fabrikant gewesen sei oder durch einen Lizenzvertrag seine Zustimmung zur

Herstellung des fraglichen Stückes gegeben habe. Wollte man dem Wiederverkäufer vor

jedem Geschäftsabschluss eine Überprüfung der Patentlage zumuten, so würde man

ihn praktisch zur Einrichtung eines eigenen Patentbüros oder zur Inanspruchnahme

eine Patentanwalts zwingen, was zu einer untragbaren Verteuerung und Verzögerung

des Handels führen müsste. Dem Wiederverkäufer sei auch deshalb nicht in jedem Fall

die Nachforschung nach entgegenstehenden Patenten zuzumuten, weil der Maßstab,

der an die Prüfungspflicht des Fabrikanten gelegt werde, ein besonders scharfer sei.

Der Wiederverkäufer müsse sich daher in der Regel darauf verlassen dürfen, dass der

Fabrikant seiner Prüfungspflicht genügt habe und keine Konstruktion herausbringe,

welche von einem fremden Patent Gebrauch macht. Normalerweise sei daher dem

Wiederverkäufer das Recht einzuräumen, es bei der Vorprüfung des Fabrikanten

bewenden zu lassen und den Gegenstand ohne zusätzliche eigene Überprüfung der

Patentlage weiter zu veräußern, falls nicht besondere Umstände vorlägen, die jeden

vorsichtigen Geschäftsmann zu einem Abgehen von diesem Vertrauensprinzip

veranlassen müsste.

Dass diesen rechtlichen Erwägungen zu folgen ist, macht in besonders krasser Weise

der hier vorliegende Fall deutlich, in dem es um den Verkauf von Mobilfunktelefonen

geht. Mobilfunktelefone sind, wie auch die Klägerin einräumt, High-Tech-Produkte, die

sich aus zahlreichen Bauteilen zusammensetzen, die zum Teil nur schwer in ihre

Einzelteile zu zerlegen sind und auch nur schwer , wenn überhaupt, zu analysieren

sind, insbesondere gilt dies im Hinblick auf die detaillierte Materialzusammensetzung

der einzelnen Bauteile und im Hinblick auf die detaillierte Elektronik- und Chip- Technik.

In einem solchen Produkt sind technische Lehren ganz unterschiedlicher

Technikgebiete verwirklicht. Es sei hier beispielhaft nur auf die Zusammensetzung des

Gehäuse- und des Magnetmaterials , auf die Gestaltung und Konstruktion des Displays,

die Art der Speicherung von Daten, die Ausbildung des Akkus usw. verwiesen. Der

Magnet für den Lautsprecher und gegebenenfalls für den Vibrationsmotor ist nur ein

Bauteil von vielen Bauteilen eines solchen Mobilfunktelefons. Mit der Anlage BB-KMG 4

ist deutlich gemacht, dass für die unterschiedlichen Bauteile eines Mobilfunktelefons

zahlreiche Schutzrechte bestehen können, hinsichtlich der der Händler überprüfen

müsste, ob sie verwirklicht sind oder nicht. Er müsste dann in der Tat allein dafür ein

Patentbüro einrichten, welches langwierige Untersuchungen hinsichtlich jedes

einzelnen Produktes und der in ihm verwirklichten Bauteile vornehmen müsste, was zu

einer untragbaren Verteuerung und Verzögerung des Handels mit solchen Artikeln

führen würde. Es kommt hinzu, dass der Händler sich dann nicht damit begnügen

könnte, zu prüfen, ob ein Schutzrecht besteht und ob von diesem Gebrauch gemacht

wird, vielmehr müsste er , da hinsichtlich zahlreicher Bauteile eines Handys lizenzierte

Schutzrechte bestehen können, dann auch überprüfen, ob die einzelnen Bauteile mit

Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers in den Verkehr gelangt sind oder nicht, was letztlich

mit einer umfassenden Dokumentation für jedes kleine Bauteil des Handys einherginge.

Der Auffassung der Klägerin, ein bloßes Handelsunternehmen müsse, wenn es bei

einem High-Tech-Produkt, bei dem jeder Aspekt dieses Produktes unter eines oder

auch mehrere relevante Schutzrechte fallen könnte, nicht diesen Aufwand treiben wolle,

davon Abstand nehmen, das Produkt in sein Sortiment aufzunehmen (vgl. Bl. 877 GA),

kann nicht gefolgt werden. Dieses würde letztlich den Handel mit diesen Produkten

unnötig und gesamtwirtschaftlich betrachtet unsinnig verteuern und verzögern. Der

Auffassung der Klägerin zu folgen, würde letztlich dazu führen, dass jedes

Handelsunternehmen, um zu erkennen, ob ein Bauteil eines Artikels seines Sortiments

als Gegenstand eines aktuellen technischen Schutzrechtes in Betracht kommt, und um

die Schutzrechtslage zu prüfen, Sachverständige hinzuziehen (Techniker, Ingenieure,

Patentanwälte, Rechtsanwälte und z. B. Institute wie Fresenius) muss, was

insbesondere auch für den vorliegenden Fall gilt, deren Mitwirkung es an sich nach der

Art seiner Tätigkeit nicht bedarf. All das wäre mit einem ganz erheblichen Aufwand

verbunden, der auch dementsprechend erhebliche Kosten verursachen würde. Bei

Mobilfunktelefonen , die von einer Vielzahl von Händlern vertrieben werden, müsste

jeder einzelne Händler für seinen Vertriebsbereich sicherstellen, dass keine

technischen Schutzrechte verletzt werden. Mit einer bloßen Erklärung des Herstellers

dürfte er sich dabei, wenn die Überprüfung einen Sinn haben sollte, nicht zufrieden

geben, da kein Hersteller einräumen wird, patentverletzend zu arbeiten. Das würde eine

gesamtwirtschaftlich betrachtet unsinnige Vervielfältigung von Prüfungspflichten

bedeuten, die einfacher und sachnäher auf der Herstellerstufe erfüllt werden können.

Der Händler von Handys namhafter Weltfirmen – und nur um solche Handys geht es

hier - darf sich deshalb in der Regel darauf verlassen, dass die Hersteller die

Schutzrechtslage überprüft haben und beachten. Der Hersteller kennt sein Fachgebiet

und die technische Entwicklung. Ihn sprechen die in Patentveröffentlichungen

gegebenen neuen technischen Lehren an. Vom Hersteller kann daher erwartet werden,

dass er die Erteilung von Schutzrechten auf seinem Fachgebiet verfolgt und dass er

sich, wenn er sich technischer Neuerungen bedient, vergewissert, dadurch keine

fremden Schutzrechte zu verletzen. Ohne besondere Veranlassung braucht der Händler

solcher Handys nicht anzunehmen, dass der Hersteller diese Pflicht nicht beachtet

haben könnte.

Was hier für Händler ganz allgemein ausgeführt ist, hat auch für die Beklagte zu 2) zu

gelten, die in Bezug auf die Mobiltelefone ebenfalls nur Händlerin ist, wenn auch eine

"qualifizierte" Händlerin, nämlich eine Händlerin, die im Hinblick auf das von ihr zur

Verfügung zu stellende bzw. zur Verfügung gestellte Mobilfunknetz ein

Technologieunternehmen darstellt, welches auch mit der Technik befasst und vertraut

sein wird, die sich in einem Mobilfunktelefon gerade im Hinblick auf die Möglichkeit der

Nutzung des von ihr zur Verfügung gestellten bzw. des von ihr zur Verfügung zu

stellenden Netzes verwirklicht. Die Beklagte zu 2) ist jedoch keine Herstellerin von

Mobilfunktelefonen und es ist ihr als bloße Händlerin von Mobilfunktelefonen auch

angesichts des bei ihr vorauszusetzenden Technologiewissens bezüglich eines

Mobilfunknetzes und der Schnittstellen eines Mobilfunktelefons zu diesem Netz bei der

Vielzahl der von ihr vertriebenen Mobilfunktelefone mit einer vielfachen Anzahl

unterschiedlicher Baugruppen und Einzelteile im Sinne der oben zitierten Ausführungen

des Landgerichts Düsseldorf aus der Entscheidung "Strickwarenhandel" nicht zumutbar,

beim Erwerb und dem Weiterverkauf von Mobilfunktelefonen namhafter Weltfirmen,

diese unterschiedlichen Produkte mit unterschiedlichen Baugruppen im Einzelnen zu

"sezieren", um festzustellen, ob möglicherweise selbst Komponenten von Zulieferteilen

der ihr zum Vertrieb gelieferten Mobilfunktelefone trotz entgegenstehender Zusage der

Lieferanten (Hersteller) Schutzrechte Dritter verletzen. Regelmäßig treten die durch

Schutzrechte abgedeckten Details nach außen nicht sichtbar in Erscheinung, sondern

betreffen technische Funktionen, die nur durch ein Zerlegen des Handys und durch

aufwendige Analysen eruierbar sind, wie die in den Übersichten in Anlage BB-KMG 4

genannten Schutzrechte deutlich machen. Wie die Streithelferin N unwiderlegt

vorgetragen hat, beziehen sich ca. 400 Schutzrechte pro Mobiltelefon unmittelbar auf

das Gebiet der Telekommunikation und stehen zahllose (zumindest hundert) weitere

Patente im Zusammenhang mit LCD-Displays.

Für die Beklagte zu 2) bestand hier in concreto auch keine Veranlassung anzunehmen,

dass die Hersteller ihrer Verpflichtung zur Überprüfung und Beachtung der

Schutzrechtslage nicht hinreichend nachgekommen waren. Insbesondere bot auch der

Umstand, dass es auf dem Mobiltelefonmarkt im Laufe der Jahre zu einer

Miniaturisierung der Mobiltelefone gekommen war, keine Veranlassung anzunehmen,

die Hersteller hätten etwaige die Miniaturisierung ermöglichende Schutzrechte nicht

beachtet.

Die Argumentation des Landgerichts, mit der es begründet, dass die Beklagte als bloße

Händlerin derartiger Mobilfunktelefone gleichwohl Veranlassung gehabt habe, die

Schutzrechtslage bezüglich der in Rede stehenden Mobilfunktelefone zu überprüfen,

geht dahin, dass es der Beklagten zu 2) als weltweit tätigem Fachunternehmen im

Bereich der Telekommunikation angesichts des Stellenwerts der angestrebten

Verkleinerung von Handys nicht verborgen geblieben sein könne, dass hierfür auch die

neuartigen , leistungsfähigen, miniaturisierten Lautsprecher verantwortlich gewesen

seien und dass es deshalb für sie nahe gelegen habe, dass diesbezüglich fremde

Schutzrechte existieren könnten. Wenn sie dann Nachforschungen angestellt hätte,

wäre ihr zur Kenntnis gelangt, dass die Miniaturisierung der Lautsprecher als dem

größten mechanischen Bauteil eines Handys maßgeblich auf der Verwendung

hochleistungsfähiger Permanentmagnete beruhe und dass diese für die Klägerin

patentiert seien.

Diese Argumentationskette ist nicht überzeugend. Es bestand für die Beklagte zu 2)

angesichts des Bezugs der Mobilfunktelefone von namhaften Herstellern auch bei einer

neuen technischen Entwicklungslinie dieser Telefone keine Veranlassung, selbst

Nachforschungen anzustellen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die

Beklagte zu 2) – wie überdies jeder kundige Beobachter des Marktes für

Mobilfunktelefone – wusste, dass Mobilfunktelefone technisch hochwertige Geräte sind,

bei denen ständig Neu- und Weiterentwicklungen stattfinden und dass diese

Innovationen bzw. Details dieser Innovationen durch Patente und dergl. geschützt sein

mögen. Die Beklagte zu 2) wird damit auch gerechnet haben bzw. hätte damit rechnen

müssen, dass jeder Handytyp, der als Weiterentwicklung in ihr Vertriebsprogramm

aufgenommen wird, neue patent – oder gebrauchsmustergeschützte Details aufweist.

Natürlich darf sich auch ein Handelsunternehmen in Anbetracht dieser Sachlage nicht

"blind" stellen. Das bedeutet aber nicht, dass es zu jedem Detail - gegebenenfalls unter

Hinzuziehung externer Techniker, Patent- und Rechtsanwälte – aufwendige

Nachforschungen betreiben muss. Vielmehr darf sich ein Handelsunternehmen und

auch die Beklagte zu 2) als im Sinne der obigen Ausführungen "qualifiziertes"

Handelsunternehmen bei einer solchen Sachlage grundsätzlich darauf verlassen, wenn

es Mobilfunktelefone von namhaften Herstellern bezieht, dass diese die ihnen

obliegende Prüfungspflicht erfüllt haben.

Das zuvor Ausgeführte gilt auch im Hinblick auf relativ auffällige Neuerungen, so dass

die sog. Miniaturisierungsproblematik irrelevant ist. Aufgrund des ausführlichen

Vortrages der Streithelfer, wobei vor allem auf die Ausführungen von P auf Bl. 481 – 489

GA und Bl. 1005 – 1012 GA und von N auf Bl. 585 – 594 GA und 960 – 963 GA zu

verweisen ist, ist im Übrigen aber auch davon auszugehen, dass das Landgericht,

soweit es davon spricht, dass die Miniaturisierung der Lautsprecher als dem größten

mechanischen Bauteil eines Handys maßgeblich auf der Verwendung

hochleistungsfähiger (nach dem Klagepatent geschützter) Permanentmagnete beruhe,

einer Fehlvorstellung unterlegen ist.

Nichts ist dafür dargetan, dass die Beklagte zu 2) auf Grund etwa früheren Verhaltens

ihrer Lieferanten (Hersteller) Anlass gehabt hätte , Patentverletzungen zu vermuten,

zumal sie durch Freistellungserklärungen ihrer Lieferanten darin bestätigt wurde, dass

dies auch bei diesen Lieferungen nicht der Fall war. Es bestand für sie im Gegenteil

überhaupt keine Veranlassung, diesen Freistellungserklärungen der Unternehmen nicht

zu trauen, zumal es sich um die auf dem Handy-Markt führenden namhaften

Unternehmen mit Weltgeltung handelte . Es gab für sie keinen Anhaltspunkt dafür, die

namhaften Hersteller der Mobilfunktelefone hätten nicht vom Berechtigten eingekauft

und die Schutzrechtslage unzureichend geprüft.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Klägerin sich bis kurz vor

Ablauf des Patentschutzes nicht um ihre eigene Rechtsposition gekümmert hat. Es ist

weder dargetan, dass sie bis zur Klageerhebung an die Beklagten herangetreten ist,

noch dass sie überhaupt Anstalten getroffen hat, gegen unberechtigte Hersteller und

Zulieferer vorzugehen.

Ferner gibt es keinerlei Bewerbung der angeblichen Vorzüge der geschützten Magnete

gegenüber den Verkehrskreisen, denen die Beklagte zu 2) angehört, und des Einflusses

auf die Technik und Gestaltung von Lautsprechern /Vibratoren in Mobilfunktelefonen.

Die Internetmitteilungen der Klägerin richten sich ausschließlich an Bezieher von

Magneten.

Bis zur Erhebung der gegen die Beklagten gerichtete Klage im März 2003 gab es

offensichtlich auch keine Verletzungsklagen gegen andere Unternehmen.

Dass alles zwingt zu dem Schluss, dass der Beklagten zu 2) – Rechtswidrigkeit ihrer mit

der Klage beanstandeten Handlungen einmal unterstellt – jedenfalls bis zur Zustellung

der Klage am 26. März 2003 kein Verschulden zur Last fällt.

Aber auch für die Zeit danach bis zum Ablauf des Klagepatents am 5. Juli 2003 ist der

Beklagten zu 2) kein Verschuldensvorwurf zu machen. Vom Zeitpunkt der Zustellung

der Klage hatte die Beklagte zu 2) zwar Kenntnis von dem Klagepatent, doch kann ihr

erst ab einem Zeitpunkt nach einem angemessenen Überprüfungszeitraum der Vorwurf

schuldhaften Verhaltens gemacht werden. Dieser angemessener Überprüfungszeitraum

endete hier nicht - wie im Regelfall einer Patentverletzung - nach 1 Monat, also am 26.

April 2003, sondern nicht vor Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents am 5. Juli 2003.

Wie nämlich bereits ausgeführt, kann sich ein Händler wie die Beklagte zu 2) an sich

darauf verlassen, dass die Bezugsquellen (namhafte Weltfirmen) die Rechtslage geprüft

haben und etwaige Schutzrechte nicht verletzen, etwa weil vom Berechtigten Teile

bezogen worden sind. Die vorsichtige Ausdrucksweise der Klägerin auf Seite 6 ihres

Schriftsatzes vom 8. Dezember 2003 ("höchstwahrscheinlich") lässt erkennen, dass

diese selbst damit rechnete, der Beklagten zu 2) könne der Nachweis gelingen, vom

Berechtigten bezogen zu haben. Daher brauchte die Beklagte zu 2) nicht sofort an

rechtswidrige Benutzungshandlungen zu denken, sondern ihr war ein geräumiger

Prüfungszeitraum hinsichtlich der Überprüfung des Bezuges vom Berechtigten zu

gewähren.

Auch die mit der Klageschrift überreichten Anlagen K 13 bis K 16 mussten überprüft

werden, was den Beklagten selbst gar nicht möglich war. - Die Klägerin hat sich nach

der Erstellung der vorgenannten Anlagen bis zur Erhebung der Klage 1 bis 2 Jahre Zeit

gelassen. Die Analysen zeigten zudem nicht unmittelbar die Verwirklichung aller

Merkmale des Anspruches 11 des Klagepatents auf, vielmehr hat die Klägerin nur

geltend gemacht, die Verwirklichung einiger Merkmale ergäbe sich zwingend aus den

Analysen (vgl. Klageschrift Seiten 24 ff – Bl. 24 ff GA). Eine Überprüfung auch dieser

Gegebenheiten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klage war der Beklagten

zu 2) ersichtlich nicht möglich; etwas derartiges zu verlangen, wäre unrealistisch.

Es ist, worauf im Übrigen ergänzend zu verweisen ist, überdies nicht vorgetragen und

auch nicht zwingend anzunehmen, dass die Beklagte zu 2) die mit der Klage

angegriffenen Mobilfunktelefone mit den angeblich patentverletzenden Magneten

gemäß Anlagen K 13 bis K 16 auch noch nach Zustellung der Klage, insbesondere in

der Zeit vom 26. April 2003 bis 5 Juli 2003 eingekauft und vertrieben hat.

100

Nach alledem haftet die Beklagte zu 2) nicht wegen schuldhafter Patentverletzung,

sondern allenfalls wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff BGB (vgl.

Benkard/Rogge, a. a. O. 139 Rdn. 81 ff ; Schulte/Kühnen, PatG, 7. Aufl. § 139 Rdn. 107 -

111 m. w. N.).

101

b) Auf Herausgabe einer bei der Beklagten zu 2) eingetretenen Bereicherung würde

aber nicht die Beklagte zu 1) haften. Bei dem hier gegebenen Fall der

Eingriffskondiktion ist ein Bereicherungsanspruch nur gegeben, soweit derselbe

Vorgang (Eingriff in das Patentrecht), den Vermögensnachteil des Entreicherten (das ist

hier der Gebrauch der geschützten Lehre bzw. der Verbrauch der sich aus dem

Ausschließlichkeitsrecht ergebenden Marktchance – vgl. Schulte/Kühnen a. a. O. Rdn.

111; Kraßer, PatR, 5. Aufl., S. 879) und den Vorteil des Bereicherten bewirkt hat (vgl.

Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 812 Rdn. 36 m. w. N.). Der Vermögenszuwachs durch

die rechtswidrige Benutzung der patentgeschützten Lehre müsste unmittelbar bei der

Beklagten zu 1) eingetreten sein (Benkard/Rogge a. a. O. § 139 Rdn. 83). Das ist hier

ersichtlich nicht der Fall. Die Gebrauchsvorteile bzw. Marktchancen, die der Beklagten

zu 2) zufließen, werden auch über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

nicht unmittelbar an die Beklagte zu 1) "weitergereicht". "Gewinnabführung" in

derartigen Fällen bedeutet nur, dass die Beklagte zu 2) nach Abschluss des

Geschäftsjahres oder dergleichen den Bilanzgewinn an die beherrschende Beklagte zu

1) abführen muss. Diese ist also nicht unmittelbar bereichert.

102

3. Auch im Hinblick auf den ursprünglich geltend gemachten und später für erledigt

erklärten Unterlassungsanspruch war die Beklagte zu 1), die, wie sich aus den

Ausführungen zu oben Ziffer II.,1. ergibt, weder Gehilfin noch Mittäterin einer

unerlaubten Handlung war, nicht passivlegitimiert, und zwar auch nicht unter dem

Gesichtspunkt der Störerhaftung (§ 1004 BGB analog). Wie schon oben dargelegt, ist

nicht ersichtlich, dass die Beklagte zu 1) eine Prüfungspflicht und Eingriffsbefugnis in

Bezug auf Ankaufs- und Verkaufshandlungen der Beklagten zu 2) bezüglich bestimmter

Mobilfunktelefone hatte. Da sie solche Pflichten und Befugnisse nicht hatte, kommt aber

auch eine Störerhaftung nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 1997, 313 –

Architektenwettbewerb).

103

Da somit sämtliche mit der Klage gegen die Beklagte zu 1) geltend gemachten

Ansprüche, und zwar auch soweit sie inzwischen in der Hauptsache für erledigt erklärt

104

worden sind, nicht gerechtfertigt waren bzw. sind, war die Klage gegen die Beklagte zu

1) mit der sich aus § 91 Abs. 1 ZPO ergebenden Kostenfolge, dass die Klägerin die

außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) zu tragen hat, insgesamt abzuweisen.

105

Aus den obigen Ausführungen zu Ziffer II. 2 a) ergibt sich zugleich, dass auch die Klage

gegen die Beklagte, soweit sie entsprechend Ziffer II. des Urteilsauspruches des

angefochtenen Urteils darauf gerichtet ist, festzustellen, dass die Beklagte zu 2)

verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. bezeichneten, seit

dem 4, Juni 1992 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,

nicht gerechtfertigt ist. Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch

wegen Patentverletzung setzt nach § 139 Abs. 2 PatG ein Verschulden des Verletzers

voraus. Ein Verschulden der Beklagten zu 2) kann nach den obigen Ausführungen zu

Ziffer II. 2. a) aber nicht festgestellt werden.

106

5. Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108

ZPO.

107

Gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wird die Revision für die Klägerin zugelassen, da die

Rechtssache im Hinblick auf die Frage der Haftung einer Holdinggesellschaft als

beherrschendem Unternehmen für Patentverletzungen ihrer Tochtergesellschaft als dem

beherrschten Unternehmen und auch die Frage des Umfangs der Sorgfaltspflichten

eines Handelsunternehmens bei der Beachtung fremder Schutzrechte (Patente) von

grundsätzlicher Bedeutung ist.

108