Urteil des BPatG vom 14.03.2016

Stand der Technik, Rechtliches Gehör, Patentanspruch, Patentfähige Erfindung

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 24/13

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 115 333.4-14

…

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

14. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die

Richter Dr. agr. Huber, Dipl.-Ing. Rippel und Heimen

- 2 -

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü-

fungsstelle für Klasse B21K des Deutschen Patent- und Marken-

amts

vom

7. Mai 2013

aufgehoben

und

das

Pa-

tent 10 2011 115 333 erteilt.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Bezeichnung: "Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteils

und Rohling zum Formen durch Schmieden"

Patentansprüche 1 bis 8, eingegangen am 26. April 2013

Beschreibung

Seiten 1,

5a,

eingegangen

16. November 2012

Beschreibung Seiten 2, 3, 4, 6, 9, 14, eingegangen am

7. März 2013

Beschreibung Seiten 7, 10, 11, 13, 15-18, eingegangen am

21. Dezember 2011

Beschreibung Seiten 8, 12, eingegangen am 26. April 2013

2 Seiten Zeichnungen Figuren 1 bis 7B, eingegangen am

21. Dezember 2011.

G r ü n d e

Die Patentanmeldung 10 2011 115 333.4-14 mit der Bezeichnung "Bimetall-

schmiedeteil und -verfahren" ist am 7. Oktober 2011 beim Deutschen Patent- und

Markenamt eingereicht worden. Auf den dritten Bescheid der Prüfungsstelle für

Klasse B21K hat die Anmelderin mit Eingabe vom 26. April 2012 Änderungen am

- 3 -

Anspruch 1 vorgenommen und die Erteilung eines Patents auf Grundlage der ge-

änderten Unterlagen sowie hilfsweise die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Die Prüfungsstelle hat mit Beschluss vom 7. Mai 2013 die Anmeldung zurückge-

wiesen, weil sie das Verfahren nach Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Tech-

nik nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend ansieht.

Die hilfsweise beantragte Anhörung vor der Beschlussfassung hat die Prüfungs-

stelle abgelehnt, da bereits in drei Prüfungsbescheiden ausführlich Stellung zu

dem Anmeldungsgegenstand genommen worden war und sich bei dem über-

schaubaren technischen Sachverhalt keine neue Entscheidungsgrundlage ergebe.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 6. Juni 2013 Be-

schwerde eingelegt und beantragt, ein Patent auf Grundlage des Antrags vom

26. April 2013 zu erteilen.

Ebenso wird die Erstattung der Beschwerdegebühr beantragt. Zur Begründung

wird hierzu ausgeführt, dass gemäß der jüngsten Rechtsprechung des Bundes-

patentgerichts (19 W (pat) 76/09) es sachdienlich sei, zur Aufklärung des Sach-

verhalts einem mehrfach gestellten Antrag auf Durchführung einer Anhörung statt-

zugeben.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen.

(1) WO 2010 067 626 A1

(2) EP 0 126 930 B1

(3) DE 10 2008 037 747 A1.

- 4 -

Die Anmelderin und Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B21K des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 7. Mai 2013 aufzuheben und das

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8, eingegangen am 26. April 2013;

Beschreibung

Seiten 1,

5a,

eingegangen

16. November 2012

Beschreibung Seiten 2, 3, 4, 6, 9, 14, eingegangen am

7. März 2013

Beschreibung Seiten 7, 10, 11, 13, 15-18, eingegangen am

21. Dezember 2011

Beschreibung Seiten 8, 12, eingegangen am 26. April 2013

2 Seiten Zeichnungen Figuren 1 bis 7B, eingegangen am

21. Dezember 2011.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Gliederung vom Senat hinzugefügt):

1. Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles (30), wobei das

Verfahren umfasst, dass

1.1. ein erstes Element (12) vorgesehen wird, das aus einem ersten

Metall hergestellt ist,

1.1.1. wobei das erste Metall Aluminium oder eine Aluminiumlegie-

rung ist;

1.2. ein zweites Element (16) vorgesehen wird, das aus dem ersten

Metall hergestellt ist;

- 5 -

1.3. ein Einsatz (14) vorgesehen wird, der aus einem zweiten Metall

hergestellt ist,

1.3.1. wobei das zweite Metall Magnesium oder eine Magnesiumle-

gierung ist;

1.4. ein Rohling (10) gebildet wird,

1.4.1. der aus dem ersten Element (12), dem zweiten Element (16)

und dem Einsatz (14) besteht;

1.4.2. wobei der Rohling (10) derart ausgebildet wird, dass der Ein-

satz (14) von einer Schale (20) umschlossen ist, die durch

das erste Element (12) und das zweite Element (16) definiert

ist;

1.5. der Rohling (10) geschmiedet wird, um das Schmiedeteil (30) zu

bilden;

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6. das erste Element (12) und das zweite Element (16) durch eine

schmiedbare Naht (18) mittels Reibrührschweißen verbunden wer-

den.

Der geltende nebengeordnete Anspruch 5 lautet (mit ergänzter Merkmalsgliede-

rung):

1. Rohling (10),

a. der zum Formen durch Schmieden ausgestaltbar ist, wobei

der Rohling (10) umfasst:

2. ein erstes Element (12, 22),

a. das aus einem ersten Metall hergestellt ist, wobei das erste

Metall aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung be-

steht;

- 6 -

3. ein zweites Element (16, 24),

a. das aus dem ersten Metall hergestellt ist;

4. einen Einsatz (14),

a. der aus einem zweiten Metall hergestellt ist, wobei das

zweite Metall aus Magnesium oder einer Magnesiumlegie-

rung besteht;

5. wobei das erste Element (12, 22) und das zweite Element (16, 24)

in engem Kontakt miteinander und dem Einsatz (14) ausgebildet

sind,

a. sodass das erste Element (12, 22) und das zweite Ele-

ment (16, 24) eine Schale (20) definieren, welche den Ein-

satz (14) umschließt;

dadurch gekennzeichnet, dass

6. das erste Element (12, 22) und das zweite Element (16, 24) durch

eine schmiedbare Naht (18, 28) mittels Reibrührschweißen ver-

bunden sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 4 sowie 6 bis 8 wird auf die Akten

Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.

Sie ist in der Sache auch begründet, denn die Anmeldungsgegenstände nach den

geltenden Ansprüchen 1 bis 8 stellen eine patentfähige Erfindung im Sinne des

PatG § 1 bis § 5 dar.

- 7 -

Der Anmeldungsgegenstand betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines aus zwei

metallischen Komponenten bestehenden Schmiedeteils, wie beispielsweise einer

Autofelge, die durch Schmieden aus einem Rohling hervorgeht, der die beiden

metallischen Komponenten umfasst.

Andere herkömmliche Schmiedeteile bestehen aus Magnesium oder beschichte-

ten Magnesiumkomponenten. Jedoch macht das Abblättern und Absplittern der

aufgebrachten Beschichtungen die Schutzwirkung der Beschichtung zunichte, so

dass die Korrosionsbeständigkeit nicht gegeben ist.

Nach Seite 2, 2. Absatz der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Pa-

tentanmeldung die Aufgabe zu Grunde, ausgehend von der WO 2010/067626 A1,

die Korrosionsbeständigkeit eines Bimetall-Schmiedeteils zu verbessern.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß den Ausführungen auf Seite 2,

3. Absatz der geltenden Beschreibung durch ein Verfahren nach dem Patentan-

spruch 1 sowie durch eine Vorrichtung nach Patentanspruch 5.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschi-

nenbau mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet des Schmiedens

von Bauteilen anzusehen.

Die Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 bis 1.5 des Patentanspruchs 1 sind in dem ur-

sprünglichen Anspruch 1 offenbart.

Die Merkmale 1.1.1 und 1.3.1 des Patentanspruchs 1 sind in dem ursprünglichen

Anspruch 3 offenbart.

Das Merkmal 1.6 des Patentanspruchs 1 ist auf Seite 8, Zeilen 17-27 der ur-

sprünglichen Beschreibung unmittelbar und eindeutig, weil wörtlich offenbart. Da-

bei spielt es für eine ausreichende Offenbarung keine Rolle, dass dieses Merkmal

von der Patentinhaberin zunächst nur fakultativ und somit als mögliche Ausfüh-

- 8 -

rungsform der Erfindung angesehen wird. Entscheidend ist vielmehr, dass dieses

Merkmal überhaupt in den Unterlagen als Ausführungsform der Erfindung offen-

bart ist, was auch die Prüfungsstelle nicht bezweifelt hat.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 2 und 3 entsprechen den Merkmalen der

ursprünglichen Ansprüche 2 und 4.

Die Merkmale des Patentanspruchs 5 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 6

und 7 sowie auf Seite 8, Zeilen 17-27 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 6 bis 8 entsprechen den Merkmalen der

ursprünglichen Ansprüche 8 bis 10.

Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem im Prüfungsverfahren

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bekannt gewordenen Stand der

Technik neu, da aus keinem der dort beschriebenen Verfahren alle Merkmale des

Patentanspruchs 1 entnehmbar sind.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt ein Verfahren zum Bilden

eines Bimetall-Schmiedeteiles, bei dem der Rohling aus einem Einsatz besteht,

der von einer aus einem ersten und zweiten Element gebildeten Schale umschlos-

sen ist, wobei das erste Element und das zweite Element durch eine schmiedbare

Naht mittels Reibrührschweißen verbunden werden.

Tätigkeit.

Das aus der D1 bekannte Verfahren, das dem Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 am nächsten kommt, zeigt ebenfalls in Figur 3 ein Verfahren zum Bilden

eines Bimetall-Schmiedeteiles, das folgende Schritte umfasst:

- 9 -



Vorsehen eines ersten Elements (32), das aus einem ersten Metall herge-

stellt ist, wobei das erste Metall Aluminium oder eine Aluminiumlegierung

ist;



Vorsehen eines zweiten Elements (32), das aus dem ersten Metall herge-

stellt ist;



Vorsehen eines Einsatzes (31), der aus einem zweiten Metall hergestellt ist,

wobei das zweite Metall Magnesium oder eine Magnesiumlegierung ist;



Bilden eines Rohlings (20), der aus dem ersten Element, dem zweiten Ele-

ment und dem Einsatz besteht, wobei der Rohling derart ausgebildet wird,

dass der Einsatz von einer Schale umschlossen ist, die durch das erste

Element und das zweite Element definiert ist;



Schmieden des Rohlings, um das Schmiedeteil (100a) zu bilden.

Somit unterscheidet sich der Anmeldungsgegenstand nach Anspruch 1 von die-

sem Stand der Technik dadurch, dass die beiden den Magnesium-Einsatz um-

schließenden „Aluminium-Elemente“ durch eine schmiedbare Naht mittels Reib-

rührschweißen verbunden werden.

Der Fachmann sieht bei dem aus der D1 bekannten Verfahren als nachteilig an,

dass das mit dem Verfahren hergestellte Bimetall-Schmiedeteil möglicherweise

nicht ausreichend korrosionsbeständig ist.

Diese Problematik veranlasst den Fachmann, nach einem verbesserten Verfahren

zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles zu suchen, einen verbesserten Korrosi-

onsschutz aufweist.

Die D3 (DE 10 2008 037 747 A1) zeigt in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3

i. V. mit entsprechendem Beschreibungstext ein Verfahren zum Herstellen eines

- 10 -

Bimetallventils, bei dem entsprechend Anspruch 6 ein Teilventilrohling, bestehend

aus einer Eisenbasislegierung, durch Reibschweißen mit einem Verbundteil, be-

stehend aus einer Nickelbasislegierung, verschweißt wird. Insofern beschreibt die

D3 auch ein Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles, bei dem der zu

schmiedende Rohling aus zwei aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehenden

Bauteilen zusammengesetzt wird, die vor dem Schmieden mittels Reibschweißen

verbunden werden können (Absatz [0008]).

Anders als beim Anmeldungsgegenstand werden bei der D3 jedoch die Bauteile

mit den unterschiedlichen Materialien direkt miteinander verschweißt. Korrosions-

schutz allgemein ist in der D3 kein Thema und insbesondere ein Einhüllen oder

Einhausen eines Einsatzes zum Zwecke des Korrosionsschutzes ist in der D3

auch nicht angesprochen. Aus diesem Grund kann das Verfahren nach der D3

dem Fachmann keine Anregungen in Richtung der streitpatentgemäßen Lehre ge-

ben, wenn er eine Verbesserung des Korrosionsschutzes anstrebt. Der Fachmann

würde daher diese Druckschrift überhaupt nicht in Betracht ziehen, wenn er vor

dem Problem steht, die Korrosionsbeständigkeit des herzustellenden Bimetall-

Schmiedeteiles zu verbessern.

Vielmehr leitet das Verfahren nach der D3 den Fachmann allenfalls dazu an, zu-

erst das (erste) Aluminiumbauteil mit dem Magnesiumeinsatz und anschließend

das zweite Aluminiumbauteil mit dem Magnesiumeinsatz zu verschweißen.

Dies führt den Fachmann jedoch weiter weg vom anmeldungsgemäßen Verfahren.

Auch zeigt die D3 kein Reibrührschweißen, sondern lediglich ein Reibschweißen.

Wenngleich Ähnlichkeiten zwischen beiden Verfahren vorhanden sind, so sind die

beiden Verfahren jedoch grundverschieden. Beim Reibschweißen werden die zwei

zu verschweißenden Bauteile unter Druck relativ zueinander an den Konta

ktﬂä-

chen bewegt, bis durch die entstehende Reibung es zur Erwärmung und Plas-

tiﬁzierung des Materials kommt. Demgegenüber wird beim Reibrührschweißen die

Reibenergie nicht durch die Relativbewegung der beiden Fügepartner erzeugt,

sondern durch ein verschleißfestes rotierendes Werkzeug.

- 11 -

Die D2 liegt noch weiter ab vom streitpatentgemäßen Verfahren als die D3. Denn

dort wird auf ein Verschweißen der Bauteile völlig verzichtet und das Schmiede-

verfahren dazu genutzt, Bauteile unterschiedlicher Materialien ohne Schweißnaht

direkt formschlüssig mittels Schmieden miteinander zu verbinden. Auch hier spielt

Korrosionsschutz keine Rolle.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ausgehend von der D1 weder die D3

noch die D2 dem Fachmann Anregungen oder Hinweise auf die Verbesserung des

Korrosionsverhaltens eines Bimetall-Schmiedeteils geben können.

Die beanspruchte Lehre ist - entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle - auch

nicht durch einfache fachübliche Erwägungen ohne weiteres auffindbar.

Denn hierzu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Prob-

lems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe

(BGH GRUR 2009, 746, Tz. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung;), die jedoch

im vorliegenden Fall nicht zu erkennen sind. Denn selbst wenn der Fachmann

feststellt, dass das Korrosionsverhalten des Bimetall-Schmiedeteils nach dem

Schmieden möglicherweise unbefriedigend ist, so gibt es grundsätzlich eine Viel-

zahl von Möglichkeiten hier korrigierend einzugreifen. Insbesondere erhält er nir-

gends Hinweise darauf, die Nahtstelle des Schmiederohlings bereits vor dem

Schmieden luftdicht zu gestalten. Dies ist im Hinblick auf eine stets auch ange-

strebte kostengünstige Fertigung fernabliegend. Vielmehr würde der Fachmann

Verbesserungen am Schmiedeverfahren vornehmen, weil dieses die Kristallstruk-

tur des Metalls beeinflusst und bereits dadurch luftdichte Verbindungen relativ

kostengünstig geschaffen werden können.

Somit kann der entgegengehaltene Stand der Technik auch unter Berücksichti-

gung des Fachwissens und Fachkönnens das Verfahren nach dem geltenden

Patentanspruch 1 nicht nahelegen.

Nach alledem ist das Verfahren des Anspruchs 1 patentfähig und dieser Anspruch

somit gewährbar.

- 12 -

Mit diesem zusammen sind die auf vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-

dungen des anmeldungsgemäßen Verfahrens gerichteten Ansprüche 2 bis 4 ge-

währbar.

mung ohne Zweifel gewerblich anwendbar ist, ist neu gegenüber dem im Verfah-

ren befindlichen Stand der Technik, da keine der Druckschriften seine Merkmale in

ihrer Gesamtheit zeigt. Er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des

Verfahrens zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles nach dem Patentanspruch 1

ausgeführt ist, sind aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik keine Verfah-

ren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles bekannt oder nahegelegt, bei dem

der Rohling aus einem Einsatz besteht, der von einer aus einem ersten und zwei-

ten Element gebildeten Schale umschlossen ist, wobei das erste Element und das

zweite Element durch eine schmiedbare Naht mittels Reibrührschweißen verbun-

den werden.

Da der auf einen Rohling, der zum Formen durch Schmieden ausgestaltbar ist,

gerichtete Patentanspruch 5 im Wesentlichen auch die gegenständliche Lösung

des im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens beschreibt und sinn-

gemäß auch diejenige Merkmale aufweist, die in dem Patentanspruch 1 aufgeführt

sind und dessen Patentfähigkeit tragen, ist das Vorliegen der Neuheit sowie der

erfinderischen Tätigkeit übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden

Ausführungen wird verwiesen.

Der unabhängige Patentanspruch 5 sowie die darauf rückbezogenen Ansprüche 6

bis 8 sind daher auch gewährbar.

- 13 -

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da die Anmelde-

rin lediglich hilfsweise den Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte und

ihre Beschwerde schlussendlich zum Erfolg führte.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80

Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit ins-

besondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei

sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfah-

rensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen

lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl.,

§ 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90).

Solche Umstände liegen hier nicht vor. Insbesondere liegt kein schwerwiegender

Verfahrensfehler in Form einer zu Unrecht versagten Anhörung und einer damit

einhergehenden Versagung rechtlichen Gehörs vor.

Nach Auffassung des Senats stellt die Zurückweisung einer Anmeldung ohne eine

vom Anmelder beantragte Anhörung nach vorliegend geltender Rechtslage (§ 46

Abs. 1 Satz 2 PatG a.F.) nicht bereits für sich einen (schwerwiegenden) Verfah-

rensfehler dar. Nach dieser Vorschrift ist (war) der Anmelder auf seinen Antrag nur

zu hören, wenn es sachdienlich ist. Der Senat hat Bedenken gegen ein solches

„generelles Anhörungsrecht“ (vgl. BPatGE 15, 149, 152; a. A. BPatGE 15, 149; 18,

30; 49, 112; Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 8 m. w. N) aus § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG

a. F., als damit das aus dem Grundsatz der Schriftlichkeit des Patenterteilungs-

verfahrens folgende Regel-Ausnahme-Verhältnis in Frage gestellt wird (vgl. zum

Grundsatz der Schriftlichkeit im Patenterteilungsverfahren: BPatGE 20, 144;

BPatG GRUR 1983, 505, 506 - fernmündliche Beschreibungsänderung; 10. Sen.

v. 17.05.2004 - 10 W (pat) 46/02 (BeckRS 2011, 27725); Busse, a. a. O., vor § 34,

- 14 -

Rdn. 59; Benkard, Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., vor § 34,

Rdn. 20; Mes., Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., Einl. vor § 34

PatG, Rdn. 13 ff.; Schulte, a. a. O., Einleitung, Rdn. 52, 316).

Zudem ist auch von den Vertretern einer weiten Auslegung des § 46 Abs. 1 Satz 2

PatG a. F. wiederholt anerkannt worden, dass ein Antrag auf Anhörung zurückge-

wiesen werden kann, wenn dafür triftige Gründe vorliegen, etwa weil die Anhörung

zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung eines einfach gelagerten Verfah-

rens führen würde oder weil nach mehreren Prüfungsbescheiden absehbar ist,

dass der Anmelder auch zukünftig auf der bisher beantragten Merkmalskombina-

tion beharren wird (Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 12 m. w. N.).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sieht der Senat vorliegend keinen Ver-

fahrensfehler, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgrün-

den rechtfertigen würde. Die Prüfungsstelle hat in drei ausführlichen Prüfungsbe-

scheiden die vorläufige Auffassung vertreten, dass der Gegenstand der jeweiligen

Ansprüche 1 und 8 nicht neu oder nicht erfinderisch sei und dabei ausführlich ihre

Sichtweise dargelegt, wonach es für den Fachmann auf der Hand liege, eine

schmiedbare Naht am Rohling vorzusehen.

Damit hat die Prüfungsstelle in nicht zu beanstandender Weise zunächst rechtli-

ches Gehör zur Frage des Naheliegens der wesentlichen Merkmale durch den

Stand der Technik und damit zur Frage der (fehlenden) erfinderischen Tätigkeit

gewährt. Insbesondere stellt die E1, die in ihrer breiten Offenbarung nach (durch-

aus nachvollziehbarer) Auffassung der Prüfungsstelle die Merkmale des An-

spruchs 1 erfasst, keinen offensichtlich abwegigen Stand der Technik dar, so

dass - was auch die Anmelderin auch nicht geltend macht - eine Rückzahlung aus

Billigkeitsgründen wegen offensichtlicher Fehlbeurteilung nicht in Betracht kommt.

Wenn die Anmelderin in ihrer Erwiderung dann hinsichtlich der luftdicht ausgebil-

deten Naht des Rohlings eine andere Auffassung als die Prüfungsstelle vertreten

hat und dabei eine nur unwesentliche Änderung der Anspruchsfassung vorge-

- 15 -

schlagen oder angeboten hat, waren die unterschiedlichen beiderseitigen Auffas-

sungen zur entscheidungserheblichen Frage der erfinderischen Tätigkeit der ne-

bengeordneten Ansprüche 1 und 8 gegenüber der Druckschrift D1 in Verbindung

mit der D3 (schriftlich) ausgetauscht. Unter diesen Umständen durfte die Prü-

fungsstelle nach damaliger Rechtslage mangels Sachdienlichkeit von einer Anhö-

rung absehen, solange sie sich dabei innerhalb der entscheidungserheblichen

Gesichtspunkte hielt, zu denen sie, wie geschehen, bereits rechtliches Gehör ge-

währt hatte.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 16 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten

schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Rippel

Heimen