Urteil des BPatG vom 01.07.2014

Stand der Technik, Psoriasis, Behandlung, Patentanspruch

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 14/13 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am

1. Juli 2014

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent 1 137 766

(DE 699 27 520)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters

Schramm

sowie

des

Richters

Guth,

der

Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg sowie der

Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

für Recht erkannt:

Das europäische Patent 1 137 766 wird mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche

folgenden Wortlaut erhalten:

„1. Use of an anti-interleukin-12 antibody for the prepara-

tion of a pharmaceutical formulation for the treatment of

psoriasis, wherein said antibody is the only agent used

in said treatment of psoriasis which has the capability of

affecting the severity of psoriasis.

2. The use according to claim 1, wherein said anti-interleu-

kin-12 antibody is a monoclonal antibody.

3. The use according to claim 2, wherein said anti-interleu-

kin-12 antibody is capable of neutralizing interleukin-

12.”

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Dezember 1999 als internatio-

nale Patentanmeldung PCT/US99/29123 angemeldeten, die Priorität der US-Pa-

tentanmeldung 111642 P vom 9. Dezember 1998 in Anspruch nehmenden und

u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vor dem europäischen Pa-

tentamt in der regionalen Phase in der Amtssprache Englisch erteilten europäi-

schen

Patents

EP 1 137 766 B1

(Streitpatent),

dessen

Erteilung

28. September 2005 veröffentlicht worden ist und das vom Deutschen Patent- und

Markenamt unter der Nummer 699 27 520 geführt wird. Das Streitpatent, das in

vollem Umfang und hilfsweise eingeschränkt mit acht Hilfsanträgen verteidigt wird,

trägt die Bezeichnung

„USE OF IL-12 ANTIBODIES TO TREAT PSORIASIS“

(Verwendung von IL-12 Antikörpern zur Behandlung von Psoriasis) und umfasst

11 Patentansprüche, die folgendermaßen lauten:

pharmaceutical formulation for treating psoriasis.

2. The use according to claim 1, wherein said anti-interleu-

3. The use according to claim 2, wherein said monoclonal

antibody is capable of binding interleukin-12 with a bind-

ing affinity of at least 10

-1

4. The use according to claim 2, wherein said anti-interleukin-12

5. The use according to any one of claims 2 to 4, wherein said

monoclonal antibody is a chimeric monoclonal antibody or a

6. The use according to claim 5, wherein said monoclonal anti-

body is 5F2, 16F2, 16G2, or 20E11 in a chimeric or human-

7. The use according to any one of claims 2 to 4, wherein said

monoclonal antibody is a human monoclonal antibody.

8. The use according to any one of the claims 1 to 7, wherein

said pharmaceutical formulation is suitable to be administered

to a patient orally, topically, subcutaneously, intramuscularly,

or intravascularly.

9. The use according to any one of the claims 1 to 8, wherein

said pharmaceutical formulation is suitable to administer anti-

interleukin-12 antibody in a dose of 0.01-100 mg/kg body

weight.

10. The use according to claim 9, wherein said anti-interleukin-12

antibody is in a dose of 0.1-10 mg/kg body weight.

11. The use according to any one of claims 1 to 10, wherein said

treatment is suitable to reduces PASI by at least 50%.

”

In deutscher Übersetzung lauten die Patentansprüche:

„1. Verwendung eines Anti-Interleukin-12-Antikörpers zur Herstel-

lung einer pharmazeutischen Formulierung zur Behandlung

von Psoriasis.

2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei der Anti-Interleukin-12-

Antikörper ein monoklonaler Antikörper ist.

3. Verwendung nach Anspruch 2, wobei der monoklonale

Antikörper in der Lage ist, Interleukin-12 mit einer Bindungsaf-

finität von mindestens 10

-1

zu binden.

4. Verwendung nach Anspruch 2, wobei der Anti-Interleukin-12-

Antikörper in der Lage ist, Interleukin-12 zu neutralisieren.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der

monoklonale Antikörper ein chimerer monoklonaler Antikörper

oder ein humanisierter monoklonaler Antikörper ist.

6. Verwendung nach Anspruch 5, wobei der monoklonale

Antikörper 5F2, 16F2, 16G2 oder 20E11 in chimerer oder hu-

manisierter Form ist.

7. Verwendung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der

monoklonale Antikörper ein humaner monoklonaler Antikörper

ist.

8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die

pharmazeutische Formulierung geeignet ist, einem Patienten

oral, topisch, subkutan, intramuskulär oder intravaskulär ver-

abreicht zu werden.

9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die

pharmazeutische Formulierung geeignet ist, Anti-Interleukin-

12-Antikörper in einer Dosis von 0,01 bis 100 mg/kg Körper-

gewicht zu verabreichen.

10. Verwendung nach Anspruch 9, wobei der Anti-Interleukin-12-

Antikörper in einer Dosis von 0,1 bis 10 mg/kg Körpergewicht

vorliegt.

11. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die

Behandlung geeignet ist, PASI um mindestens 50 % zu redu-

zieren.“

Die Klägerin, die das Patent in vollem Umfang angreift, stützt ihre Nichtigkeits-

klage auf die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der fehlenden

Patentfähigkeit. Sie stützt ihr Vorbringen im Wesentlichen auf folgende Doku-

mente:

NK01 EP 1 137 766 B1 (Streitpatent)

NK02 US 60/111 642 (Prioritätsbeleg)

NK03 DE 699 27 520 T2 (deutsche Übersetzung des Streitpatents)

NK04 Übertragungserklärung von Kenneth Hong und Cary Queen vom

10. Februar 2000

NK05 Übertragungserklärung von Rolf Ehrhardt vom 25. April 2000

NK06 WO 00/34459 A1 (dem Streitpatent zugrunde liegende Patentanmeldung)

NK07 WO 98/16248 A1

NK08 WO 98/22137 A1

NK10 WO 98/41232 A2

NK11 WO 00/56772 A1

NK13 Hong et al., The Journal of Immunology, 1999, 162, Seite 7480 bis 7491

NK17 Nickoloff et al., Molecular Medicine Today, 1998, Seite 512 bis 513

NK20 Adorini et al., IL-12. Chem Immunol. Basel, Karger, 1997, 68, Seite 175

bis 197

NK23 Yarwalkar et al., ESDR/JSID/SID Abstracts, März 1998, 16 Suppl. 1,

Seite S193

NK34b Arachnid, Inc. v. Merit Industries, Inc., 939 F.2d1574 (Westlaw Abstract)

NK34c DDB Technologies, L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P., 517 F.3d 1284

(Westlaw Abstract)

NK34d Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche

Molecular Systems, Inc., 583 F.3d 832 (Westlaw Abstract)

NK34e Ipventure, Inc., v. Prostar Computer, Inc., 503 F.3d 1324 (Westlaw

Abstract)

NK36k Trinchieri, Immunology Today, 1993, 14, Seite 335 bis 338

NK38 Auszug aus dem

Lehrbuch „Psoriasis", 3. Aufl., Hrsg. Roenigk und Mai-

bach, Verlag Marcel Dekker, Inc., New York (1998), Seite 191 bis 208

NK40 Lucey et al., Clinical Microbiology Reviews, 1996, 9, Seite 532 bis 562

NK41 Griffiths und Voorhees, J. Royal Soc. Med., 1996, 89, Seite 315 bis 319

NK42 Auszug aus dem Lehrbuch

„Immunology“, 5. Aufl., Roitt, Brostoff und

Male, Mosby International Ltd., London (1998), Seite iii bis viii und 121

bis 138

NK56 Nickoloff und Wrone-Smith, The Journal of Investigative Dermatology,

1998, 110, Seite 459 bis 460

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent könne die Priorität der US-An-mel-

dung 111642 P (NK02) sowohl aus formellen als auch aus materiellen Gründen

nicht wirksam in Anspruch nehmen.

Im Falle der Wirksamkeit der Priorität sei die Verwendung gemäß Patentanspruch

1 jeweils gegenüber den Druckschriften NK07, NK08 oder NK10 nicht neu. Für

den Fall, dass die beanspruchte US-Priorität unwirksam sei, handele es sich zu-

dem bei den Dokumenten NK11 und NK13 um neuheitsschädlichen Stand der

Technik.

Die erfinderische Tätigkeit sei ausgehend vom Dokument NK17 in Verbindung mit

einem oder mehreren der Dokumente NK20, NK23, NK36k und NK38 nicht gege-

ben.

Die Lehre des Streitpatents sei außerdem nicht so deutlich und vollständig offen-

bart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, denn die Beispiele des Streitpa-

tents beträfen ein Mausmodell, mit dem lediglich gezeigt werde, dass durch die

Neutralisierung einer künstlich erzeugten Störung die Wirkung der Störung abge-

schwächt werden könne, was allerdings die Hypothese der Erfinder, dass Anti-

IL12-Antikörper zur Behandlung von Psoriasis beim Menschen eingesetzt werden

könnten, nicht bestätige.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 1 137 766 mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe ab-

zuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsan-

träge 5, 1 bis 4, 6 oder 7 gemäß Schriftsatz vom 12. Mai 2014, in

dieser Reihenfolge, weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsan-

trags 8 gemäß Schriftsatz vom 30. Mai 2014, jeweils in englischer

Sprache, erhält.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 (ehemals Hilfsantrag 5) unterscheiden

sich von der erteilten Fassung darin, dass der Patentanspruch 1 den Wortlaut

„Use of an anti-interleukin-12 antibody for the preparation of a

pharmaceutical formulation for the treatment of psoriasis, wherein

said antibody is the only agent used in said treatment of psoriasis

which has the capability of affecting the severity of psoriasis

.”

erhält, die erteilten Patentansprüche3 und 5 bis 11 gestrichen werden und der er-

teilte Patentanspruch 4 zu Patentanspruch 3 wird.

Wegen des Wortlauts der weiteren Hilfsanträge wird auf die Schriftsätze der Be-

klagten vom 12. Mai 2014 und vom 30. Mai 2014 mit Anlagen verwiesen.

Die Beklagte stützt sich auf folgende Dokumente:

IB01

Prinz, Clinical and Experimental Dermatology, 1999, 24, Seiten 291 bis 295

IB02

Schön, The Journal of Investigative Dermatology, 1999, 112, Seiten 405

bis 410

IB03

Arbeitsvertrag zwischen PDL und Rolf Ehrhardt vom 18. Februar 1997

IB04

Arbeitsvertrag zwischen PDL und Kenneth Hong vom 30. Juni 1997

IB05

Anstellungsschreiben an Rolf Ehrhardt vom 2. Dezember 1996

IB06

Anstellungsschreiben an Kenneth Hong vom 23. Juni 1997

IB07

FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991)

IB08

Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237 (Fed. Cir. 1993)

IB09

Preston v. Marathon Oil Co. 684 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2012)

IB10

Mathies et al., „Klassifikation der Erkrankungen des Bewegungsapparates“,

Compendia Rheumatologica 4, Eular Publishers, Basel, 1979, Seiten 4

bis 7

IB11

Bonifati et al., International Journal of Dermatology, 1999, 38, Seiten 241

bis 251

IB12

Fachinformationen der Firma janssen zu Stelara®, 45 mg Injektionslösung

in einer Fertigspritze, September 2010

IB13

Reddy et al., Cellular Immunology, 2007, 247, Seiten 1 bis 11

IB14

Machold et al., Ann. Rheum. Diseases, 1992, 51, Seiten 1039 bis 1043

IB15

Panitch et al., The Lancet, 1987, Seiten 893 bis 895

IB16

Jacob et al., The Journal of Immunology, 1989, 142, Seiten 1500 bis 1505

IB17

Erklärung von Prof. Dr. Schön vom 24. Juli 2013 mit Anlage

IB18

Beglaubigte deutsche Übersetzung von Abschnitten aus IB03

IB19

Rechtsgutachten von Donald S. Chisum vom 15. November 2013

IB19A Deutsche Übersetzung von IB19

IB20

Hess et al., Eur. J. Immunol, 1996, 26, Seiten 187 bis 191

IB21

van Oosten et al., Neurology, 1996, 47, Seiten 1531 bis 1534

IB22

Elliott et al., Arthritis Rheum., 1993, 36, Seiten S92 bis S101

IB23

Billiau et al., The Journal of Immunology, 1988, 140, Seiten 1506 bis 1510

IB24

Rott et al., Eur. J. Immunol., 1994, 24, Seiten 1434 bis 1440

IB25

Persson et al., Scand. J. Immunol, 1996, 44, Seiten 607 bis 614

IB26

Walmsley et al., Immunology, 1998, 95, Seiten 31 bis 37

IB27

Barna et al., Acta Derm. Venereol. (Stockh), 1994, Suppl. 186, Seiten 9

bis 11

IB28

Vollmer et al., Eur. J. Immunol., 1994, 24, Seiten 2377 bis 2382

IB29

Ameglio et al., Arch. Dermatol. Res., 1997, 289, Seiten 399 bis 403

IB30

Bresnihan et al, Arthritis & Rheumatism, 1998, 41 (12), Seiten 2196

bis 2204

IB31

Cooper et al., J. Invest. Dermatol., 1990, 95 (Suppl), Seiten 24S bis 26S

IB32

Webster et al., J. Am. Acad. Dermatol., 1996, 34, Seiten 365 bis 367

IB33

Urteil

„Rothschild v Cree, Inc.“ vom 13. Mai 2010, US District Court for the

District of Massachusetts, Civil Action No. 10-10133-WGY

IB34

Erklärung von Kenneth Hong vom 6. Mai 2014 mit Anlagen

IB35

Prof. Dr. Theo Bodewig, Gutachterliche Stellungnahme zu Fragen des

Prioritätsrechts in den USA vom 27. Mai 2014

Auszug aus

„Kurzes Lehrbuch der Immunologie“, Roitt et al, Georg

Thieme Verlag, Stuttgart, 1995, Seiten 82 bis 88

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie ist

insbesondere der Meinung, die Erstanmelder hätten bereits mit ihren Arbeitsver-

trägen automatisch sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der Voranmeldung

–

und damit auch das Prioritätsrecht

– rechtswirksam und unwiderruflich mit dingli-

cher Wirkung auf ihre Arbeitgeberin und Rechtsvorgängerin der Patentinhaberin

übertragen. Die Priorität werde auch materiell zu Recht beansprucht, weil die Be-

handlung von Patienten mit einer manifestierten Psoriasis mit Anti-IL12-Antikör-

pern im Prioritätsdokument u. a. im Anspruch 25 explizit genannt werde.

Die vorveröffentlichten Entgegenhaltungen NK07, NK08 oder NK10 könnten die

Verwendung des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent nicht neuheitsschädlich

vorwegnehmen. Nach Ansicht der Beklagten finde sich in der NK07 keine unmit-

telbare und eindeutige Offenbarung für eine erfolgversprechende therapeutische

Behandlung von Psoriasis mit Anti-IL12-Antikörpern. Mit dem in NK08 beschriebe-

nen Kombinationspräparat werde

nicht die Hauterkrankung „Psoriasis“ sondern

vielmehr die Gelenkserkrankung „psoriatische Arthritis“ behandelt und in NK10 sei

der Anti-IL12-Antikörper nur als einer von vielen IL-12 Antagonisten und Psoriasis

lediglich in einer großen Liste von Krankheiten genannt.

Die von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen offenbarten nach Ansicht der

Beklagten zudem weder allein noch im Zusammenhang mit anderen Dokumenten

eine Veranlassung für den Fachmann Psoriasis mit Antikörpern gegen Interleu-

kin 12 zu behandeln.

Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem so deutlich und vollständig offenbart,

dass der Fachmann ihn auch ausführen könne, da der in den patentgemäßen Bei-

spielen 1 und 2 beschriebene Antikörper sowohl die p40-Untereinheit von Interleu-

kin 12 alleine, als auch im Zusammenhang mit dem p70-Heterodimer erkenne. Ei-

nen Beleg für die Wirksamkeit eines solchen Antikörpers bei der Behandlung von

Psoriasis liefere die Klägerin selbst, da sie einen entsprechenden Antikörper in ih-

rem Produkt „Stelara“ verwende. Zudem sei das im Streitpatent beschriebene

Mausmodell ein in der Fachwelt für die Psoriasisforschung anerkanntes Modell.

Entscheidungsgründe

Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der mangeln-

den Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a)

EPÜ und Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPÜ) ge-

stützte Klage ist zulässig und erweist sich auch teilweise als begründet.

Das Streitpatent und die diesem zu Grunde liegende PCT-Nachanmeldung vom

8. Dezember 1999, die als Anmelderin die Protein Designs Labs, Inc. nennen,

nehmen zu Recht die Priorität der im Namen der Erfinder Ehrhardt und Hong hin-

terlegten US-Patentanmeldung 111642 P vom 9. Dezember 1998 in Anspruch. Die

Protein Design Labs, Inc. ist Rechtsnachfolgerin der Erfinder Ehrhardt und Hong,

da deren Rechte an der Erfindung bereits zum Zeitpunkt der prioritätsbegründen-

den US-Patentanmeldung und der dem Streitpatent zu Grunde liegenden PCT-

Anmeldung wirksam übertragen waren.

1. Gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt der Anmelder einer Ersthinterlegung oder

sein Rechtsnachfolger ein Prioritätsrecht (vgl. auch Art. 4 Buchst. A. Abs. 1 PVÜ),

das als selbständiges vermögenswertes Recht übertragbar ist (Benkard/Grabinski,

EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 3 m. w. N.).

Eine derartige Vereinbarung ist vorliegend getroffen worden. Die Erfinder Erhardt

und Hong haben dem Angebot über eine Anstellung bei der Protein Design Labs,

Inc. (PDL) zugestimmt, wie die Dokumente IB05 und IB06 belegen, und als

Abschluss eines Arbeitsvertrags anzusehen sind. Die nähere vertragliche

Ausgestaltung erfolgte durch die von der Arbeitgeberin vorformulierten Verträge

vom 18. Februar 1997 (IB03) und vom 30. Juni 1997 (IB04). Diese Verträge

enthalten u. a. unter Ziffer 2.2

„Regelungen betreffend die Übertragung von

Erfindungsgegenständen

“ und unter Ziffer 2.4 „Patentanmeldungen“ Regelungen

betreffend die Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmer bei der Anmeldung von

Arbeitnehmererfindungen durch die Arbeitgeberin. Dabei heißt es jeweils unter

Ziffer 2.2. in deutscher Übersetzung:

„…. stimmt der Mitarbeiter zu, dass alle Erfindungsgegenstände, die der Mit-

arbeiter während seines oder ihres Anstellungsverhältnisses bei PDL erfin-

det, und der Mitarbeiter trittdauerhaft

(einschließlich, jedoch nicht

beschränkt auf, sämtliche Patente, Urheberrechte, Halbleiterschutz und an-

dere Eigentumsrechte) an jeglichen und sämtlichen Erfindungsgegenständen

(„....irrevocably assigns ....

and will irrecovably

assign“)weiterhin jegliche und

sämtliche

an derartigen Erfindungsge-

genständen

PDL kann ohne weitere Verpflichtung gegenüber dem

Mitarbeiter weltweit jede Nutzung oder Nichtnutzung der Erfindungsgegen-

stände vornehmen.

“ (Übersetzung laut IB18; Hervorhebungen und englische

Originalformulierung jeweils in Klammern hinzugefügt).

2. Nach Auffassung des Senats haben diese Vereinbarungen die Übertragung

der Rechte an der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Erfindung an die PDL

bewirkt.

2.1. Nach welchem nationalen Recht die Wirksamkeit einer Übertragung des

Rechts zur Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung zu beurteilen

ist, bestimmt sich nach den Regelungen des internationalen Privatrechts. Danach

unterfällt die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität dem

Recht des Staates der ersten Anmeldung, hier also dem US-amerikanischen

Recht (Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 5; BGH GRUR 2013, 712

–

Fahrzeugscheibe), wobei sich die Feststellung des ausländischen Rechts nach

§ 293 ZPO richtet (vgl. dazu auch Thomas-Putzo, ZPO, 35. Aufl. § 293 Rn. 1ff.).

Die ausländischen Rechtssätze sind, sofern diese dem Gericht unbekannt sind,

Beweisgegenstand. Den Parteien obliegt insofern eine Mitwirkungspflicht. Das Ge-

richt ist dabei allerdings nicht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise

beschränkt. Übereinstimmender Parteienvortrag darf aber in aller Regel als richtig

zu Grunde gelegt werden (Thomas-Putzo a. a. O., Rdn. 4)

2.2. Dem Senat liegen mehrere von den Parteien eingereichte Gutachten der

Professoren Chisum, Bodewig und Wagner sowie Entscheidungen von US-Ge-

richten zu den hier maßgeblichen Rechtsfragen vor. Die Gutachten stimmen be-

treffend den hier maßgeblichen Fragen des materiellen Rechts im Wesentlichen

überein und betreffen folgende Annahmen:

2.3. Das US-Recht kennt keine Regelungen, die die Rechtsnachfolge von Arbeit-

nehmererfindungen regeln, sondern dies ist eine Frage freier vertraglicher Ge-

staltung, die üblicherweise durch den Arbeitsvertrag erfolgt. Es handelt sich bei

der streitgegenständlichen Erfindung um eine während des Dienstverhältnisses

gemachte Erfindung, die grundsätzlich der Arbeitgeberin zusteht.

Ein Patent insgesamt und Rechte aus dem Patent können im Voraus vertraglich

übertragen werden, auch, wenn diese noch nicht entstanden sind. Das Eigentums-

recht am Patent umfasst alle Rechte an einer gemachten Erfindung, also auch das

Prioritätsrecht. Die Übertragungserklärung muss eindeutig und unmissverständlich

sein.

Es gibt im US-Recht zwei vertragliche Möglichkeiten, das Recht am Patent zu

übertragen. Einmal ist es möglich, eine vertragliche Verpflichtung zur Übertragung

festzulegen. Dann ist zur Übertragung des Patentes ein weiterer Übertragungsakt

erforderlich. Zum anderen ist es auch möglich, vertraglich sogleich die (dingliche)

Übertragung des Patentes zu vereinbaren, d.h. eine Verfügung zu treffen, so dass

das Patent sofort ohne weiteren Übertragungsakt

(„automatisch“) übergeht.

Auch der Senat hat keine Zweifel, dass diese durch dem Senat vorliegende

Rechtsprechungsdokumente von US-Gerichten belegten Ausführungen zutreffen.

Entscheidend ist somit die Vertragsauslegung, nämlich festzustellen, ob eine

„automatische Übertragung“ (Verfügung über das künftige Recht) oder nur eine

Verpflichtung zur Übertragung zwischen den Erfindern und der Arbeitgeberin Pro-

tein Design Labs, Inc. vorliegt. Maßgeblich ist hierbei, ob die Formulierung

„....irrevocably assigns....and will irrevocably assign“ als rein schuldrechtliche Ver-

pflichtung zur Übertragung anzusehen ist oder ob sie einen

„automatischen“

Übergang des Streitpatents (mit dinglicher Wirkung) bewirkt hat.

Die Vertragsauslegung nach US-amerikanischem Recht orientiert sich ähn-

lich wie nach deutschem Recht an der Auslegung der Erklärungen unter Berück-

sichtigung des Erklärungszusammenhangs. Dabei sind allerdings die Eigenarten

des amerikanischen Vertragsrechts zu berücksichtigen. Auch nach Kenntnis des

Senats enthalten Verträge nach amerikanischem Recht nicht wie Verträge nach

deutschem Recht im Allgemeinen möglichst abstrakte, umfassende Formulierun-

gen, sondern bestehen

– entsprechend der amerikanischen Fall-Rechtsprechung

– aus sehr vielen Einzelfallregelungen und Fallbeispielen, um möglichst alle Lü-

cken auszufüllen und auch unerwartete und gegenwärtig noch nicht absehbare

Fallgestaltungen explizit zu erfassen. Dabei kann es

– wie auch auf den Seiten

8 und 9 des Gutachtens IB35 ausgeführt wird, zu Doppelbenennungen, Über-

schneidungen und scheinbar nicht kompatiblen Formulierungen kommen. Ent-

sprechend dem vor allem auf obergerichtliche Entscheidungen von Präzedenzfäl-

len abstellenden US-amerikanischen Rechtssystem sind bei der Formulierung und

Auslegung von Verträgen daher Entscheidungen insbesondere der Obergerichte

in vergleichbaren Fällen von besonderer Bedeutung.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze liegt hier eine wirksame (dingli-

che) Verfügung über das Recht vor. Nach Auffassung des Senats ist der vorlie-

gende Fall vergleichbar mit dem, der der Entscheidung „Stanford v. Roche“

(NK34d) zu Grunde lag, die allerdings den Wortl

aut „I will assign and do hereby

assign“ zum Gegenstand hatte und zu dem Ergebnis kam, dass eine „automati-

sche Übertragung“ vorgelegen habe.

5.1. Einer Übertragung des Ergebnisses dieses Präzedenzfalles auf den

vorliegenden Fall steht weder entgegen, dass

sich die Entscheidung „Stanford v.

Roche

“ auf die Aktivlegitimation in einem Verletzungsstreit bezog, noch dass dort

eine

„inverse Formulierung“ verwendet worden ist.

Wie aus der Entscheidung und den weiteren von den Beteiligten vorgelegten Ent-

scheidungen hervorgeht, war nach den einschlägigen Vorschriften des US-ameri-

kanischen Rechts Voraussetzung für die Aktivlegitimation die Berechtigung bzw.

das Eigentum am Streitpatent. Es ist aber nicht einzusehen und von der Klägerin

auch nicht substantiiert in Abrede gestellt worden, weshalb und inwieweit für die

Frage des Eigentums (bzw. der Berechtigung) am Streitpatent in Verbindung mit

der Aktivlegitimation etwas anders gelten soll als für die Übertragung des Rechts

auf Inanspruchnahme der Priorität.

Auch die im

Vergleich zu der Entscheidung „Stanford v. Roche“ „inverse Formulie-

rung“ in den Vertragstexten IB03 und IB04 („übertragen wird und hiermit über-

trägt“) vermag nichts daran zu ändern. Denn nach den Grundsätzen der Vertrags-

auslegung gemäß US-amerikanischer Rechtsprechung ist vom Vertragswortlaut

und vom Gesamtzusammenhang des Vertrages auszugehen. Aus den Verträgen

IB03/IB04 ist aber zu ersehen, dass eine umfassende Übertragung der Rechte an

Arbeitnehmererfindungen der Beschäftigten gewollt war, wie nicht nur die Nen-

nung der verschiedensten gewerblichen Schutzrechte unter Punkt 2.2. sowie die

umfassenden Definitionen unter 2.1. zeigen, sondern

auch die „salvatorische

Klausel“ belegt, dass der Arbeitnehmer jegliche sämtliche weiteren Schritte unter-

nehmen wird die erforderlich sind, um der Übertragung der Rechte des Arbeit-

nehmers an derartigen Erfindungsgegenständen Wirkung zu

verleihen

(Punkt 2.2.).

Die Formulierung „überträgt unwiderruflich dauerhaft jegliche und

sämtliche Rechte de

s Arbeitnehmers… an jeglichen und sämtlichen Erfindungs-

gegenständen auf PDL und wird diese unwiderruflich übertragen“ erscheint auch

sachgerecht, da diese Formulierung

laut Klammerzusatz „(including but not limited

to all patent, copyright, semiconductor chip protection, and other proprietary

rights)“ eine Vielzahl verschiedener Schutzrechte erfassen soll, bei denen die

Entstehungs- und Übertragungsvoraussetzungen möglicherweise unterschiedlich

und Entstehung und/oder Übertragung von formellen Handlungen abhängig sein

könnten. Daraus ergibt sich, dass der Vertrag ersichtlich alle möglicherweise ent-

stehenden Rechte und Möglichkeiten des Übergangs dieser Rechte an geistigem

Eigentum auf den Arbeitgeber bzw. der Übertragung auf den Arbeitgeber abde-

cken soll. Die Klauseln der Verträge regeln deshalb eindeutig und unmissver-

ständlich, dass

– soweit rechtlich und nach der Sachlage möglich – die Rechte

übergehen sollen, ohne dass weitere Übertragungshandlungen erforderlich sind,

und dass bei Rechten, für deren Übertragung weitere Mitwirkungshandlungen er-

forderlich sind, ganz gleich, ob konstitutiv, deklaratorisch oder formell, der Arbeit-

nehmer verpflichtet ist, diese auszuführen.

Ebenso kann der Senat keinen wesentlichen Unterschied darin erkennen, dass im

streitgegenständlichen Vertragstext nicht wie in der Entscheidung

„Stanford v. Ro-

che

“ die Formulierung „hereby assign“ verwendet wird, denn durch den Wortlaut

„irrevocably assigns and will irrevocably assign“ wird in gleicher Weise eindeutig

die Ernsthaftigkeit, Unwiderruflichkeit und Endgültigkeit der Übertragungserklärung

dokumentiert.

Damit greift die Argumentation der Klägerin nicht durch, die Formulierungen der

Verträge seien für gesonderte Vertragsabschlüsse nach Antritt des Arbeitsverhält-

nisses gedacht gewesen, da nur Vereinbarungen über die Übertragung schon be-

stehender Rechte sinnvoll gewesen seien, so dass es sich bezüglich der zukünfti-

gen Arbeitnehmererfindungen nur um eine schuldrechtliche Verpflichtung zur

Übertragung gehandelt habe. Nach Kenntnis des Senats ist es auch nicht unüb-

lich, zunächst einen Rahmenarbeitsvertrag zu schließen, der durch einen weiteren

Vertrag vor Arbeitsantritt näher spezifiziert wird.

5.2. Die Übertragungserklärungen hinsichtlich der US-Anmeldung sowie das bei

der Anmeldung der europäischen Anmeldung eingereichte Formblatt

„Erfinderbe-

nennung“ veranlassen ebenfalls nicht zu einer anderen Auslegung (vgl. NK04 und

NK05).

Zunächst ist es auch im US-Recht anerkannt, dass die Wiederholung einer bereits

wirksamen Übertragung nicht schadet, sondern lediglich deklaratorische Bedeu-

tung hat.

Außerdem handelt es sich sowohl bei der Patentanmeldung in den USA

– ebenso

wie in Deutschland und in anderen Ländern und vor dem Europäischen Patentamt

– um ein formalisiertes Verfahren, bei dem die Verwendung von Formblättern und

standardisierten Erklärungen erforderlich ist. Es ist durchaus nahe liegend, dass in

solchen Verfahren nochmals rein deklarative Erklärungen abgegeben werden, um

einen bereits wirksam erfolgten Rechtsübergang eindeutig und aktenkundig zu

belegen. Dies besonders, wenn

– wie im vorliegenden Fall – die Übertragung des

Rechts sich lediglich aus einem Dienstvertrag ergibt, der außerdem noch ausge-

legt werden muss, und aus dem Umstand heraus, dass die Erfindung in einer

gewissen Zeit mit Mitteln des Arbeitgebers gemacht worden ist. Denn in diesem

Fall ist die „automatische“ Rechtsnachfolge für das Patentamt weder ersichtlich

noch eindeutig dokumentiert und belegbar.

5.3. Auch die weiteren von der Klägerin angeführten US-amerikanischen

Entscheidungen können das Ergebnis der Auslegung nicht in Frage stellen, weil

diese jeweils Formulierungen betreffen, die entweder eindeutig auf eine

„automatische“ Übertragung (DBB v. MLB – NK34c) oder eine Verpflichtung

(IPVENTURE vs. PROSTAR

– NK34e; ARACHNID vs. MERIT – NK34b)

hinweisen und diese Formulierungen und Klauseln nicht mit denen im

vorliegenden Fall vergleichbar sind.

5.4. Dieses Ergebnis wird vielmehr auch durch die in ihrer Präjudizwirkung

umstritten

e Entscheidung „Rothschild“ (IB33) bestätigt, die sich auf ihrer Seite 10

mit der sehr ähnlichen und in Sinn und Regelungszweck übereinstimmenden For-

mulierungen beschäftigt, wie sie in den Verträgen von Hong und von Ehrhardt

(IB03, IB04) vorkommen

(„hereby assigns and agrees to assign“). Anders als die

Klägerin bzw. deren Gutachter meint, beschäftigt sich diese Entscheidung unter

Berücksichtigung der Grundsätze der einschlägigen Rechtsprechung intensiv mit

der rechtlichen Bewertung dieser Klausel und zwar in vergleichbarem Umfang und

unter Bezugnahme auf die einschlägige Rechtsprechung wie die übrigen Ent-

scheidungen. D

ass die Bewertung als „automatische Übertragung“ zwischen den

dortigen Parteien unumstritten war, kommt ergänzend hinzu. Auch wenn diese

Entscheidung möglicherweise nicht als Präjudiz-Entscheidung im Sinne des US-

Rechts anzusehen sein sollte, so kann sie doch als gewichtiges Indiz für die Rich-

tigkeit der Vertragsauslegung des Senats gesehen werden.

Der Erholung eines Rechtsgutachtens (§ 99 Abs. 1 PatG, § 293 ZPO) be-

durfte es nicht, da zu den entscheidungserheblichen Rechtsgrundsätzen im We-

sentlichen übereinstimmende Rechtsgutachten sowie die maßgeblichen US-ame-

rikanischen Entscheidungen vorliegen und die Rechtsanwendung im konkreten

Fall allein dem erkennenden Senat obliegt.

Die US-Priorität vom 9. Dezember 1998 wird vom Streitpatent auch in der er-

teilten Fassung auch materiell wirksam in Anspruch genommen.

Voraussetzung für die materiell wirksame Inanspruchnahme der Priorität ist, dass

Prioritätsdokument und Nachanmeldung dieselbe Erfindung enthalten. Identität

der Erfindung bedeutet dabei allerdings nicht wörtliche Übereinstimmung, sondern

sachliche Kongruenz. Entscheidend ist dabei, dass Vor- und Nachanmeldung auf

dem gleichen Gedanken beruhen (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 41 Rdn. 35).

Dies ist vorliegend der Fall.

Im Patentanspruch 1 des Streitpatents wird die Verwendung eines gegen Interleu-

kin 12 gerichteten Antikörpers zur Behandlung von Psoriasis gelehrt. Ein entspre-

chender Erfindungsgedanke findet sich auch im Prioritätsdokument NK02. So wird

im Anspruch 25 des Prioritätsdokuments ein Verfahren zur Behandlung eines an

Psoriasis leidenden Patienten beschrieben, bei dem dem Patienten u. a. ein Anti-

IL12-Antikörper verabreicht wird. Der Einsatz dieses Verfahrens zur kurativen Be-

handlung einer bereits bestehenden Psoriasis wird ferner dadurch deutlich, dass

mit dem in NK02 beschriebenen Wirkstoffscreening nach Substanzen gesucht

wird, die das Fortschreiten der Krankheit beeinflussen (vgl. NK02, S. 13, Z. 3 bis

8). Zudem wird das im Prioritätsdokument beschriebene Wirkstoffscreening dazu

verwendet, um damit Substanzen zu identifizieren, mit denen ein Rückgang be-

stehender Läsionen erreicht werden kann und die bereits beim Ausbruch der Er-

krankung einsetzbar sind, was ebenfalls eine existierende Psoriasis voraussetzt

(vgl. NK02, S. 14/15, seitenübergreifender Satz). Damit zielt auch das in NK02

offenbarte Wirkstoffscreening auf einen kurativen Behandlungsansatz ab.

Das Argument der Klägerin, der im Prioritätsdokument

verwendete Begriff „trea-

ting“ bzw. „Behandlung“ ziele nur auf die prophylaktische Behandlung der Pso-

riasis ab und könne daher die kurative Behandlung des Streitpatents nicht stützen,

vermag nicht zu überzeugen. Es mag zwar zutreffend sein, dass die im Prioritäts-

dokument NK02 offenbarte Lehre den Erfindungsgedanken mit einschließt, Anti-

IL12-Antikörper bereits prophylaktisch und damit zur Vermeidung des Entstehens

von Psoriasis einsetzen zu können. Diese Form der Behandlung stellt allerdings

nur eine von zwei gleichrangig nebeneinander im Prioritätsdokument NK02 ge-

nannten Behandlungsmethoden dar. Denn sowohl im Anspruch 25 als auch im

letzten Satz der Beschreibung des Prioritätsdokuments wird darauf hingewiesen,

dass mit dem darin beschriebenen Einsatz von Antikörpern, die u. a. gegen Inter-

leukin 12 gerichtet sein können, auch eine kurative Behandlung der Psoriasis be-

absichtigt ist (vgl. NK02, Anspruch 25, S. 34, Z. 26 bis 28). Die beiden Alternati-

ven, bestehend aus prophylaktischer und kurativer Behandlung, finden im Priori-

tätsdokument NK02

– wie bereits zuvor erwähnt – darüber hinaus auch im darin

beschriebenen Wirkstoffscreening Berücksichtigung (vgl. NK02, S. 14, Z. 10 bis

S. 15, Z. 2).

Nicht zu überzeugen vermag im Zusammenhang mit der Beurteilung der materi-

ellen Wirksamkeit der US-Priorität auch das Argument der Klägerin, im Prioritäts-

dokument finde sich keine Stütze für eine kurative Behandlung mit einem Anti-IL-

12-Antikörper, weil im Anspruch 27 nur Antikörper genannt würden, die nicht ge-

gen IL12 gerichtet seien, so dass nach der Lehre des Prioritätsdokuments Anti-

IL12-Antikörper für einen therapeutischen Einsatz nicht vorgesehen seien. Der In-

halt der Prioritätsanmeldung bestimmt sich jedoch nach der Gesamtheit der An-

meldungsunterlagen und nicht nur nach dem Inhalt der dortigen Ansprüche (vgl.

Schulte, PatG, 9. Auflage, § 41 Rdn. 33). So wird in der Beschreibung des Priori-

tätsdokuments NK02 neben den Antikörpern des Anspruchs 27 auch einem gegen

Interleukin 12 gerichteten Antikörper besondere Beachtung geschenkt, da den

Versuchstieren in den Ausführungsbeispielen zur Prophylaxe ausschließlich ein

monoklonaler Anti-IL12-Antikörper verabreicht wird (vgl. NK02, S. 15, Z. 15/16

i. V. m S. 31, Z. 7 bis 9 und 24 bis 30). Aber auch der kurative Einsatz dieses Anti-

körpers findet, anders als von der Klägerin angenommen, im Prioritätsdokument

eine Stütze. Denn zum einen findet sich in der Beschreibung der NK02 der Hin-

weis, dass sich prophylaktisch wirksame Behandlungen häufig auch bei der Be-

handlung der manifestierten Erkrankung als wirksam erweisen, wodurch selbst ein

zur Prophylaxe eingesetzter Anti-IL12-Antikörper bereits als kurativ wirksame

Substanzen qualifiziert wird (vgl. NK02, S. 15, Z. 1/2). Zum anderen finden sich in

der Beschreibung des Prioritätsdokuments Tierversuche, die mit der Überschrift

„Einleitung und Behandlung psoriatischer Läsionen bei scid-Mäusen“ umschrieben

werden und bei denen Mäusen am Tag 7 und 35 nach der Auslösung der Krank-

heit ein Anti-IL12-Antikörper verabreicht

wird. In den anschließenden Kapiteln „Kli-

nische Bewertung“ sowie „Histopathologische Analyse und Immunhistologie der

Hautgewebeproben“ werden semiquantitative klinische Werte erläutert, die bei der

Beurteilung der Schwere des Krankheitsverlaufs bei den einzelnen Versuchstieren

herangezogen werden (vgl. NK02, S. 19, Z. 6 bis S. 20, Z. 18). Daraus ergibt sich,

dass der am Tag 7 und 35 nach Induktion der Psoriasis verabreichte Anti-IL12-

Antikörper bei diesen Versuchen auch auf seine kurative Wirkung getestet wird.

Nachdem die im Prioritätsdokument NK02 genannten Antikörper als humanisiert,

monoklonal und als die biologische Wirkung von Lymphokinen neutralisierend

charakterisiert werden, kann auch für die in den erteilten Patentansprüchen 2

und 4 sowie 5 und 7

– soweit diese auf die Patentansprüche 2 und 4 rückbezogen

sind

– beschriebene Lehre die US-Priorität vom 9. Dezember 1998 wirksam in An-

spruch genommen werden (vgl. NK02, Anspruch 26 und S. 15, Z. 11 bis 14).

II.

Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Anti-IL-12-Antikörpern zur Be-

handlung von Psoriasis

Psoriasis ist eine chronische Hauterkrankung, die durch Schuppen und Entzün-

dungen gekennzeichnet ist. Wenn sich eine Psoriasis entwickelt, werden Teile der

Haut dick, gerötet und überziehen sich mit silbrigen Schuppen, die als Plaques

bezeichnet werden. Etwa 10% der Menschen mit Psoriasis entwickeln zudem eine

Gelenksentzündung, die Arthritissymptome erzeugt. Eine psoriatische Haut ähnelt

auf vielerlei Weise der Hautheilung in einer Wunde oder einer Reaktion auf einen

Auslöser, wie eine Infektion, bei der die Keratinozyten vom normalen Wachs-

tumsmodus auf eine regenerative Zellreifung umschalten. Die genaue Ursache für

Psoriasis beim Menschen ist jedoch nicht bekannt, obwohl allgemein angenom-

men wird, dass sie eine genetische Komponente hat und in neueren Untersu-

chungen festgestellt wurde, dass sie auch eine Autoimmunkomponente besitzt.

Die chronische Hautentzündung der Psoriasis steht mit hyperplastischen epider-

malen Keratinozyten und infiltrierenden mononukleären Zellen, einschließlich

CD4

-T-Gedächtniszellen, Neutrophilen und Makrophagen, in Verbindung. Wegen

dieses stark gemischten Entzündungsbilds und der sich daraus ergebenden kom-

plexen Zusammenhänge zwischen diesen unterschiedlichen Zellen ist es sehr

schwierig, die Mechanismen zu analysieren, die der Einleitung und dem Fort-

schreiten der Erkrankung zugrunde liegen. In der Fachwelt sind daher zahlreiche

und sehr unterschiedliche Behandlungsstrategien bekannt (vgl. NK03, Abs. [0002

bis 0005] i: V. m. Tabelle 1).

Ausgehend davon ist die dem Streitpatent objektiv zugrunde liegende Auf-

gabe

– die im Streitpatent selbst nicht formuliert wird – darin zu sehen, ein wirk-

sames Mittel bei der Behandlung der Psoriasis zu verwenden.

Nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur richtet sich die

Formulierung der Aufgabe allein nach dem tatsächlich, d.h. objektiv, Erfundenen.

Die Aufgabe muss daher auf das Ergebnis der Erfindung abgestellt sein, weshalb

Ausgangspunkt das gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleistete ist.

Ferner kann sie nur an solchen Problemen orientiert werden, die durch die Erfin-

dung tatsächlich gelöst werden (vgl. BGH GRUR 2010, 607, Tz. 18

– Fettsäurezu-

sammensetzung m. w. N.).

Vorliegend ist demzufolge zu berücksichtigen, dass die patentgemäß bean-

spruchte Problemlösung auf die Verwendung von Anti-IL12-Antikörpern zur ge-

zielten Behandlung der Psoriasis gerichtet ist. Die Leistung des vorliegend Erfun-

denen besteht folglich darin, aus einer Vielzahl bereits bekannter, pharmazeutisch

wirksamer Substanzen einerseits die Stoffklasse der Antikörper herauszugreifen

und daraus andererseits einen Antikörper auszuwählen, der gegen das Interleukin

12 gerichtet ist. Von einer Aufgabenstellung, die auf die Bereitstellung eines alter-

nativen Anti-Zytokin-Antikörpers zur Behandlung der Psoriasis gerichtet ist, wie sie

die Klägerin schriftsätzlich formuliert hat, kann demzufolge nicht ausgegangen

werden, da die Verwendung eines Anti-Zytokin-Antikörpers bereits Teil des Lö-

sungsprinzips ist und daher nicht der Aufgabe zugerechnet werden kann (vgl.

Schriftsatz der Klägerin vom 12. November 2013, S. 50, unten; Schulte, PatG,

9. Auflage, § 1 Rdn. 48 Punkt a)).

Die Aufgabe wird durch die Verwendung mit den im Patentanspruch 1 nach

Hauptantrag genannten Merkmalen gelöst:

Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers

zur Herstellung einer pharmazeutischen Formulierung

zur Behandlung von Psoriasis.

Bei dem zuständigen Fachmann handelt es sich um einen in der klinischen

Forschung tätigen Facharzt der Dermatologie, der mit einem auf dem Gebiet der

Immunologie promovierten und berufserfahrenen Biochemiker oder Biologen in

einem Team zusammenarbeitet (vgl. BGH GRUR 2010, 123, 125 Tz. [27]

– Esci-

talopram; BGH GRUR 2007, 404, 406 Tz. [26]

– Carvedilol II).

III.

Die Klage hat insoweit Erfolg, als sich die im geltenden Patentanspruch 1 nach

Hauptantrag beschriebene Verwendung als nicht patentfähig erweist.

Ob der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit vorliegt, weil - wie von

der Klägerin vorgetragen wurde - im Streitpatent keine beim Menschen therapeu-

tisch wirksamen Antikörper offenbart seien, kann dahingestellt bleiben, da die

Verwendung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht neu ist.

Im Rahmen der vor der Prüfung auf Patentfähigkeit vorzunehmenden Aus-

legung sind Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten, wie sie der ange-

sprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksich-

tigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 232,

Ls.

– Brieflocher und 1999, 909, 2. Ls. – Spannschraube).

Die Lehre des Streitpatents ist auf die Behandlung von Psoriasis gerichtet (vgl.

NK03, Abs. [0001]). Diese Erkrankung wird im Streitpatent als eine chronische

Hauterkrankung definiert, in deren Folge sich die Haut verdickt, rötet und mit silb-

rigen Schuppen überzieht. Nach Angaben des Streitpatents sind am häufigsten

Hautstellen an den Ellenbogen, Knien, der Kopfhaut, dem unteren Rücken, im Ge-

sicht sowie an Händen und Füßen betroffen (vgl. NK03, Abs. [0002]). Im Streitpa-

tent findet der Fachmann des Weiteren Angaben dazu, dass sich psoriatische

Haut ähnlich verhält, wie die Haut einer Wunde (vgl. NK03, Abs. [0003]). In Kennt-

nis dessen wird der Fachmann, bei dem es sich - wie bereits zuvor unter Punkt II.4

ausgeführt

– u. a. um einen in der Klinik tätigen Facharzt der Dermatologie han-

delt, unter dem Begriff

„Psoriasis“ ausschließlich eine Hauterkrankung verstehen,

zumal auch die in den Beispielen des Streitpatents zur Bewertung der klinischen

Ergebnisse sowie der histopathologischen Analysen verwendeten Kriterien gezielt

auf den Nachweis einer Hauterkrankung ausgerichtet sind (vgl. NK03, Abs. [0025,

0026 und 0054 bis 0057]). An einem solchen Verständnis der Psoriasis ändert

auch die im Streitpatent enthaltene Aussage nichts, dass 10% der an Psoriasis er-

krankten Patienten Gelenksentzündungen aufweisen, die Arthritissymptome er-

zeugen, da sich diese entsprechend den Angaben in der Streitpatentschrift für den

Fachmann als Begleiterkrankung der Hauterkrankung Psoriasis darstellen und er

deshalb auch in den genannten 10% eine Untergruppe von Psoriasis-Patienten

mit einer dermatologischen Grunderkrankung erkennt (vgl. NK03, Abs. [0002],

letzter Satz).

Bei der Auslegung des im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag enthaltenen Be-

griffs

„treating“ bzw. „Behandlung“ ist zu berücksichtigen, dass eine Patentschrift

im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar-

stellt (vgl. BGH GRUR 1999, 909, 2. Ls.

– Spannschraube). Der Fachmann ent-

nimmt dem Streitpatent in diesem Zusammenhang, dass mit der patentgemäßen

Verwendung der „Psoriasis Area Severity Index“ (PASI) reduziert werden soll, was

nur bei einer bereits bestehenden psoriatischen Erkrankung möglich ist (vgl.

NK03, Abs. [0014] i. V. m. Anspruch 11). Darüber hinaus werden im patentgemä-

ßen Beispiel 2, mit dem die Wirksamkeit der verwendeten Antikörper nachgewie-

sen wird, die Anti-IL12-Antikörper entweder bei einer akuten psoriatischen Erkran-

kung oder aber einer späten Stufe der Erkrankung verwendet (vgl. NK03,

Abs. [0054 bis 0057]). Eine prophylaktische Behandlung, wie sie nach Ansicht der

Klägerin unter dem allgemein genannten Begriff

„treating“ bzw. „Behandlung“

ebenfalls zu subsumieren sei, assoziiert der Fachmann im Hinblick auf die im

Streitpatent objektiv offenbarte Lösung demzufolge nicht, sondern ausschließlich

die kurative Behandlung einer bereits bestehenden Psoriasis. Dabei ist es aller-

dings unerheblich, ob es sich um eine akute Form der Psoriasis oder die symp-

tomfreie Phase einer manifestierten Psoriasis handelt.

Da eine Auslegung unterhalb des Wortlauts eines Patentanspruchs generell nicht

zulässig ist und im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag weder die Anti-IL12-Anti-

körper noch die Art der Behandlung näher spezifiziert werden, umfasst dieser Pa-

tentanspruch nach geltender Rechtsprechung sämtliche Antikörper, die eine im-

munologische Bindung mit IL12 eingehen und auch alle bei der Verwendung von

Antikörpern üblichen Behandlungsformen. Die allgemeine Formulierung des gel-

tenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag schließt darüber hinaus nicht aus,

dass außer einem Anti-IL12-Antikörper noch weitere Substanzen verwendet wer-

den (vgl. BGH GRUR, 2007, 309, 1. Ls.

– Schussfädentransport).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber der

Druckschrift NK07 nicht neu.

Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentli-

chung neuheitsschädlich getroffen ist, ist maßgeblich, welche technische Informa-

tion dem Fachmann im Gesamtinhalt der Vorveröffentlichung unmittelbar und ein-

deutig offenbart wird. Dabei setzt die Neuheit einer medizinischen Indikation vo-

raus, dass die Verwendung des Arzneimittels in der Art seiner Anwendung oder

für sein medizinisches Einsatzgebiet noch nicht als wirksam oder zumindest er-

folgversprechend vorbeschrieben oder vorbenutzt ist (vgl. Schulte, PatG,

9. Auflage, § 3 Rdn. 93 bis 96, 157 Teilpunkt i) und 177; Busse/Keukenschrijver,

PatG, 7. Aufl., § 3 Rdn. 134 und 165; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 3

Rdn. 91c; BGH, GRUR 2011, 999, Rdn. 31, 33

– Memantin). Dies ist hier nicht der

Fall.

Die Verwendung eines Arzneimittels mit einem Anti-IL12-Antikörper als Wirkstoff

zur Behandlung von Psoriasis war zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik

bereits als wirksam vorbeschrieben.

Die vor dem Prioritätstag veröffentlichte Druckschrift NK07 offenbart im Patentan-

spruch 11 die kurative oder prophylaktische Behandlung einer Autoimmunerkran-

kung, bei der dem Patienten ein Inhibitor von Interleukin 12 verabreicht wird. Ge-

mäß den Patentansprüchen 12 und 13 werden als Inhibitoren Antikörper, bevor-

zugt monoklonale Antikörper eingesetzt. Folglich wird in der Druckschrift NK07 die

therapeutische Anwendung einer pharmazeutischen Formulierung mit einem Anti-

IL12-Antikörper als Wirkstoff im Sinne der streitpatentgemäßen Merkmale 1 und 2

beschrieben. Die mit einer solchen pharmazeutischen Formulierung behandelbare

Autoimmunerkrankung wird im Patentanspruch 18 als Psoriasis definiert und damit

auch das streitpatentgemäße Merkmal 3 unmittelbar und eindeutig in der Druck-

schrift NK07 offenbart. Die streitpatentgemäße Lehre des Patentanspruchs 1 nach

Hauptantrag mit den Merkmalen 1 bis 3 ist in den Patentansprüchen 11, 13 und 18

der Druckschrift NK07 somit neuheitsschädlich vorbeschrieben.

Den Ausführungen der Beklagten, dass es sich bei der Druckschrift NK07 schon

deshalb nicht um neuheitsschädlichen Stand der Technik handeln könne, weil die

darin offenbarte Lehre wegen des gleichzeitig zu verwendenden Antigens bei der

Behandlung von Psoriasis nicht ausführbar sei, da ein solches Antigen bis heute

nicht bekannt sei, kann sich der Senat nicht anschließen.

Der Beklagten ist zwar insofern zuzustimmen, als eine Offenbarung nur dann neu-

heitsschädlich ist, wenn die offenbarte Lehre auch ausführbar ist (vgl. Schulte,

PatG, 9. Auflage, § 3 Rdn. 94, letzter Abs.). Die Ausführbarkeit der in NK07 be-

schriebenen Lehre ist jedoch gegeben. In der Fachwelt wurden zum Prioritätstag

von verschiedenen Fachleuten bereits unterschiedliche Antigene im Zusammen-

hang mit der Entstehung von Psoriasis diskutiert. So findet sich in der Druckschrift

NK17 der Hinweis auf ein als „HLA-Cw6“ bezeichnetes Autoantigen, das mit einer

Prädisposition für Psoriasis in Verbindung gebracht wird (vgl. NK17, S. 512,

re. Sp, erster Abs.). In der NK56 wird grundsätzlich die Rolle von Superantigenen,

Autoantigenen und pathogenen T-Zellen bei der Entstehung von Psoriasis disku-

tiert (vgl. NK56, S. 459, li. Sp., zweiter Abs.

) und im Kapitel „Superantigens“ der

Druckschrift NK41 wird auf die seit vielen Jahren bekannte Tatsache hingewiesen,

dass einer akuten Psoriasis häufig eine durch Streptokokken ausgelöste Rachen-

entzündung vorausgeht (vgl. NK41, S. 315, letzter Abs. bis S. 316, Z. 13). Eine

solche durch Streptokokken ausgelöste Infektion wird auch in der im Prioritätsin-

tervall veröffentlichten Druckschrift IB01 als Ursache für die Manifestation einer

Psoriasis erörtert (vgl. IB01, S. 293, Fig. 2). In Kenntnis dessen, waren dem

Fachmann somit mehrere mit Psoriasis assoziierte Antigene bzw. Autoantigene

mit den in NK07 definierten Eigenschaften bekannt, die er bei der Nacharbeitung

der in NK07 beschriebenen Lehre einsetzen konnte (vgl. NK07, S. 6, Z. 6 bis 21).

Daran ändert auch die von der Beklagten aus dem Stand der Technik zitierte Aus-

sage nichts, dass das (die) für die Entstehung von Psoriasis verantwortliche(n)

Antigen(e) noch nicht identifiziert sei(en) (vgl. NK17, S. 512 li Sp, spaltenüber-

greifender Satz; NK41, S. 318, re. Sp., letzter Satz). Diese Aussage signalisiert

lediglich, dass in der Fachwelt

– wie üblich – weiterhin nach einem universellen

Antigen gesucht wird, das in Zukunft einen gesicherten diagnostischen Nachweis

sowie eine noch zuverlässigere Behandlung von Psoriasis als bisher ermöglicht.

Der Fachmann orientiert sich bei seiner täglichen Arbeit allerdings weiterhin an

den ihn bekannten Forschungsergebnissen, so dass er die zuvor erwähnten und

bereits identifizierten Antigene/Autoantigene, die im Zusammenhang mit der Ent-

stehung von Psoriasis in der Fachliteratur diskutiert werden, nach wie vor als er-

folgversprechend ansehen wird. Demzufolge verwundert es nicht weiter, dass

auch im Streitpatent für das Einleiten einer psoriatischen Erkrankung bei Mäusen

ein Lipopolysaccharid (LPS) von Salmonella enteritidis sowie Interleukin 12 ver-

wendet wird (vgl. NK03, Abs. [0023]).

Da an die Offenbarung einer Entgegenhaltung die gleichen Maßstäbe wie an die

Offenbarung einer Patentanmeldung oder -schrift anzulegen sind und die Wirk-

samkeit eines gegen Interleukin 12 gerichteten Antikörpers sowohl im Streitpatent

als auch in der NK07 lediglich anhand eines Tiermodells nachgewiesen wird, ver-

mag auch der Einwand der Beklagten nicht durchzugreifen, dass die Ausführbar-

keit der in NK07 beschriebenen Lehre nicht gegeben sei, da diese nur für ein all-

gemeines Tiermodell gezeigt werde, nicht aber für die Behandlung am Menschen.

Der weitere von der Beklagten vorgetragene Einwand, dass die in der Fachlitera-

tur bekannten Antigene

– wie das HLA-Cw6 – bei einer oralen Verabreichung

durch die Magensäure zerstört würden, so dass der Fachmann diese von vornhe-

rein als wirkungslos erkenne, führt zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage.

Denn der teilweise Abbau eines Antigens durch die Magensäure findet bei allen

oral verabreichten Antigenen statt, was die Fachwelt jedoch nicht davon abhält, an

der oralen Gabe von Antigenen weiterhin festzuhalten, da allgemein bekannt ist,

dass auch das Bruchstück eines Antigens noch immunstimulierende Eigenschaf-

ten aufweisen kann.

Ein Wirkungsnachweis ist entgegen der Auffassung der Beklagten zum Nachweis

einer medizinischen Indikation, wie sie in der NK07 beschrieben wird, im Übrigen

nicht erforderlich. Vielmehr ist es ausreichend, dass der Stand der Technik dem

Fachmann den Stoff und seine Anwendung in einem medizinischen Verfahren so

deutlich und vollständig offenbart, dass er eine bestimmte Krankheit erfolgreich

behandeln kann (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 3 Rdn. 142, Punkt c)). Für die

Neuheitsschädlichkeit der NK07 ist es dabei unerheblich, dass in der NK07 das

Antigen als wirksame Substanz zur Behandlung der Psoriasis beschrieben wird,

während im Anti-IL12-Antikörper lediglich ein Mittel zu dessen Verstärkung gese-

hen wird, dem selbst keine pharmazeutische Wirkung zugeschrieben wird. Denn

die Neuheitsschädlichkeit einer Entgegenhaltung ist auch dann gegeben, wenn

sich der darin beschriebene Erfolg bisher nur zufällig oder unbewusst einstellte,

auf Grund der neuen Anweisung nunmehr aber bewusst und planmäßig erzielt

wird. Einen Beleg dafür, dass mit dem Verfahren der NK07 die Behandlung einer

Psoriasis tatsächlich erzielbar ist, liefert vorliegend das Streitpatent selbst, da da-

rin nachgewiesen wird, dass der verwendete Anti-IL12-Antikörper per se bereits

eine therapeutische Wirkung entfaltet, auch wenn dies in der NK07 noch nicht be-

schrieben ist (vgl. NK07, S. 3, Z. 14 bis 18 und S. 18, Z. 10 bis 12).

Zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führt auch das von der Beklagten

vorgebrachte Argument, bei der Psoriasis handle es sich nur um eine von vielen

mit der in NK07 beschriebenen Methode behandelbaren Erkrankungen, weshalb

die Psoriasis darin im Sinne der BGH-Entscheidung Olanzapin nicht unmittelbar

und eindeutig offenbart sei. Es mag zwar zutreffend sein, dass auf der von der

Beklagten zitierten Seite 5 in der Beschreibung der NK07 Psoriasis in einer länge-

ren Liste von Autoimmunerkrankungen erwähnt wird (vgl. NK07, S. 5, Z. 15). Im

Patentanspruch 18 wird die technische Lehre der NK07 jedoch expressis verbis

auf die Behandlung von Psoriasis fokussiert, so dass der Fachmann keine Aus-

wahl aus einer Vielzahl von Erkrankungen treffen muss, um die Möglichkeit der

Behandlung von Psoriasis mit der in NK07 beschriebenen Lehre erkennen zu

können - vielmehr drängt sie sich ihm beim Studium der NK07 auf (BGH

GRUR 2009, 382, Rdn. 25 und 26

– Olanzapin).

Die Neuheitsschädlichkeit der NK07 wird

– anders als von der Beklagten ange-

nommen

– auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die NK07 keine Beispiele zur

Behandlung der Psoriasis offenbart, da der maßgebliche Inhalt einer neuheits-

schädlichen Entgegenhaltung durch den Gesamtinhalt des Dokuments bestimmt

wird, zu dem nach allgemeiner Rechtsauffassung nicht nur die Beschreibung,

sondern auch die Patentansprüche zählen, die hinsichtlich der Offenbarung

gleichberechtigt nebeneinander stehen (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 3

Rdn. 92 und 93 m. w. N.). Demzufolge ist die im Patentanspruch 18 der NK07

genannte Behandlung von Psoriasis für eine unmittelbare und eindeutige Offenba-

rung ausreichend.

Der Einwand der Beklagten, dass nach der Lehre der NK07 für eine erfolgverspre-

chende Behandlung der Psoriasis keine Monotherapie mit einem Anti-IL12-Anti-

körper im streitpatentgemäßen Sinn sondern vielmehr eine Kombinationstherapie,

bestehend aus der parenteralen Verabreichung eines Anti-IL12-Antikörpers und

der gleichzeitigen oralen Gabe eines mit der Autoimmunerkrankung assoziierten

Antigens als erforderlich erachtet werde, kann ebenfalls nicht durchgreifen. Denn

aus den bereits zuvor unter Punkt III.1 genannten Gründen, schließt der Patentan-

spruch 1 nach Hauptantrag aufgrund seiner allgemeinen Formulierung den Ein-

satz mehrerer pharmazeutischer Formulierungen wie in NK07, die zur gleichen

Zeit aber getrennt voneinander verabreicht werden, nicht aus, da es der Wortlaut

des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lediglich erfordert, dass eine der dabei

verwendeten pharmazeutischen Formulierungen einen Anti-IL12-Antikörper ent-

hält. Dies wird bei der in NK07 beschriebenen Behandlung von Psoriasis bereits

realisiert (vgl. NK07, S. 17, Z. 28 bis 31).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit vom Stand

der Technik neuheitsschädlich vorbeschrieben und hat daher keinen Bestand.

Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 11 des Hauptantrags bedürfen

keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte in der mündlichen Verhand-

lung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz ver-

teidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862

– Informationsübermittlungsverfahren II; BGH

GRUR 1997, 120

– Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Io-

nenaustauschverfahren).

IV.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 3 nach Hilfsantrag 1 (ehemals Hilfs-

antrag 5) sind bestandsfähig.

Ergänzend zu den vorangegangenen Ausführungen unter Punkt III.1 bedarf

das vorliegend im Vergleich zum Patentanspruch 1 des Hauptantrags zusätzlich

aufgenommene Merkmal 4, welches besagt, dass der Antikörper der einzige bei

der Behandlung von Psoriasis verwendete Wirkstoff ist, der die Fähigkeit besitzt,

den Schweregrad der Psoriasis zu beeinflussen, einer Auslegung.

Dem Streitpatent entnimmt der Fachmann den Hinweis, dass das Antikörper-Me-

dikament bei der Behandlung einer akuten Psoriasis sowie nach der induzierten

Remission der Krankheit jeweils mit dem alleinigen Ziel verabreicht wird, die

Schwere der Psoriasis zu reduzieren (vgl. NK03, Abs. [0013 bis 0015]). Demzu-

folge geht der Fachmann davon aus, dass die Beschränkung des streitpatentge-

mäßen Merkmals 4 auf die alleinige Verwendung des Anti-IL12-Antikörpers zur

Behandlung von Psoriasis abzielt. Ferner wird der Fachmann die in Tabelle 1 des

Streitpatents genannten immunsuppressiven Medikamente oder Therapien, die

gemäß einer Ausführungsform der streitpatentgemäßen Lehre nach oder in Kom-

bination mit dem Antikörper-Medikament verabreicht werden können, nur als eine

beispielhafte Aufzählung der bei der Behandlung von Psoriasis einsetzbaren Mittel

interpretieren. Denn letztendlich muss der Fachmann in jedem Einzelfall in Abhän-

gigkeit von Schwere und Verlauf der Psoriasis sowie unter gleichzeitiger Berück-

sichtigung von Vorerkrankungen und Allgemeinzustand des Patienten aufgrund

seines allgemeinen Könnens und Wissens entscheiden, welches Mittel er bei der

Therapie des Patienten einsetzt. Auf Grund dessen muss der Fachmann zur Ver-

minderung der Schwere einer Psoriasis unter Umständen auch solche Mittel in

Betracht ziehen, die in der Tabelle 1 des Streitpatents nicht genannt werden.

Demzufolge wird er die Aufzählung in Tabelle 1 des Streitpatents nicht als ab-

schließend erachten (vgl. NK03,

Abschnitt „Relevante Literatur“, erster Absatz).

Aus diesem Grund ist die mit dem patentgemäßen Merkmal 4 getroffene Be-

schränkung aus fachmännischer Sicht so zu verstehen, dass damit nicht nur alle

im Streitpatent in Tabelle 1 genannten Wirkstoffe ausgenommen werden, sondern

auch alle weiteren Substanzen, die ebenfalls mit der Reduzierung des Schwere-

grades einer Psoriasis in direktem Zusammenhang stehen. Das streitpatentge-

mäße Merkmal 4 lässt folglich keinen Zweifel daran erkennen, dass demnach nur

ein Anti-IL12-Antikörper als pharmazeutisch wirksame Komponente zur Behand-

lung von Psoriasis eingesetzt werden soll.

Die US-Priorität vom 9. Dezember 1998 wird für die Patentansprüche 1 bis 3

des Hilfsantrags 1 wirksam in Anspruch genommen.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag1 mit dem zuvor unter

Punkt IV.1 dargelegten Sinngehalt findet im Prioritätsdokument eine Stütze, da an

mehreren Stellen im Prioritätsdokument eine Behandlung von Psoriasis mit einem

Anti-IL12-Antikörper angesprochen wird, ohne dass in diesem Zusammenhang

weitere therapeutische Maßnahmen erwähnt werden. So wird im Anspruch 25 des

Prioritätsdokuments eine auf der Verabreichung eines Antikörpers basierende

Methode zur Behandlung von Psoriasis beschrieben, bei der in einer Alternative

ein Antikörper gegen Interleukin 12 verabreicht wird. Von einer Monotherapie mit

einem Anti-IL12-Antikörper geht auch das im Prioritätsdokument genannte Bei-

spiel aus, bei dem Mäuse mit psoriatischen Läsionen ausschließlich mit einem

Anti-IL12-Antikörper behandelt werden (vgl. NK02, S. 19, Z. 24 bis 27). Nachdem

die im Prioritätsdokument genannten Antikörper zudem als monoklonale Antikör-

per beschrieben werden, die Lymphokine neutralisieren, sind auch die Merkmale

der Patentansprüche 2 und 3 des Hilfsantrags 1 Teil der im Prioritätsdokument

offenbarten Lehre (vgl. NK02, S. 3, Z. 26 bis 28 und S. 15, Z. 11 bis 14).

Die Bevorzugung einer Kombinationstherapie im Prioritätsdokument NK02

– wie

sie von der Klägerin aufgrund der darin verwendeten Pluralformen des Begriffs

„agents“ vermutet wird – ist aus den zuvor genannten Gründen somit nicht er-

kennbar. Im Prioritätsdokument wird zudem festgelegt, dass die im Singular ver-

wendeten Begriffe stets die Pluralform mit einschließen. Daraus wird ersichtlich,

dass im Prioritätsdokument die Singularform des Begriffs „agent“ in jedem Fall mit

offenbart ist und somit zur Behandlung von Psoriasis nach der Lehre des Priori-

tätsdokuments NK02 nicht zwingend mehrere Wirkstoffe verwendet werden müs-

sen (vgl. NK02, S. 17, Z. 1 bis 5).

Die in den Patentansprüchen 1 bis 3 des Hilfsantrags 1 vermittelte Lehre

weist gegenüber der ursprünglichen Offenbarung keine unzulässige Erweiterung

auf.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind aus den erteilten

Patentansprüchen 1 und 11 sowie den Angaben im Absatz [0013] der Streitpa-

tentschrift ableitbar (vgl. NK03); sie gehen ferner auf die Patentansprüche 25 und

29 der Erstunterlagen sowie auf die Angaben der Seite 16, Zeilen 23 bis 34 in der

Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung zurück (vgl. NK06).

Der Patentanspruch 2 basiert auf dem erteilten Patentanspruch 2 der Streitpatent-

schrift (vgl. NK03); er geht ferner auf den Patentanspruch 31 der Erstunterlagen

sowie auf die Angaben der Seite 14, Zeilen 31 und 32 in der Beschreibung der ur-

sprünglich eingereichten Anmeldung zurück (vgl. NK06).

Der Patentanspruch 3 basiert auf dem erteilten Patentanspruch 4 der Streitpatent-

schrift (vgl. NK03); er geht ferner auf den Patentanspruch 31 der Erstunterlagen

sowie auf die Angaben der Seite 14, Zeilen 27 bis 30 in der Beschreibung der ur-

sprünglich eingereichten Anmeldung zurück (vgl. NK06).

Entgegen den von der Klägerin geäußerten Bedenken wird der Patentanspruch 1

des Hilfsantrags 1 auch nicht dadurch unzulässig erweitert, dass die Aufnahme

des Merkmals 4 eine Kombinationstherapie ausschließt. Die Lehre des An-

spruchs 25 der ursprünglichen Anmeldung NK06 stellt auf ein Verfahren zur Be-

handlung von Psoriasis ab, bei dem ein Antikörper verabreicht wird, der gegen

Interleukin 12 gerichtet sein kann. Weitere Behandlungsschritte schließt der

Wortlaut des Anspruchs 25 zwar nicht aus, sieht diese

– anders als von der Kläge-

rin angenommen

– aber auch nicht als zwingend erforderlich an. Auch die Be-

schreibung der ursprünglichen Anmeldung NK06 schließt eine Monotherapie mit

einem Anti-IL12-Antikörper nicht aus. So geht aus den auf der Seite 16 in NK06

gewählten Formulierung, dass

bzw.

eindeutig hervor, dass

die Mono- und die Kombinationstherapie als gleichwertige Alternativen für den

Einsatz eines Anti-IL12-Antikörpers erachtet werden, ohne einer der genannten

Alternativen eine bevorzugte Stellung einzuräumen (vgl. NK06, S. 16, Z. 29 bis

34).

Der Auffassung der Klägerin, die Aufnahme des Merkmals 4 in den Patentan-

spruch 1 des Hilfsantrags sei auch deshalb unzulässig, weil dadurch die medizini-

sche Behandlung von Psoriasis und nicht die Verwendung selbst beschränkt

werde, kann sich der Senat ebenfalls nicht anschließen. Denn anders als von der

Klägerin angenommen wird durch das Merkmal 4 nicht die Art der Behandlung ei-

nes an Psoriasis leidenden Patienten verändert, da diese nach wie vor aus einer

in üblicher Weise erfolgenden Verabreichung eines Antikörpers besteht. Durch die

Aufnahme des Merkmals 4 wird jedoch die Verwendung des Antikörpers dahinge-

hend beschränkt, dass bei der Herstellung einer pharmazeutischen Formulierung

nur mehr der Anti-IL12-Antikörper als wirksame Komponente verwendet wird.

Die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 mit dem zuvor

unter Punkt IV.1 angegebenen Sinngehalt wird nach Ansicht des Senats in der

Streitpatentschrift auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann

diese ausführen kann.

Zunächst ist festzustellen, dass das im Streitpatent verwendete Mausmodell für

die Ausführbarkeit der patentgemäßen technischen Lehre ausreichend ist, da im

Patentrecht aus ethisch/moralischen Gründen regelmäßig keine klinischen Versu-

che am Menschen als Beleg für die Ausführbarkeit einer Erfindung gefordert wer-

den.

Die Verwendung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 stellt auch keine Hy-

pothese der Erfinder dar, sondern beruht auf Daten, die in experimentell nachar-

beitbaren Versuchen ermittelt wurden. Diese Versuche werden insbesondere im

patentgemäßen Beispiel 2 beschrieben. Dabei werden Mäuse, bei denen durch

die Gabe von CD4

-T-Zellen, LPS und Interleukin-12 Psoriasis induziert wird, in

vier separaten Experimenten mit einem Anti-IL12-Antikörper behandelt. Die Er-

gebnisse der Versuche zeigen, dass bei gut etablierter Krankheit die Behandlung

mit einem Anti-IL12-Antikörper äußerst wirksam ist und zu einer Verringerung der

Symptome führt (vgl. NK03, Abs. [0054 bis 0057] i. V. m. Fig. 2). Das Argument

der Klägerin, die Anti-IL12-Antikörper würden in den streitpatentgemäßen Bei-

spielen nur präventiv und somit nicht zur Behandlung einer bestehenden psoriati-

schen Erkrankung verwendet, vermag daher nicht zu überzeugen.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist auch in der vollen bean-

spruchten Breite für den Fachmann in Kenntnis der Beschreibung der Streitpa-

tentschrift unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten

ausführbar. Es mag zwar

– wie von der Klägerin vorgetragen wurde - zutreffend

sein, dass nicht alle im Patentanspruch 1 genannten Anti-IL12-Antikörper eine Be-

handlung von Psoriasis im streitpatentgemäßen Sinn ermöglichen. Wie in der

BGH-

Entscheidung „Polyesterfäden“ aufgezeigt wird die Ausführbarkeit einer Er-

findung allerdings nicht schon dadurch in Frage gestellt, dass ein Patentanspruch

neben tauglichen auch untaugliche Varianten umfasst, sofern der Fachmann ohne

große Schwierigkeiten die tauglichen Varianten herausfinden kann (vgl. BlPMZ,

1991, 68, 2. Ls.

– Polyesterfäden). Dies ist vorliegend der Fall. Denn dem Fach-

mann sind mit IL12 nicht nur die stofflichen Eigenschaften des Antigens bekannt,

sondern dem Grundsatz nach auch der strukturelle Aufbau sowie die Herstellung

von Antikörpern (vgl. NK03, Abs. [0009 und 0010]). In Kenntnis dessen umfasst

der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 aufgrund der darin allgemein genannten

Anti-IL-12-Antikörper keine unüberschaubare Vielzahl von Antikörpern, die der

Fachmann nur durch das Prinzip von Versuch und Irrtum auffinden kann. Zudem

hat die Klägerin keinen Anti-IL12-Antikörper benannt, der die streitpatentgemäße

Aufgabe nicht löst. Der Senat sieht daher keine Veranlassung, an der Ausführbar-

keit der im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beschriebenen Lehre zu zweifeln.

Der Einwand der Klägerin, die Beklagte selbst habe mehrere Jahre benötigt um

herauszufinden, dass sich insbesondere ein gegen die p40-Untereinheit von Inter-

leukin 12 gerichteter Antikörper bei der Behandlung von Psoriasis als wirksam er-

weise, ändert an diesem Sachverhalt nichts. Denn wie bereits zuvor ausgeführt,

finden sich im Streitpatent ausreichende experimentelle Nachweise dafür, dass

Anti-IL12-Antikörper bei der Behandlung von Psoriasis wirksam eingesetzt werden

können (vgl. NK03, Beispiel 2). Damit liefert das Streitpatent eine fachliche Dar-

stellung der darin offenbarten Lehre, die es dem immunologisch versierten Fach-

mann aufgrund seiner fachlichen Qualifikation ermöglicht, die wirksamsten unter

den gegen Interleukin 12 gerichteten Antikörpern zu ermitteln (siehe Punkt II.4).

Dass die hierfür erforderlichen Versuche und Testreihen unter Umständen Jahre in

Anspruch nehmen können, ist auf dem Gebiet der Immunologie zu erwarten. Zu-

dem gilt generell, dass Unvollkommenheiten, die sich bei der Ausführung der Erfin-

dung einstellen, unschädlich sind, wenn das eigentliche Ziel der Erfindung für den

Fachmann erreichbar ist (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 34 Rdn. 357 und 358).

Von der Erreichbarkeit des Ziels und damit einer Behandelbarkeit von Psoriasis mit

Anti-IL12-Antikörpern ist vorliegend auszugehen, zumal von der Klägerin kein Anti-

IL12-Antikörper benannt wurde, der sich bei der Behandlung von Psoriasis als un-

wirksam erwiesen hat. Demzufolge steht die von der Klägerin erwähnte eigene Su-

che nach wirksameren Anti-IL12-Antikörpern zur Behandlung von Psoriasis einer

Ausführbarkeit der in den Patentansprüchen 1 bis 3 des Hilfsantrags 1 genannten

Lehre nicht entgegen.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist auch mangels Klarheit nicht zu

beanstanden.

Nachdem der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 entsprechend den Angaben

unter Punkt III.1 und IV.1 auszulegen ist und die Lehre des Patentanspruchs 1

gemäß Hilfsantrag 1 auch ausführbar ist (siehe Punkt IV. 4), ist

– anders als von

der Klägerin angenommen

– auch die Klarheit des Patentanspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 1 im Hinblick auf die darin nicht näher definierte

nicht zu beanstanden. Es mag zwar zutreffend sein, dass auf-

grund fehlender Angaben zur therapeutischen Verwendung des Antikörpers unter

den Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 eine Vielzahl von Verabreichungsformen

fallen. Dies allein ist jedoch kein Grund zur Beanstandung. Denn wenn ein An-

spruchsmerkmal allgemein und breit gefasst ist, so dass viele Aspekte und Reali-

sierungen des Standes der Technik darunter fallen, handelt es sich dabei nicht um

eine Frage der Klarheit, sondern vielmehr der Neuheit und der erfinderischen Tä-

tigkeit (vgl. BPatGE 47, 163, 1. Ls. - Frühestmöglicher Auslösezeitpunkt). Ein er-

mittelter Stand der Technik kann im Einzelfall dann lediglich dazu führen, dass bis

dahin vermeintlich „klare“ Begriffe auslegungsbedürftig werden. Ist ein Patentan-

spruch

– wie im vorliegenden Fall (siehe Punkt IV.1) – allerdings auslegbar, so

dass er auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden kann, müssen wie-

derum alle wesentlichen Merkmale der Erfindung im Patentanspruch angegeben

sein (vgl. dazu auch BGH GRUR 2013, 1210, 1211 f.

– Dipeptidyl-Peptidase-Inhi-

bitoren) .

Der von der Klägerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähig-

keit im Hinblick auf fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit ist be-

züglich Hilfsantrag 1 nicht gegeben.

Die im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 beschriebene Verwendung ist neu,

weil in keinem der zitierten Dokumente eine Verwendung mit allen im Patentan-

spruch 1 des Hilfsantrags 1 genannten Merkmalen beschrieben wird.

Dies gilt auch für die von der Klägerin als neuheitsschädlich erachtete Druckschrift

NK07. Darin wird eine sowohl kurativ als auch prophylaktisch anwendbare Me-

thode zur Behandlung von Psoriasis beschrieben, die die orale Verabreichung ei-

nes Antigens sowie die Gabe eines Anti-IL12-Antikörpers vorsieht (vgl. NK07, An-

sprüche 11 bis 14 und 18). Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die orale Toleranz

des Immunsystems bei einem an Psoriasis leidenden Patienten gegenüber einem

mit Psoriasis assoziierten Antigen zu verstärken, wobei der Anti-IL12-Antikörper

der zusätzlichen Verstärkung der oralen Toleranz dient (vgl. NK07, S. 3, Z. 14 bis

18). Eine kombinierte Verabreichung von Antigen und Antikörper ist im Hinblick

auf die in NK07 offenbarte Lehre somit unerlässlich. Demzufolge wird in der NK07

keine Verwendung beschrieben, bei der zur Behandlung von Psoriasis ein Anti-

IL12-Antikörper als einzige, pharmazeutisch wirksame Komponente zur Reduzie-

rung des Schweregrads der Psoriasis entsprechend dem patentgemäßen Merkmal

4 zum Einsatz kommt (siehe auch Punkt IV.1).

Zu keiner anderen Sichtweise kann der Vortrag der Klägerin führen, dass auch der

alleinige Einsatz eines Anti-IL12-Antikörpers in der NK07 mit einem positiven Ef-

fekt in Verbindung gebracht und daher bereits im patentgemäßen Sinn für die Be-

handlung von Psoriasis als geeignet erachtet werde. Denn die von der Klägerin

zitierte Stelle in der NK07 besagt lediglich, dass bei einer Monotherapie mit einem

Anti-IL12-Antikörper ein geringfügiger Rückgang der Proliferation von Zellen in

den Lymphknoten der Kniegelenke beobachtet werden konnte, wobei dieser Effekt

weder als therapeutisch signifikant noch als therapeutisch wirksam bei der Be-

handlung von Psoriasis beschrieben wird (vgl. NK07, S. 19, Z. 17 bis 21). Gegen

die Auffassung der Klägerin spricht auch die weitere in NK07 getroffene Aussage,

dass bei einem Kontrollversuch, bei dem Mäusen nur der Anti-IL12-Antikörper und

keine Kombination aus Antigen und Anti-IL12-Antikörper verabreicht wurde, kein

signifikanter Unterschied zu der Proliferation von Zellen in unbehandelten Mäusen

festgestellt werden konnte (vgl. NK07, S. 18, Z. 10 bis 12). In Anbetracht dessen

sowie unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung ist das

streitpatentgemäße Merkmal 4 der Entgegenhaltung NK07 demzufolge weder un-

mittelbar noch eindeutig zu entnehmen (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 1. und 2. Ls.

i. V. m. Rdn. 25 und 26

– Olanzapin).

Eine Verwendung mit sämtlichen im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ge-

nannten Merkmalen offenbart auch die Druckschrift NK08 nicht, die mit der Be-

handlung von TNFα(Tumor-Nekrose-Faktor α)-assoziierten Erkrankungen befasst

ist (vgl. NK08, Anspruch 1). In der NK08 wird die erfolgreiche Behandlung dieser

Erkrankungen mit einer Kombination

stherapie aus einem TNFα-Antagonisten und

einem Anti-IL12-Antikörper beschrieben (vgl. NK08, Ansprüche 1 und 10 i. V. m.

S. 5, Z. 30 bis 34, S. 10, Z. 22 bis 26, S. 42, Z. 30 bis 34 sowie Figuren 1A bis 3B

i. V. m. S. 8, Z. 1 bis 16). Die Monotherapie mit einem Anti-IL12-Antikörper zeigt

den Angaben in der NK08 zur Folge dagegen

– wenn überhaupt – nur minimale

Effekte (vgl. NK08, S. 5, Z. 26 bis 28). Selbst der in Zellkulturversuchen durchge-

führte Vergleich zwischen Kombinations- und Monotherapie macht deutlich, dass

signifikante und damit therapeutisch relevante Ergebnisse nur mit der Kombinati-

onstherapie erreichbar sind (vgl. NK08, S. 39, Z. 30 bis S. 40, Z. 2). Demzufolge

offenbart die NK08 keine Monotherapie mit einem Anti-IL12-Antikörper entspre-

chend dem streitpatentgemäßen Merkmal 4. Darüber hinaus werden in der NK08

nur Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn sowie akute oder

chronische Immunreaktionen nach Transplantationen

als TNFα-assoziierte Er-

krankungen angesehen (vgl. NK08, Anspruch 2 i. V. m. Ansprüchen 17, 22 und

43). In einer langen Liste weiterer Erkrankungen wird in der NK08 zwar auch die

Psoriatische Arthritis genannt (vgl. NK08, S. 11, Z. 19). Bei diesem Krankheitsbild

handelt es sich nach allgemeiner Fachkenntnis allerdings nicht um eine Haut-

sondern um eine entzündliche Gelenkserkrankung (vgl. IB10, S. 6, erste Zeile).

Die Behandlung der Hauterkrankung Psoriasis, wie sie im Streitpatent definiert ist,

liest der Fachmann daher in der NK08 nicht mit. Die Druckschrift NK08 offenbart

folglich auch keine Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers zur Behandlung von

Psoriasis entsprechend dem patentgemäßen Merkmal 3.

In der ebenfalls vor dem für das Streitpatent maßgeblichen Prioritätstag veröffent-

lichten Druckschrift NK10 wird ein Verfahren beschrieben, mit dem das Anspre-

chen eines Patienten auf Corticosteroide verbessert werden soll. Hierfür wird dem

Patienten zusätzlich zu dem Corticosteroid ein Mittel verabreicht, das einer

Zielsubstanz entgegenwirkt, die die Bildung von Interferon ɣ (IFNɣ) reguliert. Das

antagonisierende Mittel kann nach der Lehre der NK10 u. a. ein gegen Interleukin

12 gerichteter Antikörper sein (vgl. NK10, Ansprüche 1, 6 und 7 i. V. m. S. 70,

Z. 37 bis S. 71, Z. 7). Unter einer Vielzahl von mit dieser Methode behandelbaren

Erkrankungen wird in NK10 die Psoriasis genannt (vgl. NK10, S. 75, Z. 8 und 24

i. V. m. S. 97, Z. 5 und Anspruch 23). Ein Verzicht auf das Corticosteroid ist bei

der in NK10 beschriebenen Art der Behandlung allerdings weder vorgesehen noch

sinnvoll. Lediglich das antagonisierende Mittel unterliegt bei diesem Verfahren Va-

riationen und zwar in Abhängigkeit davon, welcher Zelltyp bei der jeweiligen Er-

krankung für die Bildung von INFɣ verantwortlich ist (vgl. NK10, S. 75, Z. 26 bis

37). Somit offenbart auch die NK10 keine Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers

mit dem patentgemäßen Merkmal 4, denn

– wie das Streitpatent selbst belegt (vgl.

NK03, S. 4, Tabelle 1, letzte Zeile und S. 5, erste Zeile)

– gehören Corticosteroide

zu den bei Posriasis wirksamen Substanzen und tragen daher ebenfalls zur Redu-

zierung der Schwere einer Psoriasis bei. Eine Monotherapie mit einem Anti-IL12-

Antikörper zur Behandlung von Psoriasis ist der NK10 folglich nicht zu entnehmen.

Die im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit von der Klägerin ebenfalls dis-

kutierten Druckschriften NK11 und NK13 sind vorliegend nicht zu berücksichtigen,

da die US-Priorität vom 9. Dezember 1998 aus den zuvor unter Punkt I. genann-

ten Gründen sowohl formell als auch materiell wirksam in Anspruch genommen

wird und daher keinen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 PatG relevanten Stand der Tech-

nik darstellen (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 41 Rdn. 55).

einer erfinderischen Tätigkeit.

Ausgangspunkt zur Lösung der Aufgabe bildet für den Fachmann der von Nicko-

loff verfasste Übersichtsartikel NK17. Auch wenn der Autor darin verschiedene

wissenschaftliche Ansätze zur Behandlung von Psoriasis anspricht, stellt dieser

Artikel dennoch eine Offenbarungseinheit dar, die der Fachmann beim Studium

der NK17 in vollem Umfang berücksichtigt. Ihr entnimmt der Fachmann demzu-

folge verschiedenste Therapieansätze, die zu dem für das Streitpatent maßgebli-

chen Zeitpunkt bei der Behandlung von Psoriasis angewendet werden. So stellt

Nickoloff unter der Überschrift „Cytokines as therapeutic targets“ einen humanen

monoklonalen Antikörper vor, der gegen das in psoriatischer Haut 100-fach über-

exprimierte Interleukin 8 gerichtet ist (vgl. NK17, S. 512, re. Sp., zweiter Abs. bis

S. 513, li. Sp., Z. 3). Des Weiteren werden von Nickoloff in der NK17 Therapiean-

sätze angesprochen, bei denen Interleukine vom Th2-Typ wie IL10 oder IL11 ein-

gesetzt werden, um die Immunantwort bei einem an Psoriasis leidenden Patienten

von einer durch Th1-Zellen dominierten Immunantwort zu einer Immunantwort zu

verschieben, bei der vorrangig T-Zellen vom Th2-Typ aktiv sind (vgl. NK17,

S. 513, li. Sp., erster und zweiter vollständiger Abs.). Als vielversprechend be-

schreibt Nickoloff in NK17 auch den Einsatz eines humanen monoklonalen Anti-

körpers, der gegen das als „Lymphocyte-Function-Associated-Antigen 1“ (kurz

LFA-1) bezeichnete Oberflächenmolekül von T-Zellen gerichtet ist (vgl. NK17,

S. 513, li. Sp., letzter Abs.) In einem anderen von Nickoloff in der Druckschrift

NK17 präsentierten Behandlungsschema werden zur Behandlung von Psoriasis

Polypeptide eingesetzt, die aufgrund ihrer Bindung an den „T-Cell-Receptor“ (kurz

TCR) in der Lage sind, die in psoriatischen Läsionen vorhandenen autoreaktiven

T-Zellen zu eliminieren (vgl. NK17, S. 513, mittlere Sp., erster Abs.). Den Angaben

in der NK17 zur Folge, werden zur Inaktivierung von T-Zellen bei der Behandlung

von Psoriasis aber auch humanisierte monoklonale Anti-CD4-Antikörper einge-

setzt (vgl. NK17, S. 513, mittlere Sp., spaltenübergreifender Abs.). Eine Rangliste

hinsichtlich der Wirksamkeit dieser sehr unterschiedlichen Therapieansätze bei

der Behandlung von Psoriasis erstellt Nickoloff in seinem Artikel jedoch nicht. In

seinen abschließenden Bemerkungen weist er lediglich darauf hin, dass es sich

bei Psoriasis um eine Erkrankung mit sowohl genetischen als auch entzündlichen

und angiogenetischen Merkmalen handelt, so dass bei deren Behandlung zahlrei-

che Wirkstoffe getestet werden können, die gegen die verschiedensten Zielmole-

küle gerichtet sind (vgl. NK17, S. 513, re. Sp., letzter Abs.). Folglich erhält der

Fachmann in der NK17 weder einen Hinweis darauf, dass der Einsatz monoklo-

naler Antikörper bei der Behandlung von Psoriasis einen besonderen Vorteil bie-

tet, noch erhält er in der NK17 die Anregung, einen Antikörper zu verwenden der

gegen Interleukin 12 gerichtet ist, das nach allgemeiner Fachkenntnis die Diffe-

renzierung von T-Zellen des Th1-Typs unterstützt und damit zu den Typ1-Cytoki-

nen zählt (vgl. NK40, S. 534, Tabelle 1; NK42, S. 124, Fig. 10.6). Denn in der

NK17 werden namentlich nur die Interleukine IL8, IL10 und IL11 genannt, bei de-

nen es sich im Falle von IL8 um einen Wachstumsfaktor und im Falle von IL10 und

IL11 um Cytokine aus dem Typ2-Cytokinnetzwerk handelt (vgl. NK17, S. 512,

re. Sp., letzter Abs. und S. 513, li. Sp., erster und zweiter vollständiger Abs.;

NK40, S. 534, Tabelle 1). Demzufolge regt die Lehre der NK17 die Neutralisierung

eines Interleukins aus dem Typ1-Cytokinnetzwerk, wie sie bei der streitpatentge-

mäßen Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers zur Behandlung von Psoriasis

erfolgt, nicht an. Eine Verwendung, wie im geltenden Patentanspruch 1 des Hilfs-

antrags 1 angegeben, kann die Entgegenhaltung NK17 demzufolge nicht nahele-

gen.

Ausgehend von NK17 benötigt der Fachmann somit weitere Informationen, um zur

streitpatentgemäßen Lösung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zu gelan-

gen. Er wird daher auch das bereits im März 1998 von Yawalkar et al. veröffent-

lichte Abstract, das vorliegend als Dokument NK23 bezeichnet wird, zu Rate zie-

hen. Thema dieser Arbeit ist die Expression von Interleukin 12 in normaler und

psoriatischer Haut (vgl. NK23, Abstract 1156, Titel). Die Autoren berichten in der

NK23 über die von ihnen zu diesem Thema durchgeführten Versuche, bei denen

sie die mRNA sowie das exprimierte Protein von IL12 in normaler Haut sowie in

psoriatischen Hautläsionen bestimmt und dabei festgestellt haben, dass das Pro-

tein von Interleukin 12 sowohl in normaler Haut als auch in psoriatischen Läsionen

nachweisbar ist, während verstärkte mRNA-Signale von Interleukin 12 sowie eine

erhöhte Immunreaktivität in Bezug auf Interleukin 12 von ihnen nur in psoriati-

schen Läsionen nachgewiesen werden konnten. Aufgrund dieser Ergebnisse

kommen die Autoren in der NK23 zu dem Schluss, dass Interleukin 12 eine wich-

tige Rolle bei der Entwicklung der an der Pathogenese von Psoriasis beteiligten

Th1-Zellantwort spielt. Einen gegen das Interleukin 12 gerichteten Antikörper ver-

wenden Yawalkar et al. bei ihren Versuchen allerdings nur als ein für analytische

Zwecke geeignetes Reagenz zum immunchemischen Nachweis exprimierter IL12-

Proteine. Hinweise darauf, diesen Antikörper therapeutisch wirksam bei der Be-

handlung von Psoriasis einzusetzen, erhält der Fachmann in der NK23 somit

nicht. In der NK23 findet der Fachmann auch keine Anregung dafür, dass mit der

alleinigen Neutralisierung von Interleukin 12 eine wirkungsvolle Behandlung von

Psoriasis möglich ist, da Yawalkar et al. in der NK23 keinen funktionellen Zusam-

menhang zwischen der von ihnen beobachteten Hochregulierung von IL12-mRNA

und der Pathogenese von Psoriasis aufzeigen.

Die Druckschrift NK23 liefert dem Fachmann selbst bei einer kombinierten Be-

trachtung mit der NK17 lediglich eine Anregung dafür, Interleukin 12 als weiteres

Zielmolekül bei der Behandlung von Psoriasis in Betracht zu ziehen. Welche der in

NK17 genannten Strategien zu dessen Neutralisierung allerdings geeignet sind

und ob neben Interleukin 12 noch weitere Zielmoleküle für eine wirkungsvolle Be-

handlung von Psoriasis neutralisiert werden müssen, erfährt der Fachmann aus

der Kombination dieser Druckschriften dennoch nicht.

Einer Neutralisierung von Interleukin 12 wird der Fachmann trotz seiner Kennt-

nisse aus den Dokumenten NK17 und NK23 auch deshalb wenig Bedeutung bei-

messen, da Nickoloff in seinem Artikel NK17 (siehe NK48) der von Yawalkar et al.

ein halbes Jahr zuvor aufgezeigten Verbindung zwischen IL12 und der Pathoge-

nese von Psoriasis keine Beachtung schenkt. Um zu der im Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 1 genannten Verwendung zu gelangen, die auf der alleinigen

Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers zur Reduzierung des Schweregrades von

Psoriasis beruht, musste der Fachmann daher selbst bei einer kombinierten Be-

trachtung der Druckschriften NK17 und NK23 erfinderisch tätig werden, da der

Fachmann, anders als von der Klägerin angenommen, die alleinige Vermutung,

dass es sich bei Interleukin 12 um ein relevantes Zielmolekül für die Behandlung

von Psoriasis handeln könnte, nicht von vornherein mit der Erfolgserwartung ver-

bindet, mit dessen alleiniger Neutralisierung durch einen Antikörper Psoriasis

wirksam behandeln zu können (vgl. BGH GRUR 2009, 743, Ls. und Rdn. 37

– Air-

bag Auslösesteuerung). Zumal der Fachmann in seine Überlegungen stets die ihm

bekannte Tatsache mit einbezieht, dass in psoriatischen Läsionen ein komplexes

pathophysiologisches Cytokinnetzwerk vorliegt, so dass er ein einzelnes Cytokin

nicht als Auslöser einer Psoriasis in Betracht ziehen wird (vgl. NK17, S. 513,

li. Sp., erster vollständiger Abs., zweiter Satz und NK38, S. 197, li. Sp, erster und

zweiter vollständiger Satz).

Der zitierte Stand der Technik vermittelt daher, entgegen der von der Klägerin

vertretenen Auffassung weder eine Anregung dafür bei der Behandlung von Pso-

riasis ausschließlich Antikörper zu verwenden, noch legt es der zitierte Stand der

Technik nahe, Psoriasis durch die Neutralisierung der biologischen Aktivität von

Interleukin 12 behandeln zu können.

An dieser Sichtweise ändert auch das von der Klägerin vorgebrachte Argument

nichts, der Fachmann gelange in Kenntnis der Druckschriften NK17 und NK23 je-

denfalls unter gleichzeitiger Einbeziehung seines Fachwissens, wie es in den

Druckschriften NK20, NK36k und NK38 offenbart sei, ohne erfinderisches Zutun

zur Lösung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Aus dem zitierten Stand

der Technik mag dem Fachmann zwar bekannt sein, dass Antikörper bei der Be-

handlung von Psoriasis einsetzbar sind (vgl. NK17, S. 512, re. Sp., letzter Abs. bis

S. 513, li. Sp, letzter Abs. und mittlere Sp, letzter Abs.) und dass an der Pathoge-

nese von Psoriasis T-Zellen vom Th1-Typ beteiligt sind, deren Proliferation durch

Interleukin 12 stimuliert wird (vgl. NK23 i. V. m. NK38, S. 198, re. Sp., letzter

Abs.). Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Autoren der NK23 im

Jahr 1998 nach wie vor einen gegen Interleukin 12 gerichteten Antikörper aus-

schließlich für analytische und nicht für therapeutische Zwecke einsetzen (vgl.

NK23, 5. Satz). Selbst Adorini et al. weisen 1997 mit ihren in NK20 beschriebenen

Methoden zur Behandlung unterschiedlichster Th1-vermittelter Autoimmunerkran-

kung unter Anwendung eines Anti-IL12-Antikörpers nicht in die streitpatentgemäße

Richtung, da sie weder die Behandlung von Autoimmunerkrankungen aus dem

dermatologischen Formenkreis noch die Psoriasis selbst in ihre Überlegungen mit

einbeziehen (vgl. NK20, Titel i. V. m. S. 183, letzter Abs. bis S. 186, erster Abs.).

Ergänzend dazu lehrt die aus dem Jahr 1993 stammende Druckschrift NK36k den

Fachmann zwar die Existenz eines Gleichgewichts verschiedener Cytokine, das

im Wesentlichen von den Interleukinen IL4 und IL12 dominiert wird und dafür

sorgt, dass T-Zellen vom Th1- und Th2-Typ bei der pathophysiologischen Regula-

tion von Immun- und Entzündungsreaktionen gebildet werden. Der NK36k ent-

nimmt der Fachmann ferner, dass sich dieses Gleichgewicht mit Hilfe von IL-12

Antagonisten in Richtung der Th2-Zellen verlagern lässt. Auf einen Zusammen-

hang zwischen einer derartigen Verschiebung des Cytokin-Gleichgewichts und der

Behandlung von Psoriasis wird in NK36k allerdings nicht hingewiesen (vgl. NK36k,

Titel i. V. m. S. 336, Fig. 1 und S. 337, Fig. 2 i. V. m. S. 337 re. Sp., letzter Abs.).

Einen solchen Zusammenhang wird der Fachmann selbst bei einer kombinierten

Betrachtung von NK36k und NK17 nicht sehen. Denn in der mit der Behandlung

von Psoriasis befassten NK17 werden zur Verschiebung dieses Gleichgewichts in

Richtung einer Th2-Zellantwort fünf Jahre später keine IL-12 Antagonisten ent-

sprechend der Lehre der NK36k empfohlen, sondern vielmehr der Einsatz von In-

terleukin IL10 oder IL11, die beide dem Cytokinnetzwerk des Th2-Typs zugerech-

net werden (vgl. NK17, S. 513, li. Sp., erster und zweiter vollständiger Abs.).

Nachdem die erfolgreiche Behandlung von Psoriasis mit den beiden zuvor ge-

nannten Interleukinen IL10 und IL11 in NK17 auf die Steigerung der Produktion

von IL4 zurückgeführt wird, steht die Lehre der NK17 sogar im diametralen Ge-

gensatz zu der im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 vermittelten Lehre. Denn

NK17 lehrt damit die Gleichgewichtsverschiebung über eine Stimulation der Bil-

dung von Th2-Zellen herbeizuführen, während es nach der streitpatentgemäßen

Lehre vorgesehen ist, die Produktion von Th1-Zellen mit Hilfe eines Anti-IL12-An-

tikörpers zu stoppen (vgl. NK17, S. 513, li. Sp., erster vollständiger Abs., die letz-

ten beiden Sätze und zweiter Abs., letzter vollständiger Satz). Demzufolge basiert

der in der Druckschrift NK17 beschriebene Therapieansatz zur Behandlung von

Psoriasis auf einem Wirkungsprinzip, das sich grundlegend von demjenigen unter-

scheidet, das mit der patentgemäßen Verwendung eines Anti-IL12-Antikörpers bei

der Behandlung von Psoriasis verfolgt wird. Aus alledem ist ersichtlich, dass sich

auch aus dem weiteren Stand der Technik keine Anstöße oder Anregungen erge-

ben, die eine therapeutisch wirksame Behandlung von Psoriasis unter alleiniger

Verwendung eines gegen Interleukin 12 gerichteten Antikörpers nahe legen.

Die weiteren Entgegenhaltungen NK07, NK08 und NK10, auf die in der mündli-

chen Verhandlung bei der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr näher

eingegangen wurde, offenbaren ebenfalls keine darüber hinaus gehende Lehre,

so dass auch sie nicht in der Lage sind, eine Verwendung, wie sie im Patentan-

spruch 1 des Hilfsantrags 1 beschrieben wird, in das Blickfeld des Fachmanns zu

rücken.

Die Druckschriften NK07 und NK10 lehren jeweils den Einsatz einer Kombinati-

onstherapie zur Behandlung von Psoriasis, wobei in der NK07 die kombinierte

Gabe eines mit Psoriasis assoziierten Antigens und eines Anti-IL12-Antikörpers

empfohlen wird (vgl. NK07, Ansprüche 11 bis 14 und 18), während in einer Aus-

führungsform der Druckschrift NK10 die Verabreichung eines Corticosteroids in

Verbindung mit einem Anti-IL12-Antikörper als erfolgversprechend erachtet wird

(vgl. NK10, Ansprüche 1, 6, 7 und 23). Nachdem allerdings in keiner der genann-

ten Druckschriften Gründe genannt werden, die den Fachmann dazu veranlassen

würden, auf eines der in der jeweiligen Kombinationstherapie verwendeten Mittel

zu verzichten, sind auch diese Entgegenhaltungen nicht in der Lage die im Pa-

tentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 beschriebene Verwendung nahe zu legen, bei

der ausschließlich ein Anti-IL12-Antikörper zur Behandlung von Psoriasis einge-

setzt wird.

Entsprechendes gilt auch für die NK08, denn auch in ihr wird die kombinierte

Gabe zweier Antagonisten gelehrt, von denen der eine gegen TNF-

α und der an-

dere gegen Interleukin 12 gerichtet ist, wobei der IL12 Antagonist bevorzugt als

Antikörper eingesetzt wird (vgl. NK08, Ansprüche 1, 10). In der NK08 wird zwar

davon berichtet, dass die Antagonisten in einem in vitro Versuch auch einzeln zu

einer Zellkultur aus Zellen von Lymphknoten zugegeben wurden und dabei jeweils

ein Rückgang der antigen-

spezifischen INFγ-Produktion beobachtet wurde (vgl.

NK08, S. 39, Z. 30 bis 33). Dies wird der Fachmann dennoch nicht als eine Auf-

forderung zur Abkehr von der in NK08 beschriebenen Kombinationstherapie ver-

stehen. Denn bereits im darauf folgenden Satz findet der Fachmann den Hinweis,

dass eine signifikante Behandlung nur mit einer Kombination aus einem Anti-

TNFα-Antikörper und einem Anti-IL12-Antikörper erreicht werden kann (vgl. NK08,

S. 39/40, seitenübergreifender Satz). Aber auch die Anwendung der in NK08 be-

schriebenen Therapie zur Behandlung von Psoriasis liegt für den Fachmann nicht

auf der Hand. Denn zum einen werden die vorangegangenen Aussagen im Zu-

sammenhang mit Zellkulturversuchen getroffen, bei denen nur Zellen aus Lymph-

knoten, nicht aber aus psoriatischen Läsionen verwendet werden. Zum anderen

wird die Psoriasis in der NK08 nicht als eine derjenigen Erkrankungen genannt,

bei der die darin beschriebene Kombinationstherapie angewendet werden kann.

Lediglich die psoriatische Arthritis findet darin Erwähnung, welche der Fachmann

jedoch dem Kreis der Gelenkserkrankungen zurechnet (vgl. NK08, S. 11, Z. 19).

Anhaltspunkte dafür, einen Anti-IL12-Antiköper als allein wirksames Mittel zur Be-

handlung von Psoriasis zu verwenden, entnimmt der Fachmann somit auch der

NK08 nicht.

Der Patentanspruch 1 in der gemäß Hilfsantrag 1 (vormals Hilfsantrag 5) ver-

teidigten Fassung hat daher Bestand. Mit ihm haben die darauf rückbezogenen,

vorteilhafte Ausführungsformen des Patentanspruchs 1 betreffenden Patentan-

sprüche 2 und 3 ebenfalls Bestand.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und in-

nerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in

vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf

Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm

Guth

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Münzberg

Dr. Wagner