Urteil des BPatG vom 23.07.2014

Übertragung der Marke, Rechtskräftiges Urteil, Bier, Patent

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 40/14

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2009 012 272

– S 204/13 Lösch

- 2 -

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 23. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Der Antrag der Antragsgegnerin auf Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe für das beabsichtigte Beschwerdeverfahren wird ge-

richtsgebührenfrei ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen

zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die angegriffene Wortmarke Nr. 30 2009 012 272

BIONATOR

wurde am 25. Februar 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 31:

Malz; Hopfen

Klasse 32:

Biere; biologische und nicht biologische alkoholfreie Erfrischungsge-

tränke; Mineralwasser; Tafelwasser

Klasse 35:

Werbung, insbesondere Vermietung von Werbeflächen im Internet

angemeldet und am 29. April 2009 in das Markenregister eingetragen.

Die

Marke

ist

von

K…

und

…

angemeldet,

3. August 2010 auf Friedrich Zengler und am 27. Juni 2012 auf die jetzige Mar-

- 3 -

keninhaberin,

die

…

GbR,

vertreten

durch

den

Gesellschafter

…, übertragen worden.

Mit Wirkung vom 15. November 2013 hat die Markeninhaberin auf die Waren

„biologische und nicht biologische alkoholfreie Erfrischungsge-

tränke; Mineralwasser; Tafelwasser

“ (Klasse 32)

verzichtet.

Die Antragstellerin hat beantragt, die Marke wegen Bösgläubigkeit i. S. d. § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vollständig zu löschen und vorgetragen, der Anmelder der

Marke,

Z…,

habe

aufgrund

gerichtlicher

Untersagung

Zeit-

punkt der Anmeldung der Marke keine legale Benutzungsmöglichkeit gehabt, so

dass es aus Rechtsgründen an der erforderlichen generellen Benutzungsabsicht

für die Marke gefehlt habe. Bereits deutlich vor der Anmeldung der streitgegen-

ständlichen Marke sei am 20. August 2008 ein Urteil des Landgerichts München I

ergangen, in dem es Z

… u. a. untersagt worden sei, die Bezeichnung

„BIONATOR“ im Getränkebereich einzusetzen. Dieses Urteil habe Rechtskraft er-

langt. Da

Z… bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gewusst

habe, dass er diese nicht legal im geschäftlichen Verkehr, also markenmäßig,

würde einsetzen können, habe es ihm bereits damals an der erforderlichen Be-

nutzungsabsicht bezüglich der Marke gefehlt. Außerdem sei die Anmeldung der

Marke in Behinderungsabsicht und zum zweckwidrigen Einsatz als Mittel des

Wettbewerbskampfs erfolgt. Z

… habe in der Absicht gehandelt, die An-

tragstellerin im Hinblick auf

die Benutzung ihrer „BIONADE“-Marken und ähnlicher

Marken zu behindern. Da das Landgericht München I bereits entschieden hätte,

dass die Marken

„BIONADE“ und „BIONATOR“ verwechselbar seien, seien die

wiederholten Anmeldungen der Marke

„BIONATOR“ unnütz gewesen. Z…

habe von vorneherein die Aussichtlosigkeit dieser Markenanmeldungen erken-

nen müssen. Die Antragstellerin sei hierdurch aber gezwungen worden, weitere

Verfahren

gegen

…

anzustrengen.

Die

Behinderungsabsicht

…

- 4 -

Z… werde auch dadurch belegt, dass er aus seinen „BIONATOR“-Marken

Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 81201

81 „BIONA-

“ der Antragstellerin eingelegt habe. Es sei offenbar das Geschäftsmodell…

…, bekannte und weniger bekannte Marken Dritter oder damit ähnliche Zei-

chen für sich als Marken schützen zu lassen, um dann die Inhaber der prioritätsäl-

teren Marken in eine Vielzahl von Verfahren zu verstricken. Zudem habe

…

… mehrfach versucht, seine Markeneintragungen „BIONATOR“ sowie ande-

re Marken und die Domain

„www.bi0nade.de“ an die Antragstellerin zu veräußern.

Dies

belege

der

Beschluss

des

Oberlandesgerichts

München

vom

13. November 2008 (Az. 6 W 1633/08), in dem der Senat auf entsprechenden Vor-

trag Z

… hin klargestellt habe, dass er nicht dazu da sei, „ein Angebot

auf Übernahme durch den Kläger zu bewerkstelligen

“. Ferner belege dies das an

das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Schreiben Z

… vom

9. Mai 2013 im Widerspruchsverfahren gegen die Marke Nr. 30 2009 012 272

„BIONATOR“, in dem er das von der Antragstellerin unterbreitete Einigungsange-

bot als

„Kuhhandel“ bezeichnet und geäußert habe, die Marken seien „weit mehr

wert

“. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit Z… sei auch der Be-

kanntheitsgrad der Marke

„BIONADE“ zu berücksichtigen. Die Anmeldung der

streitgegenständlichen Marke sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Antrag-

stellerin ihre Marke bereits mit großem Aufwand im Verkehr beliebt und bekannt

gemacht habe. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken

„BIONADE“ und

„BIONATOR“ sei mehrfach bejaht worden. Insofern könne kein Zweifel daran be-

stehen, dass Z

… sich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der „BIONA-

TOR“-Marken bewusst gewesen sei, dass er sich hiermit an den guten Ruf der

Marke

„BIONADE“ anlehne, wie er das bereits mit den Markenanmeldungen

„BI0NADE“, „BIONA“ und der Domainversucht habe. Die Bös-

gläubigkeit der Markenanmeldung hafte der angegriffenen Marke auch noch nach

der späteren Übertragung auf die S

… GbR an, namentlich weil …

… auch vertretungsberechtigter Gesellschafter der neuen Markeninhaberin

sei. Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung der deutschen Marke

Nr. 30 2009 012 272

„BIONATOR“ beantragt.

- 5 -

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und sinngemäß

beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Zur Begründung hat sie die feh-

lende Unterschrift auf dem Löschungsantrag gerügt sowie in Zweifel gezogen,

dass die Allgemeine Vollmacht des Vertreters der Antragstellerin den Löschungs-

antrag decke. Anders als dies die Antragstellerin meine

– so hat die Antragsgeg-

nerin weiter vorgetragen

– verbiete das rechtskräftige Urteil des Landgerichts

München I nicht eine Markenanmeldung. Außerdem bestünden erhebliche Zweifel

an der Richtigkeit des Urteils. Die Antragstellerin habe zudem die ursprüngliche

Anmeldergemeinschaft

…

und

…

unerwähnt

gelassen.

„BIONADE“ sei nach ihren Erkenntnissen aus Leitungswasser hergestellt. „BIO-

NATOR

“ würde den engen Grenzen von z. B. Bio-Mineralwasser genügen. Die

Ware

„Bier“ würde ausschließlich mit bestem biologischem Tiefenwasser her-

gestellt. Darüber hinaus präge Hopfen wesentlich Bier. Herr Zengler habe erfolg-

reich einen Bio-Hopfen gezüchtet, der den Namen

„BIONATOR“ trage. Die Aus-

führungen der Antragstellerin, Z

… habe die Marke „BIONATOR“ nur an-

gemeldet, um sie an die Antragstellerin zu verkaufen, seien falsch. Es sei eine Un-

terstellung, dass Z

… in Schädigungsabsicht gehandelt habe. Die An-

tragstellerin bzw. der hinter ihr stehende O

… hätten größtes Inte-

resse am Bier

„BIONATOR“, das ausschließlich mit bestem Hopfen der Marke

„BIONATOR“ gebraut werde. Die S… GbR könne ohne weiteres mit

dem Produkt

„Bier“ in den Markt eintreten. Der Löschungsantrag sei rechtsmiss-

bräuchlich gestellt und diene ausschließlich dazu, die Einführung des

„BIONA-

TOR

“ zu verschleppen. Die EU-Wortmarke Nr. 8120181 „BIONADE“ sei für eine

Reihe von Waren eingetragen, die auf dem Markt nicht unter dem Markennamen

zu finden seien. Die Antragstellerin habe in Klasse 31

„Malz“ schützen lassen, das

auch bei

„BIONATOR“ zusammen mit „Hopfen“ geschützt sei. Im Übrigen bestün-

den erhebliche Zweifel, dass

„BIONADE“ denselben Stellenwert bei den Konsu-

menten habe, wie noch vor ein paar Jahren.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Be-

schluss vom 23. April 2014 die

Marke für die Waren der Klassen 32 „Biere“ teil-

- 6 -

weise gelöscht und den Löschungsantrag hinsichtlich der Waren und Dienstleis-

tungen der Klassen 31 und 35 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Marken-

abteilung 3.4 erklärt, der Löschungsantrag sei rechtswirksam für die Antragstelle-

rin gestellt worden, weil die beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegte

Allgemeine Vollmacht der Antragstellerin sich auf alle Angelegenheiten, die zum

Geschäftskreis des Deutschen Patent- und Markenamts gehören würden, erstre-

cke und daher auch für markenrechtliche Löschungsverfahren gemäß § 54 Mar-

kenG gelten würde. Der Löschungsantrag

habe hinsichtlich der Waren „Biere“ der

Klasse 32 in der Sache Erfolg, weil die angegriffene Marke insoweit entgegen § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Anmeldung der Marke für die

betreffenden Waren sei bösgläubig erfolgt. Es bestünden hinreichende An-

haltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke in wettbewerbswidriger Behinde-

rungsabsicht angemeldet worden sei, nämlich um die Monopolwirkung derselben

zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, insbesondere, um

die Antragstellerin in rechtsmissbräuchlicher Weise zum Erwerb der Markenrechte

zu veranlassen. Z

…, ein Mitanmelder der Marke, habe der Antragstellerin

bereits im Jahr 2007 in verschiedenen Schreiben seine Absicht mitgeteilt, die Be-

zeichnungen

„BI0NADE“, „BIONATOR“ und „Biona“ für Getränke (alkoholfreies

Bier, Bier) benutzen und erstere auch als Marken anmelden zu wollen. Den in die-

sem Zusammenhang erfolgten Aufforderungen der Antragstellerin, hinsichtlich der

Marken

„BI0NADE“ und „BIONATOR“ eine strafbewehrte Unterlassungserklärung

abzugeben, sei

Z… nicht nachgekommen. Auf Antrag der Antragstellerin

sei Z

… durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts München I vom

20. August 2008 u. a. untersagt worden, Getränke unter der Bezeichnung

„BIO-

NATOR

“ zu produzieren und/oder zu vertreiben. Die Anmeldung der vorliegenden

Marke, u. a. für Getränke der Klassen 32, sei am 25. Februar 2009 durch

…

und

…

erfolgt.

20. Februar 2009

habe

…

eine

weitere Wortmarke

„BIONATOR“ (Az. 30 2009 012 084.6/32) angemeldet, u. a.

ebenfalls für Bier und alkoholfreie Getränke (Klasse 32) sowie für alkoholische Ge-

tränke (Klasse 33). Mit Schreiben vom 24. Mai 2009 habe Z

… aus der

Marke Nr. 30 2009 012 084 Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemein-

- 7 -

schaftsmarke

„BIONADE“ durch die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin einge-

legt. Zudem gebe es deutliche Indizien dafür, dass

Z… an der Übernah-

me der Marke und gegebenenfalls auch des von ihm entwickelten Bieres (Doppel-

bock gebraut aus Hopfen der Marke

„BIONATOR“) oder auch eines alkoholfreien

Erfrischungsgetränks (

„Fassbrause“) durch die Antragstellerin bzw. den hinter die-

ser stehenden O

… interessiert gewesen sei, wobei ihm das Ange-

bot der Antragstellerin jedoch nicht angemessen erschienen sei. Dass Z

…

die fragliche Marke vor oder nach der Anmeldung selbst verwendet habe, sei

nicht feststellbar. Vielmehr sei ihm die rechtliche Unzulässigkeit einer Benutzung

infolge des oben genannten Urteils bewusst gewesen. Der Zeichenerwerb durch

Herrn Zengler sei daher nicht mit dem Ziel einer funktionsgerechten Nutzung als

Marke erfolgt, sondern um die Antragstellerin rechtsmissbräuchlich unter Druck zu

setzen und mit ihr hinsicht

lich der Marke „BIONATOR“ ins Geschäft zu kommen.

Dafür spreche außerdem der Umstand, dass Z

… mit der Antragstellerin

auch wegen weiterer, der bekannten Marke

„BIONADE“ nahe kommender Kenn-

zeichen, deren Nutzung bzw. Registrierung er beabsichtige, Kontakt aufgenom-

men habe. Eine Bösgläubigkeit Z

… könne allerdings nur für die ver-

bliebenen Waren der Klassen 32 (

„Biere“) bejaht werden, weil ihm die Benutzung

der Bezeichnung

„BIONATOR“ durch das oben genannte Urteil nur für Getränke

untersagt worden sei. Eine eigene Benutzungsabsicht der Mitanmelderin

…

… sei nicht ersichtlich. Die Bösgläubigkeit von Z… mache die Mar-

kenanmeldung als solche bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Durch die

Übertragung der Marke auf die S

… GbR sei dieser Nichtigkeitsgrund

nicht entfallen. Die angegriffene Marke sei deshalb für die Waren

„Biere“ (Klasse

32) zu löschen, während der Löschungsantrag hinsichtlich der Waren und Dienst-

leistungen der Klassen 31 und 35 nicht zum Erfolg führe. Angesichts des weitge-

hend bösgläubig erlangten Registerrechts entspreche es der Billigkeit, der An-

tragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens einschließlich der von der An-

tragstellerin gezahlten Löschungsgebühr aufzuerlegen.

- 8 -

Die Antragsgegnerin hat sich gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom

23. April 2014 mit Schreiben vom 9. Mai

2014 mit den Worten gewendet: „Antrag

auf Nichterhebung von Kosten“. Mit Schriftsatz vom selben Tag hat die Antrags-

gegnerin erklärt:

„Az.: 30 2009 012 272.5/32 – S 204/13 Lösch u.

30 2009 012 084.6/32

– S 203/13 Lösch

Der Unterzeichner beantragt für sich persönlich u. als vertretungs-

berechtigter

Gesellschafter

der

…

GbR

Prozess-

kostenhilfe

und Beiordnung eines fachkundigen Rechtsanwalts.“

Ein Eingang der Beschwerdegebühr ist bisher nicht zu verzeichnen.

II.

Der Antrag der Antragsgegnerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das

beabsichtigte Beschwerdeverfahren ist gerichtsgebührenfrei ohne Erstattung au-

ßergerichtlicher Auslagen zurückzuweisen.

Anwendbarkeit der Vorschriften über die Prozesskostenhilfe der ZPO

im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren (§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG

i. V. m. §§ 114 ff. ZPO)

Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 88, 90 Rn. 15 ff.

– ATOZ;

GRUR 2010, 270 Rn. 13 ff., 26

– ATOZ III) sind die Vorschriften über die Prozess-

kostenhilfe der ZPO im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren anzuwenden,

was auch der Auffassung der Kommentarliteratur entspricht (,

in: HK-Markenrecht, 2. Auflage 2008, § 82 Rn. 2; zweifelnd , in: Strö-

bele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage 2012, § 82 Rn. 17).

- 9 -

Statthaftigkeit

Die Gewährung von Prozesskostenhilfe setzt nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG

i. V. m. §§ 114 Abs. 1 S. 1, 117 Abs. 1 S. 1 ZPO einen entsprechenden Antrag bei

dem Prozessgericht voraus, den die Antragsgegnerin am 9. Mai 2014 gestellt hat.

Begründetheit

Voraussetzung für die Gewährung von Prozesskostenhilfe nach § 82 Abs. 1 S. 1

MarkenG i. V. m. § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO ist, dass

die Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die

Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen

kann,

die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende

Aussicht auf Erfolg bietet und

die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig ist.

Dem Antrag sind nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 117 Abs. 2 S. 1 ZPO

eine Erklärung der Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

(Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-

chende Belege beizufügen. Die Darlegungs- und Beweislast für die Bedürftigkeit

trägt der um Prozesskostenhilfe Ersuchende (, in: Thomas/Putzo, Zivilpro-

zessordnung, 35. Auflage 2014, § 114 Rn. 15 m. w. N.).

Vor diesem Hintergrund ist der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe zu-

rückzuweisen, weil zum einen die Antragsgegnerin über ihre Bedürftigkeit nichts

mitgeteilt hat und zum anderen die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht

auf Erfolg bietet.

Unvermögen, die Kosten der Prozessführung zu tragen

Dazu, dass sie nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die

Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann,

hat die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Antragsgegnerin nichts vorge-

tragen. Die Antragsgegnerin hat insbesondere ihrem Antrag keine Erklärung über

ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie entsprechende Belege

- 10 -

beigefügt. Weil die Antragsgegnerin bereits ihre Bedürftigkeit weder dargelegt

noch bewiesen hat, ist ihr Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe schon

aus diesem Grunde zurückzuweisen.

Hinreichende Erfolgsaussicht

Dem Antrag der Antragsgegnerin auf Nichterhebung von Kosten fehlt zudem die

Erfolgsaussicht. Denn die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts hat in ihrem Beschluss vom 23. April 2014 der Antragsgegnerin mit zu-

treffender Begründung, auf die insoweit verwiesen kann, die Kosten des Lö-

schungsverfahrens auferlegt. Da einer bösgläubigen Markenanmeldung i. S. v. § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Han-

deln zugrunde liegt, entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber

im Falle der Löschung die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen (,

a. a. O., § 71 Rn. 15 mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung des

BPatG in Fußn. 31). Der Antrag der Antragsgegnerin auf Gewährung von Pro-

zesskostenhilfe ist daher auch deshalb zurückzuweisen, weil ihre beabsichtigte

Beschwerde ohne Erfolgsaussicht ist.

Dr. Fuchs-Wissemann

Reker

Dr. Himmelmann