Urteil des BPatG vom 08.10.2015
Stand der Technik, Patentanspruch, Test, Wasser
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 29/12
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
8. Oktober 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2007 031 517.3
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Feuerlein und der Richter Heimen, Dr. Wismeth und
Dr. Freudenreich
- 2 -
beschlossen:
Der Beschluss der Prüfungsstelle C 10 M des DPMA vom
21. Juni 2012 wird aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage
der folgenden Unterlagen erteilt:
Patentansprüche 1
– 6, eingereicht in der mündlichen Verhand-
lung vom 8. Oktober 2015, im Übrigen gemäß Offenlegungsschrift.
G r ü n d e
I.
Am 6. Juli 2007 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt in
englischer Sprache die Patentanmeldung mit der Bezeichnung
„Lubricating Oil Compositions for Inhibiting Coolant-Induced Oil Filter Plugging“
eingereicht. Die am 3. September 2007 eingereichte deutsche Übersetzung ist am
27. März 2008 in Form der DE 10 2007 031 517 A1 offengelegt worden. Sie trägt
die Bezeichnung „Schmierölzusammensetzungen zur Hemmung von durch Kühl-
mittel hervorgerufener Ölfilterverstopfung“. Die Patentanmeldung nimmt die Uni-
onspriorität der US-amerikanischen Patentanmeldung mit der Nummer 11/516 765
vom 7. September 2006 in Anspruch.
Mit in der Anhörung vom 21. Juni 2012 verkündeten Beschluss ist die Patentan-
meldung wegen fehlender Patentfähigkeit auf Grund des § 48 PatG zurückgewie-
sen worden. Die Zustellung des Beschlusses ist am 2. Juli 2012 erfolgt. Dem Be-
schluss lagen die in der Anhörung vom 21. Juni 2012 überreichten Patentansprü-
- 3 -
che 1 bis 16 nach Hauptantrag und die mit Schriftsatz vom 17. Februar 2011 ein-
gereichten Patentansprüche 1 bis 19 nach Hilfsantrag 1 zugrunde.
Für die Beurteilung der Patentfähigkeit wurden von der Prüfungsstelle für
Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamts die Druckschriften D1 bis
D5 ermittelt:
(D1)
EP 1 686 141 A2
(D2)
HUDGENS, R.D.; FELDHAUS, L.B.: Diesel Engine Lube Filter Life
Related to Oil Chemistry. In: Society of Automotive Engineers
Technical Paper Series. International Fuels & Lubricants Meeting.
Royal York, Toronto. Nov. 13-16, 1978, 20 Seiten, incl. 1 Deckblatt
(D3)
FALBE, Jürgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.]: Römpp Chemie Lexi-
kon, Band 2, Cm-G. 9., erw. u. neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]:
Georg Thieme Verlag, 1990, Eintrag „Gefrierschutzmittel“,
S. 1502-1503
– ISBN 3-13-734709-2
Von der Anmelderin wurden folgende Druckschriften in das Verfahren eingeführt:
(D4)
FITCH, Jim: Four Lethal Diesel Engine Oil Contaminants. In: Ma-
chinery Lubrication, 5/2007. URL: http://www.machinery lubrica-
tion.com/Articles/Print/1033
[abgerufen
am
18. Juni 2012],
4 Seiten
(D5)
Norm: Standard Test Method for Cummins ISM Test. Designation:
D 7468
– 08. ASTM International, 2009, 34 Seiten
(D6)
United States Patent and Trademark Office: Declaration of Dr.
Charles Passut under 37 C.F.R. § 1.132. 2. September 2010,
3 Seiten
- 4 -
Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist mit mangelnder erfinderischer Tätig-
keit der Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1
gegenüber der D1 und den Kenntnissen des Fachmanns begründet worden.
Mit Schriftsatz vom 2. August 2012, eingegangen am selben Tag, hat die Anmel-
derin Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss eingelegt.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 8. Oktober 2015
hat der Vertreter der Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht und
diese zu seinem Hauptantrag gemacht.
Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
1.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung in dem Kur-
belgehäuse eines EGR-Motors, welcher mit Wasser/Glycol-Gemi-
schen als Motorkühlmittel gekühlt wird und kleine Leckagen in der
Dichtung des Motorkühlsystems aufweist, welche zu einer Konta-
mination der Schmierölzusammensetzung mit etwa 2 Gew.-Pro-
zent Motorkühlmittel führen, zur Minimierung oder Verhinderung
von Ölfilterverstopfen bei Hochleistungsdieselmotoren, wobei die
Schmierölzusammensetzung, welche niedriges SAP aufweist
und/oder normgerecht ist mit mindestens einer Schmiermittel-API-
Servicekategorie, welche aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus
CJ-4, CI-4PLUS, C-4, CF-4, CG-4 und CH-4 besteht, eine Haupt-
menge eines Öls mit Schmiermittelviskosität und eine Nebenbe-
standteilmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-Prozent eines Amin-funkti-
onalisierten Olefincopolymer-Dispersantmittels zur Verbesserung
des Viskositätsindex, umfassend das Reaktionsprodukt eines acy-
lierten Olefincopolymers und einer Polyaminverbindung, umfasst,
wobei das Olefincopolymer-Dispersantmittel zur Verbesserung
des Viskositätsindex in einer Menge vorhanden ist, die wirksam
- 5 -
ist, durch Kühlmittel hervorgerufenes Ölfilterverstopfen zu hem-
men, und die wirksame Menge bestimmt wird durch den Cummins
ISM EGR-Test, in welchem die Schmierölzusammensetzung mit
etwa 2 Gew.-Prozent Motorkühlmittel verunreinigt ist, welches aus
einem ungefähren 50:50-Gemisch von Wasser und reinem
(Poly)ethylenglykol (insgesamt) zusammengesetzt ist, relativ zu
einer modifizierten Form der Schmierölzusammensetzung, welche
anstatt des Amin-funktionalisierten Olefincopolymer-Dispersant-
mittels eine nicht Amin-funktionalisierte, nicht acylierte Form des
Olefincopolymer-Dispersantmittels enthält, wobei die modifizierte
Form der Schmierölzusammensetzung aber ansonsten gleich ist.
Dem Patentanspruch 1 schließen sich fünf auf diesen abhängig rückbezogene
Unteransprüche mit folgendem Wortlaut an:
2.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung nach An-
spruch 1, enthaltend 1,0 Gew.-Prozent oder weniger Sulfatasche,
0,12 Gew.-Prozent oder weniger Phosphor und 0,4 Gew.-Prozent
oder weniger Schwefel.
3.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung nach An-
spruch 1, wobei das acylierte Olefincopolymer Copolymere oder
Terpolymere von Ethylen und C
3
- bis C
23
-alpha-Olefin und gege-
benenfalls ein nicht konjugiertes Dien oder Trien, auf welches
ethylenisch ungesättigte Carboxylreaktanden in einem Level von
0,3 bis 0,75 Carboxylgruppen pro 1000 Einheiten des Zahlenmit-
tels des Molekulargewichts (Mn) gepfropft wurden, umfasst.
4.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung nach An-
spruch 3, wobei die Polyaminverbindung aus der Gruppe ausge-
wählt ist, welche besteht aus:
- 6 -
(a) einem N-Arylphenylendiamin, welches durch die folgende
Formel dargestellt wird:
wobei R
1
Wasserstoff, -NH-Aryl, -NH-Arylalkyl, -NH-Alkyl oder ein
verzweigter oder geradkettiger Rest mit 4 bis 24 Kohlenstoffato-
men, welcher Alkyl, Alkenyl, Alkoxyl, Aralkyl, Alkaryl, Hydroxyalkyl
oder Aminoalkyl sein kann, ist; R
2
-NH
2
, -CH
2
-(CH
2
)
n
-NH
2
, -CH
2
-
Aryl-NH
2
ist, wobei n einen Wert von 1 bis 10 hat; und R
3
Wasser-
stoff, Alkyl, Alkenyl, Alkoxyl, Aralkyl, Alkaryl mit 4 bis 24 Kohlen-
stoffatomen ist;
(b) einem Aminothiazol aus der Gruppe, welche aus Aminothia-
zol, Aminobenzothiazol, Aminobenzothiadiazol und Aminoalkylthi-
azol besteht;
(c) einem Aminocarbazol, welches durch die folgende Formel
dargestellt wird:
wobei R und R
1
Wasserstoff oder einen Alkyl-, Alkenyl- oder Alko-
xylrest mit 1 bis 14 Kohlenstoffatomen darstellen;
- 7 -
(d) einem Aminoindol, welches durch die folgende Formel
dargestellt wird:
wobei R Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 Kohlenstoff-
atomen darstellt;
(e) einem Aminopyrrol, welches durch die folgende Formel
dargestellt wird:
wobei R ein zweiwertiger Polyethylenrest mit 2 bis 6 Kohlenstoff-
atomen ist und R
1
Wasserstoff oder ein Alkylrest mit 1 bis 14
Kohlenstoffatomen ist;
(f)
einem Aminoindazolinon, welches durch die folgende Formel
dargestellt wird:
wobei R Wasserstoff oder ein Alkylrest mit 1 bis 14 Kohlenstoff-
atomen ist;
- 8 -
(g) und einem Aminopyrimidin, welches durch die folgende For-
mel dargestellt wird:
wobei R Wasserstoff oder einen Alkyl- oder Alkoxyrest mit 1 bis 14
Kohlenstoffatomen darstellt;
(h) Aminoalkylimidazolen, wie 1-(2-Aminoethyl)imidazol, 1-(3-
Aminopropyl)imidazol; und
(i)
Aminoalkylmorpholinen, wie 4-(3-Aminopropyl)morpholin.
5.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung nach An-
spruch 1, wobei die Hauptmenge des Öls eine Ölgrundlage um-
fasst, welche aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Ölgrund-
lage(n) der Gruppe I, Ölgrundlage(n) der Gruppe II, Ölgrund-
lage(n) der Gruppe III, Ölgrundlage(n) der Gruppe IV, Ölgrund-
lage(n) der Gruppe V oder einer Kombination davon besteht.
6.
Verwendung einer Schmierölzusammensetzung nach An-
spruch 1, wobei die Schmierölzusammensetzung normgerecht mit
mindestens einer der Schmiermittel-API-Servicekategorie, welche
aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus CJ-4, CI-4 PLUS und CI-4
besteht, ist.
- 9 -
Der Vertreter der Anmelderin ist der Auffassung, dass die Gegenstände der neu
eingereichten Anspruchsfassung ursprünglich offenbart seien, sowie gegenüber
dem Stand der Technik neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.
Der Vertreter der Anmelderin stellte den Antrag,
den Beschluss der Prüfungsstelle C 10 M des DPMA vom
21. Juni 2012 aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der
folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentansprüche 1
– 6, eingereicht in der mündlichen Verhand-
lung vom 8. Oktober 2015, im Übrigen gemäß Offenlegungsschrift.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
1.
Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulässig (§ 73 PatG). Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die An-
meldung erfüllt mit den nunmehr vorliegenden Unterlagen die Voraussetzungen
für die Erteilung eines Patents.
2.
Der zuständige Fachmann ist ein diplomierter Chemiker, welcher mehrjäh-
rige Erfahrung in der Entwicklung von Schmierstoffen für Maschinenteile besitzt.
Dieser arbeitet gegebenenfalls im Team mit einem Fachhochschulingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau, welcher besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der
Tribologie hat.
3.
Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Es bestehen keine Bedenken
bezüglich der ausreichenden Offenbarung der Gegenstände der geltenden Pa-
- 10 -
tentansprüche 1 bis 6, da deren Merkmale den ursprünglich eingereichten Unter-
lagen zu entnehmen sind.
Der geltende Patentanspruch 1 geht aus dem ursprünglichen Verfahrensan-
spruch 21 vom 3. September 2007 hervor, wobei dieser umformuliert wird in eine
Verwendung der Schmierölzusammensetzung in dem Kurbelgehäuse eines EGR-
Motors, welcher mit Wasser/Glykol-Gemischen als Motorkühlmittel gekühlt wird
(ursprüngliche Beschreibung: [0018]) und kleine Leckagen in der Dichtung des
Motorkühlsystems aufweist (ursprüngliche Beschreibung: [0008]), welche zu einer
Kontamination der Schmierölzusammensetzung mit etwa 2 Gew.-Prozent Motor-
kühlmittel führen (ursprüngliche Beschreibung: [0069]), zur Minimierung oder Ver-
hinderung von Ölfilterverstopfen bei Hochleistungsdieselmotoren (ursprüngliche
Beschreibung: [0010]). Die Spezifizierung der Nebenbestandteilmenge des Olefin-
copolymer-Dispersantmittels (OCPD) als 0,1 bis 20,0 Gew.-Prozent erfolgt aus
dem ursprünglichen Unteranspruch 4, wobei die Konzentrationsangabe Gew.-Pro-
zent in Verbindung mit Absatz [0059] ursprungsoffenbart ist.
Die Patentansprüche 2 bis 6 gehen aus den ursprünglichen Patentansprüchen 2
und 5 bis 8 vom 3. September 2007 unter Anpassung des Rückbezuges hervor.
4.
Die Neuheit (§ 3 PatG) der Verwendung einer Schmierölzusammensetzung
nach geltendem Patentanspruch 1 ist gegeben, da in keiner der dem Senat vorlie-
genden Druckschriften die Verwendung der Schmierölzusammensetzung mit ei-
nem Olefincopolymer-Dispersantmittel in dem Kurbelgehäuse eines Motors mit
Abgasrückführung (EGR: Exhaust-Gas Recirculation) erfolgt, dessen Dichtung des
Motorkühlssystems Leckagen aufweist, wodurch die Schmierölzusammensetzung
mit etwa 2 Gew.-Prozent Motorkühlmittel verunreinigt wird.
5.
Auch die erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) des Gegenstands von Patentan-
spruch 1 ist anzuerkennen.
- 11 -
a)
Als wesentlich für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind die
Druckschriften D1 und D2 zu sehen.
Die Aufgabe wird in der Anmeldung nicht explizit beschrieben. Sie ist ausgehend
von Absatz [0010] der ursprünglichen Beschreibung darin zu sehen, eine
Schmiermittelformulierung bereitzustellen, welche geeignet ist ein Ölfilterverstop-
fen bei Hochleistungsdieselmotoren, wie gekühlten EGR-Motoren, zu minimieren
oder zu verhindern.
b)
Die Druckschrift D1 betrifft eine Schmierölzusammensetzung umfassend
eine Hauptmenge eines Öls mit Schmiermittelviskosität (D1: Patentanspruch 10).
Dieses Öl ist nach dem erfindungsgemäßen Beispiel ein Grundöl der Gruppe II
und weist 0,88 Gew.-% Sulfatasche, 0,107 Gew.-% Phosphor und 0,29 Gew.-%
Schwefel auf (= SAP // D1: S. 15, Z. 52-55). Für den Fachmann erkennbar sind
diese niedrigen Mengen an SAP nicht nur auf das Beispiel beschränkt.
Als Nebenbestandteil wird das Reaktionsprodukt aus einem acylierten Olefinco-
polymer und einer Polyaminverbindung (D1: z. B. Patentanspruch 18; [0059],
[0071]-[0076]) zugegeben, wobei es sich bei den verwendeten Edukten im We-
sentlichen um die gleichen Verbindungen handelt, welche in den Patentansprü-
chen 2 und 3 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen genannt sind. Das ent-
stehende Amin-funktionalisierte Olefincopolymer wird beispielhaft in einer Menge
von 2,2 Gew.-% (D1: S. 15, Z. 55-56) als Dispersantmittel zur Verbesserung des
Viskositätsindex zugesetzt (D1: [0018]; [0027], letzter Satz), insbesondere für Die-
sel-Motoren und EGR-Motoren (D1: [0018], [0092]).
Da in der D1 die Menge des Olefincopolymer-Dispersantmittels (OCPD), welche
der Schmiermittelzusammensetzung zugegeben wird, im anmeldungsgemäßen
Bereich liegt, ist sie grundsätzlich auch wirksam, durch Kühlmittel hervorgerufenes
Filterverstopfen zu hemmen.
- 12 -
Die Schmierölzusammensetzung der D1 wird bevorzugt in einem Kurbelgehäuse
eines EGR-Motors eingesetzt (D1: [0090], vorle. und le. Satz), welcher insbeson-
dere gekühlt ist, unter anderem mittels Wasser/Glykol-Mischungen (D1: [0092]).
Die Schmiermittelzusammensetzung als Erzeugnis ist in der D1 bereits vorbe-
schrieben. Ihre gezielte Verwendung in einem Motor, welcher Leckagen aufweist,
die zu einer Kontamination der Schmierölzusammensetzung mit Motorkühlmittel
führt, wird jedoch nicht beschrieben. Auch eine besondere Eignung dieses Öls, um
Ölfilterverstopfen zu verhindern, ist nicht genannt oder erkennbar.
c)
Die Druckschrift D2 beschreibt die Ursachen der Filterverstopfung bei
Dieselmotoren (D2: S.
1, linke Sp., Abschnitt „Introduction“). Gemäß S. 10 sind
etwa 75 % aller Beschwerden über Filterverstopfung auf Kühlmittel oder Feuchtig-
keit im Kurbelgehäuse zurückzuführen (D2: S. 10, Tabelle 3, linke Sp., Abs. 3 bis
rechte Sp., Abs. 1). Um den Effekt verunreinigter Schmierölzusammensetzungen
auf Dieselmotoren zu untersuchen, werden 0,5 bis 5 % eines 50:50-Gemisches
Ethylenglycol und Wasser zu kommerziellen Ölen gegeben (D1: S. 11, linke Sp.,
Abs. 2 i. V. m. rechte Sp., Tabelle 4). Gleichwohl lässt sich daraus aber keine An-
regung ableiten, die aus der D1 bekannte Schmierölzusammensetzung speziell in
Motoren mit Leckagen einzusetzen oder gemäß der Vorschrift der D2 zu testen,
um ein Ölfilterverstopfen zu verhindern. Dies insbesondere deshalb, da gemäß der
D2 bereits (erheblich geringere) Mengen von 0,5 Gew.-% Motorkühlmittel in einer
Schmierölzusammensetzung Probleme verursachen (D2: S. 12, re. Sp., le. Satz;
S. 13, re. Sp., Abs. 2), welche üblicherweise zum Austausch der Zusammenset-
zung führen (vgl. auch gutachtlich D6 oder D4: S.
2, Abschnitt „Glycol“, erster
Punkt), so dass eine Verunreinigung von etwa 2 Gew.-Prozent gemäß Patentan-
spruch 1 untypisch ist.
d)
Weder aus den Druckschriften D1 oder D2 noch aus einer anderen im
Verfahren befindlichen Schrift oder einer Kombination dieser Schriften entnimmt
der Fachmann aber die Anregung entsprechend geltendem Patentanspruch 1 in
- 13 -
dem Kurbelgehäuse eines EGR-Motors, welcher mit Wasser/Glykol-Gemischen
als Motorkühlmittel gekühlt und kleine Leckagen in der Dichtung des Motorkühl-
systems aufweist, welche zu einer Kontamination der Schmierölzusammenset-
zung mit etwa 2 Gew.-Prozent Motorkühlmittel führen, zur Minimierung oder Ver-
hinderung von Ölfilterverstopfen die Schmierölzusammensetzung mit dem Olefin-
copolymer-Dispersantmittel gemäß Patentanspruch 1 zu verwenden.
e)
Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen abhängig rückbezoge-
nen Unteransprüche 2 bis 6 gewährbar, die vorteilhafte und nicht selbstverständli-
che Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betreffen.
6.
Die B
eanstandung der Prüfungsstelle, dass mit der Testvorschrift „Cum-
mins ISM EGR-
Test“ nicht genau angegeben sei, um welchen Test es sich han-
delt, teilt der Senat nicht. In der Anmeldung wird auf eine noch zu erteilende
ASTM-Nummer verwiesen (ursprüngliche Beschreibung: [0021]), so dass der
Fachmann den Test zum Anmeldezeitpunkt hat identifizieren können und den Test
oder Testentwurf am Anmeldezeitpunkt auch als den zur Erfindung gehörigen Test
erkennt.
Zutreffend wird von der Prüfungsstelle angemerkt, dass die Testvorschrift „Cum-
mins ISM EGR-
Test“ (D5) unter Ziffer 11.5 zwar erläutert, wie aus der Differenz
ΔP zwischen Ölfilter-Auslassdruck und Ölfilter-Einlassdruck durch Anstieg dieser
Differenz eine Filterverstopfung bestimmt werden soll, jedoch nicht angibt, wann
der Wert stark genug gestiegen ist, um als Filterverstopfung zu gelten. Damit wird
aber nur offen gelassen, wann und bei welcher Menge eine anmeldungsgemäße
Hemmung eintritt. Auf diese Weise liegt mit dem über die Testvorschrift bestimm-
ten wirksamen Mengenbereich an OCPD zwar eine breite aber zulässige Pa-
tentanspruchsformulierung vor.
7.
Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das nachgesuchte
Patent zu erteilen.
- 14 -
III.
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-
lich einzulegen.
Feuerlein
Heimen
Wismeth
Freudenreich
prö