Urteil des BPatG vom 06.07.2015

Stand der Technik, Patentanspruch, Zustellung, Beschwerdefrist

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 27/12

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 199 39 738.4

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

6. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter

Dr. Egerer, Heimen und Dr. Freudenreich

- 2 -

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 G des Deut-

schen Patent- und Markenamtes vom 17. August 2012 wird auf-

gehoben und das Patent DE 199 39 738 erteilt.

Bezeichnung:

Verfahren zur Herstellung von lagerstabilen modifizierten cyc-

loaliphatischen Epoxidharzen und deren Verwendung

Anmeldetag:

21. August 1999

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 und 2 gemäß der diesem Beschluss beiliegen-

den Anlage 1, Patentansprüche 3 bis 17, eingegangen beim Deut-

schen Patent- und Markenamt am 16. Februar 2008 sowie Be-

schreibung, Seiten 1 bis 11, eingegangen beim Deutschen Patent-

und Markenamt am 7. Februar 2008

G r ü n d e

Mit Beschluss vom 17. August 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 08 G des

Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 199 39 738 .4 mit der

Bezeichnung

- 3 -

„Verfahren zur Herstellung von lagerstabilen modifizierten cycloaliphati-

schen Epoxidharzen und deren Verwendung“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisung zugrunde liegt eine 17 Patentansprüche umfassende An-

spruchsfassung, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

16. Februar 2008, deren unabhängige auf zwei Verfahren und drei Verwendungen

gerichtete Patentansprüche 1, 2 und 14, 16 und 17 den folgenden Wortlaut haben:

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit wurden von der Prüfungsstelle für

Klasse C 08 G des Deutschen Patent- und Markenamts im Rahmen der Recher-

che gemäß § 43 PatG die Druckschriften D1 bis D10 sowie im Prüfungsverfahren

die Druckschrift D11 ermittelt.

DE 38 38 748 C2

DE 38 07 571 C3

DE 195 08 544 A1

DE 37 16 417 A1

EP 07 42 805 B1

EP 05 89 913 B1

EP 03 16 873 B1

DE 32 17 653 A1

- 7 -

EP 04 21 609 B1

EP 02 62 414 B1

D11

DE 17 45 035 C2.

In der Patentanmeldung selbst sind mit Ausnahme der Druckschriften D16 und

D19 Druckschriften zum überwiegenden Teil nur mit Aktenzeichen als Stand der

Technik genannt. Soweit diese offengelegt sind, werden sie in der folgenden Liste

angeführt.

DE 199 01 118 A1

DE 199 04 232 A1

DE 199 22 032 A1

DE 199 30 863 A1

DE 196 34 721 A1

DE 198 08 857 A1

DE 100 00 019 A1 (mit Priorität DE 199 10 206.6)

EP 0 728 163 A1 (WO 95/12639 A1).

In der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses nimmt die Prüfungsstelle Be-

zug auf ihren Prüfbescheid vom 9. Mai 2012, in welchem der Sachstand der sach-

lichen Prüfung mitgeteilt worden und auf die Möglichkeit einer Zurückweisung hin-

gewiesen worden sei, und auf den an das Bundespatentgericht gerichteten

Schriftsatz des Patentanmelders vom 31. Mai 2012, der in direktem zeitlichen und

sachlichen Zusammenhang mit dem letzten Prüfungsbescheid der Prüfungsstelle

stehe, jedoch keine inhaltliche Stellungnahme treffe und auch nicht erkennen

lasse, die mit dem letzten Prüfungsbescheid gerügten Mängel beseitigen zu wol-

len. Im Wesentlichen ist die Zurückweisung damit begründet, dass es an der er-

forderlichen Klarheit des chemischen Herstellungsverfahrens gemäß den Pa-

tentansprüchen

1 und 2 fehle, weil offen sei, ob Formulierungen wie „und/oder“

ausschließlich alternativ (entweder-oder) oder kumulativ (im Sinne von beiden

Möglichkeiten gemeinsam) gemeint seien. Auch würden allein im Hauptanspruch

- 8 -

die Formulierungen „und/oder“ und „beziehungsweise“ 15-mal verwendet, was zu

einer völlig unüberschaubaren Anzahl an denkbaren Varianten führe. Wegen des

Rückbezugs auf Anspruch 1 bzw. 2 gelte für die mit den Patentansprüchen 14 und

17 beanspruchten Verwendungen der Einwand fehlender Klarheit ebenfalls. Der

Patentanmelder habe ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zu äußern und kon-

struktive Änderungsvorschläge einzureichen, was nicht im erforderlichen Umfang

erfolgt sei, und die Prüfungsstelle sei wegen der fehlenden Mitwirkung des Pa-

tentanmelders gehindert, die aufgezeigten Unklarheiten selbst zu beheben. Daher

sei eine Erteilung nicht möglich. Auch eine mündliche Verhandlung sei nicht mehr

sachdienlich erschienen, da der Patentanmelder den Prüfungsbescheid vom

9. Mai 2012 für unzulässig ansehe.

Der Zurückweisungsbeschluss wurde dem Anmelder am 18. August 2012 formlos

übersandt, eine erneute Übersendung mittels eingeschriebenen Briefes erfolgte

am 7. September 2012. Mit am 14. September 2012 beim Bundespatentgericht

eingegangenen und am 27. September 2012 an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt weitergeleiteten Schriftsatz vom 13. September 2012, und mit Schriftsatz

vom 1. Oktober 2012, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

4. Oktober 2012, hat der Anmelder Beschwerde gegen den Zurückweisungsbe-

schluss eingelegt.

Er hat sein Patentbegehren mit der Anspruchsfassung aus dem Schriftsatz vom

15. Februar 2008 verteidigt und zunächst beantragt, den Beschluss der Prüfungs-

stelle vom 17. August 2012 aufzuheben und die Erteilung eines Patents aufgrund

der Ansprüche 1 bis 17, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

16. Februar 2008, und der Beschreibung vom 6. Februar 2008, eingegangen beim

Deutschen Patent- und Markenamt am 7. Februar 2008, zu beschließen. In der

Sache führt er aus, dass bereits im Bescheid der Prüfungsstelle vom

11. Oktober 2007 bestätigt worden sei, dass die Druckschriften D1 bis D10 dem

erfindungsgemäßen Verfahren nicht entgegenstünden und auch kein weiteres

entgegenstehendes Material ermittelt worden sei. Den weiteren angemahnten Än-

- 9 -

derungen redaktioneller Natur sei er umgehend nachgekommen. Eine in einem

Folgebescheid der Prüfungsstelle angesprochene unzulässige Erweiterung der

Anspruchsfassung sei als zulässig offenbart nachgewiesen worden. Auch biete die

mit Bescheid vom 9. Mai 2005 von der Prüfungsstelle in das Verfahren eingeführte

Druckschrift D11 dem Fachmann keine Anregung zu dem vorliegend bean-

spruchten Verfahren. Diese Druckschrift sei zudem nicht in dem auf fehlende

Klarheit gestützten Zurückweisungsbeschluss erwähnt worden. Zudem sei dem

Patentanmelder hinsichtlich fehlender Kooperationsbereitschaft kein Vorwurf zu

machen, da die Prüfungsstelle ohne Angabe plausibler Gründe die in Aussicht

gestellte Erteilung verzögert habe.

Mit Schriftsatz vom 9. März 2015 hat der Senat dem Patentanmelder zwei unab-

hängige Patentansprüche 1 und 2 vorgeschlagen, die zusammen mit den gelten-

den Patentansprüchen 3 bis 17 und der geltenden Beschreibung vor dem ausge-

wiesenen Stand der Technik als patentfähig beurteilt werden könnten, die der Pa-

tentanmelder sich zu Eigen gemacht hat.

Der Patentanmelder beantragt mit Schriftsatz vom 11. Mai 2015 nunmehr sinnge-

mäß

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 G des Deut-

schen Patent- und Markenamtes vom 17. August 2012 aufzuhe-

ben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 und 2 gemäß der diesem Beschluss beiliegen-

den Anlage 1, Patentansprüche 3 bis 17, eingegangen beim Deut-

schen Patent- und Markenamt am 16. Februar 2008 sowie Be-

schreibung, Seiten 1 bis 11, eingegangen beim Deutschen Patent-

und Markenamt am 7. Februar 2008, im Übrigen wie angemeldet.

- 10 -

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten

Patentansprüche 3 bis 13 und 15 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft und wurde auch

form- und fristgerecht eingelegt.

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG innerhalb eines Monats nach

Zustellung einzulegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Zurückwei-

sungsbeschluss vom 17. August 2012 nach Aktenlage entgegen §§ 47 Abs. 1

Satz 1, 127 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 3ff. VwZG zunächst nur formlos übersandt. Die

Beschwerdefrist wurde mangels ordnungsgemäßer Zustellung damit nicht in Gang

gesetzt. Eine ordnungsgemäße Zustellung ist vom Deutschen Patent- und Mar-

kenamt erst am 7. September 2012 veranlasst worden, und zwar durch Absen-

dung eines Übergabeeinschreibens (§ 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 4 Abs. 1 VwZG),

welches der Anmelder nach eigenen Angaben bereits am 7. September 2012 tat-

sächlich erhalten hat. Demzufolge ist sowohl durch die

– nach Weiterleitung sei-

tens des Bundespatentgerichts

– am 27. September 2012 beim Deutschen Patent-

und Markenamt eingegangene erste Beschwerdeschrift als auch durch die am

4. Oktober 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene zweite

Beschwerdeschrift vom 1. Oktober 2012 die Beschwerdefrist eingehalten.

Die Beschwerdegebühr wurde (mehrfach) innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt.

Die Beschwerde ist auch begründet, da Gründe, die der Erteilung des Pa-

tents entgegenstehen, nicht bestehen.

Gegenstand der Erfindung sind Verfahren zur Herstellung von lagerstabi-

len modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharzen sowie die Verwendung der nach

- 11 -

diesen Verfahren hergestellten modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharze (An-

meldeunterlagen: Seite 2, 2. Absatz bzw. DE 199 39 738 A1: Spalte 1, Zeilen 8 bis

12). Die geltenden auf das Herstellungsverfahren gerichteten Patentansprüche 1

und 2 gliedern sich in folgende Merkmale:

Verfahren zur Herstellung

1.1

modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharzen (A) oder

1.2

ren, bei Raumtemperatur festen, modifizierten cycloaliphatischen Epoxid-

harzen (B),

1.3

(A)

und

(B)

mehr

als

eine

Epoxidgruppe

pro

Durchschnittsmolekulargewicht aufweisen und

1.4

wicht aufweisen und

1.5

sen sowie

1.6

Doppelbindungen aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass umgesetzt werden

1.7

1.8

und

Hydroxyalkylvinylethern

und/oder

Hydroxycycloalkylvinylethern

und/oder

1.9

und

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten

und/oder

Hydroxycycloal-

kyl(meth)acrylaten und/oder Hydroxyalkyl(meth)acrylaten mit Polyoxyalky-

len-Einheiten in ihrer Struktur und/oder Umsetzungsprodukten mit einer se-

kundären Hydroxylgruppe aus der Umsetzung von Versaticsäuregly-

cidylester mit (Meth)Acrylsäure und/oder Umsetzungsprodukten mit einer

sekundären Hydroxylgruppe aus der Umsetzung von Caprolacton und Hyd-

roxyalkyl(meth)acrylaten,

1.10

- 12 -

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Verbindungen verwendet werden.

Verfahren zur Herstellung

2.1

modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharzen (A) oder

2.2

ren, bei Raumtemperatur festen, modifizierten cycloaliphatischen Epoxid-

harzen (B),

2.3

(A)

und

(B)

mehr

als

eine

Epoxidgruppe

pro

Durchschnittsmolekulargewicht aufweisen und

2.4

wicht aufweisen und

2.5

sen sowie

2.6

wicht, dadurch gekennzeichnet, dass umgesetzt werden,

2.7

2.8

Hydroxyalkylvinylethern und/oder Hydroxycycloalkylvinylethern, und/oder

2.9

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten und/oder Hydroxycycloalkyl(meth)acrylaten

und/oder Hydroxyalkyl(meth)acrylaten mit Polyoxyalkylen-Einheiten in ihrer

Struktur und/oder Umsetzungsprodukten mit einer sekundären Hydro-

xylgruppe aus der Umsetzung von Versaticsäureglycidylester mit

(Meth)Acrylsäure und/oder Umsetzungsprodukten mit einer Hydro-

xylgruppe aus der Umsetzung von Caprolacton und Hydroxyal-

kyl(meth)acrylaten,

2.10

2.11

- 13 -

2.12

2.13

2.14

2.15

Verbindungen verwendet werden.

Die der Zurückweisung zugrunde liegenden Verwendungsansprüche 14, 16 und

17 sind in ihrem Wortlaut unverändert geblieben.

Als zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker mit einschlägigen

Kenntnissen auf dem Gebiet der Polymerchemie anzusehen, der über mehrjährige

Berufserfahrung im Bereich der Polymerherstellung und - verarbeitung, insbeson-

dere auf dem Gebiet der Epoxidharze, verfügt.

Die Offenbarung der geltenden Patentansprüche aus den Unterlagen vom

1.1

1.10

hervor. Die beanspruchten Halbester aus ungesättigten Dicarbonsäuren bzw. de-

1.9

sich aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung her (Anmeldeunterlagen:

Seite 2, 2. Absatz, Zeilen 11 bis 9 von unten). Dass die cycloaliphatischen Epo-

xidharze „durch die chemisch eingebauten Modifizierungsmittel mindestens zwei

1.6

ursprünglich eingereichten Beschreibung zu entnehmen (Anmeldeunterlagen:

Seite 6, letzter Absatz, Zeilen 4 bis 5 in Verbindung mit Patentanspruch 1). Im

Patentanspruch 1 vom Anmeldetag sind die aus dem Verfahren resultierenden

Epoxidharze zwar durch „zusätzlich“ mindestens zwei ungesättigte Doppelbindun-

gen gekennzeichnet, die „sowohl durch Esterbindungen als auch durch eine oder

mehrere Methylengruppen und/oder Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkylaryl-, Aryl- oder Aral-

kyl-

miteinander verbunden sind“ (Anmeldeunterlagen: Patentanspruch 1, letzte 4

Zeilen). Die Streichung des Merkmals „zusätzlich“ erweitert den beanspruchten

Gegenstand jedoch nicht, da die Doppelbindungen bereits „zusätzlich“ durch die

- 14 -

1.6

ches gilt für die Streichung der die Verbindung der Doppelbindungen charakteri-

sierenden, strukturellen Merkmale, weil schon am Anmeldetag dem Patentan-

spruch 1 die Reaktion von Halbestern von Dicarbonsäure(anhydriden) mit Hyd-

1.8

Polyoxyalken-Einheiten in ihrer Struktur und mit Umsetzungsprodukten aus der

1.9

offenbart war, die zwangsläufig zu Strukturelementen führt, in welchen die Dop-

2.1

lassen sich auf den Patentanspruch 2 vom Anmeldetag zurückführen. Auch der

Ersatz des ursprünglich gewählten Ausdrucks „bzw.“ durch „und/oder“ bei den

Halbestern aus Dicarbonsäuren bzw. deren Anhydriden in den Patentansprü-

1.8

nehmen, denn Dicarbonsäuren, deren Anhydride und Mischungen aus beiden

Klassen sind als geeignete Ausgangsmaterialien beschrieben (Anmeldeunterla-

gen: Seite 2, 2. Absatz, Zeilen 1 bis 6 und 18 bis 22 i. V. m Seite 3, 3. Absatz).

Das auf ein spezielles Versaticsäurederivat gerichtete Verfahren nach Unteran-

spruch 4 ist in der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart (Anmelde-

unterlagen: Seite 4, letzter Absatz), wo mit Verweis auf einen optional einstellba-

ren Fluorgehalt, der ganze oder teilweise Ersatz der vorstehenden - aus Gründen

der Logik fluorhaltigen - carboxylhaltigen Verbindungen durch Halbester (R) be-

schrieben ist (Anmeldeunterlagen: Seite 4, letzter Absatz, Zeilen 1 bis 4). Im Ein-

zelnen sind beim Patentanspruch 4 die Merkmale der Zeilen 1 bis 5 (einschließlich

Punkt (a)) auf Seite 4, letzter Absatz, Zeilen 1 bis 5 der ursprünglichen Beschrei-

bung, die der Zeilen 6 bis 9 für die als optional beschriebenen fluorhaltigen Car-

boxylverbindungen der Patentansprüche 1 und 2 vom Anmeldetag und die der

Zeilen 9/10 bis 14 auf Seite 4, Zeilen 15 bis 25 der Anmeldeunterlagen offenbart.

Die Gegenstände des Unteranspruchs 7 gehen aus den Patentansprüchen 1 und

2 sowie aus Seite 5, vorletzter Absatz, der Beschreibung vom Anmeldetag hervor.

Wegen des Rückbezugs auf den geltenden Patentanspruch 2 ist der Unteran-

- 15 -

spruch 10 im Vergleich zu seiner ursprünglich offenbarten Fassung im Patentan-

spruch

9 vom Anmeldetag durch den Wegfall des Merkmals „sekundäre Hydro-

xylgruppe“ nicht erweitert. Die Merkmale des Unteranspruchs 11 gehen bis zur

4. Zeile (erste und/oder-Verknüpfung) aus dem Patentanspruch 5 vom Anmelde-

tag hervor. Alle weiteren Merkmale betreffend Halbester von Dicarbonsäuren oder

Anhydriden mit silylsubstituierten einwertigen Alkoholen, wobei bestimmte

Silylgruppen bevorzugt sind, finden sich in den Unterlagen vom Anmeldetag selbst

nicht unmittelbar beschrieben. Die Beschreibung vom Anmeldetag (Anmeldeun-

terlagen: Seite 5, Absätze 1 und 2) verweist diesbezüglich auf siliciumorganische

Halbester

gemäß

einer

nicht

vorveröffentlichten

Patentanmeldung

(DE 199 10 206.6: Seite 3, Absatz 4). Die DE 199 10 206.6 ist nicht offengelegt

worden, bildet aber den Prioritätsbeleg für die offengelegte Druckschrift

DE 100 10 190 A1 und ist damit der Öffentlichkeit zugänglich. Damit gehen die im

Patentanspruch 11 ab Zeile 4 beanspruchten Merkmale aus der DE 199 10 206.6

durch direkte Angabe der Fundstelle (Seite 3, Absatz 4) hervor. Die Gegenstände

der Patentansprüche 3, 5, 6, 8, 9 und 12 bis 17 gehen inhaltlich auf die Patentan-

sprüche 1 und 2, 3, 4, 7, 8, 6 und 10 bis 14 vom Anmeldetag zurück.

Im Prüfungsverfahren geltend gemachte Patentierungshindernisse feh-

lende Klarheit und Ausführbarkeit sind bei den beanspruchten Verfahren nicht

festzustellen.

Die

wegen der Häufung der Ausdrücke „und/oder“ und „bzw.“ von der Prüfungs-

stelle als unklar gewerteten Patentansprüche 1 und 2 sind auf Verfahren zur Er-

zeugung modifizierter cycloaliphatischer Epoxidharze gerichtet. Damit bilden cyc-

loaliphatische Diepoxidverbindungen die erste zwingend vorhandene, weil zu mo-

difizierende, Reaktionskomponente, die mit 0,02 bis 0,49 Äquivalenten definierter

Halbester bei erhöhter Temperatur zur Reaktion gebracht werden. Die in der Be-

schreibung nicht weiter ausgeführte Konjunktion „und/oder“ kann dabei nichts an-

deres bedeuten, als dass die Halbester allein oder in beliebiger Kombination mit

der ersten Reaktionskomponente umgesetzt werden.

- 16 -

Auch die im Prüfungsverfahren bemängelte Ausführbarkeit des Verfahrens ist ge-

geben, da die den beanspruchten Verfahren zugrunde liegenden Reaktionen übli-

che und lange bekannte Reaktionen der Polymerchemie darstellen, nämlich die

Addition von Carbonsäurederivaten mit freier Carboxylgruppe an Polyepoxide (vgl.

DE 17 45 035 C2 (D11) des Patentanmelders). In der Patentanmeldung sind zu-

dem Ausführungsbeispiele angegeben. Somit gibt es keinen Anlass, die Ausführ-

barkeit in Frage zu stellen. Auch Schwierigkeiten beim Verständnis der Patentan-

sprüche 1 und 2 wegen der sehr komprimierten Darstellung der jedenfalls an sich

bekannten Reaktionsvarianten anhand der Eduktkombinationen vermögen daran

nichts zu ändern.

Da die maßgeblichen Merkmale der beiden zueinander in Nebenordnung

stehenden Patentansprüche 1 und 2 von der Struktur der zur Umsetzung ge-

brachten Edukte einschließlich deren Molverhältnisse bestimmt und damit stoffli-

cher Art sind, während die verfahrenstechnischen Merkmale mit Ausnahme der

–

für den Fachmann üblichen (vergleiche beispielsweise D11: Spalte 2, Zeilen 28 bis

33)

– erhöhten Temperatur lediglich optional sind, kann sich die Patentfähigkeit

des Anmeldungsgegenstandes nur auf die stoffliche Neuheit und erfinderische

Tätigkeit hinsichtlich der Verfahrensprodukte einschließlich deren Verwendung

stützen.

Die mit den Patentansprüchen 1 und 2 beanspruchten Verfahren sind neu,

da weder in den von der sachkundigen Prüfungsstelle ermittelten Druckschriften

D1 bis D11, noch im Stand der Technik gemäß Patentanmeldung Halbester mit

1.8

(Spacern) verknüpften terminalen Vinylether- oder (Meth)Acrylfunktionen be-

schrieben sind, die mit cycloaliphatischen flüssigen Diepoxidverbindungen (Merk-

1.7

unterscheidet sich damit von bekannten Verfahren in den Ausgangsstoffen.

- 17 -

Wie oben ausgeführt, sind dem Fachmann Umsetzungen von Epoxidverbindungen

mit Halbestern geläufig. Solche Reaktionen sind bereits in der Druckschrift D3 und

in den auf den Patentanmelder zurückgehenden Druckschriften D11 und D16 ge-

schildert.

So beschreibt die Druckschrift DE 195 08 544 A1 (D3) die Modifikation eines be-

reits copolymerisierten, Epoxidgruppen aufweisenden Acrylats mit Halbestern aus

gesättigten und ungesättigten Dicarbonsäuren oder deren Anhydriden und unge-

sättigten polycyclischen Alkoholen (D3: Patentansprüche 1 und 10 bis 12). Gemäß

Druckschrift DE 196 34 721 A1 (D16) wird ein anderes Polymer, nämlich ein car-

boxylgruppenhaltiger Polyester modifiziert, wobei Halbester von gesättigten und

ungesättigten Polycarbonsäuren oder deren Anhydriden und einwertige Alkohole,

Glycolether, Polyglycolether und/oder Fettalkohole zur Modifikation verwendet

werden können (D16: Patentanspruch 1 und Spalte 2, Zeile 59 bis Spalte 3,

Zeile 49). Die Druckschrift DE 17 45 035 C2 (D11) beschreibt Halbester aus ge-

sättigten cylischen Carbonsäuren oder deren Anhydriden wie Hexahydrophthal-

säureanhydrid oder d-Camphersäureanhydrid, bei denen die Carboxylgruppen bis

auf eine einzige verbleibende Carboxylgruppe durch Substitution mit gesättigten

(Ether-)Alkoholen substituiert und diese Derivate mit Epoxidverbindungen auf der

Basis von Bisphenol A, also aromatischen Epoxiden, mit mindestens zwei Epoxid-

gruppen im Molekül zur Umsetzung gebracht werden (D11: Patentanspruch 1 und

Spalte 2, Zeilen 7 bis 27).

Mit Halbestern von gesättigten und ungesättigten Dicarbonsäuren modifizierte, bei

Raumtemperatur flüssige cycloaliphatische Epoxide sind in den nachveröffent-

lichten Druckschriften DE 199 01 118 A1 (D12) und in den Zusatzanmeldungen

DE 199 04 232 A1 (D13), DE 199 22 032 A1 (D14), und DE 199 30 863 A1 (D15)

sowie in der Druckschrift DE 100 00 190 A1 (D18) beschrieben, die auf den Pa-

tentanmelder zurückgehen. Nach diesen Druckschriften werden gesättigte und

ungesättigte Dicarbonsäuren oder deren Anhydride mit einwertigen Alkoholen,

Glycolmonoalkylethern, Polyglycolmonoalkylethern oder Fettalkoholen verestert

- 18 -

(D12: Patentanspruch 1, Spalte 9, Zeilen 47 bis 64, Spalte 10, Zeile 66 bis

Spalte 11, Zeile 45; D13: Patentanspruch 1, Seite 2, Zeilen 51 bis 59; D14: Pa-

tentanspruch 1, Spalte 1, Zeilen 22 bis 39; D15: Patentanspruch 1; D18: Pa-

tentanspruch 1 und Spalte 7, Zeilen 25 bis 44).

Hinsichtlich der beanspruchten Verfahren als ferner liegend zu bewerten ist der

vorliegende Stand der Technik, bei dem weder Halbester noch deren Additions-

produkte an Oxirane/Epoxide beschrieben sind.

So sind die Druckschriften DE 38 38 748 C2 (D1), DE 38 08 571 C3 (D2),

DE 37 16 417 A1 (D4) auf Copolymere aus Oxiran-enthaltenden Vinylmonomeren

und Alkoxysilan-enthaltenden Vinylmonomeren gerichtet, wobei auch über Spacer

an Polyepoxide mit einer verbleibenden Epoxidfunktion oder Carbonsäure/amide

gebundene (Meth)Acrylsäuren zum Einsatz kommen (D1: Seiten 6 bis 7: Struktu-

ren (IV) bis (XI) und (XIV) bis (XV); D2: Seiten 5 bis 6: Strukturen (III) bis (XII); D4:

Seiten 2 bis 3: Strukturen (II) bis (XI)). Allerdings finden sich in diesen Druck-

schriften keine Hinweise auf den Einsatz von Dicarbonsäurehalbestern als Mög-

lichkeit der Verknüpfung von Olefin- und Epoxidfunktionalität.

Die Druckschriften EP 0 742 805 B1 (D5) und die EP 0 728 163 A1 (D19) haben

die Vernetzung von Polymeren mit Vernetzern auf Basis von aliphatischen Epoxi-

den und mit Vernetzern auf Basis von Polycarbonsäuren zum Ziel (D5: Patentan-

spruch 1 und Absätze [0068] bis [0079]; D19: Patentanspruch 1). Sie tragen zu

vorliegend verfahrensgemäß gebildeten Verbindungen nichts bei. Dies gilt gleich-

ermaßen für die Druckschriften EP 0 589 913 B1 (D6) und die EP 0 316 873 B1

(D7), die Überzugsmittel aus miteinander reagierenden carboxyl- und epoxidfunk-

tionellen Polymeren beschreiben (D6, D7: jeweils Patentanspruch 1), für die auf

die Herstellung von Caprolacton-modifizierten Hydroxyalkylacrylaten gemäß den

1.9

tentanspruch 1),

die

wasserbasierende

Beschichtungsmittel

auf

Ac-

rylat/Urethanbasis beschreibende Druckschrift EP 0 421 609 B1 (D9) sowie die

- 19 -

EP 0 262 414 B1 (D10), in welcher lichthärtbare Zusammensetzungen auf Basis

von Tetrahydropyran und cycloaliphatischen Epoxiden beansprucht sind.

Desgleichen kann die auf den Patentanmelder zurückgehende, ein Verfahren zur

Beseitigung von Restlösungsmitteln aus epoxidhaltigen Acrylpolymerisation be-

schreibende DE 198 08 857 A1 (D17) den vorliegend beanspruchten Verfahren

die Neuheit nicht nehmen, denn sie macht keinerlei strukturelle Angaben.

Somit werden in keinem der im Verfahren befindlichen Dokumente sämtliche

Merkmale der geltenden Patentansprüche 1 und 2 beschrieben.

Die

Gegenstände

der

als

Analogieverfahren

bewertenden

Verfahrensansprüche 1 und 2 beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit,

Wenngleich der Patentanmeldung keine explizite Aufgabe zu entnehmen ist, findet

sich in der Beschreibung ausgeführt, dass die erfindungsgemäßen Verfahren zu

lagerstabilen (DE 199 39 738 A1: Spalte 1, Zeilen 8 bis 12) und nicht vorbeschrie-

benen (DE 199 39 738 A1: Spalte 1, Zeilen 24 bis 32) modifizierten cycloaliphati-

schen Epoxidharzen führen, deren Verwendung mit besonderen auf den zusätz-

lich eingeführten Doppelbindungen basierenden Vorteilen verbunden ist. So führt

die Verwendung der erfindungsgemäß hergestellten modifizierten cycloaliphati-

schen Epoxidharze neben anderen als vorteilhaft geschilderten Einsatzmöglich-

keiten bei der Herstellung von kationisch und radikalisch strahlenhärtbaren Be-

schichtungsmitteln zu einer höheren Vernetzungsdichte und/oder verbesserten

Elastizität und Haftung, so dass im allgemeinen auf zur Flexibilisierung sonst übli-

che Zusätze, z. B. Caprolactonpolyole, epoxidiertes Polybutadien, verzichtet wer-

den kann (DE 199 39 738 A1: Spalte 5, Zeilen 56 bis 66). Auch bei einer Verwen-

dung der erfindungsgemäß hergestellten modifizierten Epoxidharze zur Herstel-

lung von fettsäuremodifizierten Epoxidharzen bzw. Epoxidharzestern oder zur Mo-

difizierung von Polyestern, vorzugsweise ungesättigten Polyestern, werden in die

- 20 -

Epoxidharzester oder Polyester ungesättigte Doppelbindungen "eingeführt", was

zu verbesserter Trocknung und/oder Härtung führt (DE 199 39 738 A1: Spalte 6,

Zeilen 29 bis 36). Weiter wird ausgeführt, dass bei ihrer Verwendung gegebenen-

falls auf den Einsatz von Glycidylmethacrylat, und/oder Fluor enthaltenden Vinyl-

bzw. Acrylmonomeren und/oder Silicium enthaltenden Acryl- oder Vinylmonome-

ren ganz oder teilweise, vorzugsweise gänzlich, verzichtet werden kann und dass

die erfindungsgemäß hergestellten modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharze

bei der Reaktion mit carboxylgruppenhaltigen Acrylpolymerisaten zu epoxidgrup-

pen- und hydroxylgruppenhaltigen Acrylpolymerisaten führt, die sich als Pulverla-

cke eignen (Anmeldeunterlagen: DE 199 39 738 A1: Spalte 7, Zeilen 14 bis 21

und 38 bis 55).

1.8

anspruchten Halbester dadurch gekennzeichnet, dass sie eine über Spacer an

eine der beiden Dicarbonsäuregruppen gebundene

, endständige α, α-unsubstitu-

ierte Doppelbindung (Vinylether und (Meth)Acrylate) aufweisen. Bei Enolethern

und Acrylsäurederivaten handelt es sich um äußerst reaktive Olefinderivate, deren

Reaktivität wegen der Bindung über den Spacer nicht signifikant eingeschränkt ist.

Steht der Fachmann vor der Aufgabe, Verbindungen mit Olefin- und Epoxidfunkti-

onalität zu gewinnen, die sich lagern lassen, kann er nicht davon ausgehen, ver-

gleichsweise niedermolekulare und gleichzeitig lagerstabile Verbindungen wie vor-

liegend beansprucht zu erhalten, wenn man Halbester mit reaktiver Olefinfunktio-

nalität an reaktive cycloaliphatische Diepoxide unter Erhalt einer der beiden Epo-

xidfunktionen addiert (DE 199 39 738 A1: Spalte 1, Zeilen 8 bis 12). Denn gerade

das in der Patentanmeldung genannte Glycidylmethacrylat (DE 199 39 738 A1:

Spalte 7, Zeile 44), eine zur spontanen Polymerisation neigende, cancerogene

Verbindung, für die die erfindungsgemäßen Addukte einen Ersatz darstellen kön-

nen, hält den Fachmann davon ab, beide Funktionalitäten in hochreaktiver Form

zu kombinieren. Er wird als Ausgangspunkt seiner präparativen Tätigkeit zunächst

einen Stand der Technik in Betracht ziehen, der bereits Addukte von Halbestern

an Polyepoxide beschreibt. In den Druckschriften D3, D16 und D11 findet er al-

- 21 -

lenfalls Hinweise, polycyclische ungesättigte Verbindungen (D3: Seite 10,

Zeile 12) oder Fettalkohole, bei welchen sich ihm auch ungesättigte Fettalkohole

aufgrund seines Fachwissens mitoffenbaren (D11: Spalte 2, Zeile 16; D16:

Spalte 3, Zeile 49), als Dicarbonsäurehalbester zum Einsatz zu bringen. Bei im

Stand der Technik gelehrten und nahe gelegten Verbindungen handelt es sich

jedoch um in α- und β-Position einfach alkylsubstituierte und damit weniger reak-

tive Olefinderivate.

Soweit der Stand der Technik reaktive, über Spacer an Polyepoxide mit Epoxid-

funktion oder Carbonsäuren gebundene (Meth)Acrylsäuren beschreibt (Druck-

schriften D1, D2 und D4), können auch diese dem Fachmann keine Hinweise in

die entscheidende Richtung geben, da die dort beschriebenen Oxiran-enthalten-

den Vinylmonomere zu Copolymeren umgesetzt werden, weshalb der Fachmann

von einer beschränkten Lagerfähigkeit wie beim Glycidylmethacrylat ausgehen

musste. Anderweitige Hinweise fehlen. Die Berücksichtigung der weiteren Druck-

schriften wie der die Herstellung von Caprolacton-modifizierten Hydroxyalkylac-

rylaten beschreibenden Druckschrift D8 führt zu keiner anderen Beurteilung des

Sachverhalts, da auch dort keinerlei Hinweis auf die erfindungsgemäß herstellba-

ren niedermolekularen und hochfunktionalisierten Verbindungen in lagerstabiler

Form zu finden ist. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 und die auf

den stofflichen Merkmalen der Verfahrensprodukte fußenden Verwendungen nach

den Patentansprüchen 14, 16 und 17 sind somit aus dem Stand der Technik nicht

nahe gelegt.

Die geltenden Patentansprüche 1, 2, 14, 16 und 17 erfüllen damit alle

Kriterien der Patentfähigkeit und sind gewährbar. Die Patentansprüche 3 bis 13

und 15 betreffen besondere Ausgestaltungen der Gegenstände nach den Pa-

tentansprüchen 1, 2 und 14 und sind mit diesen gewährbar.

- 22 -

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 08 G des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 17. August 2012 wird somit aufgehoben und das Patent

DE 199 39 738 erteilt.

Dem Erteilungsbeschluss liegt mit beigefügter Anlage 1 die vom

Patentanmelder beantragte Fassung der Patentansprüche 1 und 2 zugrunde.

Diese ist im Teilstrich (i) des Patentanspruchs 1 redaktionell dahingehend korri-

giert, dass Halbester aus „Hydroxyalkyl(meth)acrylaten und/oder Hydroxycycloal-

kyl(meth)acrylaten“ statt Halbester aus Hydroxyalkyl(meth)acrylaten oder Hydro-

xycycloalkyl(meth)acr

ylaten“ beansprucht sind, was sich aus den Anmeldeunterla-

gen ohne Weiteres herleiten lässt (Anmeldeunterlagen: Seite 2, Zeilen 10 bis 9

von unten: „Äquivalente darstellende Hydroxycycloalkyl(meth)acrylate“).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten

– vorbe-

haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere

einer Beschwer

– das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die

Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,

dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

- 23 -

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzureichen.

Feuerlein

Egerer

Heimen

Freudenreich

prö

- 24 -

ANLAGE 1 zum Beschluss 15 W (pat) 27/12 des BPatG

1. Verfahren zur Herstellung von lagerstabilen, bei Raumtemperatur flüssigen

oder halbfesten, modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharzen (A) oder

von lagerstabilen, schmelzbaren und/oder löslichen und/oder dispergierba-

ren, bei Raumtemperatur festen, modifizierten cycloaliphatischen Epoxid-

harzen (B), wobei (A) und (B) mehr als eine Epoxidgruppe pro Durch-

schnittsmolekulargewicht, mindestens eine sekundäre Hydroxylgruppe und

mindestens eine Esterbindung pro Durchschnittsmolekulargewicht sowie

durch die chemisch eingebauten Modifizierungsmittel mindestens zwei

Doppelbindungen aufweisen, dadurch gekennzeichnet,

dass bei Raumtemperatur flüssige cycloaliphatische Diepoxidverbindungen

und

(II)

Halbester aus ungesättigten Dicarbonsäuren und/oder deren

Anhydriden und Hydroxyalkylvinylethern und/oder Hydroxycycloal-

kylvinylethern und/oder

(III)

Halbester aus ungesättigten Dicarbonsäuren und/oder deren

Anhydriden und

(i)

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten

und/oder

Hydroxycycloal-

kyl(meth)acrylaten und/oder

(ii)

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten mit Polyoxyalkylen-Einheiten in ihrer

Struktur und/oder

(iii)

Umsetzungsprodukten mit einer sekundären Hydroxylgruppe aus

der Umsetzung von Versaticsäureglycidylester mit (Meth)Acrylsäure

und/oder

(iv)

Umsetzungsprodukten mit einer Hydroxylgruppe aus der Umset-

zung von Caprolacton und Hydroxyalkyl (meth)acrylaten,

bei erhöhter Temperatur in Abwesenheit oder Gegenwart organischer Lö-

sungsmittel und/oder inerter Atmosphäre und/oder Katalysatoren für die

Epoxy-/Carboxy-Reaktion und/oder Polymerisationsinhibitoren, umgesetzt

werden, wobei auf eine Epoxidgruppe 0,02 bis 0,49 Äquivalente der vor-

stehenden Verbindungen verwendet werden.

2. Verfahren zur Herstellung von lagerstabilen, bei Raumtemperatur flüssigen

oder halbfesten, modifizierten cycloaliphatischen Epoxidharzen (A) oder

von lagerstabilen, schmelzbaren und/oder löslichen und/oder dispergierba-

ren, bei Raumtemperatur festen, modifizierten cycloaliphatischen Epoxid-

harzen (B), wobei (A) und (B) mehr als eine Epoxidgruppe pro Durch-

schnittsmolekulargewicht, mindestens eine sekundäre Hydroxylgruppe und

mindestens eine Esterbindung pro Durchschnittsmolekulargewicht sowie

mindestens eine olefinisch ungesättigte Doppelbindung pro Durchschnitts-

molekulargewicht aufweisen, dadurch gekennzeichnet,

dass bei Raumtemperatur flüssige cycloaliphatische Diepoxidverbindungen

und

- 25 -

(IV)

Halbester aus gesättigten Dicarbonsäuren und/oder deren Anhydri-

den und Hydroxyalkylvinylethern und/oder Hydroxycycloalkylvi-

nylethern, und/oder

(V)

Halbester aus gesättigten Dicarbonsäuren und/oder deren Anhydri-

den und

(i)

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten

und/oder

Hydroxycycloal-

kyl(meth)acrylaten und/oder

(ii)

Hydroxyalkyl(meth)acrylaten mit Polyoxyalkylen-Einheiten in ihrer

Struktur und/oder

(iii)

Umsetzungsprodukten mit einer sekundären Hydroxylgruppe aus

der Umsetzung von Versaticsäureglycidylester mit (Meth)Acrylsäure

und/oder

(iv)

Umsetzungsprodukten mit einer Hydroxylgruppe aus der Umset-

zung von Caprolacton und Hydroxyalkyl(meth)acrylaten,

bei erhöhter Temperatur, in Abwesenheit oder Gegenwart organischer Lö-

sungsmittel und/oder inerter Atmosphäre und/oder Katalysatoren für die

Epoxy-/Carboxy-Reaktion und/oder Polymerisationsinhibitoren, umgesetzt

werden, wobei auf eine Epoxidgruppe 0,02 bis 0,49 Äquivalente der vor-

stehenden Verbindungen verwendet werden.