Urteil des BPatG vom 16.04.2015
Stand der Technik, Patentanspruch, Konzentration, Neuheit
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 14/12
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
16. April 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 101 11 776
- 2 -
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung am 16. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richter Dr. Egerer, der Richterin Dr. Hoppe und des
Richters Dr. Freudenreich
beschlossen:
Der
Beschluss
der
Patentabteilung
44
vom
6. März 2012/28. Juni 2012 wird aufgehoben und das Patent
DE 101 11 776 wird in beschränktem Umfang aufrechterhalten auf
der Grundlage folgender Unterlagen:
-
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 16. April 2015
-
Beschreibung Seiten 4 bis 6 gemäß Streitpatent und
Beschreibung Seiten 2 und 3 vom 6. März 2012, eingegan-
gen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen
Tag sowie
-
Zeichnungen mit Figuren gemäß Streitpatent.
G r ü n d e
I.
Auf die am 12. März 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung der Firma N… Co. Ltd., Osaka, in J… mit der Be
zeichnung
„Verfahren zur Herstellung einer wässrigen Ethyleniminpolymerlösung“,
für die die Unionspriorität JP 00-107452 vom 10. April 2000 in Anspruch genom-
men wird und die am 11. Oktober 2001 offengelegt worden ist, ist das Patent
- 3 -
101 11 776 B4 erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der
24. September 2009.
Das erteilte Patent hat insgesamt 3 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:
Die Einsprechende hat gegen das Patent mit einem am 23. Dezember 2009 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben
und als Widerrufsgründe vorgebracht, dass der Gegenstand des Patents nach
§§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei (§ 21 (1) Nr. 1 PatG), insbesondere nicht neu
sei und nicht auf einer für die Patentfähigkeit ausreichenden erfinderischen Tätig-
keit beruhe. Hinsichtlich einer von der Patentinhaberin im Zuge des Verfahrens
neu vorgelegten Anspruchsfassung hat sie zudem unzulässige Erweiterung des
Patentgegenstandes sowie eine über die gesamte Breite des Patentanspruchs 1
reichende mangelnde Ausführbarkeit geltend gemacht.
Sie stützt sich dabei auf die Druckschriften
D1 JP 62036323 A (Patent Abstracts of Japan und
Derwent Abstract mit AN 107:3831)
D2 DE 195 45 874 A1
D5 EP 0 905 254 B1
- 4 -
Anlage 1 aus dem Schriftsatz der Einsprechenden vom 24. November 2011
mit der Nachstellung des Beispiels 1 aus der DE 101 11 776 B4.
In der ursprünglich eingereichten Beschreibung ist als weiterer Stand der Technik
die Druckschrift
genannt.
Die Patentabteilung 44 hat nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten am
6. März 2012 das Patent beschränkt aufrechterhalten.
In der auf den 28. Juni 2012 datierten schriftlichen Begründung der Entscheidung
vertritt sie die Auffassung, eine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprüng-
lichen Unterlagen und eine unzureichende Offenbarung im Sinne mangelnder
Ausführbarkeit lägen nicht vor. Der gegenüber der erteilten Fassung beschränkte
Patentgegenstand sei gegenüber den als Stand der Technik benannten Druck-
schriften nicht nur neu, weil diesen nicht zu entnehmen sei, dass die zweite Reak-
tionsstufe erst nach beendeter Polymerisation in erster Stufe erfolgen soll. Das
Verfahren beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil Produkte mit hoher
Stabilität erzielbar seien, was in Kenntnis des aufgezeigten Standes der Technik
nicht vorhersehbar sei und nicht nahe gelegt sei. Auch das Verfahrensprodukt sei
neu und erfinderisch, da keine der Entgegenhaltungen ein solches beschreibe.
Die gemäß Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts beschränkt auf-
rechterhaltene Fassung der Patentansprüche lautet:
- 5 -
Dagegen hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 1. August 2012, beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangen am gleichen Tag, Beschwerde ein-
gelegt. Als Widerrufsgründe macht sie unzulässige Erweiterung bezüglich des
Merkmals „Reifenlassen“ sowie mangelnde Ausführbarkeit wegen des „Reifenlas-
sens“ als „verkappten Polymerisationsschritt“ geltend. Zudem mangele es dem
Verfahrensanspruch 1 an erfinderischer Tätigkeit gegenüber den zweistufige Po-
lymerisationsverfahren beschreibenden Druckschriften D1 und D4, im Einzelnen
gegenüber D1 in Verbindung mit D2 oder dem allgemeinen Fachwissen, D1 in
Verbindung mit D4 sowie D3 und gegenüber D4 in Verbindung mit D2 oder D3
oder dem allgemeinen Wissen des Fachmanns. Beim Gegenstand des Patentan-
spruchs 2 sei im Hinblick auf die Druckschriften D1 oder D4 keine Neuheit gege-
ben, weil sich wässrige Ethyleniminlösungen als solche hinsichtlich der chemi-
schen Zusammensetzung nicht von denjenigen des mit den Druckschriften D1
oder D4 benannten Standes der Technik unterschieden.
- 6 -
Die Einsprechende beantragt,
den
Beschluss
der
Patentabteilung 44
vom
6. März 2012/28. Juni 2012 aufzuheben und das deutsche Patent
DE 101 11 776 B4 vollständig zu widerrufen.
Die Patentinhaberin widerspricht der Einsprechenden in allen Punkten und bean-
tragt:
1.
Die Beschwerde zurückzuweisen.
2.a) Hilfsantrag 1
Hilfsweise das Patent DE 101 11 776 B4 beschränkt aufrecht
zu erhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:
-
Patentanspruch 1 vom 16. April 2015
-
Beschreibung Seiten 4 bis 6 gemäß Streitpatent und
Beschreibung Seiten 2 und 3 vom 6. März 2012, ein-
gegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt
am gleichen Tag sowie
-
Zeichnungen mit Figuren gemäß Streitpatent.
2.b) Hilfsantrag 2
Hilfsweise das Patent DE 101 11 776 B4 beschränkt aufrecht
zu erhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:
-
Patentanspruch 1 vom 16. April 2015
-
Beschreibung Seiten 4 bis 6 gemäß Streitpatent und
Beschreibung Seiten 2 und 3 vom 6. März 2012, ein-
gegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt
am gleichen Tag sowie
-
Zeichnungen mit Figuren gemäß Streitpatent.
- 7 -
Die jeweils nur einen Patentanspruch umfassenden Hilfsanträge 1 und 2 haben
den folgenden Wortlaut:
Hilfsantrag 1
Hilfsantrag 2
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
- 8 -
II.
Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlus-
ses und zur Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage der Unterlagen nach
Hilfsantrag 1.
Zudem ist auch die Voraussetzung für die Überprüfung des Patents im vorliegen-
den Einspruchsbeschwerdeverfahren erfüllt, denn der vorangegangene Einspruch
ist frist- und formgerecht eingelegt und mit Gründen versehen, wobei die Einspre-
chende in ihren Einspruchsschriftsätzen auch die für die Beurteilung der behaup-
teten Widerrufsgründe maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so
dargelegt hat, dass ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen
für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezogen werden
können.
1.
Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker, der einschlägige Kenntnisse
auf dem Gebiet der Polymerchemie aufweist und über mehrjährige Berufserfah-
rung im Bereich der Polymerherstellung und
–verarbeitung verfügt.
2.
Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der beschränkt aufrechterhaltenen
Fassung ist ein
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
polymerisiert wird und
1.6
110°C bis 150°C reifen gelassen wird
- 9 -
1.7
zugeführtes Ethylenimin verbraucht worden sind.
Der nebengeordnete Patentanspruch 2 dieser Anspruchsfassung stellt einen auf
das Verfahren nach Patentanspruch 1 bezogenen product-by-process-Anspruch
dar und weist die folgenden Merkmale auf:
2.1
2.2
2.3
2.4
Der 1. Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die Streichung des
auf die Zusammensetzung gerichteten Patentanspruchs 2. Gleichermaßen ist
auch der 2. Hilfsantrag nur noch auf das Verfahren gerichtet. Dieses wird zusätz-
lich durch das auf die Dauer der Erhitzungszeit gerichtete Verfahrensmerkmal
1.8
Reifungstemperatur 0,2 bis 5 Stunden beträgt.
präzisiert.
3.
1.1
Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen sind in den Unterlagen vom An-
1.1
1.3
1.5
tiator geht aus Seite 3, Zeilen 1 bis 6 der Beschreibung hervor. Weil es für die
Frage der eine Beschränkung des Patentanspruchs erlaubenden Offenbarung der
Erfindung weder eine Rolle spielt, ob etwas in der Beschreibung gegenüber
gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder be-
- 10 -
vorzugt bezeichnet ist und es keine Abstufung in der Wertigkeit der für die Be-
schreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel gibt (GRUR 1990, 510-
512
– „Crackkatalysator“), ist der Temperaturbereich von 110°C bis 150°C für den
1.6
den Temperaturbereiche in den Patentansprüchen 1 (100 bis 150°C) und 2 (110
bis 140°C) sowie auf Seite 3, 4. Absatz, Zeilen 1 bis 2 der Beschreibung herleit-
bar. Im 4. Absatz auf Seite 3 der Anmeldeunterlagen sind auch die verbleibenden
1.6
2.1
1.8
vom Anmeldetag offenbart.
4.
spruch 1 eine unzulässige Erweiterung gemäß § 21 (1) PatG bzw. eine Erweite-
rung des Schutzbereichs nach § 22 (1) PatG wegen der Zuordnung des neu ein-
1.7
1.6
Die Einsprechende ist der Ansicht, dass das Verfahren gemäß erteiltem Patentan-
spruch 1 den Reifungsschritt bei einer Temperatur von 100 bis 150°C nach been-
digter Polymerisation vorsieht, weshalb das Verfahren nach beschränkt aufrecht-
1.7
eine Polymerisation ermöglichenden Monomergehalt von bis zu 5 % im Vergleich
zum erteilten Patent mit einem Überschuss (§ 22 (1) PatG) versehen sei. Nach
erteiltem Patent sei die Polymerisation vor der Reifung beendet gewesen, wäh-
rend sie nun auch im Reifungsschritt nach wie vor möglich sei. Sie macht zudem
geltend, dass weder dem angegriffenen Patent selber noch den ursprünglich ein-
gereichten Anmeldeunterlagen eindeutig und unzweifelhaft zu entnehmen sei,
dass während des Reifungsschrittes noch eine Polymerisation stattfinden könne
und dass zu Beginn oder während des Reifungsschrittes noch bis zu 5 % unver-
brauchtes Ethylenimin vorliegen könne, was zu einer unzulässigen Erweiterung
- 11 -
als solcher gemäß § 21 (1) PatG führe. Dies gelte in besonderem Maße für den
Zwischenschritt des Erwärmens vom Polymerisationsschritt auf den Reifungs-
schritt, was sie anhand von zwei Fallbeispielen erläutert.
Dem ist entgegenzuhalten, dass der Schutzbereich des Patents nur soweit reichen
kann, wie die offenbarte Erfindung in den Patentansprüchen Ausdruck gefunden
hat. Dabei bilden die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext
eine zusammengehörige Einheit, die der Durchschnittsfachmann als sinnvolles
Ganzes zu interpretieren versucht. Die Patentansprüche sind daher vor dem Hin-
tergrund der Beschreibung durch den Fachmann auszulegen. Nach den ursprüng-
lich eingereichten Patentansprüchen umfasst das erfindungsgemäße Verfahren
zwei Schritte. In dem ersten Schritt wird Ethylenimin bei einer vergleichsweise
niedrigen Temperatur „polymerisiert“, im zweiten Schritt bei einer vergleichsweise
hohen Temperatur „reifen gelassen“. Daraus folgt für den Fachmann indes nicht,
dass die im ersten Schritt beanspruchte Polymerisation abgeschlossen sein muss,
während im zweiten Schritt der „Reifung“, dem aus Gründen der Logik ein Zwi-
schenschritt des Erwärmens voraus gehen muss, keine Polymerisation mehr statt-
finden kann und darf. Dem Fachmann auf dem Gebiet der Polymerchemie ist
vielmehr geläufig, dass bei Polymerisationen Monomere und Polymere in einem
temperaturabhängigen Gleichgewicht stehen. Bei fortschreitendem Umsatz ver-
langsamt sich die Reaktion wegen der verringerten Konzentration der Monomere
sowie deren oftmals gehinderten Diffusion durch bereits gebildetes Polymer oder
sie gerät ins Stocken. Wegen der Temperaturabhängigkeit kann die Reaktion
durch weiteres Erhitzen wie vorliegend im Zwischenschritt bzw. im Reifungsschritt
wieder vorangetrieben werden. Selbst nach dieser Temperaturerhöhung wird we-
gen des Vorliegens einer Gleichgewichtsreaktion niemals eine 100 %ige Poly-
merisation erreicht. Dieses Fachwissen findet sich bereits in der Druckschrift
DE 14 95 494 B2 (D4) dokumentiert, in welcher die Polymerisation von Ethyl-
enimin über zwei Temperaturbereiche durchgeführt wird und auch nur eine
100%ige Polymerisation des Ethylenimins mit einer Spur von nach Beendigung
der Reaktion zurückbleibendem Ethyleniminmonomeren festgestellt wird (D4: Bei-
- 12 -
spiel 9, Spalte 8 in Verbindung mit den Beispielen 1 und 2). Auch die Einspre-
chende hat in ihrem nachgestellten Beispiel 1 des Streitpatents (D6) selbst nach
dem Reifungsschritt noch Spuren des Monomers in der Mischung nachgewiesen.
Da die Polymerisation im niedrigen Temperaturbereich in Abhängigkeit von den
gewählten Konzentrationen und Verhältnissen der Reaktionspartner zueinander
sowie der Art des verwendeten Halogenalkans auch dann beendet sein kann,
wenn noch über 5 % des Monomers vorliegen, hat die Patentinhaberin diesen
Schritt in zweifellos zulässiger Weise anhand der Beschreibung dahingehend prä-
zisiert (Erstunterlagen: Seite 3, letzter Absatz bzw. Absatz [0011] der Offenle-
gungsschrift), dass festgelegt wird, wann das Polymerisieren im niedrigen Tempe-
raturbereich als beendet anzusehen ist. Demnach wird der Schritt des Reifens
inklusive des vorangehenden Erwärmens durchgeführt, „nachdem 95 % oder mehr
zuge
führtes Ethylenimin verbraucht worden sind“. Die „beendete Polymerisation“,
wie sie im Patentanspruch 1 des erteilten Patents beansprucht ist, kann sich be-
reits nach dem Wortlaut des Patentanspruchs in den Erstunterlagen nur auf den
ersten, niedrigeren Temperaturbereich beziehen. In diesem Bereich ist die Poly-
merisation insoweit als beendet anzusehen, als das Edukt im Wesentlichen ver-
braucht ist. Es versteht sich von selbst, dass die dabei gebildeten nicht monome-
ren - also polymeren - Produkte auch reaktionsfähige Präpolymere sein können,
die ebenso wie das Restmonomer im höheren Temperaturbereich weiter vernet-
zen können. Vergleicht man die Ausführungsbeispiele 1 bis 3 in den ursprüngli-
chen Unterlagen, ergibt sich dies für den Fachmann unmittelbar, da die nach der
beendeten Polymerisation (98% Ethyleniminumsatz) gebildeten Polymerprodukte
noch niedermolekular sind, was sich in der Viskosität der Reaktionslösung von
400 bis 600 mPa*s/25°C niederschlägt. Wegen der Vernetzung im Schritt des Er-
hitzens steigt die Viskosität auf 3100 bis 5300 mPa*s/25°C, also um den Faktor 10
an. Diesbezüglichen Ausführungen des Senats in der mündlichen Verhandlung ist
die Einsprechende nicht entgegengetreten.
- 13 -
Eine unzulässige Erweiterung ist schon deshalb nicht festzustellen, weil die Ein-
sprechende verkennt, dass die Polymerisationsreaktion im niedrigen Temperatur-
bereich in den ursprünglichen Unterlagen als beendigt definiert ist, wenn 95 %
oder mehr des zugeführten Ethylenimins verbraucht worden sind. Damit schließt
auch der Wortlaut des erteilten Patents in keiner Weise eine weitere Reaktion der
Monomere oder der niedermolekularen, funktionellen (Prä)-Polymere aus.
5.
Gleichermaßen anzuerkennen ist die Ausführbarkeit des Verfahrens nach
Patentanspruch 1. Im Streitpatent sind alle für die Reaktion notwendigen Chemi-
kalien und Reaktionsbedingungen angegeben. Wie die Ausführungsbeispiele
belegen, kann der Fachmann den Reaktionsfortschritt anhand des Ethylenimin-
verbrauchs verfolgen, womit dem Fachmann die notwendigen Informationen vor-
liegen, um das Verfahren mit Hilfe seines Fachwissens praktisch verwirklichen zu
können. Auch der Einsprechenden ist es auf Basis der Angaben im Streitpatent
gelungen, das dort beschriebene Beispiel 1 trotz verkleinerter Ansatzgröße nicht
nur nachzuvollziehen, sondern auch hinsichtlich der Produktzusammensetzung im
Wesentlichen zu reproduzieren (Druckschrift D6).
6.
Das Streitpatent kann nicht auf der Grundlage der Patentansprüche nach
Hauptantrag beschränkt aufrechterhalten werden, denn die mit Patentanspruch 2
nach Hauptantrag beanspruchte wässrige Ethyleniminpolymerlösung ist unabhän-
gig von dem in Bezug genommenen Verfahren nicht neu oder beruht zumindest
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Als Erzeugnisanspruch ist der Patentanspruch
2 als „product-by-process“-An-
spruch auf das Verfahren nach Patentanspruch 1 gerichtet. Das beanspruchte
Erzeugnis muss jedoch, unabhängig von dem in Bezug genommenen Verfahren,
dem Erfordernis der Neuheit genügen (BGH GRUR 1993, 651, Rn. 45 bis 48
–
tetraploide Kamille; BGH GRUR 2001, 1129, Rn. 70 und 71
– zipfelfreies Stahl-
band). Es ist dann notwendig, aber auch ausreichend, dass der durch die Be-
schreibung erläuterte Patentanspruch so viel Angaben zur Kennzeichnung eines
- 14 -
makromolekularen Stoffes unbekannter Struktur enthält, wie erforderlich sind, um
seine erfinderische Eigenart durch zuverlässig feststellbare (messbare) Charakte-
ristiken (sog. Parameter) von zuverlässig feststellbaren Charakteristiken anderer
(nicht beanspruchter) makromolekularer Stoffe zu unterscheiden und um die Vo-
raussetzungen der Patentfähigkeit zuverlässig beurteilen zu können (BGH GRUR
1972, 80
– Trioxan).
Im Patentanspruch
2 zusätzlich genannte Merkmale wie eine „hohe Konzentration“
2.3
(oder die hohe Konzentration) „im Verlauf der Zeit weniger veränderbar ist“
2.4
beschränken.
Im Streitpatent sind, abgesehen von Viskositätsmessungen, keine weiteren Cha-
rakterisierungen der wässrigen Ethyleniminlösungen vorgenommen. Daten zu
Molekulargewichten, Polymerisationsgraden, Verhältnissen von primären, sekun-
dären und tertiären Stickstoffatomen oder anderen Kenngrößen, welche die Poly-
merlösung zu charakterisieren vermögen, fehlen. Die Patentinhaberin ist der Auf-
fassung, dass die erfindungsgemäßen Polymerlösungen eine gegenüber dem
Stand der Technik verbesserte Stabilität aufwiesen, welche sich in der äußerst
geringfügigen Abnahme der Viskosität von etwa 1 bis 3 % im Verlauf von 10 Ta-
gen äußere, während sich die Viskosität der im Vergleichsbeispiel erhaltenen Po-
lymerlösung auf 35 % reduziere. Sie nennt als Stand der Technik mit der Druck-
schrift (D7) nur ein Herstellungsverfahren, das bei gleich bleibender Temperatur
durchgeführt und im Vergleichsbeispiel nachgestellt wird. Danach wird bei der
Polymerisation von Ethylenimin bei einer konstanten Temperatur von 90°C ein
Produkt erhalten, das durch eine geringe Viskositätsstabilität gekennzeichnet ist.
Folglich besagt allein der Umstand, dass im Polymerisationsverfahren, das bei
einer Temperatur durchgeführt wird, keine vergleichbare Stabilität erreicht wird, in
keiner Weise, dass eine solche unter Anwendung eines bei zwei unterschiedlichen
Temperaturen durchgeführten Verfahrens nicht erreicht wird. Weder im Prüfungs-
- 15 -
verfahren noch im Einspruchsverfahren wurden Vergleichsversuche vorgelegt, die
die Neuheit der beanspruchten Stoffzusammensetzung widerlegen oder bestäti-
gen. Die Patentabteilung hat in Kenntnis des aufgezeigten Standes der Technik im
Beschluss zur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents aus dem Um-
stand, dass durch die streitpatentgemäße Reaktionsführung Produkte mit hoher
Stabilität erzielbar sind, derartige Produkte als nicht vorhersehbar oder nicht nahe
gelegt gewertet. Angesichts des breiten und offen formulierten Verfahrensan-
spruchs, mit dem sich insbesondere wegen der nicht beschränkten Zeit für den
1.6
meren erzielen lässt, bleibt eine solche Wertung nicht nachvollziehbar. Wässrige
Lösungen von Polyethyleniminen stellen nämlich geläufige Verkaufsprodukte mit
einer großen Anwendungsbreite dar, die hinsichtlich der Viskosität spezifiziert
sind. Solche Verkaufsprodukte müssen selbstverständlich die Viskosität über eine
längere Zeit als 10 Tage aufrechterhalten, um zum Verbraucher zu gelangen. Dem
Stand der Technik ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass Polyethylenimin-Lösun-
gen mit dem Problem eines Viskositätsabfalls behaftet seien.
Vorliegend werden ausweislich der ursprünglichen Beschreibung wässrige Ethyl-
eniminpolymerlösungen mit der erfindungsgemäßen Stabilität durch eine Verfah-
rensführung erhalten, bei welcher Ethylenimin bei einer Temperatur von 80°C oder
niedriger polymerisiert und die Reaktionslösung auf beispielsweise 100°C erhitzt
und reifen gelassen wird (Anmeldeunterlagen: Seite 2, Absätze 2 bis 4). Demzu-
folge kommt es für die Stabilität weder auf die Dauer der beiden Verfahrens-
schritte, noch auf einen bestimmten Polymerisationsgrad im ersten Verfahrens-
schritt bei den tieferen Temperaturen an.
Genau dieses Vorgehen ist jedoch im Beispiel 1 der Druckschrift D4 beschrieben,
da auch dort Ethylenimin bei 55°C mit 1,2-Dichloräthan polymerisiert und nach
Ablauf von zwei Stunden auf 85°C erhitzt wird, bis die Viskosität nicht mehr an-
steigt. Die Druckschrift D4 gibt für den höheren Temperaturbereich 70 bis 100°C
an (D4: Spalte 3, Zeilen 53 bis 58), womit das verfahrenstechnische Vorgehen
- 16 -
identisch ist. Für die Reifung ist im Streitpatent nämlich kein Zeitraum bean-
sprucht, und die Druckschrift D4 sieht ein Temperieren bis zu dem Punkt kon-
stanter Lösungsviskosität vor (D4: Spalte 3, Zeilen 59 bis 63). Eine solche Fest-
stellung benötigt mindestens zwei zeitlich beabstandete Viskositätsmessungen,
zwischen denen, wie im Patentanspruch 1 des erteilten Patents, gereift wird. Die-
sem Stand der Technik Rechnung tragend, hat die Patentinhaberin das Verfahren
dahingehend präzisiert, dass die Polymerisation nun auf einen definierten Mono-
merverbrauch von oberhalb 95 % festgelegt ist und die als Reifung bezeichnete
Behandlung des Polymers bei Temperaturen oberhalb 110°C durchzuführen ist.
Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass dieses veränderte Verfahren zu einem
neuen Produkt führt, da der Patentanspruch 2 hinsichtlich der Zeit für den Erhit-
zungs- und Reifungsschritt nicht limitiert ist. Mithin unterscheidet sich das Verfah-
ren lediglich in einem Temperaturunters
chied von 10°C bei dem als „Reifung“ be-
zeichneten Schritt. Dieser kann aber beliebig kurz sein, womit der Effekt der höhe-
ren Temperatur wieder aufgehoben wird.
Selbst wenn die Neuheit der verfahrensgemäßen Produkte anzuerkennen sein
sollte, beruhen sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie die Patentinhaberin
auf Anfrage des Senats nicht in Abrede gestellt hat, müssen industriell gefertigte
Polyethyleniminlösungen stabil sein, um verkauft werden zu können. Sie hat die
Vermutung geäußert, dass diesen Lösungen Stabilisatoren zugegeben würden.
Wenn nun der Fachmann bei einem Herstellungsverfahren, wie es in der Druck-
schrift D4 gelehrt wird, nicht bereits aufgrund der Verfahrensführung zu stabilen
Lösungen gelangt (vgl. das Viskositätsverhalten in D4: Figur 6 bei 85°C), wird er
die Verfahrensparameter variieren, um ohne den Zusatz von Stabilisatoren aus-
kommen zu können. Hier weist ihn die Druckschrift D4 bereits an, bei der Anfangs-
reaktion unter 70°C zu bleiben, während die Erhitzungsperiode „gewöhnlich“ im
Bereich von 70 bis 100°C liegen soll (D4: Spalte 3, Zeilen 50 bis 58). Im Sinne
eines rascheren Reaktionsfortschritts ist er damit angeregt, das Erhitzen bei höhe-
ren Temperaturen als 100°C auszuführen, womit er ohne erfinderisches Zutun zu
der erfindungsgemäßen Polymerlösung gelangt.
- 17 -
Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 hat somit keinen Bestand.
Mit dem Patentanspruch 2 fällt auch der Patentanspruch 1 des Hauptantrags (vgl.
BGH, GRUR 2007, 862
– Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR
1997, 12
– Elektrisches Speicherheizgerät).
7.
Das Patent war aber nach dem 1. Hilfsantrag auf der Grundlage des
Patentanspruchs 1 als Verfahrenspatent aufrechtzuerhalten.
Die Neuheit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag ist ge-
1.4
1.6
Stand der Technik hervorgehen. Insbesondere ist das Merkmal der beendigten
Polymerisation im tieferen Temperaturbereich von 50 bis 70°C, nachdem 95 %
1.7
Stand der Technik nicht zu entnehmen.
8.
Patentanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag beruht auch auf einer erfinderi-
Als Aufgabe des erteilten Patents DE 101 11 776 B4 wird die Bereitstellung eines
Herstellungsverfahrens für eine wässrige Ethyleniminpolymerlösung angegeben,
die eine hohe Konzentration hat und die im Lauf der Zeit weniger veränderlich ist,
d. h. eine stabilisierte Qualität hat (DE 101 11 776 B4: Absatz [0006]). Die
Aufgabe wird nach Absatz [0007] des erteilten Patents dadurch gelöst, dass
Ethylenimin bei niedriger Temperatur polymerisiert und dann innerhalb eines
speziellen Temperaturbereiches reifen gelassen wird. Wie oben ausgeführt wurde,
ist es ein dem Fachmann selbstverständliches Anliegen, zu stabilen
Polymerlösungen zu gelangen, da er diese mit spezifizierter Viskosität an die
Kunden liefern muss. Er steht damit immer vor der Aufgabe, kostengünstig, also
möglichst ohne Einsatz von Stabilisatoren, die auch bei späteren Anwendungen
- 18 -
des Polymers stören können, zu stabilen wässrigen Ethyleniminpolymerlösungen
zu gelangen.
Die Herstellung solcher Lösungen gelingt ihm
– wie oben dargelegt - bereits mit
der Anwendung der in der Druckschrift D4 beschriebenen Lehre. Damit ist die
Frage zu beantworten, ob das Herstellungsverfahren als Alternativverfahren auf
einer erfinderischen Tätigkeit beruht, im Einzelnen, ob der Fachmann angeregt
war, die Polymerisation von Ethylenimin im tieferen Temperaturbereich von 50 bis
70°C so zu führen, dass mehr als 95 % des Edukts verbraucht sind.
Sofern in den genannten Druckschriften eine zweistufige Reaktionsführung be-
schrieben wird, wird in keinem Fall gelehrt, die Polymerisation im tieferen Tempe-
raturbereich von 50 bis 70°C bis zum wenigstens 95 %igen Verbrauch des Ethyl-
enimins durchzuführen. Vielmehr entnimmt der Fachmann den Druckschriften die
Lehre, größere Anteile an Monomeren in der nachfolgenden Stufe weiter zu poly-
merisieren. Damit kann auch keine Kombination der im Verfahren befindlichen
Druckschriften zu dem Verfahren nach dem 1. Hilfsantrag führen.
Der Fachmann wird zunächst einen Stand der Technik betrachten, der sich mit der
Polymerisation von Ethylenimin mit Halogenalkanen als Katalysator beschäftigt
und damit vorrangig die Druckschriften D4, D2 und D7 ins Auge fassen.
In der Druckschrift D4 finden sich keine Angaben zum Ethyleniminverbrauch beim
tieferen Temperaturbereich. Auch die in Beispielen angegebenen Parameter (D4:
Beispiel 1 mit auf Ethylenimin bezogener höherer Katalysatormenge als im Streit-
patent, aber halbierter „Polymerisationszeit“) lassen auf einen deutlich höheren
Anteil als 5 % Restmonomer schließen.
Die Druckschrift D2 lehrt, wie auch die Einsprechende anerkennt, die Polymerisa-
tion von Ethylenimin in Wasser als Lösungsmittel bei mindestens 80°C in einem
Rohrreaktor, bevorzugt bei 80 bis 130°C in der ersten Reaktionszone und bei min-
- 19 -
destens 10°C mehr in der zweiten Reaktionszone (D2: Patentansprüche 1 und 5
bis 7). Das Verfahren der Druckschrift D2 dient im ersten Schritt einer initiierenden
Bildung von Ethylenimindimeren und höheren Oligomeren (D2: Spalte 3, Zeilen 29
1.5
spricht. Zum Umsetzungsgrad finden sich keine Angaben. Selbst wenn die für den
ersten Reaktionsschritt gewählte Temperatur in der Druckschrift D2 deutlich ober-
halb der erfindungsgemäßen „Polymerisationstemperatur“ liegt, dürfte ein nahezu
vollständiger Umsatz des Ethylenimins aufgrund der geringen Verweilzeit (D2:
Beispiel 1, 16 Minuten) auszuschließen sein, zumal die thermische Belastung der
Edukte im Rohrreaktor gering ausfällt.
Das Abstract JP-PS Nr. 8828/1968 (D7) lehrt bezüglich des Verfahrens eine Lö-
sungspolymerisation, die in einem Temperaturbereich von 50°C bis zum Siede-
punkt des Lösungsmittels durchzuführen wäre. Der Fachmann erhält keine Anre-
gung zu einer wie auch immer gearteten Modifikation des dort gelehrten Verfah-
rens.
Obwohl sich der Fachmann auf dem Gebiet der Polymerchemie darüber bewusst
ist, dass Polymerisationsreaktionen je nach Art des eingesetzten Katalysators bei
unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu strukturell verschiedenen Polymeren füh-
ren und Reaktionsbedingungen, die bei Einsatz eines bestimmten Katalysators
empfohlen sind, nicht ohne Weiteres auf einen anderen Katalysator übertragen
werden können, wird er sich vor der gestellten Aufgabe auch Druckschriften zu-
wenden, die die Polymerisation von Ethylenimin bei unterschiedlichen Temperatu-
ren behandeln.
In der japanischen Patentanmeldung D1, die ähnlich wie das in der Druckschrift
D4 beschriebene Verfahren ein Erwärmen der wässrigen Ethyleniminlösung bei
50°C gefolgt von 10-stündigem Erhitzen auf 100°C lehrt, finden sich keine Anga-
ben zum Ethyleniminverbrauch im tieferen Temperaturbereich. Sie nennt auch
keine polyhalogenierten Alkane als Katalysatoren und geht in ihrer Lehre somit
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nicht über die Druckschrift D4 hinaus. Sie gibt auch keine Hinweise auf einen
Temperaturbereich von über 100°C für den zweiten Reaktionsschritt. Selbst wenn
der Fachmann die Lehre der Druckschrift D1 trotz der dort genannten andersarti-
gen Katalysatoren in Betracht zöge, führt sie ebenso wenig wie die Druckschrift
D4 zu dem erfindungsgemäßen Verfahren.
Die Druckschrift D3 vermittelt die Lehre, Ethylenimin bei Temperaturen bis zu
200°C, bevorzugt bei 50 bis 120°C zu polymerisieren (D3: Seite 2, Zeilen 55 bis
63), wobei die Polymerisation in zwei Stufen unter zunächst milden Bedingungen,
wie bei einer kurzen Reaktionszeit, bei tiefen Temperaturen und bei Einsatz gerin-
ger Katalysatormengen, gefolgt von einer weiteren Polymerisation unter härteren
Bedingungen (D3: Zeilen 64 bis 71), erfolgt. Die Ober- und Untergrenzen des be-
vorzugten Temperaturbereichs liegen jeweils in den Temperaturbereichen nach
Streitpatent. Die Druckschrift D3 lehrt den Einsatz von Lösungsmitteln und Kataly-
satoren für die Polymerisation, wobei Säuren und säurebildenden Substanzen als
Katalysator der Vorzug gegeben wird (D3: Zeilen 26 bis 51). Selbst wenn der
Fachmann ausgehend von der Druckschrift D4 eine Übertragbarkeit des Kataly-
sators in Erwägung ziehen und die angegebenen Grenzen des bevorzugten Tem-
peraturbereiches für eine zweistufige Polymerisation wählen würde, ist er nicht
veranlasst, von Säuren als Katalysatoren abzuweichen. Auch findet sich kein Hin-
weis darauf, die Polymerisation bei dem niedrigeren Temperaturbereich nahezu
vollständig zu gestalten.
In der eher gutachtlich zu wertenden Druckschrift EP 0 905 254 B1 (D5), die die
Polymerisation von Ethylenimin in wässriger Lösung bei einer Temperatur von 30
bis 70°C beschreibt, kommt Salzsäure als Katalysator zur Anwendung (D5: Pa-
tentanspruch 1). Diese bleibt hinsichtlich ihrer katalysierenden Wirkung deutlich
hinter Halogenalkanen zurück. Eine vollständige Polymerisation erfolgt erst nach 1
bis 30 Tagen (D5: Absätze [0012] und [0021]).
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9.
Das mit dem erfindungsgemäßen, alternativen Verfahren gelehrte Vorgehen
ist damit nicht nahe gelegt und ermöglicht in vorteilhafter Weise, das reaktive,
hochtoxische, cancerogene und leichtflüchtige Ethylenimin im ersten, bei tieferen
Reaktionstemperaturen durchgeführten, Reaktionsschritt nahezu vollständig in
Verbindungen mit höherem Molekulargewicht zu überführen und erlaubt damit
eine Verbesserung der Prozesssicherheit und eine erleichterte Arbeitsweise.
III.
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
– vorbe-
haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere
einer Beschwer
– das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
innerhalb eines Monats
schlusses
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schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-
www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer
prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit
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nungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen
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Feuerlein
Egerer
Hoppe
Freudenreich
prö