Urteil des BPatG vom 26.06.2015
Stand der Technik, Patentanspruch, Zusammensetzung, Anteil
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 2/11
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
26. Juni 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 103 62 194.6 - 44
…
- 2 -
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Hartlieb, des Richters Dr. Jäger sowie der
Richterin Dr. Wagner
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Mit Beschluss vom 7. Juli 2010 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent-
und Markenamtes das Patent 103 62 194 mit der Bezeichnung
"Verfahren zum Testen der Aktivität einer möglichen wirksamen Substanz,
die die enzymatische Aktivität der Phopholipase A2 hemmen kann"
beschränkt aufrechterhalten.
Dem Beschluss liegen die am 2. Juli 2010 als Hilfsantrag 1 eingereichten und in
der Anhörung vor der Patentabteilung am 7. Juli 2010 zum Hauptantrag gemach-
ten Patentansprüche 1 bis 7 zugrunde, von denen die nebengeordneten Patentan-
sprüche 1, 2, 4 und 6 wie folgt lauten:
- 3 -
Die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents ist im Wesentlichen damit begrün-
det, dass der Streitgegenstand neu sei gegenüber den Entgegenhaltungen
"
"
- 4 -
E1
Quench T
TM
; Produktinformation von Centerchem, Copyright 2006
E2
WO 00/15179 A2 und
E3
WO 02/30387 A2.
Entgegen der Auffassung der Einsprechenden stelle die Beschränkung des Wirk-
stoffs, welcher gemäß Hauptanspruch zur Herstellung einer kosmetischen bzw.
pharmazeutischen Zusammensetzung ausgewählt wird, auf Substanzen mit Phos-
pholipase A2 (= PLA2) hemmender Aktivität kein unzulässiges, weil auf die Entde-
ckung eines Wirkungsmechanismus und nicht auf eine Erfindung gerichtetes
Merkmal, dar. Dieses Merkmal diene ausschließlich der Abgrenzung des Gegen-
stands gemäß Streitpatent gegenüber den Extrakten des Standes der Technik ab.
Diese Charakterisierung sei zulässig, da der Anspruch auf eine unbekannte
Menge an wirksamen Substanzen gerichtet sei. Die E1 sei nachveröffentlicht und
komme daher als Stand der Technik nicht in Frage. Die E2 zeige keine Methode
zur Gewinnung des offenbarten Guarana-Extrakts auf und der Bezug auf E1 lasse
nicht einen gutachterlichen Nachweis des Extraktionsverfahrens zu, da nicht
sichergestellt sei, dass sich sowohl die Zusammensetzung als auch der Weg der
Gewinnung von Quench T
TM
im Laufe der Jahre geändert habe. Die E3 schließlich
beschreibe zwar einen Guarana enthaltenden Extrakt. Dieser besitze jedoch keine
PLA2 inhibierende Wirkung. Weiterhin beruhe der Streitgegenstand auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann keine Veranlassung gehabt habe, eine
Kombination der Entgegenhaltungen E2 und
E4
Bernard, P. et
al., “Ethnopharmacology and bioinformatic combina-
tion for leads discovery: application to phospholipase A
2
inhibitors”,
Phytochemistry 2001, 58, 865 bis 874
in Betracht zu ziehen. Zum einen offenbare die E2 nicht, dass der dort beschrie-
bene Guarana-Extrakt eine inhibierende Wirkung auf die PLA2-Aktivität besitze.
Zum anderen untersuche die E4, eine ethnopharmakologische Studie zur Über-
prüfung von Extrakten ausgewählter Pflanzen auf ihre PLA2 inhibierende Wirkung
- 5 -
mit dem Ziel der Isolierung des für diese Wirkung verantwortlichen Wirkstoffs, kei-
nen Guarana-Extrakt. Zudem gelange man auch bei einer Kombination dieser bei-
den Entgegenhaltungen nicht zum Streitgegenstand, da weder eine PLA2 inhibie-
rende Wirksamkeit des Guarana-Extrakts noch das streitpatentgemäße Extrak-
tionsverfahren nahe gelegt werde. Schließlich sei der Streitgegenstand ausführ-
bar, da die Beschreibung zur Auslegung des Gegenstandes der Patentansprüche
heranzuziehen sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie
macht geltend, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 sei nicht aus-
führbar, da gemäß den Ergebnissen in der Tabelle 2 des Streitpatents Zubereitun-
gen umfassend 1% Sonnenblumenextrakt keine Hemmung der enzymatischen
Aktivität der Phospholipase A2 zeigten und der Fachmann daher den Anteil an
Sonnenblumenextrakt um einen nicht offenbarten Anteil erhöhen müsse, um die
anspruchsgemäß geforderte signifikante Hemmung zu erreichen. Es fehle daher
an einer so deutlichen und vollständigen Offenbarung, dass ein Fachmann den
Streitgegenstand ausführen könne. Weiterhin mache die neu entdeckte technische
Wirkung der Hemmung der enzymatischen Aktivität von Phospholipase A2 vom
Typ I und/oder Typ II die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bekann-
ten nicht medizinischen - vorliegend kosmetischen - Zweck nicht neu, wenn die
neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung bereits zu Grunde
liege. So sei die Verwendung von Guarana Extrakten als Kosmetikum mit anti-irri-
tativen Eigenschaften aus den Druckschriften E1, E2 und E3 bekannt, wobei durch
die Erklärung des technischen Direktors der Firma Centerchem gemäß
E9
Erklärung von R. E. Lewis, Director Technical & Regulatory Affairs,
Centerchem Inc. vom 16. November 2010
nachgewiesen werde, dass E1 Stand der Technik zum Prioritätstag gewesen sei,
und zudem zu beachten sei, dass im Streitpatent anspruchsgemäß die Extrakte
- 6 -
nicht näher gekennzeichnet seien. Schließlich stelle auch die neu im Beschwerde-
verfahren vorgelegte Druckschrift
E10 JP 2001-348338 A, deutsche Übersetzung
neuheitsschädlichen Stand der Technik dar. E10 offenbare die Verwendung eines
ethanolischen Extrakts von zur Herstellung einer kosmetischen
Zubereitung zur Verhinderung von Alterserscheinungen, wie der Verminderung
der Elastizität der Haut, Faltenbildung und Stress, d. h. auch allgemein die Redu-
zierung von Reizungen und/oder Entzündungen von Hautgewebe. Ausgehend von
E10 beruhe der Streitgegenstand auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Denn die aus E10 bekannte Verwendung eines Extrakts von für
eine kosmetische Zubereitung zur Linderung der Hautreizung unterscheide sich
von der angegriffenen Verwendung nur in der fehlenden PLA2-Hemmung. Es
gehöre aber zur Routinetätigkeit des Fachmanns das Extraktionsverfahren zu
variieren, um - wie auch im Streitpatent - weitere Zubereitungen zur Linderung der
Hautreizung bereitzustellen. Dabei erhalte er dann auch PLA2-hemmende Extrak-
te, wenn er dabei das streitpatentgemäße Extraktionsverfahren auswähle. Auch
die Kombination der Druckschriften E4 und E2 bzw. E3 lege den Streitgegenstand
nahe. Aus der E4 wisse der Fachmann, dass die PLA2-Hemmung ein wichtiger
Aspekt in der anti-inflammatorischen Wirkung eines Pflanzenextrakts sei. Weiter-
hin seien dem Fachmann aus E2 oder E3 Guarana-Extrakte als anti-irritative und
die Zellerneuerung der Haut fördernde kosmetische Wirkstoffe bekannt. Es sei
daher nur eine nicht patentfähige Entdeckung, dass Guarana-Extrakte PLA2-hem-
mende Wirkung besäßen.
Die Einsprechende beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Juli 2010 aufzuheben und das Patent in vol-
lem Umfang zu widerrufen.
- 7 -
Die Patentinhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der von der
Patentabteilung beschränkten Fassung aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt auf-
recht zu erhalten:
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 1,
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 2,
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3,
jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 29. Januar 2015,
übrige Unterlagen jeweils gemäß Hauptantrag.
Die Patentinhaberin argumentiert, dass die Broschüre E1 und das Produkt mit
dem Markennamen "Quench T
TM
" kein am Anmeldetag des Streitpatents öffentlich
zugänglicher Stand der Technik war, so dass E1 auch nicht den Streitgegenstand
neuheitsschädlich vorwegnehmen könne. Die Druckschriften E2, E3 und E10
offenbarten keine Hemmung der Phospholipase A2, die aber ein für die streitpa-
tentgemäße Erfindung erforderliches funktionelles Merkmal sei. Die neu im Be-
schwerdeverfahren eingeführte Druckschrift E10 betreffe ein spezielles Trennver-
fahren, welches sich von dem streitpatentgemäßen Extraktionsverfahren unter-
scheide, so dass die Extrakte auch nicht zwangsläufig die gleichen Inhaltsstoffe
besäßen. Zudem gehe aus der E10 nicht unmittelbar und eindeutig eine Reduktion
von Reizungen und/oder Entzündungen hervor. Aus diesen Gründen könne die
Lehre der E10 die streitpatentgemäßen Verwendungen und Verfahren auch nicht
nahe legen. Zudem lag es weder nahe, die Entgegenhaltungen E2 bzw. E3 und
- 8 -
E4 zu kombinieren, noch führe die Zusammenschau der in diesen Druckschriften
beschriebenen Gegenstände zum Streitgegenstand. Die E2 und E3 gäben zwar
einen Guarana-Extrakt an, von dem aber keine Wirksamkeit auf die Aktivität der
PLA2 und keine über deren Inhibierung erzielte anti-inflammatorische Wirkung
beschrieben werde. Die E4 untersuche die PLA2 inhibierende Wirkung von Extrak-
ten ausgewählter Pflanzen, zu denen aber kein Guarana-Extrakt zähle. Der Streit-
gegenstand sei auch ausführbar, da Tabelle 2 des Streitpatents mehrere Extrakte
aufzeige, die sowohl in reiner Form als auch in einer 1%igen Konzentration PLA2
hemmten, zumal nach der Rechtsprechung des BGHs funktionelle Merkmale in
Ansprüchen nicht schon dann hinsichtlich der Ausführbarkeit zu beanstanden
seien, wenn eine funktionelle Eignung der beanspruchten Stoffe für bestimmte
Ausführungsformen nicht gegeben sei. Im Übrigen bestreitet die Patentinhaberin,
dass der Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit überhaupt Gegenstand
des Einspruchsverfahrens gewesen sei.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Patentansprüche 3, 5 und 7 gemäß Hauptantrag und der Patentansprüche 1 bis 7
nach den Hilfsanträgen wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II
1.
hat sie jedoch keinen Erfolg, weil die beanspruchten Verwendungen und Verfah-
ren gemäß Hauptantrag alle Anforderungen an die Patentfähigkeit erfüllen.
2.
denken. Sie entsprechen den erteilten Patentansprüchen 1 bis 7, wobei im Patent-
anspruch 6 der Rückbezug auf die Patentansprüche 2 und 3 gestrichen und somit
nur mehr auf die Patentansprüche 1, 4 und 5 gerichtet ist. Sie basieren auf den
ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8 der Trennanmeldung bzw.
- 9 -
den Patentansprüchen 15, 17, 18, 21, 22 und 24 bis 26 der Offenlegungsschrift
der Stammanmeldung.
3.
Patentinhaberin aufgeworfene Frage, ob die Ausführbarkeit bereits im Einspruchs-
verfahren vor der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts ange-
griffen war, dahin gestellt bleiben kann.
Für die Ausführbarkeit ist es ausreichend, wenn in der Patentschrift ein ausführba-
rer Weg offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2001, 813 Ls. - Taxol). Vorliegend wird im
Beispiel 1 der Streitpatentschrift eine Vielzahl von Ausführungsformen offenbart,
die eine Hemmung von PLA2 zeigen (vgl. Streitpatentschrift S. 12/29 Tab. 2).
Demnach hemmen Extrakte von Traubensamen, , Limonen und
Guarana sowohl in reiner Substanz als auch in einer 1%igen Konzentration PLA2
signifikant. Auch für die reine Substanz des Sonnenblumenextrakts wurde diese
Hemmung festgestellt.
Dem steht nicht entgegen, dass Zubereitungen umfassend 1% Sonnenblumenex-
trakt keine Hemmung der enzymatischen Aktivität der Phospholipase A2 zeigen
(vgl. Streitpatentschrift S. 12/29 Tab. 2). Denn gelegentliche Ausreißer oder das
Versagen der Lehre in einzelnen Fällen steht der Ausführbarkeit nicht im Wege
(vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 34 Rn. 276 und Schulte, PatG, 9. Aufl. § 34 Rn. 357;
siehe auch BGH GRUR 1991 518 Ls. 2 - Polyesterfäden). Daher ist die nicht wirk-
same Hemmung der enzymatischen PLA2-Aktivität durch 1%ige Sonnenblumen-
extrakte unerheblich, da ansonsten alle beanspruchten Extrakte sowohl in 1%iger
als auch in reiner Form die streitpatentgemäße Hemmwirkung aufweisen (vgl.
Streitpatentschrift S. 12/29 Tab. 2). Voraussetzung für die Ausführbarkeit ist des
weiteren nicht, dass die Unterlagen dem fachkundigen Leser so genaue Angaben
z. B. über die Menge des einzusetzenden Materials machen, dass er sofort und
ohne jeglichen Fehlschlag zu einem Endprodukt mit den erstrebten Eigenschaften
gelangen kann. Vielmehr reicht es aus, dass er anhand der Angaben auf Grund
- 10 -
seines Fachwissens und -könnens ohne eigenes erfinderisches Zutun Unvollstän-
digkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche alsbald ein
zuverlässiges Bild über die zur Erreichung des gewünschten Erfolgs erforderliche
Menge verschaffen kann (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl. § 34 Rn. 292 und Schulte,
PatG, 9. Aufl. § 34 Rn. 355; BGH GRUR, 2013, 1210, 1211 Rn. [19] - Dipeptidyl-
Peptidase-Inhibitoren). Dem folgend übersteigt die Ermittlung des Gehalts an Son-
nenblumenextrakt, der für die PLA2-Hemmung mindestens erforderlich ist, nicht
den für den Fachmann zumutbaren Aufwand und steht der Ausführbarkeit nicht im
Wege.
4.
Das in den Druckschriften E1 und E2 jeweils offenbarte Markenprodukt
Quench T
TM
stellt eine anti-irritativ wirkende Zusammensetzung dar, die neben
anderen pflanzlichen Extrakten auch einen Guaranaextrakt enthält (vgl. E1 S. 1
Titel, Abstract, S. 3 li. Sp. Abs. 1 le. Satz und 1. Spiegelpunkt, mi. Sp. Abs. 2; vgl.
E2 S. 14 Z. 17 bis 19). Allerdings sind weder der E1 noch der E2 unmittelbar und
eindeutig Angaben darüber zu entnehmen, dass die anti-irritativ wirkende Zusam-
mensetzung Quench T
TM
zu einer Reduktion von Reizungen und/oder Entzündun-
gen von Hautgewebe durch Hemmung der enzymatischen Aktivität von PLA2 vom
Typ I oder II verwendet wird.
Der Argumentation der Einsprechenden, dass es sich bei der streitpatentgemäß
beanspruchten Hemmung der PLA2-Aktivität lediglich um die Entdeckung der Wir-
kungsweise einer bekannten Verwendung handele und diese daher nicht patent-
fähig sei (vgl. BGH GRUR 2011, 999 Ls. - Memantin), kann nicht überzeugen.
Denn es ist nicht erwiesen, dass sämtliche Hautreizungen und -entzündungen
durch Hemmung der enzymatischen Aktivität der streitpatentgemäß ausgewählten
PLA2s vom Typ I oder II reduziert werden können. Gemäß den Angaben im Streit-
patent kommt zwar PLA2 hauptsächlich in Zellen vor, die mit entzündlichen Phä-
nomenen verbunden sind, wobei die Regulation der Aktivierung von Phospho-
- 11 -
lipasen ein vorherrschendes Element in den Signalkaskaden und somit auch der
Signalamplifikation während der entzündlichen Reaktionen darstellt (vgl. Streitpa-
tentschrift S. 2/29 Abs. [0010] und S. 3/29 Abs. [0011]). Dies besagt aber nicht,
dass die Regulation der PLA2-Aktivität das einzige Element in den Signalkaska-
den ist und dass es keine anderen beeinflussbaren Elemente gibt, durch die die
Entzündungen und Reizungen der Haut reduziert werden können. Zudem gibt es
fünf Gruppen von PLA2s und im Streitpatent wird nur die Hemmung der PLA2s
vom Typ I und Typ II untersucht und beansprucht (vgl. Streitpatentschrift Patent-
anspruch 1 und S. 3/29 Abs. [0012]).
Schließlich sprechen auch die Untersuchungsergebnisse in der E2 dagegen, dass
das darin offenbarte Quench T
TM
einen streitpatentgemäßen Guaranaextrakt dar-
stellt. Denn in E2 wird eine Hautreizung, die durch eine 8 % Glykolsäure und
0,075 % Retinol enthaltende Zusammensetzung hervorgerufen wird, untersucht,
die bekannte Anti-irritantien, zu denen nach E2 auch Quench T
TM
gehört, nicht
reduzieren können, sondern sogar verstärken (vgl. E2 S. 14/15 Vergleichsbsp. 2,
v. a. S. 14 Z. 23 bis S. 15 Z. 3 und Tab. 2). Mit diesem Ergebnis wird aber entwe-
der das Argument der Einsprechenden, das einen Guaranaextrakt enthaltende
Produkt Quench T
TM
offenbare implizit eine Reduzierung von Hautreizungen
und -entzündungen durch Hemmung der PLA2-Aktivität, widerlegt oder für den
Fall, dass der in E2 untersuchten Hautreizung ein anderer Reizmechanismus
zugrunde liegt, dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aufgezeigt, dass
Quench T
TM
gemäß E1 oder E2 eine anti-irritative Wirkung durch Hemmung der
Aktivität von PLA2 insbesondere von PLA2 vom Typ I und Typ II aufweist.
Quench T
TM
gemäß E1 oder E2 nimmt daher den Streitgegenstand des Patentan-
spruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorweg. Somit kann auch die Frage, ob E1 - wie
von der Patentinhaberin angezweifelt worden ist - vorveröffentlichter Stand der
Technik darstellt, dahin gestellt bleiben.
- 12 -
Aus der E3 ist die Verwendung von Haferextrakten für kosmetische Zusammen-
setzungen zur Zellerneuerung ohne störende Irritationen (Reizungen) bekannt
(vgl. E3 Patentanspruch 1 und S. 1 Z. 5 bis 7). Diese kosmetischen Zusammen-
setzungen können darüber hinaus hautkonditionierende Agentien enthalten, zu
denen auch Guaranaextrakte gehören (vgl. E3 S. 9 Z. 5 bis 10 und S. 12 Bsp. 2
Tab. i. V. m. S. 13 Tab. 4). Eine anti-irritative oder anti-inflammatorische Wirkung
von Guaranaextrakten bzw. eine signifikante Hemmung der enzymatischen Akti-
vität von PLA2 vom Typ I oder II von Guaranaextrakten geht aus der E3 aber wie-
derum nicht unmittelbar und eindeutig hervor.
E10 betrifft einen Extrakt von auf Wasser-Alkohol-Basis, der zur
Förderung der Kollagenproduktion in einem pharmazeutischen oder kosmetischen
Mittel zur Verhinderung von Alterserscheinungen bei der äußerlichen Anwendung
auf der Haut eingesetzt wird, wobei die Alterserscheinungen sich u. a. in einer
Verminderung der Hautelastizität und Faltenbildung zeigen (vgl. E10 Patentan-
sprüche 1, 4, Abs. 0002, 0008 bis 0010, 0018 und 0050). Damit sind zwar die im
streitpatentgemäßen Patentanspruch 7 beanspruchten zusätzlichen Wirkungen in
der E10 vorbeschrieben, aber nicht die Reduktion von Reizungen und/oder Ent-
zündungen von Hautgewebe durch Hemmung der enzymatischen Aktivität von
PLA2 vom Typ I oder II. E10 zeigt mit den Mitteln zur Verminderung der Hautelas-
tizität und der Faltenbildung somit Wege zur Behandlung der möglichen Folgen
entzündlicher Prozesse auf, offenbart aber nicht die Behandlung der Ursache der
Entzündungen und Reizungen durch Hemmung der PLA2-Aktivität. Denn die
zusätzlichen Wirkungen wie die Reduktion des Verlustes der Hautspannung oder
von oberflächlich auftretenden Flecken im streitpatentgemäßen Patentanspruch 7
hängen im Gegensatz zu Reizungen und/oder Entzündungen von Hautgewebe
nicht ursächlich von der proinflammatorischen Wirkung von PLA2 ab (vgl. u. a. E4
S. 865 Abstract und spaltenübergr. Abs.). Zudem unterscheiden sich die Extrakte
im Streitpatent und in der E10, da in E10 anstelle einer streitpatentgemäßen
Extraktion mit 70 %igen Ethanol (vgl. Streitpatentschrift S. 12/29 und 13/29
Abs. [0109], [0110], [0116] und [0117]) eine Extraktion mit 50 %igen Ethanol
- 13 -
erfolgt und darüber hinaus das dabei erhaltene Extrakt über eine Säulenchroma-
tographie in 4 Fraktionen aufgetrennt wird (vgl. E10 Abs. 0018). Die Extrakte nach
der Lehre der E10 zeichnen sich demnach durch einen hohen Gehalt an
4',7-Dihydroxyisoflavon (= Dadzein oder Daidzein) aus (vgl. E10 Abs. 0006 und
0013), während in den streitpatentgemäßen -Extrakten Dadzein
nur in sehr geringen Anteilen enthalten ist und zudem festgestellt wird, dass Iso-
flavone nicht für die streitpatentgemäße hemmende Aktivität von PLA2 verant-
wortlich sind (vgl. Streitpatentschrift S. 16/29 Bsp. 5, v. a. Tab. 8 und Abs. [0146]).
Die weiteren Druckschriften, die im Übrigen auch nicht von der Einsprechenden
hinsichtlich der Neuheit angeführt worden sind, können die Neuheit des Streitge-
genstands ebenfalls nicht angreifen. So untersucht zwar die E4 die hemmende
Wirkung von Pflanzenextrakten auf die enzymatische Wirkung von PLA2. In dieser
Untersuchung sind aber nicht die streitpatentgemäß beanspruchten Pflanzenex-
trakte einbezogen (vgl. E4 S. 865 Abstract und S. 866 Tab. 1). Die E5 und das
korrespondierende deutsche Familienmitglied E6 beschreiben eine pharmazeuti-
sche Zusammensetzung zur Behandlung von Verbrennungen bei Sonnenbrand
oder Laserbehandlungen, die aber als aktive Substanz Sonnenblumenöl bzw.
Traubenkernöl und nicht Sonnenblumenextrakt bzw. Traubensamenextrakt enthal-
ten (vgl. E6 Patentansprüche 1, 5, 6 und Abs. [0036]). Die Druckschrift E7 betrifft
eine die Antitumoraktivität fördernde Polyphenolfraktion aus Traubenkernen. Ein-
leitend wird in dieser Druckschrift die anti-inflammatorische Wirkung von Procyani-
dinen aus Traubenkernextrakten beschrieben, eine Hemmung der enzymatischen
Aktivität der PLA2 geht aus dieser Druckschrift aber wiederum nicht hervor (vgl.
E7 Titel und Abstract 1. Satz). Die E8 schließlich offenbart einen kosmetischen
Rooibostee-Extrakt, der als weiteren Extrakt zur Linderung von Cellulite Guarana
enthalten kann (vgl. E8 u. a. Patentanspruch 2). Für diese Druckschrift gilt die-
selbe Argumentation, wie für die Druckschriften E1 bis E3. Denn die Linderung
von Cellulite, eine konstitutionell bedingte, nicht entzündliche Veränderung des
subkutanen Fettgewebes (vgl. gutachtlich Pschyrembel Klinisches Wörterbuch,
259. Aufl., Walter de Gruyter Berlin 2002, S. 1811 Stichwort "Zellulitis"), steht
- 14 -
dabei ebenfalls nicht im Zusammenhang mit der streitpatentgemäßen anti-irritativ
und anti-inflammatorisch wirkenden Hemmung der PLA2-Aktivität.
5.
Tätigkeit.
Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, einen im Bereich der Reduzierung von
Hautentzündungen und Hautreizungen wirksamen Bestandteil für kosmetische
oder pharmazeutische Zusammensetzungen bereitzustellen (vgl. Streitpatent-
schrift S. 4/29 Abs. [0024], [0026] und [0028]). Diese Aufgabe entspricht der von
der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung ausgehend von E10 als
Stand der Technik vorgetragenen Aufgabenformulierung, nach der die streitpatent-
gemäße Aufgabe in der Bereitstellung einer gegenüber dem Stand der Technik
anderen Zubereitung zu Linderung der Hautreizung und Hautentzündung liege.
Eine Einengung der Aufgabe auf die Bereitstellung von Hautreizungen und Haut-
entzündungen reduzierende Zusammensetzungen, die die enzymatische Aktivität
der PLA2 vom Typ I und/oder Typ II hemmen können (vgl. Streitpatentschrift
S. 4/29 Abs. [0025] und [0027]), würde bereits einen Teil der Lösung in die Aufga-
benformulierung einfügen, weshalb der Senat davon abgesehen hat. Denn die
Definition eines technischen Problems dient nicht dazu, eine Vorentscheidung
über die Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Deshalb dürfen Elemente, die zur
patentgemäßen Lösung gehören, nicht berücksichtigt werden. Vielmehr ist das
technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage,
welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt,
ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt. Im Streitfall
besteht die Aufgabe deshalb darin, einen im Bereich der Reduzierung von Haut-
entzündungen und Hautreizungen wirksamen Bestandteil für kosmetische oder
pharmazeutische Zusammensetzungen bereitzustellen. Die Frage, welche Wir-
kungsmechanismen - wie beispielsweise die Hemmung der PLA2-Aktivität - dem
Fachmann zur Erreichung dieses Ziels nahegelegt waren, ist demgegenüber aus-
- 15 -
schließlich für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung (vgl.
BGH GRUR 2015, 352 Ls., 353 Abs. [16] und [17] - Quetiapin).
Zur Lösung dieser Aufgabe, wie sie durch die Ausgestaltung der Verwendung mit
den Merkmalen nach Patentanspruch 1 erreicht wird, gelangt der Fachmann mit
keinem der im Verfahren genannten Dokumente. Denn keine dieser Druckschrif-
ten kann ihm Hinweise dahingehend vermitteln, einen Wirkstoff aus einem pflanz-
lichen Extrakt, der die enzymatische Aktivität von PLA2 vom Typ I oder Typ II
hemmt, zur Herstellung einer kosmetischen Zusammensetzung vorzusehen, um
so Reizungen und/oder Entzündungen von Hautgewebe zu reduzieren (vgl. Streit-
patentschrift S. 4/29 Abs. [0030], [0032] und [0033]).
a)
Die von der Einsprechenden hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit heran-
gezogene Druckschrift E10 strebt nach einem Mittel zur Förderung der Kollagen-
produktion, das den Metabolismus der Fibroblasten der Dermis aktiviert, die Pro-
duktion von neuem Kollagen fördert und Veränderungen der Kollagenfasern korri-
gieren kann, wobei es bei äußerlicher Anwendung auf der Haut die Hautalterung
durch zunehmendes Alter oder Stress effektiv verhindern sowie Verbesserungen
im Erscheinungsbild bewirken kann (vgl. E10 Abs. 0004). Dazu schlägt E10 einen
Extrakt der Kudzu-Wurzel (= Wurzel von ) auf Wasser-Alkohol-
Basis für eine kosmetische Zubereitung vor, die Alterserscheinungen u. a. in Form
einer Verminderung der Hautelastizität und Faltenbildung verhindert (vgl. E10
Patentansprüche 1, 4, Abs. [0002], [0008] bis [0010], [0018] und [0050]). Anre-
gungen, zur Lösung der Aufgabe einen Extrakt einzusetzen, der die enzymatische
Aktivität von PLA2 vom Typ I oder Typ II hemmt, um so Hautreizungen und Haut-
entzündungen zu reduzieren, finden sich indessen in der E10 nicht. Dort ist viel-
mehr ein hoher Anteil an 4',7-Dihydroxyisoflavon - im Streitpatent als Dadzein
bezeichnet (vgl. Streitpatentschrift S. 13/29 Abs. [0115] und S. 16/29 Abs. [0141]
und [0142]) - im Extrakt angestrebt, um die Kollagenproduktion zu fördern (vgl.
E10 Patentanspruch 3, Abs. 0006 und 0013). Isoflavone in Extrakten von
, insbesondere auch Dadzein, werden aber im Streitpatent als für die
- 16 -
hemmende Aktivität von PLA2 unwirksam bezeichnet, so dass der Fachmann
auch keine Veranlassung hatte, die auf das Isoflavon Dadzein fokussierte E10 in
Betracht zu ziehen und die darin offenbarte Extraktion in Richtung der im Streit-
patent beschriebenen Extraktion weiterzuentwickeln.
Dem Argument der Einsprechenden, dass die E10 verschiedene Extraktionsver-
fahren offenbare, weshalb der Fachmann veranlasst gewesen sei, diese im Be-
streben zur Vereinfachung des Verfahrens zu variieren und dabei zwangsläufig
auch zu einem Extraktionsverfahren gekommen sei, wie es im Streitpatent be-
schrieben werde, kann nicht beigetreten werden. Auch bei einer Optimierung des
Extraktionsverfahrens gemäß E10 im Sinne einer Vereinfachung würde der Fach-
mann auf einen hohen Anteil an Dadzein im Extrakt achten und dabei Extrakte
erhalten, die sich von dem streitpatentgemäß verwendeten Extrakt unterscheiden.
Denn der im Streitpatent offenbarte Extrakt enthält einen sehr geringen Anteil an
Dadzein von lediglich 0,06 % (vgl. Streitpatentschrift S. 16/29 Tab. 8).
b)
Auch der zweite Angriff der Einsprechenden bezüglich der erfinderischen
Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift E4 in Verbindung mit der Druckschrift E2
oder der Druckschrift E3 führt nicht zum Erfolg.
Die ethnopharmakologische Studie E4 beschäftigt sich mit der PLA2 inhibierenden
Wirkung von Extrakten ausgewählter Pflanzen (vgl. E4 S. 865 Titel, Abstract und
S. 866 Tab. 1) mit dem Ziel, einen allen Extrakten gemeinsamen Wirkstoff für die
PLA2-Hemmung zu finden (vgl. E4 S. 867 li. Sp. Abs. 3). Der E4 entnimmt der
Fachmann somit, dass die Inhibierung der PLA2-Aktivität eine erfolgverspre-
chende Strategie für die Behandlung entzündlicher Prozesse darstellt (vgl. E4
S. 865 re. Sp. 2. vollst. Satz) und dass in bekannten PLA2-hemmenden Pflanzen-
extrakten Betulin und dessen oxidierte Form Betulinsäure die verantwortlichen
Wirkstoffe sind (vgl. E4 S. 865 Abstract und S. 870 bis 871 Kap. 2.3.). Ein Hin-
weis, dass Extrakte von , Limonen, Sonnenblumen oder Guarana
ebenfalls eine inhibierende Wirkung auf die PLA2-Aktivität besitzen, findet sich in
- 17 -
E4 jedoch nicht. Die E4 gibt dem Fachmann auch keine Veranlassung, seinen
Blick auf die streitpatentgemäß verwendeten Extrakte zu richten. Denn E4 beweist
nur, dass durch die Kombination von ethnopharmakologischem und bioinformati-
schem Wissen der für die PLA2-Hemmung verantwortliche Wirkstoff gefunden
worden ist, der als Leitstruktur für die Entwicklung eines anti-inflammatorischen
Mittels in weiteren Studien dienen kann (vgl. E4 S. 871/872 Kap. 2.4. und S. 865
li. Sp. Satz 1).
Auch eine Kombination der E4 mit der E2 oder der E3 kann die streitpatentge-
mäße Lehre nicht nahe legen. Zum einen hätte der Fachmann - wie bereits dar-
gelegt - ausgehend von E4 die in E2 bzw. E3 offenbarten Guaranaextrakte gar
nicht herangezogen (vgl. E2 S. 14 Z. 17 bis 19; E3 S. 12 Bsp. 2 Tab. i. V. m. S. 13
Tab. 4). Denn E4 gibt ihm keinen Anlass, Guaranaextrakte ins Auge zu fassen.
Vielmehr wird dort als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen der Wirkstoff
Betulin bzw. Betulinsäure gelehrt.
Zum anderen enthalten auch E2 und E3 keine Hinweise, dass die darin offenbar-
ten Guaranaextrakte eine hemmende Wirkung auf die PLA2-Aktivität haben, um
so Reizungen und/oder Entzündungen von Hautgewebe zu reduzieren. Denn E2
offenbart lediglich, dass das als Anti-irritans wirkende Verkaufsprodukt
Quench T
TM
u. a. einen Guarana-Extrakt enthält. Es lehrt aber weiterhin, dass eine
durch eine Zusammensetzung aus 8 % Glykolsäure und 0,075 % Retinol verur-
sachte Reizung mit Quench T
TM
nicht reduziert werden kann, sondern vielmehr
sogar verstärkt (vgl. E2 S. 14 Tab. 2 und Z. 23 bis S. 15 Z. 3). Zudem zeigt die E2
als gut geeignete anti-irritativ wirkende Mittel Zusammensetzungen auf, die
-Hy-
droxysäuren zusammen mit Petroselinsäure enthalten (vgl. E2 Patentanspruch 1
und S. 2 Z. 26 bis S. 3 Z. 17). Diese Druckschrift führt daher in eine andere
Richtung.
E3 betrifft die Verwendung von Haferextrakten in topisch anwendbaren kosmeti-
schen Zusammensetzungen, um die Rate der natürlichen Abschuppung (= Des-
- 18 -
quamation) zur Hauterneuerung zu steigern, ohne dabei die Reizung der Haut zu
verstärken (vgl. E3 Patentanspruch 1 i. V. m. S. 1 Z. 5 bis 8 und S. 2 Z. 18 bis 20).
Als kosmetische Zusatzstoffe können dabei auch Guarana-Extrakte zugesetzt
werden, wobei in E3 diese Zusatzstoffe von entzündungs- und/oder reizungshem-
menden Zusatzstoffen unterschieden werden (vgl. E3 S. 9 Z. 5 bis 10 i. V. m. S. 8
Z. 30 bis S. 9 Z. 4), so dass der Fachmann von der Lehre der E3 ebenfalls nicht
veranlasst worden ist, Guaranaextrakte zur Lösung der streitpatentgemäßen Auf-
gabe ins Auge zu fassen.
Daran ändert auch die Auffassung der Einsprechenden nichts, dass gemäß Tab. 4
in der E3 die Zusammensetzungen 1, 3 und 4 einen "Antistinging"-Effekt (= Anti-
brenneffekt) gegenüber der Kontrolle zeigten und damit anti-irritierend wirkten und
sogar die keinen Haferextrakt - der nach der Lehre der E3 erfindungsgemäß
sei - enthaltende Zusammensetzung 2 einen derartigen Effekt aufweise, weshalb
der Fachmann die Veranlassung hatte, Guarana-Extrakte näher zu betrachten
(vgl. E3 S. 13 Tab. 4 i. V. m. S. 12 Tab.). Denn die angesprochenen Zusammen-
setzungen weisen eine Vielzahl von Komponenten und Zusatzstoffen auf, von
denen Panthenol bekanntermaßen einen entzündungshemmenden Zusatzstoff
darstellt. Der nachgewiesene "Antistinging"-Effekt der Zusammensetzungen 1 bis
4 in Tab. 4 führt daher den Fachmann nicht zwangsläufig zu dem Schluss, dass
der enthaltene Guarana-Extrakt dafür verantwortlich ist, und er somit Guarana-
Extrakte für seine weiteren Betrachtungen zur Bereitstellung einer Hautreizungen
und Hautentzündungen reduzierenden Zusammensetzung, deren Wirkstoff die
enzymatische Aktivität von PLA2 vom Typ I oder II signifikant hemmt, aus diesen
Zusammensetzungen der E4 auszuwählen.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahe liegender
Weise aus dem Stand der Technik.
c)
Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden und in der münd-
lichen Verhandlung nicht mehr diskutierten Druckschriften aus dem Einspruchs-
- 19 -
und Prüfungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts.
Denn dort ist nirgends eine Anregung zur Verwendung der im Patentanspruch 1
angeführten Pflanzenextrakte für eine kosmetische Zusammensetzung zur Reduk-
tion von Hautreizungen und Hautentzündungen durch Hemmung der enzymati-
schen Aktivität der PLA2 vom Typ I oder Typ II zu finden.
6.
Patentfähigkeit erfüllt, ist der Patentanspruch 1 bestandsfähig. Gleiches gilt für die
ebenfalls auf Verwendungen gerichteten Patentansprüche 2 und 4 sowie für den
auf ein Verfahren zur kosmetischen Pflege gerichteten Patentanspruch 6, für die
die vorstehenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 sinngemäß ebenfalls gel-
Die Patentansprüche 3, 5 und 7 betreffen besondere Ausgestaltungen der Gegen-
stände der ihnen jeweils übergeordneten Patentansprüche 1, 2, 4 oder 6 und sind
mit diesen gewährbar.
III
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
- 20 -
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden.
Maksymiw
Hartlieb
Jäger
Wagner
Fa