Urteil des BPatG vom 24.10.2008

BPatG: gesamteindruck, verwechslungsgefahr, geschäftsführender gesellschafter, verkehr, bestandteil, bildmarke, eugh, kennzeichnungskraft, geschäftsführung, vertretung

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/07

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 305 30 467

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

24. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der

Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Wort-/Bildmarke

ist am 16. August 2005 für die Dienstleistungen

„Buchhaltung, Unternehmensbewertung in finanzieller Hinsicht,

steuerrechtliche Beratung und Vertretung“

unter der Nummer 305 30 467 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 17. Mai 2004 für die

Dienstleistungen

- 3 -

"Werbung; Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und

Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsfüh-

rung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; be-

triebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Unterneh-

mensberatung; Unternehmensverwaltung, Auskünfte, Ermittlun-

gen, Informationen, Nachforschungen und Organisationsberatung

in Geschäftsangelegenheiten, Hilfe bei der Führung von gewerbli-

chen oder Handelsbetrieben, Nachforschungen in Geschäftsan-

gelegenheiten; Büroarbeiten, Sekretariatsdienstleistungen, Datei-

enverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen von Daten in

Computerdatenbanken, Textverarbeitung; Buchführung, Lohn- und

Gehaltsabrechnungen; Erstellung von Geschäftsgutachten; Versi-

cherungswesen, Finanzberatung; Finanzwesen; finanzielle Bera-

tung; Finanzierungsberatung; Versicherungsberatung; Geldge-

schäfte; Vermögensverwaltung; Immobilienwesen; Investmentge-

schäfte; Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle

Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unter-

nehmensbeteiligungen; Rechtsberatung und -vertretung; Dienst-

leistungen eines Anwaltsbüros; Dienstleistungen in Prozessange-

legenheiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,

Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten“

eingetragenen Wortmarke 304 19 830

Gerken

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

zwei Beschlüssen vom 20. Juli 2006 und 6. März 2007, von denen einer im Erin-

nerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Mar-

ken bejaht und die angegriffene Marke gelöscht.

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Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke sowie identischen oder sehr ähnlichen Dienstleistungen seien strenge An-

forderungen an den Markenabstand zu stellen, welche die angegriffene Marke je-

denfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhalte.

Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit sei auf Seiten der angegriffenen

Marke allein auf die Wortbestandteile abzustellen, da der Verkehr sich bei einer

Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an den Wortbestandteilen eines Zeichens ori-

entiere, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende gra-

fische Gestaltung aufweise. Allein kennzeichnender Wortbestandteil bei der ange-

griffenen Marke sei dabei der Name „GEHRKE“. Denn bei dem Zusatz „& Coll."

handele es sich in seiner Bedeutung „und Collegen" lediglich um einen beschrei-

benden Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen (neben

Herrn/ Frau Gehrke) von weiteren Collegen erbracht würden. Es sei daher davon

auszugehen, dass ein entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs den Namen

„GEHRKE" als eigentliches Kenn- und Merkwort herausgreifen und zur Benen-

nung der Gesamtmarke verwenden werde.

Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter „GEHRKE" und

„GERKEN" seien weitgehend identisch. Die Abweichungen durch den zusätzlichen

Konsonanten „H" im Wortinneren des die angegriffene Marke prägenden Be-

standteiles „GEHRKE“ - die allenfalls zu einer etwas gedehnten Aussprache des

vorangehenden Selbstlautes führe, aber keine Auswirkung auf die Betonung des

Gesamtwortes habe - sowie durch den zusätzlichen Konsonanten „N" am Wort-

ende der Widerspruchsmarke seien zu gering, um eine Verwechslungsgefahr aus-

zuschließen, zumal sich um Abweichungen im Wortinnern bzw. am Wortende bei-

der Marken handele, die regelmäßig weniger beachtet würden.

- 5 -

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit

dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle

für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Wider-

spruch aus der Marke 304 19 830 zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe die Vergleichbarkeit beider Marken zu Unrecht auf einzelne

Bestandteile der angegriffenen Marke fokussiert und dabei den Gesamteindruck

der Marke außer Acht gelassen. Denn abgesehen davon, dass die beiden von der

Markenstelle miteinander verglichenen Wörter „GEHRKE“ und „Gerken“ auch in

klanglicher Hinsicht nicht ähnlich seien, sondern sich in ihrer Aussprache deutlich

unterschieden, könne bei einer Wort-/Bildmarke wie der angegriffenen Marke nicht

rein auf eine klangliche Ähnlichkeit abgestellt werden. Indem die Markenstelle in

einem ersten Schritt nur den Wortbestandteil „Gehrke & Coll." unter Außerachtlas-

sung des Firmenlogos herausgegriffen habe, diesen Wortbestandteil dann auf den

Teilbestandteil „GEHRKE“ reduziert habe und dann in einem dritten Schritt unter

Außerachtlassung der unterschiedlichen Schreibweise beider Marken eine klangli-

che Ähnlichkeit konstruiert habe, habe sie die angegriffene Marke bis zur Un-

kenntlichkeit seziert, um die Vergleichbarkeit mit der Widerspruchsmarke begrün-

den zu können.

Bei dem Wortbestandteil „Gehrke & Coll." handele es sich auch um eine festste-

hende Bezeichnung. Markeninhaber sei nämlich eine Kapitalgesellschaft. Die

Mutmaßung, „& Coll." stünde für „& Collegen" als Bezeichnung einer neben

Herrn/Frau Gehrke bestehenden Sozietät mit anderen Kollegen, gehe angesichts

der eigenen Rechtsfähigkeit der Beschwerdeführerin ins Leere.

Die Markenstelle habe auch nicht beachtet, dass es sich bei den hinter den Mar-

ken stehenden Leistungen nicht um Waren handele, die quasi nebeneinander im

Supermarkt-Regal auftauchen könnten, sondern dass es sich um Dienstleistungen

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im Bereich der Rechtsberatung (Widerspruchsmarke) bzw. Steuerberatung (ange-

griffene Marke) handele, deren Inanspruchnahme einen persönlichen Bezug zum

Markeninhaber voraussetze. Bei der Auswahl des Rechtsberaters bzw. Steuerbe-

raters werde aber eine wesentlich größere Sorgfalt des Verkehrs an den Tag ge-

legt, als es bei Produkten des täglichen Konsums der Fall sei. Ein Hamburger

Rechtssuchender konsultiere daher nicht versehentlich eine Hannoveraner Steu-

erberatungsgesellschaft mbH, nur weil ein Teil-Markenbestandteil bei undeutlicher

Aussprache eine phonetische Ähnlichkeit aufweise.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe zutreffend festgestellt, dass der abweichende Zusatz „&

Coll." als Kurzform von „und Collegen" ein beschreibender Hinweis darauf sei,

dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen auch von weiteren Kollegen er-

bracht würden. Solche Bestandteile seien bei der Beurteilung des Gesamtein-

drucks zu vernachlässigen. Das Gleiche gelte für das Firmenlogo, welches jeden-

falls bei der klanglichen Beurteilung der Ähnlichkeit außen vor bleibe.

Die Unterschiede in den somit miteinander zu vergleichenden Worte „GEHRKE"

und „GERKEN" seien jedoch zu gering, um einer klanglichen Verwechslungsge-

fahr entgegenzuwirken. Beide Begriffe stimmten im Wortanfang, den Konsonanten

in der Mitte und der Vokalfolge überein. Der einzige Unterschied liege in dem zu-

sätzlichen „H" in der Wortmitte und dem Buchstaben „N" am Wortende. Diese

Unterschiede fielen jedoch bei mündlicher Wiedergabe nicht ins Gewicht. Das „N"

am Wortende werde verschluckt, während das „H" in der Wortmitte bei der Aus-

sprache „Gehrke" bzw. „Gerken" keinen klanglichen Unterschied mache. Würde

man „GERKEN" mit „H" schreiben, würde es immer noch gleich ausgesprochen

werden.

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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die

Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der

Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr

von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger

Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem

der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität

oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzu-

nehmen (zur ständigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - coc-

codrillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 -

SIERRA ANTIGUO; EUGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat zunächst von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzumfang der Wider-

spruchsmarke aus.

Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Registerlage,

d. h die für die beiden Marken eingetragenen Dienstleistungs(ober-)begriffe, maß-

gebend, wobei eine objektive und generalisierende Betrachtungsweise angezeigt

ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 63). Keine Bedeutung

hat hingegen, auf welchen tatsächlichen Geschäftsfeldern die Inhaber der Marken

tätig sind oder für welche konkreten Dienstleistungen die beiden Zeichen benutzt

werden bzw. werden sollen. Nach der Registerlage können sich beide Marken

weitgehend bei identischen und ansonsten sehr ähnlichen Dienstleistungen be-

gegnen. Insoweit nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die

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eingehenden und zutreffenden Ausführungen in den angefochtenen Beschlüssen

der Markenstelle Bezug, die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der

Beschwerdebegründung auch nicht angegriffen worden sind.

Insgesamt sind daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Marken-

abstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht

nicht gerecht wird. Soweit man beide Marken in ihrer Gesamtheit miteinander ver-

gleicht, scheidet zwar wegen der Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Wort-

/Bildmarke und ihres zusätzlichen Wortbestandteils „& Coll“ eine klangliche wie

auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr offensichtlich aus. Eine markenrechtli-

che Verwechslungsgefahr kommt daher nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der

angegriffenen Marke der Wortbestandteil „GEHRKE“ zur Prüfung einer die Ver-

wechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden

kann. Davon ist jedoch mit der Markenstelle auszugehen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der

Vergleichsmarken. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile

ist dabei zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszu-

gehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne

sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker,

Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 111), wobei entsprechend dem Verbraucherleit-

bild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 -

SAT.2). Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt entgegen

der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke aber nicht dazu, die Ver-

gleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit, d. h. unter einigermaßen gleichmäßiger

Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist

nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil

den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervor-

gerufenen Gesamteindruck derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den

Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen

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und wegen der hinreichenden Ähnlichkeit mit einer anderen Marke beim Publikum

die Gefahr von Verwechslungen auch im Gesamteindruck besteht (ständige Rspr.

des BGH, zuletzt MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405

406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO).

Eine solche prägende Stellung kommt auf Seiten der angegriffenen Marke dem

Bestandteil „GEHRKE“ jedenfalls in klanglicher Hinsicht zu. Die grafische Aus-

gestaltung der angegriffenen Marke steht dem nicht entgegen, da bei Beurteilung

des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke im Klangeindruck - anders als beim

schriftbildlichen Vergleich beider Marken - regelmäßig von dem Erfahrungssatz

auszugehen ist, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die

einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (st. Rspr., vgl. BGH,

GRUR 2004, 345, 347 – URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 405, 407 Tz. 25 -

SIERRA ANTIGUO). Eine abweichende Beurteilung kommt regelmäßig nur dann

in Betracht wenn der Bildbestandteil die Marke derart beherrscht, dass das Wort

kaum noch beachtet wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9

Rdnr. 434). Davon kann hier aber nicht ausgegangen werden. Denn die Wortbe-

standteile der angegriffene Marke sind nicht nur deutlich erkennbar, sondern die

grafische Ausgestaltung der Marke ist auch nicht so ausgeprägt, als dass der Ver-

kehr darin mehr als eine bloße Ausschmückung der Marke erkennen würde.

Aber nicht nur die grafische Ausgestaltung, sondern auch der glatt beschreibende

Wortbestandteil „& Coll.“ tritt neben dem allein kennzeichnenden Wortbestandteil

„Gehrke“ im (klanglichen) Gesamteindruck der angegriffenen Marke zurück. Der

Bestandteil „Coll.“ stellt ebenso wie „Koll.“ eine gebräuchliche Abkürzung für den

Begriff „Kollegen“ dar, mit dem man „jemandem bezeichnet, der mit anderen zu-

sammen im gleichen Beruf, im gleichen Betrieb oder in der gleichen Einrichtung

bzw. Organisation tätig ist“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl.

S. 978), wobei die Schreibweise mit „C“ auf den lateinischen Ursprungsbegriff

„collega“ zurückzuführen ist. Es handelt sich um einen insbesondere von rechtsbe-

ratenden Kanzleien bzw. Sozietäten, die regelmäßig als Kanzlei- oder Sozietäts-

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bezeichnung einen oder mehrere Namen z. B. der Kanzlei-/Sozietätsgründer oder

auch (geschäftsführender) Gesellschafter ausweisen, vielfach verwendeten Zu-

satz, der darauf hinweist, dass neben dem oder den namentlich ausgewiesenen

Personen weitere Anwälte, Steuerberater etc. in der Kanzlei/Sozietät tätig sind.

Der Verkehr wird daher auch vorliegend in dem Zusatz „& Coll“ lediglich einen be-

schreibenden Hinweis darauf sehen, dass neben der namentlich benannten Per-

son „Gehrke“ weitere „Kollegen“ die so bezeichneten Dienstleistungen erbringen

bzw. an ihrer Erbringung mitwirken. In welcher Rechtsform dies geschieht, ob als

Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder auch als Kapitalgesellschaft in Form einer

GmbH, ist dabei für ein Verständnis der Marke in vorgenanntem Sinne entgegen

der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke unerheblich, da der Zusatz

„& Coll.“ dazu überhaupt keine Aussage trifft.

Erschöpft sich der Zusatz „& Coll.“ somit aber in einem glatt beschreibenden Hin-

weis auf die Erbringer der Dienstleistungen, wird der Verkehr darin keinen für die

Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentlichen Bestandteil erken-

nen, sondern das alleinige Kenn- und Merkwort der angegriffenen Marke vielmehr

in dem Bestandteil „GEHRKE“ sehen. Dem weiteren Wortbestandteil „& Coll.“

kommt damit aber gegenüber dem Bestandteil „GEHRKE“ keine auch nur mitbe-

stimmende Bedeutung im Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu, vielmehr

tritt er vollständig hinter diesem zurück.

Damit sind bei der Beurteilung der klanglichen Markenähnlichkeit die Bezeich-

nungen „GEHRKE“ und „Gerken“ miteinander zu vergleichen. Beide Wörter kön-

nen ihrem Gesamteindruck nach aber aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstim-

mungen klanglich ohne weiteres verwechselt werden. Beide Begriffe stimmen am

Wortanfang, den Konsonanten „rk“ in der Wortmitte sowie der Vokalfolge „e -e“

überein und unterscheiden sich nur durch den Konsonanten „H" im Wortinneren

des Begriffs „GEHRKE“ sowie durch den zusätzlichen Konsonanten „N" am Wort-

ende der Widerspruchsmarke. Im Gesamtklangbild beider Marken treten diese

Unterschiede jedoch nicht so markant hervor, um einem weitgehenden Gleich-

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klang beider Wörter entscheidend entgegenzuwirken und eine hinreichend sichere

Unterscheidung bei identischen und erheblich ähnlichen Dienstleistungen zu ge-

währleisten, zumal solche Abweichungen im Wortinnern bzw. am Wortende re-

gelmäßig weniger beachtet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,

§ 9 Rdnr. 132). Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein erheblicher Teil des

Verkehrs bei dem Markenwort „Gehrke“ den Vokal „e“ der ersten Silbe gedehnt

und in einer dem Umlaut „ä“ angenäherten Weise artikuliert, führt dies angesichts

der weitgehenden Übereinstimmungen in Laut- und Vokalfolge sowie am in aller

Regel stärker beachteten Wortanfang zu keinem hinreichenden klanglichen Ab-

stand zwischen beiden Begriffen. Zudem kann im Einzelfall auch nicht ausge-

schlossen werden, dass der Konsonant „H“ bei Wiedergabe des Begriffs „Gehrke“

weitgehend vernachlässigt und die Anfangssilben beider Wörter daher vollkom-

men identisch ausgesprochen werden. Die Markenbestandteile „GEHRKE“ und

„Gerken“ sind daher im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass

eine hinreichend sichere Unterscheidung auch bei Annahme einer - von der Inha-

berin der angegriffenen Marke geltend gemachten - erhöhten Aufmerksamkeit auf

dem vorliegenden Dienstleistungssektor nicht gewährleistet ist, zumal der Verkehr

die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge

wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher un-

deutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 –

Lloyd/Loints).

Mit der Markenstelle ist daher davon auszugehen, dass die Marken ihrem Ge-

samteindruck nach zwar nicht in schriftbildlicher, so doch jedenfalls in klanglicher

Hinsicht eine verwechslungsbegründende Markenähnlichkeit aufweisen. Diese

Ähnlichkeit im Klangbild reicht entgegen der Auffassung der Inhaberin der ange-

griffenen Marke für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechs-

lungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 325,

329 Tz. 37 - idw; MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC). Gründe, warum die

klangliche Zeichenähnlichkeit vorliegend ausnahmsweise außer Betracht bleiben

soll, sind nicht ersichtlich. Auch wenn bei den hier in Frage stehenden Dienstleis-

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tungen die Kommunikation mit Kunden/Mandanten weitgehend in schriftlicher

Form erfolgt, rechtfertigt dies gleichwohl nicht die Außerachtlassung der klangli-

chen Zeichenähnlichkeit (vgl. BGH, MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 38 - idw), zumal

vorliegend der mündlichen Benennung bzw. Kommunikation z. B. im Rahmen von

Nachfragen, Empfehlungen oder auch Auftragserteilungen eine durchaus erhebli-

che Rolle zukommt.

Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand der Inhaberin der angegriffenen

Marke, dass ein Rechtssuchender aus Hamburg nicht versehentlich eine Hanno-

veraner Steuerberatungsgesellschaft mbH konsultiere, berücksichtigt nicht, dass

registrierte Marken bundesweiten Schutz für die beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen genießen, unabhängig von möglicherweise nur regionalen Ge-

schäftsaktivitäten der Beteiligten. Mithin ist bei der Beurteilung einer Verwechs-

lungsgefahr auf eine mögliche Kollision der Marken im gesamten Bundesgebiet

abzustellen.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Bayer

Merzbach