Urteil des BPatG vom 13.03.2017

BPatG (billigkeit, ermessen, ergebnis, einheitliche auslegung, abgrenzung zu, marke, gewerblicher rechtsschutz, beschwerde, unbestimmter rechtsbegriff, öffentliche gewalt)

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 42/10

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Marke 304 26 814

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Metternich und die Richterin

Dr. Hoppe am 28. September 2010

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für

Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

8. März 2010 insoweit aufgehoben, als der Widersprechenden die

Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

Die außergerichtlichen Kosten des Widerspruchsverfahrens

und des Beschwerdeverfahrens trägt jeder Beteiligte selbst.

Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

G r ü n d e

I .

Gegen die am 2. August 2004 eingetragene Wort-/Bildmarke 304 26 814

- 3 -

für die Dienstleistungen „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte“

(Klasse 36) ist am 2. Dezember 2004 Widerspruch erhoben worden aus der am

11. Juni 1996 eingetragenen Wort-/ Bildmarke 396 02 967

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 6, 8 bis 11, 13 bis 18, 20 bis 39,

41, 42.

Die Beteiligten haben sich außergerichtlich geeinigt. Danach hat die Widerspre-

chende den Widerspruch am 9. September 2008 zurückgenommen. Die Inhaber

der angegriffenen Marke haben auch nach der Rücknahme des Widerspruchs be-

antragt, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuer-

legen.

Die Widerspruchsmarke ist auf Antrag der Widersprechenden am 5. Mai 2009 ge-

löscht worden.

Mit Beschluss vom 8. März 2010 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deut-

schen Patent- und Markenamts (DPMA) der Widersprechenden gem. § 63 Abs. 1

Satz 2 MarkenG die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Eine Kostenauferlegung komme in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in ei-

ner nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumin-

dest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem

Erlöschen des Schutzes der gegnerischen Marke durchzusetzen versuche. Dies

könne der Fall sein, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem

schutzunfähigen Bestandteil rein tatsächliche Ähnlichkeit mit der angegriffenen

Marke aufweise, wie es vorliegend der Fall sei.

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Es habe keine Verwechslungsgefahr zwischen den konkurrierenden Marken be-

standen. Zwar seien die Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit denen der

Widerspruchsmarke identisch. Es könne aber dahinstehen, inwieweit es darüber

hinaus zu Überschneidungen zwischen den Waren und Dienstleistungen komme,

da eine Verwechslungsgefahr in jedem Falle ausscheide, weil die Vergleichsmar-

ken unter Berücksichtigung der allenfalls durchschnittlichen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand voneinander einhalten

würden. Die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede sowie die grafische

Darstellung wiesen ein deutlich unterschiedliches Gepräge auf.

Insbesondere genüge die partielle Übereinstimmung in dem Wortbestandteil

„PLUS“ nicht, um eine Ähnlichkeit der Marken insgesamt zu begründen, da die-

sem Bestandteil keine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Eine Prä-

gung durch den Begriff „PLUS“ komme nicht in Betracht, weil das Wort „PLUS“ in

Zusammenhang mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beschreibend

verwendet werde, um auf zusätzliche, verbesserte Eigenschaften oder auf einen

Vorteil oder Vorzug hinzuweisen. Auf Grund der Schutzunfähigkeit des Wortbe-

standteils „PLUS“ könne dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht be-

gründen.

Zudem sei - wie schon in dem Beschluss des Bundespatentgerichts

28 W (pat) 102/01 - PLUS/GILLETTE GII PLUS entschieden - auch auszu-

schließen, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht wür-

den.

Darüber hinaus sei der Widersprechenden die Schutzunfähigkeit des Wortbe-

standteils „PLUS“ ihrer Wort-/Bildmarke auf Grund zahlreicher Entscheidungen in

Markeneintragungsverfahren bereits bekannt. Zudem habe das Deutsche Patent-

und Markenamt, insbesondere die Markenstelle für Klasse 36, zahlreiche hierauf

gestützte Widersprüche zurückgewiesen. Etwaige Beschwerdeverfahren seien

- 5 -

- ebenso wie das hier zu entscheidende - infolge von Rücknahmen der Widersprü-

che ohne eine Entscheidung des Gerichts beendet worden.

Die Markenstelle meint zudem, die Widersprechende selbst halte ihre Widersprü-

che in der Hauptsache für wenig aussichtsreich, weshalb sie in mehreren Verfah-

ren nur gegen die Kostenentscheidung vorgehe.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende gegen die in dem Be-

schluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 8. März 2010 angeordnete Auferle-

gung von Kosten.

Sie ist der Ansicht, dass der Verfahrensausgang keine Kostenauferlegung recht-

fertige, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einem Zi-

vilverfahren nicht gleichgestellt werden dürfe. Darüber hinaus habe die Widerspre-

chende auch nicht sicher damit rechnen müssen zu unterliegen. Insbesondere

habe sie nicht von einer völligen Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung ausge-

hen müssen. Dies ergebe sich aus dem umfassenden Sachvortrag der Widerspre-

chenden zur Verwechslungsgefahr sowie zur Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke. Abzustellen sei im Übrigen auf den Zeitpunkt der Wider-

spruchseinlegung. Spätere nachteilige Entscheidungen seien nicht zu berücksich-

tigen.

Im Übrigen würden die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts

in Sachen „PLUS/Reisen mit Plus“, „PLUS/U2B PLUS“ zeigen, dass das Marken-

wort „PLUS“ nicht nur schutzfähig sei, sondern zugleich eine „Kollisionsgefahr“ der

Vergleichszeichen in Betracht komme. Auch aus der Entscheidung des Bundesge-

richtshofs in Sachen „City Plus/D2 - BestCityPlus“ (I ZR 122/00) ergebe sich die

Schutzfähigkeit des Markenwortes „PLUS“.

Die Widersprechende ist außerdem der Ansicht, die Schutzfähigkeit der Wider-

spruchsmarke könne nicht auf ihren Bildbestandteil reduziert werden, weil eine

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Bezugnahme auf sie regelmäßig klanglich stattfinde und insoweit nur aus dem

Wort „Plus“ bestehe.

Außerdem meint die Widersprechende, dass die Widerspruchsmarke über eine

mindestens normale Kennzeichnungskraft verfüge und verweist hierzu auf ihren

Vortrag vor der Markenstelle. Vor der Markenstelle hat sie eine erhöhte Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Außerdem ist sie der

Auffassung, dass der Begriff „fina“ beschreibend verwendet werde.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss vom 8. März 2010 aufzuheben.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich im Beschwerdeverfahren nicht

geäußert.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Die Statthaftigkeit der Beschwerde folgt aus § 66 MarkenG. Vorliegend betrifft die

Beschwerde ausschließlich die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patent-

und Markenamtes, das nach der Rücknahme des Widerspruchs nur noch über

den Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke entschieden hat.

Die Beschwerde ist statthaft. Für die Statthaftigkeit einer Beschwerde, die sich

gegen einen Beschluss richtet, in dem nur eine Kostenentscheidung getroffen

- 7 -

wurde, sprechen sowohl historische als auch verfassungsrechtliche Gesichts-

punkte.

§ 5 Abs. 6 Satz 4 des Warenzeichengesetzes (WZG) in der vor dem Inkrafttreten

des 6. Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961 (BlPMZ 1961, 124) geltenden

Fassung sah vor, dass die Kostenentscheidung für sich allein nicht anfechtbar

sein sollte und zwar auch dann nicht, wenn diese den einzigen Gegenstand des

Beschlusses bildete. § 5 Abs. 6 Satz 4 WZG ist indes durch Art. 3 Nr. 9 i. V. m.

Art. 1 Nr. 25 des 6. Überleitungsgesetzes (BlPMZ 1961, 124 (135, 126)) ersatzlos

gestrichen worden. Diese ersatzlose Streichung lässt den Willen des Gesetzge-

bers erkennen, eine entsprechende isolierte Kostenanfechtung in Abkehr von der

vorherigen Rechtslage ausdrücklich zuzulassen. Für die Streichung des § 5 Abs. 6

Satz 4 WZG lautet die Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes

(BlPMZ 1961, 164 (zu Nr. 9)) wie folgt:

„In dieser Bestimmung sieht der Entwurf eine redaktionelle Angleichung des § 5

Abs. 6 des Warenzeichengesetzes an die mit dem Entwurf für § 33 Abs. 2 des

Patentgesetzes vorgeschlagene Neufassung vor. Eine sachliche Änderung des

geltenden Rechts ist mit der Neuregelung nur insofern verbunden, als die bis-

herige Unanfechtbarkeit der Kostenentscheidung beseitigt wird. Wegen der

Gründe hierfür wird auf die Begründung zu der Neufassung des § 33 des Pa-

tentgesetzes (vgl. § 1 Nr. 23 des Entwurfs) verwiesen.“

In der Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zu § 33 Abs. 2 PatG

(BlPMZ 1961, 150 (zu Nr. 23, jetzt Nr. 25 b) bb)) heißt es:

„Ferner wird der bisherige Satz 3 des § 33 Abs. 2, wonach die Kostenentschei-

dung für sich allein nicht anfechtbar ist, auch wenn sie den einzigen Gegen-

stand des Beschlusses bildet, gestrichen. Diese Bestimmung ist mit der Rege-

lung des Art. 19 Abs. 4 GG zwar insofern vereinbar, als sie eine Anfechtung der

Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung der Prüfungsstelle

oder der Patentabteilung ermöglicht. Es sind aber auch Fälle denkbar - z. B. bei

Zurücknahme der Anmeldung oder eines Einspruchs -, in dem eine Anfechtung

der Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung deshalb nicht

- 8 -

möglich ist, weil eine Endentscheidung nicht ergeht. In diesen Fällen steht die

Bestimmung des § 33 Abs. 2 Satz 3 mit der Regelung des Art. 19 Abs. 4 GG in

Widerspruch. Der Entwurf sieht deshalb die ersatzlose Streichung dieser Be-

stimmung des Patentgesetzes vor.“

Nach dieser Entwurfsbegründung ist jedenfalls die Anfechtung von Kostenent-

scheidungen zulässig, in denen eine Entscheidung nur noch zum Kostenpunkt

ergangen ist, also insbesondere Fälle der Zurücknahme der Anmeldung oder des

Widerspruchs (Kirchner, Mitt. 1968, 147 (148); zur Statthaftigkeit in anderen Fällen

siehe: 33 W (pat) 9/09 - IGELPLUS/PLUS). Insoweit ist zu beachten, dass eine

nachteilige Maßnahme der öffentlichen Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG

nicht nur im Rahmen einer nachteiligen Sachentscheidung, sondern auch in einer

belastenden Kostenentscheidung liegen kann (Kirchner, Mitt. 1968, 147 (148); vgl.

BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Aufgrund der Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG darf

ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Anfechtbarkeit der belastenden patentamtli-

chen Kostenentscheidung daher nicht verneint werden.

Die Beschwerde ist auch in der Sache erfolgreich.

Im vorliegenden Verfahren entsprach es gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG nicht der

Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzu-

erlegen. Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben, mit der Folge,

dass jeder Beteiligte, die ihm im Widerspruchsverfahren erwachsenen Kosten

gem. § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

Die vom Patent- und Markenamt beschlossene Kostenauferlegung ist im

Beschwerdeverfahren gerichtlich nachprüfbar.

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG „kann das Patentamt in der Entscheidung bestimmen,

dass die Kosten des Verfahrens … einem Beteiligten ganz oder teilweise zu Last

fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht“. In Rechtsprechung und Literatur besteht

- 9 -

Einigkeit, dass diese Vorschrift dem Patentamt ein Ermessen einräumt. Es wird

indes unterschiedlich beurteilt, inwieweit diese Entscheidung einer Nachprüfbar-

keit im Rahmen des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens unterliegt:

aa)

im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Gericht

unterliege (BPatGE 10, 310 (312) - Choco Flakes/Choco-Wach; vgl. BPatGE 46,

71 (73) - Token & Medaillen Manager; BPatG 25 W (pat) 4/01 - TACO BELL;

BPatGE 23, 224 (227) - POMOSIN/Pomesin; Ströbele/Hacker, Markengesetz,

9. Aufl., § 71 Rd. 9; Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149); Büscher/Dittmer/Schiwy, Ge-

werblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 63 Rd. 5). Das wird

teilweise damit begründet, dass die für das patentgerichtliche Beschwerdeverfah-

ren maßgeblichen Regelungen eine dem § 114 VwGO entsprechende Vorschrift

nicht enthalten würden (vgl. Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149)), so dass nicht ledig-

lich die in § 114 VwGO vorgesehene beschränkte Prüfung auf Ermessensfehler,

sondern eine vollständige Überprüfung vorzunehmen sei.

bb)

fung von Ermessensentscheidungen gelten (mit ausführlicher Begründung:

BPatGE 34, 99 (103 ff.); BPatGE 40, 229 (231) - LA TOUR Nomen est Omen;

BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic;

Heidelberger-Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. I, 2. Aufl., § 63 Rd. 11;

v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 63

Rd. 4). Demnach wäre die Nachprüfung der patentamtlichen Kostenentscheidung

durch das Patentgericht in entsprechender Anwendung von § 114 VwGO auf die

Beurteilung beschränkt, ob das Ermessen innerhalb des gegebenen Ermessens-

spielraums rechtsfehlerfrei ausgeübt worden ist (ebenso: BPatGE 40, 229 (231)

- LATOUR Nomen est Omen; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic). Für

diese Rechtsauffassung wird angeführt, dass § 114 VwGO Ausdruck eines allge-

meinen Rechtsgrundsatzes sei, der besage, dass es mit dem Sinn und Zweck ei-

ner als Ermessenvorschrift konzipierten Bestimmung nicht vereinbar wäre, wenn

- 10 -

auch das - im Rahmen der Billigkeit liegende - „Können“ einer Behörde volljustizi-

abel wäre (BVerwGE 39, 355 (366)). Diese beschränkte Prüfung sei kein Verstoß

gegen die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, weil diese Bestimmung

nur einen Anspruch auf Rechtmäßigkeits-, nicht jedoch auch Zweckmäßigkeits-

kontrolle einräume (BPatGE 34, 99 (104)). Es sei daher unzulässig, wenn sich das

Gericht durch Vornahme von Zweckmäßigkeitserwägungen an die Stelle der zu-

ständigen Behörde setze (BPatGE 34, 99 (104)). In diese Richtung tendiert wohl

auch der Bundesgerichtshof, der im Zusammenhang mit patentgerichtlichen Kos-

tenentscheidungen, die eine vergleichbare Billigkeitsentscheidung vorsehen (vgl.

§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), eine Prüfung lediglich im Hinblick auf Ermessens-

fehler vorzusehen scheint (vgl. BGH GRUR 1966, 493 (495) - Lili; BGH GRUR

1977, 559 zu § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG, § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG, wo es heißt,

dass dem Bundespatentgericht ein Beurteilungsspielraum zugebilligt werde, wes-

halb die Ausübung dieses Ermessens in Rechtsbeschwerdeverfahren nur be-

schränkt darauf hin überprüft werden könne, ob das Beschwerdegericht die da-

durch gezogenen Grenzen überschritten habe).

cc)

zeigt indes, dass genau zwischen dem unbestimmten Rechtsbegriff der Billigkeit

auf Tatbestandseite einerseits und der nach den Grundsätzen von § 114 VwGO

und dem durch die Formulierung „kann“ verdeutlichten Ermessen auf Rechtsfol-

genseite andererseits zu unterscheiden ist.

Soweit dem Patentamt auf Rechtfolgenseite ein Ermessen eingeräumt wird, ist

dies nach den Grundsätzen von § 114 VwGO nur eingeschränkt gerichtlich über-

prüfbar (näher zur Anwendbarkeit des Rechtsgedankens von § 114 VwGO im

Markenrecht: BPatGE 34, 99 (103 f.)). Demgegenüber räumt der Gesetzeswortlaut

kein ausdrückliches Ermessen ein bei der Frage, ob überhaupt die Voraussetzun-

gen für eine vom Grundsatz abweichende Kostenentscheidung, nämlich entspre-

chende Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, so dass insoweit eine umfassende ge-

richtliche Überprüfung vorzunehmen ist.

- 11 -

(1)

Im traditionellen Normaufbau betrifft eine gesetzliche Ermessenseinräumung

die Rechtsfolgenseite, die Frage eines Beurteilungsspielraums infolge unbe-

stimmter Rechtsbegriffe hingegen die Tatbestandsseite einer Norm. Die Subsum-

tion des Sachverhalts unter einen unbestimmten Rechtsbegriff gilt dabei als kogni-

tiver Akt der Rechtserkenntnis, der im Normalfall wegen Art. 19 Abs. 4 GG unein-

geschränkt gerichtlich überprüfbar ist, selbst wenn es sich um sprachlich weite

Begriffe handelt (BVerfG NJW 1991, 2005; BGH NJW 1982, 1058; Kopp/Schenke,

VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 3, 24 a; Geiger, VwGO, 12. Aufl. § 114 Rd. 55, 56

m. w. N.). Das Verfahrensgrundrecht des Art. 19 Abs. 4 GG garantiert demjenigen

den Rechtsweg, der geltend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen

Rechten verletzt zu sein. Damit wird nicht nur der Zugang zu den Gerichten, son-

dern darüber hinaus auch die Wirksamkeit des Rechtsschutzes gewährleistet. Der

Bürger hat einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle.

Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen behördli-

chen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzu-

prüfen. Das schließt auch eine Bindung an die im Verwaltungsverfahren getroffe-

nen Feststellungen und Wertungen im Grundsatz aus (BVerfG NJW 1991, 2005

m. w. N.; BVerfGE 64, 261 (279)). Die Regeln über die eingeschränkte Kontrolle

des Verwaltungsermessens gelten daher im Normalfall nicht für die Auslegung

und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe.

Unbestimmte Rechtsbegriffe können allerdings wegen hoher Komplexität oder

besonderer Dynamik der geregelten Materie so vage und ihre Konkretisierung im

Nachvollzug der Verwaltungsentscheidung so schwierig sein, dass die gerichtliche

Kontrolle an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stößt, weshalb der rechts-

anwendenden Behörde in solchen Fällen ohne Verletzung rechtsstaatlicher

Grundsätze ausnahmsweise ein begrenzter Entscheidungsfreiraum zuzubilligen

sein kann (vgl. BVerfG NJW 1991, 2005 m. w. N.). In der Rechtsprechung der

Verwaltungsgerichte ist ein solcher Beurteilungsspielraum vorwiegend angenom-

men worden, wenn es sich um die Beurteilung in der Zukunft liegender Vorgänge

- 12 -

(Prognoseentscheidungen) oder um sonstige Fragen handelt, die eine persönliche

Wertung enthalten (vgl. auch BVerfGE 39, 334 (353, 354)).

(2)

Jedoch gibt es auch Vorschriften, welche die Ermächtigung zu einer Ermes-

sensausübung enthalten, die sich an einem unbestimmten Begriff zu orientieren

hat, so dass der Verwaltungsbehörde ein Beurteilungsspielraum zustehen kann, in

dessen Rahmen sie mehrere Entscheidungen treffen kann, die gleichermaßen

rechtlich vertretbar sind (sogenannte Koppelungsentscheidungen, dazu: Gemein-

samer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes in BVerwGE 39, 355 (364)).

Ob der Verwaltungsbehörde vom Gesetz ein solcher Beurteilungsspielraum einge-

räumt wird, richtet sich nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift

(BVerwGE 39, 355 (364)) und ist durch Auslegung zu ermitteln.

(3)

Die kostenrechtliche Entscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG erfordert

auf Tatbestandsseite das Vorliegen von Billigkeitsgesichtspunkten, um eine vom

Regelfall (jeder Beteiligte trägt seine Kosten selbst) abweichende Kostenentschei-

dung zu treffen. Andererseits führt das Vorliegen von Billigkeitsgesichtspunkten

nicht zwingend zu einer vom Regelfall abweichenden Kostenregelung. Vielmehr

„kann“ eine Kostenentscheidung des DPMA ergehen. Sie kann aber aus Zweck-

mäßigkeiterwägungen auch unterbleiben und steht damit im Ermessen des

DPMA. Die Struktur des § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht daher einer soge-

nannten Koppelungsvorschrift, in der auf Tatbestandsseite ein unbestimmter

Rechtsbegriff auftaucht, der mit einem Ermessen auf Rechtsfolgenseite gekoppelt

ist.

Die Regeln über die nur begrenzte Nachprüfung des Ermessens gelten in diesen

Koppelungstatbeständen nur dann auch für die Überprüfung unbestimmter

Rechtsbegriffe, wenn die Auslegung dies ausnahmsweise gebietet (eingehend

dazu: Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23 ff.; BVerwGE 45, 162

(164 f.)). Dies kann der Fall sein, wenn die Norm in spezifischer Weise wertende

oder prognostische Elemente beinhaltet, die der Verwaltung vorbehalten sein sol-

- 13 -

len (Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23; BVerfG NJW 1991, 2005). Im

Zweifel ist jedoch eine volle Justiziabilität anzunehmen (Kopp/Schenke, VwGO,

16. Aufl., § 114 Rd. 23 f).

Eine Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe vom

19.10.1971 (BVerwGE 39, 355 ff.) zur Auslegung von § 131 Abs. 1 S. 1 AO (in der

Fassung des Art. 17 Nr. 5 des Steueränderungsgesetzes 1961 vom 13.07.1961

- BGBl. I, 981; BStBl. I, 444) scheint wegen der strukturellen Ähnlichkeit dieser

Norm mit § 63 Abs. 1 MarkenG auf den ersten Blick dafür zu sprechen, eine Prü-

fung ausschließlich nach den Grundsätzen für die Überprüfung einer Ermessens-

entscheidung vorzunehmen.

Die maßgebliche Fassung von § 131 AO lautete:

„Im Einzelfall können Steuern und sonstige Geldleistungen ganz oder zum Teil

erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig

wäre; unter der gleichen Voraussetzung können bereits entrichtete Steuern und

sonstige Geldleistungen erstattet oder angerechnet werden.“

Ähnlich wie § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG knüpft damit auch § 131 AO in der zitierten

Fassung an das tatbestandliche Vorliegen einer Billigkeit an, um der Behörde so-

dann mit einer „kann-Regelung“ ein Ermessen auf Rechtfolgenseite einzuräumen.

Für die konkrete Norm des § 131 AO hat der Gemeinsame Senat der obersten

Gerichtshöfe entschieden, dass der Begriff „unbillig“ nicht losgelöst davon gewür-

digt werden könne, dass er ein „Können“ der Behörde zur Folge habe. Ein völliger

Wegfall des Ermessenselements in dieser als typische Ermessensvorschrift ge-

schaffenen Bestimmung könne mit dem Sinn und Zweck derselben nicht mehr in

Übereinstimmung gebracht werden (BVerwGE 39, 355 (365 f.)). Die Verlagerung

des Begriffs „unbillig“ in den Tatbestand der Norm würde einer Ermessensbetäti-

gung praktisch keinen Spielraum mehr lassen, also zu einer nahezu vollständigen

Ermessensschrumpfung führen (BVerwGE 39, 355 (365 f.)). Nach den Ausführun-

gen des Gemeinsamen Senats bestehe nämlich insoweit eine unlösbare Verbin-

- 14 -

dung, als der Begriff „unbillig“ in den Ermessensbereich hineinrage und damit

zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemäßen Ermessensausübung bestimme

(BVerwGE 39, 355 (366)). Dabei hat der Gemeinsame Senat der obersten Ge-

richtshöfe diese Beurteilung wesentlich darauf gestützt, dass sich die Norm an die

Eingriffsverwaltung richte und dem Begriff der Billigkeit im Steuerrecht gerade im

Bereich der Ermessensentscheidungen eine überragende Bedeutung zukomme,

weshalb dieser einheitliche Maßstäbe erfordere (BVerwGE 39, 355 (367)). Ande-

rerseits hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe aber auch verdeut-

licht, dass nicht für alle Vorschriften, in denen eine Verbindung zwischen einem

unbestimmten, einer unmittelbaren Subsumtion nicht zugänglichen Begriff („Billig-

keit“) und einem „Können“ der Behörde hergestellt wird, von vornherein festgelegt

werden könne, dass die Anwendung der Vorschrift insgesamt nach Ermessens-

grundsätzen zu überprüfen sei (BVerwGE 39, 355 (355 ff.)); ebenso: BVerwGE

40, 353 (356)). Vielmehr müsse für jede Einzelnorm nach ihrem Sinn und Zweck

ermittelt werden, ob sie in den Bereich der Ermessensbetätigung oder der Rechts-

anwendung führt (BVerwGE 39, 355 ff.).

Für § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist indes festzustellen, dass er keinen Fall der Ein-

griffsverwaltung betrifft und zudem Konstellationen mit mehreren Beteiligten er-

fasst. Die Benachteiligung eines Beteiligten, die im markenrechtlichen Wider-

spruchsverfahren - anders als im Anwendungsbereich des § 131 AO - mit der An-

nahme eines Billigkeitsfalls verbunden ist, spricht unter Berücksichtigung der

Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG daher eher für eine weitergehende gerichtliche

Überprüfung. Während nämlich die Ablehnung einer Billigkeit nach § 131 AO nur

zur Versagung eines in das Ermessen der Behörde gestellten Vorteils für den

Steuerzahler führen würde, führt eine Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1

MarkenG zur Belastung eines Verfahrensbeteiligten mit den Kosten des Gegners.

Deshalb gilt im Markenrecht im Rahmen von § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG uneinge-

schränkt das Rechtsschutzgebot des Art. 19 Abs. 4 GG, das gerichtlichen Rechts-

schutz gerade dann absichern soll, wenn in die Rechtsstellung der Betroffenen

nachteilig eingegriffen wird (vgl. ähnliche Wertungen in: BVerwGE 45, 162

- 15 -

(164 f.)). Demgegenüber führt eine kraft Ermessensausübung unterbliebene

Kostenentscheidung nur dazu, dass es bei dem allgemeinen Grundsatz bleibt,

wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Da hierdurch keine

gegenseitigen finanziellen Ansprüche begründet werden, erscheint es insoweit

gerechtfertigt, das in dieser Weise ausgeübte Ermessen nur eingeschränkt, nach

den Grundsätzen von § 114 VwGO zu überprüfen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass gerade die einheitliche Auslegung des B-

egriffs der Billigkeit bei markenrechtlichen Kostenentscheidungen für eine umfas-

sende gerichtliche Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Kostenentschei-

dung spricht. Anderenfalls wäre es nämlich möglich, dass die wortgleich konzi-

pierten Tatbestandsvoraussetzungen in den Vorschriften § 63 Abs. 1 S. 1 Mar-

kenG und § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG im patentamtlichen und im gerichtlichen

Verfahren unterschiedlich ausgelegt würden, obwohl ihnen ein einheitlicher Zweck

und Rechtsgedanke zu Grunde liegt. Die Regelung in § 71 MarkenG lässt zudem

erkennen, dass die wertenden Gesichtspunkte, die im Rahmen der Billigkeitsent-

scheidung zu berücksichtigen sind, gerade nicht der Behörde vorbehalten sein

sollen, sondern vom Gericht gleichermaßen ergründet werden können und sollen.

Aus diesem Grund hat das Gericht im Beschwerdeverfahren auch zu prüfen, ob

tatsächlich Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, die eine vom allgemeinen Grund-

satz abweichende Kostenregelung für das Verfahren beim Patentamt gem. § 63

Abs. 1 Satz 1 MarkenG rechtfertigen.

Allerdings käme wohl auch die vom Gemeinsamen Senat der obersten Gerichts-

höfe des Bundes vorgesehene Prüfung zu einem ähnlichen Ergebnis, weil der

gemeinsame Senat davon ausgeht, dass es vom Ergebnis her keinen Unterschied

mache, ob die Gerichte von einer Ermessensentscheidung ausgehen, diese aber

auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Billigkeit überprüfen, oder ob die

Gerichte zwar von einer Rechtsentscheidung ausgehen, sich aber zur Vermeidung

einer „uferlosen“ Kontrolle auf eine „taktvolle und behutsame Rechtskontrolle“ be-

schränken (BVerwGE 39, 355 (368)).

- 16 -

Vorliegend führt die vom Senat vorzunehmende Nachprüfung der „Billigkeit“

zur Aufhebung der die Widersprechende belastenden Kostenentscheidung. Die

Grundsätze der Billigkeit gebieten es - trotz der Rücknahme des Widerspruchs -

nicht, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens gem. § 63

Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufzuerlegen.

Eine Kostenauferlegung im Widerspruchsverfahren kommt in der Regel nur in Be-

tracht, wenn der belastete Beteiligte in der Hauptsache unterliegt und zusätzliche,

besondere Umstände vorliegen (Ströbele/ Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 11;

v. Schultz, MarkenR 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63

Rd. 4; BPatGE 10, 311 (312); BPatGE 12, 238 (240 f.) - Valsette/Garsette; BPatG

29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS). Der

Verfahrensausgang allein kann nämlich kein hinreichendes Kriterium für die Auf-

erlegung von Kosten sein, weil die markenrechtliche Kostenregelung in bewusster

Abgrenzung zu § 91 ff. ZPO getroffen wurde (BGH GRUR 1972, 600 (601)

- Lewapur; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71 Rd. 11 m. w. N.). Eine

Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen erfordert daher einen schuldhaften Ver-

stoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfalts-

pflicht, die es unbillig erscheinen lassen würde, einen anderen Beteiligten die ver-

meidbaren Kosten tragen zu lassen (BGH GRUR 1996, 399 (401)

- Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224 (227); Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl.,

§ 71 Rd. 11; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1;

2. Aufl.; § 63 Rd. 2; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 11).

Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht kann nach h. M. vorliegen,

wenn eine Partei in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht

auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr eigenes rechtliches Interesse

durchzusetzen (st. Rspr. BGH GRUR 1966, 493 - Lili; BPatG 33 W (pat) 187/03;

BPatG 29 W (pat) 97/03; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Bücher-

/Dittmer/Schiwy; Gewerbl. Rechtsschutz 2008, § 63 Rd. 3; Heidelberger Kom-

mentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 2). Sinn der Kosten-

- 17 -

vorschrift des § 63 Markung ist es nämlich, die Verfahrensbeteiligten zu veranlas-

sen, sorgfältig zu prüfen, ob ihre Rechtsverfolgung sinnvoll und gerechtfertigt ist

(vgl. Begründung zu § 5 Abs. 6 WZG, BlPMZ 1967, 264 zu Art. 2 Nr. 3; BPatG

Mitt. 1976, 99 (99); BPatG Mitt. 1973, 215 (217)).

Die Rücknahme des Widerspruchs nach der außergerichtlich gefundenen Eini-

gung stellt indes keinen Sorgfaltspflichtverstoß dar und rechtfertigt für sich ge-

nommen, keine Kostenentscheidung zu Lasten der Widersprechenden (vgl. BGH

GRUR 1998, 818 (819) - Puma; BPatG 29 W (pat) 38/06 - PLUS; BPatG

29 W (pat) 105/05 - PLUS). § 269 Abs. 3 Satz 2 1. HS ZPO mit der dort angeord-

neten Kostenfolge zu Lasten der zurücknehmenden Partei kann nicht entspre-

chend angewendet werden (BGH GRUR 1998, 818 (819) - Puma; vgl. Heidelber-

ger Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl., MarkenR, Fuchs-Wissemann, § 71 Rd. 3; Strö-

bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 4), weil § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG in-

soweit eine speziellere Regelung vorsieht, die die Kostenentscheidung auch bei

einer Rücknahme des Widerspruchs in das an Billigkeitserwägungen auszurich-

tende Ermessen des Patentamtes stellt.

Auch im Übrigen liegt ein Sorgfaltspflichtverstoß der Widersprechenden nicht vor.

Allerdings kann die Rechtsverfolgung unter Umständen erkennbar aussichtslos

sein bei einem Widerspruch, der wegen offensichtlicher Unähnlichkeit der Ver-

gleichsmarken unbegründet wäre (vgl. dazu: BPatGE 12, 238 (240 f.) - Val-

sette/Garsette; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, MarkenR Bd. 1;

2. Aufl.; § 63 Rd. 5). Vielfach wird vertreten, dass zu dieser Fallgruppe auch Fälle

zählen, in denen sich mehrgliedrige Marken bzw. Kombinationsmarken gegen-

überstehen, die nur in einem offensichtlich schutzunfähigen Bestandteil überein-

stimmen (BPatG 33 W (pat) 156/04 - FINANZ-PARTNER HAMBURG/Finanz-

Partner DE; BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar Plus/PLUS; BPatG 33 W (pat)

223/04 - PLUS/OSPlus; BPatG 33 W (pat) 141/04 - PLUS/One System Plus).

Insoweit ist jedoch Zurückhaltung geboten, da die gesetzliche Grundregel auch für

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Widersprüche mit geringen Erfolgsaussichten gilt (Ingerl/Rohnke, MarkenR,

2. Aufl., § 71 Rd. 16; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 7).

Von einer erkennbar aussichtslosen Rechtslage kann man daher nicht ausgehen,

wenn zur Zeit der Widerspruchseinlegung keine einheitliche Rechtsprechung exis-

tiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des Widersprechenden gibt, selbst

wenn diese erst nach Widerspruchseinlegung ergangen sind (abweichend: BPatG

33 W (pat) 223/04 - PLUS/OSPlus; BPatG 33 W (pat) 141/04 - PLUS/One System

Plus), da durch die abweichenden Entscheidungen belegt wird, dass die Rechts-

lage sich eben nicht eindeutig gestaltet. Eine einheitliche Entscheidungspraxis

allein des Patentamts oder gar einer einzelnen Markenstelle kann dabei eine ein-

heitliche Rechtsprechung nicht ersetzen. An der (subjektiven) Erkennbarkeit kann

es zudem auch fehlen, wenn der Widersprechende, z.B. aufgrund einer lücken-

haften oder missverständlichen Begründung des Patentamts, Zweifel an der an-

gefochtenen Entscheidung haben durfte (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71

Rd. 16). Eine erkennbare Aussichtslosigkeit setzt zudem voraus, dass die

Rechtslage überschaubar ist Das ist nur dann der Fall, wenn es um einzelne

Rechtsprobleme geht, deren Beurteilung keine umfassenden Ausführungen und/

oder abwägende Bewertungen erfordern.

Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall angesichts der Umfangs der

zu beurteilenden Rechtsprobleme und der nicht in allen Aspekten einheitlichen

Entscheidungen nicht vor, so dass eine Kostenauferlegung nicht in Betracht

kommt (im Ergebnis ebenso: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG

30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS; BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS;

anders: BPatG 33 W (pat) 159/01 - 1 Plus/MHPlus; BPatG 33 W (pat) 223/04

- OSPlus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS und BPatG

24 W (pat) 16/07 - MCI Haar Plus PLUS; BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS-

/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - PLUS).

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Zum einen hat die Rechtsprechung zur Verwechselbarkeit mehrgliedriger Marken,

die nur in einzelnen Bestandteilen übereinstimmen, in den letzten Jahren ständig

Änderungen erfahren (vgl. dazu Darstellung bei Ströbele/Hacker, MarkenR,

9. Aufl., § 9 Rd. 246 ff., 258, 260 ff.). Zur Frage, ob bzw. wann aus einem eigent-

lich schutzunfähigen Bestandteil vorgegangen werden kann und welche Rolle die

Verkehrsbekanntheit dabei spielt, existieren verschiedene nicht vollständig

deckungsgleiche Entscheidungen (BGH GRUR 2008, 505 (Nr. 28, 35) - TUC

Salzcracker; BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; EuGH GRUR Int. 2005, 221

(Nr. 54) - HUBERT/SAINT HUBERT) Eine gefestigte Rechtsprechung des euro-

päischen Gerichtshofs gibt es ebenfalls nicht.

Zum anderen bedarf es der umfassenden Beurteilung einer Vielzahl von Aspek-

ten, die durchaus abwägende Bewertungen beinhalten. Im vorliegenden Fall wäre

insbesondere die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke kraft Verkehrsbekanntheit (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,

§ 9 Rd. 291 ff.) zu prüfen gewesen.

Wenngleich zur Schutzunfähigkeit des Zeichenbestandteils „PLUS“ mehrere Ent-

scheidungen existieren (z. B: BPatG Mitt. 1972, 212 - Plus; BPatG 30 W (pat)

41/97 - CABLE PLUS/CANAL PLUS; BPatG 30 W (pat) 140/97 - PLUS; BPatG

33 W (pat) 159/01 - MH-Plus/Xplus; BPatG 24 W (pat) 41/04 - sani plus/SANI-

FORM

PLUS;

BPatG

24 W (pat) 16/07

- MCI Haar PLUS/PLUS;

HABM

R724/2007-4 vom 8. September 2008 - bioPLUS/PLUS), ist nicht zu verkennen,

dass es auf europäischer Ebene Entscheidungen zu mehrgliedrigen Marken mit

dem Bestandteil „Plus“ gibt, die ein anderes Verständnis beschreibender Merk-

male andeuten (so z. B.: HABM R 991/2000-3 - BIGPlus; EuG T-0360/00

- UltraPlus; HABM zu WhoisPlus/PLUS, zitiert nach BPatG 25 W (pat) 38/08).

Auch das Bundespatentgericht hat die Schutzfähigkeit des Zeichens „PLUS“ zu-

mindest für einzelne Waren anerkannt (BPatG 28 W (pat) 296/03 - Plus: Schutzfä-

higkeit bejaht für Christbaumschmuck). Zudem hat das Patentamt selbst in drei

Entscheidungen, die den Zeichenbestandteil „PLUS“ betrafen, eine (teilweise al-

- 20 -

lerdings nur assoziative) Verwechslungsgefahr angenommen (DPMA vom

29.04.2003 - 2 plus/PLUS - 30083008.4/32; DPMA vom 6.5.2003 - Reisen mit

Plus/PLUS

- 30126352.3/39;

DPMA

vom

01.09.2006

- U2B Plus/PLUS

- 30037135.7/03).

Im Ergebnis kann angesichts der Komplexität der Rechtslage, die sich deutlich

aus den umfangreichen Ausführungen in dem Beschluss des BPatG, 25 W (pat)

38/08 - WhoisPlus/PLUS ergibt, nicht davon ausgegangen werden, dass die

Widersprechende mit der Einlegung des Widerspruchs eine prozessuale

Sorgfaltspflicht verletzt hätte. Es liegen damit keine Billigkeitsgründe vor, die nach

§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine vom Grundsatz abweichende Kostenent-

scheidung erlauben würden.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

jeder Beteiligte selbst.

Eine hiervon abweichende Kostenverteilung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

war nicht geboten, denn die Voraussetzungen für eine hiervon abweichende Billig-

keitsentscheidung gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zugunsten der Widerspre-

chenden liegen in diesem Verfahren nicht vor (im Ergebnis ebenso zu anderen

Verfahren betreffend die Wort-/Bildmarke „PLUS“: BPatG 25 W (pat) 38/08

- WhoisPLUS/PLUS; BPatG 30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS; BPatG 28 W

(pat) 52/08 – MeatPlus/PLUS).

Zwar wird in Literatur und Rechtsprechung zu Recht darauf hingewiesen, dass im

Rahmen isolierter Kostenbeschwerden ein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis in der

Regel nur dann erzielt werden kann, wenn der durch die patentamtliche Kosten-

entscheidung benachteiligten Partei ein Kostenerstattungsanspruch zugebilligt

wird (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217); BPatG 33 W (pat) 187/03 - FOC-

CUS/FOCUS). Anderenfalls wäre die erfolgreiche Beschwerdeentscheidung

- 21 -

praktisch ohne Wert für den Beschwerdeführer, da dieser lediglich von den Kosten

des vorangegangenen patentamtlichen Verfahren entlastet würde, zugleich aber

diejenige Kosten, die zur Korrektur der unrichtigen Kostenentscheidung aufzu-

wenden sind - also die Beschwerdegebühr und seine außergerichtlichen Kosten -

selbst tragen müsste (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Eine derartige Betrach-

tungsweise erscheint zumindest in den Fällen zutreffend, in denen der im Be-

schwerdeverfahren obsiegende Beteiligte identisch mit dem in der Hauptsache

Obsiegenden ist (so in den Verfahren BPatG Mitt. 1973, 215; BPatG Mitt. 1976, 99

- DUROMAT/DUROMAT; BPatG MarkenR 2007, 271 f.). Diese Erwägungen dür-

fen jedoch nicht zu einer pauschalen Differenzierung nach Verfahrensarten führen

(Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 15). Eine Billigkeitsentscheidung muss

vielmehr stets sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und in ihrer

Gesamtheit würdigen.

Wenn - wie hier – ein Beteiligter lediglich im Hinblick auf die Kostenbeschwerde

unterliegt, erschiene es unbillig, diese Partei nunmehr mit den Gerichts- und An-

waltskosten des anderen Beteiligten zu belasten, der eine Entscheidung in der

Hauptsache durch die Rücknahme des Widerspruchs vereitelt hat.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint vorliegend angemessen. Gem.

§ 71 Abs. 3 MarkenG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vom Patent-

gericht angeordnet werden. Anders als in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG knüpft das

Gesetz für den Gebührenerlass in § 71 Abs. 3 MarkenG dem Wortlaut nach nicht

an Billigkeitsgesichtspunkte. Dies ermöglicht einen - im Vergleich zur Kostenauf-

erlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - weitergehenden Spielraum, der sich

dadurch erklärt, dass beim Erlass der Beschwerdegebühr, anders als bei einer

vom Grundsatz abweichenden Kostenentscheidung, keiner der Beteiligten belastet

wird. Gleichwohl kommt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nur in Ausnah-

mefällen in Betracht (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 35; Strö-

bele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 31), um dem grundsätzlichen Anliegen

- 22 -

des Gesetzgebers, das gerichtliche Beschwerdeverfahren für den Regelfall gebüh-

renpflichtig auszugestalten, gerecht zu werden (abweichend noch: § 13 Abs. 2

WZG; vgl. zur entsprechenden Änderung im Markengesetz: Begr. zum Entwurf

eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts, BlPMZ 1994, S. 98 (zu § 66 Mar-

kenG)).

Ein Gebührenerlass kann z. B. bei erheblichen Verfahrensfehlern des Patentamts

angebracht sein; insbesondere bei schlechterdings unvertretbaren Entscheidun-

gen oder einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (BPatG GRUR 2003, 1069

(1070) - Nettpack; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 38 ff. m. w. N.; Strö-

bele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 29 ff.; v. Schultz, MarkenR, 3. Aufl., § 71

Rd. 14; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wissemann, Bd. I, 2. Aufl., § 71 Rd. 13).

Zwar sind vorliegend keine derartigen erheblichen Fehler ersichtlich, indes war die

Beschwerdegebühr ausnahmsweise gem. § 71 Abs. 4 MarkenG an die im Be-

schwerdeverfahren obsiegende Widersprechende zurückzuzahlen, um so zu ver-

hindern, dass die im Ergebnis erfolgreiche Kostenbeschwerde wirtschaftlich sinn-

los wäre. Auf diese Weise bleibt die Widersprechende zwar - ebenso wie die In-

haber der angegriffenen Marke - weiterhin mit den eigenen Kosten belastet, wird

aber zumindest von den gerichtlichen Verfahrenskosten entlastet, die letztlich erst

infolge der im Beschwerdeverfahren korrigierten Kostenentscheidung des DPMA

erforderlich wurden. Dieses Ergebnis entspricht schließlich auch der in

Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG zum Ausdruck kommen-

den Wertung, wonach Beschwerden nach § 11 Abs. 2 PatKostG, also Beschwer-

den gegen eine Entscheidung des DPMA über eine Kostenerinnerung, gebühren-

frei sind.

Bender

Metternich

Dr. Hoppe