Urteil des BPatG vom 19.12.2005

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BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 1/00 (EU)

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

betreffend das ergänzende Schutzzertifikat 29 60 293

(DE 193 75 037)

zum europäischen Patent 0 005 129

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom

19. Dezember 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer so-

wie der Richter Brandt und Dipl.-Phys.Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

2. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit für das

Verfahren

vor

dem

Bundespatentgericht

wird

auf

EUR 5.112.918,81 festgesetzt.

G r ü n d e

Gegen das vom Patentamt mit Beschluss vom 10. November 1993 in den Gren-

zen des europäischen Patents 0 005 129 für den Wirkstoff Omeprazol erteilte er-

gänzende Schutzzertifikat 29 60 293 (Az.: 193 75 037), dessen Laufzeit von

4. April 1999 bis 21. März 2003 festgesetzt worden ist, hat die Klägerin am

26. April 1999 Nichtigkeitsklage erhoben und einen Gegenstandswert von

20 Mio DM vorgeschlagen.

- 3 -

Mit Beschluss vom 21. Mai 2000 hat der Senat das Nichtigkeitsverfahren bis zur

abschließenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem Nichtigkeitsberu-

fungsverfahren X ZR 237/98 betreffend die Nichtigerklärung des hier streitgegen-

ständlichen Schutzzertifikats ausgesetzt.

Nach Rücknahme der Berufung durch die Beklagte hat die Klägerin den hiesigen

Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2005 in der Hauptsache für erledigt

erklärt. Sie beantragt nunmehr,

der Beklagten die Kosten aufzuerlegen und den Gegenstandwert

auf EUR 5.112.918,81 festzusetzen.

Hinsichtlich des Gegenstandswerts verweist sie auf die entsprechende Festset-

zung sowohl im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/96 als auch im Be-

rufungsverfahren X ZR 237/98.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung mit Schriftsatz vom 6. Dezem-

ber 2005 angeschlossen. Sie verwahrt sich jedoch gegen eine Kostentragungs-

pflicht, weil die Klägerin die Nichtigkeitsklage mutwillig und ohne Vorliegen eines

Rechtsschutzbedürfnisses erhoben habe. Im Zeitpunkt der Klageerhebung sei be-

reits das Berufungsverfahren gegen die in dem Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/96

durch Urteil vom 12. Juni 1997 ausgesprochene Nichtigerklärung des hier ange-

griffenen Schutzzertifikats anhängig gewesen. Das Berufungsverfahren sei zwar

wegen der notwendigen Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung ausgesetzt

gewesen. Der Verfahrensausgang sei aber lediglich von der Beantwortung der

dem EuGH vorgelegten Rechtsfragen abhängig gewesen. Dagegen habe die Klä-

gerin mit der Nichtigkeitsklage nicht etwa das Ziel verfolgen können, die Entschei-

dung über die Gültigkeit des angegriffenen Schutzrechts durch neuen, im paralle-

len Nichtigkeitsverfahren noch nicht vorgebrachten Stand der Technik oder neue

Argumente in ihrem Sinne positiv zu beeinflussen. Ihre Nichtigkeitsklage diene er-

sichtlich dem Zweck, die Beklagte mit einem weiteren kostenträchtigen und unnöti-

- 4 -

gen Verfahren zu überziehen. Hilfsweise beantragt die Beklagte, den Gegen-

standswert wegen der Unangemessenheit der Klage auf deutlich weniger als den

von der Beklagten beantragten Betrag festzusetzen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Parteien Bezug genom-

men.

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung des Rechtsstreits der Hauptsache

ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91a ZPO über die Kosten unter Be-

rücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu

entscheiden.

1. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand wäre die Beklagte in der Sache un-

terlegen, weil das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene ergänzende Schutzzertifi-

kat nach dem Urteil des EuGH vom 11. Dezember 2003 (Rs C-172/00

- GRUR 2004, 225) gemäß Art. 15 Abs. 1 Buchst. a, Art. 3 b) und d), Art. 19

Abs. 1 Satz 2 EG-VO Nr. 768/92 i. V. m. §§ 16 a Abs. 2, 81 Abs. 1 PatG für nichtig

hätte erklärt werden müssen. Die Klage wäre auch nicht unter dem von der Be-

klagten geltend gemachten Gesichtspunkt eines fehlenden Rechtsschutzbedürf-

nisses als unzulässig zu verwerfen gewesen. Da das öffentliche Interesse an der

Vernichtung eines zu Unrecht erteilten Patents oder Schutzzertifikats bis zur

Rechtskraft seiner Nichtigerklärung fortbesteht, kann das Schutzrecht bis zu die-

sem Zeitpunkt grundsätzlich von anderen Personen aus demselben Klagegrund

und mit demselben Klageziel angegriffen werden (vgl. BGH GRUR 1964,18 - Kon-

ditioniereinrichtung).

Nach dem auch für die Kostenentscheidung gemäß § 91a ZPO geltenden Grund-

satz des § 91 ZPO hätte die unterlegene Beklagte somit die Kosten des Nichtig-

keitsverfahren tragen müssen.

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2. Der Kostentragungspflicht der Beklagten steht auch nicht der Gesichtspunkt der

Mutwilligkeit der Klageerhebung entgegen, der im Rahmen der Billigkeitsentschei-

dung nach § 91a ZPO zu berücksichtigen ist. Mutwilligkeit in diesem Sinne ist al-

lenfalls dann anzunehmen, wenn für den Kläger bereits bei Erhebung der Klage

mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Rechtsstreit vorzeitig erledi-

gen wird (vgl. OLG Hamm NJW-RR 1993, 1279) oder wenn eine unter dem Ein-

fluss des Klägers stehende Person in einem anderen Verfahren dasselbe Rechts-

schutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren Klage eine Entscheidung in dem

anderen anhängigen Verfahren, die möglicherweise zu der Erledigung des zweiten

Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht (BPatGE 46, 255).

Diese Voraussetzungen liegen hier zweifellos nicht vor und es sind auch keine

sonstigen Umstände ersichtlich, bei denen eine verständige Partei in gleicher Si-

tuation von einer Klageerhebung abgesehen hätte. Für die Klägerin, die von der

Beklagten bereits wegen Verletzung des Schutzzertifikats 29 60 293 in Anspruch

genommen worden war, war es in keiner Hinsicht zumutbar, den Ausgang des

Nichtigkeitsberufungsverfahrens X ZR 237/98 in Sachen dieses Schutzzertifikats

abzuwarten, um der Beklagten ein weiteres kostenträchtiges Nichtigkeitsverfahren

zu ersparen. Dagegen spricht schon allein das bestehende Risiko einer Beendi-

gung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens ohne Sachentscheidung durch Klage-

rücknahme oder Vergleich, zumal der Bundesgerichtshof die Frage der Auslegung

der Art. 15 und 19 Abs. 1 EG-VO Nr. 1768/92 im Zeitpunkt der Klageerhebung

noch nicht einmal dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte. Im Übrigen

hat die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage auch nicht allein auf den Nichtigkeitsgrund

des

Art. 15

Abs. 1

Buchst. a

i. V. m.

Art. 3 b

und d,

Art. 19

Abs. 1

EG-VO Nr. 1768/92 gestützt, sondern darüber hinaus geltend gemacht, dass die

Nichtigerklärung des Grundpatents wegen mangelnder Neuheit gerechtfertigt ge-

wesen wäre (Art. 15 Abs. 1 Buchst. c EG-VO Nr. 1768/92). Entgegen der Ansicht

der Beklagten hing die Gültigkeit des angegriffenen Schutzzertifikats damit keines-

wegs ausschließlich von der Frage der Auslegung der Art. 15 und 19 Abs. 1

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EG-VO Nr. 1768/92 ab, die den Gegenstand des bereits anhängigen Nichtig-

keits(berufungs)verfahrens bildete.

III

Der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit für das vor Inkrafttreten des

PatRegBerG vom 13. Dezember 2001 (BlPMZ 2002, 14 ff.) eingeleitete und damit

nicht der Festsetzung nach einem Streitwert unterliegende Nichtigkeitsverfahren

(vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 84 Rd. 50, 51) ist ebenso zu bewer-

ten wie derjenige in dem Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/97. Dem hilfsweisen Antrag

der Beklagten, den Gegenstandswert niedriger festzusetzen, weil sie keine Veran-

lassung zur Klage gegeben habe, kann schon deshalb nicht stattgegeben werden,

weil der im Rahmen von § 91a ZPO zu berücksichtigende Grundsatz des

§ 93 ZPO kostenrechtlicher Natur ist, ohne sich auf den Wert des Verfahrensge-

genstandes als solchen auszuwirken. Im Übrigen trifft die Ansicht der Beklagten,

wie oben ausgeführt, sachlich ohnehin nicht zu.

Dr. Schermer

Brandt

Dr. Maksymiw