Urteil des BGH vom 10.07.2014

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Gericht

Bundesgerichtshof

Aktenzeichen

I ZB 18/13

Entschieden

10.07.2014

Schlagworte

Unterscheidungskraft , Verkehr , Schokolade , Tee , Gebäck , Eugh , Essig , Kakao , Speiseeis , Link

Gute Laune Drops Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I Z B 1 8 / 1 3

Verkündet am:

10. Juli 2014

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke DE 302 12 543

Nachschlagewerk:

BGHZ:

nein

BGHR:

nein

Gute Laune Drops

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und Abs. 2

Einem auf den Gesichtspunkt der fehlenden Unterscheidungskraft gestützten

Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG kann grundsätzlich ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes

Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht entgegengehal-

ten werden.

BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13 - Bundespatentgericht

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 8. Mai 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant,

Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am

6. März 2013 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-

richts unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufge-

hoben, soweit die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die

Löschung der Marke 302 12 543 für die Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische

Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee

und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Sa-

latsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die

Zubereitung von Speisen); Gewürze

zurückgewiesen wurde.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-

handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-

verwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

€

festgesetzt.

- 3 -

Gründe:

I. Zugunsten der Markeninhaberin wurde am 2. Oktober 2002 die Wort-

Bild-Marke DE 302 12 543

für folgende Waren der Klasse 30 im Markenregister eingetragen:

Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Zwieback, Gebäck (auch als Knab-

bererzeugnisse unter Verwendung von Nüssen und/oder Kartoffeln), Lebku-

chen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Waffeln, Pasteten (Gebäck), Biskuits, Bai-

sers; Knabbererzeugnisse auch Gebäck; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons,

schokolierte Kaffeebohnen, Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzenstan-

gen, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons, Popcorn; Schokolade, Kon-

fekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade; Zucker, Kandiszucker

für Speisezwecke, Zuckerwaren, Zuckermandeln und andere Waren aus Zu-

cker; Nusskonfekt, kandierte Nüsse und andere Waren aus Nüssen; Marzipan,

Marzipanrohmasse und andere Waren aus Marzipan; Snackriegel und kleine

Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade

und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen; Eiscremen, Speiseeis, Sor-

bet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke

auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao;

Salz; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für

die Zubereitung von Speisen); Gewürze.

- 4 -

Bis zum 31. Juli 2009 war ebenfalls zugunsten der Markeninhaberin die

am 11. Juli 2000 eingetragene Wort-Bild-Marke DE 399 45 872

für die Waren der Klasse 30 "Feine Backwaren und Konditorwaren, insbesonde-

re Zuckerwaren und Konfekt" geschützt. Die Markeninhaberin hat deren Schutz

nicht verlängern lassen. Die Marke ist deshalb gelöscht worden.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-

schung der Wort-Bild-Marke DE 302 12 543 mit der Begründung beantragt, sie

sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Die Markeninhaberin hat dem

Löschungsantrag widersprochen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 12. Januar

2012 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Das Bundespatentge-

richt hat den angefochtenen Beschluss aufgehoben, soweit die Löschung der

Marke für die Waren "Zwieback; Waffeln, Biskuits; Lakritzenstangen, Popcorn;

Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke; kandierte Nüsse; Marzipanrohmasse;

Snackriegel; Salz" angeordnet worden ist, und hat den Löschungsantrag inso-

weit zurückgewiesen. Die weitergehende Beschwerde hat das Bundespatentge-

richt zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2013, 733). Hiergegen wendet sich die

Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbe-

schwerde.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angegriffenen Marke

fehle im Hinblick auf die eingetragenen Waren, deren Löschung angeordnet ist,

die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hierzu hat es ausgeführt:

- 5 -

Die angegriffene Marke beinhalte für den gelöschten Teil der eingetrage-

nen Waren lediglich einen werblich anpreisenden Hinweis auf deren Eigen-

schaften oder Bestimmungen. Die Wortfolge "Gute Laune Drops" werde vom

Verbraucher je nach dem Benutzungszusammenhang in Bezug auf eine be-

stimmte Ware ohne weiteres entweder als "Gute Laune Bonbons" oder als "Gu-

te Laune Tropfen" verstanden. Damit enthalte sie einen sachbezogenen Hin-

weis darauf, dass die mit ihr bezeichneten Waren spezielle Bonbons, nämlich

Drops seien, oder mit Drops garniert sein könnten oder den Geschmack von

Drops oder die Konsistenz von Tropfen hätten oder die Form eines Drops-

Bonbons oder eines Tropfens aufwiesen, wobei der Genuss der Ware dem

Konsumenten "gute Laune" verschaffen könne. Die einfach gehaltene graphi-

sche Ausgestaltung der angegriffenen Marke weise keine eigenen charakteristi-

schen Merkmale auf und sei daher nicht geeignet, herkunftshinweisend zu wir-

ken. Der Löschung der Marke stehe auch nicht der Gesichtspunkt des Vertrau-

ensschutzes wegen mehrjähriger unbeanstandeter Nutzung der Wortfolge und

Erwerb eines wertvollen Besitzstandes entgegen. Ein Vertrauensschutz komme

wegen des hoch zu veranschlagenden Interesses der Allgemeinheit, vor unge-

rechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, im Löschungsverfahren

nicht in Betracht.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde haben Erfolg, soweit sie die Annahme des Bundespatentgerichts be-

treffen, einer Eintragung der Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaf-

fee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder

Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als

Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen (dazu un-

ter III. 4). Insoweit ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverwei-

- 6 -

sen. Im Übrigen ist die zulässige Rechtsbeschwerde unbegründet (dazu unter

III. 1 bis 3).

1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene

Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche

Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Ent-

scheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist,

inwieweit Vertrauensschutzerwägungen im Löschungsverfahren eine Rolle

spielen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187,

191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325

Rn. 14 - Legostein).

Das Bundespatentgericht ist bei der Berechnung der Ausschlussfrist des

§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG davon ausgegangen, dass allein auf das Eintra-

gungsdatum der angegriffenen Marke abzustellen ist und nicht auf die Eintra-

gung einer anderen, für den Inhaber der angegriffenen Marke vormals ge-

schützten Marke, auch wenn diese - wie hier durch eine lediglich abweichende

Anordnung derselben Wortfolge - ähnlich gestaltet ist. Diese Beurteilung lässt

keinen Rechtsfehler erkennen und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht

angegriffen.

2. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag

wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen wor-

den ist und das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG

auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung be-

steht. Das Bundespatentgericht hat bei seiner Prüfung, ob die Marke trotz Vor-

liegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeitpunkt

zugrunde gelegt. Der Senat hat jedoch nach dem angefochtenen Beschluss des

Bundespatentgerichts entschieden, dass für die im Eintragungsverfahren (§ 37

Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1

- 7 -

MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt

der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Ver-

kehrsverständnis abzustellen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013

- I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden

Fakten). Danach hat das Bundespatentgericht seiner Prüfung zwar nicht den

richtigen Zeitpunkt zugrunde gelegt. Das wirkt sich vorliegend aber nicht aus.

Die Beteiligten haben nicht geltend gemacht, dass sich im Zeitraum zwischen

der Anmeldung (11. März 2002) und der Eintragung (2. Oktober 2002) das Ver-

kehrsverständnis verändert hat. Dafür ist auch nichts ersichtlich.

3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke "Gute Laune

Drops" sei für die Waren

Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck (auch als Knabbererzeugnis-

se unter Verwendung von Nüssen und/oder Kartoffeln), Lebkuchen, Petits

Fours, Pfefferkuchen, Pasteten (Gebäck), Baisers; Knabbererzeugnisse auch

Gebäck; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons, schokolierte Kaffeebohnen, Ge-

leefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons;

Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade, Zu-

ckerwaren, Zuckermandeln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt und

andere Waren aus Nüssen; Marzipan und andere Waren aus Marzipan; kleine

Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade

und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen

nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer

Marke zu löschen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen,

für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterschei-

dungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewoh-

nende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst

zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von

einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder

Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet

(vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR

- 8 -

2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss

vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012,

337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012,

1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012

- I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Haupt-

funktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher

Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger

Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom

4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813

- Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR

2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!).

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede Ware oder Dienstleis-

tung, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeb-

lich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mut-

maßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksa-

men und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder

Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg.

2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom

15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439

- STREETBALL; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido). Dieser wird die Mar-

ke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden

Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Be-

urteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen

(EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-329/02, Slg. 2004, I-8317 = GRUR

2004, 943 Rn. 28 - Sat.2; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZB 22/98,

GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORA-

- 9 -

TION). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als sol-

che, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unter-

scheidungskraft genügt (BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05,

GRUR 2008, 710 Rn. 13 = WRP 2008, 1087 - Visage).

Dieser großzügige Beurteilungsmaßstab gilt auch für Wortfolgen, an de-

ren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an

andere Wortmarken zu stellen sind (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004

- C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Rn. 32, 44 - Erpo Möbelwerk

[DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT]; EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 36

- Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 17. Mai 2001

- I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 f. = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten

- Schlechte Zeiten; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy). Von man-

gelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich

bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allge-

meiner Art auszugehen. Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen

Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in

ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG nicht fehlt (BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 59/12, GRUR

2014, 565 Rn. 14 = WRP 2014, 576 - smartbook).

b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme

des Bundespatentgerichts, die beanstandete Marke habe hinsichtlich der un-

ter III. 3 (Rn. 11) aufgeführten Waren nur einen beschreibenden Begriffsinhalt.

aa) Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist anzunehmen, wenn die

Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt ent-

halten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Wei-

teres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschrei-

benden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr

- 10 -

sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände

beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betref-

fen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschrei-

bender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt

wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-

schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten

erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft

der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, Beschluss vom

22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960

- DeutschlandCard; BGH, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).

bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausge-

gangen. Es hat angenommen, der Begriff "Drops" sei seit Jahrzehnten Teil des

deutschen Sprachschatzes und habe die Bedeutung eines ungefüllten, flachen,

runden Fruchtbonbons. Darüber hinaus sei er aus dem zum Grundwortschatz

der englischen Sprache zählenden Wort "Drop" abgeleitet, welches der inländi-

sche Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres

im Sinne von "Tropfen" verstehe. Die Wortfolge "Gute Laune" beschreibe eine

vorübergehende positive Gemütsverfassung.

Das Bundespatentgericht hat ausgehend von dieser auf tatrichterlichem

Gebiet liegende Beurteilung, die keine Rechtsfehler erkennen lässt und von der

Rechtsbeschwerde hingenommen wird, eine beschreibende Bedeutung der

Wortfolge der angegriffenen Marke in Bezug auf die hier in Rede stehenden

Waren angenommen. Der angesprochene Verkehr werde mit der Wortfolge

"Gute Laune Drops" im Zusammenhang mit den meisten der beanspruchten

Waren spezielle Bonbons verbinden, die "Drops" seien, oder Waren, die mit

"Drops" garniert seien, oder eine "Drops"-Form im Sinne von "Drops-Bonbon"

oder eine "Tropfen-Form" aufweisen könnten. Die Wortfolge "Gute Laune" brin-

ge zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren zur Herbeiführung oder

- 11 -

Aufrechterhaltung der guten Laune dienten. Da der Verkehr angesichts der

Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge "gute Laune" darin ausschließlich

eine werbliche Produktanpreisung erkenne, komme es nicht darauf an, ob die-

ser Effekt wissenschaftlich belegt sei. Die gegen diese im Wesentlichen auf tat-

richterlichem Gebiet liegende Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde greifen nicht durch.

(1) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Verkehr werde nicht anneh-

men, dass mit der Bezeichnung "Gute Laune Drops" die Wirkungsweise der

Waren beschrieben werde, weil es kein typisches Merkmal von Drops sei, dass

der Konsument von ihnen gute Laune bekomme, lässt unberücksichtigt, dass

das Bundespatentgericht nicht von der Beschreibung einer Wirkungsweise der

mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren ausgegangen ist. Viel-

mehr hat es angenommen, der Verkehr werde in der Bezeichnung "Gute Laune

Drops" keine wissenschaftlich belegbare Wirkungsaussage, sondern aus-

schließlich eine werbliche Anpreisung sehen.

(2) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme

des Bundespatentgerichts, der Verkehr werde die Wortfolge "Gute Laune" we-

gen ihrer vielfachen Verwendung als allgemeine anpreisende Werbeaussage

und nicht als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren verstehen.

Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unter-

scheiden, fehlt auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder

Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, und

die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

werden (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss

vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891

- 12 -

- hey!; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9

- Starsat).

Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-

gen. Es hat angenommen, der Verkehr sehe in dem Slogan "Gute Laune

Drops" entweder eine aus drei Begriffen der deutschen Alltagssprache oder aus

zwei deutschen Wörtern und einem englischen Wort zusammengesetzte Wort-

folge. Der Verbraucher verstehe regelmäßig auch Wörter des englischen

Grundwortschatzes und sei in der Werbesprache an die Kombination deutscher

und englischer Begriffe gewöhnt. Angesichts der Vielzahl von Werbeslogans mit

der Wortfolge "Gute Laune" werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei der

angegriffenen Wortfolge ausschließlich um eine werbliche Anpreisung handele.

Diese Beurteilung ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen

Rechtsfehler erkennen. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das

Bundespatentgericht nicht verkannt, dass der anpreisende Sinn einer Wortfolge

deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht ausschließt. Es hat viel-

mehr - auch unter Hinweis auf die Bewerbung des Produktes "Gute Laune

Drops" durch die Lizenznehmerin der Markeninhaberin im Internet - festgestellt,

dass der Verkehr die Wortfolge der Marke allein als werbliche Produktanprei-

sung versteht.

(3) Die Rechtsbeschwerde dringt auch nicht mit ihrem Einwand durch,

der Verkehr werde keine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften

der unter der Marke vertriebenen Produkte entwickeln, sondern unterschiedli-

che Vorstellungen über die Art der mit "Gute Laune Drops" bezeichneten Waren

haben.

Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt nicht

voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über

- 13 -

besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten

werden. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen

sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht

klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder

Dienstleistungen beschreibt (BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05,

GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II; BGH, GRUR 2009, 952

Rn. 15 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 13. September 2012

- I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 13 f. = WRP 2013, 503 - Deutschlands

schönste Seiten; BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR

2014, 569 Rn. 18 = WRP 2014, 573 - HOT).

(4) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die

Annahme des Bundespatentgerichts, dem Begriff "Drops" komme im Zusam-

menhang mit den fraglichen Waren auch keine schutzbegründende Mehrdeu-

tigkeit zu.

Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Wortfolge "Gute Laune Drops"

sei insbesondere bei wörtlichem Verständnis des Bestandteils "Drops" als

"Tropfen" für die wenigsten der eingetragen Waren sachbezogen, sondern set-

ze aufgrund der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten ein Mindestmaß an In-

terpretationsaufwand und damit einen - wenn auch geringen - Denkprozess vor-

aus, der auch bei werblicher Anpreisung genüge, um das Schutzhindernis zu

überwinden. Auch damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der inlän-

dische Verkehr das Markenwort "Drops" nicht ausschließlich als Ableitung aus

dem englischen Wort "Drop" und damit im Sinne von "Tropfen" versteht, son-

dern mit ihm im Zusammenhang mit einer Vielzahl der beanspruchten Waren

ein (spezielles) Bonbon verbindet. Da aber von einem beschreibenden Begriff

auch dann ausgegangen werden kann, wenn das Markenwort verschiedene

- 14 -

Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen

Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, reicht - entgegen der

Auffassung der Rechtsbeschwerde - der allein durch die verschiedenen Deu-

tungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die

Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 24

- HOT).

cc) Das Bundespatentgericht hat weiter rechtsfehlerfrei angenommen,

die Waren "schokolierte Kaffeebohnen; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel

und andere Waren aus Schokolade, Zuckerwaren, Zuckermandeln und andere

Waren aus Zucker; Nusskonfekt, andere Waren aus Nüssen (ausgenommen

kandierte Nüsse); Marzipan, Waren aus Marzipan (außer Marzipanrohmasse);

kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus

Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen" könnten eben-

so wie die Waren "Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzkonfekt, Pastillen,

Pfefferminzbonbons" in Form eines "Drops"-Bonbons, entsprechend den auf

dem Markt erhältlichen "Schoko-Drops" oder "Lakritz-Drops", angeboten wer-

den. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde keine Rügen erhoben.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe

auch im Hinblick auf die übrigen, hier in Rede stehenden, Waren in erster Linie

angenommen, der Zeichenbestandteil "Drops" beziehe sich auf die Form der

angebotenen Waren. Es fehle jedoch an einer rein beschreibenden Verwen-

dung, bei der ein solcher Hinweis aufgrund der Form der konkreten Waren aus-

scheide.

Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der Waren "feine Backwaren,

Konditorwaren, Kekse, Gebäck, Lebkuchen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Paste-

ten (Gebäck), Baisers und Knabbererzeugnisse auch Gebäck" nicht auf deren

Form abgestellt. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass diese Waren mit

- 15 -

Drops garniert sein könnten, die der "Stimmungsaufhellung" oder als "Gute-

Laune-Macher" dienen könnten, worauf werblich anpreisend hingewiesen wer-

de. Dieses Verständnis liege nahe, weil bei allen vorgenannten Produkten häu-

fig Verzierungen zum Einsatz kämen. Gegen diese rechtsfehlerfreie tatrichterli-

che Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Einwände.

dd) Eine hinreichende Unterscheidungskraft der beanstandeten Marke

ergibt sich auch nicht aus ihrer graphischen Gestaltung.

(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Schriftzug der ange-

griffenen Marke werde als rein dekoratives Element wahrgenommen und sei

nicht geeignet, herkunftshinweisend zu wirken. In seiner Gesamtheit weise der

Schriftzug keine charakteristischen Merkmale auf, sondern sei an den Schrifttyp

"Justlefthand" angelehnt. Die Abwandlungen bei der angegriffenen Marke seien

so geringfügig, dass sie auch der aufmerksame Verkehr regelmäßig nicht be-

merken werde. Die breitere Linie der Buchstaben und die Unterlegung mit ei-

nem Schattenbild seien einfache und werbeübliche Gestaltungsmittel. Alle an-

deren Abweichungen seien ganz geringfügig und schon beim unmittelbaren

Vergleich kaum zu erkennen.

(2) Gegen diese tatrichterliche Beurteilung wendet sich die Rechtsbe-

schwerde vergeblich.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentge-

richt berücksichtigt, dass die einzelnen Buchstaben des Markenwortes breitere

Linien aufweisen und mit einem Schattenbild unterlegt sind. Soweit die Rechts-

beschwerde geltend macht, es sei weiter zu berücksichtigen, dass die einzel-

nen Wörter bei der angegriffenen Marke - anders als noch bei der bis zum

31. Juli 2009 für die Markeninhaberin eingetragenen Wort-Bild-Marke

Nr. 399 45 872 - untereinander angeordnet seien, legt sie ebenfalls keinen

- 16 -

Rechtsfehler des Bundespatentgerichts bei der Beurteilung der Unterschei-

dungskraft dar. Es ist weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass der Ver-

kehr in dieser Anordnung der einzelnen Markenwörter eine unterscheidungs-

kräftige Gestaltung erkennen wird.

(3) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die graphische Gestal-

tung begründe im Zusammenhang mit der Mehrdeutigkeit der angegriffenen

Marke die Unterscheidungskraft, kann sie nach den vorstehenden Ausführun-

gen ebenfalls keinen Erfolg haben. In Anbetracht der fehlenden Unterschei-

dungskraft der Wortfolge "Gute Laune Drops" der angegriffenen Marke reichen

die festgestellten einfachen graphischen Elemente nicht aus, das Schutzhin-

dernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98,

GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1201 - anti KALK; BGH, GRUR 2010, 640

Rn. 17 - hey!; BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR

2014, 376 Rn. 18 = WRP 2014, 449 - grill meister; BGH, GRUR 2014, 569

Rn. 32 - HOT).

c) Das Bundespatentgericht hat auch mit Recht angenommen, dass dem

Löschungsantrag ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen

am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht mit Erfolg entgegengehal-

ten werden kann.

aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Markeninhaberin vertreibe

ihre Produkte seit dem Jahr 1999 erfolgreich unter der Bezeichnung "Gute Lau-

ne Drops". Durch die jahrelange unbeanstandete Benutzung der Wortfolge sei

ein wertvoller Besitzstand geschaffen worden, der Bestandsschutz genieße.

Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts ist für das

Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Markeninhaberin ein solcher Be-

sitzstand zu unterstellen. Auf die von der Rechtsbeschwerdeerwiderung aufge-

worfene Frage, ob insoweit auf die Umsätze der Lizenznehmerin oder die Li-

- 17 -

zenzeinnahmen der Markeninhaberin abzustellen ist, kommt es vorliegend nicht

an.

bb) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass

der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes in dem auf eine fehlende Unter-

scheidungskraft gestützten Löschungsverfahren grundsätzlich nicht berücksich-

tigt werden kann (ebenso schon BPatG, GRUR 2010, 1017, 1019 f.; BPatG,

Beschluss vom 18. März 2013 - 25 W (pat) 14/12, juris Rn. 56).

Soweit es der Senat für die Rechtslage unter der Geltung des Warenzei-

chengesetzes - wenngleich nur unter besonderen Umständen - nicht ausge-

schlossen hat, dass der Markeninhaber sich im Löschungsverfahren auf Ver-

trauensgesichtspunkte berufen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juli 1964

- Ib ZB 7/63, BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II), kommt dies jeden-

falls unter der Geltung des Markengesetzes nicht in Betracht (vgl. auch zu § 10

Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG schon BGH, Beschluss vom 17. November 2005

- I ZB 9/04, GRUR 2006, 588 Rn. 14 = WRP 2006, 757 - Scherkopf).

Das im Streitfall in Rede stehende Schutzhindernis der fehlenden Unter-

scheidungskraft beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbe-

zogener Kennzeichnungen (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg.

2003, I-3794 = GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH, GRUR 2014, 565

Rn. 17 - smartbook). Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und

Bestandsschutz des Markeninhabers vor (vgl. zu § 1 WZG auch BGH, GRUR

2006, 588 Rn. 14 - Scherkopf). Dieses Allgemeininteresse muss lediglich dort

hinter dem Vertrauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zu-

rücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Eine Erweiterung des

insoweit ausdrücklich auf die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2

MarkenG beschränkten Bestandsschutzes schutzunfähiger Marken steht mit

der gesetzlichen Konzeption nicht im Einklang.

- 18 -

Der Gesetzgeber hat - anders als bei der Verwirkung von Ansprüchen

gegen die Benutzung der Marke gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG - im Hinblick auf

eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft keine Verweisung auf die

allgemeinen Grundsätze der kennzeichenrechtlichen Verwirkung vorgesehen.

Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann eine Marke wegen der Schutzhinder-

nisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vielmehr nur dann gelöscht werden,

wenn der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Mar-

keneintragung gestellt wird. Dadurch sollte dem Umstand Rechnung getragen

werden, dass mit längerem Zeitablauf regelmäßig keine zuverlässigen Feststel-

lungen über das Vorliegen des Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung

mehr getroffen werden können (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Mar-

kenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG, BT-

Drucks. 12/6581, S. 96). § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG enthält der Sache nach

daher eine Ausgestaltung des Vertrauensinteresses bei an sich nicht schutzfä-

higen Marken (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 18). Für eine

Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleibt daneben grund-

sätzlich kein Raum (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,

§ 50 Rn. 15; v. Schultz/Stuckel, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 6; aA Fezer, Mar-

kenrecht, 4. Aufl., § 50 Rn. 32 f.).

Ob etwas anderes für besonders gelagerte Ausnahmefälle mit einer jahr-

zehntelangen unbeanstandeten Benutzung, in denen zudem ein Besitzstand

von ganz bedeutendem Wert entstanden ist, zu gelten hat (vgl. Ingerl/Rohnke

aaO § 50 Rn. 18; Bous in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 50

Rn. 27), kann auf sich beruhen. Solche außergewöhnlichen Umstände hat das

Bundespatentgericht nicht festgestellt und sie sind auch dem Vortrag der Mar-

keninhaberin zur wirtschaftlichen Bedeutung ihrer Marke und dem Zeitraum un-

beanstandeter Benutzung nicht zu entnehmen. Dabei kommt es, entgegen der

Ansicht der Rechtsbeschwerde von vornherein nur auf die Benutzung der an-

gegriffenen Marke an, mithin auf die Zeit ab dem 2. Oktober 2002. Die Marken-

- 19 -

inhaberin hat sich bewusst des Schutzes der ursprünglich zu ihren Gunsten

eingetragenen Wort-Bild-Marke DE 399 45 872 begeben, indem sie deren

Schutzverlängerung nicht beantragt hat.

d) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde schließlich auf Vorein-

tragungen anderer Marken.

Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass sich

aus dem Umstand der bisherigen Eintragungs- und Entscheidungspraxis im

Zusammenhang mit Marken, die den Wortbestandteil "gute Laune" aufweisen,

keine Bindungs- oder Indizwirkung für die im vorliegenden Verfahren vorzu-

nehmende Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterschei-

dungskraft ergibt (vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39/08 und

43/08, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb

Stuttgart; BGH, Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 61/09, WRP 2011, 349

Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 30 - HOT). Da

das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

für die hier in Rede stehenden Waren rechtsfehlerfrei bejaht hat, kommt es auf

die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus zu Unrecht vorge-

nommenen Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen

im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden

können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungs-

grundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entschei-

dung abgesehen werden darf (BGH, GRUR 2014, 376 Rn. 19 - grill meister).

4. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die Beur-

teilung des Bundespatentgerichts, die Marke "Gute Laune Drops" sei für die

Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaf-

fee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder

- 20 -

Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als

Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

nicht unterscheidungskräftig.

a) Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der Waren "Eiscremen,

Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke)" angenommen,

diese Produkte würden auf dem Markt in verschiedensten Geschmacksrichtun-

gen (beispielsweise Bubble Gum, Nutella) angeboten. Sie könnten deshalb

auch einen "Drops"- oder Bonbon-Geschmack zur "Aufhellung der Stimmung"

aufweisen. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Bundespatentgericht hat keine tatsächlichen Feststellungen getrof-

fen, die seine Annahme rechtfertigen könnten, es gebe nach der Auffassung

des Durchschnittsverbrauchers einen typischen Drops- oder Bonbon-Ge-

schmack. Gegen eine solche Annahme spricht der Umstand, dass Drops und

Bonbons in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Him-

beere, Zitrone, Orange oder Cola angeboten werden und damit ein typischer

Drops- oder Bonbongeschmack gerade nicht existiert.

b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner mit Erfolg gegen die An-

nahme des Bundespatentgerichts, für die typischerweise flüssigen oder nach

Zubereitung eine flüssige Konsistenz aufweisenden Waren "Kaffee; Tee; Honig;

Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade

und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und

als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze" könne die Wortfolge "Gu-

te Laune Drops" einen Hinweis auf die "Stimmung verbessernde Tropfen" ge-

ben.

Das Bundespatentgericht gelangt zu seiner Beurteilung dadurch, dass es

einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten

- 21 -

ermittelt. Der Verkehr muss dazu erkennen, dass Essig, Saucen und unter Um-

ständen auch Honig eine flüssige Konsistenz aufweisen und Kaffee und Tee

sowie Schokolade, Kakao und Gewürze in flüssiger Form zubereitet und kon-

sumiert werden können. Ferner muss der Verkehr den weiteren Schluss ziehen,

dass sich beim Zubereiten oder bei der Verwendung dieser Waren aufgrund

ihrer flüssigen Konsistenz Tropfen bilden können. Im Rahmen der Beurteilung

der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise

unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den

Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren

ergibt (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy; GRUR 2014, 565

Rn. 24 - smartbook). Das Bundespatentgericht hat auch nicht festgestellt, dass

die in Rede stehenden Waren bestimmungsgemäß in Tropfenform konsumiert

oder als Tropfen bezeichnet werden. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus

seiner Annahme, dem Verbraucher sei bei Wein die Bezeichnung als "guter

Tropfen" oder "edler Tropfen" geläufig. Das Bundespatentgericht hat nicht fest-

gestellt, dass eine entsprechende Bezeichnungsgewohnheit des Verkehrs nicht

nur für Wein, sondern auch im Hinblick auf die hier in Rede stehenden Waren

besteht. Dafür ist auch sonst nichts ersichtlich.

c) Im Hinblick auf die Löschung der Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaf-

fee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder

Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als

Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

- 22 -

ist die Sache danach an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89

Abs. 4 MarkenG).

Büscher

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.03.2013 - 25 W(pat) 37/12 -