Urteil des BGH vom 04.05.2004
Flügelradzähler Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 48/03
Verkündet am:
4. Mai 2004
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
ja
Flügelradzähler
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1, § 10 Abs. 1
a)
Ein Mittel bezieht sich im Sinne des § 10 PatG auf ein wesentliches Ele-
ment der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren
Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten
Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Ein für die techni-
sche Lehre der Erfindung völlig untergeordnetes Merkmal kann als nicht-
wesentliches Element der Erfindung außer Betracht zu lassen sein.
b)
Für die Beurteilung der Frage, wann der Austausch von Teilen einer Vor-
richtung deren Neuherstellung gleichkommt, bedarf es einer die Eigenart
des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der
schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen
Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinder-
ten Gebrauch der in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsge-
mäßen Vorrichtung andererseits.
BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03 - OLG Frankfurt a. M.
LG Frankfurt a. M.
- 2 -
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 4. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Rich-
ter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 20. Februar 2003 auf-
gehoben.
Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entschei-
dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht
zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf der Grundlage eines Lizenzvertra-
ges mit der Patentinhaberin aus dem mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europäischen Patent 388 736 (Klagepatent) auf Unterlas-
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sung, Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenser-
satz in Anspruch.
Das Klagepatent beruht auf einer Anmeldung vom 9. März 1990; der
Hinweis auf seine Erteilung ist am 21. September 1994 bekanntgemacht wor-
den. Patentanspruch 1 lautet:
"Flügelradzähler, mit einem Gehäuse (64), in dem ein Einlaß (66)
und ein Auslaß (68) ausgebildet ist, mit einem vom Gehäuse (64)
umgebenen Meßbecher (14), in dem ein Flügelrad gelagert ist, das
mit einem Zählwerk (16) verbunden ist, wobei eine den Meßbecher
(14), das Flügelrad (26) und das Zählwerk (16) aufweisende Einheit
abnehmbar an dem Gehäuse (64) angebracht ist,
daß in dem Gehäuse (64) ein Einsatz (40) mit einer
schrägen, auf den Meßbecher (14) zu weisenden, sich an dem Ein-
laß (66) anschließenden Anströmfläche (44) angeordnet ist, gegen
welchen der Meßbecher (14) sich dichtend abstützt."
Die nachstehend wiedergegebene Figur 5 der Klagepatentschrift zeigt
eine teilweise aufgebrochene Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Flügel-
radzählers in montiertem Zustand.
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Die Klägerin bringt Flügelradzähler sowie teils zur Unter-Putz-, teils zur
Auf-Putz-Montage bestimmte Gehäuse für Flügelradzähler mit einem nur von
ihr verwendeten Innengewindemaß in den Verkehr. Die Beklagte vertreibt ihrer-
seits unter der Bezeichnung "M. " Meßkapseln, die in die Gehäuse der
Klägerin eingeschraubt werden können und in die Unter-Putz-Gehäuse der Klä-
gerin unstreitig auch eingeschraubt wurden. Die nachstehend wiedergegebene
Zeichnung (Anl. K 14) zeigt eine derartige, in ein Gehäuse der Klägerin einge-
setzte Meßkapsel.
- 5 -
Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der Meßkapseln eine mittelbare Ver-
letzung des Klagepatents. Das Landgericht hat ihre Klage abgewiesen; die Be-
rufung ist ohne Erfolg geblieben (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 201).
Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Kläge-
rin ihre Berufungsanträge weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
I.
Das Klagepatent betrifft einen Flügelradzähler, mit dem die Durch-
flußmenge von Flüssigkeiten erfaßt werden kann und der insbesondere als
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Wasserzähler zur Verbrauchsmessung eingesetzt wird. Der Flügelradzähler
weist ein Gehäuse mit einem Einlaß und einem Auslaß auf, das einen Meßbe-
cher umgibt, in dem ein mit einem Zählwerk verbundenes Flügelrad gelagert ist.
Meßbecher, Flügelrad und Zählwerk bilden eine Einheit, die abnehmbar an dem
Gehäuse angebracht ist. Diese Einheit kann demgemäß separat ausgetauscht
und etwa geeicht werden, während das Meßwerksgehäuse mit den Anschlüs-
sen für die zu messende Flüssigkeit an Ort und Stelle, beispielsweise in einer
Wand, verbleibt.
Die Klagepatentschrift erläutert, daß es als wünschenswert angesehen
werde, den gleichen Zähler für unterschiedlich tief in der Wand verlegte Rohre
verwenden zu können. Hierzu sei es bekannt, durch einen Ein- und Auslaß
trennenden T-förmigen Einsatz auch große Verlegungstiefen zu überbrücken,
indem ein Anschlußrohr, in dem der Einsatz und damit der Einlaß- und Auslaß-
kanal nebeneinander geführt seien, in den gewünschten Längen vorgehalten
oder an Ort und Stelle entsprechend abgelängt werde. Diese Lösung sei jedoch
vergleichsweise aufwendig. Zudem erlaube sie nicht die in manchen Anwen-
dungsfällen wünschenswerte tangential-radiale Anströmung des Flügelrades
und führe zu einer ungleichmäßigen Beaufschlagung des Flügelrads.
Einen weiteren Nachteil der bekannten Flügelradzähler sieht die Klage-
patentschrift in der Ablagerung von Kalk und sonstigen Verschmutzungen, die
nicht nur die hydrodynamischen Verhältnisse beeinflußten, sondern vor allem
das Austauschen der Meßeinheit erschwerten, die dazu neige, an der Trennfu-
ge zwischen Einsatz und Meßeinheit festzubacken.
Die Klagepatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, einen
kostengünstigen, hydrodynamisch verbesserten Flügelradzähler zu schaffen,
- 7 -
der konstruktionsbedingt weniger zum Festbacken neigt und dennoch für hohe
Durchsätze auch bei mitteltief versenkt eingebauten Wasserrohren geeignet ist.
In Übereinstimmung hiermit hat das Berufungsgericht das der Erfindung
zugrundeliegende technische Problem darin gesehen, die Hydrodynamik des
anströmenden Wassers im Sinne einer möglichst gleichmäßigen und wirbelfrei-
en Beaufschlagung des Flügelrades zu verbessern, die Gefahr eines Festbak-
kens der Meßeinheit zu vermindern und ein Gehäuse zu konstruieren, das sich
für mitteltief eingebaute Wasserrohre eignet und kostengünstiger als der im
Stand der Technik verwirklichte Tiefenausgleich ist. Das wird weder von der
Revision noch von der Revisionsbeklagten angegriffen und läßt keinen Rechts-
fehler erkennen.
Die erfindungsgemäße Lösung dieses technischen Problems besteht in
folgender Merkmalskombination:
1.
Der Flügelradzähler weist ein Gehäuse auf,
1.1
in dem ein Einlaß und ein Auslaß ausgebildet sind und
1.2
in dem ein Einsatz angeordnet ist.
2.
Es ist eine (Meß-)Einheit vorgesehen, die aufweist:
2.1
einen von dem Gehäuse umgebenen Meßbecher,
2.2
ein in dem Meßbecher gelagertes Flügelrad und
2.3
ein mit dem Flügelrad verbundenes Meßwerk.
3.
Die (Meß-)Einheit ist abnehmbar an dem Gehäuse angebracht.
- 8 -
4.
Der Einsatz ist mit einer Anströmfläche versehen, die
4.1
sich an den Einlaß anschließt,
4.2
schräg verläuft und
4.3
auf den Meßbecher zu weist.
5.
Der Meßbecher stützt sich dichtend gegen den Einsatz ab.
II.
Da die Beklagte mit den angegriffenen Meßkapseln nur die Meß-
einheit im Sinne des Merkmals 2 in den Verkehr bringt, scheidet eine unmittel-
bare Verletzung des Klagepatents, wie auch die Klägerin nicht verkennt, aus.
Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, daß das Berufungsgericht
angenommen hat, die Beklagte habe auch nicht dem sich aus § 10 PatG erge-
benden Verbot zuwidergehandelt, ohne Zustimmung des Patentinhabers im
Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der Erfindung
berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfin-
dung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentge-
setzes in Kenntnis des Umstandes anzubieten oder zu liefern, daß diese Mittel
dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet
zu werden.
1.
Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Lieferung
der Meßkapseln zur Benutzung der Erfindung führt, wenn die Meßkapseln auf
die Unter-Putz-Gehäuse der Klägerin geschraubt werden.
a)
Das Landgericht hat dies mit der Begründung verneint, daß die
Anströmfläche in diesem Gehäuse nicht in einem Einsatz, sondern im Gehäu-
sekörper selbst ausgebildet sei. Das Berufungsgericht hat demgegenüber an-
genommen, daß zwar eine wortsinngemäße Benutzung der Erfindung zu ver-
- 9 -
neinen sei, jedoch eine Benutzung der Erfindung mit äquivalenten Mitteln in
Betracht komme. Mit der entsprechenden Ausbildung des Gehäusekörpers
würden die Wirkungen des Einsatzes (Merkmal 1.2) und der darin vorgesehe-
nen, entsprechend Merkmal 4 ausgestalteten Anströmfläche erzielt. Indem das
Gehäuse mit einer schrägen Anströmfläche versehen sei, die in einem 45-Grad-
Winkel auf die Stirnseite des Meßbechers zulaufe und ihn dadurch teilweise
unmittelbar und teilweise tangential beaufschlage, wobei der Einlaß in das Ge-
häuse niedriger als die Stirnseite des Meßbechers liege und sich diese nur mit
einer kleinen O-Dichtung um den Auslaß auf das Gehäuse aufstütze (Merkmal
5), würden die angestrebten konstruktiven Vorteile sowie eine gleichmäßige
und wirbelfreie Beaufschlagung des Meßbechers erreicht und Kalk- und
Schmutzablagerungen an den voneinander zu lösenden Teilen minimiert.
b)
Das Berufungsgericht hat damit die objektive Gleichwirkung als
erste Voraussetzung einer Einbeziehung der vom Wortsinn des Patentan-
spruchs abweichenden Ausgestaltung des Flügelradzählers in den Schutzbe-
reich des Klagepatents rechtsfehlerfrei bejaht. Die Rüge der Revisionserwide-
rung, das Berufungsgericht habe die Gleichwirkung für den im Gehäuse ange-
ordneten Einsatz nur anhand der Vorteile geprüft, welche die Patentschrift für
die Anströmfläche mitteile, und das Merkmal 1.2 schlicht weggelassen, was auf
den Schutz einer Unterkombination hinauslaufe, ist nicht begründet. Denn aus
dem Zusammenhang der Ausführungen des Berufungsgerichts ergibt sich, daß
es das Ersatzmittel für den Einsatz darin gesehen hat, daß der untere Teil des
Gehäusekörpers jenseits seiner eigentlichen Gehäusefunktion so ausgestaltet
ist, daß er die Anströmfläche ausformt, die bereitzustellen nach den Feststel-
lungen des Berufungsgerichts die Funktion des Einsatzes ist.
- 10 -
Dagegen kann die Revisionsbeklagte auch nicht mit Erfolg einwenden,
das Klagepatent erstrebe eine flexible und kostengünstige Lager- und Vorrats-
haltung, weil mit einer Bauart des Gehäuses und unterschiedlichen Einsätzen
eine kostengünstige Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglicht
werde. Derartiges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, und die Revisi-
onserwiderung zeigt insoweit einen Verfahrensfehler nicht auf. Der von ihr an-
gegebenen Stelle im Schriftsatz der Beklagten vom 14. Februar 2001 ist eine
entsprechende Behauptung zur Bedeutung des Einsatzes nicht zu entnehmen;
im übrigen ist auch nicht erkennbar, welchen Sinn unterschiedliche Einsätze
ergeben sollten, die jedenfalls in ein- und demselben Gehäuse keine unter-
schiedlichen Höhen haben könnten. Soweit die Revisionsbeklagte schließlich
meint, die Verwendung eines Einsatzes solle zudem die Möglichkeiten eröffnen,
für diesen einen geeigneten Werkstoff auszuwählen, an dem sich weniger Kalk
ablagere als an dem Grundmaterial Messing des Gehäuses, und schließlich
Verdrehsicherungen mit zwei Stellungen vorzusehen, die es erlauben, den Ein-
satz um 180° zu drehen, um die Meßrichtung des Flügelrad zählers umzukeh-
ren, sind damit zwei Maßnahmen angesprochen, die die Klagepatentschrift als
fakultativ beschreibt. Auch wenn der Fachmann sie nicht nutzt, folgt er der Leh-
re des Patentanspruchs 1. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn das Beru-
fungsgericht auch von der angegriffenen Ausführungsform angenommen hat,
sie erziele sämtliche Wirkungen, die nach Patentanspruch 1 zusammenkom-
men müssen, um die technische Lehre dieses Anspruchs zu verwirklichen (vgl.
Sen.Urt. v. 28.6.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr).
c)
Nicht abschließend entschieden hat das Berufungsgericht, ob
- 11 -
(2.) seine Fachkenntnisse den Fachmann am Prioritätstag befä-
higten, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden
und ob
(3.) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann hierzu
anstellen mußte, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch
unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, daß
der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abge-
wandelten Mitteln als eine der wortsinngemäßen gleichwertige
Lösung in Betracht zog (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmes-
ser I).
Hiervon ist daher für die weitere revisionsrechtliche Prüfung zugunsten
der Klägerin auszugehen.
2.
Das Berufungsgericht hat im Ergebnis ebenfalls dahinstehen las-
sen, ob die Beklagte mit den angegriffenen Meßkapseln Mittel, die sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen, angeboten und geliefert hat. Le-
ge man eine in Literatur und Rechtsprechung vertretene Auffassung zugrunde,
nach der wesentlich solche Elemente der Erfindung seien, die nach der Patent-
schrift für die Ausführung der geschützten technischen Lehre erforderlich seien
und diese vom Stand der Technik unterschieden, könne zweifelhaft sein, ob die
Meßkapseln von § 10 PatG erfaßt würden. Nach der Klagepatentschrift komme
es nämlich auf die Ausgestaltung der Meßkapsel nur insoweit an, als diese an
dem die Erfindung ausmachenden Gehäuse an- und abgeschraubt werden
könne und sich im angeschraubten Zustand mit dem Meßbecher gegen den
Einsatz bzw. gegen das Gehäuse dichtend abstütze. Andererseits könnte zu
berücksichtigen sein, daß die von der Beklagten gelieferte Meßkapsel insbe-
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sondere nach den Maßen ihres Schraubgewindes ausschließlich dazu bestimmt
sei, mit den Gehäusen der Klägerin zu den erfindungsgemäßen Flügelradzäh-
lern verbunden zu werden.
Die vom Berufungsgericht unentschieden gelassene Frage ist nach den
vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen zugunsten der Klägerin zu
beantworten; die Meßkapseln der Beklagten stellen Mittel dar, die sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen.
a)
Das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der mittelbaren
Patentverletzung ist durch § 10 PatG erstmals gesetzlich geregelt worden. Da
diese Vorschrift der entsprechenden für das Gemeinschaftspatentübereinkom-
men vorgesehenen Regelung (Art. 30 GPÜ 1975 = Art. 26 GPÜ 1989) nachge-
bildet ist, kann die zum alten deutschen Patentrecht ergangene Rechtspre-
chung zu ihrem Verständnis nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres herange-
zogen werden. Insbesondere hat das für die Reichweite des Verbots der richter-
rechtlich entwickelten mittelbaren Patentverletzung entscheidende Kriterium der
Anpassung der gelieferten Mittel an den Erfindungsgedanken ("erfindungsfunk-
tionelle Individualisierung") keinen Eingang in das Gesetz gefunden (vgl. Denk-
schrift der Bundesregierung zum Gemeinschaftspatentübereinkommen, BT-
Drucks. 8/2074, 124 = BlPMZ 1979, 325, 333).
Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentver-
letzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gese-
hen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat"
erforderte (statt aller BGHZ 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der
verselbständigte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verlet-
zung des Patents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Er-
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findung beziehenden Mitteln belieferten Abnehmer voraus (Sen.Urt. v.
10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet
dessen erweitert § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten -
immateriellen Schutzgegenstand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluft-
schlauch), dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist,
sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Ein-
griff in diesen Schutzgegenstand schützen. Der Tatbestand des § 10 Abs. 1
PatG kann deshalb auch als Patentgefährdungstatbestand bezeichnet werden
(BGH aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl.,
§ 10 Rdn. 2; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 10 Rdn. 13; Holzapfel, GRUR
2002, 193, 194; König, Mitt. 2000, 10, 11; Mes, GRUR 1998, 281). Seine
Schutzrichtung wird insbesondere daran deutlich, daß § 10 Abs. 1 PatG kein
absolutes Verbot der Lieferung der sich auf ein wesentliches Element der Erfin-
dung beziehenden Mittel enthält, sondern nur dann eingreift, wenn die Mittel
nicht nur zur Benutzung der Erfindung geeignet, sondern auch hierzu bestimmt
sind. Aus demselben Grund muß die Lieferung auch zur Benutzung der Erfin-
dung im Geltungsbereich des Patentgesetzes erfolgen; nur dann ist sie geeig-
net, das Verbietungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden.
b)
Vor dem Hintergrund dieses Gesetzeszwecks beschränkt das
Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Er-
findung beziehen", das Vorfeldverbot auf die Lieferung solcher Mittel, die nach
ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand
nach sich zu ziehen. (Nur) insofern besteht funktional eine Übereinstimmung
mit den "erfindungsfunktionell individualisierten Mitteln" des früheren Richter-
rechts. Das Gesetz verwirklicht diese Einschränkung jedoch nicht bei der An-
passung der Mittel selbst, sondern bei ihrer Beziehung zu der Erfindung. Das
zeigt insbesondere § 10 Abs. 2 PatG. Denn nach dieser Vorschrift können auch
- 14 -
allgemein im Handel erhältliche und daher typischerweise der Erfindung nicht
angepaßte Mittel Mittel im Sinne des Absatzes 1 sein. § 10 Abs. 2 PatG nimmt
solche Mittel von dem Verbot des Absatzes 1 nicht schlechthin aus, sondern
verschärft nur die Anforderungen an den subjektiven Tatbestand, da das Verbot
bei allgemein im Handel erhältlichen Erzeugnissen lediglich dann eingreift,
wenn der Dritte den Abnehmer bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 PatG
verbotenen Weise zu handeln. Ein Mittel bezieht sich dabei auf ein wesentli-
ches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen Element
bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zu-
sammenzuwirken. Denn aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestal-
tung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des
Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patentrechts beizutra-
gen und diesen zu fördern. Die Privilegierung des § 10 Abs. 2 PatG erklärt sich
in diesem Zusammenhang aus der Erwägung, daß es dem Anbieter von Ge-
genständen, die allgemein und unabhängig von einer bestimmten Verwendung
gehandelt werden, auch dann nicht angesonnen werden kann, die Verwen-
dungsabsichten seiner Abnehmer zu kontrollieren, wenn im Einzelfall die Be-
stimmung zu einer erfindungsgemäßen Verwendung offenkundig sein sollte.
c)
Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen
Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsge-
dankens funktional zusammenzuwirken, schließt solche Mittel aus, die - wie
etwa die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigte Energie - zwar
bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung
der technischen Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen. Leistet ein Mittel
einen solchen Beitrag, wird es demgegenüber im allgemeinem nicht darauf an-
kommen, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs
das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Patentanspruchs ist, ist
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regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Der Pa-
tentanspruch definiert die geschützte Erfindung und begrenzt den dem Patent-
inhaber gewährten Schutz auf Benutzungsformen, die sämtliche Merkmale der
Erfindung verwirklichen. Spiegelbildlich zu dieser schutzbegrenzenden Funktion
jedes einzelnen Merkmals ist jedes einzelne Merkmal grundsätzlich auch taugli-
cher Anknüpfungspunkt für ein Verbot der Lieferung von Mitteln im Sinne des §
10 PatG. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer
Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs
vom Stand der Technik unterscheiden. Denn nicht selten sind sämtliche Merk-
male eines Patentanspruchs als solche im Stand der Technik bekannt. Ein
taugliches Abgrenzungskriterium läßt sich deshalb hieraus nicht gewinnen.
d)
Im Streitfall kann dahinstehen, unter welchen Voraussetzungen
gegebenenfalls ein für die technische Lehre der Erfindung völlig untergeordne-
tes Merkmal als nicht-wesentliches Element der Erfindung anzusehen ist. Denn
die Meßkapseln der Beklagten stellen jedenfalls Mittel dar, die sich auf ein we-
sentliches Element der Erfindung nach dem Klagepatent beziehen. Sie sind
entsprechend Merkmal 2 ausgebildet und dazu geeignet und bestimmt, mit den
von der Klägerin gelieferten Gehäusen zusammenzuwirken, die - wie revisions-
rechtlich zu unterstellen ist - die Merkmale 1 und 4 verwirklichen; an diesen Ge-
häusen sind sie entsprechend Merkmal 3 angebracht, und auf diesen stützen
sie sich entsprechend Merkmal 5 ab. Erst aus der Kombination von Gehäuse
und Meßeinrichtung ergibt sich der unter Schutz gestellte Flügelradzähler.
3.
Das Berufungsgericht hat eine mittelbare Patentverletzung mit der
Begründung verneint, daß die Beklagte ihre Meßkapseln nur an zur Benutzung
der Erfindung berechtigte Personen liefere. Die Klägerin liefere selbst Unter-
Putz-Gehäuse - gemeinsam mit ihren eigenen Meßkapseln, aber auch isoliert,
- 16 -
deren patentrechtlicher Schutz durch diese Lieferung erschöpft sei. Die Beklag-
te liefere eine dazu passende, aber für sich gesehen ebenfalls patentfreie Meß-
kapsel aus dem gemeinfreien Stand der Technik. Bei den Kunden der Klägerin
fänden sich somit zwei jeweils patentfreie Gegenstände, die erst dort zu einem
Flügelradzähler kombiniert würden. Eine dem Patentinhaber vorbehaltene Her-
stellung des erfindungsgemäßen Erzeugnisses sei darin nicht zu sehen, weil
ein Kombinationserzeugnis vorliege, bei dem bestimmungsgemäß ein Teil,
nämlich die Meßkapsel, ausgetauscht werden könne und müsse, wenn es ver-
schlissen bzw. beschädigt sei, und bei dem sich die für den Patentschutz we-
sentlichen Erfindungsgedanken nicht in der Meßkapsel, sondern allein in dem
Gehäuse wiederfänden. Das entspreche auch den von der Beklagten geschil-
derten Marktverhältnissen und der eigenen werblichen Präsentation der Kläge-
rin. Die Beklagte habe nachvollziehbar dargelegt, daß sich ein Bauträger beim
Einbau von Unter- bzw. Auf-Putz-Anschlußgehäusen wegen der erheblichen
Folgekosten für den Einbau und Austausch der Meßkapseln die Möglichkeit zu
einem Produkt- und Anbieterwechsel offenhalten müsse, wie auch die große
Zahl der auf dem Markt erhältlichen Adapter belege. Auch die Klägerin, die auf
den Patentschutz nicht hinweise, trete den entsprechenden Kundenerwartun-
gen nicht entgegen. Aus den entsprechenden Gründen stünden der Klägerin
die geltend gemachten Ansprüche auch nicht im Hinblick auf die Möglichkeit zu,
die Meßkapseln der Beklagten auf die Auf-Putz-Gehäuse der Klägerin aufzu-
schrauben, ohne daß es auf den Streit der Parteien ankomme, ob eine solche
Verwendung der Meßkapseln praktisch in Betracht komme.
Das rügt die Revision zu Recht als rechtsfehlerhaft.
a)
Es kann dahinstehen, ob durch das Inverkehrbringen der Unter-
Putz-Gehäuse der Klägerin das auf diese Gehäuse bezogene Verbietungsrecht
- 17 -
der Klägerin nach § 10 PatG erschöpft ist. Denn dadurch ist, wie auch die Revi-
sionserwiderung einräumt, jedenfalls nicht das Ausschließlichkeitsrecht der
Klägerin an dem Gegenstand des Klagepatents erschöpft, kraft dessen die Klä-
gerin jedem Dritten untersagen kann, ohne ihre Zustimmung den erfindungs-
gemäßen Flügelradzähler herzustellen oder in den Verkehr zu bringen (§ 9 Satz
2 Nr. 1 PatG). Soweit mit der Verbindung von Gehäuse (der Klägerin) und
Meßkapsel (der Beklagten) erstmals der geschützte Flügelradzähler hergestellt
wird, scheidet eine Erschöpfung des Patentrechts daher aus (vgl. BGHZ 143,
268, 270 - Karate; Sen.Urt. v. 13.3.2003 - X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 511
- Enalapril).
α)
Zu Unrecht beruft sich das Berufungsgericht für seinen gegenteiligen
Standpunkt auf das Urteil des Senats vom 26.9.1996 (X ZR 72/94, GRUR 1997,
116 - Prospekthalter). In dem betreffenden Fall hatte das Berufungsgericht an-
genommen, eine Erschöpfung des Klagepatents sei nicht eingetreten, weil die
von dem Lizenznehmer des Patentinhabers befugt angebotenen und vertriebe-
nen Prospekthalter zwar die Möglichkeit einer Reduzierung des Aufnahme-
raums durch Zwischenstücke (Einsätze) böten, derartige einem Unteranspruch
des Klagepatents entsprechende Ergänzungen von ihm aber nicht geliefert
worden seien. Der Senat hat diese Erwägung mit der Begründung verworfen,
daß das Berufungsgericht den Schutzumfang des Klagepatents verkannt habe.
Gegenstand des betreffenden Unteranspruchs sei nicht die bereits mit einem
Einsatz versehene Halterung, sondern eine Halterung, die die biete,
sie mit Einsätzen so zu ergänzen, daß eine Art Zwischenboden entstehe und so
die Möglichkeit eröffnet werde, auch Prospektmaterial kleineren Formats einzu-
bringen. Damit beziehe sich der Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung
des Halters selbst, d.h. dessen Eignung, mit Hilfe eines Zwischenstücks verän-
- 18 -
dert zu werden. Erschöpfung war danach nicht deshalb eingetreten, weil der
Lizenznehmer einen Teil des geschützten Gegenstandes, sondern weil er den
geschützten Gegenstand insgesamt in den Verkehr gebracht hatte.
β
)
Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich auch
nicht, daß die Klägerin der Herstellung des erfindungsgemäßen Erzeugnisses
durch Verbindung ihres Unter-Putz-Gehäuses mit der Meßkapsel der Beklagten
zugestimmt hat. Eine solche Zustimmung muß allerdings nicht ausdrücklich er-
teilt werden, sondern kann auch stillschweigend erfolgen (vgl. BGH, Urt. v.
24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren). Allein der
Umstand, daß die Klägerin auf den zu ihren Gunsten bestehenden Patent-
schutz nicht ausdrücklich hinweist, genügt hierfür jedoch ebensowenig wie die
vom Berufungsgericht angeführte Erwartung des Verkehrs, sich beim Einbau
von Unter- oder auch Auf-Putz-Anschlußgehäusen wegen der erheblichen Fol-
gekosten für den Einbau und Austausch von Meßkapseln die Möglichkeit zu
einem Produkt- oder Anbieterwechsel offenhalten zu können. Mag diese Erwar-
tung auch im allgemeinen bestehen und berechtigt sein, so ist sie doch dann
unbegründet, wenn ein solcher Wechsel wegen des an einem bestimmten Flü-
gelradzähler bestehenden Patentschutzes gerade nicht ohne Zustimmung des
Patentinhabers möglich ist. Ob er eine solche Zustimmung erteilt, steht dem
Patentinhaber frei; diese Befugnis macht den wesentlichen Inhalt seines Aus-
schließlichkeitsrechts aus. Dies schließt es zwar nicht aus, bei der Beurteilung,
wie Erklärungen und Verhalten des Patentinhabers von denjenigen, an die sie
sich wenden, redlicherweise zu verstehen sind, die Verkehrsvorstellungen zu
berücksichtigen, macht jedoch die Feststellung einer jedenfalls konkludent er-
klärten Zustimmung nicht entbehrlich.
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b)
Die Beurteilung des Berufungsgerichts hält aber auch für diejeni-
gen Fälle revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand, in denen die Abnehmer
von der Klägerin komplette Flügelradzähler erworben haben und bei einem
notwendigen Austausch der Meßeinheit die Meßeinheit der Klägerin durch die
angegriffene Meßkapsel der Beklagten ersetzen.
In diesen Fällen handelt es sich bei den Abnehmern zwar um Personen,
die ein mit Zustimmung der Patentinhaberin in den Verkehr gebrachtes erfin-
dungsgemäßes Erzeugnis erworben haben, hinsichtlich dessen das Patentrecht
erschöpft ist und zu dessen bestimmungsgemäßem Gebrauch sie berechtigt
sind, mit der weiteren Folge, daß die Abnehmer insoweit auch im Sinne des
§ 10 PatG zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind. Mit dem Austausch der
Meßkapseln überschreiten die Abnehmer jedoch die Grenzen des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs und stellen erneut das erfindungsgemäße Ge-
samterzeugnis her; die Lieferung von Meßkapseln an solche Abnehmer ist da-
her gleichfalls nach § 10 PatG verboten.
α
)
Zwar gehört zu dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eines pa-
tentgeschützten Erzeugnisses auch die Erhaltung und Wiederherstellung der
Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des kon-
kreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder
aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederher-
stellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines
mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses
kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maß-
nahmen darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut
herzustellen (BGH, Urt. v. 21.11.1958 - I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 234
- 20 -
- Förderrinne; Sen.Urt. v. 8.3.1973 - X ZR 6/70, GRUR 1973, 518, 520 - Spiel-
automat II; s. auch House of Lords, ENPR 2000, 324 - United Wire Limited v.
Screen Repair Services [Scotland] Limited).
β
)
Für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) Reparatur und (unzu-
lässiger) Neuherstellung ist danach maßgeblich, ob die getroffenen Maßnah-
men noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patent-
geschützten Erzeugnisses wahren (Ann, Festschrift für König, S. 17, 29 f.) oder
der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.
Das kann regelmäßig nur unter Berücksichtigung der Eigenart des Gegen-
stands der Erfindung und unter Abwägung der einander widerstreitenden Inter-
essen beurteilt werden.
Soweit es um die Wiederherstellung oder den Austausch einzelner Teile
einer geschützten Gesamtvorrichtung ging, ist in der älteren Rechtsprechung in
diesem Zusammenhang insbesondere berücksichtigt worden, ob es sich bei
den betreffenden Teilen um erfindungsfunktionell individualisierte Teile handele.
Sie genössen als Einzelelemente der geschützten Gesamtvorrichtung zwar kei-
nen selbständigen Patentschutz; gleichwohl komme ihnen der gleiche Schutz
zu (BGH, aaO GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne). Dementsprechend ist be-
reits in der Herstellung solcher Teile ein patentverletzendes Herstellen gesehen
worden (BGHZ 2, 387, 391 f. - Mülltonne). Das ist jedoch mit der Definition des
Schutzgegenstandes durch den Patentanspruch unvereinbar (vgl. Busse aaO
§ 9 Rdn. 68). Der Senat hat demgemäß bereits in der "Rigg"-Entscheidung
ausgesprochen, daß eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatents
grundsätzlich nur zu bejahen sei, wenn die Verletzungsform von der Gesamt-
heit der Kombinationsmerkmale Gebrauch macht, und daß von diesem Grund-
- 21 -
satz allenfalls dann eng begrenzte Ausnahmen zugelassen werden könnten,
wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des ge-
schützten Erfindungsgedankens aufweise und es zu ihrer Vollendung allenfalls
noch der Hinzufügung selbstverständlicher, für den Erfindungsgedanken ne-
bensächlicher Zutaten bedürfe. Nur dann könne es gleichgültig sein, ob der
letzte, für die erfinderische Leistung unbedeutende Akt des Zusammenfügens
der Gesamtvorrichtung von Dritten vorgenommen werde (BGHZ 82, 254, 256
- Rigg). Maßgeblich ist daher auch für die Abgrenzung zwischen bestimmungs-
gemäßem Gebrauch und (Neu-)Herstellung des geschützten Gegenstandes
stets die Gesamtkombination.
Andererseits bedeutet dies jedoch nicht, daß es für die Frage, wann beim
Austausch von Teilen einer Vorrichtung von deren Neuherstellung gesprochen
werden kann, nur auf quantitative Kriterien ankäme. Vielmehr bedarf es einer
die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwä-
gung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen
Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten
Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Er-
zeugnisses andererseits (vgl. BGH, aaO GRUR 1959, 232, 235 - Förderrinne;
Benkard aaO § 9 Rdn. 37). Dabei kann zum einen Bedeutung gewinnen, ob es
sich bei den betreffenden Teilen um solche handelt, mit deren Austausch wäh-
rend der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist (BGH, aaO
GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne). Zum anderen kommt es aber auch darauf
an, inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wir-
kungen der Erfindung widerspiegeln. Demgemäß liegt in dem Austausch eines
Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine
- gegebenenfalls mehrfach - ersetzt zu werden pflegt, regelmäßig keine Neu-
herstellung. Verkörpert gerade dieser Teil wesentliche Elemente des Erfin-
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dungsgedankens, kann es jedoch anders liegen (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int.
1989, 695, 697). Denn wenn gerade durch den Austausch dieses Teils der
technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird,
kann nicht gesagt werden, daß der Patentinhaber bereits durch das erstmalige
Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der
Erfindung gezogen hätte (s. auch die von Lord Hoffmann im Fall United Wire v.
Screen Repair [aaO] formulierte Frage "whether, having regard to the nature of
the patented article, the defendant could be said to have made it").
γ
)
Die für diese Abwägung erforderlichen tatrichterlichen Feststellun-
gen hat das Berufungsgericht im Streitfall bereits getroffen. Da weitere Feststel-
lungen insoweit weder notwendig noch zu erwarten sind, kann der Senat die
abschließende Würdigung selbst vornehmen (vgl. BGHZ 146, 217, 224 - Tem-
peraturwächter). Danach ergibt sich, daß mit der Ersetzung der Meßeinheit des
Flügelradzählers durch eine nicht von der Patentinhaberin stammende Meß-
kapsel der Flügelradzähler erneut im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG herge-
stellt wird.
Die Meßkapsel enthält mit dem Meßbecher, dem darin gelagerten Flügel-
rad und dem Zählwerk mehrere Bestandteile der geschützten Gesamtvorrich-
tung (Merkmal 2). In die Kapselwand ist ein Gewinde eingeschnitten, das es
erlaubt, die Kapsel entsprechend Merkmal 3 abnehmbar an dem Gehäuse an-
zubringen, und die Kapsel ist mit einem Dichtring versehen, so daß der Meßbe-
cher sich dichtend gegen das Gehäuse bzw. den darin angeordneten Einsatz
abstützen kann (Merkmal 5). Zwar wird das Gehäuse (Merkmale 1 und 1.1) mit
dem Einsatz (Merkmal 1.2), durch dessen Ausgestaltung mit einer Merkmal 4
entsprechenden Anströmfläche das der Erfindung zugrundeliegende Problem
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vornehmlich gelöst werden soll, nicht ersetzt. Die Meßkapsel wirkt jedoch, wie
bereits ausgeführt, mit dem so ausgestalteten Gehäuse(einsatz) unmittelbar
zusammen. Denn an und in der zugehörigen Meßkapsel werden, wie das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, die Vorteile der erfindungsgemä-
ßen Lösung verwirklicht, daß eine gleichmäßige und wirbelfreie Beaufschlagung
des Meßbechers (d.h. des darin gelagerten Flügelrades) erzielt und die Gefahr
eines Aneinanderfestbackens von Meßkapsel und Gehäuse verringert wird. Zu-
gleich wird damit die vom Klagepatent am Stand der Technik bemängelte er-
höhte Lagerbelastung für das Flügelrad vermieden. Daher entsteht durch den
Einsatz einer neuen Meßkapsel ein neuer, diese Vorteile aufweisender Flügel-
radzähler; ihn in den Verkehr zu bringen, ist der Patentinhaberin und den von
ihr hierzu Autorisierten vorbehalten.
Die Auffassung des Berufungsgerichts, das Zusammensetzen von Meß-
kapsel und Gehäuse sei eine technisch und systembedingte Ergänzung, die
den Erfindungsgedanken und damit das Recht des Patentinhabers nicht berüh-
re, vernachlässigt diesen Wirkungszusammenhang zwischen Gehäuse und
Meßeinheit. Daher stellt auch der vom Berufungsgericht weiter angeführte Um-
stand, das Klagepatent setze selbstverständlich voraus, daß die Meßeinheit
ausgetauscht werden könne, ebensowenig einen ergebnisrelevanten Gesichts-
punkt dar wie der nachvollziehbare Wunsch der Abnehmer der erfindungsge-
mäßen Flügelradzähler, bei einem notwendigen Austausch der Meßeinheit
auch auf andere Anbieter als die zur Benutzung des Klagepatents Berechtigten
zurückgreifen zu können.
III.
Eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ist dem Senat
gleichwohl nicht möglich, da das Berufungsgericht keine hinreichenden Fest-
stellungen dazu getroffen hat, ob die Kombination der Unter-Putz-Gehäuse der
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Klägerin und der Meßkapseln der Beklagten in den Schutzbereich des Klagepa-
tents fällt, und hinsichtlich der Auf-Putz-Gehäuse der Klägerin nichts dazu fest-
gestellt hat, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang diese von den Abneh-
mern mit den angegriffenen Meßkapseln versehen werden. Hierzu ist der
Rechtsstreit daher an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß für die
Meßkapseln der Beklagten sowohl eine patentgemäße als auch eine patentfreie
Verwendung in Betracht kommt, wird es zu prüfen haben, ob dem durch ein
entsprechend eingeschränktes Verbot Rechnung getragen werden kann (s. da-
zu Scharen, GRUR 2001, 995; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 115, 121; LG Düs-
seldorf, Mitt. 2000, 108).
Sollte das Berufungsgericht eine Verpflichtung der Beklagten zum Scha-
densersatz bejahen, wird es zu beachten haben, daß der Klägerin ein eigener
Schadensersatzanspruch, wie er mit dem Klageantrag geltend gemacht wird,
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nur dann erwachsen sein kann, wenn ihr eine Dritte von der Benutzung aus-
schließende Berechtigung am Klagepatent zusteht, wie sie sich etwa aus einer
ausschließlichen Lizenz ergibt (RGZ 83, 93, 95 f. - Laufflecke; Busse aaO § 139
Rdn. 22). Feststellungen zu einer solchen Berechtigung hat das Berufungsge-
richt bislang nicht getroffen.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Meier-Beck
Asendorf