Urteil des OLG Karlsruhe vom 08.05.2013

Gericht

Oberlandesgericht Karlsruhe

Aktenzeichen

6 U 34/12

Entschieden

08.05.2013

Schlagworte

Stand der technik , Patentverletzung , Erfindung , Thg , Lieferung , Software , Verfügungsgewalt , Wahrscheinlichkeit , Lieferant , China

OLG Karlsruhe: stand der technik, patentverletzung, erfindung, thg, lieferung, software, verfügungsgewalt, wahrscheinlichkeit, lieferant, china

OLG Karlsruhe Urteil vom 8.5.2013, 6 U 34/12

Leitsätze

1. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung erforderliche

Wahrscheinlichkeit, dass der Berechtigte aufgrund einer mittelbaren Patentverletzung einen

Schaden erlitten hat, ist in der Regel zu bejahen, wenn zumindest eine rechtswidrig und

schuldhaft begangene mittelbare Patentverletzung stattgefunden hat. Dies gilt auch dann, wenn

die mittelbare Patentverletzung durch das Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten

Mittel begangen wurde.

2. Besteht ein Verfahrenspatentanspruch auf den aufeinander aufbauenden Verfahrensschritten

des Codierens und Decodierens von Daten, macht der Verwender eines die patentgemäßen

Verfahrensschritte des Decodierens ausführenden Mittels von dem Verfahren mit allen seinen

Merkmalen Gebrauch, wenn die zu decodierenden Daten zuvor ohne sein Zutun in

patentgemäßer Weise codiert wurden.

3. Das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft kann weder für den

Tatbestand des Anbietens im Sinne des § 9 PatG noch des § 10 PatG verlangt werden.

4. Für ein Angebot zur Benutzung der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG reicht es aus,

dass der Angebotsempfänger das Mittel bestimmungsgemäß an Endabnehmer weiterliefert, die

die Erfindung dann benutzen.

5. In grenzüberschreitenden Fällen ist auch ein im Ausland ansässiger Lieferant für die

Verletzung inländischer Patentrechte mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden

Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert.

6. Der "doppelte Inlandsbezug" in § 10 Abs. 1 PatG setzt nicht voraus, dass der im Ausland

ansässige Lieferant seine Verfügungsgewalt im Inland verliert.

7. Eine stillschweigende Benutzungserlaubnis zur Anwendung eines patentgemäßen

Verfahrens kann in der Lieferung von Mitteln nicht gesehen werden, die unter Verwendung

weiterer nicht lizenzierter Vorrichtungen zur Ausübung des patentgemäßen Verfahrens führen.

Tenor

I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 09. März 2012 -

Az. 7 O 43/10 - unter Zurückweisung der sofortigen Beschwerde der Beklagten im Kostenpunkt

aufgehoben und im Übrigen wie folgt neu gefasst:

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen,

welcher der Klägerin und/oder dem I.R. dadurch entstanden ist und noch entsteht, dass die

Beklagte in dem Zeitraum vom 18.02.1995 bis einschließlich zum 27.06.2011 im Inland

Empfänger (MP2-Geräte)

angeboten oder in Verkehr gebracht hat,

die zur Ausübung eines Verfahrens im Inland zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter

Tonsignale unter Verwendung von Skalenfaktoren, die bei der Blockcodierung der digitalisierten

Tonsignale aus dem Betrag des Spitzenwertes einer Sequenz (Block) von Signalwerten gebildet

und in quantisierter Form den abgetasteten Signalwerten der betreffenden Sequenz hinzu

geführt werden, geeignet und bestimmt sind, wobei

- coderseitig

a) aus einer Anzahl von k zeitlich aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren

(scf

, scf

bis scf

; ...scf

, scf

, ...scf

) jeweils eines Frequenz-

Teilbandes des in n Teilbändern unterteilten Tonsignals (mit n 1) die

Differenzen

12-11

scf

- scf

bis

1 (k- 1)

scf

- scf

1 (k- 1);

= scf

- scf

bis

n(k – 1)

= sfn

- scf

nk (k – 1)

nach Vorzeichen und Betrag gebildet werden;

b) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) * n Differenzen in zumindest

zwei Werteklassen eingestuft werden, von denen jede Werteklasse eine

Menge von einer oder mehreren möglichen Differenzen umfasst,

c) aufgrund der gemäß Schritt b) gebildeten Folge von (k – 1) * n

Werteklassen – getrennt für jedes der n Teilbänder – Skalenfaktoren

selektiert und mit einer Kenninformation versehen werden, wobei die

Anzahl von aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen selektierten

Skalenfaktoren innerhalb der Folge kleiner oder gleich der Anzahl der

aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen Skalenfaktoren des betrachteten

Teilbandes ist, und wobei die Kenninformation die Zuordnung der

selektierten Skalenfaktoren zu jeweils einem oder mehreren der K-Blöcke

der abgetasteten Signalwerte des betreffenden Teilbandes identifiziert,

und bei dem

- decoderseitig

d) anhand der Kenninformation den Blöcken der abgetasteten

Signalwerte die zugehörigen selektierten Skalenfaktoren zugeordnet

werden, und

e) aus den abgetasteten Signalwerten sowie den zugeordneten

selektierten Skalenfaktoren wieder Tonsignale erzeugt werden, die mehr

oder weniger den ursprünglichen Tonsignalen entsprechen,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei der Blockcodierung innerhalb von irrelevanz- und

redundanzmindernden Tondaten-Reduktionsverfahren

folgende Verfahrensschritte vorgesehen werden:

f) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) n Differenzen werden in mehr als

zwei Werteklassen eingestuft;

g) bei der Selektion der Skalenfaktoren gemäß Schritt c) wird getrennt für

jedes der n Teilbänder ein Übertragungsmuster neuer Skalenfaktoren

nach psychoakustischen Gesichtspunkten bezogen auf die Vor- und

Nachverdeckungseffekte des menschlichen Gehörs bestimmt, wobei

zwischen psychoakustisch relevanten Änderungen der Skalenfaktoren

unterschieden wird, und

h) als Kenninformation eine Steuerinformation verwendet wird, welche

angibt, an welchen Stellen k sich die neuen Skalenfaktoren befinden.

(Anspruch 1 EP 568 532, mittelbare Verletzung)

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin schriftlich in geordneter Form (gegliedert nach

Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1.

bezeichneten Handlungen in dem Zeitraum vom 18.02.1995 bis einschließlich 27.06.2011

begangen hat und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und Lieferscheine)

mit

aa) Liefermengen, Zeiten und Preisen,

bb) Marken

der

jeweiligen

Erzeugnisse

sowie

allen

Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung,

laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit

aa) Angebotsmengen, Zeiten und Preisen,

bb) Marken

der

jeweiligen

Erzeugnisse

sowie

allen

Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung,

laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der nach den einzelnen Faktoren aufgeschlüsselten Kosten sowie des erzielten

Gewinns,

d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten

Erzeugnisse.

II. Die Beklagte trägt die Kosten erster Instanz und die Kosten des Berufungs- und des

Beschwerdeverfahrens.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung gemäß Ziffer I. 2

(Rechnungslegung) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,00 EUR abwenden, wenn

nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Ansonsten können

die Parteien die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aus dem Urteil

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit

in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision und die Rechtsbeschwerde werden nicht zugelassen.

Gründe

1 Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents EP 0 586

532 (Anlage K 1) aus eigenem Recht und abgetretenem Recht in Anspruch. Zu den

benannten Vertragsstaaten gehört Deutschland. Der Hinweis auf die Erteilung des am

27.06.1991 angemeldeten und eine Priorität vom 26.01.1991 beanspruchenden

Klagepatents wurde am 18.01.1995 bekanntgemacht. Das Klagepatent ist wegen Ablaufs

der Schutzdauer inzwischen erloschen. Der unabhängige Verfahrensanspruch des

Klagepatents hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

2 Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents wird auf die als Anlage K 1 vorgelegte

Patentschrift Bezug genommen. Im Patentregister eingetragener Inhaber des Klagepatents

ist das I.R..

3 Die in China ansässige Beklagte ist OEM-Herstellerin von sog. MP2-Geräten, die - ggf. im

Zusammenwirken mit einem PC und einer Software - dazu ausgebildet und geeignet sind,

die im DVB-Signal umfassten, nach den Vorgaben des Standard ISO/IEC 11172-3

(MPEG-1 Standard; im Folgenden: STANDARD - vgl. Anlage K5) oder ISO/IEC 13818-3

(MPEG-2 Standard, der für das maßgebliche Format auf den STANDARD verweist - vgl.

Anlage K6) komprimierten Audiosignale in der Ausbaustufe Layer II zu empfangen und zu

decodieren (im Folgenden einheitlich: angegriffene Ausführungsformen), namentlich DVB-

USB-Sticks, TV-Karten mit DVB-Funktionalität und USB-TV-Boxen mit DVB-Funktionalität

einerseits und mobile TV-Geräte mit integriertem DVB-Empfänger andererseits. Die

Beklagte bewarb und bewirbt ihre Produkte einschließlich der angegriffenen

Ausführungsformen auf ihrer englischsprachigen Internetseite. Sie war mit ihren Produkten

sowohl auf der Messe CeBIT 2010 (vgl. Anlage K3) als auch auf der Messe CeBIT 2011

vertreten.

4 Die Klägerin hat behauptet, sie sei ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent und

Schadensersatzansprüche der Patentinhaberin seien an die Klägerin abgetreten. Die

Klägerin ist der Auffassung, bei den angegriffenen Ausführungsformen handele es sich um

Mittel, die - in Kombination mit einem Sender - objektiv geeignet seien zur Durchführung

des klagepatentgemäßen Verfahrens und die sich auf ein wesentliches Element der

Erfindung bezögen. Hierum wisse die Beklagte ebenso wie um die entsprechende

Verwendungsbestimmung beim Endabnehmer. Die Klägerin hat behauptet, die Beklagte

habe die angegriffenen Ausführungsformen zur Benutzung in Deutschland gegenüber

Nichtberechtigten nicht nur angeboten, sondern noch während der Laufzeit des

Klagepatents „direkt“ nach Deutschland zur Benutzung im Inland auch an Nichtberechtigte

geliefert, namentlich an die T. GmbH (fortan: T. ) und die T.H.G GmbH (fortan: THG).

5 Die Klägerin hat, nachdem die Parteien den Unterlassungsantrag wegen des Ablaufs der

Schutzdauer des Klagepatents übereinstimmend für erledigt erklärt haben, in erster

Instanz beantragt:

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu

ersetzen, welcher der Klägerin und/oder dem I.R. dadurch entstanden ist und noch

entsteht, dass die Beklagte in dem Zeitraum vom 18.02.1995 bis einschließlich zum

27.06.2011 im Inland Empfänger (MP2-Geräte)

angeboten oder in Verkehr gebracht hat,

die zur Ausübung eines Verfahrens im Inland zum Übertragen digitalisierter,

blockcodierter Tonsignale unter Verwendung von Skalenfaktoren, die bei der

Blockcodierung der digitalisierten Tonsignale aus dem Betrag des Spitzenwertes einer

Sequenz (Block) von Signalwerten gebildet und in quantisierter Form den abgetasteten

Signalwerten der betreffenden Sequenz hinzu geführt werden, geeignet und bestimmt

sind, wobei

- coderseitig

10 a) aus einer Anzahl von k zeitlich aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren (scf

, scf

bis

scf

; ...scf

, scf

, ...scf

) jeweils eines Frequenz-Teilbandes des in n Teilbändern

unterteilten Tonsignals (mit n 1) die Differenzen

12-11

scf

- scf

bis

1 (k- 1)

scf

- scf

1 (k- 1);

= scf

- scf

bis

n(k – 1)

= sfn

- scf

nk (k – 1)

12 nach Vorzeichen und Betrag gebildet werden;

13 b) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) * n Differenzen in zumindest zwei Werteklassen

eingestuft werden, von denen jede Werteklasse eine Menge von einer oder mehreren

möglichen Differenzen umfasst,

14 c) aufgrund der gemäß Schritt b) gebildeten Folge von (k – 1) * n Werteklassen – getrennt

für jedes der n Teilbänder – Skalenfaktoren selektiert und mit einer Kenninformation

versehen werden, wobei die Anzahl von aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen

selektierten Skalenfaktoren innerhalb der Folge kleiner oder gleich der Anzahl der

aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen Skalenfaktoren des betrachteten Teilbandes ist,

und wobei die Kenninformation die Zuordnung der selektierten Skalenfaktoren zu jeweils

einem oder mehreren der K-Blöcke der abgetasteten Signalwerte des betreffenden

Teilbandes identifiziert,

15 um bei dem

16 - decoderseitig

17 d) anhand der Kenninformation den Blöcken der abgetasteten Signalwerte die

zugehörigen selektierten Skalenfaktoren zugeordnet werden, und

18 e) aus den abgetasteten Signalwerten sowie den zugeordneten selektierten

Skalenfaktoren wieder Tonsignale erzeugt werden, die mehr oder weniger den

ursprünglichen Tonsignalen entsprechen,

dadurch gekennzeichnet, dass

20 bei der Blockcodierung innerhalb von irrelevanz- und redundanzmindernden Tondaten-

Reduktionsverfahren folgende Verfahrensschritte vorgesehen werden:

21 f) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) n Differenzen werden in mehr als zwei

Werteklassen eingestuft;

22 g) bei der Selektion der Skalenfaktoren gemäß Schritt c) wird getrennt für jedes der n

Teilbänder ein Übertragungsmuster neuer Skalenfaktoren nach psychoakustischen

Gesichtspunkten bezogen auf die Vor- und Nachverdeckungseffekte des menschlichen

Gehörs bestimmt, wobei zwischen psychoakustisch relevanten Änderungen der

Skalenfaktoren unterschieden wird, und

23 h) als Kenninformation eine Steuerinformation verwendet wird, welche angibt, an

welchen Stellen k sich die neuen Skalenfaktoren befinden.

24 (Anspruch 1 EP 568 532, mittelbare Verletzung)

25 II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin schriftlich in geordneter Form (gegliedert nach

Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer

I. bezeichneten Handlungen in dem Zeitraum vom 18.02.1995 bis einschließlich

27.06.2011 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und Lieferscheine) mit

aa) Liefermengen, Zeiten und Preisen,

bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen

wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit

aa) Angebotsmengen, Zeiten und Preisen,

bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen

wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der nach den einzelnen Faktoren aufgeschlüsselten Kosten sowie des erzielten

Gewinns,

d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.

27 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, sie habe keine der

angegriffenen Ausführungsformen an Nichtberechtigte im Inland angeboten oder gar

geliefert. Das Ausstellen von Produkten und das Verteilen von Katalogen auf der Messe

bedeute kein Anbieten im Rechtssinne, weil die Beklagte bei konkreten Anfragen von

potentiellen Abnehmern noch prüfe, ob diese berechtigt seien, die gelieferten Geräte am

jeweiligen Sitz des Abnehmers überhaupt zu nutzen. Direkt nach Deutschland habe die

Beklagte allenfalls an zur Erfindungsnutzung Berechtigte geliefert. Vertriebshandlungen in

Ansehung der reinen Demodulatoren ohne eigene Decoderfunktion erfolgten stets an

Berechtigte. Denn der zur Decodierung meist auf dem benutzten PC angewandte

Windows Media Player stamme vom lizenzierten Hersteller Microsoft und soweit auf die

bei Geräten der Beklagten teilweise mitgelieferte Software „T.M.“ abgehoben werde,

benutze diese Software wiederum den lizenzierten Decoder von Microsoft Windows.

Hinsichtlich T. bestünden keine direkten Geschäftsbeziehungen. In der Lieferkette trete die

S. Co. Ltd. (fortan: S.) dazwischen. Auch THG, welche ohnehin eine „implizite Lizenz“ am

MPEG-Patentpool der Klägerin erworben habe, sei nicht in Deutschland beliefert worden,

sondern lediglich „free on board“ Hongkong, wo die Verfügungsgewalt über die Ware auf

den Abnehmer übergegangen sei, womit eine Lieferung allein in China liege.

28 Sie ist der Auffassung, eine mittelbare Patentverletzung könne schon aus Rechtsgründen

nicht vorliegen. Die angegriffenen Ausführungsformen seien keine Mittel im Sinne des §

10 PatG. Soweit USB-Sticks, -Cards und -Boxen angegriffen seien, handele es sich um

reine Demodulatoren ohne eigene Decoderfunktion. Das Empfangen und Demodulieren

des DVB-Signals werde vom Verfahrensanspruch des Klagepatents schon nicht erfasst.

Hinsichtlich der mobilen TV-Geräte mit eigenem Decoder für das MPEG-2-Signal sei

darauf hinzuweisen, dass das Decodieren im Stand der Technik grundsätzlich bekannt

gewesen sei, dieses daher keinen wesentlichen Beitrag zum Erfindungsgedanken leiste

und sich diese angegriffenen Ausführungsformen daher zumindest nicht auf ein

wesentliches Element der Erfindung bezögen. Eine Benutzung der Erfindung nach dem

Klagepatent durch die Abnehmer der Beklagten sei ausgeschlossen. Es handele sich

dabei nämlich um Wiederverkäufer und keine Endabnehmer. Allenfalls letztere

verwirklichten die decoderseitigen Schritte des geschützten, mehraktigen Verfahrens,

wobei diese die Schritte nicht vollständig durchführten. Denn die die Codierung des zu

übertragenden Signals betreffenden Verfahrensschritte durch die jeweiligen

Rundfunksender seien dem Endabnehmer nicht zuzurechnen.

29 Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird,

hat das Landgericht nach Vernehmung der Zeugin H. die Klage abgewiesen. Die begehrte

Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie die Rechnungslegungspflicht der Beklagten

setze voraus, dass wenigstens eine Lieferung an Nichtberechtigte im Inland zur

Benutzung der Erfindung im Inland festgestellt werden könne. Eine Angebotshandlung

nach § 10 PatG, welche Unterlassungsansprüche nach § 139 Abs. 1 PatG zeitige, genüge

nicht. Die erforderliche Feststellung einer gegen § 10 PatG verstoßenden Lieferung der

angegriffenen Ausführungsform an Nichtberechtigte im Inland zur Benutzung der

Erfindung im Inland setze voraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen einem

anderen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland übergeben werde. Eine Übergabe

des Mittels im Ausland verwirkliche den Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG nicht. Den

sonach erforderlichen Beweis, dass die Beklagte Nichtberechtigten die angegriffenen

Ausführungsformen im Inland geliefert habe, habe die darlegungs- und beweisbelastete

Klägerin nicht führen können. Konkret behauptet habe die Klägerin allein Lieferungen an

die Abnehmer T. und THG. Einen Strengbeweis dahingehend, diesen Abnehmern sei bei

entsprechenden Umsatzgeschäften durch die Beklagte erst im Inland die

Verfügungsgewalt an den angegriffenen Ausführungsformen begründet worden, habe die

Klägerin auch auf ausdrücklichen Hinweis der Kammer nicht angetreten. Diesbezüglich

habe der Klägervertreter in der Sitzung vom 27.01.2012 auf Nachfrage des

Berichterstatters ausdrücklich klargestellt, dass die benannte, zunächst vorbereitend

geladene und unvernommen gebliebene Zeugin Sch. keine Aussage dazu treffen könne,

ob dem Abnehmer THG erst in Deutschland Verfügungsgewalt an den angegriffenen

Ausführungsformen begründet worden sei. Aus der Benennung der T. als „Distributor“

könne der Schluss auf Direktlieferungen der Beklagten nach Deutschland nicht gezogen

werden. Dagegen spreche die von der Beklagten aufgestellte, von der Zeugin bestätigte

und nicht von vornherein unglaubhafte Behauptung, T. werde nicht direkt beliefert,

vielmehr sei unmittelbarer Abnehmer S.. Die gegenbeweislich erhobene Zeugenaussage

sei auch nicht unglaubhaft unter Berücksichtigung der von der Klägerin vorgetragenen

Äußerungen einer anderen Mitarbeiterin der Beklagten anlässlich der Messe CeBIT 2011.

Die dort getroffene Aussage, man habe „in der Vergangenheit auch bereits nach

Deutschland geliefert“, sei unter Zugrundelegung eines offensichtlich nicht juristischen

Sprachgebrauchs allenfalls dahin zu verstehen, dass deutsche Abnehmer zu den Kunden

der Beklagten zählten. Der Aussage könne jedoch kein Aussagegehalt dahin

beigemessen werden, deutschen Abnehmern, die zudem Nichtlizenznehmer seien, wären

durch die Beklagte in der Vergangenheit Verfügungsgewalt an den angegriffenen

Ausführungsformen (erst) im Inland begründet worden. Soweit in einer E-

Mailkorrespondenz die Bereitschaft zur direkten Lieferung nach Deutschland (dort „cif

Hamburg“) erklärt worden sein mag, könne daraus nicht hinreichend gefolgert werden,

dass die Beklagte in der Vergangenheit tatsächlich an Nichtberechtigte direkt ins Ausland

geliefert habe. Die vorgelegten Rechnungen und Frachtpapiere betreffend die Abnehmerin

THG belegten keinen einzigen Fall einer Überlassung der Verfügungsgewalt erst im

Inland und nicht schon in China. Vielmehr bestätige der auf Anlage K 23 ersichtliche

Buchhaltungsvermerk des Abnehmers THG (…) die von der Zeugin getätigte Aussage,

dass die Beklagte mit dem Weitertransport aus China nicht befasst gewesen sei.

30 Die Kosten des Rechtsstreits seien nach § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V. mit §§ 91 Abs. 1 Satz

1, 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO gegeneinander aufzuheben. Hinsichtlich der in der Hauptsache

rechtshängig gebliebenen Anträge sei die Klägerin zwar unterlegen. In Ansehung des

übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsantrags entspreche es jedoch

billigem Ermessen, der Beklagten die Kosten aufzuerlegen, womit einheitlich auf

Kostenaufhebung zu erkennen sei. Bei summarischer Prüfung wäre der übereinstimmend

für erledigt erklärte Unterlassungsantrag gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V. mit §§ 139 Abs. 1,

10 Abs. 1 PatG ursprünglich erfolgreich gewesen. Denn unter Berücksichtigung der

bisherigen Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung ergäben sich nach dem

bisherigen Sach- und Streitstand gegen § 10 PatG verstoßende Angebotshandlungen der

Beklagten. Die angegriffenen Ausführungsformen seien Mittel, die sich auf ein

wesentliches Element der Erfindung bezögen. Die Parteien gingen übereinstimmend,

ohne dass dies auf patentrechtlich verfehlten Anschauungen beruhe, davon aus, dass die

Codierung und Decodierung umfassende Übertragung eines vom DVB-Signal umfassten

standardgemäßen Audiosignals das patentgemäße Verfahren verwirkliche. Die

angegriffenen Ausführungsformen, die die Decodierung des nach Merkmalen a, b, c, f, g, h

codierten Tonsignals - teils nur im Zusammenwirken mit einem PC und weiterer Software -

nach Merkmalen d und e ermöglichten, seien objektiv zur Verfahrensanwendung

geeignete Mittel, denn die decoderseitige Verarbeitung werde vom Patentanspruch selbst

als Teil des Übertragungsverfahrens in den Merkmalen d und e beschrieben. Ein

funktionell relevanter Beitrag zum Ergebnis des geschützten Verfahrens könne den

angegriffenen Ausführungsformen hiernach nicht abgesprochen werden. Unerheblich

bleibe insoweit der Verweis der Beklagten darauf, die decoderseitigen Merkmale des

geschützten Verfahrens bewegten sich im Stand der Technik. Die Beklagte habe die

angegriffenen Ausführungsformen zumindest bei ihren Messeauftritten auch

Nichtberechtigten im Inland zur Benutzung im Inland angeboten. Der Einwand, die auf der

Messe angesprochenen Abnehmer der Beklagten selbst seien Wiederverkäufer und daher

sei von diesen nicht die Verwirklichung von Teilakten des geschützten Verfahrens zu

erwarten, sei unerheblich, da jedenfalls eine Verwirklichung durch den Endabnehmer

erwartet werden könne. Der Einwand, selbst der Endabnehmer führe das gesamte

geschützte Verfahren nicht aus, dringe ebenso nicht durch. Denn jedenfalls in der

vorliegenden Konstellation könne das patentgeschützte Verfahren durch gegenseitig

zuzurechnende Beiträge beim Sender wie beim Empfänger „nebentäterschaftlich“

durchgeführt werden. „Anbieten“ nach § 10 PatG sei - entgegen der Auffassung der

Beklagten - nicht anders aufzufassen als bei § 9 PatG, insbesondere nicht mit den sog.

„subjektiven“ Tatbestandsmerkmalen bei § 10 PatG zu vermischen. Ausreichend sei

hiernach, dass den Messebesuchern erkennbar gemacht worden sei, die angegriffenen

Ausführungsformen zum Gebrauch in Deutschland überlassen zu wollen. Der interne

Vorbehalt, vor Vertragsschluss, also nach dem patentrechtlichen Angebot die

Berechtigung der Abnehmer noch prüfen zu wollen, sei indes irrelevant. Der Dritte müsse

bei Angebotshandlungen nach § 10 PatG, soweit die sonstigen

Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, schon sicherstellen, dass das (patentrechtliche)

Angebot lediglich an Berechtigte gerichtet sei. Die durch das mittelbar patentverletzende

Angebot begründete Wiederholungsgefahr des Anbietens der angegriffenen

Ausführungsformen rechtfertige den Unterlassungsanspruch auch in Ansehung des

Lieferns. Die Klägerin sei auch aktivlegitimiert gewesen als ausschließliche

Unterlizenznehmerin. Soweit die Beklagte dies überhaupt noch bestritten habe, wäre der

Kammer aufgrund der vorgelegten Anlage K 11 (Agreement and Acknowledgement) eine

entsprechende Überzeugungsbildung möglich gewesen.

31 Gegen dieses Urteil wenden sich die Berufung der Klägerin (Az. 6 U 34/12), mit der sie ihr

erstinstanzliches Prozessziel weiterverfolgt, und die sofortige Beschwerde der Beklagten

(Az. 6 W 30/12), mit welcher sie die Kostenentscheidung angreift, soweit zu ihrem Nachteil

entschieden worden ist. Mit Beschluss vom 03.04.2012 (AS I 277) hat das Landgericht der

sofortigen Beschwerde der Beklagten nicht abgeholfen. Mit Beschluss vom 25.04.2013

(AS II 127) hat der Senat das Berufungs- und das Beschwerdeverfahren zum Zwecke der

gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander entsprechend § 147 ZPO

verbunden (…). Die Beklagte beantragt unter Verteidigung des angefochtenen Urteils die

Zurückweisung der Berufung und wendet sich gegen die Kostenentscheidung des

Landgerichts (…).

II.

32 Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache Erfolg.

33 Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die internationale Zuständigkeit entgegen der in

der ersten Instanz geäußerten Auffassung der Beklagten (Schriftsatz vom 09.01.2012, S. 3,

AS I 219) auch insoweit gegeben, als die Klägerin die Klage auf die Lieferung an THG

stützt. Da die Beklagte ihren Sitz in China hat, kommt der Gerichtsstand der unerlaubten

Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO zur Begründung der internationalen Zuständigkeit

nicht in Betracht, da dieser voraussetzt, dass die Beklagte ihren Sitz in einem Mitgliedstaat

der Europäischen Union hat, vgl. Art. 4 Abs. 1 EuGVVO. Allerdings begründet § 32 ZPO

außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 5 Nr. 2 EuGVVO einen internationalen

Gerichtsstand (vgl. Art. 4 EuGVVO, Geimer in Zöller, ZPO, 29. Aufl., Art. 2 EuGVVO Rn. 4).

Die deutsche internationale Zuständigkeit ist gegeben, wenn irgendein deutsches Gericht

bei Anwendung der deutschen Gerichtstandsvorschriften zuständig ist (KG GRUR Int.

2002, 327, 328 - EURO-Paletten). Nach § 32 ZPO ist für Klagen aus unerlaubten

Handlungen das Gericht zuständig, an dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist.

Bei Begehungsdelikten ist dies sowohl der Ort, an dem der Täter gehandelt hat

(Handlungsort) als auch der Ort, an dem in das geschützte Rechtsgut eingegriffen wurde

(Erfolgsort, BGHZ 124, 245 = NJW 1994, 1414; BGHZ 132, 111; Vollkommer in Zöller,

ZPO, 29. Aufl., § 32 ZPO Rn. 16). Dabei kommt es nicht darauf an, ob tatsächlich eine

Verletzung des nationalen Rechts vorliegt. Es reicht für die Zuständigkeitsbeurteilung aus,

dass eine Verletzung behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen

werden kann (BGH, GRURInt. 2012, 570, Rn. 18 - OSCAR). Im Entscheidungsfall liegt

nach dem Vortrag der Klägerin der Erfolgsort der der Beklagten vorgeworfenen

Verletzungshandlung in Deutschland. Die Klägerin wirft der Beklagten nämlich in Bezug

auf den Abnehmer THG - nur insoweit hat die Beklagte die Zuständigkeitsrüge erhoben -

eine mittelbare Verletzung des Klagepatents vor, die dadurch begangen worden sei, dass

die Beklagte die im Bundesgebiet ansässige THG mit patentverletzenden

Ausführungsformen beliefert habe.

34 Im Übrigen ergibt sich die internationale Zuständigkeit in entsprechender Anwendung des

§ 39 ZPO jedenfalls daraus, dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem

Senat die Rüge mangelnder internationaler Zuständigkeit ausdrücklich nicht

aufrechterhalten und die Sachentscheidung des Landgerichts gegen die Berufung

verteidigt hat.

35 Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass die Klägerin aktivlegitimiert ist. Die

ausschließliche Lizenz und die Abtretung der hier geltend gemachten Ansprüche ergibt

sich zum einen aus dem als Anlage K 11 vorgelegten Agreement and Acknowledgment.

Die Eigenschaft der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin ist auch von der

Beklagten zwischenzeitlich zugestanden (…).

36 Mit Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Abweisung des Feststellungsantrags und

des auf Auskunft und Rechnungslegung gerichteten Klageantrags.

37 1. Die Berufung wendet sich zu Recht gegen die Anforderungen, die das Landgericht an

die Begründetheit eines auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung wegen

mittelbarer Patentverletzung gerichteten Antrags stellt. Für die Feststellung der

Schadensersatzverpflichtung genügt es, wenn dargetan wird, dass mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist (BGH, GRUR 2001, 1177, 1178 -

Feststellungsinteresse II; GRUR 2006, 839, 842 Rn. 29 - Deckenheizung). Nicht

erforderlich ist, dass im Rahmen des Grundverfahrens mindestens eine unmittelbare

Verletzungshandlung festgestellt wird, vielmehr reicht hier - anders als im

Betragsverfahren - die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts aus, wenn die

Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im Übrigen vorliegen (BGH, GRUR

2006, 839, 842 Rn. 29 – Deckenheizung [Klarstellung zu BGH, GRUR 2005, 848, 854];

Scharen, GRUR 2008, 944, 947; vgl. Pitz in Fitzner/Lutz/Bodewig,

Patentrechtskommentar, 4. Aufl. § 139 PatG Rn. 155, der allerdings für einen von der

unmittelbaren Patentverletzung unabhängigen Schaden plädiert). Das Landgericht hat

angenommen, dass hierfür nicht ausreiche, dass das Mittel lediglich angeboten wurde (LU

S. 13). Dem liegt die an sich zutreffende Erwägung zugrunde, dass dem Rechtsinhaber

durch das unberechtigte Anbieten als solches – soweit Rechtsverfolgungskosten nicht

betroffen sind - typischerweise – und zwar sowohl bei der unmittelbaren als auch bei der

mittelbaren Patentverletzung - noch kein Schaden entsteht (vgl. für das

Gebrauchsmusterrecht: BGH, GRUR 2006, 927, 928 Rn. 19 –Kunststoffbügel). Dies gilt

bei der mittelbaren Patentverletzung deshalb in besonderem Maße, weil - soweit nicht

sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung betroffen sind - der

nach § 139 PatG i.V. mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden derjenige ist,

der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (BGH,

GRUR 2007, 679, Rn. 44 -Haubenstretchautomat). Dies unterscheidet den

Schadensersatzanspruch einer mittelbaren Patentverletzung von einer unmittelbaren

Patentverletzung, bei der ein Schaden bereits dann eintritt, wenn es in Folge des

Anbietens tatsächlich zu Geschäftsabschlüssen oder Lieferungen kommt, die den

geschützten Gegenstand betreffen. Da der dem Rechteinhaber durch solche Lieferungen

entstandene Schaden durch die patentverletzende Angebotshandlung adäquat und

zurechenbar verursacht ist, wird er im Falle der unmittelbaren Verletzung von der

Ersatzpflicht des anbietenden Verletzers erfasst (vgl. für das Gebrauchsmusterrecht: BGH,

GRUR 2006, 927, 928 Rn. 19 - Kunststoffbügel). Anderenfalls würde die

Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens auch in der Praxis häufig

leer laufen (BGH, GRUR 2006, 927, 928 Rn. 19 - Kunststoffbügel). Dieselben Grundsätze

müssen im Falle der mittelbaren Patentverletzung gelten (vgl. BGH, GRUR 2006, 839, Rn.

29 -Deckenheizung). Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren

Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung

bereits im Vorfeld zu verhindern (BGH, GRUR 1992, 40 - beheizbarer Atemluftschlauch;

GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 839, 841 - Deckenheizung; GRUR

2007, 773, 775 - Rohrschweißverfahren). Dies rechtfertigt es, es für die Wahrscheinlichkeit

eines Schadenseintritts Angebotshandlungen nach § 10 PatG genügen zu lassen. Denn

die schadensbegründende unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers ist adäquat und

zurechenbar auf die Lieferung des Mittels im Sinne des § 10 PatG zurückzuführen, welche

ihrerseits wiederum adäquat kausal auf die Angebotshandlung zurückzuführen ist. Es stellt

somit eine nach der Fassung des gesetzlichen Tatbestands notwendig voraussehbare

Folge der mittelbaren Patentverletzung dar, so dass der sich aus der unmittelbaren

Verletzung ergebende Schaden „adäquat-kausal“ auf die mittelbare Patentverletzung

zurückgeführt werden kann (Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 3).

38 2. Die begehrte Feststellung der Schadensersatzverpflichtung setzt demnach neben der

Wahrscheinlichkeit eines Schadens lediglich eine tatbestandsmäßig vollendete

Verletzungshandlung gemäß § 10 PatG i.V. mit Art. 64 Abs. 1 EPÜ voraus (BGH, GRUR

2012, 1230, Rn. 36 - MPEG-2-Videosignalcodierung) voraus, wobei hierfür eine bloße

Angebotshandlung genügt. Da der sich aus der unmittelbaren Verletzung ergebende

Schaden eine nach der Fassung des gesetzlichen Tatbestands notwendig voraussehbare

Folge der mittelbaren Patentverletzung ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Schadens im

Falle der tatbestandsmäßig vollendeten Verletzungshandlung in der Regel zu bejahen.

39 Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass eine tatbestandsmäßig vollendete

Verletzungshandlung vorliegt. Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne

Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur

Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein

wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im

Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder

wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und

bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Das Landgericht ist

zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen

um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (a.). Auch

hat es zu Recht angenommen, dass die angegriffenen Ausführungsformen von der

Beklagten auf der CeBIT im Sinne des § 10 PatG angeboten worden sind (b). Darüber

hinaus ist - entgegen der Auffassung des Landgerichts- davon auszugehen, dass die

Beklagte ein Teil der angegriffenen Ausführungsformen durch die Belieferung von THG im

Inland in den Verkehr gebracht hat (c). Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass

eine direkte Belieferung an T. durch die Beklagte nicht nachgewiesen wurde. Es hat

allerdings zu Unrecht angenommen, dass insoweit eine Benutzungshandlung im Sinne

des § 10 PatG nicht bejaht werden kann (d). Auch ist der subjektive Tatbestand des § 10

PatG verwirklicht (e). Auch handelte die Beklagte nicht mit Zustimmung der Klägerin (f). Es

handelt sich bei den Endabnehmern auch um solche, die zur Benutzung der Erfindung

nicht berechtigt sind (f.).

40 a) Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass die angegriffenen

Ausführungsformen Mittel sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung

beziehen und dabei nicht nach der Ausgestaltungsart der angegriffenen Ausführungsform

differenziert (LU S. 17).

41 (1) Die von der Beklagten vertriebenen mobilen TV-Geräte stellen Mittel im Sinne des § 10

Abs. 1 PatG dar, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Die

Erfindung gemäß dem Klagepatent bezieht sich auf ein Verfahren zum Übertragen

digitalisierter, blockcodierter Tonsignale unter Verwendung von Skalenfaktoren. Die

Verwendung solcher Skalenfaktoren dient im Stand der Technik dazu, die zu

übertragende Datenmenge digitalisierter Daten zu reduzieren. Aus der Europäischen

Patentschrift A 64 119 war bei der Blockcodierung von schmalbandigen Sprachsignalen

bekannt, zur Reduktion der Anzahl der pro Block bzw. Teilband zu übertragenden

Skalenfaktoren zunächst die Differenz von aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren eines

Blockes bzw. Teilbandes zu bilden. Bei Unter - bzw. Überschreitung eines vorbestimmten

Differenz-Wertebereichs werden danach alle betrachteten Skalenfaktoren übertragen, im

anderen Falle nur der größte der betrachteten Skalenfaktoren. Um decoderseitig erkennen

zu können, für wie viele Skalenfaktoren ein übertragener Skalenfaktor Gültigkeit hat, wird

zusätzlich zu den Skalenfaktoren eine Kenninformation mit übertragen. Die

Klagepatentschrift schildert, dass nach der im Stand der Technik bekannten Kompression

der Skalenfaktoren lediglich redundante Information reduziert wird, nicht dagegen

irrelevante Information aufgrund psychoakustischer Gesichtspunkte, welche die Vor- und

Nachverdeckungseffekte des menschlichen Gehörs berücksichtigen. Die Aufgabe der

Erfindung nach dem Klagepatent besteht demgegenüber darin, für die Skalenfaktoren eine

Informationsreduktion vorzunehmen, bei der neben redundanter Information auch

irrelevante Information reduziert wird.

42 Dies wird nach Patentanspruch 1 durch ein Verfahren erreicht, dessen Merkmale sich wie

folgt gliedern lassen:

43 0 Verfahren zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter Tonsignale unter Verwendung

von Skalenfaktoren, die bei der Blockcodierung der digitalisierten Tonsignale aus dem

Betrag des Spitzenwertes einer Sequenz (Block) von Signalwerten gebildet und in

quantisierter Form den abgetasteten Signalwerten der betreffenden Sequenz

hinzugeführt werden,

bei dem coderseitig

45 a) aus einer Anzahl von k zeitlich aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren (scf

, scf

bis

scf

; ...scf

, scf

, ...scf

) jeweils eines Frequenz-Teilbandes des in n Teilbändern

unterteilten Tonsignals (mit n 1) die Differenzen

12-11

scf

- scf

bis

1 (k- 1)

scf

- scf

1 (k- 1);

= scf

- scf

bis

n(k – 1)

= sfn

- scf

nk (k – 1)

47 nach Vorzeichen und Betrag gebildet werden;

48 b) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) * n Differenzen in zumindest zwei Werteklassen

eingestuft werden, von denen jede Werteklasse eine Menge von einer oder mehreren

möglichen Differenzen umfasst,

49 c) aufgrund der gemäß Schritt b) gebildeten Folge von (k – 1) * n Werteklassen – getrennt

für jedes der n Teilbänder – Skalenfaktoren selektiert und mit einer Kenninformation

versehen werden, wobei die Anzahl von aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen

selektierten Skalenfaktoren innerhalb der Folge kleiner oder gleich der Anzahl der

aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen Skalenfaktoren des betrachteten Teilbandes ist,

und wobei die Kenninformation die Zuordnung der selektierten Skalenfaktoren zu jeweils

einem oder mehreren der K-Blöcke der abgetasteten Signalwerte des betreffenden

Teilbandes identifiziert,

und bei dem decoderseitig

51 d) anhand der Kenninformation den Blöcken der abgetasteten Signalwerte die

zugehörigen selektierten Skalenfaktoren zugeordnet werden, und

52 e) aus den abgetasteten Signalwerten sowie den zugeordneten selektierten

Skalenfaktoren wieder Tonsignale erzeugt werden, die mehr oder weniger den

ursprünglichen Tonsignalen entsprechen,

dadurch gekennzeichnet, dass

54 f.o) bei der Blockcodierung innerhalb von irrelevanz- und redundanzmindernden

Tondaten-Reduktionsverfahren folgende Verfahrensschritte vorgesehen werden:

55 f) die gemäß Schritt a) gebildeten (k – 1) n Differenzen werden in mehr als zwei

Werteklassen eingestuft;

56 g) bei der Selektion der Skalenfaktoren gemäß Schritt c) wird getrennt für jedes der n

Teilbänder ein Übertragungsmuster neuer Skalenfaktoren nach psychoakustischen

Gesichtspunkten bezogen auf die Vor- und Nachverdeckungseffekte des menschlichen

Gehörs bestimmt, wobei zwischen psychoakustisch relevanten Änderungen der

Skalenfaktoren unterschieden wird, und

57 h) als Kenninformation eine Steuerinformation verwendet wird, welche angibt, an

welchen Stellen k sich die neuen Skalenfaktoren befinden.

58 Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass bei der Übertragung eines vom

DVB-Signal umfassten standardgemäßen Audiosignals auf einen Decoder sämtliche

Merkmale des Klagepatents verwirklicht werden. Diese Auffassung beruht nicht auf

unrichtigen patentrechtlichen Anschauungen.

59 Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent

geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche

Elemente der Erfindung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG (BGHZ 159, 76 - Flügelradzähler;

BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 -

Rohrschweißverfahren), soweit sie nicht ausnahmsweise zum Leistungsergebnis nichts

beitragen (BGH, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem, GRUR

2007, 773 Rn. 14 - Rohrschweißverfahren). Leistet ein Mittel einen solchen Beitrag, kommt

es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht darauf an, ob das fragliche Mittel im

Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs erwähnt wird (BGH,

GRUR 2004, 758 Rn. 44; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem).

Daher bezieht sich bei einem Verfahrensanspruch eine im Patentanspruch genannte

Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf ein

wesentliches Element der Erfindung (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 14 -

Rohrschweißverfahren). Da die USB-TV-Geräte der Beklagten auch als Decoder

fungieren, also selbst einen softwarebasierten Decoder besitzen, der in der Lage ist,

MPEG-2 codierte Signale gemäß den Merkmalen d) und e) zu decodieren, handelt es sich

dabei um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Der

Decodiervorgang ist notwendiger Teil des patentgemäßen Übertragungsverfahrens

blockcodierter Tonsignale, da ohne die Decodierung die Merkmale d) und e) des

patentgemäßen Verfahrens nicht verwirklicht werden können, da keine Zuordnung der

Skalenfaktoren erfolgt (Merkmal d) und keine Tonsignale erzeugt bzw. gehört werden

können (Merkmal e).

60 Zwar muss das Mittel so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der

geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115,

205, 208 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGH, GRUR 2007, 773, Rn. 18 –

Rohrschweißverfahren). Daran fehlt es jedoch nicht schon dann, wenn bei einem

mehrstufigen Verfahren, wie es Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist,

ein Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte nicht von Abnehmern des Anbietenden

oder Lieferanten ausgeführt werden. Es genügt, wenn der Abnehmer bei der Verwendung

des Mittels auf die von dritter Seite bereits zuvor realisierten übrigen Merkmale des

Verfahrensanspruchs zurückgreift (BGH, GRUR 2007, 773, Rn. 19 –

Rohrschweißverfahren; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 249). Hier

führen die Endabnehmer mittels der in den mobilen TV-Geräten der Beklagten enthaltenen

Decoder zwar nur den Decodiervorgang durch. Auf den Codiervorgang haben sie selbst

keinen Einfluss, da dieser von den Sende- bzw. Fernsehanstalten durchgeführt wird. Die

Codierung der Daten ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für das Decodieren. Das

erfindungsgemäße Verfahren funktioniert nur, wenn Coder und Decoder

erfindungsfunktional zusammenwirken. Jedenfalls in einem solchen Fall kann eine

unmittelbare Patentverletzung nicht nur in Alleintäterschaft unter Verwirklichung aller

Verfahrensschritte begangen werden, sondern auch in Mit- und Nebentäterschaft (vgl.

BGH, GRUR 2007, 773, Rn. 19 – Rohrschweißverfahren). Es kommt entgegen der

Auffassung der Beklagten auch nicht darauf an, ob ein gemeinsamer Tatwille vorliegt. Die

Täterschaft setzt bei einem Fahrlässigkeitsdelikt - wie es hier vorliegt - keine Tatherrschaft

voraus (vgl. BGH GRUR Int. 2010, 336 Rn. 34). Soweit die Beklagte geltend macht, dass

dem Endabnehmer Täterwille fehle, da er sich über die Codierung und Decodierung der

Fernsehsignale keine Gedanken mache, verkennt sie, dass im Rahmen des § 10 PatG ein

Verschulden des Endabnehmers nicht verlangt wird. Da der in § 10 PatG normierte

Gefährdungstatbestand bezweckt, die unberechtigte Benutzung der Erfindung bereits im

Vorfeld zu verhindern (BGH, GRUR 1992, 40 - beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR

2004, 758, 760 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 839, 841 - Deckenheizung; GRUR 2007,

773, 775 - Rohrschweißverfahren) kommt es auch nicht darauf an, ob sich die

Endabnehmer das Verhalten der Sendeanstalten zurechnen lassen müssen. Es muss

insoweit genügen, dass sich die Sendeanstalten das Verhalten des Abnehmers

zurechnen lassen müssen, weil dieser als Werkzeug des Sendeunternehmens tätig wird

(vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 237). Dass sich die

Sendeanstalten das Verhalten der Fernsehzuschauer zurechnen lassen müssen, stellt

auch die Beklagte nicht in Frage.

61 (2) Zu Recht ist das Landgericht auch davon ausgegangen, dass es sich bei den sog.

Demodulatoren, also den USB-TV-Sticks, TV-Karten und USB-TV-Boxen, zu deren

Lieferumfang eine Software mit Decoderfunktion gehört, um Mittel im Sinne des § 10 PatG

handelt. Denn bei diesen wird der erfindungswesentliche Decodiervorgang durch die

mitgelieferte Software vorgenommen.

62 (3) Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte gegen die Annahme des Landgerichts, dass

auch die sog. Demodulatoren, also die USB-TV-Sticks, TV-Karten und USB-TV-Boxen,

mit denen keine Software mit Decodierfunktion geliefert wird, Mittel im Sinne des § 10

PatG sind. Zwar empfangen diese angegriffenen Ausführungsformen lediglich das

analoge Trägersignal, demodulieren es und stellen es dem MP2-Transportstrom zur

Verfügung, der an den Computer geliefert wird. Erst dort wird er entsprechend dem

Klagepatent decodiert (…). Die Funktion der Demodulatoren beschränkt sich damit darauf,

das decoderseitig benötigte Signal zu extrahieren. Sie liefern jedoch einen wesentlichen -

und nicht lediglich untergeordneten - Beitrag zu dem Decodiervorgang, da ohne die

Demodulation eine Decodierung nicht erfolgen kann und wirken damit wie ein „Rädchen

im Getriebe“, um die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen (vgl. BGH,

GRUR 2012, 1230, Rn. 34). Dies unterscheidet den Streitfall von dem Sachverhalt, über

den der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung „MPEG-Videosignalcodierung“ zu

entscheiden hatte. Dort wurden die codierten Daten auf einer handelsüblichen DVD zur

Verfügung gestellt. Dieser Datenträger leistete aber zu dem von den dort

streitgegenständlichen Patentansprüchen geschützten Decodierungsvorgang und seinem

Ergebnis keinen relevanten Beitrag (BGH a.a.O. Rn. 34). Die codierten Daten hätten

ebenso gut auf einem anderen Datenträger, über ein Kabel oder in sonstiger Weise zur

Verfügung gestellt werden können; umgekehrt können auf einer DVD ebenso gut

beliebige andere, nicht patentgemäß codierte Daten gespeichert werden. Insofern trägt die

DVD tatsächlich zum Leistungsergebnis der dort gegenständlichen Verfahrensansprüche

nichts bei. Hier dagegen wird das zu decodierende Datensignal durch die angegriffenen

Geräte überhaupt erst aus dem empfangenen Rundfunksignal gewonnen, was eine

technische Ausrichtung auf das codierte Datensignal erfordert. Sie sind ferner technisch

dazu bestimmt, dieses Datensignal an den PC und die auf ihm laufende Software zum

Zwecke einer patentgemäßen Decodierung zu übergeben. Damit schaffen die DVB-

Geräte gerade die patentrechtliche Gefährdungslage, die für § 10 Abs. 1 PatG

charakteristisch ist.

63 b) Zu Recht hat das Landgericht auch angenommen, die Beklagte habe die angegriffenen

Ausführungsformen anlässlich der Messe CeBIT 2010 und CeBIT 2011 im Sinne des § 10

PatG angeboten.

64 (1) Zutreffend stellt das Landgericht für die Auslegung des Begriffs „anbieten“ auf den

Bedeutungsgehalt des Anbietens im Sinne des § 9 PatG ab. Danach ist der Begriff des

„Anbietens“ ganz in wirtschaftlichem Sinne zu verstehen und umfasst nicht nur ein

Angebot im Sinne des § 145 BGB (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische

Geräte). Umfasst sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das

Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents

stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031,

1032; Senat, BeckRS 2004, 18604 Rn. 9). Dies folgt aus dem Zweck des § 9 PatG, dem

Patentinhaber einerseits – sieht man von den im Gesetz geregelten Ausnahmefällen ab –

alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten

Erfindung ergeben können, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu

gewähren (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; Senat, BeckRS

2004, 18604 Rn. 9; vgl. für das Gebrauchsmusterrecht: BGH, GRUR 2006, 927, 928 Rn.

14).

65 Von diesem Bedeutungsgehalt des Anbietens ist auch hier auszugehen. Dass im

vorliegenden Fall nicht wie in den zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs eine

unmittelbare Patentverletzung, sondern eine mittelbare Schutzrechtsverletzung in Rede

steht, ändert nichts. Der Begriff des Anbietens in § 10 Abs. 1 PatG ist wie in § 9 PatG zu

verstehen (Senat, BeckRS 2004, 18604 Rn. 10; Scharen in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10

Rn. 12). Zutreffend sieht das Landgericht in den Messeauftritten der Beklagten

vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über die

mobilen TV-Geräte der Beklagten ermöglichen oder befördern sollen. Nach den

Feststellungen im landgerichtlichen Urteil, gegen welche sich die Beklagte nicht wendet,

nahm die Beklagte mit ihren Produkten sowohl an der Messe CeBIT 2010 als auch an der

Messe CeBIT 2011 teil. Sie stellte im Jahr 2011 ihre Produkte am Stand der A.Ltd. aus.

Mitarbeiter der Beklagten übergaben einem Mitarbeiter der Klägerin dort eine Broschüre,

in welcher auch das mobile TV-Gerät der Beklagten P. abgebildet war. Die Beklagte

verteilte auf der CeBIT 2010 den als Anlage K 7 vorgelegten Prospekt, in welchem u.a die

DVB-USB-Sticks mit den Modellbezeichnungen T…, T… und T… abgebildet waren.

Bereits das Verteilen eines Werbeprospekts ist dazu bestimmt und geeignet, Interesse an

dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu

ermöglichen (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte).

66 Außerdem hat die Beklagte ihre englischsprachige Homepage, auf der sie die

angegriffenen Ausführungsformen anbietet, im Rahmen ihres Ausstellerprofils

www.cebit.de genannt und die Messebesucher damit eingeladen, sich über das

Produktangebot der Beklagten zu informieren. Auch dies stellt ein Angebot in dem o.g.

Sinne dar.

67 Es bedarf deshalb keiner Entscheidung der Frage, ob mit dem 1. Zivilsenat des

Bundesgerichtshofs davon auszugehen ist, dass der bloße Messeauftritt keine

Werbemaßnahme darstellt, bei der zum Erwerb der beworbenen Produkte aufgefordert

wird (BGH, GRUR 2010, 1103, 1104 Rn. 22 –Pralinenform II). Ob die Beklagte zu einer

Lieferung tatsächlich bereit war, insbesondere ob sie eine Belieferung von einer dem

Abnehmer von der Klägerin eingeräumten Lizenz abhängig gemacht hat, kann

dahingestellt bleiben. Denn das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder

Lieferbereitschaft kann weder für den Tatbestand des Anbietens im Sinne des § 9 PatG

noch des § 10 PatG verlangt werden (für § 9 PatG: BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 –

Kupplung für optische Geräte; Senat, BeckRS 2009, 09227 Rn.99). Die Handlungsform

„Anbieten“ stellt keine Vorbereitungshandlung für eine Patentverletzung, sondern eine

eigenständige Benutzungshandlung dar (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für

optische Geräte). Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, die Aussagen auf der Messe

CeBIT 2011 seien kurz vor Ablauf des Patentschutzes getätigt worden. Auch ein Angebot,

das sich allein auf den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen nach Ablauf der

Schutzdauer bezieht, stellt eine Patentverletzung dar (BGH, GRUR 2007, 221, 222 -

Simvastatin).

68 (2) Es liegt auch ein Angebot zur Benutzung der Erfindung vor. Zu Recht hat das

Landgericht den Einwand der Beklagten, die auf der Messe angesprochenen Abnehmer

seien selbst Wiederverkäufer und von diesen sei nicht einmal die Verwirklichung von

Teilakten des geschützten Verfahrens zu erwarten, als unerheblich angesehen (LU S. 18).

Es reicht aus, dass der Angebotsempfänger das Mittel bestimmungsgemäß an

Endabnehmer weiterliefert, die die Erfindung dann benutzen (Scharen in Benkard, § 10

PatG Rn. 12; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 240; OLG Düsseldorf,

Urt. v. 05.05.2011 – I-2 U 9/10, 2 U 9/10 Rn. 74 a. E. – zitiert nach juris). Wegen § 10 Abs.

3 PatG ist unerheblich, dass die Abnehmer nicht gewerblich tätig sind.

69 c) Entgegen der Auffassung des Landgerichts liegt auch ein Inverkehrbringen hinsichtlich

der an THG gelieferten angegriffenen Ausführungsformen vor. Unstreitig wurden an THG

die Videoboxen „T…“, „E…“ bzw. „E…“ geliefert (…). Dabei handelt es sich unstreitig um

solche Demodulatoren, bei denen die Software nicht mitgeliefert wird. Das Landgericht hat

angenommen, dass die Lieferung an THG keine Lieferung an Nichtberechtigte im Inland

sei, weil hierzu erforderlich sei, dass die Verfügungsgewalt des Abnehmers erst im Inland

begründet werde. Dem genüge es nicht, dass die Beklagte die Geräte FOB (free on board)

nach Hongkong gesendet habe. Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin mit

Erfolg. Denn entgegen der Auffassung des Landgerichts kommt es nicht darauf an, bis zu

welchem Zeitpunkt die Beklagte nach den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen der

an der Versendung der in Deutschland ausgelieferten Ware beteiligten Unternehmen im

Eigentum oder Besitz der Ware gewesen ist. Als Verletzer verantwortlich ist nämlich nicht

nur derjenige, der die geschützte Erfindung selbst rechtswidrig benutzt, sondern auch

derjenige, der sich an der patentverletzenden Handlung beteiligt bzw. an dieser mitgewirkt

hat, sei es als Nebentäter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe. In grenzüberschreitenden Fällen

ist daher auch ein im Ausland ansässiger Lieferant für die Verletzung des inländischen

Patentrechts mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis

des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert und damit den

inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mit verursacht (BGH, GRUR 2002, 509 -

Funkuhr). Für die patentrechtliche Beurteilung kommt es dabei nicht darauf an, ob und bis

zu welchem Zeitpunkt der ausländische Lieferant nach den vertraglichen Vereinbarungen

der an der Versendung und dem Import der in Deutschland ausgelieferten Ware beteiligten

Unternehmen im Eigentum oder Besitz der Ware gewesen ist (BGH, GRUR 2002, 509 -

Funkuhr; OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.05.2011 - I -2 U 9/10, 2 U 9, 10 Rn. 73). Da jeder

Beteiligte bereits für eine fahrlässige Verletzung des Klagepatents einzustehen hat, ist in

derartigen Fällen auch unerheblich, ob der im Ausland ansässige Lieferant vorsätzlich mit

einem inländischen Haupttäter, Mittäter oder Gehilfen zusammengewirkt hat (BGH, GRUR

2002, 509 - Funkuhr; OLG Düsseldorf aaO.). Den ausländischen Hersteller oder Händler

patentverletzender Vorrichtungen trifft daher eine Mitverantwortung schon dann, wenn er

seine Erzeugnisse an einen inländischen Abnehmer liefert, von dem er weiß, dass dieser

die Ware bestimmungsgemäß im Bundesgebiet weitervertreibt (LG Düsseldorf, InstGE 1,

154, 155 - Rohrverzweigung; InstGE 3, 174, 175 - Herzkranzgefäß-Dilationskatheter; OLG

Düsseldorf aaO.; Scharen in Benkard, PatG, 10. Aufl. § 9 PatG Rn. 11). Zwar ist hier zu

beachten, dass der Tatbestand des § 10 PatG einen „doppelten Inlandsbezug“ aufweist

(vgl. OLG Düsseldorf aaO Rn. 74). Sowohl das Anbieten und Liefern des Mittels durch den

Dritten (den mittelbaren Verletzer) als auch die vom Angebotsempfänger bzw. Belieferten

vorgesehene Benutzung müssen im Inland erfolgen (vgl. Scharen in Benkard, PatG, 10.

Aufl., § 10 Rn. 14; OLG Düsseldorf aaO Rn. 74). Dafür reicht es jedoch anerkanntermaßen

aus, dass der wegen mittelbarer Verletzung des Schutzrechts in Anspruch Genommene

vom Ausland aus ins Inland einem Dritten zur Benutzung im Inland anbietet und/oder vom

Ausland aus an den Dritten zur Benutzung im Inland liefert (vgl. LG Mannheim, InstGE 5,

179 - Luftdruckkontrollvorrichtung; OLG Düsseldorf aaO.; Keukenschrijver in Busse, PatG,

7. Aufl., § 10 Rn. 12; Scharen in Benkard, PatG, § 10 Rn. 14). Die Beklagte hat den Vortrag

der Klägerin, wonach diese gewusst habe, dass die angegriffenen Ausführungsformen an

THG in Deutschland verschifft werden sollten, nicht bestritten, sondern diesen Vortrag für

unerheblich gehalten (…). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Beklagte

wusste, dass die von THG bestellte Ware von Hongkong nach Deutschland geliefert

werden sollte und dort von THG weiterveräußert werden sollte.

70 d) Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat,

dass die Beklagte T. direkt beliefert hat. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird

insoweit auf die Ausführungen im landgerichtlichen Urteil (LU S. 14 ff.) Bezug genommen.

Der danach der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legende Vortrag der Beklagten, sie

habe S. in China beliefert und diese habe wiederum T. beliefert, reicht jedoch entgegen

der Auffassung des Landgerichts für den im Rahmen des § 10 PatG geforderten doppelten

Inlandsbezug aus. Denn - wie ausgeführt - war es nicht erforderlich, dass die Beklagte ihre

Verfügungsgewalt im Bundesgebiet verlor. Entscheidend ist lediglich, ob der im Ausland

ansässige Lieferant die angegriffenen Ausführungsformen in Kenntnis des

Bestimmungslandes geliefert und damit den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich

mit verursacht hat. Die Beklagte räumt selbst ein, dass ihr bewusst war, dass S.

möglicherweise auch Produkte nach Deutschland exportiert (…). Dass die Beklagte die

Belieferung von T. nicht nur gebilligt sondern deren Absatzbemühungen in Deutschland

auch aktiv unterstützt hat, ergibt sich bereits daraus, dass die Beklagte T. auf ihrer Website

als „Distributor“ für den europäischen Markt bezeichnet hat (vgl. Anlage K 13). Dass

letztlich S. und nicht die Beklagte die Lieferung nach Deutschland vorgenommen hat, lässt

die Verantwortlichkeit der Beklagten nicht entfallen.

71 e) Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der

„Dritte“ (also der Anbieter oder Lieferant) weiß oder es aufgrund der Umstände

offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt

sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei

Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive

Element festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur

patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver

Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist

„offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur

patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839 -

Deckenheizung). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand

festzustellen, der es - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren

Patentverletzung - rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende

objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als

Verletzungshandlung zuzurechnen. Da sich die Verbotsnorm des § 10 PatG nicht an den

Angebots- oder Lieferungsempfänger, sondern an den Dritten richtet, müssen die

objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Norm im Zeitpunkt des Angebots oder

der Lieferung vorliegen. Für die Offensichtlichkeit ist daher maßgeblich, ob zu diesem

Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des

Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist,

dass ein Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der

wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH, GRUR 2007, 679, 684 Rn. 36 –

Haubenstretchautomat). Aufgrund der Ausgestaltung des internationalen ISO/IESC-

Standards 11172-3 hinsichtlich der Audiodaten war offensichtlich, dass Coder und

Decoder bei der Übertragung von Audiodaten das patentgemäße Verfahren benutzen. Im

Übrigen hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu Recht darauf

hingewiesen, dass sich die Kenntnis der Beklagten bereits daraus ergibt, dass sie geltend

macht, die Verkäufe seien nur an Wiederverkäufer erfolgt, die entweder von der Klägerin

selbst lizenziert gewesen seien oder die ihrerseits Produkte an Kunden weiter verkauften,

die aufgrund des von der Klägerin lizenzierten Windows-Media-Players berechtigt

gewesen seien (…). Denn ohne Kenntnis von der Gefahr der unmittelbaren

Patentverletzung durch die Abnehmer hätte es solcher Vorsichtsmaßnahmen nicht bedurft.

72 f) Die beanstandete Benutzungshandlung erfolgte auch nicht mit Zustimmung der

Klägerin.

73 (1) Die Beklagte macht hinsichtlich der Demodulatoren, welche mit einer Software mit

Decoderfunktion vertrieben werden, geltend, die mitgelieferte Software „T.M.“ benutze den

Decoder von Microsoft. Bei Microsoft handelt es sich unstreitig um eine Lizenznehmerin

der Klägerin. Da die Klägerin diesen Vortrag mit Nichtwissen bestritten hat, oblag es der

Beklagten, den Beweis hierfür zu erbringen. Denn die Beklagte beruft sich insoweit auf

einen Sachverhalt, der einen üblicherweise verbotenen Eingriff in das Klagepatent zu

einem erlaubten Verhalten macht. Sie macht damit eine Einwendung geltend (BGH,

GRUR 1976, 579, 581 - Tylosin). Insoweit haben die Beklagten keinen Beweis angeboten.

74 (2) Ohne Erfolg macht die Beklagte hinsichtlich aller Ausführungsformen geltend, sie

liefere nur an Wiederverkäufer, die von der Klägerin lizenziert seien. Da sich die Beklagte

durch ihre Messeauftritte an eine unbestimmte Vielzahl von Abnehmern richtete, kann

nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass das Angebot sich insoweit lediglich an

Lizenznehmer der Klägerin richtete. Unstreitig handelt es sich bei T. nicht um einen

Lizenznehmer der Klägerin. Ob THG Lizenznehmerin der Klägerin ist, ist zwischen den

Parteien streitig. Die Beklagte hat zum Beweis der Lizenznehmereigenschaft von THG

Zeugenbeweis angeboten. Der Erhebung dieses Beweises bedarf es jedoch im Hinblick

darauf, dass die Belieferung an einen Nichtlizenznehmer - nämlich T. - feststeht, nicht.

75 g) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt darüber hinaus voraus, dass die

Abnehmer bzw. hier die Endabnehmer zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigt sind.

Davon kann hier ausgegangen werden.

76 (1) Die Gefahr einer Benutzung durch Nichtberechtigte hinsichtlich der angegriffenen

Demodulatoren, welche ohne Software mit Decoderfunktion angeboten werden, ist nicht

deshalb ausgeschlossen, weil die Beklagte in ihren „System“-Requirements darauf

hinweist, dass das Microsoft-Betriebssystem und weitere Microsoft-Komponenten,

insbesondere der Microsoft Media Player als Decoder verwendet werden müssen.

Allerdings ist die Berücksichtigung dieses Vortrags entgegen der Auffassung der Klägerin

nicht deshalb ausgeschlossen, weil er neu ist. Denn bereits in der ersten Instanz hat die

Beklagte vorgetragen, dass die Beklagte in ihren Produktbeschreibungen auf ihrer

Internetseite und auf den Produkten selbst auf so genannte System-Requirements

verweise, wonach ein Windows-Betriebssystem und weitere Microsoft Windows

Komponenten erforderlich seien. Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich dieser

Vortrag nicht darauf reduzieren, dass der Decoder von Microsoft Windows im

Zusammenwirken mit einer nicht lizenzierten Drittsoftware genutzt werde. Zu Recht hat

das Landgericht den Vortrag in einem darüber hinaus gehenden Sinn verstanden. Denn

die in dem genannten Schriftsatz in Bezug genommene Anlage K 26 führt unter „System

requirements“ den Microsoft Media Player auf. Außerdem hat die Beklagte in der ersten

Instanz vorgetragen, dass „zum Ansehen der DVB-Signale eine Software im PC benötigt

wird, bevorzugt der auf beinahe jedem PC vorhandene Windows Media Player. Auch

Microsoft, der Hersteller des Windows Media Players, besitzt freilich Lizenzen für die

Patente, die von seiner Software decodierte Verfahren betreffen“. Die Klägerin ist diesem

Vorbringen in erster Instanz nicht entgegengetreten.

77 Allerdings bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Abnehmer an die

Vorgaben der Beklagten nicht halten, so dass davon auszugehen ist, dass sie den

Microsoft Media Player auch einsetzen. Da sie daneben aber auch den Demodulator der

Beklagten verwenden, erfolgt die Ausübung der Verfahrensschritte des Decodierens ohne

Zustimmung der Klägerin. Denn bei diesem Sachverhalt ist weder Erschöpfung

eingetreten, noch kann von einer konkludenten Zustimmung der Klägerin zur Ausübung

des patentgemäßen Verfahrens ausgegangen werden. Eine Erschöpfung eines

Verfahrenspatents tritt nämlich dann nicht ein, wenn - wie hier - lediglich eine Vorrichtung

veräußert worden ist, mit deren Hilfe das Verfahren ausgeübt werden kann (BGH, GRUR

1980, 38 - Fullplastverfahren; Kühnen aaO Rn. 1550). Die insoweit darlegungs- und

beweisbelastete Beklagte hat auch keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, die für eine

stillschweigende Zustimmung der Klägerin zur Anwendung des Verfahrens sprechen. Ob

eine solche stillschweigende Zustimmung angenommen werden kann, hängt von den

Umständen des Einzelfalls und insbesondere von den schuldrechtlichen Vereinbarungen

der Parteien ab (BGH, GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät). Fehlen

anderslautende Abreden, ist zwar im Zweifel davon auszugehen, dass derjenige, der vom

Inhaber eines Verfahrenspatents oder dessen Lizenznehmer eine zur Ausübung des

geschützten Verfahrens erforderliche Vorrichtung erwirbt, diese bestimmungsgemäß

benutzen darf (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 28 - Rohrschweißverfahren). Voraussetzung

hierfür ist allerdings, dass die gebrauchsfertige Vorrichtung in ihrer Gesamtheit aus

lizenzierter Quelle stammt; eine stillschweigende Benutzungserlaubnis kommt deshalb

nicht in Betracht, wenn bloß einzelne Komponenten geliefert werden, die unter

Verwendung weiterer nicht lizenzierter Vorrichtungen zur Ausübung des patentgemäßen

Verfahrens führen (Kühnen, aaO. Rn. 1550). Dies ist hier nicht der Fall, da die

Demodulatoren der Beklagten unstreitig nicht aus lizenzierter Quelle stammen.

78 (2) Eine Berechtigung der Endabnehmer ergibt sich auch nicht aus dem Vortrag der

Beklagten, wonach die Sendeanstalten, die die Signale in patentgeschützter Weise

codieren, Lizenznehmer der Klägerin seien, eine Lizenz jedenfalls auf einer

stillschweigenden Duldung beruhe (…). Diesem Vortrag ist die Klägerin in erster Instanz

allerdings nicht entgegengetreten. Erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem

Senat hat sie die Erteilung einer Lizenz bestritten. Der Vortrag der Beklagten ist jedoch

unerheblich. Denn mangels anderer Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass sich die

Zustimmung der Klägerin lediglich auf die coderseitig durchzuführenden

Verfahrensschritte bezieht.

79 3. Da hier keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass eine unmittelbare

Patentverletzung durch die Abnehmer nicht in Betracht kommt, ist auch von der

hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadens auszugehen. Die Wahrscheinlichkeit

eines Schadens ergibt sich hier bereits aus der festgestellten Offensichtlichkeit einer

Benutzung des Patents durch die Abnehmer. Hinsichtlich des Umfangs der

Schadensersatzverpflichtung ist selbstverständlich, dass sich diese lediglich auf solche

Lieferungen bezieht, bei denen keiner in der Lieferkette zur Verwendung des

patentgemäßen Verfahrens berechtigt war (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung,

Rn. 250). Ein darüber hinausgehende Klageziel verfolgt die Klägerin offensichtlich nicht.

Denn sie hat nicht in Abrede gestellt, dass bei einer Lieferung an zur Nutzung der

Erfindung Berechtigte die geltend gemachten Ansprüche nicht bestehen.

80 4. Da die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung entgegen der Ansicht des

Landgerichts lediglich eine vollendete Verletzungshandlung gemäß § 10 PatG i.V. mit Art.

64 Abs. 1 EPÜ voraussetzen (BGH, GRUR 2012, 1230 Rn. 36 - MPEG-2-

Videosignalcodierung), ist auf die Berufung der Klägerin die Beklagte auch zur Auskunft

und Rechnungslegung zu verurteilen.

81 Da nach alledem wegen der festgestellten mittelbaren Patentverletzung der Beklagten die

Klägerin gegen diese einen Anspruch auf Unterlassung hatte, hat die sofortige

Beschwerde der Beklagten keinen Erfolg und der Beklagten sind gemäß § 91a ZPO, § 91

ZPO, § 97 ZPO die Kosten beider Rechtszüge aufzuerlegen. Der in der mündlichen

Verhandlung vor dem Senat erfolgte Hinweis der Beklagten, der Unterlassungsantrag

gehe mangels der Aufnahme eines Warnhinweises zu weit, rechtfertigt eine andere

Kostenentscheidung nicht. Denn in dem vorliegenden Fall wäre bis zum Ablauf der

Schutzdauer des Klagepatents ein Schlechthinverbot auszusprechen gewesen. Die

Endabnehmer und die unmittelbaren Abnehmer der Beklagten haben nämlich, wie die

Beklagte selbst geltend macht, keinen Einfluss darauf, ob das patentgemäße Verfahren

zur Anwendung kommt, so dass ein an sie gerichteter Warnhinweis keine Wirkung hätte.

Dieser Fall ist dem Fall gleich zu behandeln in welchem, die angegriffenen

Ausführungsformen - technisch und wirtschaftlich sinnvoll - ausschließlich in

patentverletzender Weise - und nicht anders verwendet werden können. Insoweit ist

anerkannt, dass ein Schlechthinverbot gerechtfertigt ist (vgl. Kühnen aaO. Rn. 268 mwN.).

Zwar enthielt der Unterlassungsantrag keine Beschränkung dahingehend, dass lediglich

Angebote und Lieferungen an Nichtberechtigte zu unterlassen sind. Insoweit ist - wie unter

II. C. 3. ausgeführt - der Antrag der Klägerin entsprechend auszulegen. Selbst wenn man

dies anders sähe, hätte die Klägerin den Antrag auf Hinweis des Gerichts in dem

erforderlichen Maße beschränkt, was jedoch für die Klägerin mit keiner Kostentragungslast

verbunden gewesen wäre (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

III.

82 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10 ZPO, § 711

ZPO. Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde und der Revision liegen nicht vor.

Die Entscheidung beruht auf der Anwendung anerkannter Grundsätze auf einen Einzelfall.