Urteil des OLG Düsseldorf vom 07.12.2006

OLG Düsseldorf: stand der technik, steg, angemessene entschädigung, patentanspruch, aussetzung, aufschiebende wirkung, treppe, auflage, nichtigkeitsklage, profil

Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 11/05

Datum:

07.12.2006

Gericht:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Spruchkörper:

2. Zivilsenat

Entscheidungsart:

Urteil

Aktenzeichen:

I-2 U 11/05

Tenor:

Auf die Berufung der Beklagten wird unter Zurückweisung

des weitergehenden Rechtsmittels das am 18. November

2004 verkündete Urteil der 4 a Zivilkammer des Landgerichts

Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu

gefasst:

Die Beklagten werden verurteilt,

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwi-

derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu

250.000,00 € , ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ord-

nungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zu-

widerhandlung bis zu zwei Jahren, wobei eine gegen die

Beklagte zu 1) festzusetzende Ordnungshaft an ihren ge-

setzlichen Vertretern zu vollziehen ist, zu unterlassen,

Treppenkantenprofile, bestehend aus einem Trittwinkelprofil

mit einem Trittschenkel, dessen freies Ende als Abdeckflügel

für einen Treppenbelag ausgebildet ist, einem daran im we-

sentlichen im rechten Winkel angeordneten Anschlagschen-

kel, und einem auf der Treppe festlegbaren Basisprofil,

in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuführen,

anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu

besitzen,

wobei das Trittwinkelprofil auf dem Basisprofil über eine lös-

bare höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der

Abdeckflügel auf dem Treppenbelag zur Auflage kommt, wo-

bei an dem Trittschenkel ein im wesentlichen zur Trittstufe ge-

richteter Steg angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante

gerichteter Seite eine erste Führungs-Stützfläche ausgebildet

ist, und dass an entsprechender Stelle am Basisprofil ein ent-

sprechender Steg einer der ersten Führungs-Stützfläche zu-

gewandte Gegenfläche aufweist, und eine zweite Führungs-

Stützfläche an dem Anschlagschenkel und die zugeordnete

Gegenfläche entweder an einer im Wesentlichen nach vorn

gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist, oder

an einem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil an

geordnetem zweiten Steg ausgebildet ist;

der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Um-

fang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit

dem 15. Juni 1987 begangen haben, und zwar unter An-

gabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer-

mengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots-

mengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen,

c) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse so-

wie im Hinblick auf erhaltene Lieferungen der Namen und

Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbe-

sitzer,

d) der Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebots-

empfänger,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträ-

gern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver-

breitungsgebiet,

f) der Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach den einzel-

nen Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns,

wobei von den Beklagten zu 2) und 3) sämtliche Angaben

und von der Beklagten zu 1) die Angaben zu c) bis f) nur für

die Zeit ab dem 3. Mai 2003 zu machen sind.

II.

Es wird festgestellt,

dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der

Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher dieser durch die

zu I.1 bezeichneten, seit dem 3. Mai 2003 begangenen Hand-

lungen entstanden ist und noch entstehen wird;

dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, an die Klägerin für die

zu Ziffer I.1 . bezeichneten, in der Zeit vom 15. Juni 1997 bis

2 . Mai 2003 begangenen Handlungen eine angemessene

Entschädigung zu bezahlen.

III.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 9/10 den Beklagten

und zu 1/10 der Klägerin auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten dürfen die

Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

150.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin

darf die Vollstreckung der Beklagten wegen der Kosten ge-

gen Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000,00 € abwenden,

wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in

gleicher Höhe leisten.

G r ü n d e :

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patent 0 773 xxx (Anlage K 1; nachfolgend

Klagepatent). Das Klagepatent beruht auf einer Anmeldung vom 8. November 1995, die

am 14. Mai 1997 offen gelegt worden ist. Die Hinweis auf die Patenterteilung des

Klagepatents wurde am 2. April 2003 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt :

Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel

(2) , dessen freies Ende als Ab- deckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet

ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel angeordne- ten Anschlagschenkel

(3) , und einem auf der Treppe festleg- baren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet,

dass das

Trittwinkelprofil (2) auf dem Basisprofil (4) über eine höhen- verstellbare Halterung

festlegbar ist, so dass der Abdeckflü- gel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage

kommt, wo- bei an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstu- fe gerichteter

Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Trep- penkante gerichteter Seite eine erste

Führungs-Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass an entsprechender Stelle am

Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7)

zugewandte Gegenfläche (9) auf weist, und eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an

dem An- schlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) entweder an einer im

wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist, oder an

einem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten Steg (13)

ausgebildet ist.

In einem von der Beklagten zu 1) angestrengten Nichtigkeitsverfahren betreffend den

deutschen Anteil des Klagepatents hat die Klägerin und Patentinhabern das

Klagepatent in der mündlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2006 vor dem

Bundespatentgericht mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten

Patentansprüchen 1 – 3 sowie den erteilten Patentansprüchen - soweit angegriffen -

verteidigt (vgl. Anlage K 10). Mit Urteil vom gleichen Tage hat das Bundespatentgericht

in der Sache wie folgt erkannt:

" Das europäische Patent 0 773 xxx wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland dadurch teil- weise für nichtig erklärt, dass seine

Patentansprüche 1 bis 3 folgende Fassung erhalten:

1. Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel

(2) , dessen freies Ende als Ab- deckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet

ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel angeordne- ten Anschlagschenkel

(3) , und einem auf der Treppe festleg-

baren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet, dass das

Trittwinkelprofil (2) auf dem Basisprofil (4) über eine lösbare höhenverstellbare

Halterung festlegbar ist, so dass der Ab- deckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur

Auflage kommt, wobei an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstufe

gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine

erste Führungs- Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass an entsprechender Stelle am

Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7)

zugewandte Gegenflä- che (9) aufweist, und eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an

dem Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegen- fläche (8) an einer im

wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist.

2. Treppenkantenprofil, bestehend aus einem Trittwinkelprofil (1) mit einem Trittschenkel

(2) , dessen freies Ende als Ab- deckflügel (5) für einen Treppenbelag (12) ausgebildet

ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel angeordne- ten Anschlagschenkel

(3) , und einem auf der Treppe festleg- baren Basisprofil (4), dadurch gekennzeichnet,

dass das

Trittwinkelprofil (2) auf dem Basisprofil (4) über eine lösbare höhenverstellbare

Halterung festlegbar ist, so dass der Ab- deckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur

Auflage kommt, wobei an dem Trittschenkel (2) ein im wesentlichen zur Trittstufe

gerichteter Steg (10) angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite eine

erste Führungs- Stützfläche (7) ausgebildet ist, und dass an entsprechender Stelle am

Basisprofil (4) ein entsprechender Steg (11) eine der ersten Führungs-Stützfläche (7)

zugewandte Gegenfläche (9) aufweist, und eine zweite Führungs-Stützfläche (6) an dem

Anschlagschenkel (3) und die zugeordnete Gegenfläche (8) an einem an

entsprechender Stelle auf dem Basisprofil

angeordnetem zweiten Steg (13) ausgebildet ist.

3. Treppenkantenprofil nach Anspruch 2, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Stege

(11,13) auf dem Basisprofil (4) so angeordnet und die Innenseiten der Stege (11,13) so

ausge- bildet sind, dass diese einen Gewindetreibkanal bilden

und sich die Patentansprüche 4 bis 7 sowie 13 bis 20 auf die vorstehende Fassung der

Patentansprüche 1 bis 3 beziehen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen."

Das Urteil des Bundespatentgerichts, dessen Gründe nicht vorliegen, ist noch nicht

rechtskräftig. Die Beklagte zu 1) beabsichtigt, dagegen Berufung einzulegen (vgl.

Schriftsatz vom 24. Oktober 2006 – Bl. 231 GA).

Zur Verdeutlichung der Erfindung nach dem Klagepatent sind nachfolgend (teils

verkleinert) die Figuren 1 bis 4 der Klagepatentschrift wiedergegeben, die ein erstes

Ausführungsbeispiel der Erfindung zum Gegenstand haben, wobei die Figur 1 eine

Seitenansicht des Trittwinkelprofils, die Figur 2 eine Seitenansicht des Basisprofils, die

Figur 3 das Trittwinkelprofil und das Basisprofil im montierten Zustand bei Verwendung

einer vertikalen Setzstufe und Figur 4 das Trittwinkelprofil und das Basisprofil im

montierten Zustand bei minimaler Treppenbelagstärke und bei Verwendung einer

schrägen Setzstufe zeigen.

Die Beklagte zu 1), eine GmbH mit Sitz in Österreich, deren Geschäftsführer die

Beklagten zu 2) und 3) sind, führt Treppenkantenprofile nach Deutschland ein, deren

Ausgestaltung sich aus den Anlagen K 3, K 4, K 5 und K 6 ergibt. Die nachfolgend

wiedergegebene Abbildung ist der Anlage K 4 entnommen. Sie zeigt das von der

Beklagten zu 1) in Deutschland angebotene und nach Deutschland eingeführte

Treppenkantenprofil PP 23001, wie es die Beklagte zu 1) in ihrem Internet-Auftritt zeigt,

wobei die Klägerin dieser Darstellung dem Klagepatent entsprechende Bezugszeichen

und den Treppenbelag 12 hinzugefügt hat.

Die Klägerin hat, ohne dass die Beklagten diesem Vorbringen entgegentreten wären,

geltend gemacht, dass die mit der Klage beanstandeten Treppenkantenprofile der

Beklagten zu 1) von dem erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents dem Wortsinne

nach Gebrauch machten. Überdies hat sie vorgetragen, für die durch die

patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) ausgelösten Ansprüche und auch

für die durch die Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte zu 1) während des

Offenlegungszeitraumes entstandenen Entschädigungsansprüche seien auch die

Beklagten zu 2) und 3) passivlegitimiert.

Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, dass die Beklagten zu 2) und 3)

nicht passivlegitimiert seien. Im Übrigen sei das Klagepatent in der erteilten Fassung

nicht rechtsbeständig.

Das Landgericht, das eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreites wegen der

anhängigen Nichtigkeitsklage betreffend das Klagepatent abgelehnt hat, hat auf die

Anträge der Klägerin in der Sache wie folgt erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwi- derhandlung

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € , ersatzweise Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter

Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, wo bei eine gegen die Beklagte zu 1)

festzusetzende Ordnungs- haft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

Treppenkantenprofile, bestehend aus einem Trittwinkelprofil mit einem Trittschenkel,

dessen freies Ende ausgebildet ist, einem daran im wesentlichen im rechten Winkel

angeordne- ten Anschlagschenkel, und einem auf der Treppe festlegba- ren Basisprofil,

in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuführen, anzubieten, in Verkehr zu

bringen, zu gebrauchen oder zu besitzen,

wobei das Trittwinkelprofil auf dem Basisprofil über eine

höhenverstellbare Halterung festlegbar ist, so dass der Abdeckflügel auf dem

Treppenbelag zur Auflage kommt, wo- bei an dem Trittschenkel ein im Wesentlichen zur

Trittstufe ge- richteter Steg angeordnet ist, an dessen zur Treppenkante gerichteter Seite

eine erste Führungsstützfläche ausgebildet ist, und dass an entsprechender Stelle am

Basisprofil ein ent- sprechender Steg einer der ersten Führungsstützfläche zuge-

wandte Gegenfläche aufweist, und eine zweite Führungsflä- che an dem

Anschlagschenkel und die zugeordnete Gegen- fläche entweder an einer im

Wesentlichen nach vorn gerich- teten Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist, oder

an ei- nem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil angeord- netem zweiten Steg

ausgebildet ist;

2. der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Um- fang sie die unter Ziffer I. 1.

bezeichneten Handlungen seit dem 15. Juni 1987 begangen haben, und zwar unter An-

gabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- mengen, -zeiten und -preisen

und Typenbezeichnungen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots- mengen, -zeiten und -

preisen und Typenbezeichnungen,

c) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der

Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

d) der Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebots- empfänger,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträ- gern, deren Auflagenhöhe,

Verbreitungszeitraum und Ver- breitungsgebiet, f) der Gestehungskosten,

aufgeschlüsselt nach den einzel- nen Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns,

wobei die Angaben zu c) bis f) nur für die Zeit ab dem 3. Mai 2003 zu machen sind.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden

zu ersetzen, welcher dieser durch die zu I.1 bezeichneten, seit dem 3. Mai 2003

begangenen Hand- lungen entstanden ist und noch entstehen wird;

2. dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, an die Klägerin für die zu

Ziffer I.1 . bezeichneten, in der Zeit vom 15. Juni 1997 bis 2 . Mai 2003 begangenen

Handlungen eine angemessene Entschädigung zu bezahlen.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass es zwischen den Parteien

unstreitig sei, dass die angegriffene Ausführungsform von dem erteilten Patentanspruch

1 des Klagepatents Gebrauch mache. Auch die Beklagten zu 2) und 3) seien für alle mit

der Klage geltend gemachten Ansprüche passivlegitimiert. Zu einer Aussetzung des

Rechtsstreits wegen der anhängigen Nichtigkeitsklage habe kein Anlass bestanden, da

eine Vernichtung des Klagepatents nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu

erwarten sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. In der Berufungsinstanz

wiederholen die Parteien ihr erstinstanzliches Vorbringen und ergänzen.

Die Beklagten, die auch nach der Neufassung der Patentansprüche des Klagepatents

durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. Oktober 2006 eine Benutzung der

technischen Lehre des Klagepatents bei der mit der Klage angegriffenen

Ausführungsform nicht in Abrede stellen, machen weiterhin geltend, dass die Beklagten

zu 2) und 3) für

die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht passivlegitimiert seien,

insbesondere nicht für den Entschädigungsanspruch und den darauf zurückbezogenen

Auskunfts- bzw. Rechnungslegungsanspruch. Überdies sei das Klagepatent auch in der

geänderten Fassung nicht rechtsbeständig (Bei dem gegenteiligen Vortrag auf Seite 1

des Schriftsatzes der Beklagten vom 24. Oktober 2006 /Bl. 231 GA "Die Beklagten sind

jedoch der Auffassung, dass das Klagepatent auch in der geänderten Fassung

rechtsbeständig ist" ist ersichtlich versehentlich das Wort "nicht" vergessen worden). Die

Beklagte zu 1) werde daher gegen das Urteil des Nichtigkeitssenats vom 5. Oktober

2006 Berufung einlegen. Mit Rücksicht darauf sei eine Aussetzung des

Verletzungsverfahrens geboten.

Die Beklagten beantragen,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 18.11.2004 , Geschäftszeichen 4 a O520/03

aufzuheben und die Klage abzuweisen, hilfsweise, das Verletzungsverfahren bis zur

rechtskräfti- gen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren betreffend den deutschen Teil

des europäischen Patents EP 07773xxx auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagte mit der Maßgabe, dass auf Seite 3 Zeile 5 vor dem Wort

"höhenverstellbare" das Wort "lös- bar" eingefügt wird, zurückzuweisen.

Die Klägerin macht geltend, das vom Bundespatentgericht in die Patentansprüche 1 und

2 aufgenommene Merkmal der Lösbarkeit sei auch bei der angegriffenen

Ausführungsform verwirklicht. Im Übrigen habe das Landgericht auch die Beklagten zu

2) und 3) zutreffend für passivlegitimiert angesehen. Der Beklagte zu 2) sei der

Alleingesellschafter der Beklagten zu 1).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf ihre

Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschriften des Landgerichts und

des Senats Bezug genommen

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache nur in dem aus dem Urteilstenor

ersichtlichen geringen Umfang Erfolg, im Übrigen ist sie jedoch unbegründet. Das mit

der Klage beanstandete Treppenkantenprofil macht nicht nur von dem ursprünglich

erteilten Patentanspruch 1, sondern auch von der technischen Lehre des durch Urteil

des Bundespatentgerichts vom 5. Oktober 2006 aufrecht erhalten gebliebenen

Patentanspruches 1 des Klagepatents dem Wortsinne nach Gebrauch. Für die seit dem

3. Mai 2003 durch das Anbieten und Inverkehrbringen solcher Treppenkantenprofile im

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland schuldhaft begangenen Patentverletzungen

sind neben der Beklagten zu 1) auch die Beklagten zu 2) und 3) passivlegitimiert.

Dagegen hat die Klägerin Entschädigungsansprüche und als Hilfsansprüche hierzu

Auskunfts- bzw. Rechnungslegungsansprüche wegen der rechtmäßigen Benutzung des

Patentgegenstandes während des Offenlegungszeitraumes nur gegen die Beklagte zu

1), nicht aber gegen die Beklagten zu 2) und 3). - Zu einer Aussetzung des

Verletzungsprozesses bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren

betreffend den deutschen Teil des Klagepatents bestand auch unter Berücksichtigung

der Grundsätze der "Steinknacker"-Entscheidung des Senats (vgl. Mitt. 1997, 257 – 261)

hier kein Anlass.

1. Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft nach der einleitenden Beschreibung in

Spalte 1, Zeilen 3 bis 8 einen Gegenstand, der sich merkmalsmäßig wie folgt gliedert:

1. Das Treppenkantenprofil besteht aus einem Trittwinkelprofil mit einem Trittschenkel;

2. das freie Ende des Trittschenkels ist als Abdeckflügel für einen Treppenbelag

ausgebildet;

3. an dem Trittschenkel ist ein im Wesentlichen im rechten Winkel angeordneter

Anschlagschenkel ausgebildet;

4. das Treppenkantenprofil weist ein auf der Treppe festlegbares Basisprofil auf.

Nach dem Inhalt der Klagepatentschrift ist ein solches gattungsbildendes

Treppenkantenprofil aus des US-A-4 455 797 bekannt. Dieses soll aus einem

Trittwinkel und einem Basisprofil bestehen, wobei das Basisprofil L - förmig um die

Treppenkante gelegt und an der Treppe über einen Nagel befestigt werde. An der

Treppenkante – so die Klagepatentschrift weiter – weise das Basisprofil eine Schräge

auf, welche als Anschlag-Kontaktfläche für den Trittwinkel diene. Die Außenseite des

Basisprofils und die Innenseite des Trittwinkels passten formschlüssig zusammen. Der

Trittwinkel sei aus Kunststoff ausgebildet und weise Luftkammern zur Verbesserung der

Dämpfungseigenschaften auf. Am Trittwinkel seien an beiden Enden sogenannte

Abdeckflügel ausgebildet, die nach dem Aufsetzen des Trittwinkels auf das Basisprofil

den Treppenbelag gegen das Basisprofil drückten. Die Anwendung beschränke sich auf

Teppichböden, die zwischen Abdeckflügel und Basisprofil komprimiert und eingeklemmt

würden (vgl. Spalte 1, Zeilen 9 – 26).

Als nachteilig an dieser Konstruktion kritisiert die Klagepatentschrift in Spalte 1, Zeilen

27 bis 33, dass sich die Anwendung auf Treppenbeläge mit einer ganz bestimmten

Materialstärke beschränke. Bei Verlegung von Teppichböden mit einer größeren

Materialdicke oder bei Verwendung von Laminat oder Parkettböden müsste für jede

Materialstärke jeweils ein anderer Trittwinkel verwendet werden.

Die Klagepatentschrift geht im Anschluss daran auf die Lösung nach der als Anlage B 3

vorliegenden deutschen Offenlegungsschrift 39 07 959 ein. Sie würdigt diese dahin,

dass aus ihr ein Verfahren bekannt sei, bei dem ein Basisprofil in Form eines

Winkelprofils (vgl. Bezugszeichen 1 in Figur 1) derart auf der Treppenstufe aufgelegt

werde, dass die Treppenkante (6) in dem rechten Winkel des Basisprofils zu liegen

komme. Der nach unten ragende Schenkel (3) des Basiprofils (1) weise einen von oben

zugänglichen Schlitz (4) auf, in den ein Steg (7) eines Trittwinkels einschiebbar sei. Ein

Treppenbelag überdecke den Trittflächenschenkel (2) des Basisprofils und wende nach

dem Einstecken des Trittwinkelprofils in den Aufnahmeschlitz des Basisprofils von

einem kurzen Ab-

deckschenkel (6) überdeckt. Abhängig von der Stärke des Treppenbelags rage der

Haltesteg (7) mehr oder weniger tief in den Aufnahmeschlitz (4) hinein. Nach dem

Aufsetzen werde das gesamte Treppenkantenprofil durch Setzen von Bohrlöchern (vgl.

Bohrungen 2, 10 und 11) und anschließendem Verschrauben an der Treppe fixiert. Eine

Höhenverstellbarkeit sei nur insofern gewährleistet, als das Trittwinkelprofil in seinen

entsprechenden Montagelagen verbohrt und verschraubt werde. Ein Anschlag des nach

unten ragenden kurzen Anschlagschenkels (9) des Trittwinkelprofils am Basisprofil sei

nicht vorgesehen (vgl. Spalte 1, Zeilen 34 – 56).

Vor dem Hintergrund des dargestellten Standes der Technik bezeichnet es die

Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, ein Treppenkantenprofil der eingangs

genannten Art, also mit den oben genannten Merkmalen 1 bis 4, derart weiterzubilden,

dass das Treppenkantenprofil für Treppenbeläge mit verschiedensten Materialstärken

einsetzbar ist (Spalte 1, Zeile 57 – Spalte 2, Zeile 2).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlagen der Patentanspruch 1 und der Patentanspruch 2 in

der durch Urteil des Bundespatentgerichts aufrecht erhaltenen Fassung Gegenstände

vor, die sich merkmalsmäßig gegliedert durch die oben genannten Merkmale 1 bis 4

sowie durch die nachfolgend aufgeführten Merkmale 5 bis 10 auszeichnen, wobei der

Patentanspruch 1 zusätzlich noch Merkmal 10.1 und Patentanspruch 2 zusätzlich noch

Merkmal 10.2 umfasst:

5. das Trittwinkelprofil (1) ist auf dem Basisprofil (4) über eine höhenverstellbare

Halterung festlegbar;

6. bei Festlegen kommt der Abdeckflügel (5) auf dem Treppenbelag (12) zur Auflage;

7. an dem Trittschenkel (2) ist ein im Wesentlichen senkrecht zur Trittstufe gerichteter

Steg (10) angeordnet;

8. an der Seite, die der Treppenkante zugewandt ist, weist der Steg (10) eine erste

Führungs-Stützfläche (7) auf;

9. an entsprechender Stelle am Basisprofil (4) weist ein entsprechender Steg (11) eine

der ersten Führungs-Stützfläche zugewandte Gegenfläche (9) auf;

10. eine zweite Führungs-Stützfläche (6) ist an dem Anschlagschenkel (3) ausgebildet

und die zugeordnete Gegenfläche ist

entweder (nach Patentanspruch 1)

10.1 an einer im Wesentlichen nach vorn gerichteten Stirnkante des Basisprofils

ausgebildet,

oder (nach Patentanspruch 2)

10.2 an einem an entsprechender Stelle auf dem Basisprofil angeordnetem zweiten

Steg (13) ausgebildet.

Von diesen Lösungen heißt es in der Klagepatentschrift Spalte 2, Zeilen 19 – 22, dass

sie ein einfaches und schnelles Anbringen des Treppenkantenprofils über einen weiten

Anwendungsbereich unterschiedlicher Treppenbelagsdicken ermöglichten. Im Übrigen

ergibt sich Lösung und Wirkungsweise aus den oben wiedergegebenen Figuren 1 bis 4,

die allerdings noch zahlreiche Besonderheiten der Unteransprüche aufweisen.

2. Ausgehend von der sich so darstellenden technischen Lehren der Patentansprüche 1

und 2 wird nachstehend im Wesentlichen an Hand der oben wiedergegebenen

Abbildung der Anlage K 4 erläutert, dass die angegriffene Ausführungsform

wortsinngemäß von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

Es handelt sich bei dem in Anklage K 4 abgebildeten Gegenstand um ein

Treppenkantenprofil, das aus einem Trittwinkelprofil 1 mit einem Trittschenkel 2 besteht

(Merkmal 1).

Das freie Ende des Trittschenkels 2 ist als Abdeckflügel 5 für einen Treppenbelag 12

ausgebildet (Merkmal 2).

An dem Trittschenkel 2 ist ein im wesentlichen senkrecht nach unten ragender

Anschlagschenkel 3 ausgebildet (Merkmal 3).

Das Basisprofil 4 weist eine lösbare Halterung auf, mittels der das Trittwinkelprofil 1 auf

dem Basisprofil höhenverstellbar festgelegt werden kann. Das Trittwinkelprofil ist vom

Basisprofil lösbar, da die beiden Profile durch Schrauben miteinander verbunden

werden (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 17. Oktober 20006 Seite 3 – Bl. 226 GA).

Beim Festlegen kommt der Abdeckflügel 5 auf dem Treppenbelag 12 zur Auflage. (

Merkmal 6).

An dem Trittschenkel 2 ist ein senkrecht nach unten zur Trittstufe gerichteter Steg 10

angeordnet (Merkmal 7).

An der Seite, die der Treppenkante zugewandt ist, weist der Steg 10 eine erste

Führungs-Stützfläche 7 auf (Merkmal 8).

An dem Basisprofil 4 ragt ein entsprechender Steg 11 senkrecht nach oben und weist

eine der ersten Führungs-Stützfläche 7 zugewandte Gegenfläche 9 auf (Merkmal 8).

An dem Anschlagschenkel 3 ist eine zweite Führungsstützfläche 6 ausgebildet

(Merkmal 10), wobei die zugeordnete Gegenfläche 8 an der nach vorne gerichteten

Stirnkante des Basisprofils ausgebildet ist (Merkmal 10.1).

Es kann insoweit ergänzend auf das nicht bestrittene Vorbringen der Klägerin auf den

Seiten 7 und 8 der Klageschrift vom 22.Dezember 2003 (Bl. 9,10 GA) verwiesen

werden.

Die angegriffene Ausführungsform weist überdies an dem Basisprofil neben dem Steg

11 aber auch einen in der Anlage K 4 nicht näher gekennzeichneten zweiten Steg auf.

3. Das Landgericht hat unter Ziffer II. seiner Entscheidungsgründe im Einzelnen

ausgeführt, aufgrund welcher weiteren Tatumstände und Rechtsvorschriften der

Klägerin die zuerkannten Ansprüche gegen die Beklagten zustehen. Diese

Ausführungen werden, soweit sie die Beklagte zu 1) betreffen, von der Berufung zu

Recht nicht angegriffen. Dabei begegnet es auch keinen Bedenken, dass der

Unterlassungsanspruch auf beide Alternativen des erteilten Patentanspruches 1 bzw.

der nunmehrigen Ansprüche 1 und 2 abstellt. Die Alternativen liegen so dicht

beieinander , dass die Beschränkung auf eine der Alternativen der Klägerin keinen

effektiven Rechtsschutz gäbe, zumal die angegriffene Ausführungsform über eine

zweiten Steg am Basisprofil verfügt, dessen zum Anschlagschenkel 3 gewandte Fläche

eine zugeordnete Gegenfläche zu einer am Anschlagschenkel 3 ausgebildeten zweiten

Führungs-Stützfläche bilden könnte.

Die Berufungsangriffe der Beklagten dagegen, dass das Landgericht auch die

Passivlegitimation der Beklagten zu 2) und 3) für die mit der Klage geltend gemachten

Ansprüche bejaht hat, sind nur zum Teil gerechtfertigt.

Entgegen den mit der Berufung geführten Angriffen der Beklagten hat das Landgericht

zu Recht auch die Beklagten zu 2) und 3), als die Organe, durch die die Beklagte zu 1)

handelt und die daher an deren patentverletzenden Handlungen mitgewirkt haben, zur

Unterlassung verurteilt. Es hat dabei zutreffend auf die Kommentierung im "Busse"

verwiesen. Ergänzend ist auf die Kommentierung im "Benkard", PatG , 10. Aufl. , § 139

PatG Rdn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung zu verweisen, aus der sich

ergibt, dass neben der juristischen Person, deren Haftung für die patentverletzenden

Handlungen ihrer Organe aus § 31 BGB hergeleitet wird, auch ihre gesetzlichen

Vertreter selbst auf Unterlassung und als Gesamtschuldner mit der juristischen Person

auch auf Schadensersatz haften. Das LG hat daher zu Recht auch die Beklagten zu 2)

und 3) zur Unterlassung verurteilt und unter Ziffer II. 1 seines Urteilsausspruches auch

ausgesprochen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet seien , der

Klägerin allen Schaden zu ersetzen. Als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch

und ge-

mäß § 140 b PatG steht der Klägerin wegen der schuldhaft begangenen

patentverletzenden Handlungen auch gegen die Beklagten zu 2) und 3) der zuerkannte

Auskunfts-und Rechnungslegungsanspruch für die Zeit ab dem 3. Mai 2003 zu.

Die Angriffe der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil sind jedoch insoweit

gerechtfertigt, als das Landgericht die Feststellung getroffen hat, dass die Beklagten als

Gesamtschuldner verpflichtet seien, für die in Zeit vom 15. Juni 1997 bis 2. Mai 2003

begangenen Handlungen der rechtmäßigen Patentbenutzung der Klägerin eine

angemessene Entschädigung zu zahlen, und insoweit als sie die Beklagten auf für die

Zeit vom 15. Juni 1997 bis 2. Mai 2003 zur Auskunft- und Rechnungslegung verurteilt

hat. Adressat des Entschädigungsanspruches aus § 33 PatG ist allein die Beklagte zu

1) als Nutznießerin der rechtmäßigen Benutzung der Anmeldung. Die Beklagten zu 2)

und 3) als Organe der Beklagten zu 1) sind diesem Anspruch nicht ausgesetzt (vgl. BGH

GRUR 1989, 412 – Offenend-Spinnmaschine). Im Übrigen wird auch auf Mes,

PatG/GebrMG, 2. Aufl. 2005, Rdn. 177 ff, insbesondere 182, 184, 185, 197 verwiesen,

wo im Einzelnen dargestellt ist, welche Ansprüche bestehen, wenn der Patentinhaber

neben einer GmbH auch deren Geschäftsführer in Anspruch nimmt, und wie in solchen

Fällen richtig zu tenorieren ist . - Was den Beklagten zu 2) angeht, macht auch der

Umstand, dass er nach der Behauptung der Klägerin Alleingesellschafter der Beklagten

zu 1) ist, diesen persönlich nicht zum Nutznießer der Benutzung der offen gelegten

Anmeldung.

4. Mit dem Einwand des mangelnden Rechtsbestandes des Klagepatents können die

Beklagten angesichts des gerade ergangenen Urteils des Bundespatentgerichts vom 5.

Oktober 2006, durch welches das Klagepatent nur geringfügig eingeschränkt worden ist,

indem Anspruch 1 geteilt worden ist und die beiden Alternativen (Merkmale 10.1 und

10.2) jeweils Gegenstand selbständiger Nebenansprüche geworden sind und im

Merkmal 5 vor "höhenverstellbare Halterung" das Wort "lösbar" eingesetzt worden ist,

keinen Erfolg im Sinne einer Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen

Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren haben.

Nach ständiger , vom Bundesgerichtshof (vgl. GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug)

gebilligter Rechtsprechung des Senats ist bei der Aussetzung eines

Patentverletzungsrechtsstreits wegen eines gegen das Klagepatent ergriffenen

Rechtsbehelfs Zurückhaltung geboten. Eine zu großzügige Aussetzung hätte zur Folge,

dass das ohnehin zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers

praktisch suspendiert und Rechtsbehelfe gegen erteilte Patente geradezu

herausgefordert würden. Sie stünde überdies im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass

Rechtsbehelfen gegen Patente kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt.

Deshalb sieht sich der Senat im Allgemeinen in derartigen Fällen nur dann zu einer

Aussetzung nach § 148 ZPO veranlasst, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des

Klagepatents nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, zum Beispiel , weil das

Klagepatent im Stand der Technik entweder neuheitsschädlich vorweggenommen oder

die Erfindungshöhe so fragwürdig geworden ist, dass sich für ihr Zuerkennung kein

vernünftiges Argument finden lässt. An diesen Grundsätzen hat sich auch durch die

Entscheidung "Steinknacker" des Senats (Mitt. 1997, 2557 – 261) im Kern nichts

geändert. Nach dieser Entscheidung ist die Frage der Aussetzung des

Patentverletzungsstreites in zweiter Instanz lediglich unter etwas weniger strengen

Gesichtspunkten zu beurteilen, wenn - wie hier – bereits ein erstinstanzliches Urteil

zugunsten des Patentinhabers vorliegt, aus dem dieser gegen Sicherheitsleistung

vollstrecken kann. So kann in einer solchen Situation der Umstand, dass ein gegen ein

erteiltes Patent ergriffener Rechtsbehelf sich nur auf bereits gewürdigten Stand der

Technik stützt, nicht von vornherein eine Zurückweisung des Aussetzungsbegehrens

rechtfertigen. Aber auch nach dieser Entscheidung ist eine Aussetzung erst dann

geboten, wenn die Vernichtung oder der Widerruf des Patents nicht nur möglich,

sondern wahrscheinlich sind. Hier lässt sich jedoch nicht feststellen, dass die

Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 1) wahrscheinlich zu einer Vernichtung des

Klagepatents führen wird, sondern im Gegenteil spricht der Umstand, dass das

fachkundige Bundespatentgericht erstinstanzlich die Nichtigkeitsklage der Beklagten zu

1) weitgehend abgewiesen und das Klagepatent in dem aus der Anlage K 10

ersichtlichen Umfang aufrechterhalten hat, gerade dafür, dass die Nichtigkeitsklage

keinen weitergehenden Erfolg haben wird.

Dabei entspricht die Entscheidung des Bundespatentgerichts weitgehend der Prognose,

die das Landgericht im angefochtenen Urteil mit ausführlicher und im Wesentlichen

zutreffender Begründung gestellt hat.

Die Beklagten stellen ohne Erfolg die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents im Hinblick

auf den von ihnen entgegengehaltenen Stand der Technik gemäß den Anlagen B 1 bis

B 4 in Abrede. Keine der genannten Druckschriften nimmt die Lehre des

Patentanspruches 1 jedoch neuheitsschädlich vorweg.

Die Beklagten haben dies auch nur im Hinblick auf das deutsche Gebrauchsmuster

gemäß Anlage B 1, welches 16 Schutzansprüche umfasst, geltend gemacht. Die Figur 2

zeigt zwar ein Profil, welches dem Profil des Klagepatents sehr ähnlich ist, wobei das

Trittwinkelprofil 1 mit den Stegen 9 und dem Haken 11 jedoch in das Basisprofil 2 mit

den Stegen 10 und der abgeschrägten Kante 12 eingerastet wird. Die Frage, ob die

Einrastung und die Einrastmittel entsprechend den Schutzansprüchen 4 und 5 nach

diesem Gebrauchsmuster nur optional sind , ist unerheblich. Entscheidend ist vielmehr,

dass diese Druckschrift dem Fachmann nicht das Merkmal 5 offenbart, wonach das

Trittwinkelprofil auf dem Basisprofil über eine lösbare höhenverstellbare Halterung

festlegbar ist. Soweit das Gebrauchsmuster auf Seite 3 Zeilen 21 ff davon spricht, dass

eine weitere zweckmäßige Maßnahme darin bestehen könne, dass die Verbindung

zwischen Rutsch- und Kantenschutz und dem Montageprofil im Bereich der Stege bzw.

der Fuge zum Treppenbelag verklebt wird, offenbart dies dem Fachmann gerade nicht

das Trittwinkelprofil auf dem Basisprofil über eine

lösbare

festzulegen, sondern lediglich, dass man durch den Einsatz von Klebstoffen im Bereich

der Stege (9,10) bzw. der Fuge zum Treppenbelag erreichen kann, dass die Verbindung

mit dem Montageprofil (2) nicht mehr gelöst werden kann (vgl. Schutzanspruch 16).

Die in dieser Druckschrift offenbarte und bereits genannte Variante "Rastnase" mag

zwar eine "Lösbarkeit" zeigen, offenbart aber keine "

höhenverstellbare

In dieser Gebrauchsmusterschrift wird auch nicht angesprochen, ein

Treppenkantenprofil zur Verfügung zu stellen, welches für Treppenbeläge mit

verschiedensten Materialstärken gleichsam universell einsetzbar ist, sondern für

Treppenstufen mit den unterschiedlichen Belägen, ohne dabei speziell auf die

Materialstärke abzustellen, im Bereich der Vorderkante einen gewissen Kantenschutz

zu schaffen und die Rutschgefahr zu mindern (vgl. Seite 2 Abs. 1), so dass dieser

Druckschrift auch unter dem Gesichts-

punkt der Erfindungshöhe keine entscheidende Bedeutung zukommt.

Die Offenlegungsschrift gemäß Anlage B 2 betrifft ein abnehmbares

Überbrückungsprofil für Fußbodenfugen von Parkettböden mit unterschiedlicher

Höhenlage der Fugenränder. Das Überbrückungsprofil besteht dort aus einem L -

förmigen Basisprofil 2 mit eine Gewindetreibkanal 8 in dem aufrechten Abschnitt 7 und

ein Abdeckteil 3 bzw. 30 , welches Stege 12 und 13 bzw. 33 und 34 hat. Es geht dort

nicht um ein Anpassung an Treppenbeläge mit den verschiedensten Materialstärken

und es wird dort auch nicht vorgeschlagen, eine lösbare höhenverstellbare Halterung

entsprechend Merkmal 5 mit einer Gestaltung entsprechend den Merkmalen 9 und 10

vorzusehen.

Die Argumentation der Beklagten im Schriftsatz vom 24. Oktober 2006 Seite 3 (Bl. 233

GA), im Ergebnis habe der freie linke Schenkel bei dem dort dargestellten Profil nur

verlängert werden müssen, um aus dem bekannten Überbrückungsprofil ein dem

Klagepatent entsprechenden Treppenkantenprofil zu schaffen, ist durch eine

unzulässige ex post - Betrachtung geprägt. In Kenntnis der Lösung des Klagepatents

und bei rückschauender Betrachtung mag es nahe liegen, den linken Schenkel des

Überbrückungsprofils zu verlängern, dass eine den Merkmalen 10 und 10.2

entsprechende Gegenfläche zur Führungs-Stützfläche des Anschlagschenkels entsteht.

Es ist aber nicht zwingend, dass derartiges allein in Kenntnis der Anlage B 2 für den hier

angesprochenen Fachmann nahe liegend war. Es ist daher auch nicht erkennbar, dass

das Bundespatentgericht bei seiner anderen Wertung einer offensichtlichen

Fehlbeurteilung unterlegen ist.

100

Die Offenlegungsschrift gemäß Anlage B 3 ist in der Klagepatentschrift, wie oben bereits

dargestellt, zutreffend gewürdigt worden. Die dort gegebene Lösung gibt keine

Anregung zu einer Ausbildung entsprechend dem Klagepatent. Die Abrundung 9 des

Trittwinkelprofils stellt keine Führungsfläche dar, die an dem Basisprofil eine

zugewandte Führungsfläche hat.

101

Die Gebrauchsmusterschrift gemäß Anlage B 4 betrifft ein Stufenprofil zum Abschließen

eines Belags aus keramischem Platten an der Auftritts- und Setzstufe einer

Treppenstufe. Das Profil besteht aus einem Befestigungsschenkel 1, einem an den

Befesti-

102

gungsschenkel anschließenden Auftrittsschenkel 2 sowie einem in den Auftrittsschenkel

103

eingebrachten Abdeckstreifen 3. Nach Aufgabe und Lösung hat diese Druckschrift

104

nichts gemein mit der Lehre des Klagepatents und legt sie daher auch in

Zusammenschau mit den anderen Druckschriften nicht nahe.

105

Ergänzend wird auf die Ausführungen des Landgerichts auf den Seiten 13 bis 15 seines

Urteils verwiesen, die jedenfalls im Ergebnis durch das Urteil des Bundespatentgerichts

vom 5. Oktober 2006 im Wesentlichen bestätigt worden sind.

106

5. Nach alledem war unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung der Beklagten

das landgerichtliche Urteil im Umfang des obigen Urteiltenors teilweise abzuändern.

107

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92, 97 Abs. 1 ZPO.

108

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

109

Es bestand kein Anlass, die Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, da die

Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch die Fortbildung des Rechts

oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des

Revisionsgerichts nicht erfordert.

110

R1 R2 R3

111