Urteil des LG Mannheim vom 23.04.2010, 7 O 145/09

Aktenzeichen: 7 O 145/09

LG Mannheim (stand der technik, bundesrepublik deutschland, patg, anlage, druck, patent, zpo, widerstand, lex fori, rückruf)

LG Mannheim Urteil vom 23.4.2010, 7 O 145/09

Leitsätze

1. Die in einem von den Parteien ausländischem Recht unterstellten Lizenzvertrag aufgenommene Klausel eines "covenant not to sue" ist ein schuldrechtlicher Prozessvertrag, dessen Wirkung sich nach dem Verfahrensrecht des Gerichtsor-tes - hier nach deutschem Recht - richtet.

2. Der Rechtsnachfolger in das so lizenzierte Patent ist mangels gesetzlicher Normierung und wegen fehlender Publizität nicht an ein solches Stillhalteab-kommen gebunden. Auch § 15 Abs. 3 PatG findet auf derartige, kein positives Benutzungsrecht gewährende Klauseln keine Anwendung.

3. Ein nach Schluss der mündlichen Verhandlung und nach Einreichung eines nachgelassenen Schriftsatzes, aber vor Ablauf des gem. § 283 ZPO gewährten Schriftsatznachlasses nach Title 11 Chapter 7 des United States Code gestellter Insolvenzantrag führt ausnahmsweise dann nicht zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn dessen Einführung durch den Gegner nur dazu dient, einem ungünstigen Urteil zu entgehen.

4. Im Rahmen des Anspruchs auf Rückruf/Entfernung gem. § 140a Abs. 3 PatG kann der Verletzte dem Verletzer keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der von diesem zu ergreifenden Maßnahmen machen. Patentverletzende Gegenstände, die sich schon bei privaten oder gewerblichen Endabnehmern befinden, sind von der Vorschrift nicht umfasst, da sie sich nicht mehr in "den Vertriebswegen" befinden.

Tenor

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland eine

Einrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend:

- ein Leitungsmittel zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson;

- ein Mittel, um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

- ein Mittel zum Erhöhen des Druckes in dem Mund auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

- ein Mittel zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen,

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

2. der Klägerin unverzüglich schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 16. Juni 2004 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, insbesondere unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,

b) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie de Namen und Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,

d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und

f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns,

sowie zum Nachweis der Angaben zu b) und c) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen;

3. die im Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1) und/oder zu 2) befindlichen, unter Ziffer I.1 bezeichneten Einrichtungen zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre der Beklagten Kosten herauszugeben; und

4. die unter Ziffer I. 1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Einrichtungen aus den Vertriebswegen zurückzurufen und soweit sie seit dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangt sind endgültig zu entfernen, soweit es sich bei den Dritten nicht um Endverbraucher handelt.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aufgrund seit dem 16. Juni 2004 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Beklagten tragen die Kosten des Verfahrens.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

700.000,00 Euro (Unterlassung)

je 20.000,00 Euro (Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Entfernung)

100.000,00 Euro (Vernichtung)

120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages (Kosten)

Tatbestand

1 Die Parteien streiten um die Frage einer Verletzung des Europäischen Patents EP 0 892 926 B2 durch die Beklagte, sowie die über die aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Unterlassungs-, Auskunfts- und Rechnungslegungs-, Vernichtungs-, Rückruf- und Entfernungs- sowie Schadensersatzfeststellungsansprüche.

2 Die Klägerin, die im Oktober 2006 ihre Firma von „[K.]“ zu „[K‘.]“ geändert hat, stellt medizinische Geräte zum hochempfindlichen Nachweis von

Stickstoffmonoxid (NO) in der Atemluft her und vertreibt diese. Die Beklagte zu 1 ist ein [ Nationalität ] Unternehmen der Medizinproduktindustrie mit Fokus auf Atemwegserkrankungen und vertreibt ihre Produkte u.a. in Europa und den USA. Die Beklagte zu 2 ist ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1 und in den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland eingebunden, der Beklagte zu 3 ist der alleinige Vorstand der Beklagten zu 2. Die Beklagten vertreiben u.a. in der Bundesrepublik Deutschland auch über das Internet unter [ URL ] das Gerät „[A.]“ zur Bestimmung von Stickstoffmonoxid in der menschlichen Atemluft (Auszug aus der deutschen Gebrauchsanweisung in Anlage […]) sowie das Gerät „[B.] mit gleicher Zielsetzung (Auszug aus dem deutschen Handbuch in Anlage […]), nachfolgend als angegriffene Ausführungsformen bezeichnet.

3 Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patentes EP 0 892 926 B2 (im Folgenden: Klagepatent) betreffend Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Bestandteilen in von Menschen ausgeatmeter Luft, das unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 09.04.1996 am 09.04.1997 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 26.06.2002. Obwohl die Beklagte zu 1 ihren Einspruch gegen das Klagepatent beim Europäischen Patentamt wieder zurückzog, entschied die Einspruchsabteilung, das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen, was dazu führte, dass das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde. Die geänderte Europäische Patentschrift wurde am 06.12.2006 veröffentlicht. Die Patentschrift liegt in Anlage […] vor. Das Klagepatent wurde u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Die deutsche Übersetzung der Europäischen Patentschrift mit der Veröffentlichungsnummer DE 697 13 581 T3 liegt als Anlage […] vor. Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 30.09.2009 Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents beim Bundespatentgericht eingereicht (Anlage […] nebst dortigen Anlagen in Anlage […]).

4 Die Klägerin stützt ihre Klage auf eine Verletzung der selbstständigen Ansprüche 1 und 11 sowie der Unteransprüche 2, 4, 7, 8, 12, 14, 16 und 17.

5 Anspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

6 Verfahren zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend folgende Schritte:

7 - die Versuchsperson wird veranlasst, in eine um Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung in einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

8 - der Druck im Mund wird auf ein Niveau angehoben, das ausreichend ist, um das Velum (Gaumensegel) der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

9 - das Niveau von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems wird gemessen, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen.

10 und im englischen Originalwortlaut:

11 A method for measuring components of exhaled breath of a subject, comprising the steps of:

12 causing the subject to exhale into an appropriate apparatus for receiving exhaled breath at a substantially constant flow rate;

13 increasing the pressure in the mouth to a level sufficient to cause the velum of the subject to close an isolate the nasopharynx during exhalation;

14 and

15 measuring the level of one or more components of the collected exhaled breath, wherein the one or more components include nitric oxide.

16 Anspruch 11 lautet in der deutschen Übersetzung:

17 Einrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend:

18 - ein Leitungsmittel (12) zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson;

19 - ein Mittel (28), um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

20 - ein Mittel (26) zum Erhöhen des Druckes in dem Mund auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

21 - ein Mittel (16) zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen.

22 und im englischen Originalwortlaut:

23 Apparatus for measuring components of exhaled breath of a subject, comprising:

24 conduit means (12) for receiving the exhaled breath of the subject;

25 means (28) for causing the subject to exhale into the conduit means at a substantially constant flow rate;

26 means (26) for increasing the pressure in the mouth to a level sufficient to cause the velum of the subject to close and isolate the nasopharynx during exhalation;

27 and

28 means (16) for measuring the level of one or more components of the collected exhaled breath, wherein the one or more components include nitric oxide.

29 Hinsichtlich des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift und des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Klagepatentschrift und deren Übersetzung verwiesen.

30 Aufgrund vorangegangener Rechtsstreitigkeiten schlossen die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Firma [X.] sowie die Beklagte zu 1 am 29.08.2003 einen umfangreichen, in Anlage […] vorliegenden Vergleich mit der Überschrift „NON-EXCLUSIVE LICENSE AND SETTLEMENT AGREEMENT“, der in seiner Ziffer 4 folgenden Passus beinhaltete:

31 4. Covenant Not To Sue.

32 4.1 [X.] hereby covenants that it shall not sue [K.] or [K.]´s customers, distributors, or any person or entity licensed by [K.] under the [K.] Patents (an „[K.] Licensee“) for infringement of the [Erfindername]s Patents. As evidence of the covenant not to sue, [X.] shall execute a letter in the form set forth in Exhibit A, which may be disclosed by counsel for [K.] to actual and potential customers and licensees of [K.] with a need to know.

33 Die Klägerin trägt vor,

34 die Klage sei zulässig, insbesondere sei sie nicht an den sogenannten Covenant Not To Sue aus dem von ihrer Rechtsvorgängerin am 29.08.2003 geschlossenen Vergleich gebunden. Die Klägerin sei nicht Partei dieses Vertrages und auf dessen Auslegung sei deutsches Sachrecht anwendbar. Bei der Klausel unter 4.1 handele es sich auch nach dem nicht anwendbaren US-Recht nur um ein sogenanntes pactum de non petendo und nicht um die Gewährung einer Lizenz. Dieses wirke auch nach dem US-Recht nicht gegenüber der Klägerin, was die Beklagte zu 1 auch gewusst habe, da sie sich in Klausel 7.4 des Vertrages eben wegen dieses Risikos gerade eine weitere Abstandszahlung durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe einräumen lassen. Selbst wenn man aber der Ansicht der Beklagten folge, bei der Klausel 4.1 handele es sich um eine Lizenz, sei nach dem Schutzlandprinzip deutsches Recht und hier § 15 Abs. 3 PatG anzuwenden, der für sogenannte negative Lizenzen wie die hier vorliegende nicht gelte, sodass eine Bindung der Klägerin ausscheide.

35 Die angegriffenen Ausführungsformen machten von allen Merkmalen der Ansprüche 1 und 11 wortsinngemäßen Gebrauch. Insbesondere sei

auch Merkmal 3 verwirklicht, da das Patent gerade nicht verlange, dass der Patient bewusst und gewollt die Strömungsgeschwindigkeit konstant halten müsse. Eine patentgemäße Veranlassung liege auch dann vor, wenn wie bei den angegriffenen Ausführungsformen ein Teil des Produktes dort der Dynamic Flow Regulator die Strömungsgeschwindigkeit der Ausatemluft konstant halte. Der Patentanspruch werde weder durch die in der Beschreibung genannten Ausführungsbeispiele eingeschränkt, noch könne dieser unter seinen Wortlaut ausgelegt werden. Aus der Beschreibung gehe hervor, dass die Strömungsgeschwindigkeit sowohl durch die Variable Druck als auch durch die Variable Widerstand beeinflusst werden könne, feste Ausatmungswiderstände seien weder der Beschreibung noch dem Wortlaut zu entnehmen. Da zwischen den Parteien unstreitig sei, dass der Dynamic Flow Regulator in den angegriffenen Ausführungsformen bewirke, dass die Person mit einer Strömungsrate von 50 ml pro Sekunde (+/- 5 ml pro Sekunde) ausatme, sei Merkmal 3 erfüllt.

36 Das Klagepatent werde sich auch auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten hin als rechtsbeständig erweisen. Das […] Manual (Anlage […] der Anlage […]) stelle schon keinen Stand der Technik dar, jedenfalls werde eine Offenbarung vor dem Prioritätsdatum 09.04.1996 bestritten. Die [ Erfindername ] Abstracts vom April 1995 (Anlage […] und […] aus Anlage […]) seien nicht neuheitsschädlich, insbesondere werde dort das Veranlassen des Ausatmens der Versuchsperson mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit nicht vorweggenommen. Zudem seien diese Abstracts sowohl im Erteilungs- als auch im Einspruchsverfahren gewürdigt worden. Die offenkundige Vorbenutzung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, nämlich des […] Analysers in drei Krankenhäusern im Vereinigten Königreich werde bestritten, zudem seien nicht alle Merkmale der Patentansprüche dargelegt worden. Die Lehre des Klagepatents sei auch erfinderisch, insbesondere lege der [Name]- Artikel vom März 1996 (Anlage […] aus Anlage […]) die patentgemäße Lehre nicht nahe, da es dort allein um ein Verfahren zur qualitativen Messung von nasalem Stickoxid und nicht von ausgeatmetem NO aus den unteren Atemwegen unter Ausschluss von nasalem NO gehe.

37 Die Klägerin b e a n t r a g t:

38 I.1. wie erkannt mit folgenden Ergänzungen:

39 insbesondere,

40 - einschließlich eines Mittels, das ein Feedback zur Verfügung stellt, um die Versuchsperson zu unterstützen, um einen relativ konstanten Druck oder eine Strömungsgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten,

41 [Klagepatent, Anspruch 12 / Anspruch 2]

42 insbesondere,

43 - in welcher die Strömungsgeschwindigkeit niedriger als 80 ml/s ist,

44 [Klagepatent, Anspruch 14, Anspruch 4]

45 insbesondere,

46 - außerdem aufweisend einen Strömungswiderstand zum Aufrechterhalten der im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit,

47 [Klagepatent, Anspruch 16 / Anspruch 7]

48 insbesondere,

49 - außerdem aufweisend ein Mittel, das der Versuchsperson eine Istwertanzeige (unmittelbare Anzeige) des Drucks zur Verfügung stellt, um die Versuchsperson dazu anzuhalten, einen konstanten Druck aufrecht zu erhalten,

50 [Klagepatent, Anspruch 17 / Anspruch 8]

51 I.2. u. 3. wie erkannt.

52 I.4. die unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Einrichtungen aus den Vertriebswegen

53 a) zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Einrichtungen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil eine Verletzung des Klageschutzrechts (EP 0 892 926 B2 / DE 697 13 581 T2) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Mittel an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Einrichtungen eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird; und

54 b) endgültig zu entfernen, indem die Beklagten diese Erzeugnisse entweder wieder an sich nehmen und mit ihnen gemäß Ziffer I.3 verfahren oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlassen.

55 II. wie erkannt

56 Die Beklagten b e a n t r a g e n,

57 die Klage abzuweisen,

58 hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung in dem von der Beklagten gegen das Klagepatent angestrengten Nichtigkeitsverfahren auszusetzen,

59 das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären, ggf. gegen Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft, notfalls den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

60 Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

61 Die Beklagten tragen vor,

62 auch die Klägerin sei als Rechtsnachfolgerin der Firma [X.] an Ziffer 4.1 des Vergleichs vom 29.08.2003 gebunden. Da diese Klausel nach USamerikanischem Recht nicht nur ein Stillhalteabkommen enthalte, sondern auch ein positives Benutzungsrecht gewähre, sei es unerheblich, welches Sachrecht anwendbar sei. Bei Anwendbarkeit deutschen Rechts gelte für die positive Lizenz ohnehin der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG, bei richtiger Auslegung dieser Norm vor dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte sei diese aber auch auf negative Lizenzen anzuwenden. Nach richtiger Auffassung finde aber US-amerikanisches Recht Anwendung, wonach die Rechtsvorgängerin der Klägerin das Patent nur in dem Umfang auf die Klägerin habe übertragen können, in dem es ihr selbst noch zustand, also gekürzt um die Klagbarkeit gegen die Beklagte zu 1 und deren Tochterunternehmen.

63 Eine Patentverletzung liege nicht vor, insbesondere werde Merkmal 3 durch die angegriffenen Ausführungsformen nicht verwirklicht. Der dort verbaute Durchflussregler (Dynamic Flow Control) halte unabhängig von der Mitwirkung des Patienten die Strömungsgeschwindigkeit von 50 ml/s (+/- 5 ml/s) konstant, indem er den Widerstand je nach dem vom Patienten ausgeübten Druck variabel verändere. Solange der Patient den Druck zwischen 10 und 20 cm H 2 O (entspricht 7,4 bis 15,7 mm Hg) halte, übernehme der Durchflussregler die Einrichtung einer konstant

bleibenden Strömungsgeschwindigkeit. Da das Patent aber in seiner Beschreibung einerseits davon ausgehe, dass der Widerstand festgelegt sei, andererseits sich die Strömungsgeschwindigkeit aus dem Quotienten von Druck und Widerstand errechne, verlange Merkmal 3 mit der „Veranlassung der Versuchsperson“ vom Patienten, dass dieser bewusst den Druck konstant halte, weil nur so eine konstante Strömungsgeschwindigkeit zu erreichen sei. Bei den angegriffenen Ausführungsformen liege demgemäß kein patentgemäßes Veranlassen vor, da der vom Patienten ausgeübte Druck bis zu 100 Prozent (zwischen 10 und 20 cm H 2 O) schwanken könne, das Patent aber nur dann von

einem im Wesentlichen gleichbleibenden Druck ausgehe, wenn dieser um maximal 10 Prozent nach unten oder oben abweiche.

64 Jedenfalls seien Ansprüche hinsichtlich des Produktes „[A.]“ verjährt, da die Klägerin spätestens seit 13.06.2002 von dessen In-Verkehr-Bringen Kenntnis habe, wie eine E-Mail der Klägerin vom selben Tage (Anlage […]) zeige.

65 Das Patent werde sich auf die Nichtigkeitsklage hin als nicht rechtbeständig erweisen. Das USPTO sei hinsichtlich der Entgegenhaltung L39 für

das parallele US-Patent 6 010 459 zu der Auffassung gelangt, dieses nehme den dortigen Patentgegenstand vollinhaltlich vorweg. Die Klägerin selbst sei es gewesen, die in ihrem US-Reexamination-Antrag des parallelen US-Patents vom 25.10.2006 gegenüber dem US-Patentamt die mögliche Neuheitsschädlichkeit vorgetragen habe, sodass sie sich im hiesigen Verfahren nicht auf die mangelnde Offenbarung der Schrift L39 vor dem Prioritätstag des Klagepatents berufen könne. Die Entgegenhaltungen […] und […] seien von der Einspruchsabteilung fälschlicherweise als nicht schädlich für die neu erteilte Fassung des Klagepatents bezeichnet worden, insbesondere offenbarten diese Entgegenhaltungen auch - jedenfalls implizit - das Merkmal 3. Zudem sei ein klagepatentgemäßes Produkt in Form des […] Analysers in wenigstens drei Krankenhäusern im Vereinigten Königreich vor dem 09.04.1996 benutzt worden. Die Entgegenhaltung […] zeige, dass eine Messung des Stickoxids im oberen Rachenraum zum Prioritätszeitpunkt schon bekannt gewesen sei, sodass es nur noch des keinen erfinderischen Schritt darstellenden Schlusses bedurft habe, die Analyse der Vorgänge auch auf den unteren Rachenraum zu übertragen.

66 Darüber hinaus habe die Klägerin am 30.03.2010 und damit vor Ablauf der Frist zur Einreichung des nachgelassenen Schriftsatzes 283 ZPO) vor dem United States Bankruptcy Court of the Northern District of California einen freiwilligen Insolvenzantrag (Anlage […]) nach Title 11 Chapter 7 des United States Code gestellt, sodass das Verfahren nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO unterbrochen sei und keine Entscheidung ergehen könne.

67 Die Klägerin erwidert hierauf, eine Unterbrechung sei nicht eingetreten, da der Rechtsstreit nicht die Insolvenzmasse betreffe.

68 Zur Vervollständigung des Tatbestandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.02.2010 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

69 I.

Zulässigkeit der Klage

70 Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die Klägerin nicht durch Ziffer 4.1 des zwischen ihrer Rechtsvorgängerin und der Beklagten zu 1 am 29.08.2003 geschlossenen Vergleiches (Anlage B 8a) an der Durchsetzung ihrer Rechte gehindert.

71 1. Anwendbares Recht

72 a) Die Frage, welches Recht auf einen Lebenssachverhalt anwendbar ist, entscheidet sich nach den jeweils gültigen Kollisionsnormen. Die dort verwendeten Begriffe sind nach derjenigen Rechtsordnung auszulegen, der auch die Kollisionsnorm angehört, sodass Qualifikationsstatut danach regelmäßig die lex fori und damit das Recht des Gerichtsortes ist (vgl. Siehr , Internationales Privatrecht, 2001, § 49 II 3). Um allerdings auch dem deutschen Sachrecht nicht geläufige ausländische Lebenssachverhalte angemessen erfassen zu können, ist eine kollisionsnormgerechte Auslegung vonnöten (vgl. Siehr , a.a.O., § 49 II 4), die der Bundesgerichtshof (Urt. v. 19.12.1958 IV ZR 87/58 NJW 1959, 717) wie folgt umschreibt:

73 „Die dem deutschen Richter dabei obliegende Aufgabe ist es, die Vorschriften des ausländischen Rechts, insbesondere wenn sie eine dem deutschen Recht unbekannte Rechtsfigur enthält, nach ihrem Sinn und Zweck zu erfassen, ihre Bedeutung vom Standpunkt des ausländischen Rechts zu würdigen und sie mit Einrichtungen der deutschen Rechtsordnung zu vergleichen. Aus der so gewonnen Grundlage ist sie den aus den Begriffen und Abgrenzungen der deutschen Rechtsordnung aufgebauten Merkmalen der deutschen Kollisionsnormen […] zuzuordnen.“

74 Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass die in Ziffer 4.1 des Vertrages vom 29.08.2003 (Anlage B 8a) enthaltene Klausel in die deutschen Kollisionsnormen der Art. 27 ff. EGBGB einzuordnen ist, da die ROM-I-Verordnung erst auf alle Schuldverträge, die nach dem 17.12.2009 geschlossen worden sind, und die ROM-II-Verordnung, dort insbesondere Art. 8, nur auf nach dem 11.01.2009 entstandene außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbar ist (vgl. hierzu Palandt/ Thorn , BGB, 69. Auflage 2010, Vorbemerkung zu ROM I Rn. 1, Vorbemerkung zu ROM II Rn. 1).

75 Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit für die funktionelle Qualifikation des covenant not to sue nicht ausschließlich auf USamerikanisches Recht abzustellen (das nach den vorgelegten Privatgutachten zu einem positiven Benutzungsrecht im Sinne einer Lizenz und damit zur Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG führen soll), andererseits ergibt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Anwendbarkeit deutschen Rechts nicht schon nach dem Territorialitätsprinzip, da die Klausel 4.1 bei einer kollisionsnormgerechten Auslegung vor dem Hintergrund deutscher Maßstäbe keine sachenrechtliche Verfügung über das absolute Recht des Patentes darstellt. Vielmehr handelt es sich dabei um einen schuldrechtlichen Prozessvertrag, da schon nach dem eindeutigen Wortlaut die Rechtsvorgängerin der Klägerin alleine auf die klageweise Geltendmachung der aus patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1 entstehenden Ansprüche verzichtet, ohne der Beklagten zu 1 gleichzeitig ein positives Benutzungsrecht einzuräumen. Dies steht auch im Einklang mit der Präambel E, in der von “rights or benefits” die Rede ist, mithin durchaus zwischen der Einräumung positiver Rechte und bloßer Vorteile (wie einem Klageverzicht) unterschieden wird. Vergegenwärtigt man sich weiter, dass die vertragsschließenden Parteien durchaus dort, wo sie tatsächlich eine Lizenz einräumen wollten nämlich seitens der Beklagten zu 1 an die Rechtsvorgängerin der Klägerin bezüglich der [K.]-Patente (vgl. insoweit Ziffer 2 der Vereinbarung) die Worte “License” oder “Licensed Products” verwendet haben, ist der in Ziffer 4.1 gewählte Wortlaut, ( “that it shall not sue” ) deutlich zurückhaltender und auch so zu verstehen. Vor dem Hintergrund der eindeutigen Klausel 8.10

76 “No implied licenses are granted pursuant to the terms of this Agreement. No license rights shall be created by implication or estoppel.”

77 kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass es sich bei der Klausel 4.1 lediglich um einen schuldrechtlichen Prozessvertrag handelt.

78 Damit richtet sich das anwendbare Recht nach Art. 27 Abs. 1 S. 1 EGBGB. Ausweislich Ziffer 8.13 des Vertrages haben die Parteien die Anwendung des Rechts des Bundesstaates Massachusetts der Vereinigten Staaten von Amerika vereinbart.

79 b) Die Vereinbarung der Anwendung US-amerikanischen Rechts führt allerdings nicht dazu, dass die lex causae außer für der Frage des Zustandekommens einer derartigen Vereinbarung auch für Zulässigkeit und Wirkung eines solchen Prozessvertrages ausschlaggebend wäre. Diese richten sich vielmehr nach der lex fori, d.h. dem Verfahrensrecht des Gerichtsortes (BGH, Urt. v. 17.05.1972 VIII ZR 76/71 NJW 1972, 1622; Urt. v. 23.10.1980 III ZR 62/79 WM 1981, 189) und damit nach dem Recht der Bundesrepublik. Derartige Stillhalteabkommen ( pacta de non petendo ) sind dem deutschen Recht nicht fremd. Sie führen grundsätzlich mangels Klagbarkeit zur Unzulässigkeit der Klage (BGH, Urt. v. 14.06.1998 IV a ZR 180/88 NJW-RR 1989, 1048).

80 2. Bindung der Klägerin

81 Allerdings ist die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Fa. [X.] nicht an diesen covenant not to sue gebunden, sodass die von ihr erhobene Klage gegen die Beklagten zulässig ist.

82 a) Zwar herrscht in Schrifttum und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger an die gängigsten Prozessverträge Schiedsvereinbarungen und Zuständigkeitsvereinbarungen gebunden sind (für viele Geimer , Internationales Zivilprozessrecht, 5. Auflage 2005, Rn. 3816 u. 1723 m.w.N.), allerdings beziehen sich die hierzu ergangenen Entscheidungen allesamt auf Zessionare schuldrechtlicher Ansprüche aus Verträgen, die entweder eine Schiedsklausel (BGH, Urt. v. 02.03.1978 III ZR 99/76 NJW 1978, 1585; BGH, Urt. v. 20.03.1980 III ZR 151/79 NJW 1980, 2022; BGH; Urt. v. 13.01.2005 III ZR 265/03 NJW 2005, 1125), eine Prorogation (BayObLG, Beschluss v. 11.04.2001, 4 Z AR 29/01 NJW-RR 2002, 359) oder tatsächlich ein pactum de non petendo (BGH, Beschluss v. 26.04.2002 BLw 32/01 VIZ 2002, 528) zum Gegenstand hatten. Begründet wurde dies nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, mit § 404 BGB, sondern unter Berufung auf das Reichsgericht damit, dass der jeweils abgetretene Anspruch schon mit der (damals) Schiedsklausel belastet gewesen sei, sodass er nur eingeschränkt um die Klagbarkeit gegenüber der Vertragspartei habe übertragen werden können (BGH, Urt. v. 02.03.1978, a.a.O.).

83 b) Die Kammer ist der Auffassung, dass sich diese Rechtsprechung nicht unbesehen auf die Übertragung absoluter Rechte und hier insbesondere des Klagepatentes von der Rechtsvorgängerin der Klägerin an diese übertragen lässt. Das deutsche Sachenrecht geht vom Grundsatz aus, dass die Belastung absoluter Rechte mit weiteren dinglichen Rechten über die einschlägigen Register publik zu machen ist, um die Bindung auch des Rechtsnachfolgers in die absoluten Rechte vorbehaltlich eines gutgläubigen Erwerbs mit der Registerpublizität zu rechtfertigen. An bloße schuldrechtliche Vereinbarungen ist der Rechtsnachfolger dagegen im Regelfall nicht gebunden. Hiervon macht das Gesetz nur in Einzelfällen, so z. B. über § 566 BGB eine Ausnahme. Um den jeweiligen Ausnahmecharakter dieser vom Grundsatz abweichenden Vorschriften zu wahren, muss es dort, wo der Gesetzgeber keine Notwendigkeit für ein Abweichen von sachenrechtlichen Prinzipien gesehen hat, bei der Relativität schuldvertraglicher Abreden trotz Übertragung des zugrundeliegenden absoluten Rechtes sein Bewenden haben.

84 c) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die ebenfalls als Ausnahmevorschrift gestaltete Regelung des § 15 Abs. 3 PatG, der die Sukzessionsfestigkeit von Lizenzen anordnet, nicht auf ein pactum de non petendo wie im vorliegenden Fall anwendbar (h.M., u. a. Ullmann in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 15 Rn. 111; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.02.1987 6 U 32/86, GRUR-Int. 1987, 788 Offenendspinnmaschinen). Die vor allem von Bartenbach (Patentlizenz- und Know-How-Vertrag, 6. Auflage, 2007, Rn. 136) unter Verweis auf die Genese des § 15 Abs. 3 PatG vertretene gegenteilige Auffassung, nach der auch negative Lizenzen, d. h. bloße Klageverzichte ohne positives Benutzungsrecht unter den Schutzbereich der Vorschrift fallen sollen, lässt sich weder mit dem Wortlaut, der von „Lizenz“ spricht, noch mit der Entstehungsgeschichte der Norm begründen. Anlass für die Einfügung des Absatzes 3 war die Entscheidung des BGH vom 23.03.1982 (KZR 5/81 GRUR 1982, 411 Verankerungsteil), in der der Bundesgerichtshof die Auffassung vertrat, dass eine vom ehemaligen Patentinhaber eingeräumte schuldrechtliche Lizenz nicht auch den Erwerber des Schutzrechtes binde. Zugrunde lag eine Klausel mit dem Wortlaut

85 „Rö stellt K die Mitbenutzung eigener Schutzrechte und Entwicklungen auf dem Gebiet von Sicherheitsgurten nach dem Stand vom 31.03.1966 zur Verfügung.“

86 wobei die Frage, ob damit ein positives Nutzungsrecht eingeräumt oder lediglich ein Verzicht des Patentinhabers auf die Geltendmachung von Verbietungs- und Ersatzansprüchen geregelt worden war, ausdrücklich offen gelassen worden war. Auf Empfehlung des Bundesrates vom 03.06.1985 (Drucksache 189/1/85) wurde daher vorgeschlagen, einen neuen Absatz 3 in § 15 PatG einzufügen, der damals auch noch auf die Erteilung einer Lizenz gerichtete Optionsrechte umfassen sollte. Die Gesetzesbegründung selbst (Drucksache 10/5720) nennt als Grund für die Einführung des heutigen Absatzes 3 alleine den Bestandsschutz des Erwerbers einer einfachen Lizenz. Wörtlich heißt es dort:

87 Die einen Vorschlag des Bundesrates teilweise übernehmende Regelung der Drittwirkung, d. h. des Bestandsschutzes auch auf der sogenannten „einfachen“ Patent- und Gebrauchsmusterlizenz in § 13 Abs. 3, soll die negativen Folgen eines Urteils des Bundesgerichtshofs beseitigen. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat durch Urteil v. 23.03.1982 (GRUR 1982, Seite 411 ff. „Verankerungsteil“) entschieden, dass eine an einem Patent erteilte einfache Nutzungserlaubnis im Regelfall schuldrechtlicher Natur ist und daher den Erwerber des Patents nicht verpflichtet.“

88 Dem kann entnommen werden, dass der Gesetzgeber alleine die positive Lizenz (Nutzungserlaubnis) dem Regime des § 15 Abs. 3 PatG unterstellen wollte. Ein weitergehender Wille, auch ein bloßes Stillhalteabkommen davon erfasst zu sehen, ist weder aus der Gesetzesbegründung selbst ersichtlich, noch hat sich dieses Ziel im Wortlaut niedergeschlagen, sodass § 15 Abs. 3 PatG als Ausnahmevorschrift zum allgemeinen sachenrechtlichen Grundsatz der Unabhängigkeit absoluter Rechte von schuldrechtlichen Verträgen eng auszulegen ist.

89 Nach alledem ist die Klägerin an der Geltendmachung ihrer Ansprüche durch Ziffer 4.1 des zwischen ihrer Rechtsvorgängerin und der Beklagten zu 1 geschlossenen Vertrages vom 29.08.2003 nicht gehindert. Die Klage ist zulässig.

90 II.

Patentverletzung

91 Die Klage ist auch begründet.

92 Der Klägerin stehen gem. Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1, Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 9, 140a, 140b PatG, § 242 BGB wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Klagepatents die mit der Klage geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts-/Rechnungslegungs-, Vernichtungs-, Rückruf-/Entfernungs- sowie Schadensersatzfeststellungsansprüche gegen die Beklagten zu. Die von den Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen und in Verkehr gebrachten angegriffenen Ausführungsformen der Gerätetypen „[A.]“ und „[B.]“ machen von Ansprüchen 1 und 11 des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch.

93 1. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Messung von Bestandteilen in von Menschen ausgeatmeter Luft.

94 Die Beschreibung referiert, die Diagnose von Erkrankungen durch eine Analyse des humanen Atemwegs werde schon seit längerem in der Medizin durchgeführt, wobei das Messen ausgeatmeter Substanzen als diagnostisches und prognostisches Werkzeug bei einer Vielzahl medizinischer Krankheitszustände nützlich sei. Im Stand der Technik sei daher die Erhöhung verschiedener Verbindungen bei Patienten mit Lungenkrebs im Atem festgestellt worden (US-Patent Nr. 477 255 9). Von besonderem Interesse sei hierbei das ausgeatmete endogene Stickoxid (NO), welches für die Diagnose und Überwachung der Lungenfunktion sowie verschiedener Lungenerkrankungen, wie entzündlicher Erkrankung der Luftwege oder bronchialem Asthma bedeutend sei. Im Stand der Technik seien daher eine Vielzahl von Systemen entwickelt worden (US-Patent Nr. 3.951.607: Gasanalysator, US-Patent Nr. 5.081.871 bzw. Nr. 5.042.501: Vorrichtung zum Messen des ausgeatmeten Atems von Kindern, US-Patent Nr. 4.734.777 für die Parallelanalyse von Metaboliten im menschlichen Urin und US-Patent Nr. 4.796.639 als Lungendiagnosesystem mit computerisierter Datenanalyse).

95 All diese hätten allerdings mit zwei Problemen zu kämpfen gehabt: Erstens habe sich herausgestellt, dass zum Erhalt repräsentativer Ergebnisse alleine die dem unteren Respirationstrakt entnommenen Substanzen gemessen werden sollten, da die oberhalb des weichen Gaumens (Velums) auftretenden aufgrund der dort vielfach höheren Konzentration z. B. von Stickoxid die Ergebnisse verfälschten. Die zur Eliminierung derartiger Nachteile verwandten Vorrichtungen, wie z.B. Nasenclips oder Mundstücke mit geringem Widerstand hätten nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt. Zweitens werde die Konzentration der zu messenden Substanzen, hier wieder vor allem des Stickoxids, durch die Ausatmungsströmungsrate stark (beinahe 35fach) verändert, da die Durchgangszeit im Luftweg und damit die Zeit, welche für eine NO-Aufnahme verfügbar sei, variiere. Um demgemäß bei Vergleichsgruppen repräsentative Ergebnisse zu erzielen, sei ein Mittel nötig, welches gleichmäßige konstante Strömungsraten bereitstelle.

96 Ausgehend von diesem Stand der Technik sei es Ziel der Erfindung, eine Technik zum Erhalt, zum Sammeln und zur Probenentnahme von Komponenten des humanen Atems bereitzustellen, welche einerseits eine Kontamination mit Substanzen aus dem oberen Respirationstrakt vermeide und andererseits die Ausatmungsströmungsrate derart kontrolliere, dass vergleichbare Ergebnisse geliefert würden. Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung mit nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst werden (Merkmalsanalysen in Anlagen [...] und [...]):

97 V1 Ein Verfahren zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend

98 V2 die Veranlassung der Versuchsperson in eine zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung auszuatmen

99 V3 die Veranlassung der Versuchsperson in die zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

100 V4 die Anhebung des Drucks im Mund der Versuchsperson auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

101 V5 die Messung des Niveaus von einer oder mehreren Komponente(n) des gesammelten ausgeatmeten Atems; wobei

102 V5.1 die eine oder mehreren Komponente(n) Stickstoffmonoxid einschließen;

102 V5.1 die eine oder mehreren Komponente(n) Stickstoffmonoxid einschließen;

103 [Anspruch 1]

104 E1. eine Einrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend

105 E2. ein Leitungsmittel (12) zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson:

106 E3. ein Mittel (28), um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

107 E4. ein Mittel (26) zum Erhöhen des Drucks im Mund der Versuchsperson auf ein Niveau, das ausreichend ist, m das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

108 E5. ein Mittel (16) zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponente(n) des ausgeatmeten Atems; wobei

109 E5.1 der ausgeatmete Atem vor dem Messen gesammelt wird; und

110 E5.2 die eine oder mehreren Komponente(n) Stickstoffmonoxid einschließen;

111 [Anspruch 11]

112 2. Die angegriffenen Ausführungsformen machen auch von sämtlichen Merkmalen der Ansprüche 1 und 11 wortsinngemäßen Gebrauch.

113 a) Dies steht zwischen den Parteien hinsichtlich der Merkmale V1, V2, V4, V5 (Anspruch 1) und E1., E2., E4. und E5. (Anspruch 11) außer Streit und beruht nicht auf patentrechtlich falschen Anschauungen.

114 b) Entgegen der Ansicht der Beklagten sind auch die Merkmale V3 und E3. verwirklicht.

115 aa) Zutreffend stellen beiden Parteien darauf ab, dass Merkmal 3 hinsichtlich der dort genannten konstanten Strömungsgeschwindigkeit auf den ausgeatmeten Atem direkt beim Übergang vom Patienten zum Leitungsmittel und nicht auf eine weiter hinten im Produkt liegende Stelle Bezug nimmt. Der in den angegriffenen Ausführungsformen verbaute Durchflussregler (Dynamic Flow Control) befindet sich demgemäß unmittelbar hinter dem Patientenfilter und noch vor der sogenannten Pufferkammer, in der die Atemprobe zunächst gesammelt wird, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht:

116 Weiter ist unstreitig, dass am Ausgang dieses Durchflussreglers eine Strömungsgeschwindigkeit von 50 ml/s bei einer Toleranz von 10 Prozent (+/- 5 ml/s) und damit eine im Sinne des Merkmals 3 im Wesentlichen konstante Strömungsgeschwindigkeit herrscht.

117 bb) Die Beklagten lesen das Merkmal der Veranlassung der Versuchsperson, das im englischen Originalwortlaut mit folgendem Passus umschrieben ist:

118 “Means (28) for causing the subject to exhale into the conduit means at a substantially constant flow rate”

119 so, dass der Patient selbst für die Einhaltung einer konstanten Strömungsgeschwindigkeit zuständig sei, diese gewissermaßen bewusst zu steuern habe. Zur Begründung wird auf den in Absatz 31 des Klagepatents beschriebenen Zusammenhang zwischen der Ausatemgeschwindigkeit, dem Druck und dem Widerstand, der sich in folgender Formel zusammenfassen lässt

120

Strömungsrate = Druck

Widerstand

121 verwiesen. Da das Klagepatent nach Lesart der Beklagten von einem immer festen Widerstand ausgehe, könne eine konstante Strömungsrate nur durch einen konstanten Druck aufrechterhalten werden, der naturgemäß alleine im Verantwortungsbereich des Patienten liege.

122 In der Tat finden sich in der Beschreibung der Erfindung und der Ausführungsbeispiele mehrere Stellen, die entweder einen festen Widerstand oder eine aktives Tun der Versuchsperson hinsichtlich der Kraft ihrer Ausatmung zum Gegenstand haben. So heißt es in Absatz 15

123 „… und das Subjekt die Kraft der Ausatmung so einstellt, dass ein konstanter Druck aufrechterhalten wird. Der konstante Druck und der feste Widerstand führen zur Stabilisierung der Ausatmungsströme…“,

124 in Absatz 16

125 „… sodass das Subjekt die Kraft des Ausatmens so einstellen kann, dass ein konstanter Druck aufrechterhalten wird.“,

126 in Absatz 25

127 „In dem feste Ausatmungswiderstände in den Ausatmungsast eines Testkreislaufs eingeführt werden.“,

128 in Absatz 26

129 „Es ist jedoch möglich, bei jeder Strömungsrate gemäß den spezifischen klinischen Erfordernissen durch Variieren der Druck- /Strömungskennzeichen des Atmungskreislaufs, z. B. bei Kindern zu messen, solange die Konfiguration solcher Ausführungsformen konstant gehalten wird. […] Es ist anzumerken, dass die Erzeugung der verschiedenen niedrigen Strömungsraten nur mit festgelegten Ausatmungswiderständen möglich ist.“,

130 in Absatz 28

131 „… sodass das Subjekt die Kraft seines oder ihrer Ausatmung anpassen kann, um einen konstanten Druck in der Leitung aufrechtzuerhalten.“,

132 in Absatz 29

133 „Falls ein Subjekt den Druck leicht verändert, …“

134 und in Absatz 39

135 „Während der Ausatmung überwacht das Subjekt den Druck in der Leitung 12 und stellt die Kraft seiner oder ihrer Ausatmung so ein, dass der Druck vorzugsweise auf dem selben Niveau, oder zumindest im Wesentlichen auf dem gleichen Niveau, d. h. mit nicht mehr als ungefähr +/- 5 Variation aufrechterhalten wird.“

136 Vor dem Hintergrund dieser Beschreibungsstellen sei daher vom Anspruchswortlaut für die Veranlassung der Versuchsperson gefordert, dass diese selbst die Strömungsgeschwindigkeit über einen konstanten Druck auf gleichem Niveau halte. Da bei der angegriffenen Ausführungsform alleine der Durchflussregler für die konstante Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich zeichne, indem er solange das Subjekt seinen Druck in einem Spektrum von 10 bis 20 cm H 2 O halte durch einen anders als im Patent vorgesehen variablen

Widerstand die Strömungsrate bei 50 ml/s halte, werde dort die Versuchsperson gerade nicht zum Ausatmen mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit veranlasst.

137 cc) Wie der Durchschnittsfachmann das Merkmal der Veranlassung versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch 14 S. 1 PatG) aus dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale, sowie aus dem Inhalt der Beschreibung und Zeichnungen 14 S. 2 PatG). Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich also an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck eines Merkmals, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzte Worte und Begriffe nicht die philologische oder logisch wissenschaftliche Begriffsbestimmung entscheidend, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (BGHZ 150, 149, 156 Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 02.03.1999 X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 Spannschraube). Dabei schränken die Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein. Ein Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig; dies gilt insbesondere, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu entnehmen ist (vgl. Scharen in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 14 Rn. 24, 25). Grundsätzlich muss eine Auslegung unter den Wortlaut die Ausnahme bleiben und kommt eine Einschränkung der Patentansprüche nur dann in Betracht, wenn eine abweichende Bedeutung nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift eindeutig ist oder wenn der Beschreibung eine ausdrückliche Schutzbegrenzung zu entnehmen ist (Scharen, a.a.O.). Dies trifft nach Auffassung der Kammer auf den vorliegenden Fall nicht zu:

138 α) Auszugehen ist gem. Art. 70 Abs. 1 EPÜ zunächst vom englischen Originalwortlaut, der von “Means for causing the subject to exhale” spricht und eher darauf hindeutet, dass das Patent jedenfalls auch die angesprochenen Mittel für verantwortlich hält, bei der Versuchsperson eine konstante Ausatemgeschwindigkeit hervorzurufen. Schon dem Wortlaut lässt sich daher nicht eine Beschränkung alleine auf ein bewusstes und allein von der Versuchsperson gesteuertes Ausatemverhalten ohne jegliche Einflussnahmemöglichkeit der in den Patentansprüchen angesprochenen Mittel entnehmen.

139 β) Darüber hinaus ist auch die Beschreibung nicht derart eindeutig, dass daraus gefolgert werden könnte, die Patentansprüche 1 und 11 seien auf eine vom Patienten selbst herbeigeführte und überwachte konstante Strömungsgeschwindigkeit beschränkt. Zum einen werden nahezu alle der oben unter bb) zitierten Stellen mit den Worten „vorzugsweise“ (so zum Beispiel Absätze 15, 16 und 39) oder „zum Beispiel“ (so Absatz 28) eingeleitet oder finden sich unter der Überschrift „Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform“, sodass schon deshalb eine Einschränkung des weiter gefassten Wortlauts des Merkmals 3 ausscheidet. Zum anderen finden sich auch mehrere Stellen, die der Auslegung, wie sie von der Beklagten favorisiert wird, widersprechen:

140 So findet sich in Abschnitt 27 der Passus

141 Mittel zum Erhöhen des Drucks in dem Mund der Person während der Ausatmung, um das Velum zu schließen und dadurch den Nasopharynx und die Nasenhöhle zu isolieren und eine im Wesentlichen konstante Strömungsrate der ausgeatmeten Luft der Person aufrechtzuerhalten “,

142 woraus deutlich wird, dass auch das Patent die Möglichkeit offenhält, dass nicht alleine der Patient für die Aufrechterhaltung der konstante Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich sein muss, sondern dies durch besagte Mittel bewerkstelligt werden kann.

143 Darüber hinaus zeigt Absatz 15

144 Die konstante Strömungsrate kann durch ein Widerstandsmittel, das mit der Aufnahmevorrichtung für den ausgeatmeten Atem verbunden ist, z. B. durch Verbinden oder Einführen eines Mittels zum Erhöhen des Ausatmungswiderstands erreicht werden .“,

145 dass das Patent, das in Absatz 31 den formelmäßigen Zusammenhang zwischen Strömungsrate, Druck und Widerstand lehrt, die Variation des Ausatmungswiderstandes als eine aber eben nicht als alleinige Möglichkeit begreift, die konstante Strömungsrate aufrechtzuerhalten.

146 Dem steht auch nicht die von der Beklagten herangezogene Passage in Absatz 26 entgegen die fordert, die Konfiguration solcher Ausführungsformen konstant [zu halten] “. Denn dort wird zwar zur Herbeiführung vergleichbarer Ergebnisse innerhalb verschiedener Versuchsgruppen postuliert, dass die Erzeugung der verschiedenen niedrigen Strömungsraten nur mit festgelegten Ausatmungswiderständen möglich sei, dies bedeutet allerdings nach Auffassung der Kammer nicht, dass das Patent allein den Druck in obengenannter Gleichung als Variable begreift und immer von einem festen, d.h. während des Ausatemvorgangs unveränderlichen Widerstand ausgeht. Die Festlegung eines Ausatmungswiderstandes innerhalb einer Vergleichsgruppe dient lediglich der Erzeugung vergleichbarer Strömungsraten und meint damit nicht einen immer gleichbleibenden, in seiner Höhe unveränderlichen Widerstand. Einer

solchen Lesart widerspricht auch die Aufnahme der in Absatz 31 niedergelegten Formel Strömungsrate = Druck / Widerstand , denn dem

Fachmann ist damit klar, dass die in Merkmal 3 postulierte und für eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse essentielle konstante Strömungsgeschwindigkeit sowohl durch die Variable Druck als auch durch die Variable Widerstand erreicht werden kann. Eine Beschränkung auf erstere lässt sich weder dem Wortlaut des Anspruchs noch der Beschreibung entnehmen.

147 γ) Damit machen aber auch die angegriffenen Ausführungsformen von Merkmal 3 Gebrauch, da die Strömungsgeschwindigkeit am Ausgang des Dynamic Flow Regulators unstreitig bei 50 ml/s (+/- 5 ml/s) und damit auch im Sinne des Klagepatents im Wesentlichen konstant (vgl. hierzu Absatz 29 und 31) ist.

148 III.

Keine Aussetzung

149 Der Rechtsstreit ist auch nicht nach § 148 ZPO auf Antrag der Beklagten im Hinblick auf die zum Bundespatentgericht erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.

150 a) Die Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits steht im Ermessen des Gerichts und kommt nach ständiger Rechtsprechung nur dann in Betracht, wenn die Beklagten im Verletzungsrechtsstreit vortragen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für die fehlende Rechtsbeständigkeit des Klagepatents gegeben ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klagepatents genügt ebenso wenig, wie die einfache Wahrscheinlichkeit, wenn sie lediglich aufgrund summarischer Prüfung bejaht wird. Im Hinblick darauf, dass es sich um ein geprüftes Schutzrecht handelt und der Verletzungsrichter vom Rechtsbestand des erteilten Patents auszugehen hat, ist eine große Zurückhaltung hinsichtlich der Aussetzung geboten, damit nicht auf diesem Wege praktisch eine Suspendierung des dem Patentinhaber mit der Patenterteilung verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird (vgl. Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 139 Rn. 107 m.w.N.).

151 b) Auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten zum Rechtsbestand des Klagepatents im vorliegenden Patentverletzungsverfahren und in Abwägung der Interessen der Klägerin an einer Entscheidung über ihre Verletzungsklage und der Beklagten an einer Aussetzung, haben diese keine Gründe dargetan, die die Kammer annehmen lassen, dass das Bundespatentgericht das Klagepatent mit hoher

Wahrscheinlichkeit vernichten wird.

152 aa) Soweit die Beklagten das mit Anlage [...] zu Anlage [...] vorgelegte und mit dem Wort Draft versehene Instruction Manual [...] als neuheitsschädlich einführen, ist zwischen den Parteien schon streitig, ob dieses tatsächlich zum Stand der Technik gehört, d.h. ob es der Öffentlichkeit bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents (09.04.1996) zugänglich war. Zwar findet sich auf Seite 23 die Angabe „[...] March 1996“, allerdings folgt daraus noch nicht zwangsläufig eine neuheitsschädliche Offenbarung. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der seitens der Beklagten bemängelten Verfahrensweise der Klägerin, die in ihrem eigenen US-Reaxamination-Antrag zum parallelen US-Patent mit der Endziffer 459 vom 25.10.2006 gegenüber dem US-Patentamt zu eben jenem Manual (Anlage [...]) mitgeteilt habe, sie gehe davon aus, dass es bereits vor dem 09.04.1996 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Die wegen des streitigen Vortrags zur Frage, ob die Anlage [...] zum Stand der Technik gehört oder nicht vor dem Bundespatentgericht notwendig werdende Beweisaufnahme hat für die hiesige zur Entscheidung über den Verletzungsrechtsstreit berufene Kammer auch vor dem Hintergrund des weitergehenden Vortrags im nachgelassenen Schriftsatz vom 10.4.2010 jedenfalls zur Folge, dass die Vernichtung des Klagepatents nicht hoch wahrscheinlich, sondern je nach Ausgang der Beweisaufnahme allenfalls möglich ist.

153 bb) Gleiches gilt hinsichtlich der streitigen offenkundigen