Urteil des LG Berlin vom 15.03.2017
LG Berlin: marke, restaurant, verpflegung, beherbergung, verkehr, begriff, name, unterhaltung, patent, unternehmen
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Gericht:
LG Berlin 15.
Zivilkammer
Entscheidungsdatum:
Aktenzeichen:
15 O 520/06
Dokumenttyp:
Urteil
Quelle:
Normen:
§ 26 MarkenG, § 49 Abs 1
MarkenG, § 55 Abs 1 MarkenG, §
55 Abs 2 Nr 1 MarkenG
Teillöschung: Rechtserhaltende Benutzung der u. a. für
Verpflegung von Gästen in Hotel, Restaurants und Imbissen
sowie Beherbergung von Gästen in Hotels eingetragenen Marke
Toscanini durch die Bezeichnung Kartoffelschlößchen Toscanini
Leitsatz
Rechtserhaltende Benutzung von Toscanini durch Bezeichnung "Kartoffelschlößchen
Toscanini" (§ 26 MarkenG)
Tenor
1. Der Beklagte wird verurteilt, in die Teillöschung seiner beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nr. ... eingetragenen Marke „Toscanini“ für folgende
Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:
Klasse 3 : Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle,
Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 41 : Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung
Klasse 43 : Verpflegung von Gästen in Hotel, Restaurants und Imbissen sowie
Beherbergung von Gästen in Hotels.
2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,- € vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Klägerin betreibt seit mehreren Jahren in ...unter der Bezeichnung „Toscanini“ ein
Restaurant mit Eisdiele.
Der Beklagte ist Inhaber der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. ...
... eingetragenen deutschen Marke „Toscanini“.
Die Marke wurde am 2. September 1997 eingetragen.
Ein erfolgloses Widerspruchverfahren wurde am 6. September 2000 abgeschlossen.
Der Beklagte betreibt in ... ein Schuhgeschäft mit der Bezeichnung „Toscanini“.
Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 13. September 2005 forderte die Klägerin den
Beklagten auf, ihr bis zum 28. September 2005 mitzuteilen, ob er die Marke „Toscanini“
innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Dienstleitungen Verpflegung von Gästen in
Hotels, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels sowie
Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten genutzt habe. Für den Fall, dass
Verfall wegen Nichtbenutzung eingetreten sein sollte, forderte die Klägerin den
Beklagten weiter auf, die Marke für diese Dienstleistungen löschen zu lassen, um ein
Löschungsverfahrens nach § 53 Abs. 1 MarkenG zu vermeiden.
Am 17. November 2005 reichte die Klägerin den als Anlage K 8 zur Klageschrift
eingereichten Löschungsantrag (Bl. 21 f d.A.) bei dem Deutschen Patent- und
Markenamt ein. Der Beklagte widersprach der Löschung.
Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe die Bezeichnung „Toscanini“ für eine Tätigkeit
in der Gastronomie nicht genutzt.
In ... existiere lediglich ein Restaurant mit der Bezeichnung „Kartoffelschlößchen“.
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Dieses Restaurant sei im aktuellen Telefonbuch wie folgt eingetragen: „Restaurant
Kartoffelschlößchen Inh. ...“.
Am 9. September 2006 sei der Name „Toscanini“ am Restaurant „Kartoffelschößchen“
nicht angeschlagen gewesen. Der Name habe auch nicht auf den Speisekarten
gestanden.
Auf der Website des Restaurants „Kartoffelschlößchen“ habe sich am 21. September
2005 kein Hinweis auf den Zusatz „Toscanini“ befunden.
Die dem Kläger am 15. August 2006 zugestellte Klage ist am 11. Juli 2006 bei Gericht
eingegangen.
Die Klägerin beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, in die Teillöschung seiner beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nr. ... eingetragenen Marke „Toscanini“ für folgende
Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:
Klasse 3 : Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle,
Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 41 : Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung
Klasse 43 : Verpflegung von Gästen in Hotel, Restaurants und Imbissen sowie
Beherbergung von Gästen in Hotels.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Der Beklagte behauptet, er habe ... am 1. Januar 1998 die Lizenz zum Betrieb einer
Pizzeria in der ... in ... unter der Bezeichnung „Toscanini“ vergeben.
Die Lizenzvereinbarung habe er zum 1. November 2002 gekündigt, nachdem im Laufe
des Jahres 2002 in der ... das Gebäude fertig gestellt worden sei, in dem er seit 2002
unter der Bezeichnung „Kartoffelschlößchen Toscanini“ ein Restaurant betreibe.
Seit 2003 habe er außen, auf den oberen Fensterrahmen des Restaurants in großen
gelben Buchstaben die Aufschrift „Toscanini“ angebracht.
Am 9. August 2005 habe er die zusätzliche Bezeichnung des Restaurants, „Toscanini“
auch bei der Gemeinde ... angemeldet (Anlage B 3 zum Schriftsatz des Beklagten vom,
Bl. 56 d.A.).
Das Restaurant sei im Internet unter der Seite ... vertreten und zwar schon vor Ablauf
der Schonfrist.
Außerdem betreibe er unter dem Namen „Toscanini“ einen Cateringservice und
beliefere im Einzugsgebiet ... zahlreiche Unternehmen.
Das Restaurant und der Cateringservice würden von Lieferanten und Kunden mit dem
Namen „Kartoffelschlößchen Toscanini“ identifiziert, und zwar seit dem 12. August 2005
bzw. seit September 2005.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Unterlagen
verwiesen.
Entscheidungsgründe
I. Die Klage ist zulässig und begründet.
Der mit der Klage geltend gemachte (Teil) Löschungsanspruch der Klägerin gegen den
Beklagten ergibt sich aus den §§ 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1 Satz 1 Abs. 3 und
26) MarkenG.
Die Befugnis der Klägerin gegen den Beklagten den Löschungsanspruch durch Klage
geltend zu machen, folgt nach § 55 Abs. 1und 2 Nr. 1 MarkenG daraus, dass die Marke
wegen Verfalls (teilweise) zum Teil zu löschen ist.
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Dies ist hier anzunehmen, da der Beklagte die Marke „Toscanini“ für einige Waren und
Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nach der Eintragung für einen
ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt hat und die Nichtbenutzung
der Marke auch nicht geheilt worden ist (§ 49 Abs. 1 MarkenG).
1. Die Marke „Toscanini“ ist für den Beklagten für die Klasse 3, d.h. Parfümerien, Mittel
zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel,
eingetragen worden.
Da der Beklagte die Marke „Toscanini“ für diese Waren offenbar nie benutzt und seit
dem hier maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens, 6.
September 2006, mehr als fünf Jahre vergangen sind (vgl. §§ 49 Abs. 1 Satz 1, 26 Abs. 5
MarkenG), ist der auf diese Waren bezogene Teillöschungsanspruch ohne weiteres
begründet.
2. Entsprechendes gilt, soweit die Marke „Toscanini“ für den Beklagten für die Klasse 41
und die Dienstleistungen Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung
eingetragen ist.
3. Die Marke „Toscanini“ ist für den Beklagten auch für die Klasse 43, Verpflegung von
Gästen in Hotels, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels,
eingetragen.
Auch insoweit liegen die Voraussetzungen des Verfalls wegen Nichtbenutzung nach § 49
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5, 26 MarkenG vor.
a) Der Beklagte behauptet zwar, er habe ... am 1. Januar 1998 eine Lizenz zum Betrieb
einer Pizzeria in der ... unter der Bezeichnung „Toscanini“ vergeben.
Dem Beklagten ist auch zuzugestehen, dass die Benutzung einer Marke mit
Zustimmung des Inhabers nach § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch den Inhaber
gilt.
Mit der Vorlage der Kopie der Lizenzvereinbarung vom 17. Dezember 1997 (Anlage B 1
zum Schriftsatz des Beklagten vom 26. September 2006, Bl 51 f d.A.), kann der
Beklagte aber allenfalls seinen Vortrag untermauern, dass er einem anderen die
Befugnis erteilt habe, die Marke „Toscanini“ zu benutzen.
Der bloße Abschluss einer Lizenzvereinbarung reicht jedoch nicht aus, um ein Benutzen
der Marke anzunehmen. Erforderlich ist weiter, dass sein Lizenznehmer die Marke
tatsächlich benutzt hat.
Zu diesem Punkt ist der Vortrag des Beklagten nicht hinreichend substantiiert.
Ob und gegebenenfalls in welcher Weise und in welchem Zeitraum der Lizenznehmer die
Marke „Toscanini“ tatsächlich benutzt hat, trägt der Beklagte nicht vor, obwohl die
Klägerin die Benutzung der Marke durch den Dritten ausdrücklich bestritten hat.
b) Das Vorbringen des Beklagten zum Bestehen eines eigenständigen Unternehmens
des Beklagten, das einen Catering- oder Partyservice zum Gegenstand hat und den
Namen „Toscanini“ führen soll, ist unabhängig von der Frage, seit wann dieses
Unternehmen bestehen soll, ebenfalls nicht hinreichend substantiiert, um beachtlich zu
sein.
Zum einen fehlt, wenn es sich bei diesem Catering- oder Partyservice um einen von dem
in ... ansässigen Restaurant unabhängigen Betrieb handeln soll, jeglicher Vortrag zu den
Kriterien, die in Unternehmen ausmachen, d.h. Geschäftssitz, Mitarbeiter sowie sein
Auftreten am Markt wie Werbemaßnahmen, Kundenstamm, Leistungsangebot etc.
Zum anderen trägt der Beklagte nicht vor, in welcher Weise, dieses Unternehmen das
Kennzeichen benutzt haben soll.
c) Unbeachtlich ist auch der Vortrag des Beklagten, er betreibe in ... in der ... ein
Restaurant unter der Bezeichnung „Kartoffelschlößchen Toscanini“
Dies gilt auch, wenn man unterstellt, dass der Beklagte das Zeichen
„Kartoffelschlößchen Toscanini“ als Marke verwendet, d.h. in einer Form, die der Verkehr
aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen
Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Waren und Dienstleistungen ansieht (vgl.
Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 17)
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Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 17)
Die für den Beklagten eingetragene Marke lautet nicht „Kartoffelschlößchen Toscanini“,
sondern „Toscanini“.
Nach § 26 Abs. 3 Satz MarkenG gilt die Benutzung der Marke in einer Form, die von der
Eintragung abweicht, aber nur dann als Benutzung der eingetragenen Marke, wenn die
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.
Dies ist hier gerade nicht anzunehmen.
Die Kombination des Zeichens „Toscanini“ mit dem Zeichen „Kartoffelschlößchen“
verändert den Gesamteindruck wesentlich.
Der Verkehr verbindet den Namen Toscanini mit dem italienischen Komponisten Arturo
Toscanini, erkennt aber zumindest die italienische Herkunft dieses Namens.
Wird dieser Name im gastronomischen Bereich verwendet, erwartet der Verkehr daher
das Angebot von Speisen italienischen Ursprungs.
Durch die Hinzufügung des Zeichens „Kartoffelschlößchen“ verschmilzt die eingetragene
Marke „Toscanini“ mit diesem zu einem einheitlichen Zeichen.
„Kartoffelschlößchen Toscanini“ ist so zu verstehen, als sei der Name des
„Kartoffelschlößchens“ „Toscanini“
Die Verschmelzung zu einem einheitlichen Zeichen beweist nicht zuletzt der Vortrag des
Beklagten, dass Kunden und Lieferanten das Restaurant als „Kartoffelschlößchen
Toscanini“ wahrnehmen.
Verschmilzt das hinzugefügte Wortelement mit dem eingetragenen Zeichen zu einem
einheitlichen Zeichen, ist die Verschmelzung im Hinblick auf § 26 Abs. 3 MarkenG nur
dann unschädlich, wenn sie zweifelsfrei keine eigene herkunftskennzeichnende
Bedeutung hat, insbesondere glatt beschreibender Natur ist (Ingerl/Rohnke, § 26
MarkenG, Rn 126).
Dies könnte man für eine Kombination der Marke „Toscanini“ mit italienischen Begriffen
wie „Ristorante“ oder „Pizzeria“ oder sogar dem deutschen Begriff „Eisdiele“
annehmen, weil derartige Zusätze als zeichenmäßig bedeutungslose, austauschbare
Zutaten anzusehen sind, während der betriebliche Herkunftshinweis ausschließlich dem
mitbenutzten eingetragenen Zeichen entnommen wird. Diese Zusätze decken sich mit
der Erwartung des Verkehrs, dass der Gastronom, der das Zeichen „Toscanini“
verwendet, italienische Spezialitäten anbietet, so dass diese Zusätze nur eingrenzen,
welche Art von Angebot zu erwarten ist.
In solchen Fällen liegt regelmäßig die Annahme fern, der Verkehr werde eine derartige
Angabe als Bestandteil des Herkunftszeichens auffassen.
Das gilt insbesondere, wenn (wie im vorliegenden Fall) die eingetragene Marke selbst
keinen ohne weiteres ersichtlichen näheren Sachhinweis enthält. Da der Verkehr
regelmäßig auf eine schlichte Unterrichtung angewiesen ist und sie auch erwartet, wird
er in dem beschreibenden Zusatz die Information über die Dienstleistungsart sehen und
ihn deshalb nicht als Teil der betrieblichen Herkunftsbezeichnung erachten (vgl. BPatG
GRUR 1992, 393 – Parkhotel Landenberg).
Dies gilt für den Zusatz „Kartoffelschlößchen“ zur Marke „Toscanini„ nicht.
Der Begriff „Kartoffelschlößchen“ mag zwar grundsätzlich die Vermutung zulassen, dass
in einem Lokal mit einer derartigen Bezeichnung der Schwerpunkt des Angebots auf
Kartoffelgerichten liegt.
Da dieser Begriff „Kartoffelschlößchen“ aber eigenständige Kennzeichnungskraft hat, ist
die Verbindung der Marke „Toscanini“ mit dem Zeichen „Kartoffelschlößchen“ schon aus
diesem Grund schädlich (vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 130).
Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich dem
Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d.h. in Erinnerung behalten
und wieder erkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn 320).
Der Begriff „Kartoffelschlößchen“ ist als Hinweis auf die Herkunft der dort angebotenen
Dienstleistungen schon deshalb einprägsam, weil er zum einen die bildhafte Vorstellung
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Dienstleistungen schon deshalb einprägsam, weil er zum einen die bildhafte Vorstellung
eines aus Kartoffeln erbauten, schlossartigen Gebäudes hervorruft, zum anderen weil die
Zusammensetzung dieses Begriffs aus der „bäuerlichen“ Kartoffel und dem
„herrschaftlichen“ Schloss einen originellen Widerspruch bildet.
Da dieser Widerspruch durch die Verbindung des „deutschen“ „Kartoffelschlößchen“ mit
dem „italienischen“ „Toscanini“ noch erhöht wird, zeigt sich deutlich, dass der Zusatz
„Kartoffelschlößchen“ den Charakter der eingetragenen Marke „Toscanini“ geradezu
konterkariert.
d) Angesichts des Vorbringens des Beklagten, er betreibe sein Restaurant unter der
Bezeichnung „Kartoffelschlößchen Toscanini“, ist es weiter unbeachtlich, wenn der
Beklagte in Einzelfällen das Restaurant ohne den Zusatz „Kartoffelschlößchen“
bezeichnet hat, da nicht angenommen werden kann, dass der Beklagte insoweit die
Marke ernsthaft benutzt hat.
II. Der Klägerin braucht keine Gelegenheit zur Erwiderung auf den Schriftsatz des
Beklagten vom 11. Dezember 2006 eingeräumt zu werden, da dieser Schriftsatz keinen
neuen und entscheidungserheblichen Vortrag enthalten hat.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.
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