Urteil des BPatG vom 22.06.2005, 32 W (pat) 219/04

Aktenzeichen: 32 W (pat) 219/04

BPatG: orange, kennzeichnungskraft, verwechslungsgefahr, ausbildung, begriff, bestandteil, gesamteindruck, verbraucher, agent, farbe

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 219/04 _______________ Verkündet am 22. Juni 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

6.70

betreffend die Marke 301 13 787

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 unter Mitwirkung des Richters

Dr. Albrecht als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 1. März 2001 angemeldete Wortmarke 301 13 787

Wissen ist orange

die am 14. Mai 2001 für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ eingetragen

worden ist, hat die Widersprechende am 11. September 2001 aus ihrer am

17. März 1994 angemeldeten und am 19. April 2002 veröffentlichten Wortmarke

EU 127 837

ORANGE

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die

Klasse 41 „Erziehung, Unterricht und Ausbildung“ eingetragen.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 41 die angegriffene

Marke gelöscht und mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 die Erinnerung deren

Inhaberin zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Marken begegneten sich

als Kennzeichnungen für identische oder sehr ähnliche Dienste. Diese wendeten

sich an ein breites Publikum, das keine gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber

markenmäßigen Warenkennzeichnungen aufbringe.

Die Widerspruchmarke habe eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil

„ORANGE“ für die zu betrachtenden Dienstleistungen nicht beschreibend wirke

und über die von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachte

Benutzung der Drittmarken nichts näheres bekannt sei, so dass nicht davon

ausgegangen werden könne, diese minderten die Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke.

Den somit erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die

angegriffene Marke nicht ein. „Wissen ist“ komme als Kennzeichen für die Dienstleistungen Ausbildung und Erziehung nicht in Betracht. Demgegenüber sei

„orange“ ein kennzeichnungskräftiges Markenwort, das zu den beanspruchten

Dienstleistungen keinen Bezug aufweise.

Die besondere Bildung der angegriffenen Marke dränge den mit der

Widerspruchsmarke vertrauten Verbrauchern den Schluss auf, dass „orange“ in

der angegriffenen Marke als Hinweis auf den Inhaber der Widerspruchsmarke

wirke. Das mit der Widerspruchsmarke identische Wort behalte in der

angegriffenen Marke eine relative Selbstständigkeit. Es sei durchaus üblich, Firmenkennzeichen in sloganartige Redewendungen einzubinden (vgl. „DER

STROM IST GELB“). Zumindest nicht unbeachtliche Teile des angesprochenen

Publikums würden daher die unter der angegriffenen Marke angebotenen

Dienstleistungen der Widersprechenden zuordnen.

Am 4. November 2004 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde

eingelegt. Sie bestreitet die Identität der Dienstleistungen, da die Klassifizierung

hierfür nicht ausschlaggebend sei. Sie erbringe ihre Dienstleistungen

ausschließlich in ihren drei Gewerbeakademien Freiburg, Offenburg und

Schopfheim im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und

Erwachsenenfortbildung.

Eine Reihe von Drittmarken der Klasse 41 zeige, dass es „orange“ an einer

besonderen Originalität fehle (vgl. „AGENT ORANGE, COX ORANGE, DISCO ORANGE,

MOB ORANGE, CLOCKWORK ORANGE, ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT,

ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE, PLANET ORANGE, VILLA ORANGE, VOX

ORANGE, WEST ORANGE 59“).

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da „orange“ die angegriffene Marke

nicht präge; es charakterisiere die Aus- und Fortbildung als „frisch“, „spritzig“ und

„sprudelnd“. Kennzeichnend für die angegriffene Marke sei das Zusammenspiel

der Worte. Der Verbraucher nehme den Gleichklang des zusammengehörigen

Slogans auf und verkürze ihn nicht auf das Wort „orange“. Die angegriffene Marke

bestehe aus einem als solchen eigenartigen Slogan. Eigentümlich sei, dass

Wissen als farbig bezeichnet werde.

Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Serienzeichen scheitere daran, dass

das Wort „orange“ kennzeichnungsschwach sei und die genannte Reihe von

Drittmarken existiere, die der Widerspruchsmarke näher kämen als die

angegriffene.

Die Widerspruchsführerin verwende das Wort „ORANGE“ nicht so, dass ein

Wiedererkennungseffekt eintreten könnte. Es finde sich in den dazu herangezogenen Marken „THE FUTURE’S BRIGHT, THE FUTURE IS ORANGE, ORANGEDATA,

ORANGE POWER“ und „SOFTWORK ORANGE“ an verschiedenen Stellen sowie

unterschiedlich geschrieben, so dass sich die Marken im Aufbau, Rhythmus und

im Klangbild sowie in der Einbindung des Wortes „Orange“ ebenso deutlich wie im

Gesamteindruck unterschieden und keine Zeichenserie bildeten.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben

und den Widerspruch zurückzuweisen,

hilfsweise die angegriffene Marke mit einem beschränkten Dienstleistungsverzeichnis aufrecht zu erhalten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt zur Begründung aus, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke

herangezogene Registerlage sei nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche

zu belegen. Viele der dazu benannten Drittmarken lägen nicht im

Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken. Im Übrigen habe sie hinsichtlich einiger

Marken Beschränkungen der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse oder der

Benutzung vereinbart. Gegen 14 Drittmarken liefen noch Widersprüche. Ein

Betrieb sei eingestellt; drei Marken seien gelöscht; für eine Vierte liefen Verhandlungen. Eine Marke habe sie übernommen. Den Widerspruch gegen eine

Musikband habe sie nach Zurückweisung in erster Instanz nicht weiterverfolgt;

ebenso den gegen eine Disco, bei der die Ausbildung keine Rolle spiele.

Bei der bestehenden Dienstleistungsidentität hielten die Marken den zu

fordernden deutlichen Abstand nicht ein.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Widerspruchsmarke in der

angegriffenen vollständig enthalten sei. Den Gesamteindruck der angegriffenen

Marke präge allein der Bestandteil „orange“, da das Element „Wissen ist“

beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei. „ORANGE“ dagegen sei für die

beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend und verfüge sogar über eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Gestaltung der angegriffenen Marke liege

eine sprachliche Hervorhebung des Zeichenelements „orange“, die eine Dominanz

innerhalb der Marke begründe. Gerade der Sinngehalt führe zu dieser

dominierenden Stellung. Entsprechend habe der 30. Senat eine Verwechslungsgefahr zwischen „ALLES GUTE KOMMT VON RATIO“ und „RATIO“ festgestellt.

Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke

gleichzeitig Firmenschlagwort sei. „ORANGE“ sei Stammbestandteil einer umfang-

reichen Zeichenserie der Widersprechenden. Ihre weiteren Marken „DO YOU SPEAK

ORANGE, TURN YOURSELF ORANGE, LA VIE ORANGE, HABLAS ORANGE, EL FUTURO ES

BRILLANTE, EL FUTURO ES ORANGE“ zeigten sogar eine Tendenz zur Ausdehnung

auf andere Sprachräume.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten

nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den

Akteninhalt.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat in der

Sache aber keinen Erfolg; auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen

den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG.

Nach der für die Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen Vorschrift

des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Rechtsprechung des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b der MarkenRL ist die

Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des

Einzelfalls umfassend zu beurteilen.

Zwischen den dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit

ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke

sowie Aufmerksamkeit des Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann ein

höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - MARCA /

ADIDAS; BGH GRUR 2003, 332, 334 - ABSCHLUSSSTÜCK).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen

gegeben.

a) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Konkrete

Anhaltspunkte für eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.

Eine Minderung der Kennzeichnungskraft ergibt sich im Zusammenhang mit den

vorliegend relevanten Dienstleistungen nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke

einen Ort in Frankreich und eine Farbe bezeichnet.

aa) Die Regelung des § 99 MarkenG, wonach geographische Angaben als

Kollektivmarken eintragbar sind, macht eine Prüfung der Kennzeichnungskraft

zwar nicht überflüssig (BGH GRUR 1996, 270 - MADEIRA). Orange ist aber kein

bekannter Ort, wie etwa St. Moritz (vgl. BPatG GRUR 1998, 148 - SAINT MORIS/

ST. MORITZ TOP OF THE WORLD), mit dem sich in den vorliegend maßgeblichen

deutschen Publikumskreisen beschreibende Assoziationen verbinden (vgl. BGH

GRUR 1963, 482 - HOLLYWOOD DUFTSCHAUMBAD).

bb) In Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen ist „orange“ weder eine unmittelbare Farbangabe noch ein mittelbarer Qualitätshinweis. Anders als

„BLUE“ (vgl. BPatG Beschluss vom 6. März 1995, Az: 30 W (pat) 273/93 - BLUE

TEC/TEC) ist „orange“ keine Hervorhebungsform im Sinn einer Verstärkung, wie in

„BLUE CHIP“ für Aktien erster Güte o.ä..

Dagegen kann „Orange“ eine Frucht benennen, was im Zusammenhang mit den

relevanten Dienstleistungen ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.

cc) Die für Dritte eingetragenen Marken, die den Bestandteil „Orange“ enthalten, lassen vorliegend nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke schließen. Zwar können sogar Drittzeichen, die nur in der

Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung bedeutsam sein, welches Maß an Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause

aus zukommt (BGHZ 46, 152, 161 f. - VITAPUR). Vorliegend kann der Rollenstand

allein jedoch keine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke begründen,

da nicht ersichtlich ist, weshalb „Orange“ sich für die angebotenen Dienstleistungen einer besonderen Wertschätzung erfreut. Die Inhaberin der

angegriffenen Marke hat lediglich einen Gegensatz zum „grauen“ Schulbetrieb

hergestellt und vorgetragen, die Farbe Orange stehe für „frisch“, „spritzig“ und

„sprudelnd“. Dies mag eine Farbassoziation beschreiben, ist aber weder als beschreibender Begriff nachweisbar noch zwingend, wie der nicht mit positiven

Assoziationen verbundene Begriff „AGENT ORANGE“ zeigt.

Zum Teil handelt es sich bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke

herangezogenen Drittmarken um Filmtitel („CLOCKWORK ORANGE“ von Stanley

Kubrik), ein aus dem Vietnamkrieg berüchtigtes Gift („AGENT ORANGE“) oder eine

Apfelsorte („COX ORANGE“) bzw. eine Anlehnung daran („VOX ORANGE“). In solchen

Begriffen verbindet sich „ORANGE“ mit den jeweiligen Zusätzen ebenso zu einer

einheitlichen Aussage wie in sprachüblichen Kombinationen aus Farbadjektiv vor

Hauptwort („ORANGE BOX, ORANGE DESIGN, ORANGE POINT“) und in zusammengeschriebenen Begriffen („ORANGEMEDIA, ORANGEPOP, ORANGERIE“).

„ORANGERIE“ ist zudem ein bekannter Begriff für ein feudales Gewächshaus. Alle

diese Zeichen berühren „ORANGE“ nicht in seiner Kennzeichnungskraft. Gleiches

gilt für „DISCO ORANGE“ und die Musikgruppe mit ihrer örtlich und gegenständlich

begrenzten Relevanz.

b) Ausgehend von der Registerlage stehen sich identische Dienstleistungen

gegenüber. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese nur regional

begrenzt und nur für Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung nutzen will,

ändert an den durch die Registerlage geschaffenen Rechten nichts.

c) Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände wäre ein überdurchschnittlicher Markenabstand notwendig, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Dieser ist vorliegend aber nicht gewahrt.

aa) Es liegt eine Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht vor, weil

dem Bestandteil „orange“ in „Wissen ist orange“ wegen der unpassenden Zusammenstellung eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung zukommt (vgl. BPatG Beschluss vom 20. Januar 2005, Az: 25 W (pat)

5/04 - PANTO / PANTOGAST).

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist zwar

grundsätzlich vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr.; BGH

GRUR 1999, 241, 243 - LIONS), wonach die vorliegend zu vergleichenden Marken

hinreichend deutlich voneinander abweichen würden.

Bei mündlicher Wiedergabe ist aber eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf

„orange“ zu erwarten (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - SPRINGENDE RAUBKATZE;

GRUR 1996, 406 - JUWEL; GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; MarkenR 2000,

20, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Entsprechende vom markenrechtlichen Grundsatz

der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus

ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach den Umständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - MUSTANG, mwN).

Dabei treten insbesondere beschreibende Angaben, wie hier „Wissen ist“, in den

Hintergrund.

Demgegenüber besitzt „orange“ eine ungeschmälerte Unterscheidungskraft; es ist

ein bekanntes Wort, leicht auszusprechen und gut zu behalten.

Zwar könnte der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar

schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - INNOVADICLOPHLONT/DICLOPHLOGONT; BGH MarkenR 2004, 356 - NEURO-VIBOLEX

/NEURO-FIBRAFLEX; STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 345). Die

Art der Markenbildung führt bei der angegriffenen Marke aber dazu, dass „Wissen

ist“ als Anpreisung verstanden wird. Die angegriffene Marke wirkt wie ein

Werbespruch, in dem die Angabe zum Anbieter („orange“) mit einer anpreisenden

Aussage („Wissen ist“) verknüpft wird. Aussagen, wie etwa „ELEGANZ IST X“, nimmt

der Verbraucher als Hinweis darauf, dass die Marke X für Eleganz steht und unter

ihr elegante Waren angeboten werden. So nimmt er die angegriffene Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als qualitative Aussage

dahingehend, dass die unter der Marke „orange“ angebotene Ausbildung effektiv

zu einem Wissenszuwachs führt.

Der Senat vermag auch keinen Gleichklang festzustellen, der eine Klammer

zwischen den Bestandteilen „Wissen ist“ und „orange“ bilden könnte.

Damit stehen sich die identischen Wörter „orange“ gegenüber.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle

dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dass

manche Verbraucher die Widerspruchsmarke „englisch“ aussprechen. Selbst bei

eindeutig fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich - selbst bei

Verbrauchern, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen

korrekte Aussprache bekannt sind auch mit einer der Schreibweise entsprechenden „deutschen“ Aussprache gerechnet werden (vgl. STRÖBELE-

/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnrn. 200 und 202). Die Verbraucher

nehmen Werbung häufig nur flüchtig wahr und prägen sich Einzelheiten, wie die

Aussprache, nicht immer genau ein. Weil die Widerspruchsmarke zudem ein im

Deutschen allgemein bekannter Begriff (Farbe, Frucht) ist, wird das Publikum

jedenfalls in entscheidungserheblichem Umfang eine „deutsche“ Aussprache - wie

in der angegriffenen Marke im Kontext mit den anderen deutschen Wörtern -

wählen.

Insgesamt besteht deshalb ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei

Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine

Verwechslungsgefahr besteht, zumal es grundsätzlich mehr auf die

übereinstimmenden Elemente ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785

- NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; a.A. EuGH GRUR 1998, 387, 390 - SABÈL/

PUMA).

bb) Ferner dürfte auch eine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht

werden, bestehen, zumal der Widersprechenden weitere Marken gehören, welche

den Bestandteil „Orange“ aufweisen.

d) Dieses Ergebnis erscheint angemessen, denn es kann nicht angehen, die

Marke eines Konkurrenten in einen skurrilen Zusammenhang zu stellen (vgl. BPatG Beschluss vom 8. Oktober 1996, Az: 24 W (pat) 218/95 - CAVIAR/PERLE DE

CAVIAR) und damit aus dem Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht allerdings kein Anlass 71

Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht Kruppa Merzbach

Cl

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