Urteil des BPatG, Az. 32 W (pat) 219/04

BPatG: orange, kennzeichnungskraft, verwechslungsgefahr, ausbildung, begriff, bestandteil, gesamteindruck, verbraucher, agent, farbe
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
32 W (pat) 219/04
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. Juni 2005
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend die Marke 301 13 787
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22.
Juni
2005 unter Mitwirkung des Richters
Dr. Albrecht als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 1. März 2001 angemeldete Wortmarke 301 13 787
Wissen ist orange
die am 14. Mai 2001 für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ eingetragen
worden ist, hat die Widersprechende am 11. September 2001 aus ihrer am
17. März 1994 angemeldeten und am 19. April 2002 veröffentlichten Wortmarke
EU 127 837
ORANGE
Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für die
Klasse 41 „Erziehung, Unterricht und Ausbildung“ eingetragen.
- 3 -
Mit Beschluss vom 3. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 41 die angegriffene
Marke gelöscht und mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 die Erinnerung deren
Inhaberin zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die Marken begegneten sich
als Kennzeichnungen für identische oder sehr ähnliche Dienste. Diese wendeten
sich an ein breites Publikum, das keine gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber
markenmäßigen Warenkennzeichnungen aufbringe.
Die Widerspruchmarke habe eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil
„ORANGE“ für die zu betrachtenden Dienstleistungen nicht beschreibend wirke
und über die von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachte
Benutzung der Drittmarken nichts näheres bekannt sei, so dass nicht davon
ausgegangen werden könne, diese minderten die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke.
Den somit erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die
angegriffene Marke nicht ein. „Wissen ist“ komme als Kennzeichen für die Dienst-
leistungen Ausbildung und Erziehung nicht in Betracht. Demgegenüber sei
„orange“ ein kennzeichnungskräftiges Markenwort, das zu den beanspruchten
Dienstleistungen keinen Bezug aufweise.
Die besondere Bildung der angegriffenen Marke dränge den mit der
Widerspruchsmarke vertrauten Verbrauchern den Schluss auf, dass „orange“ in
der angegriffenen Marke als Hinweis auf den Inhaber der Widerspruchsmarke
wirke. Das mit der Widerspruchsmarke identische Wort behalte in der
angegriffenen Marke eine relative Selbstständigkeit. Es sei durchaus üblich,
Firmenkennzeichen in sloganartige Redewendungen einzubinden (vgl. „D
ER
S
TROM IST GELB
“). Zumindest nicht unbeachtliche Teile des angesprochenen
Publikums würden daher die unter der angegriffenen Marke angebotenen
Dienstleistungen der Widersprechenden zuordnen.
Am 4. November 2004 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde
eingelegt. Sie bestreitet die Identität der Dienstleistungen, da die Klassifizierung
hierfür nicht ausschlaggebend sei. Sie erbringe ihre Dienstleistungen
ausschließlich in ihren drei Gewerbeakademien Freiburg, Offenburg und
- 4 -
Schopfheim im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und
Erwachsenenfortbildung.
Eine Reihe von Drittmarken der Klasse 41 zeige, dass es „orange“ an einer
besonderen Originalität fehle (vgl. „A
GENT
O
RANGE
,
C
OX
O
RANGE
,
D
ISCO
O
RANGE
,
M
OB
O
RANGE
,
C
LOCKWORK
O
RANGE
,
O
RANGE
B
OX
,
O
RANGE
D
ESIGN
,
O
RANGE
P
OINT
,
O
RANGEMEDIA
,
O
RANGEPOP
,
O
RANGERIE
,
P
LANET
O
RANGE
,
V
ILLA
O
RANGE
,
V
OX
O
RANGE
,
W
EST
O
RANGE
59“).
Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, da „orange“ die angegriffene Marke
nicht präge; es charakterisiere die Aus- und Fortbildung als „frisch“, „spritzig“ und
„sprudelnd“. Kennzeichnend für die angegriffene Marke sei das Zusammenspiel
der Worte. Der Verbraucher nehme den Gleichklang des zusammengehörigen
Slogans auf und verkürze ihn nicht auf das Wort „orange“. Die angegriffene Marke
bestehe aus einem als solchen eigenartigen Slogan. Eigentümlich sei, dass
Wissen als farbig bezeichnet werde.
Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Serienzeichen scheitere daran, dass
das Wort „orange“ kennzeichnungsschwach sei und die genannte Reihe von
Drittmarken existiere, die der Widerspruchsmarke näher kämen als die
angegriffene.
Die Widerspruchsführerin verwende das Wort „ORANGE“ nicht so, dass ein
Wiedererkennungseffekt eintreten könnte. Es finde sich in den dazu heran-
gezogenen Marken „T
HE
F
UTURE
S BRIGHT
,
T
HE
F
UTURE IS ORANGE
,
O
RANGE
D
ATA
,
O
RANGE
P
OWER
und
„S
OFTWORK
O
RANGE
“ an verschiedenen Stellen sowie
unterschiedlich geschrieben, so dass sich die Marken im Aufbau, Rhythmus und
im Klangbild sowie in der Einbindung des Wortes „Orange“ ebenso deutlich wie im
Gesamteindruck unterschieden und keine Zeichenserie bildeten.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben
und den Widerspruch zurückzuweisen,
- 5 -
hilfsweise die angegriffene Marke mit einem beschränkten Dienst-
leistungsverzeichnis aufrecht zu erhalten.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie führt zur Begründung aus, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke
herangezogene Registerlage sei nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche
zu belegen. Viele der dazu benannten Drittmarken lägen nicht im
Ähnlichkeitsbereich der Vergleichsmarken. Im Übrigen habe sie hinsichtlich einiger
Marken Beschränkungen der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse oder der
Benutzung vereinbart. Gegen 14 Drittmarken liefen noch Widersprüche. Ein
Betrieb sei eingestellt; drei Marken seien gelöscht; für eine Vierte liefen Ver-
handlungen. Eine Marke habe sie übernommen. Den Widerspruch gegen eine
Musikband habe sie nach Zurückweisung in erster Instanz nicht weiterverfolgt;
ebenso den gegen eine Disco, bei der die Ausbildung keine Rolle spiele.
Bei der bestehenden Dienstleistungsidentität hielten die Marken den zu
fordernden deutlichen Abstand nicht ein.
Eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Widerspruchsmarke in der
angegriffenen vollständig enthalten sei. Den Gesamteindruck der angegriffenen
Marke präge allein der Bestandteil „orange“, da das Element „Wissen ist“
beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei. „ORANGE“ dagegen sei für die
beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend und verfüge sogar über eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Gestaltung der angegriffenen Marke liege
eine sprachliche Hervorhebung des Zeichenelements „orange“, die eine Dominanz
innerhalb der Marke begründe. Gerade der Sinngehalt führe zu dieser
dominierenden Stellung. Entsprechend habe der 30.
Senat eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen „A
LLES
G
UTE KOMMT VON
R
ATIO
“ und „R
ATIO
“ festgestellt.
Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke
gleichzeitig Firmenschlagwort sei. „ORANGE“ sei Stammbestandteil einer umfang-
- 6 -
reichen Zeichenserie der Widersprechenden. Ihre weiteren Marken „
DO YOU
S
PEAK
O
RANGE
,
TURN YOURSELF ORANGE
,
L
A
V
IE
O
RANGE
,
H
ABLAS
O
RANGE
,
EL
F
UTURO ES
B
RILLANTE
,
EL
F
UTURO ES
O
RANGE
zeigten sogar eine Tendenz zur Ausdehnung
auf andere Sprachräume.
Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten
nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den
Akteninhalt.
II.
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat in der
Sache aber keinen Erfolg; auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen
den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG.
Nach der für die Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen Vorschrift
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b der MarkenRL ist die
Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Zwischen den dafür maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit
ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke
sowie Aufmerksamkeit des Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann ein
höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken
ausgleichen und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - M
ARCA
/
A
DIDAS
; BGH GRUR 2003, 332, 334 - A
BSCHLUSSSTÜCK
).
- 7 -
Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen
gegeben.
a)
Anhaltspunkte für eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.
Eine Minderung der Kennzeichnungskraft ergibt sich im Zusammenhang mit den
vorliegend relevanten Dienstleistungen nicht daraus, dass die Widerspruchsmarke
einen Ort in Frankreich und eine Farbe bezeichnet.
aa)
Die Regelung des § 99 MarkenG, wonach geographische Angaben als
Kollektivmarken eintragbar sind, macht eine Prüfung der Kennzeichnungskraft
zwar nicht überflüssig (BGH GRUR 1996, 270 - M
ADEIRA
). Orange ist aber kein
bekannter Ort, wie etwa St. Moritz (vgl. BPatG GRUR 1998, 148 - S
AINT
M
ORIS
/
S
T
. M
ORITZ
T
OP OF THE
W
ORLD
), mit dem sich in den vorliegend maßgeblichen
deutschen Publikumskreisen beschreibende Assoziationen verbinden (vgl. BGH
GRUR 1963, 482 - H
OLLYWOOD
D
UFTSCHAUMBAD
).
bb)
In Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen ist „orange“ weder
eine unmittelbare Farbangabe noch ein mittelbarer Qualitätshinweis. Anders als
„B
LUE
“ (vgl. BPatG Beschluss vom 6. März 1995, Az: 30 W (pat) 273/93 - B
LUE
T
EC
/T
EC
) ist „orange“ keine Hervorhebungsform im Sinn einer Verstärkung, wie in
„B
LUE
C
HIP
“ für Aktien erster Güte o.ä..
Dagegen kann „Orange“ eine Frucht benennen, was im Zusammenhang mit den
relevanten Dienstleistungen ebenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist.
cc)
Die für Dritte eingetragenen Marken, die den Bestandteil „Orange“ ent-
halten, lassen vorliegend nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke schließen. Zwar können sogar Drittzeichen, die nur in der
Zeichenrolle eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, bei der Prüfung be-
deutsam sein, welches Maß an Kennzeichnungskraft einem Zeichen von Hause
, 161 f. - V
ITAPUR
). Vorliegend kann der Rollenstand
- 8 -
allein jedoch keine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke begründen,
da nicht ersichtlich ist, weshalb „Orange“ sich für die angebotenen Dienst-
leistungen einer besonderen Wertschätzung erfreut. Die Inhaberin der
angegriffenen Marke hat lediglich einen Gegensatz zum „grauen“ Schulbetrieb
hergestellt und vorgetragen, die Farbe Orange stehe für „frisch“, „spritzig“ und
„sprudelnd“. Dies mag eine Farbassoziation beschreiben, ist aber weder als be-
schreibender Begriff nachweisbar noch zwingend, wie der nicht mit positiven
Assoziationen verbundene Begriff „A
GENT
O
RANGE
zeigt.
Zum Teil handelt es sich bei den von der Inhaberin der angegriffenen Marke
herangezogenen Drittmarken um Filmtitel („C
LOCKWORK
O
RANGE
von Stanley
Kubrik), ein aus dem Vietnamkrieg berüchtigtes Gift („A
GENT
O
RANGE
“) oder eine
Apfelsorte („C
OX
O
RANGE
“) bzw. eine Anlehnung daran („V
OX
O
RANGE
“). In solchen
Begriffen verbindet sich „ORANGE“ mit den jeweiligen Zusätzen ebenso zu einer
einheitlichen Aussage wie in sprachüblichen Kombinationen aus Farbadjektiv vor
Hauptwort („O
RANGE
B
OX
,
O
RANGE
D
ESIGN
,
O
RANGE
P
OINT
“) und in
zusammengeschriebenen Begriffen („O
RANGEMEDIA
,
O
RANGEPOP
,
O
RANGERIE
“).
„O
RANGERIE
“ ist zudem ein bekannter Begriff für ein feudales Gewächshaus. Alle
diese Zeichen berühren „ORANGE“ nicht in seiner Kennzeichnungskraft. Gleiches
gilt für „D
ISCO
O
RANGE
“ und die Musikgruppe mit ihrer örtlich und gegenständlich
begrenzten Relevanz.
b)
gegenüber. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese nur regional
begrenzt und nur für Lehrlingsausbildung und Erwachsenenfortbildung nutzen will,
ändert an den durch die Registerlage geschaffenen Rechten nichts.
c)
licher Markenabstand notwendig, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
Dieser ist vorliegend aber nicht gewahrt.
- 9 -
aa)
Es liegt eine Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht vor, weil
dem Bestandteil „orange“ in „Wissen ist orange“ wegen der unpassenden Zu-
sammenstellung eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Be-
deutung zukommt (vgl. BPatG Beschluss vom 20. Januar 2005, Az: 25 W (pat)
5/04 - P
ANTO
/
P
ANTOGAST
).
Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist zwar
grundsätzlich vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr.; BGH
GRUR 1999, 241, 243 - L
IONS
), wonach die vorliegend zu vergleichenden Marken
hinreichend deutlich voneinander abweichen würden.
Bei mündlicher Wiedergabe ist aber eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf
„orange“ zu erwarten (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - S
PRINGENDE
R
AUBKATZE
;
GRUR 1996, 406 - J
UWEL
; GRUR 1999, 733, 735 - L
ION
D
RIVER
; MarkenR 2000,
20, 21 - R
AUSCH
/E
LFI
R
AUCH
). Entsprechende vom markenrechtlichen Grundsatz
der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus
ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach den Um-
ständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - M
USTANG
, mwN).
Dabei treten insbesondere beschreibende Angaben, wie hier „Wissen ist“, in den
Hintergrund.
Demgegenüber besitzt „orange“ eine ungeschmälerte Unterscheidungskraft; es ist
ein bekanntes Wort, leicht auszusprechen und gut zu behalten.
Zwar könnte der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar
schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden (vgl. BGH GRUR
1996, 200
- I
NNOVADICLOPHLONT
/D
ICLOPHLOGONT
; BGH MarkenR 2004, 356 - N
EURO
-V
IBOLEX
/N
EURO
-F
IBRAFLEX
; S
TRÖBELE
/H
ACKER
, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 345). Die
Art der Markenbildung führt bei der angegriffenen Marke aber dazu, dass „Wissen
ist“ als Anpreisung verstanden wird. Die angegriffene Marke wirkt wie ein
Werbespruch, in dem die Angabe zum Anbieter („orange“) mit einer anpreisenden
Aussage („Wissen ist“) verknüpft wird. Aussagen, wie etwa „E
LEGANZ IST
X“, nimmt
- 10 -
der Verbraucher als Hinweis darauf, dass die Marke X für Eleganz steht und unter
ihr elegante Waren angeboten werden. So nimmt er die angegriffene Marke im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als qualitative Aussage
dahingehend, dass die unter der Marke „orange“ angebotene Ausbildung effektiv
zu einem Wissenszuwachs führt.
Der Senat vermag auch keinen Gleichklang festzustellen, der eine Klammer
zwischen den Bestandteilen „Wissen ist“ und „orange“ bilden könnte.
Damit stehen sich die identischen Wörter „orange“ gegenüber.
Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle
dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegen-
den Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, dass
manche Verbraucher die Widerspruchsmarke „englisch“ aussprechen. Selbst bei
eindeutig fremdsprachigen Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich - selbst bei
Verbrauchern, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen
korrekte Aussprache bekannt sind
auch mit einer der Schreibweise
entsprechenden „deutschen“ Aussprache gerechnet werden (vgl. S
TRÖBELE
-
/H
ACKER
, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnrn. 200 und 202). Die Verbraucher
nehmen Werbung häufig nur flüchtig wahr und prägen sich Einzelheiten, wie die
Aussprache, nicht immer genau ein. Weil die Widerspruchsmarke zudem ein im
Deutschen allgemein bekannter Begriff (Farbe, Frucht) ist, wird das Publikum
jedenfalls in entscheidungserheblichem Umfang eine „deutsche“ Aussprache - wie
in der angegriffenen Marke im Kontext mit den anderen deutschen Wörtern -
wählen.
Insgesamt besteht deshalb ein solcher Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass bei
Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine
Verwechslungsgefahr besteht, zumal es grundsätzlich mehr auf die
übereinstimmenden Elemente ankommt (vgl. BGH GRUR
2004, 783, 785
- 11 -
- N
EURO
-V
IBOLEX
/N
EURO
-F
IBRAFLEX
; a.A. EuGH GRUR 1998, 387, 390 - S
ABÈL
/
P
UMA
).
bb)
Ferner dürfte auch eine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichts-
punkt, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden, bestehen, zumal der Widersprechenden weitere Marken gehören, welche
den Bestandteil „Orange“ aufweisen.
d)
Dieses Ergebnis erscheint angemessen, denn es kann nicht angehen, die
Marke eines Konkurrenten in einen skurrilen Zusammenhang zu stellen (vgl.
BPatG Beschluss vom 8. Oktober 1996, Az: 24 W (pat) 218/95 - C
AVIAR
/P
ERLE DE
C
AVIAR
) und damit aus dem Bereich der Verwechslungsgefahr zu kommen.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht allerdings kein Anlass (§ 71
Abs. 1 MarkenG).
Dr. Albrecht
Kruppa
Merzbach
Cl