Urteil des BPatG vom 10.07.2018

Urteil vom 10.07.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:100718B7Wpat10.17.0
BUNDESPATENTGERICHT
7 W (pat) 10/17
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend das Patent …
wegen Übergangs der Einsprechendenstellung
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 10. Juli 2018 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabtei-
lung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
6. April 2017 aufgehoben und die Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Gegen das ein „…
…“ betreffende, am 24. Juli 2014 veröffentlichte Patent …
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hat die TRW A1…
GmbH am 24. April 2015 Ein-
spruch erhoben.
Mit Schriftsatz vom 13. Februar 2017 hat die Antragstellerin beantragt, sie anstelle
der derzeitigen Einsprechenden als Einsprechende zuzulassen. Sie habe von der
Einsprechenden das Geschäftsfeld „Befestigungssysteme und Komponenten“ er-
worben. Diesem Geschäftsfeld unterfalle der Bereich der Luftausströmer für Fahr-
zeuge, dem auch das Patent des vorliegenden Einspruchsverfahrens zuzuordnen
sei.
Die TRW A1…
GmbH habe zunächst zur TRW
A2…
Corp., einem Automobilzulieferer mit Sitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika, gehört. Im Mai 2015 sei die TRW A2… Corp.
als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in die ZF F… AG integriert
worden. Dort seien die Geschäfte der TRW A2…
Corp. als
„Division Aktive und Passive Sicherheitstechnik“ fortgeführt worden, zu der u. a.
das Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ gehört habe.
Am 25. Januar 2016 habe die ZF F…
AG mit der Fa. I…
… mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Vereinbarung
– ein so genanntes „Umbrella Agreement“ (Anlage E 7), wie sich aus den im Be-
schwerdeverfahren ergänzend vorgelegten Unterlagen ergibt – zum Verkauf die-
ses Geschäftsfeldes geschlossen. Dessen vollständige Übertragung sei im
Juli 2016 abgeschlossen worden. Im Rahmen dieses Erwerbs habe die Antrag-
stellerin von der derzeitigen Einsprechenden durch ein vom 1. Juli 2016 datieren-
des „Patent Assignment“ (Anlage E 3) die zum Geschäftsfeld „Befestigungssys-
teme & Komponenten“ gehörenden Patente erworben. Die dort bezeichneten Pa-
tente hätten – ebenso wie das angegriffene Patent – Lamellen für Luftausströmer
für Fahrzeuge zum Gegenstand.
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Die derzeitige Einsprechende hat durch schriftliche Erklärung vom
27. Januar 2017 (Anlage E 4) dem Wechsel in der Einsprechendenstellung zuge-
stimmt.
Die zuständige Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat
durch Zwischenbescheid vom 22. Februar 2017 – der in der Eingangszeile den
fettgedruckten Hinweis enthält, dass eine Antwort an die Umschreibstelle zu rich-
ten sei – um Vorlage eines Handelsregisterauszugs ersucht, aus dem der be-
hauptete Übergang der Einsprechendenstellung ersichtlich sei, und darauf hinge-
wiesen, dass mit der Zurückweisung des „Antrags auf Umschreibung“ zu rechnen
sei, wenn die angeforderten Unterlagen bis zum Fristablauf nicht vorgelegt wür-
den.
Hierauf hat die Antragstellerin unter dem 30. März 2017 erwidert, es liege ein so
genannter „Asset-Deal“ im Sinne eines Teilunternehmenskaufs vor, bei dem nicht
die Anteile an einem Unternehmen, sondern ein Teil der Wirtschaftsgüter (Assets)
eines Unternehmens, u. a. die zum Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Kom-
ponenten“ gehörenden Patente, im Rahmen einer Teilrechtsnachfolge übertragen
worden seien. Eine solche Teilrechtsnachfolge sei im Handelsregister weder ein-
tragungspflichtig noch eintragungsfähig. Ergänzend verweist sie auf eine Ent-
scheidung der Kommission der Europäischen Union. Diese hat in der Sache Case
M 7972 – ITW/EF & C (Anlage E 6) am 14. Juni 2016 entschieden, der Über-
nahme der alleinigen Kontrolle über den Geschäftsbereich „Befestigungssysteme
& Komponenten“ der ZF TRW A2…Corp. durch die I…
im Wege des Erwerbs von Anteilen und Vermögensgegenstän-
den (Shares & Assets) nicht zu widersprechen. In der Entscheidung ist u. a. fest-
gehalten, dass zum insoweit relevanten Produktmarkt auch der Markt der Luftaus-
strömer für Fahrzeuge gehört.
Durch Beschluss vom 6. April 2017 hat die Patentabteilung 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Antrag auf Übertragung des Einspruchs vom
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13. Februar 2017 gemäß „§ 30 Abs. 3 Satz 1 PatG“ zurückgewiesen, weil die An-
tragstellerin keine geeigneten Nachweise für eine vollständige Rechtsnachfolge in
ein rechtlich abgrenzbares Vermögen vorgelegt habe. Diese Entscheidung wurde
nicht durch die zur Entscheidung über den Einspruch zuständigen Mitglieder der
Patentabteilung, sondern durch den Sachbearbeiter getroffen, der auch schon den
Zwischenbescheid erlassen hatte.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie
beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 6. April 2017 aufzuheben und den Übergang der
Einsprechendenstellung auf die Antragstellerin festzustellen.
Im Beschwerdeverfahren hat der Senat den Parteien einen Hinweis zukommen
lassen, in dem er die Behandlung des Wechsels der Einsprechendenstellung in
Analogie zur Klageänderung i. S. d. § 263 ZPO zur Diskussion gestellt hat.
Als Reaktion hierauf hat die Patentinhaberin einem Wechsel der Einsprechenden
nicht zugestimmt. Sie meint, der Umstand, dass das angegriffene Patent thema-
tisch dem Geschäftsfeld „Befestigungssysteme & Komponenten“ zugeordnet wer-
den könne, belege weder die Sachdienlichkeit des beantragten Übergangs der
Einsprechendenstellung, noch ein hierauf gerichtetes rechtliches Interesse der
Antragstellerin. Als erfolgreiches und weltweit aktives Unternehmen sei die An-
tragstellerin in ihrer Ausrichtung dem übertragenen Geschäftsbereich bereits vor
Anmeldung und Erteilung des vorliegenden Patents zugehörig gewesen. Aufgrund
ihrer Marktstellung und Marktkenntnis hätte sie bereits während der laufenden
Einspruchsfrist selbst Einspruch einlegen können. Einer Sachdienlichkeit der Kla-
geänderung stehe entgegen, dass die Antragstellerin eine wirtschaftlich potente
neue Einsprechende mit langem Atem darstelle, die in der Regel neu recherchiere
und der die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent offen stehe. Die-
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ser Auffassung ist die Antragstellerin mit näheren Ausführungen entgegengetre-
ten.
Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 28. Mai 2018 hat der Senat die Par-
teien auf die mögliche Zurückverweisung der Sache an das Patentamt hingewie-
sen. Hierzu haben sich die Parteien innerhalb der ihnen gesetzten Frist nicht ge-
äußert.
Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im Übrigen zulässige Be-
schwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurück-
verweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79
Abs. 3 Nr. 2 PatG, da das patentamtliche Verfahren an wesentlichen Verfahrens-
mängeln leidet.
1.
Ein schwerwiegender Verfahrensmangel ist zum einen darin zu sehen, dass
der angefochtene Beschluss von der zuständigen Patentabteilung in falscher Be-
setzung erlassen worden ist.
Ob ein Übergang der Einsprechendenstellung stattgefunden hat, ist eine im Rah-
men des Einspruchsverfahrens von der Patentabteilung in der gesetzlich vorge-
schriebenen Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern (§ 27 Abs. 3 Satz 1 PatG)
zu entscheidende Frage. Dies gilt unabhängig davon, ob die insoweit zu treffende
Entscheidung mit der Endentscheidung über den Einspruch oder – etwa weil der
Wechsel von dem Patentinhaber bestritten wird – durch einen gesondert anfecht-
baren Zwischenbeschluss (vgl. hierzu Schulte, PatG, 10. Aufl., Einleitung
Rn. 513 ff.) getroffen wird.
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Abweichend hiervon wurde im vorliegenden Fall die Entscheidung über den Über-
gang der Einsprechendenstellung – ausgehend davon, dass diese in unzutreffen-
der Weise als Umschreibungsangelegenheit angesehen worden ist (siehe nach-
folgend unter 2.) – von einem zur Entscheidung über Umschreibungsanträge zu-
ständigen Sachbearbeiter getroffen. Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage. Eine
Übertragung dieser Entscheidung auf den gehobenen oder mittleren Dienst ist in
der Wahrnehmungsverordnung nicht vorgesehen; insbesondere handelt es sich
bei der Frage, welche Personen auf Seiten der Einsprechenden Beteiligte des
Einspruchsverfahrens (geworden) sind, um keine Angelegenheit, die zur bloß
„formellen Bearbeitung des Einspruchsverfahrens“ i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 9
WahrnV zu rechnen ist.
2.
Mit dem unter 1. genannten Verfahrensmangel der Entscheidung durch ei-
nen unzuständigen Spruchkörper geht als weiterer wesentlicher Verfahrensman-
gel einher, dass das Patentamt den Antrag vom 13. Februar 2017 fälschlich als
Antrag auf Umschreibung des Registers gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG behan-
delt und beschieden hat, wie dem Zwischenbescheid und den Gründen des an-
gefochtenen Beschlusses zu entnehmen ist. Ein solcher Antrag ist jedoch nicht
gestellt worden. Ein Antrag gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG ist gerichtet auf die
Änderung einer der in der Vorschrift genannten Angaben betreffend Person, Name
oder Wohnort des Anmelders oder Patentinhabers oder seines Vertreters im Pa-
tentregister. Um die Änderung des Patentregisters – die Person des Einsprechen-
den wird im Gegensatz zur Einspruchserhebung als solcher, § 30 Abs. 1 Satz 2
PatG, noch nicht einmal im Patentregister vermerkt – geht es bei dem vorliegend
gestellten Antrag jedoch nicht. Beim Wechsel in der Einsprechendenstellung han-
delt es sich nicht um eine Umschreibungsangelegenheit, sondern um die Frage
der Beteiligtenstellung im Einspruchsverfahren. Aufgrund dieser Fehlbehandlung
hat das Patentamt auf einer falschen Rechtsgrundlage entschieden.
3.
Der Senat hat es auf Grund der genannten wesentlichen Verfahrensmängel
gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG für sachgerecht erachtet, den angefochtenen Be-
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schluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt
zurückzuverweisen, mit der Folge, dass es in die Lage versetzt ist, erstinstanzlich
über den tatsächlich gestellten Antrag auf Übergang der Einsprechendenstellung
nach den hierfür in der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien und in der korrek-
ten Besetzung – ggf. unter Hinzuziehung eines rechtskundigen Mitglieds (§ 27
Abs. 3 Satz 2 PatG) – zu entscheiden.
4.
Für das weitere Verfahren wird darauf hingewiesen, dass in der Rechtspre-
chung ein Wechsel in der Einsprechendenstellung nicht nur bei einer Gesamt-
rechtsnachfolge, sondern z. B. auch bei vollständiger Übertragung eines abgrenz-
baren Geschäftsbereichs anerkannt worden ist (vgl. BPatGE 42, 225 – Übergang
der Einsprechendenstellung; Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 241 m. w. N. ;
Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rn. 146 m. w. N.). Im Anschluss an die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17. April 2007 (GRUR 2008, 87 – Pa-
tentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) wird diesbezüglich auch die entspre-
chende Anwendung der für einen Parteiwechsel im Zivilprozess (und im Patent-
nichtigkeitsverfahren) gültigen Vorschrift des § 263 ZPO diskutiert (vgl. Hövel-
mann, Mitt. 2009, 481 ff.; Busse/Engels, a. a. O., Rn. 243). Danach wäre der
Übergang der Einsprechendenstellung als Klageänderung anzusehen; diese wäre
zulässig, sofern Parteiwechselerklärungen der alten und neuen Einsprechenden
vorliegen und zusätzlich entweder der Patentinhaber einwilligt oder das Gericht
den Wechsel der Einsprechenden für sachdienlich erachtet.
Beide genannten Auffassungen dürften im vorliegenden Fall für einen wirksamen
Wechsel der Einsprechendenstellung sprechen, wenn man davon ausgeht, dass
ein abgeschlossenes Geschäftsfeld „Befestigungssysteme und Komponenten“, mit
dem das Interesse an dem Einspruch thematisch eng verknüpft ist, von der der-
zeitigen Einsprechenden auf die Antragstellerin übergegangen ist.
Für einen solchen Übergang spricht nicht nur die vollständige Übernahme der
TRW A…
– als Teil der TRW A2…-
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…. –
in die ZF Friedrichshafen AG am 15. Mai 2015, wobei die
Geschäfte der derzeitigen Einsprechenden dort u. a. als Geschäftsfeld „Befesti-
gungssysteme und Komponenten“ fortgeführt worden sind (vgl. Anlage E 1, Aus-
zug aus dem Geschäftsbericht der ZF F… AG, dort S. 16, 25, 122).
Vielmehr ergeben sich weitere Hinweise aus dem als Anlage E 7 vorgelegten
„Umbrella Agreement“ und der als Anlage E 6 überreichten Entscheidung der
Kommission der Europäischen Union vom 14. Juni 2016. Gemäß dem vom
1. Juli 2016 datierenden „Patent Assignment“ (Anlage E 3) hat die Antragstellerin
von der derzeitigen Einsprechenden auch die zu dem genannten Geschäftsfeld
gehörenden Patente erworben.
Im Übrigen dürfte der Wechsel der Einsprechenden auch sachdienlich sein. Ob
das angegriffene Patent zu widerrufen ist oder nicht, kann unter Beteiligung der
neuen Einsprechenden unter vollständiger Verwertung des bisherigen Prozess-
stoffs und ohne die Erhebung einer für beide Verfahrensbeteiligten zeit- und kos-
tenintensiveren Nichtigkeitsklage geklärt werden. Es ist nicht zu erkennen, dass
dadurch die Interessen der Patentinhaberin beeinträchtigt würden.
III.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht auf Grund der genannten
schwerwiegenden Verfahrensfehler der Billigkeit (§ 80 Abs. 3 PatG).
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass
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1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Rauch
Püschel
Dr. Schnurr
Fi