Urteil des BPatG vom 12.07.2018

Urteil vom 12.07.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:120718B30Wpat33.16.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 33/16
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend die IR-Marke 1 023 051
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 12. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Dr. von Hartz
beschlossen:
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke wird
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 1. Oktober 2009 unter der Nummer 1 023 051 international registrierte
Marke
MACADERM
beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nachfol-
gende Waren:
Klasse 3: Savons; parfums; cosmétiques; huiles essentielles;
substances odoriférantes; produits cosmétiques sous
toute forme galénique non à usage médical contenant
principalement des extraits végétaux; compléments
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux
et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux,
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps,
- 3 -
du visage, des cheveux ou des ongles, présentés
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure,
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage
cosmétique;
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des
extraits végétaux; substances diététiques à usage
médical; compléments nutritionnels à usage médical;
suppléments alimentaires minéraux; extraits de
plantes pour compléments nutritionnels à usage
médical.
Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 7. Januar 2010 veröffentlicht
worden. Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke
567 576
Mucaderma
die seit 4. Januar 1945 für die nachfolgenden Waren der Klassen 3 und 5 einge-
tragen ist:
Parfümerien, Mittel zur Körper– und Schönheitspflege, ätherische
Öle, Seifen, Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke
und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Ver-
bandstoffe, Tier– und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und
Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel).
Im Jahr 2002 ist die Widerspruchsmarke auf die M… GmbH & Co. KGaA
übertragen worden. Als Zustellanschrift wurde die Rechtsabteilung im Register
aufgeführt. Im Jahr 2006 wurde die Zustellanschrift dahingehend geändert, dass
- 4 -
nunmehr die Anschrift der M…
GmbH
– Rechtsabteilung –
im Re-
gister vermerkt worden ist. Im Widerspruchsformular, welches mit Datum vom
28. Januar 2010 unterzeichnet worden ist, wurde als Inhaberin der Widerspruchs-
marke die M… GmbH & Co. KGaA und als Widersprechende die M1… GmbH &
Co. KGaA angegeben.
Mit Schriftsatz vom 25. November 2010, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am gleichen Tag, hat die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke
die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widerspre-
chende hat im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren Unterlagen (Bild-
schirmausdrucke, Rechnungen, Lieferscheine) zur Benutzung vorgelegt. Sie hat
im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren jeweils eine eidesstattliche
Versicherung vorgelegt, wegen deren Inhalte auf die entsprechenden Anlagen
Bezug genommen wird.
Mit Beschluss vom 11. September 2012 hat die Erstprüferin der Markenstelle für
Klasse 5 – Internationale Markenregistrierung – den Widerspruch zurückgewiesen.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Inhaberin der IR-Marke die Einrede
der fehlenden Benutzung zulässigerweise erhoben habe. Die Widersprechende
habe indes eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren
nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Sie habe keine Unterlagen vorgelegt, die
erkennen lassen würden, für welche konkreten Waren in welchem Zeitraum die
Marke benutzt worden sei und welche Umsatzzahlen damit erzielt worden seien.
Eine eidesstattliche Versicherung sei nicht vorgelegt worden.
Hiergegen hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Zur Begründung hat sie
ausgeführt, dass das Tochterunternehmen M1…
GmbH die Wider-
spruchsmarke "Mucaderma" benutzt habe und verweist im Übrigen auf die einge-
reichten Unterlagen, wie Kopien von Internetseiten, Rechnungen und die eides-
stattliche Versicherung des Herrn Dr. P… vom 4. März 2013, welche von der
Widersprechenden unmittelbar beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
- 5 -
reicht worden ist. Ferner ist sie der Auffassung, dass die zu vergleichenden Zei-
chen „Mucaderma“ und „Macaderm“ bildlich hochgradig ähnlich seien. Die Wörter
unterschieden sich nur unwesentlich. Da es sich um eher längere Wörter handele,
fielen die Abweichungen weniger ins Gewicht. Zwischen den Waren bestünde Wa-
renidentität oder hochgradige Ähnlichkeit.
Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat bestritten, dass der Widerspruch
von der Inhaberin der Widerspruchsmarke erhoben worden sei, sondern vielmehr
von der M1… GmbH & Co. KGaA. Ein diesbezüglicher Rechtsüber-
gang sei aus dem Register nicht ersichtlich. Die mit Schreiben vom 4. März 2013
eingereichten Unterlagen zur Benutzung seien verspätet vorgelegt worden. Seit
1945 sei die Widerspruchsmarke eingetragen, so dass der bestehende Benut-
zungszwang seit langem bekannt gewesen sei. Aus der eidesstattlichen Versiche-
rung ergebe sich nicht, ob der Vertrieb der Waren in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgt sei. Die Abnehmer in den Rechnungen seien geschwärzt. Die
Widerspruchsmarke sei nicht in der eingetragenen Form verwendet worden. Von
einer Verwechslungsgefahr könne nicht ausgegangen werden. Die Kennzeich-
nungskraft sei zumindest für die Haut betreffende Waren wegen des Zeichenbe-
standteils „derma" unterdurchschnittlich. Schließlich wiesen die zu vergleichenden
Zeichen einen ausreichenden Abstand auf. Der Wortanfang unterscheide sich
durch den unterschiedlichen Vokal „u“ und „A“. Auch die Vokalfolge sei unter-
schiedlich.
Die Übertragung der Widerspruchsmarke von der M… GmbH & Co.
KGaA auf die S… GmbH am 31. Oktober 2013 wurde im Register
veröffentlicht. Die neue Inhaberin der Widerspruchsmarke erklärte mit anwaltli-
chem Schriftsatz vom 15. Oktober 2013, in das Erinnerungsverfahren einzutreten.
Mit Beschluss vom 4. Dezember 2015 hat die Erinnerungsprüferin der Marken-
stelle für Klasse 5 – Internationale Registrierung – den Erstbeschluss teilweise
aufgehoben und der angegriffenen IR-Marke für das Gebiet der Bundesrepublik
- 6 -
Deutschland mit Ausnahme der Waren der Klasse 5 „
den Schutz
versagt.
Bedenken gegen die Aktivlegitimation bestünden nicht, da die materiell berechtigte
Inhaberin der Widerspruchsmarke den Widerspruch eingelegt habe.
Aufgrund der neu eingereichten Benutzungsunterlagen sei von einer Benutzung
der Widerspruchsmarke für die Waren „
auszugehen. Die eingereichten Unterlagen seien nicht
verspätet, weil eine Zurückweisung von Glaubhaftmachungsmitteln im schriftlichen
Verfahren nicht in Betracht komme. Im Hinblick auf den wandernden Benutzungs-
zeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG könne es sogar geboten sein, Benut-
zungsunterlagen nachzureichen.
Hiervon ausgehend liege eine teilweise Warenidentität mit den Waren der ange-
griffenen IR-Marke vor, wie in Bezug auf die Waren „
, denn die Widerspruchsware
würde unter diese Oberbegriffe fallen. Im Ähnlichkeitsbereich lägen die Waren der
angegriffenen IR-Marke „
. Es handele sich um ergänzende Produkte. Auch bei den übrigen Waren
– mit Ausnahme von und
müsse von einer Warenähnlichkeit ausgegangen werden. Es gebe Über-
schneidungen im stofflichen Bereich und im Verwendungszweck. Derartige Pro-
dukte würden häufig auch zur Pflege und Erhaltung des gesunden menschlichen
Körpers und der gesunden Haut eingesetzt. Zu bestehe allenfalls
eine geringe Ähnlichkeit. Unähnlich sei die Widerspruchsware zu den von der jün-
geren Marke beanspruchten . Eine Kennzeich-
nungsschwäche der Widerspruchsmarke wegen beschreibender Anklänge sei
nicht festzustellen. Der angesprochene Fachverkehr und der Endverbraucher
würden unter Berücksichtigung des Vorstehenden die beiden Zeichen schriftbild-
lich verwechseln, soweit es sich um zumindest durchschnittlich ähnliche Waren
handele. Die unterschiedlichen Buchstaben an zweiter Stelle der zu vergleichen
- 7 -
Zeichen würden kaum wahrgenommen werden. Der zusätzliche Buchstabe „a“ bei
der Widerspruchsmarke falle bei der Wortlänge nur unwesentlich auf. Der ange-
griffenen IR-Marke sei somit der Schutz zu versagen, mit Ausnahme der im Ver-
zeichnis enthaltenen Waren „
Insoweit habe der Widerspruch keinen Erfolg.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke.
Sie ist unter Wiederholung ihrer Einrede der Nichtbenutzung der Auffassung, dass
die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung nicht dargelegt und glaub-
haft gemacht habe und die Unterlagen zudem verspätet vorgelegt worden seien.
Der im Verfahren vor dem DPMA vorgelegten eidesstattlichen Versicherung könne
nicht entnommen werden, ob sich die Benutzung auf das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland beziehe. Die Abnehmer seien in den Unterlagen geschwärzt.
Selbst wenn von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgegangen werden
könnte, wäre sie entsprechend den Grundsätzen der erweiterten Minimallösung
auf dermatologische Kosmetika in der Klasse 3 beschränkt. Danach habe die
Markenstelle zu Unrecht Waren wie u. a. pharmazeutische Produkte, diätische
Substanzen, Nahrungszusätze, Nahrungsergänzungsmittel, Seifen, Parfüms ge-
löscht. Aufgrund des Zeichenbestandteils „DERMA“ sei die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke zumindest für Waren für die Haut kennzeichnungs-
schwach. Aufgrund der maßgeblichen Waren müsse von einer erhöhten Aufmerk-
samkeit des Verkehrs ausgegangen werden. Die zu vergleichenden Zeichen wie-
sen einen ausreichenden Abstand auf. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich
die Zeichen im Sprechrhythmus und am Wortanfang. Der Wortanfang „MACADE“
erinnere den Verkehr an die bekannte „Macademia“– (gemeint: Macadamia) Nuss.
Die Vokalfolge unterscheide sich am Anfang und am Ende. In schriftbildlicher Hin-
sicht unterschieden sich die Zeichen in der Länge und wiesen sowohl im Wortin-
neren als auch am Wortende unterschiedliche Buchstaben auf.
- 8 -
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Re-
gistrierung – des DPMA vom 4. Dezember 2015 aufzuheben und
die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass sich die Zeichen schriftbildlich nur unwesentlich un-
terschieden. Die Abweichung im zweiten Buchstaben der beiden zu vergleichen-
den Wörter würde kaum wahrgenommen werden. Auch das zusätzliche „a“ am
Ende der Widerspruchsmarke führe nicht aus der Verwechslungsgefahr heraus.
Im Übrigen bestehe Warenidentität oder hochgradige Warenähnlichkeit. Aus einer
Kennzeichnungsschwäche einzelner Wortbestandteile könne nicht ohne weiteres
auf die allein maßgebliche Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung ge-
schlossen werden, zumal es im Gesundheits- und Pflegesektor der üblichen Pra-
xis entspreche, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als sprechendes Zei-
chen durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann
erkennbar den Wirkstoff- und/oder Anwendungsbereich angeben würden. Sie ist
ferner der Auffassung, dass von einer rechtserhaltenden Benutzung zumindest die
Ware Hautpflegemittel ausgegangen werden müsse.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde
hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen,
- 9 -
dass zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen in Bezug
auf die beschwerdegegenständlichen Waren besteht (§§ 119, 124, 107, 114, 43
Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA,
Art. 6
quinquies
B Nr. 1 PVÜ). Nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind die
Waren der angegriffenen IR-Marke „
Insoweit ist der Erinnerungsbe-
schluss der Markenstelle bestandskräftig.
A.
Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen nicht. Die Mar-
kenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die Angaben im Widerspruchsformular
dahin auszulegen sind, dass die damalige Inhaberin der Widerspruchsmarke den
Widerspruch erhoben hat. Insoweit ist die Benennung eines anderen Verfahrens-
führers unschädlich, zumal die damalige Markeninhaberin das Widerspruchsfor-
mular durch einen Mitarbeiter unterzeichnet hat.
B.
Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44
– Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH WRP
2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure).
Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum
Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienst-
leistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und
– davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Be-
trachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr
eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (z. B. EuGH
GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82
Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria;
GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY).
1.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke zuletzt im Beschwerdeschriftsatz vom 7. Januar 2016
- 10 -
zulässigerweise bestritten. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert
erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43
Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON).
a)
Da die Widerspruchsmarke am 4. Januar 1945, mithin mehr als fünf Jahre
vor der am 7. Januar 2010 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren
Marke, registriert worden ist, ist die Einrede mangelnder Benutzung (§§ 119, 124,
107, 114, 43 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6
quinquies
B Nr. 1 PVÜ) nach
§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig.
Damit obliegt es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benut-
zung ihrer Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang in den maßgebli-
chen Benutzungszeiträumen Januar 2005 bis Januar 2010 und Juli 2013 bis
Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde (vgl. BGH WRP 2017, 1209
Rn. 13 – Dorzo; BPatG, 28 W (pat) 109/12). Der Auffassung der Inhaberin der an-
gegriffenen Marke, die eingereichten Unterlagen zur Benutzung seien verspätet
vorgelegt worden, greift aus den zutreffenden Gründen des Beschlusses der Mar-
kenstelle nicht ein.
b)
Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann
rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ur-
sprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren
von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber
auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für
die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 425
Rn. 382 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR
2011, 623 Rn. 23 – Peek & Cloppenburg II). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung
einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch
die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden
kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschafts-
- 11 -
zweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke
geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die
Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der
Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2013, 182
Rn. 29 – Leno Merken/Hagelkruis Beheer; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT;
BGH GRUR 2006, 152 Rn. 21 – GALLUP).
c)
Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden daher konkret
angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und
Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Um-
satz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die Angaben zu den Umsatz-
zahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf
die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die
Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.
d)
Unter Anwendung dieser Grundsätze ist mit der Markenstelle von einer
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „
“ auszugehen.
aa) Die Widersprechende hat eine hinreichende rechtserhaltende Benutzung für
Waren der Klasse 5 bereits nicht dargelegt. Entsprechende Unterlagen hat sie
nicht vorgelegt. Allein die Vorlage von Kopien der Produktkennzeichnung des Sal-
bensprays S der Produktreihe „Mucaderma“ ist nicht ausreichend. Denn es fehlen
Angaben zum Umsatz mit diesem Produkt, Werbeaufwand und Marktanteilen für
den ersten Benutzungszeitraum.
bb) Die Widersprechende hat auch keine hinreichenden Tatsachen für eine
rechtserhaltende Benutzung für die Waren der Klasse 3 „
“ vorgetragen.
- 12 -
cc) Lediglich für die Waren „
“ ist von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen.
aaa) Die Widersprechende hat für den ersten Benutzungszeitraum
Rechnungskopien für die Jahre ab
2007 vorlegt, aus denen die
M1… GmbH als Rechnungssteller hervorgeht. Die Rechnungen verhalten
sich unter anderem über Hautpflegeprodukte der Reihe „Mucaderma“. Der
Einwand der Inhaberin der angegriffenen IR-Marke, die Empfänger der
Rechnungen seien geschwärzt und deshalb könne nicht nachvollzogen werden,
ob eine ernsthafte Benutzung im Inland erfolgt sei, bleibt aus den zutreffenden
Gründen im angefochtenen Beschluss, denen sich der Senat anschließt, ohne
Erfolg.
Soweit die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke ausführt, die Widerspruchsmarke
sei nicht in ihrer eingetragenen Form verwendet worden, bleibt auch dieser Ein-
wand ohne Erfolg. Die Anordnung der beiden die Widerspruchsmarke bildenden
Zeichenteile „Muca“ und „derma“ übereinander statt nebeneinander führt nicht zu
einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke im
Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG. Zwar werden durch diese Änderungen in der
Schreibweise die beiden Bestandteile der Widerspruchsmarke getrennt. Diese
veränderte Schreibweise schadet jedoch nicht (vgl. BGH, Beschluss vom
18. Dezember 2014, I ZR 63/14 – POWER HORSE).
Gleiches gilt für den Zusatz ®, soweit dieser der Widerspruchsmarke angefügt
worden ist. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes ® regelmäßig den
Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (BGH WRP 2017, 1209
Rn. 26 – Dorzo; GRUR 2014, 662 Rn. 25 – Probiotik; GRUR 2013, 840 Rn. 35
– PROTI II; BPatG, 30 W (pat) 106/11). Aufgrund der grafischen und gleichen
farblichen Gestaltung der Wortfolge und der Anfügung des ®-Zeichens vor dem
jeweiligen Großbuchstaben der Produktreihe wird der Verkehr dieses Zeichen auf
die gesamte Wortfolge beziehen.
- 13 -
Die Widersprechende hat ihren Sachvortrag auch glaubhaft gemacht. Die Inhabe-
rin der angegriffenen IR-Marke moniert zu Unrecht, dass die eidesstattliche Versi-
cherung des Leiters der Rechtsabteilung (Herr Dr. P…) vom 4. März 2013
inhaltsarm sei. Zwar handelt es sich um eine sog. Erklärung vom Hörensagen,
weil der Unterzeichner über keine eigenen Erkenntnisse in Bezug auf die erklärten
Tatsachen verfügt. Insoweit ergibt sich die erforderliche Sachkenntnis des Erklä-
renden anhand der tatsächlichen Ausführungen in der eidesstattlichen Versiche-
rung, über die er sich informiert hat. Die Erklärung enthält Tatsachen, dass die
Widerspruchsmarke im Zeitraum 2008 – 2012 für kosmetische Hautpflegeprodukte
verwendet worden ist. Dabei wurde ein Umsatz von … EUR bis
… EUR im vorgenannten Zeitraum erzielt. Ferner enthält die eidesstattli-
che Versicherung als Benutzungsbeispiele Abbildungen der Hautpflegeprodukt-
reihe "Mucaderma", die die Widerspruchsmarke enthalten.
Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob diese eidesstattliche Versicherung im Ori-
ginal beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Entscheidend ist,
dass die eidesstattliche Versicherung von der damaligen Widersprechenden als
Anlage zum Schreiben vom 4. März 2013 direkt an das Deutsche Patent- und
Markenamt übermittelt worden ist. Dass nunmehr nur noch eine eingescannte Ko-
pie der eidesstattlichen Versicherung vorliegt, ist daher unschädlich (vgl. Strö-
bele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rn. 81 m. w. N.).
bbb) Von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch
für den zweiten Benutzungszeitraum (Juli 2013 – Juli 2018) auszugehen. Für die-
sen Zeitraum hat die Widersprechende Lieferscheine aus den Jahren 2013 bis
2016 vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke
Hautpflegeprodukte der Reihe „Mucaderma“ vertrieben hat. Aus der im Original
vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Frau W… vom 21. Juni 2016
ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke seit dem Jahr 2013 auf den Hautpflege-
produkten der Reihe „Mucaderma“ aufgebracht ist (Produktbilder). Ferner sind in
der eidesstattlichen Versicherung zu den Produkten "Mucaderma" F, L, N, S Um-
- 14 -
satzangaben für die Jahre 2013 – 2015 in Höhe von … EUR bis
… EUR für die Bundesrepublik Deutschland angegeben. Dass die Um-
satzangaben in der eidesstattlichen Versicherung sich lediglich auf die
Jahre 2013 – 2015 beziehen, ist unschädlich. Es ist nicht erforderlich, eine
Benutzungshandlung für jedes Jahr des Benutzungszeitraums zu belegen,
solange eine Scheinbenutzung ausgeschlossen ist. Letzteres ist aus der
Gesamtschau der eingereichten Unterlagen nicht der Fall.
ccc) Grundsätzlich können nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt
werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist,
§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Ist eine Marke für einen (weiten) Oberbegriff eingetra-
gen, so ist sie, wenn sie nur für einen Teil benutzt worden ist, so zu behandeln, als
sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert (BGH GRUR 2012, 64
Rn. 10 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 60 Rn. 32 – LOTTOCARD). Allerdings
ist die Markeneintragung nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschrän-
ken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche
Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner
geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, recht-
fertigen es vielmehr, darüber hinaus die Waren zu berücksichtigen, die nach der
Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Zum glei-
chen Warenbereich gehören Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweck-
bestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 2015, 685 Rn. 36
– STAYER; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 61 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG,
29 W (pat) 523/10). Eine rechtserhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb auf
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Hautpflegemittel“ zu erstrecken,
nicht jedoch auf weitere Waren, die unter den weitergehenden Oberbegriff „Mittel
zur Körper- und Schönheitspflege“ fallen (vgl. BPatG, 30 W (pat) 4/10).
2.
Hiervon ausgehend können sich die Vergleichsmarken bei zumindest unter-
durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.
- 15 -
Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen,
wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr
erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen
betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres
Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie
ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Pro-
dukte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten
Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unter-
nehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,
356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM;
GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).
a)
Durch die Eintragung der jüngeren Marke für die Oberbegriffe „
“ wird
Schutz auch für die Widerspruchsware beansprucht (vgl. BGH WRP 2005, 341 – il
Padrone/Il Portone; MarkenR 2005, 53 Rn. 14 – Roximycin). Insoweit besteht so-
mit Identität.
b)
Im Übrigen besteht zwischen der Widerspruchsware und den Waren der
angegriffenen Marke teils hochgradige zumindest aber unterdurchschnittliche
Warenähnlichkeit.
Bei den Vergleichswaren der jüngeren Marke „
“ handelt es sich um ergänzende Produkte zur Wider-
spruchsware. Hersteller solcher Produkte sind seit langem dazu übergegangen,
Schönheits- und Köperpflegeserien aufzulegen, welche Hautpflegemittel, Seifen,
Parfüms enthalten.
Ähnliches gilt für die Waren der angegriffenen IR-Marke „
- 16 -
aus der
Klasse 3 und den Waren der Klasse 5 „
Auch hier sind Überschneidungen im stofflichen Bereich
und im Verwendungszweck möglich (vgl. BPatG, 30 W (pat) 4/10).
Hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen (kosmetischen) Hautpflegemitteln
und den pharmazeutischen Produkten der angegriffenen Marke, da es sich bei
letzteren auch um Dermatika handeln kann.
Schließlich ist von einer zumindest unterdurchschnittlichen Warenähnlichkeit zwi-
schen der Widerspruchsware und der angegriffenen Ware „
“ auszugehen. Diätetische Substanzen dienen
zwar in erster Linie einem besonderen Ernährungszweck. Sie können aber auch
dazu eingesetzt werden, die Hautgesundheit zu fördern.
3.
Der Widerspruchsmarke „Mucaderma“ kommt in ihrer Gesamtheit eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Von einer originären Kennzeichnungsschwäche kann vorliegend nicht ausgegan-
gen werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Widerspruchsmarke erkennbar
an einen beschreibenden Begriff angelehnt wäre (vgl. BGH MarkenR 2017, 412
Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MedicoApotheke; GRUR 2014, Rn. 26 – REAL-Chips;
GRUR 2013, 833 Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria). Dies ist trotz des beschrei-
benden Zeichenbestandteils „derma“ in der Widerspruchsmarke bei Würdigung
der Widerspruchsmarke als Ganzes nicht der Fall.
Das Wort „Derma“ entstammt der (alt-)griechischen Sprache und bedeutet „Haut“
(vgl. BPatG, 25 W (pat) 507/13; 29 W (pat) 4/08). In dieser Bedeutung ist es in die
- 17 -
deutsche Sprache eingegangen (DUDEN, Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stich-
wort: Derma). Insoweit wird zumindest dem auch angesprochenen Fachverkehr
der beschreibende Aussagegehalt des Zeichenbestandteils „derma“ für Hautpfle-
geprodukte nicht verborgen bleiben.
Der Zeichenbestandteil „Muca“ weist im Zusammenhang mit den von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten Waren keinen beschreibenden Anklang auf. Er ist
– soweit ersichtlich – lexikalisch nicht erfasst und stellt auch keine gängige Abkür-
zung dar. Die Gesamtbezeichnung „Mucaderma“ gibt somit keinen Aufschluss
über den stofflichen Inhalt oder die Wirkungsweise des Hautpflegemittels, sodass
ein erkennbarer beschreibender Anklang vorliegend ausscheidet.
4.
Die jüngere Marke hält bei identischen bis unterdurchschnittlich ähnlichen
Vergleichswaren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke den gebotenen Zeichenabstand nicht ein.
a)
Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Spec-
savers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von
dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine
Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Hen-
kel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Frage der Ähnlichkeit sich
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild
und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Ver-
kehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH
GRUR 2006, 413 Rn. 19 – ZIRH/SIR; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-
Emblem; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme
einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung
- 18 -
in einer Richtung (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR
2008, 724 Rn. 37 – idw).
b)
Ausgehend hiervon kommen sich beide Marken so nahe, dass eine Ver-
wechslungsgefahr nicht verneint werden kann.
Die Vergleichsmarken weisen in ihrer Gesamtheit
Macaderm
und
Mucaderma
angegriffene IR-Marke
Widerspruchsmarke
(schrift-)bildlich eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.
Die jüngere IR-Marke besteht aus acht Buchstaben, die Widerspruchsmarke aus
neun Buchstaben. Von den acht Buchstaben stimmen sieben Buchstaben bei glei-
cher Positionierung überein. Der fehlende zusätzliche Buchstabe verkürzt die an-
gegriffene IR-Marke aber nur unwesentlich (vgl. BGH MarkenR 2015, 576 Rn. 56
– Amplidect/ampliteq) und fällt bei der Länge der zu vergleichenden Zeichen von
acht und neun Buchstaben nicht auf (vgl. BPatG, 32 W (pat) 174/04 – Ark-
tik/Arktika). Dies gilt auch dann, wenn berücksichtigt wird, dass Marken im Schrift-
bild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang
nach. Beide Zeichen weisen in der oben dargestellten Schreibweise lediglich zwei
Oberlängen auf, die an gleicher Stelle der Zeichen positioniert sind. Die Ver-
gleichszeichen unterscheiden sich zwar im zweiten Buchstaben (a/u). Das wirkt
sich aber kaum aus, weil beide Buchstaben Rundungen auf der Grundlinie aufwei-
sen. Insgesamt überwiegen die Übereinstimmungen derart, dass eine Verwechs-
lungsgefahr auch bei nur unterdurchschnittlich ähnlichen Waren nicht ausge-
schlossen werden kann.
- 19 -
Die schriftbildliche Ähnlichkeit wird auch nicht durch einen abweichenden Sinn-
gehalt der Bezeichnungen aufgehoben, weil sich in den Augen des inländischen
Verkehrs zwei reine Phantasiebezeichnungen gegenüberstehen. Eine Verwechs-
lungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen kann zwar ausnahmsweise zu
verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeuti-
ger Inhalt zukommt. Die von der Beschwerdeführerin insoweit angeführte begriffli-
che Anlehnung der angegriffenen IR-Marke an die „macadamia“-Nuss ist jedoch
unbehelflich, da sie aus dem Zeichenbestandteil „maca“ nicht abgeleitet wird.
„Macadamia“ bezeichnet zwar eine aus Australien stammende Baumart, die die
Macadamianuss liefert (vgl. DUDEN, Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stich-
wort: Macadamia); aus dem Zeichenbestandteil „maca“ erschießt sich dies jedoch
nicht zwanglos, sondern allenfalls bei eingehender Überlegung.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
- 20 -
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Prof. Dr. Hacker
Dr. Meiser
Dr. von Hartz
Fi