Urteil des BPatG vom 20.07.2018

Urteil vom 20.07.2018

BUNDESPATENTGERICHT

L e i t s a t z

Aktenzeichen:

30 W (pat) 1/16

Entscheidungsdatum:

0. Juli 2018

Rechtsbeschwerde zugelassen:

Normen:

MarkenG § 66; MarkenV § 31

Elysia AL/Eliza

Wird gegen einen Beschluss der Markenstelle des DPMA, mit dem mehrere Widersprüche

desselben Widersprechenden zurückgewiesen worden sind, ohne weitere Erklärung

Beschwerde eingelegt, so ist im Regelfall auch davon auszugehen, dass sich die

Beschwerde gegen den angefochtenen Beschluss insgesamt richtet, wenn im Betreff des

Beschwerdeschriftsatzes nur eine der betreffenden Widerspruchsmarken genannt ist

(Abweichung von BPatG, Beschl. v. 31.1.1995, 30 W (pat) 72/94; vgl. auch BPatG., Beschl.

v. 23.11.2004, 24 W (pat) 132/03).

ECLI:DE:BPatG:2018:200718B30Wpat1.16.0

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 1/16

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

20. Juli 2018

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die Marke 30 2010 066 292

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-

richts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2018 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und

Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 29. Juni 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus

der Marke 303 21 561 in Bezug auf die Waren „pharmazeutische

und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster“ der angegriffe-

nen Marke 30 2010 066 292 zurückgewiesen worden ist.

Insoweit ist die angegriffene Marke 30 2010 066 292 wegen des

Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 zu löschen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. Die Zulassung ist be-

schränkt auf die Frage, ob der Widerspruch aus der Marke

303 21 561 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden ist.

G r ü n d e

Die am 10. November 2010 angemeldete Wortmarke

- 3 -

Elys ia AL

ist am 3. März 2011 unter der Nummer 30 2010 066 292 u. a. für die Waren

„Klasse 05: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeug-

nisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Er-

zeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial;

Desinfektionsmittel“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 24. Juni 2011 Widerspruch

erhoben aus zwei Marken, nämlich aus der am 25. April 2003 angemeldeten und

am 8. Juli 2003 unter der Nummer 303 21 561 für die Waren

„Klasse 05: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeug-

nisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“

eingetragenen Wortmarke

Eliza

der Widersprechenden

sowie aus der am 12. Januar 2010 angemeldeten und am 19. März 2010 unter

der Nummer 30 2010 002 300 für die Waren

Klasse 05: pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich orale

Kontrazeptiva“

- 4 -

eingetragenen Widerspruchsmarke

ELIZA HEXAL

deren Inhaberin die N… AG ist.

Ein gegen die Widerspruchsmarke 303 21 561 gerichtetes Widerspruchsverfah-

ren war am 11. Oktober 2006 abgeschlossen.

Beide Widersprüche wurden auf die o. g. Waren der angegriffenen Marke be-

schränkt.

In dem unter Verwendung des amtlichen Vordrucks erhobenen Widerspruch aus

ELIZA HEXAL

als Inhaberin der Widerspruchsmarke bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war aber

bereits die N… AG als Inhaberin im Register eingetragen. Auf einen entspre-

chenden Hinweis des DPMA hat die Widersprechende vorgetragen, dass sie die

Rechte aus der Marke der N… AG im Wege der gewillkürten Prozessstand-

schaft geltend mache. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2011 überreichte die Wi-

dersprechende dazu eine „Erklärung/Declaration“ der Markeninhaberin mit Datum

vom 20. September 2011 sowie – nach einem Hinweis des Senats, dass eine

Ermächtigung zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs aus dieser Marke

nicht belegt sei – mit Schriftsatz vom 8. März 2018 eine weitere „Erklä-

rung/Declaration“ der Markeninhaberin vom 22. Februar 2018.

- 5 -

Die Inhaberin angegriffenen Marke hat bestritten, dass die Widersprechende zum

Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs ermächtigt gewesen sei, in eigenem

Namen Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke einzulegen.

Zudem fehle es an einem eigenen rechtlichen Interesse der Widersprechenden

am Ausgang des Verfahrens.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ferner mit Schriftsatz vom

10. November 2011 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

303 21 561 bestritten. Die Widersprechende hat vor der Markenstelle keine

Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

Beschluss vom 29. Juni 2015 beide Widersprüche sowie einen weiteren – nicht

mehr verfahrensgegenständlichen – Widerspruch aus der Unionsmarke

009 029 067 zurückgewiesen.

Eliza

gründet, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der

Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe.

Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nach Ablauf der Benutzungs-

schonfrist erhobene Einrede mangelnder Benutzung umfasse mangels Differen-

zierung beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Sie

sei auch hinsichtlich beider Zeiträume statthaft, da die Widerspruchsmarke zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits

mehr als fünf Jahre im Register eingetragen gewesen sei. Die Widersprechende

habe jedoch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Wider-

spruchsmarke in den genannten Zeiträumen beigebracht, so dass auf Seiten der

Widerspruchsmarke keine Waren berücksichtigt werden könnten (§ 43 Abs. 1

Satz 3 MarkenG).

- 6 -

Der weitere von der Widersprechenden in zulässiger Weise im Wege der gewill-

kürten Prozessstandschaft erhobene Widerspruch aus der prioritätsälteren Marke

ELIZA HEXAL

gefahr zwischen den Vergleichsmarken liege nicht vor, auch soweit sich beide

Marken nach der Registerlage auf identischen Waren begegnen könnten.

ELIZA HEXAL

eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenngleich der Bestandteil „ELIZA“

für sich betrachtet eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweise, da weibli-

che Vornamen als Produktnamen für orale Kontrazeptiva weit verbreitet seien.

Jedoch sei die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen selbst bei einer Begegnung auf

identischen Waren zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, und

zwar selbst dann, wenn man nicht auf die Zeichen in ihrer Gesamtheit, sondern

allein auf die – möglicherweise den Gesamteindruck beider Marken prägenden –

Zeichenbestandteile „Elysia“ und „ELIZA“ abstelle. Denn auch diese wiesen an-

gesichts der klanglich wie schriftbildlich deutlich wahrnehmbaren Unterschiede

und Abweichungen in der Wortmitte eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit auf. Auch

begriffliche Ähnlichkeiten seien nicht vorhanden.

Hiergegen hat die Widersprechende mit einem vorab per Fax am 3. August 2015

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz in nachste-

hend wiedergegebener Weise Beschwerde erhoben:

„Akten-Nr. 454/11 RMD/MKW

Wortmarke DE 30 2010 066 292.1/05 „Elysia AL“ der S…

GmbH

Widerspruch der H… AG aus DE 30 201 002 300 „ELIZA HEXAL“

- 7 -

Gegen den Beschluss des Deutschen Marken- und Patentamtes vom

30. Juni 2015 legen wir hiermit

ein.

Die Beschwerde werden wir in einem gesonderten Schriftsatz begründen.“

Die Beschwerdegebühr wurde durch eine Einzugsermächtigung entrichtet.

Mit der Beschwerdebegründung vom 19. Januar 2017 hat sie ferner zur

Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

ELIZA

Abteilung Global Trademarks, Domain Names & Copyrights der S1…

GmbH vom 13. Dezember 2016 sowie weitere Unterlagen insbesondere in Form

von Rechnungen und Produktverpackungen vorgelegt.

Sie macht geltend, dass die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke erho-

bene Nichtbenutzungseinrede im Hinblick auf den erst am 11. Oktober 2006 er-

ELIZA

spruchsverfahrens nur in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rele-

vanten Zeitraum von fünf Jahren vor Entscheidung über den Widerspruch statt-

haft sei. Für diesen Zeitraum habe sie mit den vorgenannten Unterlagen eine

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Kontrazeptivum

glaubhaft gemacht. Die dabei erfolgte Benutzung in Form von „Eliza HEXAL“

stelle auch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Eliza“ dar.

Eliza

wechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft. Allein die Verwendung von Frauenamen für orale Kontra-

zeptiva führe nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche. Auch für eine Schwä-

chung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittzeichen lägen keine Anhalts-

punkte vor.

- 8 -

Beide Marken könnten sich weiterhin auf identischen Waren begegnen. Ausge-

hend davon seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, de-

nen die angegriffene Marke jedoch nicht gerecht werde.

Beim Zeichenvergleich sei dabei auf Seiten der angegriffenen Marke der Be-

standteil „AL“ als Firmenbestandteil zu vernachlässigen. Die danach maßgebli-

chen Markenwörtern „ELIZA´“ und „ELYSIA“ seien klanglich wie auch schriftbild-

lich angesichts der identischen Anfangs- und Endbuchstaben sowie der

Übereinstimmungen in Silbenzahl, Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungs-

rhythmus hochgradig ähnlich, zumal auch die voneinander abweichenden Buch-

staben „I“ und „Y“ bzw. „Z“ und „S“ in der Wortmitte bei einer zu erwartenden

Aussprache der Markenwörter wie „E-li-za“ bzw. „E-li-zja“ jedenfalls im Klangbild

nicht deutlich wahrnehmbar seien.

ELIZA

HEXAL

nungskraft der Widerspruchsmarke und einer hochgradigen Warenähnlichkeit

auszugehen. Beim Zeichenvergleich stünden sich die Elemente „ELIZA“ und

„Elysia“ als den Gesamteindruck der jeweiligen Marke dominierende Bestandteile

gegenüber, welche aus den zuvor genannten Gründen hochgradig ähnlich seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 aufzuhe-

ben und die angegriffene Marke 30 2010 066 292 im beantragten

Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

- 9 -

Sie macht zunächst geltend, dass die mit der Beschwerdebegründung vom

19. Januar 2017 seitens der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der

ELIZA

terlagen, insbesondere die vorgelegten Verpackungsmuster eine den kennzeich-

nenden Charakter der Marke verändernde Form der Benutzung dieser Marke

zeigten. Auch in den Preislisten werde die Widerspruchsmarke in einer nicht der

Eintragung entsprechenden Aufmachung benutzt, so dass bereits aus diesem

Grunde eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft

gemacht worden sei.

Ferner fehle es selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten

rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke für „Kontrazeptiva“ an

einer Ähnlichkeit zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Hy-

gienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial“. Zu den „veterinärmedizinischen Erzeugnis-

sen“ sowie den „Präparaten für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke

bestünde aufgrund von Unterschieden in der stofflichen Beschaffenheit sowie der

Herstellung eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit.

Eliza

sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild wegen der zusätzlichen Buchstabenfolge

„AL“ sowie des aufgrund seiner Umrisscharakteristik und auch wegen seiner Aus-

sprache als „ü“ markant hervortretenden Konsonanten „y“ von „Elysia“ weder eine

klangliche noch schriftbildliche Ähnlichkeit auf. Ebenso bestünden für eine begriff-

liche Ähnlichkeit keine Anhaltspunkte.

ELIZA HEXAL

hin für unzulässig, da eine Prozessstandschaft bei Einlegung des Widerspruchs

nicht kenntlich gemacht worden sei. Auch ein berechtigtes Interesse der Wider-

sprechenden am Ausgang des Widerspruchsverfahrens sei nicht hinreichend be-

legt. Darüber hinaus sei auch dieser Widerspruch unbegründet, weil sich die Mar-

- 10 -

Elysia AL

und „HEXAL“ im Gesamteindruck nicht nahekämen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, da zwischen der an-

Eliza

im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für

Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2015 ist daher

(teilweise) aufzuheben, soweit der Widerspruch aus dieser Marke in Bezug auf

diese Waren zurückgewiesen wurde, und die teilweise Löschung der Marke für

diese Waren aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 anzuordnen.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden ist hingegen unbegründet,

da zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 303 21 561

Eliza

zwischen der angegriffenen Marke und der weiteren Widerspruchsmarke

ELIZA HEXAL

Markenstelle die Widersprüche insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43

Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 3. August 2015 form-

und fristgerecht sowie unter rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr er-

hobene Beschwerde richtet sich auch gegen die Zurückweisung des Widerspruchs

Eliza

daher beide mit vorgenanntem Beschluss zurückgewiesenen Widersprüche aus

Eliza

- 11 -

Soweit in dem in Fettdruck wiedergegebenen und einem „Betreff“ vergleich-

bar ausgestalteten Kopf der Beschwerdeschrift allein der „Widerspruch der H…

AG aus DE 20 201 002 300 ‚ELIZA HEXAL‘“ benannt ist, ergibt sich daraus keine

Beschränkung der Beschwerde und damit des Beschwerdegegenstands auf den

Widerspruch aus dieser Marke.

Dies folgt zwar nicht allein daraus, dass eine solche Beschränkung offensichtlich

nicht dem Willen der Widersprechenden bzw. dem tatsächlich Gemeinten ent-

sprach, wie nicht zuletzt die mit Schriftsatz vom 19. Januar 2017 eingereichte und

sich auf die Zurückweisung beider Widersprüche aus den Widerspruchsmarken

Eliza

debegründung verdeutlicht. Denn bei der Beschwerdeerklärung handelt es sich

um eine Prozesserklärung, welche wie jede rechtlich relevante Erklärung einer

Auslegung entsprechend § 133 BGB unterliegt.

Bei der Auslegung von Prozess-

handlungen kommt es daher ebenfalls auf die Verständnismöglichkeit des Erklä-

rungsempfängers an. Deshalb ist allgemein anerkannt, dass selbst bei Fehlen des

Erklärungsbewusstseins die Prozesshandlung als wirksam anzusehen ist, wenn

der äußere Tatbestand dem Beteiligten zuzurechnen und der Willensmangel für

das Gericht bzw. dem Prozessgegner nicht erkennbar ist.

Bei Zweifeln über den

Sinn der Erklärung ist eine interessengerechte Auslegung vorzunehmen. Eine

Prozesshandlung ist dahingehend auszulegen, dass im Zweifel dasjenige gewollt

ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht ver-

standenen Interessenlage entspricht (BGH NJW 2005, 3415).

Eine nach diesen Grundsätzen vorzunehmende Auslegung führt vorliegend

zu dem Ergebnis, dass die

mit Schriftsatz vom 3. August 2015 erhobene Be-

schwerde sich auch gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke

Eliza

Die Einlegung einer Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG erfolgt durch die

Einreichung einer Beschwerdeschrift, welche lediglich die angefochtene Entschei-

- 12 -

dung bezeichnen und die Erklärung enthalten muss, dass gegen diese

Beschwerde eingelegt wird. Hingegen verlangt § 66 Abs. 1 MarkenG weder eine

Antragstellung noch eine Begründung; ohne Antrag oder sonstige weitere

Spezifizierung gilt der Beschluss als in vollem Umfang angefochten, soweit der

Beschwerdeführer durch diesen beschwert ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 12. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

Dies gilt auch, soweit durch den angefochtenen Beschluss mehrere

Widersprüche

desselben Widersprechenden

aus verschiedenen

Widerspruchsmarken zurückgewiesen worden sind. Zwar bilden die einzelnen

Widersprüche desselben – wie auch mehrerer – Widersprechender jeweils einen

gesonderten Verfahrens- bzw. Streitgegenstand, wobei auch eine gemeinsame

Entscheidung über die einzelnen Widersprüche, zu der die Markenstelle im

vorliegenden Falle mehrerer Widersprüche nach § 31 Abs. 1 und 2 MarkenV

berechtigt und aus prozessökonomischen Gründen grundsätzlich auch gehalten

ist, nicht zu einer förmlichen Verfahrensverbindung der einzelnen Widersprüche

i. S. von § 147 ZPO führt. Eine „gemeinsame“ Entscheidung über mehrere

Widersprüche (derselben Widersprechenden) nach § 31 Abs. 1 MarkenV bedeutet

jedoch, dass lediglich eine einheitliche, die eine angegriffene Marke betreffende

Entscheidung ergeht (vgl. BPatG GRUR 2008, 362, 363 –

für den vergleichbaren Fall einer Entscheidung über mehrere

Widersprüche mehrerer Widersprechender nach § 31 Abs. 2 MarkenV). Dies

kommt auch darin zum Ausdruck, dass eine solche einheitliche, die verschiedenen

Widersprüche zu einem „Gesamtbeschluss“ zusammenfassende Entscheidung,

um wirksam zu werden, an jeden Beteiligten nur einmal zugestellt werden muss

(vgl. BPatG a. a. O.). Ferner muss ein Widersprechender, der mehrere

Widersprüche erhoben hat, die allesamt mit einem Beschluss zurückgewiesen

wurden, auch dann nur eine Beschwerdegebühr zahlen, wenn er sich gegen die

Zurückweisung mehrerer bzw. sämtlicher von ihm erhobener Widersprüche

wendet, weil nur ein Verfahrensbeteiligter einen Beschluss des DPMA anficht (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rdnr. 45).

- 13 -

Vor diesem Hintergrund ist dann aber davon auszugehen, dass eine gegen einen

solchen „Gesamtbeschluss“ gerichtete Beschwerde eines Widersprechenden nach

§ 66 Abs. 1 MarkenG im Zweifel keiner Beschränkung unterliegt, sondern sich

uneingeschränkt gegen den angefochtenen Beschluss im Umfang der Beschwer

des Widersprechenden richtet. Im Falle einer Zurückweisung mehrerer Widersprü-

che desselben Widersprechenden kann daher von einer Beschränkung einer Be-

schwerde auf die Zurückweisung eines Widerspruchs nur dann ausgegangen

werden, wenn diese in der Beschwerdeschrift eindeutig und unmissverständlich

zum Ausdruck kommt. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Soweit nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die ausdrückli-

che Angabe nur eines Widerspruchs in der Beschwerde gegen einen Beschluss,

durch den mehrere Widersprüche zurückgewiesen worden sind, als Beschränkung

der Beschwerde auf den genannten Widerspruch verstanden werden kann (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rdnr. 40 unter Hinweis auf BPatG

30 W (pat) 72/94 v. 31. Januar 1995

–

PALCOM/PALCOLOR und

24 W (pat) 132/03 v. 23. November 2004 – HILD.I.SAN/Klosterfrau), vermag der

Senat sich dieser Auffassung nicht anzuschließen.

Denn der alleinigen Benennung nur einer Marke im Kopf bzw. „Betreff“ der Be-

schwerdeerklärung kann jedenfalls dann eine solche einschränkende Bedeutung

nicht beigemessen werden, wenn – wie vorliegend – der Text der Beschwerdeer-

klärung selbst keine Einschränkung z. B. durch Benennung nur einer Marke oder

durch eine Bezugnahme auf die im „Betreff“ aufgeführte Widerspruchsmarke („in

o. g. Umfang“) enthält. Die Widersprechende hat in ihrem Schriftsatz vom

8. März 2018 zutreffend darauf hingewiesen, dass der deutlich von der Beschwer-

deerklärung abgesetzte „Betreff“ grundsätzlich die Zuordnung eines Schreibens zu

einem Verfahren ermöglichen soll. Dementsprechend kann einem solchen „Be-

treff“ nicht notwendigerweise ein Erklärungswert in Bezug auf den Umfang der

Beschwerde entnommen werden. Dazu besteht bei einer Beschwerde nach § 66

Abs. 1 MarkenG umso weniger Anlass, als eine solche Beschwerde – wie bereits

- 14 -

dargelegt – zu ihrer Wirksamkeit weder eines Antrags noch einer Begründung be-

darf, so dass in Bezug auf den Umfang der Anfechtung im Zweifel auf die Be-

schwerdeerklärung als solche abzustellen ist.

Auch wenn vorliegend der in Fettdruck wiedergegebene Kopf des Schreibens

„Akten-Nr. 454/11 RMD/MKW

Wortmarke DE 30 2010 066 292.1/05 „Elysia AL“ der S1…

GmbH

Widerspruch der H… AG aus DE 30 201 002 300 „ELIZA HEXAL“

nicht ausdrücklich als „Betreff“ benannt ist, so kommt ihm doch angesichts seiner

Anordnung oberhalb der Beschwerdeerklärung und seiner Ausgestaltung in Fett-

druck erkennbar eine solche Funktion zu.

Maßgebend für die Frage, in welchem Umfang mit der Beschwerdeerklärung die

angefochtene Entscheidung angegriffen wird, bleibt dann aber im Zweifel die un-

terhalb dieses Textes angeordnete schriftliche Erklärung. Diese beschränkt sich

aber auf die Erklärung, dass gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 29. Juni 2015 Beschwerde eingelegt werde.

Es lassen auch keine weiteren Umstände feststellen, die eine Beschränkung

der Beschwerdeerklärung auf die Zurückweisung des Widerspruchs aus der

ELIZA HEXAL

chende als Beschwerdeführerin lediglich eine Beschwerdegebühr eingezahlt hat,

entspricht dies – wie bereits erwähnt – den gesetzlichen Anforderungen, so dass

sich daraus nichts in Bezug auf eine Beschränkung der Beschwerde entnehmen

lässt. Auch soweit die Widersprechende im Verfahren vor der Markenstelle noch

nicht einmal den Versuch einer Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden

Eliza

- 15 -

einem solchen Unterlassen kein Erklärungswert in Bezug auf eine Beschränkung

der Beschwerde beigemessen werden.

Die im Übrigen ohne weiteres zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Te-

nor ersichtlichen Umfang begründet.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-

päischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller

Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010,

1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA

BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/

pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9

– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher

Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehen-

den Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Dar-

über hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhän-

gig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit

einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse

Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH

GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR2012, 1040, Nr. 25

– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,

Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH

GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Eliza

ersichtlichen Umfang zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchs-

Eliza

che Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

- 16 -

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom

Eliza

stritten.

aa.

MarkenG relevanten Benutzungszeiträume beziehende Einrede ist entgegen der

Auffassung der Markenstelle jedoch nur in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum statthaft, nicht jedoch in Bezug auf

den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum. Zwar war die Wider-

spruchsmarke ausgehend von der am 8. Juli 2003 erfolgten Eintragung zum Zeit-

punkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 8. April 2011 bereits mehr

als fünf Jahre im Register eingetragen. Für den Beginn der sog. Benutzungs-

Eliza

sondern gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG der am 11. Oktober 2006 erfolgte Abschluss

des gegen diese Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens maß-

geblich. Dessen Abschluss lag jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der an-

gegriffenen Marke am 8. April 2011 noch nicht fünf Jahre zurück, so dass der nach

§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum außer Betracht zu

bleiben hat. Ohne weiteres zulässig ist die Einrede jedoch in Bezug auf den nach

§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor Ent-

scheidung über den Widerspruch.

Deshalb oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der Widerspruchsmarke

gemäß § 26 MarkenG hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände für den nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Ent-

scheidung über den Widerspruch, welcher vorliegend dem Tag der mündlichen

Verhandlung entspricht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rdnr. 17),

darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies betrifft vorliegend den Zeitraum, vom

22. März 2013 bis zum 22. März 2018.

- 17 -

bb.

Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegte eidesstattliche

Versicherung des Leiters der Abteilung Global Trademarks, Domain Names &

Copyrights der die Markenrechte der Widersprechenden verwaltenden S1…

GmbH, Herrn L…, welche neben der Benennung des

Produkts (Kontrazeptivum) in Ziff. 3 Angaben zu Anzahl der verkauften Einheiten

und den dabei erzielten Umsätzen im Zeitraum von 2013 bis 2015 enthält, sowie

die weiterhin als Anlage B3 vorgelegten „Preislisten“ vom Dezember 2013,

Dezember 2014 bzw. Mai/Juni 2015 wie auch die als Anlage B4 eingereichten

Rechnungen der H… AG aus den Jahren 2013 bis 2015 belegen, dass die Wi-

dersprechende in den betreffenden Jahren unter der Bezeichnung „Eliza HEXAL“

ein (orales) Kontrazeptivum in einer nach Art, Zeit, Ort und Umfang insgesamt

wirtschaftlich sinnvollen Weise und damit ernsthaft i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG

vertrieben hat.

Wenngleich die sich aus der eidesstattlichen Versicherung ergebende Anzahl der

Verkaufseinheiten sowie die erzielten Umsätze in den Jahren 2013 bis 2015 für

„Kontrazeptiva“ nicht besonders hoch erscheinen, gehen sie gleichwohl immer

noch deutlich über eine lediglich der rein formalen Aufrechterhaltung der Marke

dienende Scheinbenutzung hinaus, zumal der Absatz des Produkts auch kontinu-

ierlich über mehrere Jahre hinweg erfolgte. Zudem braucht die Benutzung einer

Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da

zungswillen hindeutet, sondern z. B. auch auf einem unzureichenden wirtschaftli-

chen Erfolg des entsprechenden Produkts beruhen kann (vgl. dazu EuGH,

GRUR 2003, 425, 428, Nr. 39 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2006, 152, 154 – GAL-

Dies wird letztlich auch seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Ab-

rede gestellt, die sich in Zusammenhang mit der Frage der rechtserhaltenden Be-

nutzung der Widerspruchsmarke im Wesentlichen darauf beruft, dass die vorge-

- 18 -

legten Unterlagen keine der eingetragenen Form entsprechende Benutzung der

Widerspruchsmarke belegen. Dies trifft jedoch nicht zu.

cc.

L… sowie ist die Widerspruchsmarke in folgender Form verwendet worden:

Dafür, dass die Widerspruchsmarke darüber hinaus in anderen Formen funktions-

gerecht zur Kennzeichnung eines Kontrazeptivums benutzt wurde, bestehen keine

Anhaltspunkte. Insbesondere die aus den vorlegten Preislisten und Rechnungen

ersichtliche Wiedergabe ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, da diesen

keine für eine funktionsgerechte Benutzung der Marke erforderliche Verwendung

der Widerspruchsmarke auf der Ware bzw. deren Verpackung entnommen werden

kann.

aaa.

Abbildungen der Produktverpackungen nicht in Alleinstellung, sondern unter Hin-

zufügung des weiteren Bestandteils „HEXAL“, welcher zusätzlich mit einem hoch-

gestellten „®“ versehen ist, verwendet, wobei der mit der Widerspruchsmarke

textlich identische Bestandteil „Eliza“ eine einer handschriftlichen Wiedergabe ver-

gleichbare Gestaltung aufweist, bei der der untere Teil des Konsonanten „z“ zu-

dem einer Unterstreichung gleich bis zu den Anfangsbuchstaben „HE“ von

- 19 -

„HEXAL“ verlängert ist. Diese Verbindung der Marke mit weiteren Elementen stellt

dann aber keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form nach § 26

Abs. 1 MarkenG dar, sondern führt zu der nach § 26 Abs. 3 MarkenG vorzuneh-

menden Prüfung, ob die von der Eintragung abweichende Benutzung als rechts-

erhaltende Benutzung der Marke angesehen werden kann (vgl. BGH GRUR 2017,

1043 Tz. 21 – Dorzo).

bbb.

Form abweichende Benutzungsform nur dann eine Benutzung der Widerspruchs-

marke dar, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Wider-

spruchsmarke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Maßgeblich ist da-

bei, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung

der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke

gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (st. Rspr., vgl.

BGH GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2013, 68, Nr. 14 – Cas-

tell/VIN CASTEL; GRUR 2010, 729, Nr. 17 – MIXI; GRUR 2009, 766, Nr. 50

– Stofffähnchen I; GRUR 2005, 515 – FERROSIL).

Wird die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt,

kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Die Verwendung von zwei Zeichen zur

Kennzeichnung einer Ware legt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein

aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist

aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunfts-

hinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht

(vgl. BGH

GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2009, 766, Nr. 51 – Stofffähnchen I)

Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware stellt eine weit

verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben

einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur

Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen kön-

nen sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hin-

- 20 -

weisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt wer-

den. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung

von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen oder dann, wenn es

sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des

Unternehmens handelt (BGH

GRUR 2007, 592, Nr. 13

ff. – bodo Blue Night;

GRUR 2013, 840, Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2009, 766, Nr. 51 – Stofffähnchen I

ccc.

„HEXAL“ auf den vorgelegten

Produktverpackungen

nicht als einheitlichen Her-

kunftshinweis, sondern als selbständige Zeichen ansehen.

Zwar weisen die Bestandteile „Eliza“ und „HEXAL“ auf den Produktverpackungen

keinen größeren Abstand zueinander auf; jedoch deuten bereits die unterschiedli-

che Schreibweise der Bestandteile „Eliza“ und „HEXAL“ in Klein- bzw. Großbuch-

staben sowie die ausgeprägtere Schriftstärke von „HEXAL“ gegenüber „Eliza“ auf

deren kennzeichenmäßige Selbständigkeit und damit auf zwei Zeichen hin. Hinzu

kommt, dass es sich bei dem graphisch gegenüber „Eliza“ hervorgehobenen Be-

standteil „HEXAL“ um das dem Verkehr bekannte und auf der Produktverpackung

nochmals gesondert herausgestellte Unternehmenskennzeichen der Markeninha-

berin handelt (vgl. BGH GRUR 2008, 905 Nr. 38 – Pantohexal). Vor diesem Hin-

tergrund liegt für den Verkehr dann aber nahe, in dem ihm bekannten oder für ihn

zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen den Unternehmenshinweis

und in dem weiteren mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil

den Produkthinweis zu sehen dergestalt, dass es sich um das Produkt bzw. Prä-

parat Eliza von HEXAL handelt. Angesichts dieser Umstände wirken auch das

hinter „HEXAL“ angeordnete „®“ als Hinweis auf eine eingetragene Marke (vgl.

BGH GRUR 2017, 1043 Tz. 26 – Dorzo) wie auch die einer verbindenden Unter-

streichung gleichkommende Verlängerung des Konsonanten „z“ bis unter den

Buchstaben „H“ von „HEXAL“ einer Wahrnehmung der Produktkennzeichnung als

Kombination von Produkt – und Firmenmarke nicht entscheidend entgegen. Ins-

besondere den Hinweis „®“ wird der Verkehr lediglich auf die Firmenmarke

- 21 -

„HEXAL“ beziehen. Der Verkehr betrachtet beide Teile folglich als zwei voneinan-

der getrennte Zeichen.

dd.

Benutzung der Widerspruchsmarke für Kontrazeptiva auszugehen. Da eine wei-

tergehende Benutzung seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht wird,

ist auf Seiten der Widerspruchsmarke grundsätzlich von diesen Waren nach § 43

Abs. 1 Satz 3 MarkenG auszugehen.

ee.

ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festzulegen;

andererseits ist aber auch nicht der gesamte mit dem eingetragenen Oberbegriff

„Arzneimittel“ umfasste weite Warenbereich einzubeziehen. Anwendung findet

vielmehr die sogenannte „erweiterte Minimallösung“. Eine rechtserhaltende Benut-

zung ist danach für den Bereich anzuerkennen, welcher der jeweiligen

Arzneimittelhauptgruppe in der „Roten Liste“ entspricht, und zwar ohne Beschrän-

kung auf bestimmte Wirkstoffe, Darreichungsformen oder auf eine Rezeptpflicht

(vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65 Nr. 10 – Maalox/Melox-GRY; BPatG

25 W (pat) 79/12 v. 22. Mai 2014 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 v. 21. Mai 2015

– CIRKALM/BIALM; Ströbele/Hacker/Thiering, a: a: O:, § 26 Rdnr. 291 m. w. N.).

Dies ist hier die Hauptgruppe 76 „Sexualhormone und ihre Hemmstoffe“ der Roten

Liste.

Unter Zugrundelegung dieser Benutzungslage können sich beide Marken auf

identischen bis unterdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Be-

rücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kenn-

zeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen

Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungs-

zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-

- 22 -

einander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder

anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge

Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung

sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich ver-

bundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen

Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29

– Canon; EuGH GRUR 2006, 582 ff., Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006,

941 ff., Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001,

507, 508 – EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 59

m. w. N.).

aa.

Erzeugnisse“ auf identischen Waren begegnen.

bb.

Erzeugnisse“ liegen ungeachtet vorhandener Unterschiede zwischen Human- und

Tierarzneimitteln insoweit Überschneidungen vor, als im veterinärmedizinischen

Bereich ausweislich der Anlage B7 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom

6. Oktober 2017 (Bl. 201 – 228 d. A.) jedenfalls in der Wirkung den Kontrazeptiva

vergleichbare Mittel zur Anwendung kommen, so dass für den Verkehr die An-

nahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dieser Mittel nicht so fern liegt,

als dass eine zumindest (noch) durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen Wa-

ren verneint werden könnte.

cc.

Überschneidungen oder jedenfalls deutliche Berührungspunkte zu Kontrazeptiva

bzw. den von der Hauptgruppe 76 der Roten Liste umfassten Präparaten beste-

hen. Daher liegt auch in Bezug auf „Pflaster“ eine zumindest durchschnittliche

Ähnlichkeit vor.

- 23 -

dd.

medizinische Zwecke, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel“ unterscheiden sich

hingegen von „Kontrazeptiva“ bzw. den unter die Hauptgruppe 76 der Roten Liste

fallenden Präparaten nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, Herstellung etc. deut-

lich. Soweit diese Waren nebeneinander zur Anwendung kommen können, insbe-

sondere die o.g. Waren der angegriffenen Marke der Linderung bzw. Verhinde-

rung von Beeinträchtigungen oder Beschwerden dienen können, welche mit der

Einnahme von Kontrazeptiva verbunden sein können, begründet dies allein keine

durchschnittliche Ähnlichkeit. Der Umstand, dass sich Waren und Dienstleistungen

in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, reicht zur Feststellung einer (durch-

schnittlichen) Ähnlichkeit nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein enger funktioneller

Zusammenhang in dem Sinne, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die

Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass dadurch die An-

nahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten zu-

mindest nahegelegt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 95

m. w. Nachw.). Dies trifft auf die vorgenannten Waren der angegriffenen Marke

jedoch nicht zu, da diese in keinem erkennbaren näheren funktionsbedingten Zu-

sammenhang mit der Anwendung und Einnahme von Kontrazeptiva oder ver-

gleichbaren Präparaten der Hauptgruppe 76 der Roten Liste stehen.

Eliza

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzumfang

Eliza

mit der im Inland selten anzu-

treffenden englischen Kurzform für Elisabeth in Verbindung bringt

bzw. weibliche

Vornamen im hier maßgeblichen Warenbereich der Kontrazeptiva häufig ge-

braucht werden. Denn eine solche einem Markenbildungsprinzip vergleichbare

Übung wirkt sich nicht auf die Eignung einer Marke aus, sich als Unterschei-

dungsmittel für die betreffenden Waren bei den beteiligten Verkehrskreisen einzu-

prägen und die Waren damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterschei-

den.

- 24 -

Die Vergleichszeichen weisen eine noch durchschnittliche Zeichenähnlichkeit

auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Ge-

samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.

BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,

Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012,

64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von

dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so

aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-

weise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zei-

chen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-

len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,

bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19

– ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843,

Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem;

GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS;

GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ Zweibrü-

der). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig be-

reits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH

GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Sprin-

gender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.).

Gehören dabei - wie vorliegend - zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl

Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet

sind, als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamtein-

druck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschied-

lich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine größere

Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und Unterschiede zwi-

schen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten als die Endver-

- 25 -

braucher. Eine unterschiedliche Erfassung des Gesamteindrucks der Marken

durch verschiedene Verkehrskreise kann auch darauf zurückzuführen sein, dass

die Fachkreise über detailliertere Kenntnisse als die Endverbraucher im Hinblick

auf Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Produktsektor

verfügen und beispielsweise einen in dem Zeichen eines Arzneimittels enthaltenen

Hinweis auf den Wirkstoff ohne weiteres erkennen und in Erinnerung behalten.

Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschie-

denen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die

Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b

GMV EuGH, GRUR Int. 2007, 718, Nr. 90 TRAVATAN/TRIVASTAN; ferner BGH

GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY).

aa.

dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint

werden kann.

aaa.

zusätzlichen Buchstaben „AL“, welche aufgrund ihrer Großschreibung und Abset-

zung von dem weiteren Zeichenbestandteil „Elysia“ weder übersehen noch bei

einer zu erwartenden Benennung in buchstabierter Form „A“ und „L“ überhört wer-

den, so dass sich die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit zunächst deutlich

voneinander unterscheiden:

bbb.

dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen.

Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zu-

sammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit

eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N.

BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013,

833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 – Augsburger Pup-

penkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die ange-

- 26 -

sprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Ge-

samteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15

– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 – MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23

– airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl.

EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Nr. 42 -HABM/

Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 – Carbonell/La Espanola; GRUR 2010,

1098, Nr. 56 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB

DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft;

GRUR 2010, 828, Nr. 45 – DiSC; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 387

m. w. N.).

So können insbesondere bekannte oder zumindest als solche erkennbare

Herstellerangaben oder ein (allgemein bekannter) Stammbestandteil einer Zei-

chenserie neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten,

wenn nämlich der Verkehr nicht in der Herstellerangabe, sondern in den

abweichenden Bestandteilen die Produktkennzeichnung und damit den kennzeich-

nungsmäßigen Schwerpunkt sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1996, 404, 405

– Blendax Pep; GRUR 1997 897, 898 – IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 – Winter-

garten; zuletzt BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). Dieser Erfah-

rungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls

unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen

kann (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 27 – Pantohexal). So kann insbesondere

nicht von kennzeichnungsmäßigem Zurücktreten des Firmen- oder Serienbestand-

teils hinter dem anderen Bestandteil ausgegangen werden, wenn diesem nur eine

geringe Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 9

Rdnr. 435 m. w. N).

Dies gilt auch für entsprechend gebildete Arzneimittelmarken (vgl. BGH

GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin). Jedoch hat der Bundesgerichtshof stets be-

tont, dass es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen; es bleibe

vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob aus der Sicht des Ver-

- 27 -

kehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund trete oder nicht

(vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). So hat BGH ein solches

Zurücktreten des Firmen- oder Serienbestandteils hinter dem anderen (produkt-

kennzeichnenden) Bestandteil verneint, wenn dieser entsprechend der bei

Arzneimitteln üblichen Praxis durch Anlehnung an eine Wirkstoffangabe (INN)

gebildet worden ist, dass jedenfalls die in diesem Fall in erster Linie angespro-

chenen Fachkreise den jeweiligen Firmen- bzw. Serienbestandteil wegen der für

sie ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Anlehnung des produktkenn-

zeichnenden Zeichenbestandteils an die Wirkstoffangabe zur sicheren Unterschei-

dung der Produkte nicht vernachlässigen werden und diesen als (mitprägenden)

Stammbestandteil einer Zeichenserie bzw. Firmenbestandteil erkennen (vgl. z. B.

BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-Puren; GRUR 2008, 905, Rn. 27

– Pantohexal; GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY). Diese Entscheidun-

gen verdeutlichen, dass für die Frage einer Vernachlässigung einer Herstelleran-

gabe bzw. Stammbestandteils innerhalb eines Gesamtzeichens neben der Be-

kanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe oder des Stammbestandteils

vor allem die Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung maßgeblich ist (vgl.

dazu auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 9 Rdnr. 435 m. w. N).

ccc.

druck des angegriffenen Zeichens jedenfalls in Zusammenhang mit den von der

Löschung betroffenen, im Beschlusstenor genannten Waren, welche alle dem

Arzneimittelbereich zugeordnet werden können bzw. – was „Pflaster“ in Form von

Wirkstoff- oder sog. Verhütungspflastern betrifft – Arzneimittel bzw. pharmazeuti-

sche Erzeugnisse enthalten können, von dem Bestandteil „Elysia“ geprägt.

Dieser Bestandteil ist in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren von Haus aus

durchschnittlich kennzeichnungskräftig. „Elysia“ enthält insbesondere keinen die

Kennzeichnungskraft schwächenden beschreibenden Anklang an eine Wirkstoff-

bezeichnung (INN), insbesondere nicht auf das in Kontrazeptiva in der Regel ent-

haltene Östrogen Ethinylestradiol bzw. Estradiol. Soweit es sich bei „Elysia“ um

- 28 -

einen

aus der der griechischen und römischen Mythologie stammenden und an

den altgriechischen Begriff „Elysium“ in seiner (dichterischen) Bedeutung „Zustand

des vollkommenen Glücks“ (vgl. DUDEN-online zu „Elysium“) angelehnten weibli-

chen Vornamen handelt, ist dieser zum einen so ungewöhnlich und auch – jeden-

falls im Inland – so ungebräuchlich, dass er weder dem

allgemeinen noch dem

Fachverkehr bekannt sein dürfte. Zudem wirkt sich eine solche Bedeutung von

Eliza

Bestandteils aus, sich als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren bei

den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen.

Der weitere Markenbestandteil „AL“ tritt demgegenüber zurück. Dabei handelt es

sich um einen jedenfalls für den Fachverkehr erkennbaren Firmenzusatz des Her-

stellers A… GmbH. Diese versieht ihre Produkte mit dem unterneh

mensbezogenen Zusatz „AL“, wie auch der seitens der Widersprechenden mit

Schriftsatz vom 8. März 2018 vorgelegte Auszug der Internetseite der A…

GmbH belegt, welche eine Auflistung einer Reihe von regelmäßig re-

zeptfreien Arzneimitteln enthält, die ausnahmslos wie die angegriffene Marke je-

weils am Ende die (abgesetzte) Buchstabenfolge „AL“ enthalten. Dieser nach Art

eines Stammbestandteils einer Markenserie in Arzneimittelkennzeichnungen ver-

wendete Bestandteil „AL“ ist daher ohne weiteres einem Firmenhinweis bzw. einer

Herstellerangabe vergleichbar. Ist aber der Firmenname innerhalb einer Kombina-

tionsmarke erkennbar, verlagert sich der prägende Charakter schon grundsätzlich

auf den anderen Markenteil, hier also auf das Wortelement „Elysia“.

Dies gilt vorliegend umso mehr, als der Markenbestandteil „AL“ sich von dem

weiteren Zeichenbestandteil „Elysia“ sowohl im Schriftbild als auch bei einer

Wiedergabe dieses Bestandteils in buchstabierter Form in klanglicher Hinsicht

deutlich abhebt und daher gänzlich unverbunden neben diesem steht. Beide Be-

standteile der Gesamtbezeichnung sind weder durch einen Bindestrich miteinan-

der verknüpft (vgl. BGH GRUR 2002, 342 – ASTRA/ESTRA-PUREN) noch verfügt

- 29 -

das zusammengesetzte Zeichen über eine leicht aussprechbare Gesamtwirkung

(vgl. (BPatG 30 W (pat) 45/05 – RISPER TAD/Risperdal).

Die Gesamtbezeichnung vermittelt daher den Eindruck zweier voneinander unab-

hängiger Kennzeichen, nämlich einer Produktmarke „Elysia“ mit einem hinzuge-

fügten Firmenzusatz („AL“), so dass auch diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen

die genannte Herstellerangabe nicht bekannt ist, in „AL“ angesichts der bei Arz-

neimittelbezeichnungen üblichen Praxis, dem produktkennzeichnenden Zeichen-

bestandteil einen Herstellerhinweis anzufügen, eine solche Herstellerangabe ver-

muten werden.

Anders als bei einem aus einem „sprechenden“, an einen INN angelehnten Pro-

duktkennzeichen und einer Herstellerangabe gebildeten Gesamtzeichen, bei wel-

chem es wegen des sachbezogenen Charakters des produktbezogenen Zeichen-

bestandteils wichtig ist, sich einen vorhandenen weiteren Markenbestandteil ein-

zuprägen, der zur Unterscheidung der jeweils mit demselben Wirkstoff versehenen

Produkte nach dem Herstellerunternehmen geeignet erscheint, tritt innerhalb der

angegriffenen Bezeichnung alleinder in seiner Kennzeichnungskraft nicht einge-

schränkte Bestandteil „Elysia“ als eigenständig kennzeichnendes und das Produkt

identifizierendes Element hervor, so dass der Verkehr daher allein in diesem Mar-

kenbestandteil die eigentliche Produktkennzeichnung erkennt und sich zur kurzen

Bezeichnung eines so gekennzeichneten Produkts nur des die eigentliche Pro-

duktkennzeichnung enthaltenen Zeichenbestandteils bedient (vgl. BGH GRUR

1998, 815 – Nitrangin).

Hingegen trägt „AL“ als Herstellerhinweis gegenüber dem originär kennzeich-

nungskräftigen Bestandteil „Elysia“ nichts zur Produktkennzeichnung bei, so dass

diesem eine auch nur mitprägende Bedeutung neben dem Bestandteil „Elysia“ für

den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht zuerkannt werden kann.

- 30 -

bb.

Bestandteil „Elysia“, dessen „y“ in der Mitte in Anlehnung an das Wort „Elysium“

Eliza

im Inland weniger mit einer englischen Aussprache wie „E-lei-za“, sondern eher

mit einer Artikulation wie „E-li-(t)sa“ zu rechnen ist, weisen jedenfalls im Klangbild

eine deutliche Annäherung auf.

Beide Markenwörter stimmen im Anfangsvokal „E“, im Endvokal „a“ sowie im kon-

sonantischen Anlaut „l“ der jeweils zweiten Silbe überein. Ebenso trägt der in bei-

den Markenwörtern – wenngleich an unterschiedlicher Stelle – vorhandene klang-

tragende Vokal „i“ zu einer klanglichen Annäherung beider Markenwörter bei. Zwar

führen die unterschiedliche Stellung des Vokals „i“ wie auch die (in Fettdruck)

Wortmitte zu einer abweichenden Silbenzahl beider Markenwörter („E-lü-si-a“ bzw.

„E-li-za“). Ebenso unterscheiden sich bei einer Aussprache des Konsonanten „y“

wie „ü“ die jeweils zweiten Silben „-lü gegenüber „-li“ voneinander. Andererseits

verfügen beide Markenwörter am Wortende trotz der abweichenden Lautfolgen

„sia“ bzw. „za“ über ein weitgehend angenähertes Klangbild, da die Endsilbe „-za“

der Widerspruchsmarke eher wie „sa“ ausgesprochen werden dürfte und auch die

beiden Schlusssilben „si-a“ des Bestandteils „Elysia“ der angegriffenen Marke bei

einer etwas verschliffenen Aussprache wie „sja“ weitgehend miteinander ver-

schmelzen, daher mit einer Artikulation wie „E-lü-sja“ bzw. „E-li-sa“ zu rechnen ist.

Insgesamt treten die Unterschiede in beiden Markenwörtern gegenüber den Ge-

meinsamkeiten, auf die bei der

Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu verglei-

chenden Marken grundsätzlich mehr abzuheben ist als auf die Abweichungen,

weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen

(vgl.

BGH GRUR 1998,

924 – salvent/Salventerol), nicht so prägnant hervor, als

sie die weitgehend über-

einstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild nachhaltig beein-

flussen könnten.

- 31 -

Die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken werden auch nicht durch eine

Sinnverschiedenheit

der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen

„neutralisiert“

oder zumindest reduziert. Vielmehr stimmen beide Marken in ihrem begrifflichen

Eliza

chenbestandteil „Elysia“ um wenngleich ungebräuchliche weibliche Vornamen

handelt.

Mögen die beiden Markenwörter danach in ihrer Gesamtheit nicht überdurch-

schnittlich ähnlich sein, so sind die Gemeinsamkeiten im Klangbild beider Mar-

kenwörter jedoch zu ausgeprägt, als dass zumindest eine (noch) durchschnittliche

Ähnlichkeit der Zeichen in Frage gestellt werden könnte. Insoweit ist auch zu be-

achten, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmit-

telbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsge-

mäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird.

cc.

Eliza

Widerspruchsmarke nicht vorhandene markante Unterlänge des Konsonanten „y“

bei „Elysia“ sowie die ebenfalls auffällige Umrisscharakteristik des Konsonanten

„z“ bei der Widerspruchsmarke führen dazu, dass das Schriftbild der Vergleichs-

marken keinen gegenüber dem Klangbild höheren Ähnlichkeitsgrad aufweist.

und der jedenfalls noch durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann

dann aber in der Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden

Marken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sich beide Marken auf zu-

mindest durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können, was vorliegend in

Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen und im Tenor aufgeführten Wa-

ren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster“ der ange-

griffenen Marke der Fall ist. Denn insoweit besteht naheliegend die Gefahr, dass

der Verkehr in dem Zeichenbestandteil „Elysia“ der angegriffenen Marke in Zu-

- 32 -

sammenhang mit identischen oder eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen

einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es insoweit zu Verwechslungen

kommt.

Hingegen reicht der durch die Abweichungen im Wortinnern der Widerspruchs-

marke bzw. des auf Seiten der angegriffenen Marke maßgeblichen Markenbe-

standteils „Elysia“ begründete Zeichenabstand zwischen den Vergleichsmarken in

Bezug auf die allenfalls entfernt ähnlichen Waren (noch) aus.

ELIZA HEXAL

Eine gegenüber dem Widerspruch aus der Marke 303 21 561 weitergehende Ver-

wechslungsgefahr ergibt sich auch nicht aus dem weiteren Widerspruch der Wi-

ELIZA HEXAL.

auf die Waren der angegriffenen Marke beschränkt, die nicht von der aufgrund des

Widerspruchs aus der Marke 303 21 561 angeordneten Teillöschung betroffen

sind; dies sind „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeug-

nisse für medizinische Zwecke, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“.

Zwar wird ein zulässiger Widerspruch gegen eine eingetragene Marke im Falle

einer durch die Markenstelle oder das Bundespatentgericht als Beschwerdegericht

angeordneten bzw. bestätigten (Teil-)Löschung aufgrund einer weiteren Wider-

spruchsmarke desselben oder eines weiteren Widersprechenden im Allgemeinen

als (im Umfang der angeordneten Löschung) „derzeit gegenstandslos“ betrachtet.

Dies ist aber nicht zwingend. Denn eine solche letztlich einer Aussetzung des Wi-

derspruchsverfahrens entsprechend § 148 ZPO gleichkommende Erklärung des

Widerspruchs als „derzeit gegenstandslos“ ist jedenfalls dann nicht angezeigt,

wenn – wie vorliegend – aufgrund der seitens des Senats zugelassenen Rechts-

- 33 -

beschwerde der Eintritt der Rechtskraft dieser Teillöschung von der zur Zeit in

rechtlicher Hinsicht noch offenen und mit der Rechtsbeschwerde zu klärenden

Frage abhängt, ob der von der Markenstelle zurückgewiesene Widerspruch aus

dieser Marke überhaupt beschwerdegegenständlich ist.

In diesem Fall ist der Senat berechtigt und aus prozessökonomischen Gründen

entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 MarkenV auch gehalten, über den Widerspruch

ELIZA HEXAL

Umfang zu entscheiden.

Danach hat die zulässige Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zu-

ELIZA HEXAL

der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Ver-

gleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht den Widerspruch aus

dieser Marke zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

aa.

wirksame Einlegung des Widerspruchs aus dieser Marke im Wege einer gewill-

kürten Prozessstandschaft für die Markeninhaberin N… AG aufgrund einer

bereits zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung bereits erteilten Ermächtigung

ebenso unterstellt werden wie auch eine rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke für „Kontrazeptiva“. Zudem dürfte eine entsprechende Ermächti-

ELIZA

HEXAL

8. März 2018 vorgelegten „Erklärung/Declaration“ der Markeninhaberin vom

22. Februar 2018 belegt worden sein; ebenso dürfte die Widersprechende eine

rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke aus den im Wesentlichen

zu der Widerspruchsmarke 303 21 561 Eliza genannten Gründen für „Kontrazep-

tiva“ glaubhaft gemacht haben.

- 34 -

bb.

kraft ausgegangen werden. Denn eine Verwechslungsgefahr zwischen den Ver-

gleichszeichen scheidet bereits mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus,

und zwar im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung nicht nur – wie bei

dem Widerspruch aus der Marke 303 21 561 – in Bezug auf entfernt ähnliche Wa-

ren, sondern auch insoweit, als sich beide Marken sowohl nach der Benutzungs-

wie auch der Registerlage auf identischen Waren begegnen können.

cc.

Ähnlichkeit. Zwischen beiden Marken als Ganzes besteht aufgrund der abwei-

chenden und jedenfalls dem Fachverkehr bekannten firmenbezogenen Zusätze

„HEXAL“ bzw. „AL“ sowie der bereits genannten, wenngleich auch für sich gese-

hen nicht ausreichenden Unterschiede zwischen den Zeichenbestandteilen „Ely-

sia“ und „ELIZA“ eine hinreichende Differenz.

aaa.

Eliza

wenn bei beiden Marken allein auf die produktkennzeichnenden Bestandteile

„Elysia“ bzw. „ELIZA“ abgestellt werden könnte, weil diese den jeweiligen Ge-

samteindruck der Marken prägen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zwar kommt – wie bereits dargelegt – n

ach ständiger Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs dem Bestandteil eines Zeichens, der nicht das Produkt, sondern

erkennbar das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine

prägende Bedeutung zu, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung

in der Regel nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen

Bestandteilen erblicken wird

(vgl BGH GRUR 1996, 404, 405 – Blendax Pep;

GRUR 1997 897, 898 – IONOFIL; GRUR 2001, 164, 166 – Wintergarten; zuletzt

BGH GRUR 2012, 64, Nr. 18 – Maalox/Melox-GRY).

- 35 -

bbb.

indessen nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisi-

onslage beantwortet werden (BGH GRUR 2003, 882 – City Plus). Enthält danach

z. B. allein das jüngere Zeichen einen erkennbar unternehmensbezogenen Zu-

satz,

so ist dieser Umstand in aller Regel nicht geeignet, aus dem Schutzbereich

der älteren Marke herauszuführen und eine Verwechslungsgefahr mit der älteren

Marke, der ein solcher Zusatz fehlt, bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen

zu beseitigen. Möglich erscheint dies auch im umgekehrten Fall, in welchem ein

älteres Zeichen mit einem originär kennzeichnungskräftigen produktbezogenen

Bestandteil und einem jedenfalls davon abgesetzten unternehmensbezogenen

ELIZA HEXAL

gegenübersteht wie es z. B. bei einer jüngeren Marke „Elysia“ ohne den Zusatz

„AL“ der Fall wäre. Denn der Verkehr könnte auch in diesem Fall dazu neigen,

sich zur Produktidentifizierung allein an dem produktkennzeichnenden Teil der

älteren Marke zu orientieren oder jedenfalls zu der irrtümlichen Annahme gelan-

gen, auch die nur mit der speziellen Marke „Elysia“ gekennzeichneten Waren

seien dem Unternehmen zuzuordnen, das diese Marke in identischer oder zumin-

dest sehr ähnlicher Form mit dem Unternehmenskennzeichen „HEXAL“ verwende,

was zwar keine unmittelbare, so jedoch unter dem Gesichtspunkt eines gedankli-

chen Inverbindungbringens eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begrün-

den könnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 545).

ccc.

vorhanden. Erkennt der Verkehr aber bei beiden Marken unternehmensbezogene

Zusätze, besteht für ihn keine Veranlassung, diese bei der Identifizierung und Zu-

ordnung der betrieblichen Herkunft des jeweiligen Produkts zu vernachlässigen.

Daher trägt in diesem Fall auch der unternehmensbezogene Bestandteil der jün-

geren Marke zur Unterscheidbarkeit beider Marken bei (Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O. § 9 Rdnr. 394), so dass er nicht vernachlässigt werden kann.

- 36 -

dd.

unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden, so dass eine

Verwechslungsgefahr im Rahmen der Gesamtabwägung auch in Bezug auf identi-

sche Waren nicht mehr zu besorgen ist.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-

setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch

sonst ersichtlich sind.

Zu der Frage, ob Gegenstand des Beschwerdeverfahrens auch die mit Be-

schluss der Markenstelle vom 30. Juni 2015 erfolgte Zurückweisung des Wider-

Eliza

vorliegenden Auffassung des Senats abweichenden Entscheidungen des Bundes-

patentgerichts 30 W (pat) 72/94 v. 31. Januar 1995 – PALCOM/ PALCOLOR und

24 W (pat) 132/03 v. 23. November 2004 – HILD.I.SAN/Klosterfrau) die Zulassung

der Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung veran-

lasst (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde – beschränkt – zugelassen ist, können die am

Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der

Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

- 37 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-

lich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach