Urteil des BPatG vom 08.08.2018

Urteil vom 08.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:080818B29Wpat3.18.0

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/18

_______________________

Aktenzeichen

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2015 215 821

- 2 -

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im

schriftlichen Verfahren am 8. August 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und der Richterin

Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 8. Januar 2018 aufgehoben.

Die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 215 821 ist

wegen der Widersprüche aus den Marken UM 012 177 366 und

UM 005 227 251 zu löschen.

G r ü n d e

Die Wort-/Bildmarke (schwarz, weiß, rot) Nr. 30 2015 215 821

der Beschwerdegegnerin ist am 9. August 2015 angemeldet und am 1. März 2016

als Marke in das beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) geführte Re-

gister für die Dienstleistung der

Klasse 35:

Event-Marketing

- 3 -

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke, die am 1. April 2016 veröffentlicht wurde, hat die

Beschwerdeführerin aus zwei Unionsmarken Widerspruch erhoben, nämlich

1. aus ihrer in schwarz, weiß und rot ausgestalteten Marke UM 012 177 366

die am 19. Februar 2014 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier und Schreibwaren, nämlich Notizbücher, Schreib-

stifte und Bleistifte, Aufkleber mit Kleberücken;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; Konser-

viertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst

und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte;

Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka

und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine

Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig,

Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen

(Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;

Veranstaltung von Reisen;

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Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung; Beherbergung von Gäs-

ten;

Klasse 45: Dienstleistungen in Bezug auf soziale Online-Netze.

eingetragen worden war und

2. aus ihrer (schwarz-weiß) Marke UM 005 227 251

die am 24. Juli 2008 eingetragen worden war für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Verkaufsförderung im Auftrag Dritter; Verkaufsförderung in

Form von Online-Unterhaltung und -Bildung; Verkaufsför-

derung in Form der gemeinsamen Nutzung von Multime-

diainhalten über das Internet und andere Computer- und

Kommunikationsnetze;

Klasse 38: Ausstrahlung, nämlich Hochladen, Versenden, Anzeigen,

Markieren, Bloggen, gemeinsames Nutzen oder sonstiges

Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informatio-

nen über das Internet oder andere Kommunikationsnetze;

Rundfunk- und Fernsehdienste; Webcasting; Bereitstel-

lung eines Portals zur gemeinsamen Nutzung von Videos;

elektronischer Kommunikationsdienst; Übertragung von

Nachrichten, Daten und Inhalten über das Internet und

andere Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstel-

lung von Online-Foren, Chatrooms, Journalen, Blogs und

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Listenservern für die Übertragung von Nachrichten, Kom-

mentaren und Multimedia-Inhalten zwischen Benutzern;

Übertragung von elektronischen Medien, Multimediain-

halten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotografien,

Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioinhalten

und Informationen über das Internet und andere Compu-

ter- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-

Gemeinschaftsforen für Benutzer zum Bekanntmachen,

Suchen, Betrachten, gemeinsamen Nutzen, Kritisieren,

Bewerten und Kommentieren von Videos und anderen

Multimedia-Inhalten; Vertrieb digitaler Programme für Au-

dio- und Videosendungen über ein weltweites Computer-

netz; Bereitstellung eines Portals zur gemeinsamen Vide-

onutzung für Unterhaltungs- und Bildungzwecke;

Klasse 41: Ausbildung zur Bereitstellung von elektronischen Medien

oder Informationen über das Internet oder andere Kom-

munikationsnetze; Unterhaltung, nämlich Bereitstellung

von Multimedia-Inhalten oder Informationen über das In-

ternet und/oder andere Kommunikationsnetze; Unterhal-

tungsdienstleistungen; Erziehung und Unterricht; Unter-

haltung und Bildung mit elektronischen Medien, Multime-

diainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotogra-

fien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioin-

halten und Bereitstellung von diesbezüglichen Informatio-

nen über Computer- und Kommunikationsnetze; Unter-

haltungs- und Erziehungsdienste; Veröffentlichung von di-

gitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; digitale

Online-Verlagsdienstleistungen;

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Klasse 42: Dienstleistungen eines Anwendungsdiensteanbieters; Be-

reitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Soft-

ware; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladba-

rer Software zur Ermöglichung des Hochladens, Herun-

terladens, der Erfassung, Bekanntgabe, Darbietung, Be-

arbeitung, des Abspielens, Streaming, Betrachtens, Be-

trachtens der Vorschau, der Anzeige, Markierung, des

Blogging, der gemeinsamen Nutzung, Bearbeitung, Ver-

breitung, Veröffentlichung, Wiedergabe oder anderweiti-

gen Bereitstellung von elektronischen Medien, Multime-

diainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotogra-

fien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioin-

halten und Informationen über das Internet oder andere

Kommunikationsnetze; Bereitstellung des Zugangs zu

nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung des

Austausches von Multimediainhalten und Kommentaren

zwischen Benutzern; Bereitstellung des Zugangs zu nicht

herunterladbarer Software zur Ermöglichung der Verfol-

gung von Multimediainhalten durch Inhalteanbieter;

Hosting von Multimediainhalten für Dritte; Hosting von

Multimediaunterhaltung und Bildungsinhalten für Dritte.

Die Widersprechende macht geltend, dass die angegriffene Marke in unzulässiger

Weise die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Wider-

spruchsmarken ausnutze, so dass der Löschungsgrund des § 9 Abs. 1 Nr. 3

MarkenG greife. Zum Nachweis der Bekanntheit der älteren Marken hat die Wi-

dersprechende umfangreiche Unterlagen, u. a. eine eidesstattliche Versicherung

eingereicht. Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch ferner auch auf den

Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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Mit Beschluss vom 8. Januar 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Marken bestehe keine Ver-

wechslungsgefahr. Zwar könnten sich die Marken teilweise, z. B. die Wider-

spruchsmarke UM 005 227 251 hinsichtlich der Klasse 35, auf identischen

Dienstleistungen begegnen, zumindest lägen sie aber in einem engen Ähnlich-

keitsbereich. Die in Frage stehenden Dienstleistungen richteten sich auch an

breite Verkehrskreise; da es sich aber teilweise um besondere Dienstleistungen,

die einen speziellen Zweck erfüllen sollen, handle, würden sie mit einer gewissen

Sorgfalt oder nach Beratung bzw. Information in Anspruch genommen. Zugunsten

der Widersprechenden könne bezüglich der Dienstleistungen der Klassen 38, 42

und 45 von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden; diese

seien allerdings nicht im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthalten. Bei An-

wendung einer gewissen Sorgfalt bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen,

die sich verwechslungsmindernd auswirke, seien diesbezüglich an den einzuhal-

tenden Abstand keine allzu strengen Maßstäbe zu stellen. Dieser zum Ausschluss

einer Verwechslungsgefahr erforderliche Abstand werde von der angegriffenen

Marke eingehalten.

Der Verkehr messe bei Wort-/Bildmarken in der Regel dem Wort als einfachster

und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu, so dass die ange-

griffene Marke mit „YouPot“ und die Widerspruchsmarken mit „YouTube“ benannt

würden. Die Unterschiede in dem zweiten Wort führten zu einer unterschiedlichen

Vokalfolge und einem anderen Sprech- und Betonungsrhythmus. Es bestehe fer-

ner kein Anlass, einen dieser Begriffe der jeweiligen Marken wegzulassen oder zu

vernachlässigen, insbesondere sei nicht ersichtlich, warum die Marken auf den

Bestandteil „You“ reduziert werden sollten. Insgesamt seien die Unterschiede der

Klangbilder so deutlich, dass Verwechslungen in klanglicher Hinsicht ausge-

schlossen seien. Die unterschiedliche Bedeutung von „Pot“ für „Topf, Tiegel,

Kanne“ und „Tube“ für „Röhre, Tunnel, Fernsehen“ trage zusätzlich dazu bei, die

Marken besser auseinander halten zu können und Hör- und Merkfehler zu vermei-

den. Eine schriftbildliche Verwechslung könne aufgrund der typischen Umrisscha-

- 8 -

rakteristik der Bestandteile „Pot“ gegenüber „Tube“ ebenfalls ausgeschlossen

werden. Zudem würden bei Wahrnehmung der Marken diese insgesamt betrach-

tet, also mit ihren grafischen Bestandteilen. Bei der Widerspruchsmarke

UM 005 227 251 sei die Ausgestaltung zudem schwarz-weiß und nicht farbig.

Für andere Arten der Verwechslung sei nichts ersichtlich. Insbesondere gingen die

angesprochenen Verkehrskreise auch nicht davon aus, dass es sich bei der jünge-

ren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handle, weil die Mar-

ken – auch aufgrund der Grafik – unterschiedlich gebildet seien. Der gemeinsame

Bestandteil „You“ reiche zur Annahme einer Verwechlsungsgefahr nicht aus. Da

auch andere Firmen „You“ in ihren Marken verwendeten, weise dieser nicht zwin-

gend auf die Widersprechende hin. Ob der eher beschreibende Begriff „You“ für

„Dich/Sie“ überhaupt als Stammbestandteil geeignet sei, könne deshalb dahinge-

stellt bleiben. Auch seien die beiden in dem angegriffenen Zeichen enthaltenen

Bestandteile „You“ und „Pot“ in einer die selbstständig kennzeichnende Stellung

des Bestandteils „You“ entgegenwirkenden Art und Weise miteinander zu einer

gesamtbegrifflichen Aussage verbunden. Auch für einen Löschungsgrund unter

dem Aspekt des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3

MarkenG seien keine Anhaltspunkte gegeben. Zwar sei den Widerspruchsmarken

eine Bekanntheit zuzugestehen, jedoch werde das angegriffene Zeichen noch

nicht einmal als deren Abwandlung aufgefasst werden, weil Wortbildungen mit

„You“ nicht als Hinweis auf die Widersprechende zu sehen seien und zudem die

grafischen Gestaltungen hinlänglich unterschiedlich seien. Während der Bestand-

teil „Pot“ mit einem leuchtend roten Kreis unterlegt sei, sei dies bei den Bestand-

teilen „Tube“ der älteren Marken länglich und ein dunkleres Rot bzw. schattiertes

Grau. Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer im Inland bekannten Marke

könne darin nicht gesehen werden.

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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie bean-

tragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2018 aufzuheben und die

Eintragung der Marke 30 2015 215 821 zu löschen.

Sie vertritt die Ansicht, dass die angegriffene Marke die Unterscheidungskraft und

Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund

in unlauterer Weise im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausnutze. Bei den

Widerspruchsmarken handele es sich um weltweit und insbesondere in Deutsch-

land und der Europäischen Union bekannte Marken, die aufgrund ihrer umfassen-

den Benutzung und Bewerbung über eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft

und damit einen erheblich erweiterten Schutzumfang verfügten. Die Widerspre-

chende biete unter den Widerspruchsmarken das Online-Video-Portal YouTube

an, das weltweit mehr als 1 Milliarde aktive Nutzer habe. Zwischen den jeweiligen

Vergleichsmarken bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit. In jedem Falle ent-

spreche der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens demjenigen der Wider-

spruchsmarken. Die Unionsmarke 012 177 366 sei dadurch gekennzeichnet, dass

sie aus zwei separaten Wortelementen bestehe, wobei das erste Element, das

Wort „You“ in schwarzer Schrift vor weißem Hintergrund und der zweite Bestand-

teil, das Wort „Tube“ in weiß vor einem roten Hintergrund gestaltet sei. Genau

diese kennzeichnenden Elemente habe die jüngere Marke übernommen. Zu be-

rücksichtigen sei außerdem, dass der Schutz der bekannten Marke nicht voraus-

setze, dass der Grad der Markenähnlichkeit so hoch sei, dass auch eine Ver-

wechslungsgefahr bestehe. Es genüge vielmehr eine gedankliche Verknüpfung,

die hier im Hinblick auf die gleichen Strukturmerkmale der Vergleichsmarken statt-

finde. Hinzu komme, dass sich die Marken auf teilweise identischen Dienstleis-

tungsbereichen begegneten. Schließlich bestehe zwischen den Vergleichsmarken

angesichts der Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit sowie der erhöhten

- 10 -

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auch eine Verwechslungsgefahr

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Amts- wie auch im Beschwerdeverfahren

weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt. Auch zu dem Verfahrenshinweis

des Senats vom 29. März 2018 hat sie keine Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in

der Sache Erfolg.

A) Die Beschwerdeführerin kann ihr Löschungsbegehren mit Erfolg auf § 9 Abs. 1

Nr. 3 MarkenG stützen. Es ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin

bei Benutzung der angegriffenen Marke für die Event-Marketing-Dienstleistungen

die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken

in unzulässiger Weise ausnutzt, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben

und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren, §§ 9 Abs. 1 Nr. 3,

42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125 b MarkenG.

1. Die angegriffene Marke ist am 9. August 2015 angemeldet worden, so dass der

Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren

geltend gemacht werden kann (§ 158 Abs. 2 MarkenG).

2. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1,

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG – (auch) im Bereich unähnlicher Waren und Dienst-

leistungen – zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekann-

ten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die Unter-

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scheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtferti-

genden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Diese

Voraussetzungen sind bei im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu unter-

stellender markenmäßiger Benutzung der jüngeren Marke für die Dienstleistun-

gen „Event-Marketing“ - entgegen den Ausführungen der Markenstelle, die in

Teilen ohnehin kaum nachvollziehbar sind - gegeben.

a) Bei den Widerspruchsmarken handelt es sich um in der Union bekannte

Marken im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG.

Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige

Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches

von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist,

ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind.

Insgesamt muss erkennbar sein, dass die Marke durch erfolgreiche wirtschaftli-

che Anstrengungen des Markeninhabers einen wirtschaftlichen Wert erlangt

hat, der – auch branchenübergreifend – einer unlauteren Ausbeutung oder Be-

einträchtigung durch Dritte zugänglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

sich die Bekanntheit nicht auf das Zeichen als solches beschränken darf, son-

dern die Bekanntheit der Marke, also als Herkunftszeichen für die betreffenden

Waren und/oder Dienstleistungen notwendig ist (BGH GRUR 2004, 235, 23

– Davidoff II). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten

Umstände des Falles zu berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheits-

faktoren zählen dabei neben der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der

Marktanteil der Marke, die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geo-

grafische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der

Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, wie z. B.

Werbeaufwendungen (vgl. EuG

BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II; GRUR 2015, 1214 Rn. 20

– Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel). Tatsachen, aus

denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und

deshalb offenkundig im Sinne dessein. Dazu rechnet auch, dass

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die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt

erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl.

– TÜV II;– OTTO Cap).

Dass den Widerspruchsmarken nach diesen Kriterien eine entsprechende Be-

kanntheit in der Union zukommt, ist gerichtsbekannt, wird aber auch glaubhaft

gemacht durch die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen, u. a.

zahlreiche Presseartikel, eine statistische Übersicht über die Besucherzahlen

der TOP 20 Videoportale im März 2012 in Deutschland (danach ist YouTube mit

34 Millionen Besuchern [Unique Visits] das beliebteste Videoportal) sowie eine

eidesstattliche Versicherung der „Senior Trademark Counsel“ B… vom

13. Dezember 2016; die Bekanntheit bzw. die Tatsachen, aus denen sich die

Bekanntheit ergibt, sind von der Inhaberin der jüngeren Marke im Übrigen auch

nicht bestritten worden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin betreibt seit dem Jahr 2005 un-

ter den Widerspruchsmarken eine Online-Videoplattform, die das kostenlose

Einstellen, Suchen, Ansehen und Kommentieren von Videoclips aller Art er-

möglicht. Das Portal verfügt aktuell weltweit über 1 Milliarde aktive Nutzer, d. h.

solche, die die Plattform mindestens einmal im Monat besuchen. Jeden Tag

wird YouTube weltweit hunderte Millionen Stunden lang genutzt und finden Mil-

liarden sogenannte „Views“, d. h. einzelne Videoaufrufe, statt. Bei den Wider-

spruchsmarken, die von Haus aus mindestens durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft besitzen, handelt es sich im Hinblick auf die äußerst intensive und

lange Benutzung hierfür – mithin im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 45

bezüglich der Marke UM 012 177 366 und der konkret auf eine Videoplattform

bezogenen Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 bezüglich der Marke

UM 005 227 251 – offenkundig um überragend bekannte Marken im Sinne von

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Das Markenzeichen wird insoweit als Logo umfas-

send benutzt und ist auch vielfach in den Medien präsent; die Nutzung des von

der Widersprechenden farbig verwendeten Logos, das die Widerspruchsmarke

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UM 012 177 366 darstellt, kommt dabei auch der weniger präsenten schwarz-

weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke UM 005 227 251 zugute. Denn einer

schwarz-weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke kann grundsätzlich auch die

durch Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft

zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbge-

staltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. EuGH GRUR 2013, 922

Rn. 37-41 – Specsaver; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 34 – Malteserkreuz); eine

solche Fallgestaltung liegt hier vor, so dass auch der schwarz-weiß registrierten

Widerspruchsmarke eine Bekanntheit im Rechtssinne zukommt (vgl. auch

Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 171).

Aufgrund der langjährigen und intensiven Benutzung sind die älteren Marken ei-

nem bedeutenden Teil des Publikums bekannt, was sowohl für den Zeitpunkt

der Anmeldung der angegriffenen Marke im August 2015 als auch für den heu-

tigen Zeitpunkt offensichtlich ist; dem steht nicht entgegen, dass die Widerspre-

chende ihr Logo im August 2017 verändert hat, so tritt sie seither wie folgt auf:

. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarken dürfte sich

dadurch - allerdings nur geringfügig - verringert haben.

b) Die Klägerin kann sich auf den Bekanntheitsschutz in entsprechender

Anwendung vauch im Bereich identischer oder

ähnlicher Waren und Dienstleistungen berufen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 37

– WUNDERBAUM II; a. a. O. Rn. 24 – Goldbären; a. a. O. Rn. 14 – Springen-

der Pudel).

c) Die Vergleichsmarken sind in für die Anwendung v

hinreichender Weise ähnlich. Diese Markenähnlichkeit ist im

Ausgangspunkt nach den auch fürgeltenden

Grundsätzen zu beurteilen, mithin kann sie sich gleichermaßen aus Überein-

stimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der Bedeutung ergeben (vgl. BGH

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a. a. O. Rn. 34 – Goldbären; a. a. O. Rn. 23 – Springender Pudel), wobei es

auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehen-

den Marken ankommt. Besteht keine Markenähnlichkeit, scheidet der Bekannt-

heitsschutz aus (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 68 – CK Calvin Klein;

Nicht Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz ist, dass eine Verwechslungs-

gefahr oder eine Herkunftstäuschung besteht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56

Rn. 58 – Intel/CPM; BGH a. a. O. Rn. 29 und 36 – Springender Pudel). Es ge-

nügt vielmehr, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke

und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das

Zeichen und die Markemiteinander

– Intel/CPMund 31 – Adidas/Fitnessworld;

– adidas/Marca; BGH a. a. O. Rn. 33 – Springender

Pudel).

Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet,

ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu

beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehen-

den Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich

des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre

originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne

dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen

f. – Intel/CPM). Eine solche gedankliche Verknüpfung ist aus

Sicht des Senats hier zweifellos zu bejahen, die angegriffene Marke stellt nicht

lediglich allgemeine Assoziationen zu den bekannten Widerspruchsmarken her.

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Ein Vergleich der Zeichen

und

bzw.

zeigt sehr deutlich, dass die Charakteristik, nämlich der Aufbau der älteren

Marken in Schriftart und Anordnung in die angegriffene Marke übernommen

wurde; das Wort „You“ ist in Schriftbild und Anordnung (nahezu) identisch, le-

diglich das Rechteck mit den abgerundeten Ecken ist durch einen Kreis, und

das darin befindliche Wort „Tube“ ist durch das Wort „Pot“ ersetzt. Das ange-

griffene Zeichen erreicht gerade durch die Annäherungen an die Wider-

spruchsmarken bzw. Übereinstimmungen in der Markenstruktur die Aufmerk-

samkeit des angesprochenen Verkehrs, der Senat geht davon aus, dass dies

von der Inhaberin der angegriffenen Marke bei ihrer Markengestaltung auch

bewusst so angestrebt bzw. bezweckt wurde. Hinzu kommt, dass die angegrif-

fene Marke in dem verwendeten Kreis die rote Farbgebung der Widerspruchs-

marke UM 012 177 366 übernimmt. All dies ruft beim hier angesprochenen Ver-

kehr sofort und unmittelbar die Widerspruchsmarken in Erinnerung, der Ver-

braucher wird die jüngere Marke gedanklich mit den Widerspruchsmarken ver-

knüpfen.

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d) Die Verwendung einer dermaßen ähnlichen jüngeren Marke würde die

Wertschätzung und Unterscheidungskraft der bekannten Widerspruchsmarke

ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen. Von der Ausnut-

zung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn

ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähn-

lich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,

um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzi-

elle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf an-

dere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines

der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl.

Rn. 49 – L'Oréal/Bellure;– VOLKS-

WAGEN/Volks.Inspektion; – OTTO Cap). Diese

Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, die Beschwerdegegnerin und

Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich mit ihrem Zeichen zweifellos in den

Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke der Widersprechenden und Be-

schwerdeführerin begeben.

Einen rechtfertigenden Grund dafür hat sie weder im Amtsverfahren noch im

Beschwerdeverfahren vorgetragen, noch ist ein solcher ansonsten ersichtlich.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der Beschluss der Markenstelle

daher aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B) Bei dieser Sach- und Rechtslage kann die Frage, ob darüber hinaus auch eine

Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG besteht, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

C) Für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen

gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-

haft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes

kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-

lehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-

ten über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-

desgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelas-

sene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth