Urteil des BPatG vom 06.08.2018

Urteil vom 06.08.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:060818B28Wpat15.17.0

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/17

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

6. August 2018

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Marke 30 2013 062 400

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

Grund mündlicher Verhandlung vom 14. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Meiser be-

schlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Be-

schluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 7. Oktober 2016 aufgehoben, soweit der

Widerspruch aus der Marke 306 58 255 zurückgewiesen wor-

den ist.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 306 58 255 wird

die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 062 400 für

folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

Klasse 29:

Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der

Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Puten-

fleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der

vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von

Gästen in Imbiss-Stuben.

- 3 -

3. Im Übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zu-

rückgewiesen.

4. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dem Wi-

dersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die am 7. Dezember 2013 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke

ist am 13. Februar 2014 unter der Nr. 30 2013 062 400 in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintra-

gung umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29:

Fleisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Fleischpasteten; konser-

viertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Obstkon-

serven; Wurst; Wurstwaren; Fleischwaren; Fleischzubereitungen,

nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus

Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lamm-

- 4 -

fleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Ge-

würzen;

Klasse 30:

Feine Backwaren; Teigwaren; Brot; Brötchen; belegte Brote; Hefe;

Backpulver; Salz; Senf; Essig; Saucen; Würzmittel; Gewürze;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Cafés; Verpflegung von Gästen in Ca-

feterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von

Gästen in Imbiss-Stuben; Verpflegung von Gästen in Selbstbedie-

nungsrestaurants.

Gegen diese Eintragung, die am 21. März 2014 veröffentlicht worden ist, wurde

aus der am 19. September 2006 angemeldeten und am 16. Mai 2007 eingetrage-

nen farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 306 58 255

Widerspruch erhoben. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen ein-

getragen:

Klasse 29:

Fleisch, Geflügel, Wild, Fleischextrakte, Fleischpasteten, konser-

viertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Obstkon-

serven, Wurst, Wurstwaren, Fleischwaren; Fleischzubereitungen,

nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend

- 5 -

entweder aus Kalb-, Rind-, Puten-, Hähnchen- und Lammfleisch

oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten, mit Gewürzen;

Klasse 30:

feine Backwaren, Teigwaren, Brot, Brötchen, belegte Brote, Hefe,

Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen, Würzmittel, Gewürze;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in Ca-

feterias, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von

Gästen in Selbstbedienungsrestaurants.

In dem Feld „Der Widerspruch wird auf …“ des Widerspruchsformblatts ist das

Kästchen „folgende Waren / Dienstleistungen des Widerspruchskennzeichens ge-

stützt:“ angekreuzt, hinter dem folgende Waren und Dienstleistungen genannt

sind:

„

“.

Des Weiteren ist in dem Feld „Der Widerspruch richtet sich gegen …“ das Käst-

chen „folgende Waren / Dienstleistungen der angegriffenen Marke:“ angekreuzt,

dem nachgenannter handschriftlicher Eintrag folgt:

„

- 6 -

“.

Mit Schriftsatz vom 4. Februar 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 9, hat den Wider-

spruch durch Beschluss vom 7. Oktober 2016 zurückgewiesen. Dabei ging es da-

von aus, dass der Inhaber der älteren Marke den Widerspruch im eigenen Namen

erhoben hat. Dieser sei unbegründet. Der Widersprechende habe auf die zuläs-

sige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke keine Unter-

lagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Er

könne im Streitverfahren daher keine Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend

machen. In dem Beschluss wird ferner die Kostentragung durch den Widerspre-

chenden angeordnet und der Gegenstandswert des Verfahrens auf … EUR

festgesetzt.

In seiner hiergegen gerichteten Beschwerde führt der Widersprechende aus, dass

es der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bedurft

habe, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Benutzung anerkannt habe.

Im Beschwerdeverfahren hat er ferner mit Schriftsätzen vom 12. Dezember 2016

und vom 7. März 2018 Glaubhaftmachungsunterlagen zur Benutzung der Wider-

spruchsmarke vorgelegt. Hieraus gehe eine Benutzung der Widerspruchsmarke

für Dönerfleisch und Verpflegungsdienstleistungen hervor. Infolgedessen sei von

identischen und sehr ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen auszugehen. Die

Widerspruchsmarke sei dem Fachverkehr jedenfalls für Dönerspieße bekannt.

Zwischen den Streitzeichen bestehe eine ausgeprägte Ähnlichkeit. Das Vorliegen

einer Verwechslungsgefahr sei daher nicht zu verneinen.

- 7 -

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-

stelle für Klasse 29, vom 7. Oktober 2016 aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Widersprechenden

die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält den Widerspruch für unbegründet. Sie

habe die Einrede der Nichtbenutzung nicht zurückgenommen noch Benutzungs-

tatsachen anerkannt. Die mit Schriftsatz des Widersprechenden vom 7. März 2018

behaupteten Benutzungstatsachen seien als verspätet zurückzuweisen. Eine

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, insbesondere durch ihren

Inhaber, sei auch nicht glaubhaft gemacht worden. Zwischen den Streitzeichen

bestehe zudem keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke stimme we-

der in graphischer noch in farblicher Hinsicht mit der Widerspruchsmarke überein.

Im Übrigen sei das Löschungsbegehren des Widersprechenden dem Einwand des

Rechtsmissbrauchs ausgesetzt. Er habe mit dem Geschäftsführer der Inhaberin

der angegriffenen Marke im Jahr 1995 die Firma „Kap-Lan Fleischgroßhandel

GmbH“, Hamburg, gegründet und sei 1999 ausgeschieden. Der Widersprechende

habe von Mai 2007 bis Dezember 2013 die Benutzung der älteren Marke durch

die Beschwerdegegnerin geduldet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle, das Protokoll der mündlichen Verhandlung sowie den weiteren Aktenin-

halt Bezug genommen.

- 8 -

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Hauptsache begründet. Zwischen den Streit-

marken besteht im Umfang des Widerspruchs Verwechslungsgefahr nach § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist daher teilweise

gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen.

Der Widerspruch ist zulässig.

Die Widerspruchsbefugnis gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG liegt vor, da der

Widerspruch von dem Inhaber der Widerspruchsmarke 306 58 255 im eigenen

Namen erhoben wurde.

Zwar war das Erklärungsverhalten des eingetragenen Inhabers der Wider-

spruchsmarke, Remzi Kaplan, bei der Erhebung des Widerspruchs mehrdeutig.

Das mit dem Widerspruchsformblatt übersandte Anschreiben vom 9. Mai 2014

trägt den Briefkopf der „K… GmbH“ und ist ausweislich des

am Ende angebrachten Stempels in ihrem Namen unterschrieben worden. Zudem

ist am Ende des Widerspruchsformblatts eine nicht identifizierbare Unterschrift auf

einem Stempel angebracht, der u. a. die Angaben „K…

GmbH“ enthält. Dies spricht zunächst dafür, dass der Widerspruch im Namen der

K… GmbH erhoben worden ist, deren Geschäftsführer Herr

Remzi Kaplan ist. Aus den Angaben in dem Feld „Widersprechender“ des Wider-

spruchsformblatts, in dem ausdrücklich „“ genannt und die „

“ lediglich hinter „Zustellanschrift“ erwähnt sind, ergibt sich jedoch, dass der

Widerspruch Herrn K1… selbst zuzurechnen ist. Das An-

bringen des Firmenstempels der K… GmbH unter dem An-

schreiben mit dem entsprechenden Briefkopf und unter dem Widerspruchsform-

blatt ist vor diesem Hintergrund dahingehend auszulegen, dass der Inhaber der

Widerspruchsmarke versehentlich in seiner Funktion als Geschäftsführer der K…

GmbH unterschrieben hat. Hierbei ist zu berücksichtigen,

- 9 -

dass Prozesserklärungen so auszulegen sind, dass im Zweifel das gewollt ist, was

nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstande-

nen Interessenlage des Erklärenden entspricht (vgl. zum Patentrecht BGH

GRUR 2017, 1286, Rdnr. 29 - Mehrschichtlager).

Der Widerspruch enthält zudem die erforderlichen Angaben gemäß § 30

Abs. 1 MarkenV.

In dem Widerspruchsformblatt ist zwar in dem Feld „Der im Register eingetragene

Inhaber der Widerspruchsmarke bzw. der Inhaber des sonstigen Widerspruchs-

kennzeichens“ vermerkt „Name, Vorname oder Firma …

…“. Diese Angaben beruhen auf einer

Verwechslung, da sie tatsächlich den Inhaber der angegriffenen Marke betreffen.

Das Vertauschen der Stellung der Beteiligten wird auch daran deutlich, dass in

dem Feld „Inhaber der angegriffenen Marke, gegen deren Eintragung bzw. Schut-

zerstreckung sich der Widerspruch richtet“ unter „Name, Vorname oder Firma …“

die Bezeichnung „“, also tatsächlich der Name des Inhabers der Wi-

derspruchsmarke, zu finden ist. Dieses Versehen berührt jedoch die Zulässigkeit

des Widerspruchs nicht, da die sonstigen Angaben in dem Widerspruchsformblatt

ohne weiteres die Identifizierung der angegriffenen Marke, des Widerspruchs-

kennzeichens und des Widersprechenden erlauben. Insofern ist den zwingenden

Anforderungen des § 30 Abs. 1 MarkenV entsprochen worden.

Das Rechtsschutzbedürfnis des Widersprechenden liegt vor.

(1) Der gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 10 MarkenV beschränkt erhobene Widerspruch

richtet sich nach seinem objektiven Gehalt gegen folgende Waren und Dienstleis-

tungen der angegriffenen Marke:

- 10 -

Klasse 29:

Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der

Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch,

Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder Mischung der vorgenannten

Fleischsorten mit Gewürzen;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen

in Imbiss-Stuben.

(a) Die Erklärung des Widersprechenden „Klasse 29 nämlich Fleischzubereitun-

gen Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rind-

fleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorge-

nannten Fleischsorten mit Gewürzen“ in dem Feld „Der Widerspruch richtet sich

gegen …“ des Widerspruchsformblatts betrifft die oben genannten Waren der

Klasse 29 der angegriffenen Marke. Hierbei ist erkennbar, dass das Wort „näm-

lich“ zum einen vertauscht wurde und statt hinter nunmehr vor dem Begriff

„Fleischzubereitungen“ erscheint. Durch die Voranstellung macht es jedoch zum

anderen deutlich, dass sich der Widerspruch nur gegen bestimmte Waren, näm-

lich Fleischzubereitungen der Klasse 29 richtet. Die einleitende Bezugnahme auf

„Klasse 29“ dient demgegenüber nach dem Zusammenhang der Erklärung ledig-

lich der klassenmäßigen Bestimmung der nachfolgend genannten Waren. Sie be-

sagt dagegen nicht, dass sämtliche in Klasse 29 eingetragenen Waren vom Wi-

derspruch angegriffen werden. Andernfalls wäre die gesonderte Nennung einzel-

ner Waren nicht verständlich.

Der Widerspruch kann außerdem nicht erweiternd dahingehend ausgelegt wer-

den, dass er sich gegen weitere eingetragene Waren der Klasse 29, insbesondere

„Fleisch“ oder „Fleischwaren“, richtet. Für eine derartige Betrachtung spricht zwar

die Interessenlage des Widersprechenden. Denn ein auf die Waren „Fleischzube-

reitungen, nämlich Döner oder Drehspieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalb-

- 11 -

fleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mi-

schung der vorgenannten Fleischsorten mit Gewürzen“ beschränkter Widerspruch

lässt die Oberbegriffe „Fleisch“ und „Fleischzubereitungen“ im Verzeichnis der

jüngeren Marke unberührt, unter welche die eben genannten Waren fallen. Dem-

zufolge würden im Verzeichnis der jüngeren Marke auch im Falle des Erfolges des

Widerspruchs Waren verbleiben, deren Löschung mit dem Widerspruch ange-

strebt worden ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass sich der

Widerspruch gegen alle mit Fleischzubereitungen im Zusammenhang stehende

Waren der jüngeren Marke richten soll. Der Widersprechende hat im Wider-

spruchsformblatt durch Ankreuzen des Feldes „Der Widerspruch richtet sich ge-

gen folgende Waren / Dienstleistungen der angegriffenen Marke:“ mit nachfolgend

genau benannten Waren deutlich gemacht, dass er lediglich einzelne im Ver-

zeichnis der jüngeren Marke enthaltene Waren der Klasse 29 angreift. Hieraus

kann nur gefolgert werden, dass die sonstigen registrierten Waren der Klasse 29

nach dem Willen des Widersprechenden nicht Gegenstand des Widerspruchs sein

sollen. Die Befugnis des Widersprechenden, den Umfang seines Angriffs festzule-

gen, korrespondiert mit seiner Verantwortung, sich innerhalb der Widerspruchsfrist

klar und abschließend zu erklären. Vorliegend sind keinerlei Anzeichen erkennbar,

die auf eine Falschbezeichnung oder versehentliche Nichtnennung von Warenan-

gaben schließen lassen, die mit dem Widerspruch innerhalb der Drei-Monats-Frist

gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG angegriffen werden sollten. Das Risiko einer nicht

konsistenten oder sonst irrtumsbehafteten Willensbildung trägt grundsätzlich der

Widersprechende.

(b) Die Angabe „Klasse 43 Verpflegung von Gästen in Imbiss u. Restaurants“ ist

wiederum dahingehend auszulegen, dass sich der Widerspruch nicht gegen alle

eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 43, sondern lediglich gegen „Verpfle-

gung von Gästen in Restaurants“ und „Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben“

richtet. Die übrigen Dienstleistungen der Klasse 43 sind nach der eindeutigen

Fassung der Erklärung dagegen nicht Gegenstand des Widerspruchs. Sie sind in

der Widerspruchserklärung, die korrekt an die Formulierungen der eingetragenen

- 12 -

Dienstleistungen anknüpft (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 10 MarkenV), nicht angesprochen.

Daher kann der ausdrücklich gegen die „Verpflegung von Gästen in Restaurants“

gerichtete Widerspruch nicht im Wege der Auslegung als Angriff auch gegen die

engere Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“

angesehen werden. Es handelt sich bei Selbstbedienungsrestaurants um eine be-

sondere Restaurantkategorie. Insofern könnte die Verwendung der jüngeren Mar-

ke in diesem Bereich den Widersprechenden nicht stören. Dies wäre bei-

spielsweise dann der Fall, wenn er trotz der für ihn selbst geschützten Dienstleis-

tung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ in diesem Bereich

nicht, nicht mehr oder nur eingeschränkt tätig wäre. Die Beweggründe des Wider-

sprechenden für die Einlegung seines Widerspruchs und die Bestimmung seines

Umfangs entziehen sich jedoch der Beurteilung durch den Senat, so dass vorlie-

gend auf die ausdrückliche und eindeutige Erklärung im Widerspruchsformblatt

abzustellen ist.

(2) Der Teilangriff des Widersprechenden gegen die Eintragung der jüngeren

Marke für Waren der Klasse 29, die unter nicht angegriffene Oberbegriffe fallen

(„Fleisch“ und „Fleischwaren“), und für Dienstleistungen der Klasse 43, die nicht

angegriffene Tätigkeiten umfassen („Verpflegung von Gästen in Selbstbedie-

nungsrestaurants“), lässt das Rechtschutzbedürfnis des Widersprechenden nicht

entfallen. Der Widerspruch wird dem Widersprechenden im Ergebnis zwar keinen

substantiellen Vorteil verschaffen können, zumal die Inhaberin der angegriffenen

Marke die streitgegenständlichen Waren im Wege eines Teilverzichts auf die Mar-

ke oder einer Konkretisierung der Oberbegriffe „Fleisch“ und „Fleischwaren“ nach-

träglich wieder in das eingetragene Verzeichnis aufnehmen könnte (vgl. Ströbele/

Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 48, Rdnr. 5). Es obliegt jedoch allein

dem Widersprechenden die Entscheidung, ob und in welchem Umfang er gegen

die Eintragung einer jüngeren Marke vorgehen will. Der Senat kann nicht - wie

oben bereits ausgeführt - eigene Zweckmäßigkeitsüberlegungen anstellen. Dies

gilt insbesondere auch deshalb, weil ihm gegebenenfalls nicht alle Umstände be-

kannt sind, die für eine Beschränkung des Widerspruchs in einem bestimmten

- 13 -

Umfang sprechen. So kann beispielsweise zwischen den Beteiligten bereits eine -

nicht mitgeteilte - Absprache bestehen, dass auf bestimmte Waren oder Dienst-

leistungen der jüngeren Marke verzichtet wird. Ebenso ist es denkbar, dass dies

geschieht, wenn die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für Spezialwa-

ren bzw. -dienstleistungen oder Oberbegriffe nach Durchführung eines Wider-

spruchsverfahrens angeordnet wird. Dementsprechend bedarf es eines auf die

jeweiligen Besonderheiten des Falles abgestimmten Widerspruchs, die vom Wi-

dersprechenden mangels gesetzlicher Verpflichtung nicht kundgetan werden müs-

sen. Zusammenfassend reicht vorliegend das Interesse des Widersprechenden an

der konkret beantragten beschränkten Löschung der Eintragung der jüngeren

Marke aus, um sein Rechtsschutzbedürfnis bejahen zu können.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im streitgegenständlichen Umfang

Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäßist nach

ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-

stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren

der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke

zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder

durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (vgl Rdnr. 44 - Calvin

Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker;

- DESPERADOS/DESPERADO).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffe-

nen Marke, soweit sie für „Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Drehspieß,

in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Hähn-

chenfleisch, Lammfleisch oder Mischung der vorgenannten Fleischsorten mit Ge-

- 14 -

würzen (Klasse 29)“ und „Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung

von Gästen in Imbiss-Stuben (Klasse 43)“ eingetragen ist, und der Widerspruchs-

marke, soweit sie für die unter „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsres-

taurants“ fallende Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbst-

bedienungsrestaurants“ benutzt worden ist, gegeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die (unbeschränkte) Einrede der

Nichtbenutzung erhoben. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sie, wie der Wider-

sprechende meint, gegebenenfalls bestimmte Benutzungstatsachen eingeräumt

oder die Einrede sogar zurückgenommen hat. Denn der Widersprechende hat je-

denfalls eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienst-

leistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“

glaubhaft gemacht.

(1) Die Widerspruchsmarke, gegen deren Eintragung am 16. Mai 2007 kein Wi-

derspruch eingelegt wurde, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ange-

griffenen Marke am 21. März 2014 bereits länger als fünf Jahre eingetragen. Der

Inhaber der Widerspruchsmarke musste daher glaubhaft machen, dass seine

Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der

Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch rich-

tet, also zwischen März 2009 und März 2014, und darüber hinaus gemäß § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über

den Widerspruch, ausgehend vom Tag der mündlichen Verhandlung, also zwi-

schen März 2013 und März 2018 rechtserhaltend benutzt worden ist.

(2) Der Inhaber der Widerspruchsmarke ist dieser Obliegenheit für die Dienst-

leistung „Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“

nachgekommen.

Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 geht hervor, dass

die K… GmbH in B… innerhalb des ersten Benutzungs-

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zeitraums jedenfalls sechs und innerhalb des zweiten Benutzungszeitraums je-

denfalls sieben „Imbisslokale“ betrieben hat (ab 2001 O… Straße, ab 2003 am

L…platz, ab 2005 S… Allee, ab 2006 Boddinstraße, ab 2010 A…-

Ring, ab 2012 P… Straße und ab 2014 H…straße). Ausweislich der Anlagen 7

und 9 (Seite 7) zur eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 und der

Anlagen WSt 1 bis 4 zum Schriftsatz des Widersprechenden vom 23. April 2015

handelt es sich hierbei um Verkaufsstätten, die schwerpunktmäßig Döner zuberei-

ten, der vom Kunden an einer Theke abgeholt wird. Sie weisen größtenteils Sitz-

gelegenheiten und Räume für ihre Gäste auf (vgl. u. a. Anlage 10, vorletzte Seite:

„Restaurant

Fast Food“). Demzufolge sind sie in der Regel als Selbstbedienungs-

restaurants anzusehen (vgl. zum Begriff „Restaurant“: Wikipedia, Suchbegriff

„Restaurant“).

(3) Die Widerspruchsmarke wurde in Verbindung mit der „Verpflegung von Gästen

in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ markenmäßig benutzt.

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung in Verbindung mit Dienst-

leistungen richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich An-

gebrachten (vgl.- AKZENTA;

- BIG BERTHA). An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das

eingetragene Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht

zugleich zumindest auch als Marke für die registrierten Dienstleistungen benutzt

worden ist-

Otto- VOODOO). Die ist vorliegend nicht der Fall.

Aus der Anlage 9, Seite 7, und aus der Anlage 10, vorletzte Seite, zur eidesstattli-

chen Versicherung vom 11. November 2016 geht hervor, dass die Verkaufslokale

im Bereich der Theke oder an der Außenfassade großflächig mit der Wider-

spruchsmarke versehen sind. Ferner ist sie deutlich sichtbar auf der Arbeitsklei-

dung der Mitarbeiter der Lokale angebracht (vgl. Anlage 9, Seite 7, zur eidesstatt-

lichen Versicherung vom 11. November 2016). Damit ist ein enger räumlich-funkti-

- 16 -

oneller Bezug zu Verpflegungsdienstleistungen in einem Dönerimbiss-Selbstbe-

dienungsrestaurant gegeben. Die eben angesprochenen Arten der Verwendung

sind zwar nicht für alle oben genannten Lokale belegt. Den zur eidesstattlichen

Versicherung vom 11. November 2016 vorgelegten Unterlagen in ihrer Gesamtheit

ist aber zu entnehmen, dass die Betreiberin - entsprechend den üblichen Gepflo-

genheiten - einen einheitlichen äußeren Auftritt an allen Standorten der Lokalkette

anstrebt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Publikum an standardisierte,

auch äußerlich homogen präsentierte Verpflegungsangebote gewöhnt ist, für die

im Interesse einer verbesserten Wiedererkennung regelmäßig Marken verwendet

werden.

(4) Aus den oben genannten Unterlagen geht des Weiteren hervor, dass die Wi-

derspruchsmarke in ausreichendem Umfang für die Dienstleistung „Verpflegung

von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ in den maßgeblichen

Benutzungszeiträumen benutzt wurde. So sind in der als Anlage zur eidesstattli-

chen Versicherung vom 11. November 2016 beigefügten Erklärung des Steuerbe-

raters vom 16. November 2016 die mehrere Millionen Euro betragenden Umsätze

der K… GmbH in den Jahren 2009 bis 2016 ausgewiesen.

Auch wenn nicht angegeben ist, mit welchen Waren oder Dienstleistungen diese

Umsätze erzielt wurden, so ist in Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung

vom 11. November 2016 und ihren besonders Selbstbedienungsrestaurants be-

treffenden Anlagen davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der Umsätze

auf der Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants be-

ruht. Hierfür spricht auch, dass der Widersprechende als „Dönerkönig“ oder „Im-

bissmillionär“ bezeichnet wird (vgl. „Der Dönerkönig aus Berlin“ in „Die-

Presse.com“ vom 14. März 2015 als Anlage zum Schriftsatz des Widersprechen-

den vom 23. April 2015). Zudem hat die K… GmbH im

Jahr 2015 Catering-Leistungen im Rahmen des Bürgerfestes im Schloss B…

erbracht (vgl. Anlage 10, Seiten 2 ff:, zur eidesstattlichen Versicherung vom

11. November 2016).

- 17 -

(5) Einer ernsthaften Benutzung steht auch nicht entgegen, dass die Imbisslo-

kale ausschließlich in Berlin betrieben worden sind. Auch ein örtlich begrenzter

Gebrauch kann genügen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage,

§ 26, Rdnr. 243). Der Aktionsradius von mittelständischen Restaurantbetrieben ist

regelmäßig auf bestimmte Gebiete beschränkt. Eine ungewöhnliche kleine oder

willkürlich beschränkte Verwendung ist daher vorliegend nicht festzustellen.

(6) Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom

11. November 2016 wurden die genannten Verpflegungsdienstleistungen durch

die K2… GmbH erbracht. Dem Erfordernis einer (vorheri-

gen) Zustimmung des Widersprechenden zur Benutzung seiner Marke durch ei-

nen Dritten gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG wird hierbei entsprochen. Der Inhaber

der Widerspruchsmarke, Remzi Kaplan, ist auch Gründer und Geschäftsführer der

K… GmbH, die die Widerspruchsmarke in den maßgebli-

chen Zeiträumen benutzt hat. Durch die Kapitalgesellschaft tritt der Widerspre-

chende im Geschäftsleben nach außen in Erscheinung. Unter Berücksichtigung

dieser rechtlichen und wirtschaftlichen Verbindung liegt es auf der Hand, dass er

der Benutzung der Marke durch die Gesellschaft jedenfalls konkludent zugestimmt

hat. Dies wird ferner dadurch bestätigt, dass der Widersprechende sich in seiner

eidesstattlichen Versicherung vom 11. November 2016 ausdrücklich auf die Ver-

wendung seiner Marke durch die Gesellschaft beruft und die entsprechende Be-

nutzung auch belegt (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26,

Rdnr. 148).

(7) Die Dienstleistung

„Verpflegung von Gästen in Dönerimbiss-

Selbstbedienungsrestaurants“, für die die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt

worden ist, ist unter den Begriff „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungs-

restaurants“ in Klasse 43 der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Auf ihn hat der

Widersprechende zwar nicht ausdrücklich seinen Widerspruch gestützt. Allerdings

ist seine Erklärung „Der Widerspruch wird auf folgende Waren / Dienstleistungen

des Widerspruchskennzeichens gestützt: … “ so auszule-

- 18 -

gen, dass damit alle Betriebsarten der Gastronomie gemeint sind, die auf den

Verkauf von kleinen Mahlzeiten ausgerichtet sind (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „Im-

biss“). Gerade in Selbstbedienungsrestaurants werden solche kleinen Speisen

angeboten, so dass die Erklärung des Widersprechenden zumindest die in Klas-

se 43 der Widerspruchsmarke enthaltene Dienstleistung „Verpflegung von Gästen

in Selbstbedienungsrestaurants“ umfasst.

(8) Auf die weiteren Benutzungsunterlagen, die der Widersprechende mit Schrift-

satz vom 7. März 2018 sowie in der mündlichen Verhandlung am 14. März 2018

vorgelegt hat, und auf den dazu Stellung nehmenden Schriftsatz der Inhaberin der

angegriffenen Marke vom 6. April 2018, den der Senat dennoch in seine Überle-

gungen einbezogen hat, kommt es daher nicht mehr an.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen be-

steht Identität oder Ähnlichkeit.

Hierbei ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke

von der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“

auszugehen. Zwar wurde die Benutzung für die Dienstleistung „Verpflegung von

Gästen in Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ glaubhaft gemacht. Aller-

dings kann nach der im Rahmen der Integrationsfrage entwickelten erweiterten

Minimallösung für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ein

weiterer, jedoch nicht zu breiter die spezielle benutzte Dienstleistung umfassender

Dienstleistungsoberbegriff zugrunde gelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O., § 26, Rdnr. 277). Maßgeblich kommt es hierbei darauf an, dass die

Dienstleistung, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht

worden ist, und der im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Oberbegriff

dem gleichen Bereich zuzurechnen sind (vgl. BGH GRUR 1990, 39 - Taurus).

Dies ist vorliegend der Fall, da die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen in

Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ und „Verpflegung von Gästen in

Selbstbedienungsrestaurants“ sich nur durch den Umfang des Angebots an Spei-

- 19 -

sen unterscheiden, ansonsten jedoch von ihrer Art und Ausrichtung übereinstim-

men.

Die angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke „Verpflegung von Gästen

in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Imbiss-Stuben“ und die Dienstleistung

„Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ sind identisch. Zumin-

dest liegt hochgradige Ähnlichkeit vor, da auf Grund der nebeneinander stehenden

und sich überschneidenden Verpflegungsangebote von Selbstbedienungsrestau-

rants einerseits und Restaurants bzw. Imbissstuben andererseits enge Berüh-

rungspunkte bestehen.

Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den streitrelevanten

Waren der angegriffenen Marke „Fleischzubereitungen, nämlich Döner oder Dreh-

spieß, in der Hauptsache bestehend aus Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch,

Hähnchenfleisch, Lammfleisch oder als Mischung der vorgenannten Fleischsorten

mit Gewürzen“ und der Tätigkeit „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungs-

restaurants“ der Widerspruchsmarke. Insbesondere im hier bedeutsamen Bereich

„Dönerimbiss-Selbstbedienungsrestaurants“ liegt die Annahme desselben betrieb-

lichen Ursprungs - auch von ganzen Drehspießen - jedenfalls deswegen nahe,

weil Hersteller von Dönerfleischwaren regelmäßig hierauf bezogene Verpfle-

gungsleistungen anbieten (vgl. auch BPatGE 28, 169, 173). Dies spiegelt auch die

Geschäftstätigkeit der beiden Beteiligten, die im Zuschnitt der beiderseitigen Ver-

zeichnisse der Waren und Dienstleistungen zum Ausdruck kommt, wider.

Auf die Waren der Klasse 29 der älteren Marke, auf die der Widerspruch ergän-

zend gestützt wurde, kommt es im Ergebnis nicht mehr an, da bereits die Dienst-

leistung „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ der Wider-

spruchsmarke und die angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren

Marke identisch bzw. ähnlich sind. Ausführungen zu den Waren der Klasse 29 er-

übrigen sich daher.

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Für die Widerspruchsmarke ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft

und damit ein normaler Schutzumfang zugrunde zu legen. Tatsachen, die für eine

erhöhte Bekanntheit der älteren Marke für die in Rede stehende Dienstleistung

„Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants“ und damit für eine ge-

steigerte Kennzeichnungskraft im Bundesgebiet sprechen würden, sind nicht vor-

getragen oder gerichtsbekannt.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken ist im Klang,

im (Schrift-) Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer

Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Überein-

stimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC;

GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa). Maßgebend für die Beurteilung der Marken-

ähnlichkeit ist der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorge-

rufene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843,

Rdnr. 32 - Matratzen Concord).

In klanglicher Hinsicht kommt einem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil

grundsätzlich eine prägende Bedeutung zu. Denn die verbale Wiedergabe solcher

Kombinationsmarken beschränkt sich regelmäßig auf die Wortbestandteile. Sie

sind nämlich kürzer und einfacher als Bildelemente zu artikulieren (vgl. Strö-

bele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 455). Deswegen sind hier die ohnehin

vorrangig dekorativen Zwecken dienenden farblichen und grafischen Unterschiede

zwischen der angegriffenen Marke

und der Widerspruchsmarke

von untergeordneter Bedeutung. Die gegenüberstehenden

Wortelemente „K - KAP-LAN“ und „K - KAP.LAN“ bzw. kurz: „KAP-LAN“ und

„KAP.LAN“ stimmen überein, so dass von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit

der Gesamtzeichen auszugehen ist.

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Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr kann ausgehend von einer we-

nigstens durchschnittlichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer jeden-

falls überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Streitzeichen zusammenfassend nicht

verneint werden.

Die Einwände der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass der Widerspre-

chende vertraglich und/oder wegen Duldung an der Geltendmachung des Lö-

schungsanspruchs gehindert sei, können im Widerspruchsverfahren keine Be-

rücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, § 42, Rdnr. 62). Sie sind im

Rahmen einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG geltend zu

machen.

Soweit sich die Beschwerde gegen den Ausspruch der Kostentragung und

die Festsetzung des Streitwerts gemäß Ziffer 2. und 3. des Tenors des Beschlus-

ses der Markenstelle für Klasse 29 vom 7. Oktober 2016 richtet, bleibt sie ohne

Erfolg.

Die Kostenauferlegung zu Lasten des Widersprechenden gemäß § 63 Abs. 1

Satz 1 MarkenG ist unter Zugrundelegung der im Amtsverfahren bestehenden

Tatsachenlage nicht zu beanstanden. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeit ist

anerkanntermaßen bei einem Verhalten, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht

zu vereinbaren ist, veranlasst, insbesondere wenn auf eine zulässige Einrede der

Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen

Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird (vgl. Ströbe-

le/Hacker/Thiering, § 71, Rdnr. 13 und 17). So lag der Fall hier, zumal die Einlas-

sungen der Inhaberin der angegriffenen Marke im Amtsverfahren nicht als Rück-

nahme der Nichtbenutzungseinrede oder als Anerkenntnis von Benutzungs-

tatsachen gewertet werden können.

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Der im angegriffenen Beschluss festgesetzte Gegenstandswert von

… Euro entspricht dem regelmäßig auch vom Senat festgesetzten Wert (vgl. Be-

schluss vom 7. Dezember 2016 – 28 W (pat) 17/15). Anhaltspunkte, die für eine

abweichende Festsetzung sprechen könnten, sind nicht geltend gemacht worden

oder ersichtlich.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeits-

gründen gemäßbesteht kein Anlass. Insbesondere

hat der Widersprechende im Beschwerdeverfahren Benutzungsunterlagen vorge-

legt, so dass - im Gegensatz zum Amtsverfahren - die Kosten des Beschwerde-

verfahrens ihm nicht wegen Vernachlässigung der erforderlichen Sorgfalt auferlegt

werden können. Ebenso sind keine Gründe erkennbar oder von den Beteiligten

vorgetragen worden, die eine Abweichung von dem Grundsatz, dass jeder Betei-

ligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), angezeigt erschei-

nen lassen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Rich-

teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-

genheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Meiser

Schmid