Urteil des BPatG vom 20.06.2018

Urteil vom 20.06.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:200618B25Wpat524.16.0

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 524/16

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 008 093.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

20. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener sowie des Richters Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

- 2 -

G r ü n d e

Die Bezeichnung

SELECTION ASSET MANAGEMENT

ist am 16. März 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Dienstleistungen an-

gemeldet worden:

Klasse 36:

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und

Geldangelegenheiten, insbesondere Dienstleistungen ei-

ner Investmentgesellschaft sowie einer Holdinggesell-

schaft wie Anlagevermittlung, Anlageberatung, Ab-

schlussvermittlung

sowie

Finanzportfolioverwaltung;

Dienstleistungen der Wertpapiermakler und der Gü-

termakler.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA

durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die unter der Nummer

30 2016 008 093.7 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie einem bestehenden Freihaltebedürfnis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Marken-

stelle im Wesentlichen ausgeführt, dass der aus der englischen Sprache kom-

mende Begriff „SELECTION“ im deutschen Sprachraum in vielen Waren- und

Dienstleistungs

bereichen nachweislich im Sinne von „Auslese“ und „erste Wahl“

gebraucht werde, die Bezeichnung

„Asset Management“ sei der auf dem Finanz-

sektor gebräuchliche Fachbegriff für

„Vermögensverwaltung“. Aus der Kombina-

tion

“SELECTION ASSET MANAGEMENT“ ergebe sich eine Aussage darüber,

dass die beanspruchten Dienstleistungen eine erstklassige Vermögensverwaltung

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seien oder im Zusammenhang damit bzw. dafür erbracht werden könnten. Als er-

kennbare sachliche Angabe sei die angemeldete Marke daher lediglich geeignet,

die Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art, Qualität und Bestimmung nach zu be-

schreiben. Ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen ergebe

sich aus ihr nicht. Daher mangele es dem angemeldeten Zeichen an der erforder-

lichen Unterscheidungskraft, zudem sei angesichts der unmittelbar beschreiben-

den Bedeutung ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber zu bejahen. Der Hinweis

der Anmelderin

, dass die Bezeichnung „SELECTION ASSET MANAGEMENT“

allein oder überwiegend von der Anmelderin benutzt werde oder werden sollte,

vermöge nicht die markenrechtliche Schutzfähigkeit zu begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, dass die Be-

zeichnung „SELECTION ASSET MANAGEMENT“ weder eine freihaltungsbedürf-

tige beschreibende Angabe darstelle, noch ihr die für eine Eintragung erforderliche

Unterscheidungskraft fehle. Die angesprochenen Verkehrskreise seien im Zu-

sammenhang mit Finanzdienstleistungen daran gewöhnt, mit sprechenden Mar-

ken konfrontiert zu werden, daher würden sie die angemeldete Bezeichnung

durchaus als Marke erkennen. So sei die Bezeichnung „SOLUTIO Asset Ma-

nagement“ (DE 398 49 329) als Marke eingetragen worden. Es sei nicht nachvoll-

ziehbar, dass ein Weglassen eines einzelnen Buchstabens die Eintragungsfähig-

keit begründen soll, wohingegen die Bezeichnung

„Selection Asset Management“

für nicht schutzfähig erachtet werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden

die Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentrete und sie keiner analysie-

renden Betrachtung unterziehen. Die Markenstelle habe die angemeldete Marke

auf intensive Art und Weise analysiert um

der Wortfolge „SELECTION ASSET

MANAGEMENT“ einen beschreibenden Inhalt zuweisen zu können. Nach Auffas-

sung der Beschwerdeführerin werde der Verkehr das W

ort „SELECTION“ nicht

übersetzen und diesem

im Zusammenhang mit „ASSET MANAGEMENT“ auch

keine beschreibende Bedeutung entnehmen. Vielmehr werde der Verkehr die

Wortfolge als solche, ohne Übersetzung, zur Kenntnis nehmen und in Erinnerung

behalten. Daher sei die Bezeichnung schutzfähig.

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Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den der Anmelderin mit Schreiben vom

20. Februar 2018 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen und auf den übrigen

Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statt-

hafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung SELECTION ASSET MANAGEMENT als Marke

steht für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 jedenfalls das Schutz-

hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-

gegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Kombination daher zu Recht die

Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-

chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-

kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-

rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10

– HOT; GRUR 2013, 731

Rn. 11

– Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270

Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10

– TOOOR!; GRUR 2010, 825

Rn. 13

– Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL

WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im

Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses da-

- 5 -

rin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewah-

ren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60

– Libertel; BGH, GRUR 2014, 565

Rn. 17

– Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich

auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei

dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Aus-

wirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und

angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Be-

reich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411

Rn. 24

– Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2;

GRUR 2004, 428 Rn. 30 f.

– Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL

WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR

2013, 1143, 1144 Rn. 15

– Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn.

10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22

– test; EuGH, MarkenR 2010,

439 Rn. 41

– 57 – Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere

Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschrei-

benden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19

– FUSSBALL

WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86

– Postkantoor). Darüber hinaus fehlt

die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände

beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen,

mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt

hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 19

– FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortmarke für die bean-

spruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG.

Die englischsprachige

Wortfolge „Asset Management“ ist auch in deutschen Wör-

terbüchern vielfach lexikalisch und im Übrigen in zahlreichen Fachbüchern der

Finanzwissenschaft und des Bankwesens als Fachbegriff mit der Bedeutung

„Vermögensverwaltung“ nachweisbar (vgl. dazu die der Anmelderin mit dem Hin-

- 6 -

weis des Senats vom 20. Februar 2018 beigefügten Anlagen 1 und 2). Der Begriff

wird zudem sehr intensiv im Sprachgebrauch von Banken, Versicherungen und

von zahlreichen Unternehmen benutzt, die sich im weitesten Sinne mit Vermö-

gensanlagen beschäftigen (vgl. die der Anmelderin mit dem Hinweis des Senats

vom 20. Februar 2018 beigefügten Rechercheunterlagen 3 bis 9b; siehe auch die

als Anlage 10 beigefügte Senatsentscheidung im Verfahren 25 W (pat) 508/16

vom 12. Oktober 2017 zur Bezeichnung MAM Munich Asset Management).

Der Begriff

„Selection“ wiederum wird in zahlreichen unterschiedlichen Waren- und

Dienstleistungszusammenhängen verwendet, um auf eine besondere Aus-

wahl/Wahl/Auslese im Sinne einer Premium-Qualität der so bezeichneten Waren

und Dienstleistungen hinzuweisen. So findet sich der Begriff im Zusammenhang

mit Kochtöpfen, Keksen, Weinen (Selection-Weine im Gegensatz zu Standard-

Weinen), Haushaltsgeräten, Kraftfahrzeugen (BMW Premium Selection für beson-

ders hochwertige Gebrauchtwagen, http://www.bmw.de/de/topics/ gebrauchtfahr-

zeuge/premium-selection/auf-einen-blick.html), Wandfarben, Fitnessstudios, Ma-

nufaktur-Produkten, Antriebselementen, besonderen Reiserouten, Fischspeziali-

täten sowie hochwertigen Produkten im Supermarkt (vgl. die der Anmelderin mit

dem Hinweis des Senats vom 20. Februar 2018 beigefügten Anlagen 11 bis 18).

Ebenso werden Finanzprodukte und zahlreiche weitere Dienstleistungen im Be-

reich der Wert- und Vermögensanlagen i

n großem Umfang mit „Selection“ bewor-

ben (vgl. die der Anmelderin übersandten Anlagen 18 bis 20).

In der konkret angemeldeten Bezeichnung ergibt sich ohne weiteres eine dienst-

leistungsbeschreibende Bedeutung der Gesamtheit SELECTION ASSET

MANAGEMENT dahingehend, dass im Bereich der beanspruchten Dienstleistun-

gen eine Vermögensverwaltung mit einer besonders exklusiven Auswahl an Anla-

gemöglichkeiten bzw. eine besonders exklusive Vermögensverwaltung angeboten

werden. Für den angesprochenen Verkehr ist es damit fernliegend, in der ange-

meldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanz- und Ver-

- 7 -

mögensanlagedienstleistungen einen Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleis-

tungen aus einem ganz bestimmten Geschäftsbetrieb zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund ist der Anmelderin nicht dahingehend zu folgen, dass ein

sachbezogenes Verständnis Ergebnis einer analytischen Herangehensweise oder

mehrerer zahlreicher Gedankenschritte sei. Vielmehr drängt sich ein solches Ver-

ständnis der angesprochenen Verbraucherkreise nach Auffassung des Senats

ohne weiteres auf, da Selection wie auch der Fachbegriff Asset Management be-

reits umfangreich verwendet werden.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist,

ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des

EuGH (vgl. GRUR 2009, 667

– Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die

Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674

Rn. 42-44

– Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-

Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175

– Burg Lissingen;

MarkenR 2010, 139

– VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010,

145

– Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine In-

dizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl.,

§ 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Ent-

scheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern

eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Vorein-

tragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintra-

gung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtbegriffen

keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie

geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in

jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Im Übrigen ist die von der Anmelderin genannte Eintragung

von „SOLUTIO Asset

Management“ angesichts des unterschiedlichen Anfangswortes SOLUTIO ohnehin

mit der vorliegenden Fallkonstellation in keiner Weise vergleichbar.

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Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Nachdem die Anmelderin keinen Antrag auf die Durchführung einer mündlichen

Verhandlung gestellt hat, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden wer-

den, § 69 Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten

schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen