Urteil des BPatG vom 31.07.2018

Urteil vom 31.07.2018

ECLI:DE:BPatG:2018:310718B18Wpat17.17.0

BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 17/17

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Teilanmeldung 199 84 047.4

…

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

31. Juli 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn und die Richter

Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

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beschlossen:

1. Das Bundespatentgericht ist für die Prüfung der aufgrund der

Teilungserklärung

vom

28. Dezember 2016

aus

der

Stammanmeldung 199 83 738.4 entstandenen Patentanmel-

dung 199 84 047.4 nicht zuständig.

2. Das aufgrund der Teilung durchzuführende Anmeldeverfahren

wird zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und

Markenamt verwiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

Die vorliegende Teilanmeldung 199 84 047.4 mit der Bezeichnung

„Universalressourcenzugriffssteuerung“

geht aus der Stammanmeldung 199 83 738.4 hervor, die wiederum aus der am

15. November 1999 eingereichten und als WO 2000/029955 A1 in englischer

Sprache veröffentlichten PCT-Anmeldung (PCT/US 1999/026994) hervorgeht,

welche

zwei

US-amerikanische

Prioritäten

vom

16. November 1998

(US 60/108 930) und vom 12. November 1999 (US 09/439 544) in Anspruch

nimmt.

Mit in der Anhörung vom 16. November 2011 verkündeten Beschluss, erstellt am

18. November 2011, hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Pa-

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tent- und Markenamts die Stammanmeldung 199 83 738.4 mit der Begründung

zurückgewiesen, dass die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt-

antrag und nach Hilfsanträgen 1 und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit be-

ruhen würden.

Gegen diesen ihr am 18. November 2011 zugestellten Beschluss hat die Rechts-

vorgängerin der Anmelderin mit am 10. Dezember 2011 eingegangenen Schrift-

satz vom 9. Dezember 2011 Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerde der beim Senat unter dem Aktenzeichen 18 W (pat) 172/14 an-

hängig gewesenen Stammanmeldung wurde von der Anmelderin mit Schriftsatz

vom 3. Januar 2017 zurückgenommen, nachdem die Anmelderin mit Schreiben

vom 16. November 2016 zur mündlichen Verhandlung geladen wurde. Im La-

dungszusatz wurde die Anmelderin u. a. auf mögliche Zulässigkeitsprobleme und

Bedenken gegen die Patentfähigkeit der damals geltenden Ansprüche 1 nach

Haupt- und Hilfsanträgen 1 und 2 hingewiesen.

Vor der Zurücknahme der Beschwerde hatte die Anmelderin mit am

28. Dezember 2016 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz vom

28. Dezember 2016 die Teilung der Anmeldung 199 83 738.4 erklärt. Die Prü-

fungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem

Bundespatentgericht mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 mitgeteilt, die Teilung sei

wirksam geworden, nachdem die Gebühren fristgerecht und vollständig bezahlt

und die Teilungsunterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht worden seien.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat unter dem Aktenzeichen 199 84 047.4

die Teilungsakte angelegt.

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II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über die Teilanmeldung

nicht zuständig. Die Zuständigkeit für die Teilanmeldung liegt beim Deutschen

Patent- und Markenamt, sodass die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen ist.

Die gemäß § 39 PatG wirksame Teilanmeldung ist zwar beim Bundespatentgericht

anhängig geworden, da die mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2016 erklärte Tei-

lung während des Beschwerdeverfahrens zur Stammanmeldung beim Bundes-

patentgericht eingegangen ist. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Gericht für

die Prüfung der Teilanmeldung zuständig ist (ebenso BPatG 7 W (pat) 44/11

– Beschluss vom 22. November 2013; 7 W (pat) 108/11 – Beschluss vom

30. März 2012; 21 W (pat) 1/09

– Beschluss vom 21. Dezember 2010; a. M. BGH

GRUR 1999, 574 ff.

– Mehrfachsteuersystem; BGH GRUR 1998, 458 ff. – Text-

datenwiedergabe; BPatG 17 W (pat) 6/13

– Beschluss vom 22. Oktober 2013).

Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung

nach § 39 Abs. 1 PatG um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleich-

baren Vorgang handelt (vgl. BGH a. a. O.

– Mehrfachsteuersystem; u. a. – Text-

datenwiedergabe). Wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Ent-

scheidung vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949

– Teilung

einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren) im einzelnen dargelegt hat, ist

dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 PatG viel-

mehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis

zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Ge-

genstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurtei-

lung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtschutzbegehren nur inso-

weit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang

kommt einer Beschwerde der Devolutionseffekt zu (sog. Anfallwirkung). Sie ist das

Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren gerichtlichen Instanz

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nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über

das prozessuale Schicksal des erstinstanzlichen Streitgegenstandes entscheidet

(vgl. Bay. VGH NVwZ 2000, 210 f. m. w. N.). Demgegenüber ist die erstmalige

Prüfung von Patentanmeldungen

– wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung

gehört

– grundsätzlich die Sache des Deutschen Patent- und Markenamts. Wegen

der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Be-

schluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat im

vollem Umfang anschließt.

Der Senat hält eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbe-

sondere auch deshalb für sachgemäß, damit der Anmelderin für die abgetrennte

Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen (vgl. Busse, PatG, 8. Aufl.,

§ 39 Rn. 27). Die mit den Teilungsunterlagen eingereichten neuen Ansprüche wa-

ren in dieser Form nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung.

Über den Anspruchsgegenstand der Teilanmeldung wurde daher inhaltlich bisher

noch nicht entschieden.

Zwar hätte die Anmelderin auch im Beschwerdeverfahren die gemäß Teilungser-

klärung geltenden Ansprüche hilfsweise einreichen können. Da sie aber die An-

meldung „jederzeit“ bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Stammanmel-

dung teilen darf, dürfte sie auch ein berechtigtes Interesse daran haben, zur Prü-

fung „neuer“ Aspekte in einer solchen Teilanmeldung alle Instanzen des Prüfungs-

verfahrens nutzen zu können.

Ein mangelndes Rechtsschutzbedürfnis wegen Verfahrensverschleppung (vgl.

Schulte, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 17) liegt nicht vor, weil die Teilungserklärung

keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung hatte.

Da es somit an einer sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zur Ent-

scheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß

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§ 17 a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 Satz 3 PatG an das Deutsche Patent-

und Markenamt zu verweisen.

2. Die Rechtschwerde ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nach

§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung

des 21. Senats des Bundespatentgerichts übereinstimmt, hiermit aber von der

bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und anderer Senate des

Bundespatentgerichts abweicht.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Altvater