Urteil des BPatG vom 21.02.2014
Stand der Technik, Boot, Speicher, Kopie
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
18 W (pat) 44/14
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
21. Februar 2014
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2006 043 167.7 - 53
…
hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, des Richters Kruppa sowie der Richter Dipl.-Phys.
Dr. rer. nat. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater
- 2 -
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 15. April 2009 aufgehoben und das Patent
wie folgt erteilt:
-
Patentansprüche 1 bis 15 und
-
Beschreibung Seiten 11 und 12, jeweils eingereicht in der
mündlichen Verhandlung,
Beschreibung Seiten 1 und 1a, eingereicht mit Schriftsatz
vom 7. April 2010,
Beschreibung Seiten 2 bis 10 und 13 bis 21 sowie
-
Figuren 1 bis 5 jeweils vom Anmeldetag.
2.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die Patentanmeldung 10 2006 043 167.7-53 mit der Bezeichnung
„Mikrocontroller und Verfahren zum Starten eines Anwendungsprogramms
auf einem Mikrocontroller
“
- 3 -
wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 15. April 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, der
Anspruch 1 sei nicht patentierbar, da dessen Gegenstand gegenüber den im
Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften
D1
D2
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 15. April 2009 aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
- Patentansprüche 1-15 und
- Beschreibung Seiten 11 und 12, jeweils eingereicht in der mündlichen
Verhandlung,
Beschreibung Seiten 1 und 1a, eingereicht mit Schriftsatz vom
7. April 2010,
Beschreibung Seiten 2-10 und 13-21 sowie
- Figuren 1-5 jeweils vom Anmeldetag,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
- 4 -
Patentanspruch 1
M1
„Verfahren zum Starten eines Anwendungsprogramms auf einem
Mikrocontroller
M1.1
und
M1.2
bar ist,
mit den folgenden Schritten:
M2
- Deaktivieren der Testschnittstelle (4);
M3
- Aktivieren des internen Festwertspeichers (2);
M4
- Ausführen eines ersten Abschnitts eines in dem internen
Festwertspeicher (2) vorgesehenen Bootloader-Programms;
M5
- Erstellen einer Kopie eines zweiten Abschnitts des
Bootloader-Programms in einem Speicher (3) während der
Ausführung des ersten Abschnitts des Bootloader-Programms;
M6
- Erstellen einer Kopie eines in einem externen nichtflüchtigen
Speicher vorgesehenen Anwendungsprogramms in den Speicher
(3) während der Ausführung des ersten Abschnitts des Boot-
loader-Programms;
M7
- Ausführen der Kopie des zweiten Abschnitts des Bootloader-
Programms;
M8
- irreversibles Deaktivieren des internen Festwertspeichers (2)
während der Ausführung der Kopie des zweiten Abschnitts des
Bootloader-Programms bis zur nächsten Unterbrechung und
dem Wiederbereitstellen einer Versorgungsspannung;
M9
- Aktivieren der Testschnittstelle (4); und
M10
Ausführen der Kopie des Anwendungsprogramms.“
- 5 -
Patentanspruch 6
punkten:
N1
„Mikrocontroller mit einem Mikroprozessor (1), einer Testschnittstelle
(4) und einem internen Festwertspeicher (2),
bei dem
N2
- der interne Festwertspeicher (2) einen ersten und einen zweiten
Abschnitt eines Bootloader-Programms umfasst,
N3
- innerhalb des Mikrocontrollers erste Steuermittel (6) vorgesehen
sind, durch die die Testschnittstelle (4) aktivierbar und deaktivier-
bar ist,
N4
- innerhalb des Mikrocontrollers zweite Steuermittel (7)
vorgesehen sind, durch die der interne Festwertspeicher (2) akti-
vierbar und deaktivierbar ist,
N5
- der Mikroprozessor (1) Steuerausgänge (101) aufweist, die mit
den ersten und zweiten Steuermitteln (6, 7) verbunden sind,
N6
derart, dass die Testschnittstelle (4) und der interne Festwertspei-
cher (2) durch den Mikroprozessor (1) aktivierbar und deaktivierbar
sind,
N7
wobei der Mikrocontroller geeignet ist, das Verfahren nach Anspruch
1 durchzuführen.
“
Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 15 wird auf den Ak-
teninhalt verwiesen.
- 6 -
Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig und im
Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn das zweifelsfrei gewerb-
lich anwendbare Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 und der Mikrocon-
troller nach Anspruch 6 sind im Lichte der im Verfahren befindlichen Druckschrif-
ten D1 und D2 neu und beruhen für den Fachmann
– der vorliegend eine abge-
schlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik vorweist und
mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Programmierung von Mikrocontrol-
lern hat
– auf einer erfinderischen Tätigkeit.
1.
Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Starten eines Anwendungspro-
gramms auf einem Mikrocontroller und einen dazu geeigneten Mikrocon-
troller mit einem Mikroprozessor, einer Testschnittstelle und einem internen
Festwertspeicher (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, zweiter Abs.).
Die Anmeldung geht davon aus, dass Mikrocontroller vielfach zum Beispiel
in Multimediageräten wie Musik- oder Videoabspielgeräten oder zu Steuer-
oder Messzwecken eingesetzt würden. Die Testschnittstelle des Mikrocon-
trollers diene dabei der Fehlersuche und Funktionskontrolle während der
Entwicklungsphase von Anwendungs- bzw. Systemprogrammen, die auf
dem Mikrocontroller ausgeführt werden sollen. Die Testschnittstelle berge
jedoch die Gefahr, dass innerhalb des Mikrocontrollers gespeicherte Daten
oder von dem Mikroprozessor des Mikrocontrollers verarbeitete Daten auch
nach Abschluss der Entwicklungsphase unbefugt ausgelesen werden
könnten (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, dritter und vierter Absatz).
- 7 -
Als Aufgabe wird in der geltenden Beschreibung angegeben, ein Verfahren
zum Starten von Anwendungsprogrammen auf einem Mikrocontroller zu
schaffen, durch das ein unbefugter Zugriff auf in dem Mikrocontroller ent-
haltene oder vom Mikrocontroller verarbeitete Daten verhindert wird. Es sei
weiter eine Aufgabe der Erfindung, einen Mikrocontroller zu schaffen, der
zur Durchführung des Verfahrens zum Starten eines Anwendungspro-
gramms geeignet ist (vgl. geltende Beschreibung, S. 2, erster Absatz).
Die objektive technische Problemstellung ist dementsprechend darin zu se-
hen, ein Verfahren und einen Mikrocontroller mit einer Testschnittstelle zum
Testen von Anwendungsprogrammen bereitzustellen und einen unbefugten
Zugriff mittels dieser Testschnittstelle auf Daten beim Laden und Starten
von Anwendungsprogrammen auf dem Mikrocontroller zu verhindern.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Verfahrens gemäß Pa-
tentanspruch 1 und die Merkmale des Mikrocontrollers gemäß Patentan-
spruch 6.
2.
Die geltenden Ansprüche 1 bis 15 sowie die in der Beschreibung vorge-
nommenen Änderungen sind zulässig.
Der geltende Anspruch 1 weist die Merkmale des ursprünglich eingereich-
ten Anspruchs 11 auf und stützt sich weiterhin auf den letzten Absatz der
Seite 3 und den ersten Absatz der Seite 4 der ursprünglich eingereichten
Beschreibung. Der nebengeordnete Anspruch 6 basiert auf dem ursprüngli-
chen Anspruch 1 sowie dem jeweils letzten Absatz der Seiten 3 und 4 der
ursprünglich eingereichten Beschreibung. Die Unteransprüche 2 bis 5 ba-
sieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 12 bis 15 und die Unteransprü-
che 7 bis 15 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 10 unter
entsprechender Anpassung der Nummerierung und Rückbezüge, wobei die
- 8 -
Ansprüche 11 und 14 durch aus Figur 1 ersichtliche Merkmale präzisiert
wurden.
Die Änderungen der Beschreibung stellen redaktionelle Änderungen dar.
Zudem wurde eine Würdigung des Standes der Technik in die Beschrei-
bungseinleitung aufgenommen.
3.
Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 sind gegen-
über dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu. Denn aus kei-
ner der beiden Druckschriften D1 und D2 sind sämtliche Merkmale der ge-
nannten Ansprüche bekannt.
a) Zum Anspruch 1
Aus Druckschrift D1 ist ein Verfahren zum Starten eines Anwendungs-
programms auf einem
als „Prozessor 10“ bezeichneten Mikrocontroller
im Sinne der vorliegenden Anmeldung (vgl. geltende Beschreibung,
S. 1, zweiter Absatz) mit einer aktivier- und deaktivierbaren Testschnitt-
stelle in Form einer JTAG-Schnittstelle 16 (vgl. Druckschrift D1, Sp. 1,
Zn. 10-13; Sp. 1, Zn. 16-29; Sp. 3, Zn. 6-11; Fig. 5 mit Beschreibung in
Abs. [0017] / Merkmale M1, M1.1) und einem internen Festwertspeicher
(mitintegrierte Speichereinrichtung 1 in Form eines Flash-Speichers,
Abs. [0001] und Fig. 5 mit Beschreibung in Abs. [0017]) entnehmbar
(Merkmal M1.2 teilweise). Druckschrift D1 ist ein Deaktivieren der Test-
schnittstelle zu entnehmen (Sp. 5, Zn. 40-43 i.V.m. Sp. 7, Zn. 26-32 /
Merkmal M2), gefolgt vom Ausführen eines in dem internen Festwert-
speicher gespeicherten Boot-Programms, welches ein Bootloader-Pro-
gramm im Sinne der vorliegenden Anmeldung umfasst (Sp. 5, Zn. 11-
13; Sp. 5, Zn. 23-24 / Merkmal M4). Das Erstellen einer Kopie eines
Anwendungsprogramms im Speicher folgt dabei für den Fachmann im-
- 9 -
plizit aus der anschließenden Ausführung des Anwendungsprogramms
und der üblichen Funktion eines Bootloader-Programms (Sp. 8, Zn. 6-15
/ Merkmal M6 teilweise, und Merkmal M10).
Der Gegenstand der Druckschrift D1 unterscheidet sich folglich vom
Verfahren nach Anspruch 1 darin, dass kein Aktivieren bzw. Deaktivie-
ren eines internen Festwertspeichers vorgesehen ist (Merkmal M1.2
fehlt teilweise, Merkmale M3, M8 fehlen) sowie dass keine Aufteilung
des Bootloader-Programms in zwei Abschnitte und kein Kopieren eines
dieser Abschnitte vorgesehen ist (Merkmale M5, M7 fehlen). Das Ver-
fahren gemäß Druckschrift D1 sieht zudem keinen externen Speicher
und somit kein Erstellen einer Kopie des Anwendungsprogramms aus
diesem Speicher während der Ausführung eines ersten Teils eines
Bootloader-Programms vor (Merkmal M6 fehlt teilweise). Es erfolgt da-
bei auch kein Aktivieren der Testschnittstelle vor dem Start des Anwen-
dungsprogramms (Merkmal M9 fehlt).
Aus Druckschrift D2 ist ein Verfahren zum Starten eines Anwendungs-
programms in einem Computersystem bekannt (vgl. u.a. Zusammenfas-
sung), bei dem ein internen Festwertspeicher aktivierbar und deaktivier-
bar ist (EEPROM 308, Sp. 4, Zn. 30-34 / Merkmal M1 teilweise, ohne
Realisierung des Computersystems als Mikrocontroller; Merkmal M1.2).
Druckschrift D2 ist dabei das Aktivieren eines internen Festwertspei-
chers (Sp. 4, Zn. 36-38 / Merkmal M3) und das Ausführen eines ersten
Abschnitts eines während des Bootvorgangs des Computers zur Aus-
führung kommenden Bootloader- bzw. Boot-Programms aus einem
weiteren „read only“ Speicher zu entnehmen (POST program 304 im
Rahmen des Boot-Vorgangs des Computersystems; ROM 302; vgl.
Sp. 3, Z. 53
– Sp. 4, Z. 2 / Merkmal M4 teilweise). Eine Kopie eines
zweiten Abschnitts des im Rahmen des Bootvorgangs ablaufenden
Programms wird in einem Speicher während der Ausführung des ersten
- 10 -
Abschnitts des Boot-Programms erstellt (Sp. 2, Z. 43
– Sp. 3, Z. 3, bes.
Sp. 2, Zn. 56 ff; Sp. 5, Zn. 10-14 / Merkmal M5). Ein Anwendungs-
programm liegt dabei in einem externen nichtflüchtigen Speicher vor
(Fig. 3, Bezugszeichen 108, 110, 324 / Merkmal M6 teilweise). Die
Kopie des zweiten Abschnitts des Boot-Programms wird ausgeführt
(Boot Program 400; Sp. 6, Zn. 49-51 / Merkmal M7), während der
interne Festwertspeicher deaktiviert ist (Sp. 6, Zn. 27-30 / Merkmal M8).
Ein Ausführen des Anwendungsprogramms liest der Fachmann im
Abschluss des Boot-Vorgangs mit (Merkmal M10).
Der Gegenstand der Druckschrift D2 unterscheidet sich somit vom Ver-
fahren nach Anspruch 1 darin, dass keine Testschnittstelle vorgesehen
ist (Merkmale M1.1, M2 und M9 fehlen). Das Ausführen eines ersten
Programm-Abschnitts während des Bootvorgangs des Computers im
Sinne eines ersten Abschnitt des Bootprogramms erfolgt zudem nicht
aus dem gemäß Merkmal M3 aktivierten Festwertspeicher (EEPROM
308), sondern aus einem zusätzlichen Festwertspeicher (ROM 302 /
Merkmal M4 fehlt teilweise). Das Erstellen der Kopie eines Anwen-
dungsprogramms während des Bootvorgangs ist Druckschrift D2 nicht
zu entnehmen (Merkmal M6 ebenfalls nur teilweise).
Da keine der beiden Druckschriften D1 und D2 sämtliche beanspruchten
Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, ist die Neuheit des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik gegeben.
b) Zum nebengeordneten Anspruch 6
Wie vorstehend bereits zum Verfahren nach Anspruch 1 dargelegt, ist
aus Druckschrift D1 ein Mikrocontroller im Sinne der vorliegenden An-
meldung mit einem Mikroprozessor, einem internen Festwertspeicher
- 11 -
und einer Testschnittstelle bekannt (vgl. Fig. 5 und Beschreibung, Sp. 1,
Zn. 10-14 und 16-21 / Merkmal N1). Der Festwertspeicher umfasst ein
Boot-Programm, welches ein Bootloader-Programm im Sinne der vorlie-
genden Anmeldung beinhaltet (Sp. 2, Zn. 24-30 / Merkmal N2 teilweise).
Der Mikrocontroller weist erste Steuermittel auf, durch welche die Test-
schnittstelle aktivierbar und deaktivierbar ist (Sp. 5, Zn. 40-43 i.V.m.
Sp. 7, Zn. 26-28 und Zn. 35-44 / Merkmal N3) und der Mikroprozessor
weist Steuerausgänge auf, die unter anderem mit dem ersten Steuer-
mittel verbunden sind (Daten- und Adressbus, Fig. 5 mit Beschreibung,
Abs. [0033], [0034] / Merkmal N5 teilweise). Hierbei ist die Testschnitt-
stelle durch den Mikroprozessor über die Steuermittel aktivierbar und
deaktivierbar, da durch die Ausführung entsprechender Software durch
den Mikroprozessor das PCR-Register programmierbar und durch das
PCR-Register wiederum die Testschnittstelle aktivierbar bzw. deaktivier-
bar ist (vgl. Sp. 4, Zn. 7-11 i.V.m. Abs. [0023] und [0024] / Merkmal N6
teilweise). Der aus Druckschrift D1 bekannte Mikrocontroller ist damit
mit Ausnahme eines Aktivierens bzw. Deaktivierens des Festwertspei-
chers dazu geeignet, ein Verfahren nach Anspruch 1 auszuführen
(Merkmal N7 teilweise, vgl. Ausführungen zu Anspruch 1).
Die Gegenstände von Druckschrift D1 und Anspruch 6 unterscheiden
sich darin, dass nach Druckschrift D1 keine zweiten Steuermittel inner-
halb des Mikrocontrollers vorgesehen sind, durch die der interne Fest-
wertspeicher aktivierbar und deaktivierbar ist (Merkmal N4 fehlt, Merk-
male N5, N6 und N7 fehlen teilweise). Zudem sieht Druckschrift D1
keine Aufteilung des Boot-Programms in zwei Abschnitte vor (Merkmal
N2 fehlt teilweise).
Aus Druckschrift D2 ist ein Computersystem mit einem Mikroprozessor
und einem internen Festwertspeicher (EEPROM 308) sowie einem, in
einem weiteren Festwertspeicher (ROM 302) vorliegenden, während
- 12 -
des Bootens des Computers zur Ausführunge kommenden Boot- bzw.
Bootloader-Programm bekannt (Fig. 3, Sp. 3, Zn. 53-58 / Merkmale N1
und N2 jeweils teilweise). Dabei sind Steuermittel (EEPROM Controller
310) vorgesehen, durch die der interne Festwertspeicher aktivierbar und
deaktivierbar ist (Sp. 4, Zn. 30-36 und Sp. 6, Zn. 27-30 / Merkmal N4).
Hierzu weist der Mikroprozessor Steuerausgänge auf, die derart mit den
Steuermitteln verbunden sind, dass der interne Festwertspeicher durch
den Mikroprozessor aktivierbar und deaktivierbar ist (Aktivieren bzw.
Deaktivieren im Rahmen der Ausführung des POST-Codes durch den
Mikroprozessor; vgl. Sp. 6, Zn. 27-30 / Merkmale N5, N6 jeweils teil-
weise). Das aus Druckschrift D2 bekannte Computersystem ist damit mit
Ausnahme der Verwendung einer Testschnittstelle geeignet, ein Verfah-
ren nach Anspruch 1 auszuführen (Merkmal N7 teilweise, vgl. Ausfüh-
rungen zu Anspruch 1).
Druckschrift D2 beschreibt keinen Mikrocontroller im Sinne der vorlie-
genden Anmeldung und sieht im Unterschied zum Anspruch 6 keine
Testschnittstelle vor (Merkmal N3 fehlt, Merkmale N1, N5, N6 und N7
fehlen teilweise). Ein erster und ein zweiter Abschnitt eines Boot- bzw.
Bootloader-Programms sind nicht im internen Festwertspeicher
(EEPROM 308) vorgesehen, vielmehr liegt der erste Abschnitt (POST-
Code 304) des während des Bootvorgangs ausgeführten Codes in ei-
nem weiteren Festwertspeicher (ROM 302) und der zweite Abschnitt
(Boot Program 400) in einem externen Speicher vor (Disk Drive 108 /
Merkmal N2 fehlt teilweise).
Da keine der beiden Druckschriften D1 und D2 sämtliche beanspruchten
Merkmale des Anspruchs 6 aufweist, ist die Neuheit des geltenden Pa-
tentanspruchs 6 gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik gegeben.
- 13 -
4.
Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 und des nebengeordneten Pa-
tentanspruchs 6 sind dem Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen
Stand der Technik nicht nahegelegt und gelten daher auch als auf einer er-
finderischen Tätigkeit beruhend.
a) Zum Anspruch 1
Da aus keiner der Druckschriften D1 und D2 eine aktivier- und deakti-
vierbare Testschnittstelle in Verbindung mit einem aktivier- und deakti-
vierbaren Festwertspeicher bekannt ist (vgl. Merkmal M1.1 i.V.m. Merk-
mal M1.2), ist dem Fachmann auch kein Verfahrensablauf gemäß An-
spruch 1 aus den einzelnen Druckschriften nahegelegt, der das Vorhan-
densein einer solchen Testschnittstelle in Verbindung mit einem solchen
Festwertspeicher voraussetzt.
Selbst wenn man vom Vorhandensein einer Veranlassung für den
Fachmann zum Verbinden der Druckschriften D1 und D2 ausgeht, ist
ein Verfahren nach Anspruch 1 aus einer solchen Kombination nicht na-
hegelegt. Denn Druckschrift D1 sieht in Bezug auf den Festwertspeicher
allenfalls einen Passwortschutz für im Speicher abgelegte Daten und
Programme vor (vgl. Sp. 4, Zn. 7-11). Ein Hinweis auf ein vollständiges
Deaktivieren zum Unterbinden einer Manipulation oder eines Auslesens
des Festwertspeichers mittels Software oder einer Testschnittstelle ist
dagegen Druckschrift D1 nicht zu entnehmen. Druckschrift D2 sieht
zwar einen aktivier- und deaktivierbaren Festwertspeicher (EEPROM
308) sowie eine Aufteilung des beim Booten des Computers ablaufen-
den Codes vor (POST-Code 304 und Boot Program 400). Aus Druck-
schrift D2 ergibt sich jedoch kein Hinweis darauf, diese Boot-Programme
selbst in dem aktivier- und deaktivierbaren Festwertspeicher bereitzu-
stellen und bei deaktiviertem Festwertspeicher mit einer Kopie eines
zweiten Abschnitts des Boot-Programms zu arbeiten. Vielmehr ist vor-
- 14 -
gesehen, einen ersten Teil des beim Booten ablaufenden Programms
(POST-Code 304) in einem immer auslesbaren Festwertspeicher (ROM
302) bereitzustellen, und den zweiten Teil des Boot-Programms (Boot
Program 400) zusammen mit Anwendungsprogrammen auf einem ex-
ternen Speicher abzulegen. Es sind aber weder für den ersten, noch für
den zweiten Teil des Boot-Programms Schutzmaßnahmen vorgesehen,
die ein Auslesen verhindern würden.
Ein Schutz des gesamten während des Bootens ablaufenden Codes
gegen Manipulation und Auslesen durch Deaktivieren eines diesen
Code beinhaltenden Festwertspeichers bei einer möglichen Verwen-
dung einer aktivier- und deaktivierbaren Testschnittstelle ist damit dem
Fachmann auch aus Druckschrift D1 in Verbindung mit Druckschrift D2
nicht nahegelegt und ergibt sich für den Fachmann auch nicht unter An-
wendung seines Fachwissens.
b) Zum Anspruch 6
Ausgehend von Druckschrift D1 erhält der Fachmann mit dem Verweis
auf einen Passwortschutz die Anregung, in einem Mikrocontroller mit
aktivier- und deaktivierbarer Testschnittstelle und vorhandenem Fest-
wertspeicher sich näher mit dem Schutz der Daten dieses Festwertspei-
chers zu befassen. Jedoch führt dies auch in Verbindung mit dem Ge-
genstand der Druckschrift D2 nicht zu einem in Anspruch 6 bean-
spruchten Mikrocontroller. Zwar sieht Druckschrift D2 einen aktivier- und
deaktivierbaren Festwertspeicher vor. Dieser dient aber allein dem Be-
reitstellen von Konfigurationsdaten. Ein Bereitstellen des Bootloader-
Programms in diesem aktivier- und deaktivierbaren Festwertspeicher
gemäß Merkmal N6 ist dabei nicht nahegelegt, da gemäß Druckschrift
D2 ein erster Abschnitt des beim Booten ablaufenden Codes (POST-
- 15 -
Code 304) in einem nicht änderbaren, aber lesbaren zweiten Festwert-
speicher hinterlegt ist, während für einen zweiten Abschnitt des Boot-
Programms (Boot Program 400) keine Schutzmaßnahmen vorgesehen
sind und dieser Abschnitt zusammen mit der Anwendungssoftware auf
einem externen Speicher bereitgestellt werden soll.
Demgegenüber ermöglicht der Mikrocontroller gemäß dem geltenden
Anspruch 6 ein Unterbinden von jeglichem Zugriff auf den Festwertspei-
cher und damit auf das Boot-Programm einschließlich des Auslesens
der Daten. Somit werden alle erforderlichen Mittel zum Schutz, aber
auch zum Auslesen und Aktualisieren eines Boot- bzw. Bootloader-Pro-
gramms bereitgestellt, ohne auf die Testmöglichkeit der Anwendungs-
software mittels einer Testschnittstelle verzichten zu müssen. Ein sol-
cher Mikrocontroller gemäß Anspruch 6 ist dem Fachmann auch durch
Verbindung der Druckschriften D1 und D2 nicht nahegelegt und ergibt
sich für den Fachmann auch nicht unter Anwendung seines Fachwis-
sens.
5.
Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 15 betreffen über das
Selbstverständliche hinausgehende Ausgestaltungen des Verfahrens ge-
mäß Anspruch 1 bzw. des Mikrocontrollers nach Anspruch 6 und sind daher
ebenfalls patentfähig.
6.
Da die Anmeldung mit den geltenden Unterlagen auch den Anforderungen
des § 34 PatG genügt, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Zu-
rückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für G06F des Deutschen Patent-
und Markenamts aufzuheben und das Patent antragsgemäß zu erteilen.
- 16 -
III.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.
Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte, PatG,
9. Aufl., § 80 Rdn. 111 ff und § 73 Rdn. 131 ff; Busse, PatG, 7. Aufl., § 80
Rdn. 90 ff).
Eine sachliche Fehlbeurteilung vermag für sich allein eine Rückzahlung der Be-
schwerdegebühr noch nicht zu rechtfertigen. Hier kommen aber Umstände hinzu,
welche eine solche Billigkeitsentscheidung im vorliegenden Einzelfall gebieten
(vgl. Schulte, a.a.O., § 73 Rdn. 136, 137, 142, 143).
a) Maßgebliche Gründe der Entscheidung der Prüfungsstelle sind dem Zurück-
weisungsbeschluss nicht zu entnehmen, da entscheidungserhebliche Tatsa-
chen im Beschluss nicht angesprochen sind. So werden die Merkmale der
beiden zitierten Druckschriften mosaikartig kombiniert und ohne näheres
Eingehen nur durch kursorische Verweise auf Textabschnitte der jeweiligen
Entgegenhaltungen belegt. Daher lässt sich auch die Einschätzung der von der
Anmelderin angeführten Gegenargumenten durch der Prüfungsstelle nicht
nachvollziehen. Denn die Argumente der Anmelderin werden im Beschluss nur
aufgezählt. Eine wie im vorliegenden Fall nur auf der kommentarlosen Zuord-
nung von Textverweisen beruhende Begründung mag zwar bei einem einfach
überschaubaren Gegenstand und bei eindeutig zuordenbaren Merkmalen des
Standes der Technik ausreichend sein. Im vorliegenden Fall verbleibt jedoch
bereits die Frage nach der Veranlassung des Fachmanns zur Verbindung der
beiden Druckschriften unbeantwortet. Die im Beschluss genannten Gründe
sind daher nicht nachvollziehbar.
- 17 -
b) Im vorliegenden Fall ist auch der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle bei
der Einschätzung der Sachdienlichkeit der von der Anmelderin im Schriftsatz
vom 4. September 2007 hilfsweise beantragten Anhörung überschritten wor-
den. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss
über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdien-
lich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie
aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte, a.a.O. § 46
Rdn. 11 m.w.N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205) In der Rechtsprechung wird
die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller
Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels:
Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR
2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur aus-
nahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte, a.a.O.,
§ 46 Rdn. 15)
Allein aus der Tatsache, dass eine geänderte Anspruchsfassung nach dem
Verständnis der Prüfungsstelle nur unwesentliche Änderungen des bean-
spruchten Gegenstands umfasst, kann jedoch nicht geschlossen werden, dass
alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung bereits behandelt wurden, insbe-
sondere wenn seitens der Anmelderin ausführlich auf die aus ihrer Sicht be-
stehenden Unterschiede zum Stand der Technik hingewiesen wurde. Gegen
eine vermeintlich abgeschlossene Behandlung aller Aspekte der Anmeldung
spricht im vorliegenden Fall auch, dass sich aus der Beschreibung verschie-
dene Ausgestaltungsmöglichkeiten ergeben, die im vorliegenden Verfahren
auch zu einer Patenterteilung führen. Der von der Prüfungsstelle vertretenen
Auffassung, dass es sich beim Gegenstand des Hauptanspruchs um einen
überschaubaren Sachverhalt handelt, kann dabei ebenfalls nicht gefolgt wer-
den, zumal sich der hierzu zitierte Kommentar (Schulte, a.a.O., § 46, Rdn. 15)
darauf bezieht, dass seitens der Antragstellerin keine konkreten Punkte ge-
nannt wurden, die in der Anhörung erörtert werden sollten. Solche Punkte sind
dem Schriftsatz der Anmelderin durchaus entnehmbar, wie deren Auflistung
- 18 -
durch die Prüfungsstelle im Beschluss zeigt. Dass kein einfacher und über-
schaubarer technischer Sachverhalt vorliegt, wird bereits daraus deutlich, dass
– wie oben dargelegt – ein Naheliegen des Anspruchsgegenstands allein an
Hand der von der Prüfungsstelle durchgeführten mosaikartigen Betrachtung
der Merkmale nicht nachvollziehbar ist.
In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prü-
fungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Be-
schwerdegebühr zurückzuerstatten (Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 102, 118 und
124).
IV.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 19 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einem beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe
eingereicht werden.
Wickborn
Kruppa
Dr. Schwengelbeck
Altvater
Hu