Urteil des BPatG vom 22.01.1985

Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

3 Ni 17/98

Entschieden

22.01.1985

Schlagworte

Stand der technik , Holz , Abhängigkeit , Patentanspruch , Gerät , Messung , Patentfähigkeit , Zustand , Aufwand , Veröffentlichung

BPatG: stand der technik, holz, abhängigkeit, patentanspruch, gerät, messung, patentfähigkeit, zustand, aufwand, veröffentlichung

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 17/98

(Aktenzeichen)

URTEIL

In der Patentnichtigkeitssache

…

BPatG 253

9.72

- 2 -

betreffend das Patent 35 01 841

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung

des Vorsitzenden Richters Grüttemann sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Deiß,

Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Dipl.-Chem. Dr. Jordan und der Richterin Sredl in der

Sitzung vom 13. März 2000

für Recht erkannt:

Das Patent 35 01 841 wird für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitslei-

stung in Höhe von 12.000,-- DM vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d :

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 22. Januar 1985 angemeldeten

Patents 35 01 841 (Streitpatent), das Verfahren und Vorrichtung zur Feststellung

des inneren Zustandes von Bäumen und Holzbauteilen betrifft und 10 Patentan-

sprüche umfaßt. Die Patentansprüche 1 und 7 lauten:

Bäumen und Holzbauteilen, bei dem eine Nadel, deren Na-

delkopfdurchmesser größer ist als der Schaftdurchmesser, in

das Holz eindringt und in Abhängigkeit von der Eindringtiefe

der Eindringwiderstand gemessen wird, dadurch gekenn-

zeichnet,

- 3 -

- daß die Nadel rotiert wird,

- und daß die Leistungsaufnahme des elektrischen Rota-

tions- und/oder Vorschubantriebes der Nadel gemessen

wird.

Vorrichtung zur Feststellung des inneren Zustandes von

Bäumen oder Holzbauteilen, mit einer Nadel mit größerem

Nadelkopfdurchmesser als Schaftdurchmesser, mit einem

Vorschubantrieb, der die Nadel zum Eindringen in das Holz

antreibt, und mit Meßvorrichtungen zur Messung des

Eindringwiderstandes in Abhängigkeit von der Eindringtiefe

der Nadel, gekennzeichnet durch einen zusätzlichen Rotati-

onsantrieb für die Nadel, welcher ebenso wie der Vorschub-

antrieb elektrisch ausgebildet ist, und ein Meßgerät für die

Leistungsaufnahme von Vorschub- und/oder Rotationsan-

trieb."

Wegen des Wortlauts der auf die Patentansprüche 1 bzw 7 mittelbar oder unmit-

telbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 bzw 8 bis 10 wird auf die Streit-

patentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfä-

hig, weil er weder neu sei noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und auch nicht

so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann ihn ausführen könne.

Darüber hinaus gehe das Streitpatent auch über den Inhalt der ursprünglich ein-

gereichten Unterlagen hinaus. Zur Begründung beruft sich die Klägerin im we-

sentlichen auf die Druckschriften

K 9

Drews-Wichelhaus-Wenzel: Regelung beim Reibschweißprozeß, in:

Schweißtechnische Mitteilungen, Industrie-Anzeiger 93. Jg, Nr 34, Ausg 2,

23.4.1971, S. 781 bis 784,

K 19 JP-OS 18165/1983,

K 20 DE-OS 22 34 372,

- 4 -

K 30 C. Hoffmann, Lehrbuch der Bergwerksmaschinen, Springer-Verlag, 1956,

S. 414,

K 31 DE-PS 27 14 010 und

K 32 DE-PS 31 39 996.

Die ursprünglich geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfä-

higkeit gemäß § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1, § 5 PatG wegen mangelnder ge-

werblicher Anwendbarkeit und der widerrechtlichen Entnahme gemäß § 22 Abs 1,

§ 21 Abs 1 Nr 3 PatG verfolgt die Klägerin laut ihrer Erklärung im Schriftsatz vom

24. August 1998 nicht mehr weiter.

Die Klägerin beantragt,

das Patent 35 01 841 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent für be-

standsfähig. Hilfsweise regt sie an, dem Streitpatent die Fassung einer der über-

Hilfsantrag 1

sprüche 1 und 7 wie folgt:

Bäumen oder Holzbauteilen, bei dem eine Nadel, deren Na-

delkopfdurchmesser größer ist als der Schaftdurchmesser, in

das Holz eindringt und in Abhängigkeit von der Eindringtiefe

der Eindringwiderstand gemessen wird, dadurch gekenn-

zeichnet,

- 5 -

daß die Nadel (3) rotiert wird

und daß die Leistungsaufnahme des elektrischen Rotati-

ons- und/oder Vorschubantriebs (1, 14) der Nadel (3)

gemessen wird.

Bäumen oder Holzbauteilen mit einer Nadel mit größerem

Nadelkopfdurchmesser als Schaftdurchmesser, mit einem

Vorschubantrieb, der die Nadel zum Eindringen in das Holz

antreibt, und mit Meßvorrichtungen zur Messung des Ein-

dringwiderstandes in Abhängigkeit von der Eindringtiefe der

Nadel, gekennzeichnet durch

- einen zusätzlichen Rotationsantrieb (1) für die Nadel,

welcher ebenso wie der Vorschubantrieb (14) elektrisch

ausgebildet ist,

ein Meßgerät für die Leistungsaufnahme von Vorschub-

und/oder Rotationsantrieb (1, 14)

An die Patentansprüche 1 bzw 7 schließen sich die erteilten Patentansprüche 2

bis 6 bzw 8 und 9 an.

Hilfsantrag 2

Wortlaut:

- 6 -

Bäumen oder Holzbauteilen, bei dem eine Nadel, deren Na-

delkopfdurchmesser größer ist als der Schaftdurchmesser, in

das Holz eindringt und in Abhängigkeit von der Eindringtiefe

der Eindringwiderstand gemessen wird, dadurch gekenn-

zeichnet,

daß die Nadel (3) zwischen ihrem Einspannende (2) und

Kopf (43) durch mindestens ein beim Eindringvorgang

relativ zur Nadel (3) verfahrbares Abstützelement (19)

geführt wird;

daß die Nadel (3) rotiert wird

und daß die Leistungsaufnahme des elektrischen Rotati-

ons- und/oder Vorschubantriebes (1, 14) der Nadel (3)

wird.

Bäumen oder Holzbauteilen, mit einer Nadel mit größerem

Nadelkopfdurchmesser als Schaftdurchmesser, mit einem

Vorschubantrieb, der die Nadel zum Eindringen in das Holz

antreibt, und mit Meßvorrichtungen zur Messung des Ein-

dringwiderstandes in Abhängigkeit von der Eindringtiefe der

Nadel, gekennzeichnet durch

einen zusätzlichen Rotationsantrieb (1) für die Nadel (3),

welcher ebenso wie der Vorschubantrieb (14) elektrisch

ausgebildet ist,

ein Meßgerät für die Leistungsaufnahme von Vorschub-

und/oder Rotationsantrieb (1, 14)

und mindestens ein beim Eindringvorgang relativ zur Na-

del verfahrbares Abstützelement (19), das die Nadel (3)

zwischen ihrem Einspannende (2) und Kopf (43) führt."

- 7 -

An die Patentansprüche 1 bzw 4 schließen sich die Patentansprüche 2 und 3 bzw

5 und 6 an.

Hilfsantrag 3

Bäumen oder Holzbauteilen, bei dem eine Nadel, deren Na-

delkopfdurchmesser größer ist als der Schaftdurchmesser, in

das Holz eindringt und in Abhängigkeit von der Eindringtiefe

der Eindringwiderstand gemessen wird, dadurch gekenn-

zeichnet,

daß die Nadel (3) zwischen ihrem Einspannende (2) und

Kopf (43) durch mindestens ein beim Eindringvorgang

relativ zur Nadel (3) verfahrbares Abstützelement (19)

geführt wird;

daß die Nadel (3) rotiert wird

und daß die Leistungsaufnahme des elektrischen Rotati-

ons- und/oder Vorschubantriebes (1, 14) der Nadel (3)

durch Messen der Stromaufnahme des Antriebes (1, 14)

beim Eindringvorgang bestimmt wird.

Bäumen oder Holzbauteilen mit einer Nadel mit größerem

Nadelkopfdurchmesser als Schaftdurchmesser, mit einem

Vorschubantrieb, der die Nadel zum Eindringen in das Holz

antreibt, und mit Meßvorrichtungen zur Messung des Ein-

dringwiderstandes in Abhängigkeit von der Eindringtiefe der

Nadel, gekennzeichnet durch

- 8 -

einen zusätzlichen Rotationsantrieb (1) für die Nadel (3),

welcher ebenso wie der Vorschubantrieb (14) elektrisch

ausgebildet ist,

ein Meßgerät für die Leistungsaufnahme von Vorschub-

und/oder Rotationsantrieb

(1,14) anhand von dessen

Stromaufnahme,

und mindestens ein beim Eindringvorgang relativ zu der

Nadel (3) verfahrbares Abstützelement (19), das die Na-

del (3) zwischen ihrem Einspannende (2) und Kopf (43)

führt."

An die Patentansprüche 1 bzw 4 schließen sich die Patentansprüche 2 und 3 bzw

5 und 6 an.

Die Parteien erklärten in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 1999 ihr Ein-

verständnis, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur

Nichtigerklärung des Streitpatents (§§ 81, 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nr 1 PatG iVm § 4

PatG).

Ob dem Streitpatent zusätzlich die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Offenba-

rung und der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Anmelde-

unterlagen (§§ 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nr 2 und 4 PatG) entgegenstehen, kann bei

dieser Sachlage offen bleiben.

- 9 -

Die Entscheidung konnte wegen des erklärten Einverständnisses der Parteien

ohne erneute mündliche Verhandlung ergehen (§ 83 Abs 2 Satz 2 PatG).

des inneren Zustandes von Bäumen und Holzbauteilen zur Überprüfung even-

tueller Schäden durch Schädlingsbefall.

Nach den Angaben der Streitpatentschrift (Sp 1 Z 11 bis 40) können solche Un-

tersuchungen entweder durch Ultraschall oder Röntgenstrahlen, also zerstörungs-

frei, oder durch Bohrungen festgestellt werden, wobei das Bohrloch mittels einer

Elektrosonde untersucht wird. Ebenso können die ausgebohrten Holzbestandteile

Hinweise auf den inneren Zustand des Holzes geben. Durch das relativ große

Bohrloch können jedoch Schädlinge eindringen und dadurch die Festigkeit des

Holzes beeinträchtigen.

Um auch den apparativen Aufwand zu verringern, wurde schon vorgeschlagen

(Sp 1 Z 22 bis 30), eine federbelastete Nadel, deren Kopfdurchmesser größer als

der Schaftdurchmesser ist, in das Holz zu stechen und in Abhängigkeit von der

Eindringtiefe den Eindringwiderstand zu messen. Die mit dieser Methode gewon-

nenen Meßergebnisse haben sich bei zunehmender Eindringtiefe im Hinblick auf

den Zustand des Holzes jedoch als zu ungenau erwiesen.

stellung des inneren Zustandes von Bäumen und Holzbauteilen so zu verbessern,

daß es wesentlich bessere Meßergebnisse liefert und dabei zugleich praktikabel

und mit vertretbaren Kosten für Massenuntersuchungen einzusetzen ist.

- 10 -

beschreibt

Patentanspruch 1

ein Verfahren zur Feststellung des inneren Zustandes von

Bäumen oder Holzbauteilen,

1. bei dem eine Nadel in das Holz eindringt,

1.1. wobei der Nadelkopfdurchmesser größer als der

Schaftdurchmesser ist,

1.2. und die Nadel rotiert wird,

1.2.1. wobei die Nadel mit einem Rotations- und/

oder Vorschubantrieb angetrieben wird,

2. und in Abhängigkeit von der Eindringtiefe der Eindringwi-

derstand gemessen wird,

2.1.

indem

die

Leistungsaufnahme des elektrischen Ro-

tations- und/oder Vorschubantriebes der Nadel ge-

messen wird.

Patenanspruch 7

eine Vorrichtung zur Feststellung des inneren Zustandes von

Bäumen oder Holzbauteilen

1. mit einer Nadel,

1.1. deren Nadelkopfdurchmesser größer als der

Schaftdurchmesser ist,

- 11 -

2. mit einem elektrisch ausgebildeten Vorschubantrieb,

2.1. der die Nadel zum Eindringen in das Holz antreibt,

3. einem

zusätzlichen,

elektrisch ausgebildeten Rotations-

antrieb für die Nadel,

4. und mit Meßvorrichtungen in Form eines Meßgerätes

4.1. zur Messung des Eindringwiderstandes in Abhän-

gigkeit von der Eindringtiefe der Nadel.

II.

Es kann dahinstehen, ob das Verfahren und die Vorrichtung des Streitpatents neu

sind. Jedenfalls beruhen sie nach Auffassung des Senats nicht auf einer erfin-

derischen Tätigkeit, denn sowohl das Verfahren nach Patentanspruch 1 als auch

die Vorrichtung nach Patentanspruch 7 in der jeweils erteilten Fassung ergaben

sich für den Fachmann, hier einen Maschinenbauingenieur, der mit der Untersu-

chung und Bearbeitung von Holz sowie der Schaffung von hierfür geeigneten Vor-

richtungen befaßt und vertraut ist, in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik.

gewiesen, daß zur Feststellung des inneren Zustandes von Bäumen vor 1962 ne-

ben den zerstörungsfreien Methoden durch Ultraschall bzw Röntgenstrahlen auch

Verfahren angewandt wurden, bei denen das Prüfobjekt angebohrt und durch Un-

tersuchung des relativ weiten Bohrloches mittels einer Elektrosonde oder durch

Untersuchung der ausgebohrten Holzbestandteile Rückschlüsse auf den inneren

Zustand des Holzes gewonnen wurden. Diese Verfahren waren jedoch vom appa-

rativen Aufwand her zu teuer bzw minderten wegen der relativ weiten Bohrlöcher

die Festigkeitseigenschaften des Holzes. Um diese Nachteile zu beseitigen, wurde

- 12 -

bereits 1962 vorgeschlagen, eine federbelastete Nadel, deren Durchmesser am

Kopf größer ist als am Schaft, in das Holz einzustechen und in Abhängigkeit von

der Eindringtiefe den Eindringwiderstand zu messen (vgl H. Zycha und L. Dimitri,

"Erfahrungen mit einem Gerät zur Fäuleermittlung an stehenden Stämmen",

"Forstwissenschaftliches Centralblatt" 81. Jg, 1962, S 222 bis 230, s Streit-

patentschrift Sp 1 Z 11 bis 30). Bei diesem Stichverfahren ist die Holzverletzung

wegen der geringen Dicke von nur 6 mm am Kopf und 4 mm am Schaft wesentlich

geringer als bei den zuvor angewandten Bohrverfahren. Mit der verwendeten Na-

del von 20 cm Länge konnte jedoch nur eine Eindringtiefe von 12 cm erreicht und

damit eine Untersuchung nur an Stämmen mit einem Durchmesser bis 25 cm

durchgeführt werden. Der Einsatz von längeren Nadeln wurde nach diesem Stand

der Technik wegen der Gefahr des Abknickens oder Brechens der Nadel als kaum

möglich angesehen und festgestellt, daß dieses Verfahren bei stärkeren Stämmen

das Erkennen einer Fäule im Zentrum nicht mehr ermögliche (vgl insbes S 222, le

Abs bis S 223, Abs 1, S 223, le Abs bis S 224, Abs 2, S 224, Z 5/4 von unten und

S 229, Abs 4).

Der Auffassung der Beklagten, es habe daher ein Vorurteil dagegen bestanden,

den inneren Zustand von Bäumen mit Bohrern oder mit langen Nadeln festzustel-

len, kann sich der Senat nicht anschließen. So wird in der im Februar 1983 veröf-

fentlichten japanischen Offenlegungsschrift 18165/1983 (K19), die nachfolgend in

Form der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung überreichten beglau-

bigten deutschen Übersetzung als Stand der Technik herangezogen wird, ein Ge-

rät zur Prüfung des inneren Zustandes von Bäumen sowie dessen Anwendung

beschrieben, mit dem sich die Jahresringe sowie Fäulnisse in Holzstämmen fest-

stellen lassen. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in der Fachwelt

neuerdings ein mit Anbohren der Stämme arbeitendes Prüfgerät empfohlen und

speziell mit dem in dieser Druckschrift neu beanspruchten Gerät eine Verbesse-

rung der Erkennung des inneren Zustandes von Baumstämmen mittels Anbohren

erzielt wird. Ein allgemeines Vorurteil gegen eine Feststellung des inneren Zu-

standes von Bäumen durch Anbohren mittels eines Bohrgerätes bestand somit

Mitte der 80iger Jahre und damit am Anmeldezeitpunkt des Streitpatentes offen-

- 13 -

sichtlich nicht mehr. In der japanischen Offenlegungsschrift (K 19) wird hierzu ein

Bohrer beschrieben und eingesetzt, dessen Kopfdurchmesser größer ist als der

Schaftdurchmesser. Es wird ausdrücklich betont, daß der Schaft sehr fein gear-

beitet, dh sehr dünn sein soll (vgl insbes S 2, Z 7 bis 27 iVm Fig 1 und der den

Bohrer 1 betreffenden zugehörigen Beschreibung). Der Fachmann, dem die mit

dem Einsatz von relativ dicken Bohrern verbundenen Probleme - wie aus der Ver-

öffentlichung von Zycha hervorgeht - bereits 1962 bekannt waren, entnimmt aus

dem angesprochenen Hinweis, daß offensichtlich sehr dünne Bohrer eingesetzt

werden sollen.

Die in dieser Entgegenhaltung (K 19) weiter beschriebene Vorrichtung zur Fest-

stellung des inneren Zustandes von Bäumen oder Holzbauteilen mit einem dün-

nen Bohrer mit größerem Kopfdurchmesser als Schaftdurchmesser enthält einen

Rotationsantrieb für den Bohrer und einen Vorschubantrieb, der den Bohrer mit

einer konstanten Kraft nach vorne treibt. Der Rotationsantrieb und der Vorschub-

antrieb werden dabei durch eine Stromquelle gespeist und sind somit elektrische

Antriebe. Diese bekannte Vorrichtung enthält außerdem ein Meßgerät, mit dem in

Abhängigkeit von der Eindringtiefe des Bohrers in das Holz der Eindringwider-

stand gemessen wird. Dies erfolgt durch Bestimmen der Leistungsaufnahme des

elektrischen Rotations- und Vorschubantriebs des Bohrers, indem, wie auch im

erteilten Patentanspruch 3 des Streitpatents angegeben, die Änderung der Vor-

schubgeschwindigkeit beim Eindringvorgang gemessen wird. Hierzu wird die Po-

sitionsverschiebung des Bohrers über ein an eine Stromquelle angeschlossenes

lineares Potentiometer in Stromsignale überführt, die der Positionsänderung ent-

sprechen. Diese Positionsänderungssignale werden dann in Geschwindigkeits-

signale umgewandelt, die den Verlauf des Jahresringmusters bzw das Fehlen von

Jahresringen und damit Fäulnisstellen im untersuchten Stamm anzeigen. Nach

Auffassung der Beklagten ergibt sich aus Seite 2, vorletzter Absatz der japani-

schen Offenlegungsschrift, daß die Positionsänderung des Bohrers anhand der

Bewegung der durch das Vorantreiben des Bohrers gebildeten Späne festgestellt

werde; dies sei sehr ungenau und ermögliche daher keine exakte Bestimmung

des inneren Zustandes von Baumstämmen. Bereits im nachfolgenden Absatz wird

- 14 -

in der Entgegenhaltung K19 jedoch ausgeführt, daß die Positionsänderung des

Bohrers in Richtung des Vortriebes festgestellt wird; daraus ergibt sich für den

Fachmann eindeutig, daß dies direkt an der Verschiebung des Bohrers und nicht

indirekt über die Bewegung der gebildeten Späne erfolgt. Somit werden in dieser

Entgegenhaltung eine Vorrichtung und ein Verfahren beschrieben, die sich von

den Gegenständen der Patentansprüche 7 bzw 1 des Streitpatents nur dadurch

unterscheiden, daß in der japanischen Offenlegungsschrift (K19) von einem Boh-

rer anstelle von einer Nadel die Rede ist und daß dort die Dicke des Bohrers nicht

genau angegeben wird. Wie bereits ausgeführt und von der Beklagten auch ein-

geräumt worden ist (s. ihren Schriftsatz vom 17. Juli 1998, S. 6 le. Abs.), umfas-

sen die Gegenstände des Streitpatents auch spanabhebende Vorrichtungen und

somit auch Bohrer und deren Verwendung. Die Angabe "Nadel" im Streitpatent

bringt offensichtlich nur zum Ausdruck, daß es sich um sehr dünne und lange Vor-

richtungen iSv Bohrnadeln oder Nadelbohrern handeln soll. In der japanischen

Offenlegungsschrift wird aber bereits darauf hingewiesen, daß der Bohrerschaft

sehr dünn sein soll. Nachdem dem Fachmann auch bereits aus der Veröffent-

lichung von Zycha bekannt ist, daß zur Vermeidung von Beschädigungen am zu

untersuchenden Baumstamm für die Bestimmung seines inneren Zustandes nur

sehr dünne nadelförmige Werkzeuge verwendet werden sollen, lag es für den

Fachmann auf der Hand, bei der in der Entgegenhaltung K19 beschriebenen Vor-

richtung einen Bohrer vorzusehen, der so dünn ist wie eine Nadel. Die Aussage

von Zycha, daß nur relativ kurze Nadeln für die Bestimmung des inneren Zustan-

des von Bäumen brauchbar seien, da längere Nadeln durch die Andruckkraft zum

Verbiegen, Abknicken oder Brechen neigen und daher dicke Baumstämme nicht

mit Nadeln untersucht werden könnten, bildet jedoch kein Vorurteil gegen den

Einsatz langer rotierender Nadelbohrer zur Bestimmung des inneren Zustandes

auch von dicken Stämmen. Aus der deutschen Offenlegungsschrift 27 14 010 A1

(K31), die in ihrer Problemstellung, nämlich dem Einbringen beliebig tiefer Löcher

mit sehr kleinem Durchmesser in Holz bei hoher Standfestigkeit der Werkzeuge

und vernachlässigbarer Festigkeitsminderung des Holzquerschnitts - im Gegen-

satz zur Auffassung der Beklagten - geläufig sein mußte, war dem Fachmann seit

1978 bekannt, daß die Stabilität einer in Holz eingetriebenen Nadel durch deren

- 15 -

Rotation wesentlich verbessert und ein Abknicken der dünnen Nadel durch Ro-

tation der Nadel vermieden werden kann und so rotierende Nadeln beliebig tief in

Holz eingebracht werden können. Es lag daher nahe, den Bohrer gemäß Druck-

schrift K19 zur Untersuchung von dicken Stämmen als lange dünne Nadel auszu-

bilden, da bei einer rotierenden spanabhebenden Nadel und damit einem Nadel-

bohrer die von Zycha vor langer Zeit angesprochenen Probleme nicht mehr zu be-

fürchten waren. Hierfür auch einen nadelförmig dünnen Spitzbohrer vorzusehen

wie in der Vorrichtung des Patentanspruchs 8 des Streitpatents, lag ebenfalls

nahe, da Spitzbohrer dem Fachmann als dünne Bohrer geläufig sind.

Damit gelangt man in Kenntnis des vorstehend erörterten Standes der Technik

ohne erfinderisches Bemühen zu den Vorrichtungen gemäß Patentanspruch 7 in

der Ausführungsform eines Nadelbohrers und zu den Vorrichtungen gemäß Pa-

tentanspruch 8 sowie zu dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 mit einem Na-

delbohrer.

Dem seitens der Beklagten vorgetragenen Einwand, es sei ein Indiz für das Nicht-

naheliegen der beanspruchten Gegenstände gemäß den Patentansprüchen 7, 8

und 1 des Streitpatents, daß die Feststellung des inneren Zustandes von Bäumen

mit Nadeln und Bohrern nach Zycha schon 1962 bekannt gewesen und die bean-

spruchten Gegenstände dennoch vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht

veröffentlicht worden seien, kann nicht gefolgt werden. Erst durch die japanische

Offenlegungsschrift K19 iVm der Entgegenhaltung K31 wurde dem Fachmann

nämlich nahegelegt, daß man eine lange dünne Nadel nur dann stabilisieren und

ohne Gefahr des Abknickens tief in einen Holzstamm einbringen kann, wenn man

die Nadel rotiert, dh daß hierfür die in der japanischen Offenlegungsschrift be-

schriebene Vorrichtung mit einem Bohrer verwendet werden kann, der so dünn

wie eine Nadel ist.

Der Hinweis der Beklagten auf den mit den beanspruchten Gegenständen er-

reichten wirtschaftlichen Erfolg führt zu keiner anderen Beurteilung. Wirtschaftliche

Erfolge können zwar im Einzelfall ein Indiz für das Ausmaß der erfinderischen

- 16 -

Leistung sein. Sie vermögen jedoch die fehlende erfinderische Tätigkeit nicht zu

ersetzen (vgl BGH GRUR 1967, 25, 29 liSp "Spritzgußmaschine III").

Einen eigenen erfinderischen Gehalt der auf den Verfahrensanspruch 1 rückbe-

zogenen Patentansprüche 2 bis 6 sowie der auf die Vorrichtungsansprüche 7 und

8 rückbezogenen Patentansprüche 9 und 10 hat die Beklagte nicht geltend ge-

macht. Er ist für den Senat auch nicht ersichtlich, so daß diese Patentansprüche

ebenfalls keinen Bestand haben können.

erteilten Patentansprüchen nur durch Aufnahme des Merkmals "daß die Nadel (3)

zwischen ihrem Einspannende (2) und Kopf (43) durch mindestens ein beim Ein-

dringvorgang relativ zur Nadel verfahrbares Abstützelement (19) geführt wird" bzw

"und mindestens ein beim Eindringvorgang relativ zur Nadel verfahrbares Ab-

stützelement

(19), das die Nadel

(3) zwischen ihrem Einspannende

(2) und

Kopf (43) führt" aus dem erteilten Anspruch 10 in den Verfahrensanspruch 1 bzw

den Vorrichtungsanspruch 7. Ein derartiges verfahrbares Abstützelement vorzu-

sehen, liegt jedoch für den Fachmann ebenfalls nahe, wenn er die Stabilität des

zur Bestimmung des inneren Zustandes von dicken Bäumen erforderlichen langen

Nadelbohrers weiter verbessern will (vgl zB K31). Bei diesem Zusatzmerkmal der

beanspruchten Gegenstände handelt es sich um dem Fachmann geläufige Maß-

nahmen, die im Rahmen des handwerklichen Könnens liegen und deren Wir-

kungsweise zu erwarten war.

- 17 -

Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 7 und 8 des 1. Hilfsantrags beruhen da-

her ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gilt auch für die auf den

Verfahrensanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 sowie für den

auf die Vorrichtungsansprüche 7 und 8 zurückbezogenen Patentanspruch 9, die

jeweils keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen.

den

Patentansprüchen 1 bis 6 des 2. Hilfsantrags, deren Ansprüche 2, 3, 5

und 6 den Ansprüchen 5, 6, 8 und 9 des 1. Hilfsantrags und der erteilten Unter-

lagen entsprechen, unterscheiden sich der Verfahrensanspruch 1 und der Vor-

richtungsanspruch 4 vom Verfahrensanspruch 1 bzw Vorrichtungsanspruch 7 des

1. Hilfsantrags nur dadurch, daß aus all den in den erteilten Patentansprüchen 2

bis 4 für die Messung der Leistungsaufnahme angegebenen Möglichkeiten eine

Beschränkung auf die Bestimmung der Leistungsaufnahme durch Messen der

Stromaufnahme des Rotationsantriebes und/oder des Vorschubantriebes beim

Eindringvorgang erfolgt und dementsprechend in der Vorrichtung ein Meßgerät

zum Messen der Leistungsaufnahme von Vorschub- und/oder Rotationsantrieb

anhand von dessen Stromaufnahme vorhanden ist. Bei derartigen Verfahren und

Vorrichtungen zur Messung des inneren Zustandes von Bäumen wird der elek-

trische Rotations- und/oder Vorschubantrieb, wie auch aus der Druckschrift K19

ersichtlich, üblicherweise durch eine Batterie oder einen Akkumulator und damit

aus einer Stromquelle mit konstanter Spannung mit Strom versorgt. Dem Fach-

mann ist jedoch geläufig, daß die elektrische Leistung P = U

x I, dh gleich der

Spannung multipliziert mit der Stromstärke ist, daß also bei konstanter Spannung

die Leistung direkt proportional der Stromstärke ist. Es lag für den Fachmann da-

her nahe, die Leistungsaufnahme des elektrischen Rotations- und/oder Vorschub-

antriebes des Nadelbohrers auf die für ihn erkennbar einfache Weise durch Mes-

sen der Stromaufnahme des Antriebes beim Eindringvorgang zu bestimmen. Auch

die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 gemäß 2. Hilfsantrag beruhen so-

mit nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dies gilt in gleicher Weise für die auf den

Verfahrensanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 und die auf

den Vorrichtungsanspruch 4 zurückbezogenen Patentansprüche 5 und 6, weil sie

über die nicht erfinderische Leistung der Gegenstände der Patentansprüche 1 und

- 18 -

4 nicht hinausgehen. Diese Patentansprüche haben daher ebenfalls keinen

Bestand.

2. Hilfsantrags durch die Aufnahme des Merkmals "daß die Nadel vorn in einer

Lünette geführt wird" in den Patentanspruch 1 bzw des Merkmals "eine die Nadel

vorn führende Lünette" in den Patentanspruch 4. Dem Fachmann war jedoch

bspw aus der Druckschrift K31 (vgl insbes den Anspruch 2 iVm S 6, handge-

schriebene Seitenangabe, Abs 2) bekannt, daß man beim Eintreiben einer rotie-

renden Nadel in Holz zweckmäßigerweise eine Schablone mit Zentralbohrung und

damit eine Lünette vorsieht, in welcher die Nadelspitze oberhalb der Holz-

oberfläche geführt wird, um hierdurch ein Verlaufen der Nadelspitze aus der Bohr-

achse und daraus resultierende Probleme zu vermeiden. Der Einsatz einer

Lünette bei der vorliegend beanspruchten Vorrichtung und dem hier beanspruch-

ten Verfahren lag daher aufgrund des dem Fachmann bekannten Fachwissens

nahe. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 des 3. Hilfsantrags beruhen

daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die abhängigen Patentan-

sprüche 2 und 3 sowie die Patentansprüche 5 und 6 teilen dieses Schicksal.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm §§ 91 Abs 1, 92 Abs 2

ZPO. Die Klägerin hatte zwar zunächst ihre Klage auf die Nichtigkeitsgründe der

§§ 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nrn 1 bis 4 PatG gestützt, mit Erklärung vom 28. Au-

gust 1998 die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit unter dem Ge-

sichtspunkt der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit und der widerrechtlichen

Entnahme (§§ 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nrn 2 und 4 PatG) aber fallengelassen. Diese

als teilweise Klagerücknahme zu beurteilende Erklärung hat jedoch keine teilweise

Kostenauferlegung zu Lasten der Klägerin zur Folge, da der Klage bereits aus

dem Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der

fehlenden erfinderischen Tätigkeit stattzugeben war und die weiteren von der Klä-

- 19 -

gerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe demgegenüber nicht ins Gewicht fal-

len.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 99 Abs 1

PatG iVm § 709 ZPO.

Grüttemann

Dr. Deiß

Dr. Niklas

Dr. Jordan

Sredl