Urteil des BPatG vom 28.02.2007

BPatG: telekommunikation, dienstleistung, verwechslungsgefahr, ältere marke, rechtliches gehör, kennzeichnungskraft, werbung, safe, datenverarbeitung, geschäftsführung

BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 246/04
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
28. Februar 2007
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
BPatG 154
08.05
- 2 -
betreffend die Marke 301 46 724.2
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2007 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 46 724
safebay
für die Dienstleistungen
Klasse
35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwal-
tung, Büroarbeiten;
Klasse 38: Telekommunikation;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;
- 3 -
ist Widerspruch eingelegt worden
1) aus der prioritätsälteren Wortmarke 300 11 613
EBAY
eingetragen für die Dienstleistungen der
Klasse 38: Telekommunikation aller Art, insbesondere elektroni-
sche Übertragung von Daten und Informationen; Pa-
ging-Dienstleistungen;
Klasse 41: Bereitstellung von Ausbildungs-, Unterhaltungs- und
Sporteinrichtungen und Aktivitäten, Dienstleistungen
im Bereich der Radio- und Fernsehunterhaltung; Pro-
duktion von Radio- und Fernsehprogrammen,
wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistung „Telekommunikation“ in
Klasse 38 richtet und nur auf die Dienstleistungen der Klasse 38 „Telekommunika-
tion aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und Informa-
tionen“ gestützt ist;
2) aus der Wort-/Bildmarke 398 74 215
- 4 -
eingetragen für die Dienstleistungen der
Klasse 35: Werbung und Geschäftswesen;
Klasse
38:
Dienstleistungen eines Online-Handelsgeschäftes,
nämlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaf-
fung und Veräußerung von Waren und Dienstleistun-
gen im Internet, Sammeln, Bereitstellen und Übermit-
teln von Informationen im Internet, Betrieb eines Tele-
shoppingkanals,
wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 „Wer-
bung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ richtet und nur
auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung und Geschäftswesen“ gestützt
ist;
3) aus der Gemeinschaftsbildmarke CTM 1225739
eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 28 und
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;
Pflege in Bezug auf Computersoftware; Bereitstellung
von Zugang zu Computerdatenbanken; Bereitstellung
des Zugangs zu globalen Informationsnetzen und an-
deren Netzsystemen,
- 5 -
wobei sich der Widerspruch nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 42
„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ richtet und nur auf die
Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der
Klasse 42 gestützt ist.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
drei Widersprüche jeweils mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 zurückgewiesen.
Trotz identischer bzw. weitgehend ähnlicher Dienstleistungen sei der Abstand zwi-
schen den Vergleichsmarken ausreichend. Die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken sei in allen drei Widerspruchsverfahren nur durchschnittlich, da
sich die geltend gemachte gesteigerte Verkehrsbekanntheit lediglich auf „Online-
Auktionen“, nicht aber auf die Dienstleistungen „Telekommunikation aller Art, ins-
besondere elektronische Übertragung von Daten und Informationen“ (Wider-
spruchsmarke Nr. 300 11 613), „Werbung und Geschäftsführung“ (Widerspruchs-
marke Nr. 398 74 215) und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“
(Widerspruchsmarke CTM 1225739) beziehe. Eine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr bestehe nicht, da die jüngere Marke „safebay“ nicht durch die Buchsta-
benfolge der drei Widerspruchsmarken „-ebay“ geprägt werde. Das jüngere Zei-
chenwort sei schon nicht mehrgliedrig, weshalb ein Bestandteil nicht als „prägend“
verstanden werden könne. Aber selbst unter Anwendung der Grundsätze der Prä-
getheorie sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen, da der Ver-
kehr „safe“ in der Bedeutung von „sicher“ und den Bestandteil „bay“ als zwei Sil-
ben, nämlich wie „säif-bäi“ aussprechen werde. Er werde dagegen nicht sinn- und
sprachregelwidrig die Buchstabenfolge „-ebay“ heraustrennen und „säif-i-bäi“ aus-
sprechen. Auch die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung bestehe nicht, da nicht
jede gedankliche Assoziation markenrechtlich relevant sei. Der Verkehr werde
„ebay“ weder als Stammbestandteil noch als Firmenkennzeichen in der jüngeren
Marke „safebay“ erkennen.
- 6 -
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden und
Beschwerdeführerin vom 25. November 2004 (Bl. 5 d. A.). Sie trägt vor, es stehe
aufgrund neuer Umfragen fest, dass der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmar-
ken hoch sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher die jüngere
Marke ohne weiteres mit den älteren Marken der Widersprechenden in Verbin-
dung bringen. Dies sei auch deshalb der Fall, da die Dienstleistungen bzw. die
Software, die unter der jüngeren Marke angeboten würden, im Zusammenhang
mit dem Online-Auktionsportal der Widersprechenden unter der Marke „ebay“
stünden. Sie hat insoweit im Amtsverfahren auf ein Urteil des Landgerichts Ham-
burg im Rahmen eines Einstweiligen Verfügungsverfahrens hingewiesen
(312 O 271/02).
Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. Oktober 2004 aufzuheben und die Löschung der jüngeren
Marke anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hat im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben.
II.
Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuläs-
sige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Ab-
wägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das
Publikum keine Gefahr von Verwechslungen gem. § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG.
- 7 -
1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den ein-
zelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder
-ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH
GRUR
2007, 321
ff. -
Rn.
18 -
COHIBA; BGH GRUR
2006, 859 -
Rn.
16
- Malteserkreuz; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 598, 599
- Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).
1.1. Der Einwand der Nichtbenutzung wurde nicht erhoben, so dass von der
Registerlage auszugehen ist. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungs-
ähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis
von Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören die Art, der Ver-
wendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrie-
rende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (BGH GRUR 2006,
941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508
- EVIAN/REVIAN). Aus den drei Widerspruchsmarken wurde jeweils beschränkt
Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen erhoben, für die Identität bzw.
engste Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke besteht. Die Be-
schwerdeführerin geht aus der Widerspruchsmarke zu 1) aus der Dienstleistung
„Telekommunikation aller Art“ gegen die identische Dienstleistung „Telekommuni-
kation“ der jüngeren Marke vor. Aus der Widerspruchsmarke zu 2) hat sie Wider-
spruch erhoben aus der Dienstleistung „Werbung und Geschäftswesen“ gegen die
Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroar-
beiten“. Die Dienstleistung „Geschäftswesen“ ist dabei als Begriff im weiteren Sinn
zu verstehen, weist deshalb enge Ähnlichkeit zu „Geschäftsführung; Unterneh-
mensverwaltung; Büroarbeiten“ auf, da diese Dienstleistungen im engeren Sinn
darunter subsumiert werden können.
- 8 -
Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3) ist beschränkt auf die Dienst-
leistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, weshalb Identität
zur eingetragenen Dienstleistung der jüngeren Marke in Klasse 42 besteht. Insge-
samt muss die jüngere Marke daher einen großen Abstand zu den Widerspruchs-
marken wahren.
1.2. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleis-
tungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das
Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237
- Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Eine Ausstrahlung auf
andere Waren und Dienstleistungen kommt allenfalls für benachbarte Produktbe-
reiche in Betracht (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl. 2001, § 14 Rn. 289; Ingerl/
Rohnke, MarkenG, 2.
Aufl. 2003, §
14 Rn.
394; Ströbele/Hacker, MarkenG,
7. Aufl. 2003, § 9 Rn. 308). Die Markenstelle ist hinsichtlich der Dienstleistungen in
Klasse 35 und 42 zu Recht davon ausgegangen, dass „ebay“ insoweit nur durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft besitzt. Das Zeichen ist für die eingetragenen
Dienstleistungen zwar nicht beschreibend und daher originär kennzeichnungskräf-
tig. Es fehlt aber an Anhaltspunkten dafür, dass es für eben diese Dienstleistun-
gen so intensiv benutzt wird, dass der Grad der Kennzeichnungskraft dadurch ge-
steigert sein könnte. Das Vorgesagte gilt auch für die Dienstleistungen „Telekom-
munikation aller Art, insbesondere elektronische Übertragung von Daten und In-
formationen; Paging-Dienstleistungen“, für die die Widerspruchsmarke zu 1) ein-
getragen ist. Die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorge-
legte Studie von Jupiter MMXI (Bl. 57 VA) ist eine Darstellung der Aufrufe der In-
ternetseiten durch die Internetnutzer. Aus dieser ergib sich nur, dass „ebay“ an
vierter Stelle mit 6.500 aufgerufenen Seiten steht und 36,9 % der Internetnutzer
erreicht. Aus der Studie ergibt sich jedoch nicht, dass Verbraucher die Beschwer-
deführerin als technischen Telekommunikationsdienstleister und nicht nur als Auk-
tionator ansehen. Als gerichtsbekannt kann lediglich unterstellt werden, dass die
drei älteren Marken für „Online-Auktionen“ bekannt sind und für diesen Teilbe-
reich über einen erweiterten Schutzumfang verfügen. Online-Auktionen ist zwar
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systemimmanent, dass sie sich als Hilfsmittel der Telekommunikation bedienen,
dies führt aber nicht dazu, dass deshalb die gesamte Dienstleistung „Telekommu-
nikation“ über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt.
1.3. Der damit nach wie vor große Abstand, den die jüngere Marke zu den
Widerspruchsmarken einhalten muss, bleibt gewahrt. Die Frage der Ähnlichkeit
sich gegenüberstehender Zeichen ist nämlich nach deren Ähnlichkeit in Klang,
(Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen ange-
sprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wir-
ken. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durch-
schnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414
- Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int.
2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo
GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).
Die Marken „safebay“ und die Wortmarke „ebay“ ebenso wie die Wort-/Bildmarken
und
unterliegen unmittelbar weder einer klanglichen, noch einer bildli-
chen oder begrifflichen Verwechslungsgefahr. Es handelt sich jeweils um Ein-
wortmarken mit unterschiedlichen Wortanfängen und divergierenden Wortlängen.
Die jüngere Marke verfügt über sieben Buchstaben, die Widerspruchsmarken da-
gegen nur über vier. Die jüngere Marke nimmt die Buchstaben der älteren Marken
zwar als Teilmenge auf, verleiht ihnen aber eine andere Begrifflichkeit, die sich
auch in der Aussprache niederschlägt. Insoweit ist zum einen von der Aussprache
[säif-bäi] für die jüngere Marke und zum anderen [i-bäi] für die Widerspruchsmar-
ken auszugehen. Die angegriffene Marke wird nicht [säif-i-bäi] ausgesprochen
werden, da dies den Sprachregeln zuwider liefe und erforderte, dass „ebay“ als
eigener Wortbestandteil in „safebay“ z. B durch eine entsprechende Schreibweise
oder optische Gestaltung sofort und unmittelbar erkannt würde. „Safebay“ verfügt
jedoch über einen eigenen Bedeutungsgehalt, der in der Kombination der engli-
schen Wortbestandteile „safe“ und „bay“ liegt. „Safe“ ist ein Begriff, der der engli-
- 10 -
schen Sprache entstammt und dort als Substantiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“,
bzw. als Adjektiv „sicher, in Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörter-
buch Englisch, Band I, S. 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für
„feuerfester Geldschrank“ gebräuchlich (Wahrig, Universalwörterbuch Recht-
schreibung, 2002, S. 922), wird jedoch auch als „sicher“ verstanden (z. B. „safer
sex“, a. a. O.). „Bay“ besitzt mehrere Bedeutungen, die allgemeinsprachlich be-
kannteste ist „Bucht“ (vgl. www.wortschatz.uni-leipzig.de, Stichwort „bay“:
Tampa Bay; Thunder Bay; San Francisco Bay; Guantanamo Bay etc.). In dieser
Zusammensetzung bedeutet „safebay“ damit „sichere Bucht“. „Ebay“ ist dagegen
ein Phantasiebegriff, der in der Kombination mit „safe“ nicht als eigenständiger
Bestandteil erkannt wird.
Selbst unter Anwendung der Prägetheorie, die bei Einwortmarken nicht ohne wei-
teres anwendbar ist, ergibt sich kein anderes Ergebnis, da „safe“ und „bay“ als
gleichgewichtige Wortbestandteile nebeneinander stehen und kein Wort das an-
dere dominiert. Beide sind nicht beschreibend für die eingetragenen Dienstleistun-
gen und tragen in der Kombination zu einer verständlichen Bedeutung des Be-
griffspaares bei. Die Spaltung des jüngeren Zeichens in „saf“ und „ebay“ liegt aus
den o. g. Gründen daher nicht nahe.
Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht nicht. Gedanklich wird die an-
gegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der
Widerspruchsmarke nicht in Verbindung gebracht werden (BGH GRUR 2002, 542,
544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK24). Diese Art der Verwechslungsgefahr
kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittel-
bar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der
Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb
weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm auf-
weisen, demselben Markeninhaber zuordnet. Für die Annahme einer solchen Art
der Verwechslungsgefahr ist Zurückhaltung geboten. Im vorliegenden Verfahren
gibt es hierzu keine Anhaltspunkte, da gerade „ebay“ nicht als Stamm im jüngeren
- 11 -
Zeichen erkannt werden wird und die Beschwerdeführerin über keine weiteren
ähnlich gebildeten Marken verfügt.
Auch die Grundsätze der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH
GRUR 2005, 1042 ff. - THOMSON LIFE) sind auf das vorliegende Verfahren nicht
anwendbar. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum
zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen
Übereinstimmung wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtungen zwischen
den Zeicheninhabern annimmt, besteht nicht. Dies setzt einerseits voraus, dass
sich die Widerspruchsmarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen
der Widersprechenden entwickelt hat, was insbesondere dann anzunehmen ist,
wenn die Widerspruchsmarke zugleich das Firmenschlagwort ist (BGH GRUR
2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung ist zwar erfüllt. Zum
anderen ist aber Voraussetzung, dass die ältere Marke in dem zusammengesetz-
ten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber eine selbständig kennzeichnende
Stellung behält (a. a. O., Rn. 33). Das Firmenschlagwort wird in der jüngeren
Marke aber gerade nicht als solches erkannt, da die jüngere Marke durch die Zu-
sammensetzung einen Bedeutungswandel erfährt.
Insgesamt reichen die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen daher aus,
so dass der Verkehr die Marken auch bei eng ähnlichen bzw. identischen Dienst-
leistungen und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht ver-
wechseln wird.
2. Der Beschwerdeführerin wurde rechtliches Gehör gewährt. Bei den
Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine
große Sozietät mit mehr als 70 Rechts- und Patentanwälten allein in München. Die
formularmäßige Mitteilung der „mandatsbedingten Abwesenheit“ ohne zusätzliche
Angaben ist kein ausreichender Grund für eine Terminsverlegung. Dem Verfah-
rensbevollmächtigten wurde daher die Verlegung auch nicht bestätigt, im Gegen-
teil wurde er darauf hingewiesen, dass es sich bei der Terminierung auf
- 12 -
9:03 Uhr um einen Eingabefehler der Geschäftsstellenverwalterin handelte, die
diesen auf 9:30 Uhr korrigierte. Für die Beschwerdeführerin ist dennoch ausweis-
lich des Protokolls niemand im Termin erschienen. Aufgrund der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Gelegenheit der Beschwerdeführerin, sich in dem Verfah-
ren zu äußern, konnte daher in der Sache verhandelt werden.
3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).
gez.
Unterschriften