Urteil des BPatG vom 27.10.2008
BPatG (marke, bestandteil, verwechslungsgefahr, beschreibende angabe, gesamteindruck, verkehr, kennzeichnungskraft, gefahr, form, beschwerde)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 37/07
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die angegriffene Marke 304 45 757
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Eingetragen am 27. Oktober 2004 unter der Nummer 304 45 757 für
pharmazeutische Erzeugnisse; Nahrungsergänzungsmittel für
medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke; Vitaminpräparate; Präparate aus Heilpflanzen für medizi-
nische Zwecke
ist die Marke
TestoVital.
Widerspruch wurde erhoben aus der Marke EM 2 394 351
FESTO
eingetragen unter anderem für
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pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke.
Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Widerspruch zurückgewiesen wegen fehlender Verwechslungsgefahr. Bei teil-
weise identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft sowie zu
berücksichtigenden breiten Verkehrskreisen sei ein deutlicher Markenabstand zu
fordern. Die Vergleichsmarken unterschieden sich bereits durch ihre Wortlänge
auffällig und verfügten über eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie
einen unterschiedlichen Sprech- und Betonungsrhythmus. Zudem bestehe der
Unterschied im Eingangskonsonant sowie dem zusätzlichen Bestandteil „Vital“,
der nicht vernachlässigt werden könne. Keiner der beiden kennzeichnungsschwa-
chen Teile der angegriffenen Marke sei allein prägend. „Testo“ weise auf „Testos-
teron“ hin, „Vital“ auf „Lebenskraft; Lebendigkeit“. Daher sei auch der Sinngehalt
der angegriffenen Marke kollisionsmindernd im Gegensatz zur Widerspruchs-
marke, die ein reines Phantasiewort sei.
Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung
ausgeführt, die angegriffene Marke sei wegen der Binnengroßschreibung als
mehrteilige Marke deutlich erkennbar. Entgegen der Ansicht der Markenstelle
handle es sich bei den Markenbestandteilen nicht um zwei gleichrangige, kenn-
zeichnungsschwache Bestandteile. „Vital“ sei zwar beschreibend, ein Hinweis bei
„Testo“ auf „Testosteron“ sei dagegen abwegig, da „Testo“ nicht die Abkürzung für
„Testosteron“ sei und die Waren der angegriffenen Marke keine Dopingmittel
seien. „Testo“ sei somit nicht kennzeichnungsschwach und könne daher in der
angegriffenen Marke selbständig prägen. Die dann gegenüberstehenden Begriffe
„Testo“ und „FESTO“ seien klanglich nahezu identisch.
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Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes vom 16. Februar 2007 aufzuheben und die angegriffene
Marke zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich nicht geäußert.
Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg,
da nach Auffassung des Senats keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den
Marken besteht.
Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände,
insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähn-
lichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesonde-
re ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der
Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in
st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang;
GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-
LEX/NEURO-FIBRAFLEX).
Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.
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1.
Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke aus.
2.
Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage
auszugehen. Zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren der
älteren Marke besteht Identität.
Da die pharmazeutischen Erzeugnisse der angegriffenen Marke - wie die der Wi-
derspruchsmarke - registermäßig keiner Rezeptpflicht unterliegen, sind hierfür wie
für die übrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksich-
tigen. Dabei ist grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befas-
senden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-
ständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach
Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506
- ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit
zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH
GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).
3.
Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind an den markenrechtli-
chen Abstand hohe Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke in
jeder Hinsicht gerecht wird.
a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildli-
chen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den je-
weiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies ent-
spricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form
aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zer-
gliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Be-
trachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der
Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu be-
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rücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich
mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als
auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-
FIBRAFLEX).
Ausgehend von der registrierten Form der zu vergleichenden Marken unterschei-
den diese sich in ihrem durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht klar und unverwechselbar. So han-
delt es sich bei der angegriffenen Marke um eine viersilbige Wortmarke aus zwei
zusammengeschriebenen und durch Binnengroßschreibung hervorgehobenen
Bestandteilen mit zehn Buchstaben, bei der Widerspruchsmarke dagegen um eine
zweisilbige Wortmarke bestehend aus fünf Buchstaben.
b) Auch wenn die Widerspruchsmarke „FESTO“ in jedenfalls klanglich ähnlicher
Form - „Testo“ - in der angegriffenen Marke „TestoVital“ enthalten ist, führt dies
nicht zu einer Bejahung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, da der Wortbe-
standteil „Testo“ die angegriffene Marke nicht allein in kollisionsbegründender
Weise prägt.
Zwar kommt bei mehrteiligen Marken eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn
Ähnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisions-
begründend prägen können. Dies ist der Fall, wenn der Bestandteil den Gesamt-
eindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine selbständig kennzeich-
nende Funktion aufweist, und wenn die übrigen Markenteile für die angesproche-
nen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck
vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI
RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus;
a. a. O. - Mustang).
Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf einheitlich zusam-
mengeschriebene Markenwörter anwenden (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440
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- WISCHMAX/Max), wozu auch die angegriffene Marke zählt. Zwar sind als Kom-
binationsmarken im obengenannten Sinne nicht nur Marken zu verstehen, die
mehrere getrennte Bestandteile aufweisen, sondern hierzu können auch zusam-
mengefügte Marken zählen, die aus sonstigen Gründen (etwa aufgrund ihrer be-
sonderen graphischen Gestaltung) sich als mehrgliedrig darstellen. Davon kann
aber bei zusammengeschriebenen Wörtern in Normalschrift - auch mit groß ge-
schriebenen Mittelbuchstaben - nicht ausgegangen werden, diese sind vielmehr
nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVi-
rus).
Bei der angegriffenen Marke ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, sie
- abweichend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken re-
gelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH GRUR
1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/
ComNet; a. a. O. - Zwilling/Zweibrüder) - als mehrteilige Marke zu würdigen. Die
Bezeichnung „TestoVital“ wirkt im Hinblick auf die Zusammenschreibung in einem
Wort als geschlossene Gesamtbezeichnung, in der keiner der beiden Markenbe-
standteile besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt mit der
Folge, dass eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausge-
schlossen ist. Durch die Darstellung der Bestandteile mit Binnengroßschreibung
wird dieser Eindruck der Geschlossenheit nicht beseitigt, da dies lediglich eine
übliche werbemäßige Hervorhebung darstellt.
c)
Aber selbst bei Anwendung der Grundsätze zu mehrteiligen Marken, wird die
angegriffene Marke von dem Bestandteil „Testo“ nicht in allein kollisionsbegrün-
dender Weise geprägt.
Zwar ist der Begriff „vital“ (= lebenslustig, lebensvoll, wendig, munter), der sowohl
die biologische Lebenskraft eines Menschen als auch die allgemeine Einstellung
zum Leben als psychische Befindlichkeit beschreibt, kennzeichnungsschwach, da
er in der Werbung insbesondere im Gesundheitsbereich vielfach verwendet wird,
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um beschreibend auf die Wirkungsweise körperlich und psychisch vitalisierender
oder Lebenskraft spendender Produkte hinzuweisen. Dies gilt aber gleichermaßen
für das vorangestellte Wortelement „Testo“, das als geläufige Abkürzung für
„Testosteron“ nach Feststellung des Senats im Sportbereich insbesondere in Bo-
dybuilderkreisen verwendet wird (vgl. z. B. Bodybuilding-Lexikon unter
kelfreaks.de…, Abkürzungen untng-union.de…). Testosteron
wird dort vor allem wegen seiner muskelaufbauenden Wirkung eingesetzt, fördert
aber auch generell Antrieb, Ausdauer und die allgemeine Lebenslust. In Bezug auf
die angegriffenen Waren gibt der Bestandteil „Testo“ einen beschreibenden
Hinweis auf den Inhaltsstoff „Testosteron“ oder auch auf die Wirkungsweise der
Produkte in der Weise, dass diese den körpereigenen Testosteronspiegel erhöhen
können.
Bei Gesamtbegriffen, die aus zwei gleichermaßen beschreibenden Wortelementen
gebildet sind, hat der Verkehr aber keine Veranlassung, diese auf einen einzelnen
Bestandteil zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2008, 909 - Pantogast; BPatG,
28 W (pat) 251/02 - MAGNO/MAGNOVITAL - in PAVIS PROMA - CD-ROM).
d) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch keine Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der Bestandteil „-Vital“ der angegriffe-
nen Marke als ein in dem hier maßgeblichen Warenbereich häufig verwendeter
und damit verbrauchter Bestandteil für den Gesamteindruck völlig in den Hinter-
grund träte. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestand-
teile bleiben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliedriger Marken nicht
außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zur Prägung des Gesamteindrucks
bei
(vgl.
BGH
GRUR
1996,
200,
2001
- Innovadiclophlont; a. a. O.
- Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei dem
Bestandteil „-Vital“ der angegriffenen Marke handelt es sich insbesondere nicht
um eine beschreibende Angabe zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darrei-
chungsform des Arzneimittels wie z. B. „oral, forte, retard“, denen die beteiligten
Verkehrskreise keinerlei die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende
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Bedeutung zumessen (vgl. BPatG GRUR, 122, 124 - BIONAPLUS; Strö-
bele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 309 m. w. N.), weil dem Bestandteil
„-Vital“ kein separat verstandener Hinweis dieser Art entnommen werden kann.
Die angegriffene Marke „TestoVital“ erscheint vielmehr in ihrer Kombination als
geschlossener, einheitlicher Phantasiebegriff. Die angesprochenen Verkehrskreise
haben somit keinen Grund, den Bestandteil „Testo“ der angegriffenen Marke he-
rauszugreifen und allein diesen der Widerspruchsmarke „FESTO“ gegenüberzu-
stellen. Die angegriffene Marke unterscheidet sich damit in ihrer Gesamtheit aus-
reichend von der Widerspruchsmarke.
4.
Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden können.
Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass
die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichs-
marken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen.
Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesens-
gleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke,
messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunfts-
funktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch
als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers
der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR
2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).
In solchen Ausnahmefällen reichen bereits geringfügige Unterschiede aus, um den
Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen
(vgl. BGH a. a. O. - Innovadiclophlont; BPatG Mitt 1983, 58, 59 - Rollinos/Rolo).
Die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile sprechen auch dann gegen
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Be-
standteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von
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der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unterneh-
mens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O. - POLYFLAM/
MONOFLAM). Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erfor-
derliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist schließlich
kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass beschreibende
Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbestandteile von
Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder).
Im vorliegenden Fall setzt sich die angegriffene Marke aus den Bestandteilen
„Testo-“ und „-Vital“ zusammen. „Testo-“ und die Widerspruchsmarke „FESTO“
weichen nicht nur geringfügig voneinander ab, was im Verkehr nicht unbemerkt
bleiben wird. Deshalb fehlt es schon an einem identischen oder wesensgleichen
Stammbestandteil für eine Zeichenserie. Zudem führt eine gesamtbegriffliche Ver-
bindung - wie oben ausgeführt - zu dem Phantasiebegriff „TestoVital“ und damit
von der Vorstellung weg, das - im Übrigen - kennzeichnungsschwache Marken-
element „Testo“ sei verwechselbarer Stammbestandteil einer Markenserie.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen An-
lass (§ 71 Abs 1 MarkenG).
Dr. Vogel von Falckenstein
Paetzold
Hartlieb
Cl