Urteil des BPatG vom 13.01.2010, 26 W (pat) 6/09

Entschieden
13.01.2010
Schlagworte
Klasse, Internet, Unterscheidungskraft, Beschwerde, Marke, Bestandteil, Patent, Eintragung, Anmeldung, Raum
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BUNDESPATENTGERICHT

An Verkündungs Statt 26 W (pat) 6/09 _______________

(Aktenzeichen)

zugestellt am 11. Februar 2010

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 304 09 862.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 13. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

BPatG 154

08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 7. August 2006 aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich

der

„Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich

Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk sowie Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen hierüber“

zurückgewiesen worden ist.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35,

38, 41 und 42

bestimmten Wortmarke 304 09 862

freenet iPhone

wegen mangelnder Unterscheidungskraft 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und aufgrund eines der Eintragung entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG) teilweise zurückgewiesen. Im Umfang der für die angemeldeten

Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 zurückweisen-

den Entscheidung lasse sich nach Auffassung der Markenstelle dem Anmeldezeichen der beschreibende und freizuhaltende Begriffsinhalt als „Internettelefon(ie)

über ein (gebühren-) freies Internet“ entnehmen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat sie mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten

vom 21. Januar 2010 das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf die

Klasse 38 „Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk sowie Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen hierüber“ eingeschränkt. Sie verweist darauf, dass

der Beschwerde im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marken

399 61 999 „FREENET“ und 399 65 816 „freenet.de“ für die vorgenannten

Dienstleistungen der Klasse 38 stattzugeben sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des

Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Vorsorglich regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof

an.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nach Beschränkung der Anmeldung

auf die verfahrensgegenständlichen, aus dem Entscheidungstenor ersichtlichen

Dienstleistungen begründet. Insoweit steht einer Eintragung der angemeldeten

Marke „freenet iPhone“ keines der Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1 und

Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche

die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den

freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH

GRUR 2003, 604, 607 - Libertel; GRUR 2002, 804, 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem

Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen

(vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für

die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779

- URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Dabei sind nach ständiger

Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern sie geläufige warenbeschreibende Bezeichnungen darstellen, die

von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch verstanden werden

(vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER).

Für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 38 kann

hiernach der angemeldeten Marke die für eine Eintragung hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Für die Dienstleistungen „Bereitstellung von Internet-Zugängen“ sind die Wortmarken 399 61 999 „FREENET“ und

399 65 816 „freenet.de“ vom Deutschen Patent- und Markenamt als verkehrsdurchgesetzte Marken nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden (vgl. Anlage 7 zur Beschwerdebegründung). Die Dienstleistungen „Bereitstellung von Internet-Zugängen“ weisen zahlreiche Überschneidungen und eine erhebliche

Sachnähe zu den verfahrensgegenständlichen „Dienstleistungen eines Internet-

Service-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computer-

netzwerk sowie Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen hierüber“ auf,

so dass entgegen der im angegriffenen Beschluss geäußerten Auffassung der

Markenstelle die Verkehrsdurchsetzung der Wortmarken „FREENET“ und „freenet.de“ bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens für die

verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht unberücksichtigt bleiben darf.

Enthält ein Kombinationszeichen einen im Verkehr durchgesetzten Bestandteil

(hier: „freenet“), der - was auf den Streitfall zutrifft - innerhalb des Gesamtzeichens

unübersehbar als Betriebskennzeichen hervortritt, so kann dieses eingetragen

werden, weil das Kombinationszeichen nicht ausschließlich aus schutzunfähigen

Bestandteilen besteht (vgl. BGH GRUR 1983, 243, 245 - BEKA Robusta; Fuchs-

Wissemann in HK-MarkenR, 2. Aufl. 2009, § 8 Rn. 68; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 386). Für die Eintragungsfähigkeit ist nicht erforderlich, dass jeder Bestandteil eines angemeldeten Kombinationszeichens durchgesetzt ist. Insoweit können keine weitergehenden Anforderungen gestellt werden

als bei Kombinationszeichen, die von vornherein einen unterscheidungskräftigen

Bestandteil enthalten. Auch ist nicht erforderlich, dass der durchgesetzte Bestandteil das das Gesamtzeichen beherrschende Element ist, demgegenüber die

übrigen Bestandteile völlig zurücktreten. Bei einem aus zwei Worten bestehenden

Zeichen, von denen eines im Verkehr durchgesetzt ist, kann in der Regel die Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes nicht verneint werden (vgl. BGH

a. a. O. - BEKA Robusta). Dies trifft auch auf den Streitfall zu.

Der verkehrsdurchgesetzte Bestandteil „freenet“ verleiht der angemeldeten Kombinationsmarke im Umfang der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen darüber hinaus insgesamt einen „schutzbegründenden“ Überschuss und führt dazu,

dass insoweit auch ein lediglich beschreibender Charakter der angemeldeten

Marke, der ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen

könnte, ausscheidet (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 337, 386).

Bei dieser Sachlage ist für die von der Anmelderin für den Fall der Zurückweisung

ihrer Beschwerde angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kein Raum.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner

Bb

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Anmerkungen zum Urteil