Urteil des BGH vom 24.04.2008
Lefax/Lefaxin Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 30/05 Verkündet
am:
24. April 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als
Urkundsbeamter
der
Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Lefax/Lefaxin
EG Art. 28, 30
Bringt der Parallelimporteur auf der Umverpackung des von ihm umgepackten
parallelimportierten Arzneimittels sein Unternehmenslogo in der Weise an, dass
es in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem gebotenen
Hinweis auf das die Umverpackung vornehmende Unternehmen steht und vom
Verkehr als Bestandteil dieses Hinweises angesehen wird, schädigt er damit
weder den Ruf der Marke des Arzneimittelherstellers noch beeinträchtigt er de-
ren Herkunftsfunktion.
BGH, Urt. v. 24. April 2008 - I ZR 30/05 - OLG Hamburg
LG
Hamburg
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 6. Januar 2005
aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts
Hamburg, Zivilkammer 12, vom 17. Februar 2004 wird zurückge-
wiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist Lizenznehmerin der seit dem 13. Februar 1914 für phar-
mazeutische Präparate eingetragenen deutschen Marke Nr. 191608 "Lefax" (im
Folgenden: Klagemarke). Unter dieser Marke vertreibt die Klägerin in Deutsch-
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land ein von der Markeninhaberin hergestelltes Arzneimittel mit dem Wirkstoff
Simeticon. Die Klägerin ist von der Markeninhaberin ermächtigt, sämtliche
Rechte aus der Marke im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich gel-
tend zu machen.
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Die Beklagte ist Parallelimporteurin von Arzneimitteln. Sie importiert das
von der Inhaberin der Klagemarke hergestellte Arzneimittel aus Österreich, wo
es unter der Bezeichnung "Lefaxin" in Packungen zu 30, 50 und 300 Kautablet-
ten mit Zustimmung der Herstellerin in Verkehr gebracht wird, und vertreibt es
in Deutschland in der hier verschreibungsüblichen Packungsgröße von 20 Kau-
tabletten. Zunächst hat die Beklagte dafür eigene Umverpackungen verwendet,
auf denen sie die Kennzeichnung "Lefax" angebracht hat. Nachdem die Kläge-
rin dies beanstandet hatte, hat sich die Beklagte mit Erklärung vom 8. Juli 2003
verpflichtet, eine eigene Umverpackung nur für solche Blister zu verwenden, die
bei der Abstockung auf 20 Kautabletten übrig bleiben, ferner die Marken nicht
mehr auszutauschen und es zu unterlassen, auf den in zulässiger Weise erstell-
ten eigenen Umverpackungen auf den Seitenlaschen jeweils großflächig ihr
Unternehmenslogo aufzudrucken. Nunmehr verwendet die Beklagte für die
nach Abstockung verbleibenden Blister die aus dem Klageantrag ersichtliche
Packungsgestaltung, bei der neben dem Hinweis, dass sie für Import, Umpa-
ckung und Vertrieb verantwortlich ist, ihr Unternehmenslogo angebracht ist.
Dieses besteht aus einem grünen Quadrat, das aus insgesamt 25 kleinen
Quadraten in unterschiedlichen Grünschattierungen gebildet wird und als Über-
schrift ihren Firmenbestandteil "EURIM PHARM" trägt.
Die Klägerin hat auch diese Packungsgestaltung als Verletzung der Kla-
gemarke "Lefax" beanstandet. Das Aufbringen des Logos sei zur Herstellung
einer im Inland vertriebsfähigen Packung nicht erforderlich.
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Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung -
beantragt,
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der Beklagten bei Vermeidung der vom Gesetz vorgesehenen Ord-
nungsmittel zu verbieten, das Arzneimittel "Lefaxin" mit dem Wirkstoff
Simeticon aus Österreich zu importieren und auf zulässigerweise erstell-
ten eigenen Umverpackungen, welche zum Aufbrauch solcher Blister
verwendet werden, welche bei der Erstellung von vertriebsfähigen Pa-
ckungen á 20 Kautabletten übrig bleiben, ihr Logo aufzudrucken wie
nachfolgend dargestellt:
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
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Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage
stattgegeben.
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Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer (vom Senat zugelassenen)
Revision, mit der sie ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiterver-
folgt. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe:
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I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne gemäß
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten Unterlassung der Ver-
wendung der beanstandeten Packungsgestaltung verlangen. Zur Begründung
hat es ausgeführt:
Auf die Verpflichtungserklärung vom 8. Juli 2003 könne die Klägerin ihr
Unterlassungsbegehren nicht stützen, weil der jetzt streitige Aufdruck des Lo-
gos nicht "großflächig" im Sinne dieser Erklärung sei. Die Beklagte erfülle je-
doch dadurch, dass sie Restblister des importierten Arzneimittels "Lefaxin" in
von ihr hergestellte Umkartons umpacke, wieder mit der fremden Marke verse-
he und vertreibe, den Tatbestand der Verwendung einer ähnlichen Marke für
die Kennzeichnung des nämlichen Produkts. Verwechslungsgefahr sei bei der
großen Ähnlichkeit der Zeichen "Lefax" und "Lefaxin" bei der Benutzung zur
Kennzeichnung identischer Waren jedenfalls über die Wechselwirkungslehre
unzweifelhaft gegeben. Das Recht aus der wieder angebrachten Marke "Lefa-
xin" sei auch nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Denn die Klägerin
könne sich dem weiteren Vertrieb der wieder mit der Marke versehenen Ware
aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Be-
klagte sei zwar nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften verpflichtet, auf der neuen Umverpackung klar anzugeben, von
wem das Arzneimittel umgepackt worden sei. Der Parallelimporteur dürfe aber
nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren. Er dürfe die Pa-
ckung nicht dazu verwenden, sich im Wettbewerb und sei es auch nur im Wett-
bewerb der Parallelimporteure als Händler zu profilieren. Dies sei hier aber der
Fall, weil die Beklagte ihr Unternehmenslogo an auffälliger Stelle anbringe.
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II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des
Berufungsurteils und zur Wiederherstellung der klageabweisenden Entschei-
dung des Landgerichts.
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1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass der
Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung nicht aufgrund der
Verpflichtungserklärung der Beklagten vom 8. Juli 2003 zusteht. Die Auffassung
des Berufungsgerichts, der mit dem Klageantrag beanstandete Aufdruck des
Unternehmenslogos der Beklagten auf der von ihr nunmehr verwendeten Um-
verpackung sei nicht großflächig im Sinne der Unterlassungserklärung der Be-
klagten, lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die tatrichterliche Auslegung
der Unterlassungserklärung der Beklagten verletzt keine gesetzlichen oder all-
gemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze
(vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.2.2003 - I ZR 281/01, GRUR 2003, 545 = WRP
2003, 756 - Hotelfoto; Urt. v. 3.7.2003 - I ZR 297/00, GRUR 2003, 899 = WRP
2003, 1116 - Olympiasiegerin).
2. Dagegen hält die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne
aus der Marke "Lefax" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Be-
klagten verlangen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "Lefaxin" aus Österreich
zu importieren und auf den erstellten eigenen Umverpackungen ihr Logo in der
im Klageantrag wiedergegebenen Gestaltung aufzudrucken, der rechtlichen
Nachprüfung nicht stand. Die Klägerin kann nach den Grundsätzen, die der Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens
von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt hat, der Beklagten den Vertrieb
des aus Österreich importierten Arzneimittels "Lefaxin" in der beanstandeten
Packungsgestaltung nicht verbieten.
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a) Die Beklagte kann sich gegenüber dem Unterlassungsbegehren der
Klägerin, das diese auf die Klagemarke "Lefax" stützt, allerdings nicht auf Er-
schöpfung der aus dieser Marke folgenden Rechte stützen. Nach § 24 Abs. 1
MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich nur die Rechte aus der Mar-
ke, unter der die betreffenden Waren in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht
worden sind. In Österreich ist das von der Beklagten importierte Arzneimittel
jedoch nicht unter der Marke "Lefax", sondern unter der Marke "Lefaxin" in Ver-
kehr gebracht worden.
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b) Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallel-
importierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der
Markeninhaber das gleiche Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke
vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Euro-
päischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat und unter der der Parallelim-
porteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Ausübung
von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr auch dann
vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in verschiedenen
Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt oder vertreiben lässt. Für
den Fall, dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-Marken-
Strategie" des Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inlän-
dische Marke anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten
Marke benutzt (Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des
Parallelimports anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999,
I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 Tz. 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Up-
john/Paranova; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061
= WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic, m.w.N.). Nach Erlass des angefochtenen
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Urteils hat der Senat entschieden, dass die genannten Grundsätze des Ge-
richtshofs zur Zulässigkeit von Parallelimporten in gleicher Weise bei der Beur-
teilung heranzuziehen sind, ob eine verschleierte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG vorliegt, wenn der Mar-
keninhaber, der für das gleiche Produkt im In- und Ausland unterschiedliche
Marken verwendet - oder mit dessen Zustimmung unterschiedliche Marken
verwendet werden -, gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels
unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr aus der von ihm für das
gleiche Produkt verwendeten inländischen Marke vorgeht (BGHZ 173, 230
Tz. 30 - CORDARONE). Danach kann sich der Markeninhaber auch in einem
solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten parallelimportierten Arz-
neimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland verwendeten Bezeich-
nung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr mit seiner inländi-
schen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraus-
setzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit der ursprüngli-
chen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet hat.
c) Diese Voraussetzungen werden entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts von der Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.
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aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften kann der Markeninhaber einen Re- oder Parallelimport nicht be-
anstanden, wenn fünf Bedingungen erfüllt sind (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996
- C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144
Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (1) Die Geltendmachung der
Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung
der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der
Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in
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unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch
den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat ver-
treiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das
Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl
das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller ge-
nannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein,
dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung
nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Im-
porteur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arz-
neimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.
bb) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in
dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware
als solches sowie für die Frage, ob die Wiederanbringung der Marke durch
Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der
Ware erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken
durchgeführt wird (EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 =
GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swing-
ward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936
Tz. 41-45 - Paranova/Merck; BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR
2007, 1075 Tz. 23 = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 13.12.2007
- I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 Tz. 17 = WRP 2008, 944 - Micardis).
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cc) Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Umpacken der aus
Österreich importierten Arzneimittel als solches zur Herstellung einer in
Deutschland vertriebsfähigen Packungsgröße von 20 Kautabletten im Sinne der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforder-
lich ist. Die Prüfung, ob die Beklagte auf die neue Umverpackung ihr Unter-
nehmenslogo in der von der Klägerin beanstandeten Gestaltungsform anbrin-
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gen darf, beschränkt sich daher darauf, ob durch diese Art und Weise des Um-
packens berechtigte Interessen der Markeninhaberin beeinträchtigt werden,
insbesondere der Ruf der Klagemarke geschädigt oder deren Herkunftsfunktion
beeinträchtigt wird. Demgegenüber hat das Berufungsgericht darauf abgestellt,
ob die von der Beklagten gewählte Gestaltung notwendig ist, um eine im Inland
vermarktungsfähige Verpackung zu schaffen. Der Parallelimporteur habe zwar
auf der neuen Packung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt
worden sei und wer der Hersteller sei. Dies müsse aber stets in einer den Mar-
keninhaber möglichst schonenden Form geschehen. Der Parallelimporteur dür-
fe nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren, die Packung
aber keinesfalls dazu verwenden, sich im Wettbewerb - und sei es auch nur im
Wettbewerb der Parallelimporteure - als Händler zu profilieren. Das Berufungs-
gericht hat somit auch die Art und Weise des Umpackens unter dem Gesichts-
punkt der Erforderlichkeit beurteilt und ist deshalb von einem unzutreffenden
rechtlichen Maßstab ausgegangen.
dd) Eine Schädigung des Rufs der Klagemarke "Lefax" oder ein sonsti-
ger Eingriff in die Funktion der Klagemarke kann entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts nicht angenommen werden.
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(1) Die Feststellung, ob es den Ruf der Marke schädigt, wenn der Paral-
lelimporteur sein eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufma-
chung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung
auf dem neuen äußeren Karton anbringt ("co-branding"), hängt nach Auffas-
sung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften von der Gestaltung
im Einzelfall ab, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sa-
che des nationalen Gerichts ist (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 45 f. - Boehringer
Ingelheim/Swingward II).
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(2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, das Unternehmenslogo
der Beklagten zerstöre in der Aufmachung der konkreten Beanstandungsform
den Markenauftritt der Klägerin, damit begründet, es bestehe die Gefahr, dass
das Zeichen "Lefaxin" mit demjenigen Unternehmer in Verbindung gebracht
werde, der sich prominent mit der Wort-/Bildmarke "EURIM PHARM" präsen-
tiere. Es sei sogar die Herkunftshinweisfunktion der Klagemarke gestört, weil
der Verkehr wegen der konkreten Gestaltung der Packung auf eine irgendwie
geartete Kooperation der Parteien schließen könnte.
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(3) Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Sie
beruht auf einer unvollständigen Würdigung der unstreitigen tatsächlichen Um-
stände des Streitfalls und verstößt gegen die Lebenserfahrung. Das Berufungs-
gericht hat insbesondere nicht hinreichend beachtet, dass das Unternehmens-
logo der Beklagten sich im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem
Hinweis auf "Import, Umpackung und Vertrieb" durch die an dieser Stelle mit
der vollständigen Firma bezeichnete Beklagte befindet. Wegen des oberhalb
der farbigen Quadrate befindlichen Firmenschlagworts "EURIM PHARM" wird
der Verkehr, dem der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln und die
dabei seit langem verwendeten Angaben grundsätzlich bekannt sind, darin er-
fahrungsgemäß nur einen Bestandteil des nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht nur zulässigen, sondern so-
gar erforderlichen Hinweises sehen, dass die Beklagte das Arzneimittel impor-
tiert und umgepackt hat und als Parallelimporteur im Inland vertreibt. Die Auf-
machung der Packungsgestaltung der Beklagten führt daher weder zu einer
unzulässigen Rufschädigung der Klagemarke noch wird deren Herkunftsfunkti-
on in unzulässiger Weise beeinträchtigt.
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III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die die Klage
abweisende Entscheidung des Landgerichts wiederherzustellen.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm
Pokrant
Schaffert
Bergmann
Koch
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2004 - 312 O 952/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.01.2005 - 3 U 60/04 -