Urteil des BGH, Az. X ZR 247/02

Antriebsscheibenaufzug Leitsatzentscheidung
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 247/02
Verkündet am:
7. Juni 2005
Weschenfelder
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk : ja
BGHZ
: nein
Antriebsscheibenaufzug
PatG 1981 § 10 Abs. 1; § 139
a) Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwen-
dung kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in
Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hin-
gewiesen wird.
b) Bei der mittelbaren Patentverletzung ist derjenige Schaden zu ersetzen, der
durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels ent-
steht.
BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Berichtigt durch Beschluß
vom 25. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 19. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufge-
hoben, soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1
auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis
11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit
zurückgenommen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhand-
lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundes-
republik Deutschland erteilten und in englischer Sprache veröffentlichten euro-
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päischen Patents 0 680 920 (Klagepatent), das einen Antriebsscheibenaufzug,
Hebezeug und Maschinenstandort betrifft und beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer 695 03 959 geführt wird.
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 0260/03 - 3.2.1 vor dem Europäi-
schen Patentamt hat Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten, wobei die
Änderung gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs durch Fett-
druck hervorgehoben ist:
"Traction sheave elevator comprising an elevator car (1, 101)
moving along elevator guide rails (10), a counterweight (2) moving
along counterweight guide rails (11), a set of hoisting ropes (3, 103)
on which the elevator car and counterweight are suspended in the
elevator shaft (17, 117), and a drive machine unit (6) driving a
traction sheave (7) placed in the elevator shaft and acting on the
hoisting ropes (3, 103), characterized in that the drive machine unit
(6) is - in relation to its diameter - flat in the direction of the drive
shaft of the traction sheave, and that a wall of the elevator shaft
(17, 117) contains a machine space (15, 115) in which the essential
so that no separate
machine room ist present
In deutscher Übersetzung lautet der Anspruch in dieser Fassung:
"Antriebsscheibenaufzug, mit einem Aufzugkorb (1, 101), der sich ent-
lang von Aufzug-Führungsschienen (10) bewegt, einem Gegengewicht
(2), das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen (11) bewegt,
einem Satz Hebeseilen (3, 103), an denen der Aufzugkorb und das Ge-
gengewicht in dem Aufzugschacht (17, 117) aufgehängt sind und einer
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eine Antriebsscheibe (7) antreibenden Antriebseinheit (6), die im Auf-
zugschacht angeordnet ist und auf die Hebeseile (3, 103) einwirkt, da-
durch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (6) - im Verhältnis zu ih-
rem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle von der Antriebsschei-
be eben ist, und daß eine Wand des Aufzugschachts (17, 117) einen
Maschinenraum (15, 115) aufweist, in dem die wesentlichen Elemente
derart, daß kein getrennter
Maschinenraum vorhanden ist
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 sind,
vertreibt unter der Bezeichnung "E. 100, 300 und 500" Antriebseinheiten für
Antriebsscheibenaufzüge. Diese hat sie mit den Prospekten 2/99 und 9/99 aus
dem Jahre 1999 (Anlagen K 8a, K 9) beworben, die neben anderen Einbauar-
ten auch den Einbau der Antriebseinheiten in eine Nische der Aufzugschacht-
wand zeigen. Die Einbautiefe dieser Einheiten beträgt zwischen 144 und
160 mm. Als Gesamttiefe einschließlich Antriebsscheibe ist in den Prospekten
gemäß Anlagen K 8a, K 9 ein Maß von 301 mm (E. 100), 326 mm
(E. 300) und 386 mm (E. 500) angegeben. Die Höhe ist mit 430 mm
(E. 100 und 300) und 478 mm (E. 500) angegeben. Für die Breite ist ein
Maß von 566 mm (E. 100 und 300) und 680 mm (E. 500) ausgewiesen.
Bei den Antriebseinheiten der Beklagten ist das Getriebe innerhalb der An-
triebsscheiben angeordnet. Während der Messe "Interlift 1999" vom 12. bis
15. Oktober 1999 in Augsburg stellten die Beklagten ein in einem Rahmenwerk
angeordnetes Aufzugmodell aus, das neben einer Aufzugkabine nebst Gegen-
gewicht eine Antriebseinheit der in Rede stehenden Art aufwies.
Nachdem die Beklagten von der Klägerin wegen Patentverletzung in An-
spruch genommen worden waren, haben sie sich mit Schriftsatz vom 16. Au-
gust 2000 verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, "die-
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sen" Prospekt zu verteilen, und in der Berufungsbegründung erklärt, das Unter-
lassungsversprechen habe beide genannte Prospekte (2/99, 9/99) erfassen sol-
len. Sie haben angegeben, seit Abgabe der Unterlassungserklärung nur noch
den Prospekt Anlage B 6 mit dem Druckvermerk "07/00" verwendet zu haben.
Dieser zeigt eine auf eine Wand montierte Antriebseinheit und weist nebenste-
hend den Text auf: "Bitte beachten: Abweichende Einbausituationen können
Patente der Firma K. berühren."
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten hätten das Klagepatent
unmittelbar und darüber hinaus mittelbar verletzt. Sie hat beantragt, die Beklag-
ten wegen unmittelbarer (Klageantrag I, 1a) und mittelbarer (Klageantrag I, 1b)
Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, ferner zur Auskunft über Her-
kunft und Vertriebswege der Antriebsscheibenaufzüge und Rechnungslegung
sowie zur Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung zu
verurteilen (Klageanträge 2 bis 4). Darüber hinaus hat sie die Feststellung be-
gehrt, daß die Beklagte zu 1 zur Zahlung angemessener Entschädigung und
die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz verpflich-
tet sind (Klageanträge II, 1, 2).
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage wegen unmittelbarer Patentverletzung
(Klageantrag I, 1a) und den Antrag auf Herausgabe patentverletzender Ge-
genstände zur Vernichtung (Klageantrag I, 4) abgewiesen. Im übrigen hat es
die Beklagten antragsgemäß verurteilt,
es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, die im einzel-
nen näher bezeichneten, mit einer Antriebsscheibe versehenen An-
triebseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und
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zu liefern, ohne im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger
deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebs-
einheit ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhabe-
rin des europäischen Patents 0 680 920 nicht in Antriebsscheiben-
aufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise eingebaut wer-
den darf und im Falle des Lieferns den Abnehmern bei Meidung ei-
ner für den Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, an die Klä-
gerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu ver-
pflichten, die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Kläge-
rin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920
in Aufzugsschächten von Antriebsscheibenaufzügen in der vorste-
hend beschriebenen Weise zu installieren;
der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Ver-
triebsweg der vorstehend beschriebenen Erzeugnisse und hierauf
bezogen Auskunftsansprüche für die Zeit ab dem 12. September
1998 zugesprochen.
Ferner hat das Landgericht unter II, 1 des Tenors festgestellt,
daß die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I, 1
bezeichneten, in der Zeit vom 9. Mai 1998 bis zum 11. September
1998 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung
zu zahlen und hierauf bezogene Auskunftsansprüche zugespro-
chen.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstin-
stanzliche Urteil in der Verurteilung zur Unterlassung mittelbarer Patentverlet-
zung dahin abgeändert, daß die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind,
"ohne im Falle des Anbietens den jeweiligen Angebotsempfänger und im Falle
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des Lieferns den jeweiligen Abnehmer deutlich erkennbar schriftlich darauf hin-
zuweisen, daß die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als
eingetragener Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Antriebsschei-
benaufzüge in der vorstehend beschriebenen Art und Weise eingebaut werden
darf", und insoweit das weitergehende Unterlassungsbegehren abgewiesen.
Die weitergehende Berufung der Beklagten wurde demgegenüber zurückge-
wiesen (das Berufungsurteil ist in Mitt. 2003, 264 veröffentlicht). Gegen dieses
Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten. Die Klägerin hat im
Hinblick auf das Senatsurteil vom 3. Juni 2004 (X ZR 82/03, GRUR 2002, 845
- Drehzahlermittlung) die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Ent-
schädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rech-
nungslegung für dieselbe Zeit teilweise zurückgenommen; im übrigen ist sie der
Revision entgegengetreten.
Entscheidungsgründe:
Das Berufungsgericht hat die Revision uneingeschränkt zugelassen. Auf
die in zulässiger Weise eingelegte Revision steht das Berufungsurteil daher in
vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht. Die Revision hat
in dem Umfang, in dem über sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zu
entscheiden ist, Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zu-
rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und
Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
I. Das Berufungsgericht hat die Beklagten wegen mittelbarer Verletzung
des Klagepatents zur Unterlassung verurteilt und ist dabei rechtsfehlerfrei da-
von ausgegangen, daß die von den Beklagten angebotenen Antriebseinheiten
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für Antriebsscheibenaufzüge "E. 100, 300 und 500" Mittel darstellen, die sich
auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Patentanspruch 1 des Klage-
patents beziehen, so daß sie als Gegenstand einer durch § 10 Abs. 1 PatG in
Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ verbotenen mittelbaren Patentverlet-
zung in Betracht kommen.
1. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein
wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder
mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des ge-
schützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. § 10 PatG er-
weitert nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen
Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zuge-
wiesen ist, sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungen
vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Deshalb beschränkt
das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der
Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf das Anbieten und die Lieferung sol-
cher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den
Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Nur ein solches Mittel bezieht sich auf
ein wesentliches Element der Erfindung, das geeignet ist, mit weiteren Mitteln,
die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Ver-
wirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwir-
ken. Denn nur aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des
Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des Mittels zu
einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents beizutragen. Mittel, die
zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirkli-
chung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kri-
terium nicht erfaßt. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es
im allgemeinen nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen
des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Pa-
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tentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element
der Erfindung. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente
einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentan-
spruchs vom Stand der Technik unterscheiden (Sen.Urt. v. 4.5.2004
- X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler, zur Veröffentlichung in
BGHZ 159, 76 vorgesehen).
2. Im Hinblick auf diese Kriterien hat das Berufungsgericht zutreffend
angenommen, daß es sich bei den angegriffenen Gegenständen um Mittel
handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.
a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, am Prioritätstag des Kla-
gepatents seien Antriebsscheibenaufzüge bekannt gewesen, bei denen zur Un-
terbringung des Antriebs ein separater Maschinenraum notwendig gewesen
sei. So sei aus der französischen Patentschrift 1 451 792 ein Seitenan-
triebsaufzug bekannt gewesen, bei dem ein Maschinenraum unterhalb oder
neben der Antriebswelle für die Antriebsscheibe erforderlich sei. Das nachver-
öffentlichte europäische Patent 0 631 967 zeige ein flaches Hebezeug, das im
oberen Bereich des Aufzugsschachtes oberhalb des Weges für den Aufzugkorb
oder für das Gegengewicht vorgesehen sei. Der hierdurch in Anspruch ge-
nommene Raum erhöhe die Baukosten und schränke die Raumnutzung und
die architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Zur Lösung des Problems,
den zur Unterbringung der Antriebseinheit erforderlichen Raum effektiv auszu-
nutzen und unabhängig von der Höhe des Hebezeuges im wesentlichen auf
den Raum zu beschränken, der für den Aufzugkorb und die Gegengewichte auf
ihren Bewegungsbahnen einschließlich der Sicherheitsabstände und den
Durchgang der Hebeseile benötigt wird, schlage Patentanspruch 1 des Klage-
patents einen Antriebsscheibenaufzug vor, der folgende Merkmale aufweist:
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(1) einen Aufzugkorb, der sich entlang von Aufzug-Füh-
rungsschienen bewegt,
(2) ein Gegengewicht, das sich entlang von Gegengewicht-Füh-
rungsschienen bewegt,
(3) einen Satz von Hebeseilen, an denen der Aufzugkorb und das
Gegengewicht in den Aufzugschacht aufgehängt sind,
(4) eine Antriebseinheit, die
(4.1) eine Antriebsscheibe antreibt,
(4.2) im Aufzugschacht angeordnet ist und
(4.3) auf die Hebeseile einwirkt.
(5) Die Antriebseinheit ist - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser -
in Richtung der Antriebswelle flach;
(6) eine Wand des Aufzugschachts weist einen Maschinenraum
auf, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit an-
geordnet sind.
Nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts entnimmt der
Fachmann dem Merkmal 5, daß die Abmessungen der Antriebseinheit in axia-
ler Richtung geringer sein sollen als in Richtung ihres Durchmessers, und
Merkmal 6, daß die Antriebseinheit mit ihren wesentlichen Elementen in einer
Wand des Aufzugschachtes liegen soll, und zwar nur in dieser Wand und nicht
in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt wur-
de. Deshalb sei es wesentlich für die Erfindung, daß die Tiefe des Maschinen-
raums die Dicke der Aufzugschachtwand nicht übersteige (Klagepatent Spal-
te 3, Zeilen 18 - 20; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 12 - 14). Das Beru-
fungsgericht hat weiter ausgeführt, der Fachmann zähle die Antriebsscheibe
nicht zur Antriebseinheit im Sinne der Merkmale 5 und 6, da er erkenne, daß
Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Merkmalsgruppe 4 und in Merkmal 5
zwischen der Antriebseinheit und der Antriebsscheibe unterscheide. In den Fi-
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guren und der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 20 - 23 und 33 - 35; deutsche
Übersetzung Seite 5, Zeilen 14 - 17 und 29 - 30) werde er darauf hingewiesen,
daß die Antriebsscheibe im Gegensatz zu der Antriebseinheit in den Aufzug-
schacht hineinragen müsse, um mit den Hebeseilen zusammenwirken zu kön-
nen, wobei die Dimensionierung der Antriebsscheibe von der Dicke und Anzahl
der zu bewegenden Seile abhänge.
Gegen diese Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der
erteilten Fassung, die dem Berufungsverfahren zu Grunde lag, erhebt die Revi-
sion keine Rügen; sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.
b) Die angegriffenen Antriebseinheiten hat das Berufungsgericht als Mit-
tel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen,
weil sie dazu geeignet seien, in einen Antriebsscheibenaufzug eingebaut zu
werden, der die in Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Merkmale auf-
weise.
Diese Ausführungen treffen nach den im Tatbestand des angefochtenen
Urteils wiedergegebenen Abbildungen der angegriffenen Antriebseinheiten zu
und lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Patentanspruch 1 des Klagepa-
tents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Ge-
bäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für
den Aufzug angeordnet sind. Mit "Antriebsscheibenaufzug" hat das Berufungs-
gericht ersichtlich den im Gebäude montierten Aufzug bezeichnet, bei dem die
Antriebseinheit in der Schachtwandausnehmung angeordnet ist, wie dies in den
Abbildungen der Prospekte 2/99 und 9/99 dargestellt ist. Aus diesen Abbildun-
gen ist ersichtlich, daß die angegriffenen Antriebseinheiten so flach ausgebildet
sind, daß die gesamte Antriebseinheit in dem als Nische oder Ausnehmung in
der Schachtwand ausgebildeten Maschinenraum angeordnet werden kann,
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ausschließlich die Antriebscheibe in den Schachtraum hineinragt und ein weite-
rer Maschinenraum nicht benötigt wird. Die Antriebseinheiten der Beklagten
stellen daher Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung
beziehen. Dem Umstand, daß - wie sich aus der Beschreibung des Klagepa-
tents ergibt (deutsche Übersetzung Seite 4) - bereits am Prioritätstag des Kla-
gepatents Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge bekannt waren, die
so flach ausgebildet sind, daß sie in einer Öffnung oder Ausnehmung der Wand
eines Fahrstuhlschachts angeordnet werden können, hat das Berufungsgericht
keine Bedeutung beigemessen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, denn
dieser Umstand schließt nach der Rechtsprechung des Senats nicht aus, ein
derartiges Mittel als ein solches anzusehen, das sich auf ein wesentliches Ele-
ment der Erfindung bezieht.
II. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus rechtsfehlerfrei festgestellt,
daß die angegriffenen Antriebseinheiten geeignet sind, für die Benutzung der
Erfindung verwendet zu werden, und die Beklagten bezogen auf dieses Tatbe-
standsmerkmal einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vor-
sätzlich gehandelt haben. Die hiergegen erhobenen Rügen der Revision sind
unbegründet.
1. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung ver-
wendet zu werden, ist die objektive Eignung des angegriffenen körperlichen
Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in
eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Pa-
tentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benut-
zungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht. Diese objektive Eignung
des Mittels zur Benutzung der Erfindung muß der Anbieter oder Lieferant des
Mittels kennen. Neben der objektiven Eignung des Mittels zur Benutzung der
Erfindung umfaßt der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung daher als
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subjektives Tatbestandsmerkmal, daß der Lieferant oder Anbieter weiß, daß
das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet ist, und dies auch will
(Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter
III, 2 b; III, 2 c, aa).
2. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Antriebs-
einheiten könnten infolge ihrer flachen Bauweise von Abnehmern der Beklagten
in Wandnischen von Aufzugschächten so eingebaut werden, daß ihre wesentli-
chen Elemente in dem als Wandnische oder -ausnehmung ausgebildeten Ma-
schinenraum angeordnet seien und keinen zusätzlichen Maschinenraum im
Aufzugschacht in Anspruch nähmen. Sie verwirklichten das Merkmal 5 der vor-
stehenden Merkmalsgliederung, weil sie flach im Sinne dieses Merkmals seien,
und Merkmal 6, weil im Wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugs-
schacht hineinrage und die Antriebseinheit selbst vollständig in der Schacht-
wandausnehmung angeordnet sei. Das Vorbringen der Beklagten, die angegrif-
fenen Antriebseinheiten seien nicht flach im Sinne des Patentanspruchs 1 des
Klagepatents, vielmehr sei das Getriebe in der Antriebsscheibe untergebracht
und rage mit ihr zusammen in den Aufzugschacht hinein, hat das Berufungsge-
richt für unerheblich gehalten. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt,
Merkmal 6, wonach der in der Wand befindliche Maschinenraum die wesentli-
chen Elemente der Antriebseinheit aufnimmt, bedeute aus der Sicht des Fach-
manns entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, daß bestimmte Bauteile - wie
etwa das Getriebe - vollständig in diesen Aufnahmeraum hineinpassen müßten.
Damit der bisher erforderliche gesonderte Maschinenraum eingespart werden
könne, müsse die Antriebseinheit als solche im wesentlichen in dem durch eine
Wandausnehmung gebildeten Aufnahmeraum liegen und dürfe grundsätzlich
nicht nach innen in den Aufzugsschacht hineinragen. Es sei jedoch unschäd-
lich, wenn die Antriebseinheit zu einem geringfügigen, unwesentlichen Teil in
den Schacht vorstehe, da das Klagepatent keine absolute Vollkommenheit an-
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strebe, was bereits der Wortlaut des Merkmals 6 zum Ausdruck bringe, der nur
die Anordnung der wesentlichen Elemente und nicht der gesamten Antriebs-
einheit in der Wandausnehmung verlange. Der Lehre des Klagepatents stehe
nicht entgegen, Teile der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe unterzubringen,
denn das Klagepatent überlasse es dem Fachmann, ob er die Antriebsscheibe
massiv oder hohl ausbilde und letzterenfalls einzelne Funktionsteile der An-
triebseinheit wie das Getriebe in der Antriebsscheibe anordne. Dies zeige be-
reits die in der Beschreibung des Klagepatents erwähnte PCT-Anmeldung
WO 95/00432 (Anlage W 3), bei der die zur Antriebseinheit gehörende An-
triebswelle, auf der die Antriebsscheibe befestigt sei, in den Hohlraum der An-
triebsscheibe hineinrage. Daraus ergebe sich für den Fachmann, daß auch an-
dere Teile des Getriebes in die Antriebsscheibe verlagert werden könnten, so-
lange dadurch - wie hier - kein zusätzlicher Raumbedarf eintrete, der der Ver-
wirklichung der klagepatentgemäßen Lehre entgegenstehe. Der Kern der Erfin-
dung liege darin, daß die wesentlichen Elemente des Antriebs in einer Wand
des Aufzugschachts lägen, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zu-
sätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt worden sei. Ein
solcher Einbau könne mit den angegriffenen Antriebseinheiten erreicht werden.
Die Prospekte der Beklagten wiesen auf die extrem flache Bauweise ihrer An-
triebseinheiten hin, so daß mit ihnen ein Einbau vorgenommen werden könne,
bei dem im wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hinein-
rage.
b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
aa) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die
angegriffenen Antriebseinheiten eine axiale Ausdehnung aufwiesen, welche die
Dicke einer typischen Aufzugwand weit überschritten, weil die Getriebe des An-
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triebs in den Fahrstuhlschacht vorstünden und nur die Antriebsscheibe nicht zur
Antriebseinheit zu zählen sei.
Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler auf. Pa-
tentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen
des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die E-
lemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Dabei geht Patentan-
spruch 1 des Klagepatents von der technischen Selbstverständlichkeit aus, daß
die Antriebsscheibe, um den Aufzugkorb antreiben zu können, ihrerseits ange-
trieben werden muß, und setzt daher eine Ausführung des Aufzugs voraus, bei
dem zumindest ein Teil des Getriebes, zum Beispiel die Antriebswelle für die
Antriebsscheibe, in den Aufzugschacht hineinragen muß. Wie der fachkundige
Leser unschwer erkennt, läßt sich der Zweck des Klagepatents, einen zusätzli-
chen Raum für den Antrieb zu vermeiden, nicht vollständig verwirklichen. Aus
Gründen der technischen Funktionsfähigkeit müssen die Einrichtungen, die die
Bewegung der Antriebsvorrichtung an den Aufzug weitergeben, in den Schacht
hineinragen. Demgemäß wird der Fachmann davon ausgehen, daß es das An-
liegen des Klagepatents ist, die Antriebsvorrichtung so weit wie möglich aus
dem Schacht herauszuverlegen. Da die Antriebsscheibe aber in den Aufzug-
schacht hineinragen muß, ist es aus seiner Sicht jedenfalls solange unschäd-
lich, einzelne Teile des Antriebs in die Antriebsscheibe zu verlegen, wie dies
nicht zu einem zusätzlichen Raumbedarf im Aufzugschacht führt. Es ist daher
rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht auch solche Ausfüh-
rungsformen der patentierten Erfindung von Patentanspruch 1 - gegebenenfalls
unter dem Gesichtspunkt verschlechterter Ausführungsformen - erfaßt angese-
hen hat, bei denen nicht nur ein geringer, sondern auch ein größerer Teil der
Antriebseinheit in der Antriebsscheibe so untergebracht wird, daß kein geson-
derter und über die Wandausnehmung hinausgehender zusätzlichen Maschi-
nenraum benötigt wird. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung rechtferti-
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gen könnten, etwa daß die Antriebsscheiben bei den angegriffenen Gegens-
tänden axial tiefer ausgebildet seien als für die Aufnahme der Hebeseile not-
wendig, um sie gleichzeitig als Abdeckungen für einen außerhalb der Wand-
ausnehmung benötigten Maschinenraum zu benutzen, sind weder geltend ge-
macht noch aus den Abbildungen der angegriffenen Gegenstände zu erkennen.
bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Tiefe der angegrif-
fenen Antriebseinheiten könne nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung ge-
rechnet werden, weil nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents
die Dicke einer gewöhnlichen Aufzugschachtwand ungefähr 15 cm betrage. In-
soweit verkennt die Revision, daß die Angaben der Beschreibung zu Wand-
stärken des Aufzugschachts und damit zur Tiefe der als Nische oder Ausneh-
mung gebildeten Maschinenräume keinen Eingang in Patentanspruch 1 des
Klagepatents gefunden haben und daher nur ein Ausführungsbeispiel be-
schreiben, das den Inhalt des Patentanspruchs 1 nicht beschränkt.
cc) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, daß mit der Ent-
scheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren Patentan-
spruch 1 so beschränkt worden sei, daß dessen Schutzbereich die angegriffe-
nen Gegenstände nicht mehr erfasse. Zwar ist Patentanspruch 1 des Klagepa-
tents im Einspruchsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals, "derart, daß
kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist", beschränkt worden. Eine Be-
schränkung des Patentanspruchs 1 dahingehend, daß sämtliche und nicht nur
die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in dem in der Wand des
Schachts angeordneten Maschinenraum angeordnet werden, ist im Ein-
spruchsverfahren dagegen nicht erfolgt.
Das Berufungsgericht hat Patentsanspruch 1 des Klagepatents bereits
entnommen, daß die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in einer Wand
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des Schachts und nicht in einem zusätzlichen Raum anzuordnen sind. Eine ü-
ber diese Auslegung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung hinausge-
hende Beschränkung des Klagepatents enthält Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des Beschlusses des Europäischen Patentamts nicht. Diese Auslegung
und die auf ihr beruhende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents
kann der Senat selbst vornehmen (Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR
1997,116 - Prospekthalter; Sen.Urt. v. 7.9.2004 - X ZR 255/01, GRUR 2004,
1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; vgl. Busse/Keuken-
schrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 307 m.w.N.).
dd) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungs-
gerichts sind die angegriffenen Antriebseinheiten daher objektiv geeignet, durch
die Abnehmer der Beklagten zur Benutzung der Erfindung des Klagepatents
verwendet zu werden. Dies wußten und wollten die Beklagten auch, denn sie
haben in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 entsprechende Einbaubeispiele ab-
gebildet.
III. Demgegenüber kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, so-
weit das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Pa-
tentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG bejaht und die Beklagten zur Unterlas-
sung verurteilt hat.
1. a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1
PatG setzt zunächst voraus, daß das Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung
der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann
nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der
subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant
- 18 -
dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die
Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Be-
stimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (vgl. Hesse, GRUR
1982, 191, 194). Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtseins" der Mittel zur
Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das
nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genomme-
nen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muß, sondern in der Per-
son des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Ver-
fügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Ent-
scheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung
der Erfindung zu verwenden. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung
setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers
oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung
durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswil-
le des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der an-
gebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfin-
dung verwendet zu werden (Sen.Urt. v. 10.10. 2000, GRUR 2001, 228 - Luft-
heizgerät, unter III, 2 c, aa; vgl. auch Hesse, GRUR 1982, 191, 194; Scharen,
GRUR 2001, 995).
Deshalb kann allein aus dem Umstand, daß der als mittelbarer Patent-
verletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebo-
tenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht
ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmit-
telbarer Patentverletzungen auch bestimmt. Der Tatbestand der mittelbaren Pa-
tentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG enthält kein absolutes Verbot der
Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung be-
ziehen, sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der
Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfän-
- 19 -
ger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (Sen.Urt. v.
4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2 a). Erkennt der Ange-
botsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Ange-
bot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverlet-
zend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise
zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für
die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder meh-
reren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausge-
gangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren
Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in
Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststel-
len läßt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (vgl. Scharen,
aaO).
b) Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der
Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentin-
haber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Pa-
tentverletzung in Anspruch nimmt. Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer dar-
zulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, daß es zum Nachweis
des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des
Anbietenden oder Lieferanten genügt, daß das Bestimmtsein der Mittel zur un-
mittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensicht-
lich ist, so daß zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen
des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. So kann die Erfahrung da-
für sprechen, daß ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer
bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Ver-
wendung des Mittels empfiehlt (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luft-
heizgerät, unter III, 2 c, aa). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner
technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff
- 20 -
führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch
angeboten wird (Scharen, GRUR 2001, 995, 996). Offensichtlichkeit verlangt
ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar
patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abneh-
mer der Mittel (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter
III, 2 c, aa).
2. Das Berufungsgericht hat das Bestimmtsein der angegriffenen Mittel,
zur Benutzung des Klagepatents verwendet zu werden, rechtsfehlerhaft für of-
fensichtlich gehalten.
a) Das Berufungsgericht ist von der Erwägung ausgegangen, die von
den Beklagten angebotenen und gelieferten Antriebseinheiten würden aus-
schließlich von Fachunternehmen weiterverarbeitet. Diese beobachteten die
einschlägige Schutzrechtslage, so daß ihnen aus diesem Grunde das Klagepa-
tent bekannt sei. Deshalb dränge sich diesen Unternehmen eine patentverlet-
zende Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten geradezu auf. Für den
Fachmann, der jedenfalls bei neu zu errichtenden Bauvorhaben auf einen mög-
lichst sparsamen Raumbedarf für den Aufzug bedacht sei, möge zwar infolge
der sehr flachen Ausbildung der angegriffenen Antriebseinheiten schon das
Aufsetzen auf die Schachtwand ein erheblicher Raumgewinn sein, eine noch
bessere Raumausnutzung ergebe sich jedoch, wenn man die Antriebseinheiten
der Beklagten entsprechend der Lehre des Klagepatents in einer Vertiefung der
Schachtwand unterbringe, weil dann der Schacht noch kleiner bemessen wer-
den könne.
b) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts können die Annahme, die
angegriffenen Mittel seien offensichtlich zur unmittelbaren, das Klagepatent ver-
letzenden Verwendung bestimmt, nicht tragen, weil sich aus ihnen das dafür er-
- 21 -
forderliche hohe Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der umstrittenen
Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Angebotsempfänger und Beliefer-
ten nicht ergibt.
Das Berufungsgericht ist an sich zutreffend davon ausgegangen, daß
sich die Offensichtlichkeit des Bestimmtseins der Mittel zu unmittelbar patent-
verletzendem Gebrauch auch aus der technischen Gestaltung des angegriffe-
nen Mittels ergeben kann. Das kann der Fall sein, wenn das Mittel so gestaltet
ist, daß es schlechterdings nur mit weiteren patentgemäß ausgestalteten Ele-
menten verbunden und daher durch die Abnehmer zu keiner anderen Verwen-
dung bestimmt werden kann als zu einer Verwendung, bei der von der Erfin-
dung Gebrauch gemacht wird (vgl. Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flü-
gelradzähler, unter II, 2; Scharen, aaO, S. 996).
Ein solcher Schluß aus der technischen Beschaffenheit des Mittels auf
seine Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer ist
aber dann nicht möglich, wenn das fragliche Mittel nicht ausschließlich patent-
verletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden kann. Wie sich schon
aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt, waren für eine patentgemäße
Verwendung geeignete hinreichend flache Antriebseinheiten für Antriebsschei-
benaufzüge im Stand der Technik bekannt und wurden zur Herstellung von An-
triebsscheibenaufzügen verwendet. Daraus folgt, daß die in gleicher Weise wie
die am Prioritätstag des Klagepatents im Stand der Technik bekannten An-
triebseinheiten hinreichend flach ausgebildeten angegriffenen Mittel der Beklag-
ten nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet
werden können. Aus der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Mittel
kann daher nicht hergeleitet werden, ihre Bestimmung zur patentgemäßen
Verwendung durch einen oder alle Angebotsempfänger und Belieferten sei of-
fensichtlich.
- 22 -
Bei dieser Sachlage kann die Annahme des Berufungsgerichts auch
nicht mit der Erwägung begründet werden, die Bestimmung der umstrittenen
Antriebseinheiten zu einer patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer
der Beklagten sei offensichtlich, weil diese - in Kenntnis der Lehre des Klagepa-
tents - bestrebt seien, die gegenüber der bekannten Verwendungsweise flacher
Antriebseinheiten mit einer patentgemäßen Verwendung verbundenen beson-
deren Vorteile zu realisieren. Mit diesen Erwägungen unterstellt das Beru-
fungsgericht bei allen Angebotsempfängern und Abnehmern der angegriffenen
Antriebseinheiten nicht nur die Kenntnis des Klagepatents, sondern auch den
Willen, das erteilte und ihnen bekannte Patent nicht zu beachten und die um-
strittenen Mittel in Kenntnis des Klagepatents in rechtswidriger Weise zu ver-
wenden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme hat das Berufungs-
gericht weder für einzelne noch für alle Abnehmer der Beklagten festgestellt.
Wollte man dem Berufungsgericht folgen, wären Anbieter von im Stand der
Technik bekannten Gegenständen, die sowohl patentfrei als auch patentverlet-
zend verwendet werden können, allein wegen der Unterstellung rechtswidrigen
Verhaltens ihrer Abnehmer generell daran gehindert, diese Mittel weiterhin an-
zubieten und zu vertreiben, sobald ein solcher Gegenstand Merkmal eines Pa-
tentanspruchs eines erteilten Patents wird, ohne daß es darauf ankäme, ob die
Abnehmer und Lieferanten die Mittel zu einer unmittelbar patentverletzenden
Verwendung auch bestimmt haben. Das liefe darauf hinaus, daß sich der Erfin-
der einer neuen Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Gegens-
tandes faktisch einen absoluten Sachschutz auf den bekannten Gegenstand
selbst verschaffen kann. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht sei-
ne Annahme begründet hat, stellen daher in der Sache einen Schluß von der
objektiven Eignung der angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung auf
eine entsprechende Bestimmung durch die Abnehmer dar. Ein solcher Schluß
ist rechtsfehlerhaft, da die Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Be-
- 23 -
nutzung durch ihre Abnehmer ein gesondertes und neben ihrer entsprechenden
Eignung selbständig festzustellendes Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Pa-
tentverletzung ist.
Allerdings ist nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des § 10 PatG
davon ausgegangen worden, daß die Lieferung eines "erfindungsfunktionell in-
dividualisierten" Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend ver-
wendet werden kann, eine mittelbare Patentverletzung darstellt, wenn der Lie-
ferant weiß, damit rechnet oder infolge von Fahrlässigkeit nicht weiß, daß der
Patentschutz besteht und die Abnehmer das Mittel in patentverletzender Weise
benutzen oder möglicherweise benutzen werden (BGH, Urt. v. 8.11.1960
- I ZR 67/59, GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Grundlage dieser
Rechtsprechung war jedoch, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverlet-
zung alten Rechts nicht als selbständiger Gefährdungstatbestand, sondern als
besondere (akzessorische) Form der Beteiligung an einer fremden unmittelba-
ren Patentverletzung ausgebildet war. Dieser setzte nicht nur voraus, daß der
Belieferte den Willen zu einer unmittelbar patentverletzenden Handlung gebil-
det, sondern diesen Willen durch Vornahme einer unmittelbar patentverletzen-
den Handlung auch realisiert hatte. Der Tatbestand der mittelbaren Patentver-
letzung nach § 10 PatG ist von einer unmittelbaren Patentverletzung seitens
der Belieferten unabhängig; er hat nicht zur Voraussetzung, daß eine unmittel-
bare Patentverletzung bereits erfolgt ist, sondern schützt den Patentinhaber be-
reits im Vorfeld möglicher unmittelbarer Verletzungshandlungen, indem er nur
an einen Willen der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen, an-
knüpft. Deshalb ist das Bestehen eines solchen Willens des Angebotsempfän-
gers und Belieferten, der sich nach altem Recht aus dem Umstand ergab, daß
der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung eine unmittelbare Patentver-
letzung seitens des Belieferten voraussetzte, nach neuem Recht als selbstän-
diges zusätzliches Tatbestandsmerkmal ausgebildet, auf dessen Vorliegen bei
- 24 -
einem oder allen Angebotsempfängern und Belieferten nicht bereits daraus ge-
schlossen werden kann, daß das Mittel nicht nur patentfrei, sondern auch pa-
tentverletzend gebraucht werden kann. Da das Berufungsgericht nicht festge-
stellt hat, daß sich unter den Angebotsempfängern und Belieferten eine, mehre-
re oder ausnahmslos Personen befunden haben, die den Willen gehabt hätten,
das umstrittene Mittel unmittelbar das Klagepatent verletzend zu verwenden, ist
eine allein durch den Vertrieb der Antriebsscheibenaufzüge begangene mittel-
bare Patentverletzung der Beklagten nicht festgestellt, so daß es insoweit an
der Feststellung einer die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des in die
Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs bezüglich eines bestimmten ein-
zelnen, mehrerer oder sämtlicher Angebotsempfänger und Belieferten begrün-
denden Verletzungshandlung fehlt.
c) Die angegriffenen Mittel sind schließlich auch nicht deshalb offensicht-
lich für die Benutzung der Lehre des Klagepatents bestimmt, weil in den Pros-
pekten 2/99 und 9/99 der Beklagten ein Hinweis auf den patentgemäßen Ein-
bau der umstrittenen Mittel gegeben worden ist.
Allerdings kann nach der Rechtsprechung des Senats zum Nachweis
des Handlungswillens der Angebotsempfänger und Belieferten, die Mittel zur
patentgemäßen Verwendung bestimmt zu haben, und zum Nachweis des dar-
auf gerichteten Wissens und Wollens der Lieferanten auf Erfahrungen des täg-
lichen Lebens zurückgegriffen werden. Ein solcher Rückgriff auf die Lebenser-
fahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen
oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen
wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Er-
fahrung dafür spricht, daß sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach
derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (Sen.Urt. v.
10.10.2000, aaO). Derartige Hinweise haben die Beklagten in ihren Prospek-
- 25 -
ten 2/99 und 9/99, wie das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstanden-
der Weise unter Bezugnahme auf die dortigen Abbildungen ausgeführt hat, ge-
geben.
Im Streitfall kann ein solcher Schluß aus der Lebenserfahrung ohne das
Vorliegen weiterer tatsächlicher Umstände jedoch nicht gezogen werden, weil
sich in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten nicht nur ein Hinweis auf
einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrit-
tenen Antriebseinheiten befindet. Bei dieser Sachlage könnte aus der Lebens-
erfahrung nur dann der Schluß gezogen werden, alle Angebotsempfänger und
Belieferten hätten den Willen, die Antriebseinheiten klagepatentverletzend zu
verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die
Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der
umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich
die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen. Tatsächliche
Umstände dieser oder vergleichbarer Art hat das Berufungsgericht nicht festge-
stellt. Ein solcher Erfahrungsschluß liegt insbesondere dann fern, wenn es sich
- wie bei den umstrittenen Antriebseinheiten - um im Stand der Technik be-
kannte Mittel handelt, die ohne weiteres patentfrei verwendet werden können
und im Stand der Technik bekannt patentfrei verwendet wurden und werden.
Der Umstand, daß die genannten Prospekte - neben einem Hinweis auf die pa-
tentfreie Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten auch - einen Hinweis
auf einen klagepatentgemäßen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten
enthielten, mag daher geeignet gewesen sein, bei den Angebotsempfängern
und Belieferten Überlegungen dahin auszulösen, ob sie abweichend von der
bekannten Verwendungsweise eine Bauausführung und einen Einbau der an-
gegriffenen Antriebseinheiten wählen können und sollen, die sich bei objektiver
Betrachtung als unmittelbare Verletzung des Klagepatents darstellen. Aus dem
neben einem Hinweis zur patentfreien Verwendung stehenden Hinweis zur pa-
- 26 -
tentverletzenden Verwendung allein kann aber für ein im Stand der Technik be-
kanntes Mittel nicht darauf geschlossen werden, ein bestimmter oder alle An-
gebotsempfänger oder Belieferten hätten den Willen gehabt, die angebotenen
oder gelieferten Gegenstände in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu
verwenden.
IV. Das Berufungsgericht hat zudem verkannt, daß aus der Verteilung
der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht mehr auf das Bestehen von Wiederholungs-
gefahr geschlossen werden kann, nachdem sich die Beklagten strafbewehrt
verpflichtet haben, die Verwendung dieser Prospekte zu unterlassen. Zwar be-
gründet eine Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Beste-
hen von Wiederholungsgefahr; diese kann aber in der Regel dadurch beseitigt
werden, daß der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch
das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unter-
lassungserklärung abgibt und damit den ernsthaften Unterlassungswillen des
Schuldners des Unterlassungsanspruchs zum Ausdruck bringt (vgl. nur Busse/
Keukenschrijver, aaO, § 139 PatG Rdn. 52; eingehend Teplitzky, Wettbewerbs-
rechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 8, Rdn. 33, jew. m.w.N.).
a) Im Streitfall beruht der Schluß, daß die Angebotsempfänger und Belie-
ferten die umstrittenen Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmen, auf
dem Umstand, daß die Beklagten in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 auch einen
dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweis gegeben haben. Indem sich
die Beklagten insoweit zur Unterlassung verpflichtet haben, sind diejenigen tat-
sächlichen Umstände entfallen, die den Schluß aus der Lebenserfahrung tra-
gen, die Angebotsempfänger oder Abnehmer würden die angegriffenen Mittel
zur patentverletzenden Verwendung bestimmen. Die Unterlassungserklärung
der Beklagten war daher inhaltlich geeignet, die Wiederholungsgefahr auszu-
räumen. Tatsächliche Umstände, die den Schluß zulassen, die von den Beklag-
- 27 -
ten abgegebene Unterlassungserklärung bringe aus sonstigen Gründen keinen
ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck, etwa weil die übernommene
Vertragsstrafe nicht angemessen sei, hat das Berufungsgericht nicht festge-
stellt. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, ist
der von den Beklagten nunmehr verwendete Prospekt gemäß Anlage B 6, der
den klagepatentgemäßen Einbauhinweis nicht mehr enthält und in dem darauf
hingewiesen wird, daß abweichende Einbausituationen Patente der Klägerin
berühren können, inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Beklagten verwenden
- ihren Behauptungen zufolge - seit der Abgabe der strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung ausschließlich diesen Prospekt. Gegenteiliges hat das Beru-
fungsgericht nicht festgestellt.
b) Die abgegebene Unterlassungserklärung ist entgegen der Auffassung
der Vorinstanzen auch nicht deshalb inhaltlich ungeeignet, die Wiederholungs-
gefahr auszuschließen, weil sie die Beklagten nicht hindern würde, die ange-
griffenen Gegenstände in anderer Weise zur Benutzung der Erfindung anzubie-
ten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten die angegrif-
fenen Gegenstände auf andere Weise - mündlich oder dergleichen - mit dem
Klagepatent entsprechenden Einbauhinweisen, wie sie in den genannten Pros-
pekten enthalten waren, angeboten hätten. Deshalb ist eine mittelbare Patent-
verletzung auf andere Weise als durch Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99
nicht ersichtlich, bezüglich derer die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer
auch solche Verletzungshandlungen erfassenden Unterlassungserklärung hätte
ausgeschlossen werden müssen.
c) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann eine Wieder-
holungsgefahr auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die ge-
nannten Prospekte nach dem Vorbringen der Klägerin bei Bauunternehmen
und Architekten archiviert werden und zu Bestellungen der angegriffenen An-
- 28 -
triebseinheiten führen könnten, um die gelieferten Gegenstände patentverlet-
zend zu verwenden.
Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten vor Abga-
be der strafbewehrten Unterlassungserklärung einen Abnehmer beliefert ha-
ben, der im Besitz der Prospekte 2/99 und 9/99 ist und die umstrittenen An-
triebseinheiten bestellt hat, um sie in einer das Klagepatent verletzenden Weise
zu verwenden. Deshalb fehlt es auch insoweit an der Feststellung einer Verlet-
zungshandlung, die die tatsächliche Vermutung begründen könnte, die Beklag-
ten würden eine solche Handlung gegenüber einem bestimmten oder allen An-
gebotsempfängern oder Belieferten wiederholen. Tatsächliche Umstände, aus
denen sich ergeben könnte, daß die Beklagten Besteller, die die angegriffenen
Gegenstände bestellen, um sie patentverletzend zu verwenden, in Kenntnis
dieses Umstandes in Zukunft beliefern werden, so daß derartige Verletzungs-
handlungen drohend bevorstehen und deshalb Erstbegehungsgefahr in Be-
tracht kommen könnte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, so daß sich
die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung unter diesem Gesichtspunkt
auch nicht als im Ergebnis richtig erweist.
V. Die Revision hat auch Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Scha-
densersatzpflicht der Beklagten festgestellt und die Beklagten zur Durchset-
zung des Schadensersatzbegehrens zur Rechnungslegung sowie dazu verur-
teilt hat, über Herkunft und Vertriebswege der umstrittenen Gegenstände Aus-
kunft zu geben.
1. Der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m.
Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die
unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (vgl. Meier-
Beck, GRUR 1993, 1, 3 f.; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 10 PatG
- 29 -
Rdn. 24; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40; Schulte, PatG, 7. Aufl.,
§ 10 PatG Rdn. 33; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 89;
Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 33 VI; b 8, S. 839). Das Berufungsgericht hat
nicht festgestellt, daß zumindest eine unmittelbare Patentverletzung erfolgt ist.
Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, daß der Klägerin aus einer mittelbaren
Patentverletzung der Beklagten ein Schaden entstanden sein könnte. Insoweit
genügt nicht, daß Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung min-
destens
eines
Schadensfalls
erforderlich
(BGH
Urt.
v.
30.4.1964
- Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; Benkard/Rogge, aaO,
§ 139 PatG Rdn. 40, 80 m.w.N.). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht
der Beklagten und ihre Verurteilung, zur Durchsetzung des Schadensersatzan-
spruchs Rechnung zu legen, kann daher auf der Grundlage der bisherigen
Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.
2. Das Berufungsurteil kann insoweit auch mit der vom Berufungsgericht
gegebenen weiteren Begründung nicht aufrechterhalten werden.
a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts soll die Verpflichtung des mit-
telbaren Patentverletzers zum Schadensersatz bereits dann bestehen, wenn
eine unmittelbare Patentverletzung durch die Abnehmer des mittelbaren Pa-
tentverletzers nicht festgestellt werden kann. Das Berufungsgericht hat seine
Auffassung mit der Erwägung begründet, gemäß § 10 PatG könne der Patent-
inhaber die dort beschriebenen Handlungen jedem Dritten untersagen lassen.
Daraus folge, daß diese Handlungen, auch wenn sie nicht zu den in § 9 PatG
Genannten gehörten, letztlich allein dem Patentinhaber vorbehalten seien, so
daß ihm auch vorbehalten sei, Dritten die Vornahme dieser Handlungen zu
gestatten und sich diese Gestattung vergüten zu lassen. Die Rechtsanmaßung
führe dazu, daß es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, für die Handlun-
gen des mittelbaren Patentverletzers gegen eine entsprechende Vergütung
- 30 -
seine Zustimmung zu erteilen oder die entsprechenden Lieferungen selbst vor-
zunehmen. Die darin liegende Vermögenseinbuße unterscheide sich im Ergeb-
nis nicht von derjenigen, die eine unmittelbare Patentverletzung auslöse, so
daß dieser Schaden - etwa in Form einer hypothetischen Lizenzgebühr - er-
satzfähig sein müsse.
b) Ein solcher Schadensersatzanspruch kann aus einer mittelbaren Pa-
tentverletzung nicht hergeleitet werden.
Das Verbot mittelbarer Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG schützt
den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungshandlungen seitens der
Belieferten, erweitert den Schutzgegenstand des Klagepatents aber nicht über
den im Patentanspruch definierten Gegenstand hinaus, dessen Nutzung nach
§ 9 PatG ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204,
208 - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR
2004, 758, 759 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.6.2004 - X ZR 82/03, GRUR
2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung). § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber
kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfin-
dungsbenutzung (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 760
- Flügelradzähler; Kraßer, Patentrecht, aaO; a.A. Holzapfel, GRUR 2002, 193,
194). Zwar greift das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG schon dann ein, wenn eine
unmittelbare Patentverletzung noch nicht eingetreten ist, weil es Zweck der
Vorschrift ist, der Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in das dem Patentinha-
ber zugewiesene ausschließliche Recht entgegenzutreten. Daraus läßt sich je-
doch nicht herleiten, daß Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Er-
findung beziehen, weil sie geeignet sind, mit weiteren Elementen, die nach den
Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des
geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, als solche
vom Patentschutz umfaßt würden. Der Tatbestand des § 10 PatG setzt voraus,
- 31 -
daß das fragliche Mittel als solches nicht vom Gegenstand des Klagepatents
Gebrauch macht, vom ausschließlichen Recht des Patentinhabers nach § 9
PatG also nicht erfaßt wird und daher als solches patentfrei ist, wohl aber die
Eignung und Bestimmung aufweist, zusammen mit weiteren Mitteln in den
Schutzbereich des Klagepatents einzugreifen. Art. 69 EPÜ knüpft für die
Schutzbereichsbestimmung an die Patentansprüche an (BGHZ 115, 204, 208
- beheizbarer Atemluftschlauch). Die aus Gründen der Rechtssicherheit not-
wendige Begrenzung des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentan-
sprüche kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß dem Patentinhaber ein
ausschließliches Recht mit der Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz für
Gegenstände eingeräumt wird, die als solche vom Patentschutz nicht erfaßt
werden.
3. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft über Herkunft und
Vertriebswege der angegriffenen Gegenstände nach § 140 b PatG kann auf der
Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Be-
stand haben. Auch dieser Anspruch setzt voraus, daß mindestens eine rechts-
widrige Verletzungshandlung nachgewiesen ist, die auch eine mittelbare Pa-
tentverletzung sein kann (BGHZ 128, 220, 223 - Kleiderbügel; vgl. Benkard/
Rogge, aaO, § 140 b PatG Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 b PatG
Rdn. 4). Eine solche Verletzungshandlung ist bislang nicht festgestellt.
- 32 -
V. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-
rufungsgericht zurückzuverweisen, damit die zu einer abschließender Sachent-
scheidung erforderlichen Feststellungen - gegebenenfalls nach geänderten An-
trägen und ergänzendem Sachvortrag der Parteien - getroffen werden können.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Kirchhoff
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X ZR 247/02
vom
25. Juli 2005
in dem Rechtsstreit
- 2 -
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2005 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,
Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Der Tenor des Senatsurteils vom 7. Juni 2005 wird dahin berichtigt,
daß Absatz 1 wie folgt lautet:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom
10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der
Beklagten erkannt worden ist und soweit nicht die Klägerin
die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Ent-
schädigung
für
die
Zeit
vom
9. Mai
1998
bis
11. September 1998 und auf Rechnungslegung für diesel-
be Zeit zurückgenommen hat.
Gründe:
Die Berichtigung erfolgt nach § 319 ZPO. Die Aufhebung des Berufungs-
urteils ist auf die Revision der Beklagten erfolgt und erfaßt das angefochtene
Urteil daher nur im Umfang der Anfechtung. Das Fehlen der Worte "soweit zum
- 3 -
Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und" beruht auf einer offenbaren Un-
richtigkeit.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Kirchhoff