Urteil des BGH vom 24.05.2007

Rado-Uhr III Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 66/06

vom

24. Mai 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 640 196

Nachschlagewerk: ja

BGHZ

: nein

BGHR

Rado-Uhr

III

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107;

PVÜ Art. 6

quinquies

Abschnitt B Nr. 2

Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die äußere Form der

Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und

bestehen auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu unübersehbar

große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten und eine entsprechende Formenviel-

falt, spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke bean-

spruchte Form freizuhalten.

BGH, Beschl. v. 24. Mai 2007 - I ZB 66/06 - Bundespatentgericht

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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Mai 2007 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-

Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss

des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-

richts vom 26. April 2006 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete mit

Anmeldedatum 14. März 1995 (Ursprungsland Schweiz) international registrier-

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te dreidimensionale IR-Marke Nr. 640 196 Schutz für die Bundesrepublik

Deutschland für die Waren "Montres" (Armbanduhren):

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der

IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines

Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos

geblieben. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die IR-Marke sei wegen

fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfä-

hig.

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat das Ver-

fahren zur Auslegung von Fragen zu Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL dem

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und

Abs. 3 EG zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, Beschl. v. 23.11.2000

- I ZB 46/98, WRP 2001, 269 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr I), der die Vorla-

gefragen durch Urteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 - 55/01 (Slg. 2003,

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I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado) ent-

schieden hat. Der Senat hat anschließend die angefochtene Entscheidung auf-

gehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (Beschl.

v. 20.11.2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505 = WRP 2004, 761 - Rado-Uhr II).

Er hat angenommen, dass der Marke nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit

Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ der Schutz wegen Fehlens jeder Un-

terscheidungskraft zu versagen ist, sondern die IR-Marke den Anforderungen

genügt, die an das Vorliegen von Unterscheidungskraft zu stellen sind.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin er-

neut zurückgewiesen.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin

ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz für die

Bundesrepublik Deutschland versagt. Hierzu hat es ausgeführt:

Der Schutzgewährung stehe ein aktuelles oder zumindest zukünftiges

Freihaltebedürfnis der Mitbewerber nach § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107 MarkenG ent-

gegen, da sich die Marke in der bloßen Darstellung der Ware erschöpfe, die

zwangsläufig beschreibenden Charakter habe. Armbanduhren gehörten zu den

Trendartikeln, die vielfältigen Modeeinflüssen unterlägen und in nahezu un-

übersehbaren Designvariationen, Formen und Größen angeboten würden, so

dass die Formenvielfalt fast unerschöpflich erscheine. Gleichwohl gebe es

Formgestaltungen, die bei mehreren Herstellern vorzufinden seien und gewisse

Gestaltungstrends aufwiesen. Es gebe zahlreiche Wettbewerber, die ebenfalls

wenigstens eines oder mehrere der Formmerkmale verwendeten, die für die

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IR-Marke charakteristisch seien. Selbst wenn sich sämtliche Formelemente der

IR-Marke in der konkreten Ausgestaltung und in der Kombination bei keinem

anderen Hersteller finden lassen sollten, so lägen sie doch nur im Rahmen ei-

nes dem Zeitgeschmack entsprechenden Trends, dessen Formensprache

zwangsläufig von den Herstellern aufgegriffen und benötigt werde.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespa-

tentgerichts, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke für Deutschland stehe

ein dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhindernis des

Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen, hält der rechtlichen Nach-

prüfung nicht stand.

1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "Telle-quelle"-Schutzes, von

der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung

gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6

quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit

dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Mar-

kengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden;

die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen.

Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie

erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit

der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschrif-

ten des Markengesetzes führt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prü-

fung nach Art.

quinquies

Abschn.

B PVÜ (BGH, Beschl. v. 14.12.2000

- I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschl. v.

4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blüten-

form).

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2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme

des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrun-

des nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen vor. Ein überwiegendes Interesse der

Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR-Marke besteht

nicht.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Ein-

tragung Marken ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaf-

fenheit der Waren dienen können. Da die IR-Marke die äußere Form der Ware

- hier eines Uhrgehäuses mit Armband - wiedergibt, handelt es sich um ein Zei-

chen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren äußere

Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei verwendet wer-

den können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, besteht grund-

sätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH GRUR 2003, 514

Tz. 73 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004,

I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel). Liegt die bean-

spruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet üblichen Formenviel-

falt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Indivi-

dualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, dass die als

Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist (BGH,

Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 505 = WRP 2004, 752

- Gabelstapler II; BGH GRUR 2004, 329, 331 - Käse in Blütenform).

b) Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass das Bundespa-

tentgericht ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der freien Ver-

wendung der der IR-Marke zugrunde liegenden Gestaltung nicht festgestellt

hat.

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aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auf dem Waren-

gebiet der Armbanduhren eine außerordentlich große Zahl von Modellen unter-

schiedlichster Form und Größe in einer nahezu unerschöpflichen Formenvielfalt

vorhanden ist. Davon, dass sich die beanspruchte Form des Uhrgehäuses mit

Armband innerhalb dieser großen Bandbreite möglicher Gestaltungen hält,

kann jedoch aufgrund der Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht aus-

gegangen werden. Das Bundespatentgericht hat zwar zahlreiche Uhrenmodelle

angeführt, die eines oder mehrere der als charakteristisch wiedergegebenen

Formelemente der schutzbeanspruchenden IR-Marke aufweisen sollen. Diese

charakteristischen Formelemente hat der Senat darin gesehen, dass Uhrge-

häuse und Armband durch die gleiche Breite, Stärke, Form und Farbe präzise

aufeinander abgestimmt sind und eine Einheit bilden, die Glasabdeckung sich

über die gesamte Oberseite des Uhrgehäuses erstreckt und das Gehäuse nach

außen gewölbt ist. Keines der vom Bundespatentgericht angeführten Uhrenmo-

delle verfügt aber - wovon das Bundespatentgericht ebenfalls ausgegangen ist -

über sämtliche Elemente, die den Gesamteindruck der durch die IR-Marke be-

zeichneten Form ausmachen. Die Rechtsbeschwerde rügt in diesem Zusam-

menhang zu Recht, dass das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft lediglich

eine isolierte Betrachtung von Einzelelementen vorgenommen hat und die in

der vollständig integrierten, eine optische Einheit zwischen Uhrgehäuse und

Armband bildenden Gestaltung der Form der IR-Marke nicht mit den anderen

Uhrenmodellen verglichen hat. Den Feststellungen des Bundespatentgerichts

ist auch nicht zu entnehmen, dass es sich bei der beanspruchten Form der

IR-Marke um eine beliebige Kombination üblicher Gestaltungselemente handelt.

bb) Kommt keines der vom Bundespatentgericht angeführten Uhrenmo-

delle auch nur annähernd dem Gesamteindruck der beanspruchten Form nahe,

besteht kein Grund zu der Annahme, dass die Formgebung des Uhrgehäuses

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und Armbands der IR-Marke sich innerhalb der auf dem Warengebiet üblichen

Formenvielfalt hält. Da auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu

unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten besteht und sich die

beanspruchte Form nicht innerhalb der auf dem Warengebiet üblichen Form-

gestaltung hält, ist von einem überwiegenden Interesse der Allgemeinheit an

der Freihaltung der beanspruchten Form nicht auszugehen.

IV. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-

che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-

richt zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm

Ungern-Sternberg Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.04.2006 - 28 W(pat) 117/04 -