Urteil des BGH vom 13.12.2007, I ZB 39/05

Entschieden
13.12.2007
Schlagworte
Wissenschaft und forschung, Marke, Bundespatentgericht, Benutzung, Wissenschaft, Verwechslungsgefahr, Verkehr, Veröffentlichung, Bildmarke, Kennzeichnungskraft
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/05 Verkündet am: 13. Dezember 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 398 14 720

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

idw Informationsdienst Wissenschaft

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48

Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwischen der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei Benennungen auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegenstehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen.

BGH, Beschl. v. 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am

8. März 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des

32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:

1I. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete Wortmarke Nr. 398 14 720

am 16. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht die Löschung

angeordnet bzw. die Löschungsanordnung des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt)

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und

Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.

2Gegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem

26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633

IDW

und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke

Nr. 1 095 846

Widerspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarken sind geschützt für die

Dienstleistungen

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaf-

ten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens; Abschluss von Gruppenversicherungs-Verträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder.

3Die Widersprechende zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem

7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art

eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789

.

4Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat

die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche

aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für

die Dienstleistungen

Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen

sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.

5Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.

6Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt.

Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in

dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem

Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen

hat.

7Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

angeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das Bundespatentgericht die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet

beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufgehoben, als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die

weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

8Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen)

Rechtsbeschwerde. Die Widersprechenden beantragen, die Rechtsbeschwerde

zurückzuweisen.

9II. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche teilweise für begründet

erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt:

10Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslun-

gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr

seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu

berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1

MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober

1998und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den Widerspruchsmarken

Nr. 1 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis

14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht worden sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechenden und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende Angaben im Zusammenhang mit den Widerspruchsmarken verwendet worden seien. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den

Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt und die

Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität oder Ähnlichkeit.

11Bei der angegriffenen Marke sei der Bestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" glatt beschreibend und werde bei der Benennung der Marke nicht

mitverwendet. Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 stimmten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder

-ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität Verwechslungsgefahr.

12Für die Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 lasse

sich ebenfalls nicht ausschließen, dass auch diese Marke von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "IDW" verkürzt werde. Der

Wortbestandteil "INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen.

13Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr sei unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens auch

gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit

"INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten. Die kollidierenden Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden Bestandteilen irrig einem Unternehmen zugeordnet.

14Bei der angegriffenen Marke und der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der

Widersprechenden zu 2 seien die Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" und "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den Gesamteindruck nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen dieser

Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke auszugehen sei, liege bei

durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher

Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den

Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "IDW Verlag GmbH" bezeichneten, könne die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens nicht

ausgeschlossen werden.

15III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur

Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

161. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "IDW"

17Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

18a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die

Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt

ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände

des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung

zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen,

dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v.

11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz. 16 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz; BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform).

19b) Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen

Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungsanordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke,

deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht.

20aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung i.S. von

§ 43 Abs. 1 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat

43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am

15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am

14. Juli 2004 (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938,

939 f. = WRP 1998, 993 - DRAGON; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR

2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03,

GRUR 2006, 150 Tz. 8 = WRP 2006, 241 - NORMA).

21bb) Das Bundespatentgericht ist für diese Zeiträume zu Recht von der

Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "IDW"

ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die

eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widersprechenden

zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für

den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst

Anlagen glaubhaft gemacht worden ist.

22Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg

mit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen Widerspruchsmarken benutzt worden seien. Aus den beigefügten Anlagen ergebe

sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung.

23(1) Eine Unterscheidung zwischen den Widerspruchsmarken ist vorliegend allerdings erforderlich.

24Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1

MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die

Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine

rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das

ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade

bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der

eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515

= WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592

Tz. 12 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich

dem Tatrichter vorbehalten. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist sie nur eingeschränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke

Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein

und dasselbe Zeichen ansieht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen.

Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem Markenwort "IDW" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen

und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende

Wirkung beimessen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR

2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; GRUR 2005, 515 - FERROSIL).

Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich.

25Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke

wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht,

dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder

Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dementsprechend nicht vor, wenn das Zei-

chen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH,

Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 253/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG

BERTHA; Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP

2005, 1527 - OTTO).

26(2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Widerspruchsmarken hat das Bundespatentgericht getroffen. Es ist auch zutreffend

davon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom

17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten Anlagen eine

rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S. von § 26 MarkenG für

folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist:

Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern.

27In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und

10. Februar 2004 wird zwar zwischen den Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom

17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf

welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten Anlagen hinreichend deutlich, auf die sich das Bundespatentgericht bezogen hat. Aufgrund der Angaben

in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen

(Anl. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "IDW" von

dem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum

vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das Bundespatentgericht zutreffend

angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "IDW" i.S.

von § 26 MarkenG sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar

2004 und die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht.

28cc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke "IDW", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt

hat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen

Marke bejaht hat.

29(1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen

den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere

die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung

sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende

Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter

ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der

Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der

Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es

eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität

der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg.

1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 28.9.2006

- I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

30(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; Veröffentlichung

von Verlautbarungen, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken" jedenfalls Ähnlichkeit gegeben ist.

31Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung. Sie rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht unberücksichtigt gelassen, dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und

Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem Bildungsstand ansprächen. Das hat das Bundespatentgericht ebenfalls

seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die

wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung

zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise die Annahme

einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.

32(3) Schließlich steht der vom Bundespatentgericht angenommenen Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen,

dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in

dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb

des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise

Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen

Teilverzicht auf die angegriffene Marke i.S. von § 48 MarkenG dar. Dieser Teilverzicht ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne

weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl.

BGH, Beschl. v. 19.10.2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001,

408 - EASYPRESS), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rdn. 6),

wie dies vorliegend geschehen ist.

33c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die

als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke "IDW"

mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform).

34d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts, es liege klangliche Zeichenidentität zwischen den kollidierenden

Marken vor. Mit der gebotenen Sicherheit sei nicht auszuschließen, dass die

angegriffene Marke auf "idw" verkürzt werde.

35Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ist allerdings aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs

ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann (EuGH, Urt. v. 22.6.1999

- C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999,

806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413

Tz. 21 - ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).

36Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang

geltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Verwechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, warum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben

soll, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Widersprechende zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum

weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit.

37Das Bundespatentgericht hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, der

Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde ausschließlich durch "idw" geprägt. Zwar kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Wortbestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings,

dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den

Gesamteindruck einer Marke nicht mitbestimmen. Anders als das Bundespatentgericht angenommen hat, genügt dazu aber nicht, dass nur nicht ausgeschlossen werden kann, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf "idw"

verkürzen und den weiteren Wortbestandteil "Informationsdienst Wissenschaft"

weglassen. Auch ein Bestandteil, der eine beschreibende Angabe enthält, kann

zum Gesamteindruck beitragen (BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR

2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Ob dies der Fall ist, muss der Tatrichter im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks feststellen. Daran fehlt es vorliegend. Dafür, dass der Verkehr

die angegriffene Marke nicht auf "idw" verkürzt, spricht, dass die Buchstabenfolge - anders als bei einer Phantasiebezeichnung - die Abkürzung der weiteren

Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" der zusammengesetzten

Marke darstellt. Der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren

Wortbestandteilen kann einer Neigung des Verkehrs zur Verkürzung entgegenstehen. Etwas anderes könnte sich dann ergeben, wenn der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, und deshalb dazu neigt, die Bezeichnung in einer die Merkbarkeit und Ansprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR

2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS), oder wenn die Buchstabenfolge "idw"

dem Verkehr als Abkürzung für die weiteren Angaben "Informationsdienst Wissenschaft" allgemein bekannt ist. Entsprechendes hat das Bundespatentgericht

aber nicht festgestellt; hierfür ist auch nach dem Parteivortrag nichts ersichtlich.

382. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1 095 846

39Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 und der angegriffenen Marke im Hinblick auf einen

Teil der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, hält nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

40a) Zu Recht hat das Bundespatentgericht eine Ähnlichkeit zwischen den

von der Anordnung der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen der

angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht,

deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

41aa) Der Markeninhaber hat auch im Hinblick auf diese Widerspruchsmarke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Das Bundespatentgericht ist

jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Widersprechende zu 1 die

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 26 MarkenG aufgrund der eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Fe-

bruar 2004 und den vom Bundespatentgericht zu diesen eidesstattlichen Versicherungen in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht hat. Hierzu wird

auf die Ausführungen unter III 1 b aa und bb Bezug genommen, die entsprechend gelten. Aus den Anlagen zu den eidesstattlichen Versicherungen, auf die

das Bundespatentgericht zur Begründung der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarke verwiesen hat, folgt eine Benutzung der Widerspruchsmarke entweder in der eingetragenen Form oder in

einer Form, in der die zwei Rechtecke nicht grau, sondern hell unterlegt sind

und die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke i.S. von § 26

Abs. 3 MarkenG nicht verändert. Dies reicht für die Glaubhaftmachung einer

ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG aus.

42bb) Zur Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke erfassten Waren

und Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gelten

die Ausführungen unter III 1 b cc entsprechend.

43b) Das Bundespatentgericht ist zutreffend von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Dagegen erinnern

die Beteiligten nichts.

44c) Nicht frei von Rechtsfehlern sind aber die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Zeichenähnlichkeit.

45Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, es bestehe klangliche

Zeichenidentität, weil nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen sei,

dass der Verkehr die Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf "IDW" verkürze. Dass dies nicht auszuschließen ist, reicht - wie oben unter III 1 d dargelegt -

für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke

und der komplexen Wort-/Bildmarke allein durch "IDW" nicht aus.

46Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, diejenigen Teile des

Verkehrs, die die Widerspruchsmarke bei der mündlichen Wiedergabe mit

"INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IDW" bezeichneten, würden zwar

die Unterschiede zwischen den Marken erkennen, bei der Widerspruchsmarke

in "IDW" aber einen Stammbestandteil sehen und die kollidierenden Marken

einem Unternehmen zuordnen.

47Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr Anlass

habe, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen "IDW" den Stamm einer Zeichenserie zu sehen (vgl. hierzu

EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 f. = MarkenR

2007, 427 - Bainbridge; BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002,

542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007,

1066 Tz. 45 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).

483. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 IDW Verlag

49Das Bundespatentgericht hat weiterhin angenommen, dass zwischen der

Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2 und der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis mit Erfolg.

50a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegangen, dass die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der

Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war

die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jah-

re eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist

im Streitfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, sondern ausschließlich

der Fünfjahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vom 14. Juli 1999 bis

14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung für eine Reihe vom Bundespatentgericht näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom Bundespatentgericht in Bezug genommenen Anlagen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich

die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden

Benutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art

in Rede steht. Das Bundespatentgericht konnte jedoch zu Recht aufgrund der in

Bezug genommenen Anlagen 25 und 26 von einer rechtserheblichen Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den

zahlreichen Daten auf den angeführten Anlagen ist auch ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der

vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom

23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum beziehen, belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2

ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer

Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

51b) Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch eine Identität oder Ähnlichkeit der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistun-

gen bejaht. Die Feststellung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen

liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen

Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 23 - Kinderzeit).

52Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Druckereierzeugnisse zum Themengebiet

"Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung

der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt

auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die

Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen

Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt.

53c) Zutreffend ist das Bundespatentgericht auch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

54d) Nicht frei von Rechtsfehlern ist allerdings die Annahme des Bundespatentgerichts, die Kollisionsmarken seien sich so ähnlich, dass zwischen ihnen

eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

55Dies folgt allerdings nicht bereits daraus, dass das Bundespatentgericht

nicht ausschließlich auf eine visuelle Zeichenähnlichkeit abgestellt und eine

klangliche Zeichenähnlichkeit in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein-

bezogen hat (hierzu Abschn. III 1 d). Die Rechtsbeschwerde zeigt auch insoweit

nichts dafür auf, dass mündliche Markenbenennungen auf den in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren keine Rolle spielen.

56Das Bundespatentgericht hat jedoch bei der Prüfung der Ähnlichkeit der

Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass die Angabe "Informationsdienst Wissenschaft" bei der angegriffenen Marke zum Gesamteindruck beitragen könnte (hierzu Abschn. III 1 d). Es

hat deshalb den Gesamteindruck der kollidierenden Marken und die Zeichenähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.03.2005 - 32 W(pat) 79/02 -

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 278/01 vom 17.10.2001

Urteil vom 17.10.2001

2 ARs 245/01 vom 17.10.2001

Leitsatzentscheidung

NotZ 39/02 vom 31.03.2003

Anmerkungen zum Urteil