Urteil des BGH vom 12.07.2007

Gericht

Bundesgerichtshof

Aktenzeichen

I ZR 147/04

Entschieden

12.07.2007

Schlagworte

Treu und glauben , Arzneimittel , Marke , Umpacken , Eugh , Abweisung der klage , Griechenland , Verwendung , Vertrieb , Verpackung

Aspirin II Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 147/04 Verkündet

am:

12. Juli 2007

Walz

Justizamtsinspektor

als

Urkundsbeamter

der

Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ

BGHR

Aspirin

MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; BGB § 242 D

a) Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten

des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldver-

hältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt.

b) Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der an-

gezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrich-

tung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwid-

rig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen

den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder

rechtlichen Aspekt stützt.

BGH, Urt. v. 12. Juli 2007 - I ZR 147/04 - OLG Hamburg

Hamburg

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 12. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen

Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 12. August 2004

aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts

Hamburg, Zivilkammer 12, vom 1. Juli 2003 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, ist Inhaberin der deutschen Mar-

ke "Aspirin", unter der sie ein Arzneimittel vertreibt. Die Beklagte importiert aus

Griechenland dieses dort vom Konzern, dem die Klägerin angehört, in Packun-

- 3 -

gen zu 20 Tabletten in Verkehr gebrachte Arzneimittel und vertreibt es in

Deutschland in einer von ihr neu hergestellten äußeren Umverpackung zu

100 Tabletten unter Verwendung der Bezeichnung "Aspirin".

Die Beklagte hatte im Jahre 1997 aus Griechenland importiertes "Aspirin"

in Deutschland zu 100 Tabletten in einer Bündelpackung vertrieben, die aus

fünf griechischen Originalpackungen bestand. Die Klägerin beanstandete die

Bündelpackung als unordentlich und mahnte die im Mitvertrieb zusammen mit

der

Beklagten

tätige

GmbH

(im

Folgenden:

M. ) deswegen ab. Die von der Klägerin vorgeschla-

gene Unterlassungserklärung gaben die Beklagte und die M. nicht ab.

Stattdessen teilte die M. mit Schreiben vom 9. Juni 1997 für sich

und die Beklagte mit, sie werde künftig nicht mehr die beanstandete Bündelpa-

ckung bestehend aus fünf Originalpackungen einsetzen, sondern das Arznei-

mittel in den Packungsgrößen zu 50 und 100 Tabletten in einer dem Schreiben

als Kopie beigefügten, selbst hergestellten äußeren Umverpackung (sog. "Eu-

ropackung") vertreiben. In dieser "Europackung" wurde das aus Griechenland

stammende Arzneimittel "Aspirin" in der Folgezeit von der Beklagten (und von

der M. ) vertrieben. Mit Schreiben vom 9. November 2000 zeigte die

Beklagte an, dass der Vertrieb nunmehr in einer veränderten Gestaltung der

"Europackung" zu 100 Tabletten erfolge.

Mit Schreiben vom 25. September 2002 teilte die Beklagte die erneute

Abänderung ihrer "Europackung" zu 100 Tabletten aus Griechenland mit. Dar-

aufhin kam es zu einem Schriftwechsel der Parteien, in dem die Klägerin sich

darauf berief, dass die Beklagte nach der Rechtsprechung nunmehr verpflichtet

sei, zunächst, soweit möglich, Bündelpackungen zu fertigen.

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Die Klägerin macht im vorliegenden Rechtsstreit geltend, die Beklagte

verletze die Rechte an der Klagemarke. Das Umpacken des aus Griechenland

parallelimportierten Arzneimittels "Aspirin" zu 100 Tabletten sei nicht erforder-

lich; die Packungsgröße könne problemlos durch Bündeln erstellt werden. Die

Beklagte könne sich nicht auf Verwirkung berufen. Sie habe schon keinen

schützenswerten Besitzstand erlangt; die Packungsgestaltung könne ohne wei-

teres abgeändert werden. Außerdem habe die Beklagte damit rechnen müssen,

dass die Klägerin die "Europackung" nicht mehr dulde, sobald die Rechtspre-

chung über die Zulässigkeit von Bündelpackungen Klarheit geschaffen habe.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlas-

sen, das Arzneimittel "Aspirin" aus Griechenland in Umverpackun-

gen à

Tabletten zu importieren und zum Vertrieb einer

Packungsgröße à 100 Tabletten in Deutschland eine eigene Um-

verpackung zu fertigen.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,

der Klägerin sei es verwehrt, die Aufgabe der "Europackung" zu verlangen,

nachdem sie eine solche Packungsform vor mehr als fünf Jahren selbst ver-

langt und seither unbeanstandet gelassen habe, obwohl sich in der Rechtspre-

chung bereits 1998 die Auffassung durchgesetzt habe, dass der Markeninhaber

bei einer Bündelungsmöglichkeit eine "Europackung" beim Parallelimport nicht

hinnehmen müsse.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

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Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg

GRUR-RR 2005, 276 (Ls.) = MD 2005, 660).

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die

Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage

weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin

gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG bejaht. Zur

Begründung hat es ausgeführt:

Die Markenrechte der Klägerin seien hinsichtlich der in Griechenland in

Verkehr gebrachten Arzneimittel nicht erschöpft, weil die Verwendung der von

der Beklagten neu hergestellten Umverpackungen für den Vertrieb der Arznei-

mittel in Deutschland nicht erforderlich sei. Die im Inland gebräuchliche Pa-

ckungsgröße zu 100 Tabletten lasse sich unter Verwendung der griechischen

Original-Umverpackungen mit 20 Tabletten gebündelt unschwer herstellen. Die

griechische Beschriftung könne überklebt werden. Es gebe keine greifbaren

Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in dem tatsächlichen Zugang zum in-

ländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie auf die mit Etiketten über-

klebten gebündelten Originalpackungen ausweichen müsste. Der Parallelimport

von Arzneimitteln sei inzwischen längst etabliert und habe eine hohe Marktbe-

deutung. Bündelpackungen würden seit langem und vielfach auch mit großem

wirtschaftlichem Erfolg vertrieben. Die Praxis überklebter, gebündelter, auf-

oder abgestockter Packungen habe sich als ohne weiteres machbar herausge-

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stellt. Es sei nicht zu erkennen, dass der Verbraucher ordentliche Bündel-

packungen ablehne. Aus der von der Beklagten vorgelegten Meinungsumfrage

ergebe sich nichts Gegenteiliges.

Das Geltendmachen des Unterlassungsanspruchs stelle kein nach § 242

BGB unzulässiges widersprüchliches Verhalten dar. Der Klageanspruch sei

auch nicht verwirkt. Die Beklagte habe keinen Besitzstand geschaffen, der für

sie einen beachtlichen Wert habe und ihr nach Treu und Glauben erhalten wer-

den müsse.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Der Kläge-

rin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3

bis 5 MarkenG nicht zu. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann

die Klägerin die von der Beklagten verwendete Umverpackung nicht mehr be-

anstanden, da sie dagegen keine Bedenken vorgebracht hat, als sie von der

Beklagten über deren Verwendung unterrichtet wurde (§ 242 BGB).

1. Mit Recht ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,

dass die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Anspruchs der Klägerin ge-

gen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG auf Unterlassung

des Vertriebs des aus Griechenland importierten Arzneimittels "Aspirin" in neu-

en Umverpackungen gegeben und die Markenrechte der Klägerin auch nicht

nach § 24 MarkenG erschöpft sind.

a) Das Berufungsgericht ist - von den Parteien unbeanstandet - davon

ausgegangen, dass die Arzneimittel, die die Beklagte mit einer neuen Verpa-

ckung versieht, auf der sie die Klagemarke "Aspirin" anbringt, in Griechenland

mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers durch ein Unternehmen des

Konzerns, dem die Klägerin angehört, unter dieser Bezeichnung in den Verkehr

- 7 -

gebracht worden sind und die Markenrechte der Klägerin demzufolge in Bezug

auf diese Waren nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft sind. Dies lässt einen

Rechtsfehler nicht erkennen (zum Inverkehrbringen mit Zustimmung eines vom

Zeicheninhaber im Einfuhrstaat zwar verschiedenen, mit diesem aber wirt-

schaftlich verbundenen Zeicheninhabers im Ausfuhrstaat vgl. EuGH, Urt. v.

22.6.1994, C-9/93, Slg. 1994, I-2789 Tz. 34 = GRUR Int. 1994, 614 - Ideal

Standard II). Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der Anwendung des

§ 24 Abs. 2 MarkenG - auf alle Handlungen, die nach § 14 Abs. 3 MarkenG ei-

ne Markenverletzung darstellen können. Auch das Recht, die Ware mit der

Marke (neu) zu kennzeichnen oder die Marke auf der Verpackung anzubringen

und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2

MarkenG), unterliegt der Erschöpfung (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93,

C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 34-37, 49 f. = GRUR Int. 1996,

1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; BGH, Urt. v.

10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 = WRP 1997, 742 - Sermion II).

b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ansicht des Beru-

fungsgerichts, die Klägerin könne sich der Benutzung ihrer Marke durch die Be-

klagte im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der aus Griechenland im-

portierten Arzneimittel in einer von dieser neu gestalteten Verpackung aus be-

rechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL) wi-

dersetzen.

aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arz-

neimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin be-

steht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren. Denn ein Um-

packen der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers

kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH,

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Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 Tz. 29 = GRUR 2002, 879

- Boehringer Ingelheim u.a.; Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Tz. 15, 30 = GRUR

2007, 586 = WRP 2007, 627 - Boehringer/Swingward II).

Der Markeninhaber kann sich allerdings nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL

(§ 24 Abs. 2 MarkenG) dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen,

wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte

Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 30

Satz 2 EG darstellt (vgl. EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 18, 31 - Boehringer Ingel-

heim u.a.; GRUR 2007, 586 Tz. 16 - Boehringer/Swingward II). Eine solche ver-

schleierte Beschränkung liegt - unter der Voraussetzung, dass das Umpacken

unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt - dann

vor, wenn das vom Markeninhaber durchgesetzte Verbot des Umpackens zu

einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitra-

gen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber dem-

nach - vorausgesetzt die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind ge-

wahrt - die Veränderung verbieten, die mit jedem Umpacken eines mit seiner

Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Ge-

fahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, es

sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel im-

portierten Ware zu ermöglichen (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz.

- Boehringer/Swingward II; BGH, Urt. v. 12.12.2002 - I ZR 133/00, GRUR 2003,

336, 337 f. = WRP 2003, 528 - Beloc, jeweils m.w.N.).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften ist die Erschöpfung der Marke danach in den Fällen des Re- oder Pa-

rallelimports von fünf Bedingungen abhängig (EuGH GRUR Int. 1996, 1144

Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urt. v. 19.10.2000

- 9 -

- I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR): (1) Die Gel-

tendmachung der Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künst-

lichen Abschottung der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist aus-

zugehen, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen

Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und

das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Ein-

fuhrmitgliedstaat vertreiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimit-

tels darf durch das Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpa-

ckung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als

auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so

aufgemacht sein, dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass

die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein

darf. (5) Der Importeur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des um-

gepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung der bean-

standeten, von der Beklagten hergestellten äußeren Umverpackung sei für den

Vertrieb des aus Griechenland importierten "Aspirin" in Deutschland im Sinne

der vorstehend genannten Bedingungen für das Umpacken nicht erforderlich

und die Markenrechte der Klägerin seien demgemäß nicht erschöpft. Die dage-

gen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

(1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich die im Inland

gebräuchliche Packungsgröße zu 100 Tabletten durch Bündelung von fünf grie-

chischen Umverpackungen zu 20 Tabletten unschwer herstellen lasse. Bündel-

packungen parallel importierter Arzneimittel seien vielfach üblich. Es lasse sich

nicht erkennen, dass ordentliche Bündelpackungen vom Verbraucher abgelehnt

würden. Aus der von der Beklagten vorgelegten Meinungsumfrage ergebe sich

nichts Gegenteiliges. Diese weise nur in die Richtung, dass eine neu hergestell-

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te Umverpackung des Parallelimporteurs dessen Unternehmen und "sein" Pro-

dukt besser darstellen könne. Darauf komme es aber nicht an; der Marktzugang

der Beklagten als solcher sei nicht betroffen.

(2) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler

nicht erkennen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften kommt es für die Frage, ob das Geltendmachen der Marken-

rechte zu einer künstlichen Marktabschottung führt, darauf an, ob die Umver-

packung erforderlich ist, um tatsächlich Zugang zu dem betreffenden Markt er-

langen zu können oder ob dieser Zugang auch bei Verwendung der als parallel

importiert gekennzeichneten, also mit Etiketten überklebten Originalverpackun-

gen gegeben ist. Besteht eine Abneigung der Verbraucher gegen mit Etiketten

überklebte Arzneimittelpackungen, so stellt dies nicht stets ein Hindernis für den

tatsächlichen Zugang zum Markt dar, das - im Sinne dieser Rechtsprechung -

ein Umpacken in eine neue Verpackung erforderlich macht. Davon kann viel-

mehr erst dann ausgegangen werden, wenn auf einem Markt oder einem be-

trächtlichen Teil dieses Markts ein so starker Widerstand eines nicht unerhebli-

chen Teils der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackun-

gen besteht, dass von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt

auszugehen ist. Denn dann wird mit dem Umpacken der Arzneimittel nicht aus-

schließlich ein wirtschaftlicher Vorteil angestrebt, sondern es dient der Erlan-

gung des tatsächlichen Zugangs zum Markt (EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 51/52

- Boehringer Ingelheim u.a.; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002,

1059, 1062 - Zantac/Zantic, m.w.N.).

Demgemäß hat das Berufungsgericht zutreffend darauf abgestellt, dass

es für die Annahme einer Marktabschottung nicht ausreicht, wenn lediglich

nachgewiesen ist, dass Umverpackungen vom Verbraucher eher akzeptiert

werden als überklebte und/oder gebündelte Originalverpackungen. Denn darin

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liegt zunächst nur ein ausschließlich wirtschaftlicher Vorteil, der als solcher ei-

nen Eingriff in die Rechte des Markeninhabers nicht rechtfertigt. Aus der von

der Beklagten vorgelegten Befragung von 152 Apothekern im Mai/Juni 2002

ergibt sich, dass auf die von der Revision angeführte Frage 3, welche optischen

Veränderungen importierter Arzneimittel (Überkleben, Aufstocken, Bündeln,

aufgestocktes Bündeln) von den Kunden akzeptiert würden, 42,8 % der befrag-

ten Apotheker geantwortet haben, ihrer Erwartung nach werde das Bündeln

mehrerer beklebter ausländischer Originalpackungen "in der Regel akzeptiert".

52,6 % haben geantwortet, das Bündeln werde "weniger/nicht akzeptiert". 3,9 %

antworteten spontan, "es hänge von dem Produkt/von der Marke ab". Den zu-

letzt genannten 3,9 % der befragten Apotheker wurde die weitere Frage ge-

stellt, bei welchen Arzneimitteln der Kauf eines Imports ihrer Erwartung nach

wegen des Bündelns weniger oder gar nicht akzeptiert werde und warum. Dar-

auf antworteten 2,0 %, ein Bündeln werde "nur bei deutschsprachigen Medika-

menten/Aufdrucken akzeptiert". Dieses Umfrageergebnis hat das Berufungsge-

richt rechtsfehlerfrei dahin gewürdigt, es ergäben sich daraus keine hinreichen-

den Anhaltspunkte für eine relevante Marktbehinderung der Beklagten. Die Er-

gebnisse der Umfrage lassen nicht den Schluss zu, dass bei einem nicht uner-

heblichen Teil der Verbraucher ein so starker Widerstand gegen mit Etiketten

überklebte Bündelpackungen besteht, dass von einem Hindernis für den tat-

sächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist. Die Auffassung des Berufungs-

gerichts, das Vorbringen der Parteien ermögliche ihm eine Entscheidung aus

eigener Sachkunde, begegnet danach gleichfalls keinen rechtlichen Bedenken.

2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Klägerin je-

doch gemäß § 242 BGB daran gehindert, den Unterlassungsanspruch gegen

die Beklagte geltend zu machen, weil sie die von der Beklagten verwendeten

Umverpackungen zunächst nicht beanstandet hat. Allerdings kommt es insoweit

nicht darauf an, ob die Voraussetzungen des allgemeinen Verwirkungsein-

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wands aus § 242 BGB gegeben sind. Vielmehr ergibt sich im Streitfall schon

aus den oben (unter II 1 b aa) dargelegten Grundsätzen des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit von Parallelimporten, dass von

der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung nicht mehr geltend gemacht wer-

den kann, weil sie keine Beanstandungen erhoben hat, als sie von der Beklag-

ten über die beabsichtigte Verwendung der "Europackung" unterrichtet wurde.

a) Nach den - insoweit revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden -

Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte die streitgegenständli-

chen "Europackungen" über mehrere Jahre hinweg ungestört benutzt. Die Klä-

gerin hat keine Einwendungen erhoben, als die Beklagte auf ihre Abmahnung

der bis dahin verwendeten Bündelpackungen als unordentlich erstmals mit

Schreiben vom 9. Juni 1997 die Absicht angezeigt hat, statt dessen eine eigene

Umverpackung in der Gestaltung der "Europackung" zu verwenden. Sie hat die

"Europackung" der Beklagten auch nicht unter Hinweis auf die Möglichkeit einer

Bündelung beanstandet, als ihr mit Schreiben vom 9. November 2000 deren

weitere Verwendung in einer veränderten Gestaltung mitgeteilt wurde.

b) Die Beklagte hat mit der Unterrichtung der Klägerin über ihre Absicht,

das parallelimportierte Arzneimittel in einer eigenen Umverpackung zu vertrei-

ben, die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften folgenden Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Vertriebs parallel-

importierter Arzneimittel erfüllen wollen. Danach kann der Markeninhaber dem

Parallelimporteur den Vertrieb umgepackter Arzneimittel unter der Marke bei

Vorliegen der weiteren oben unter II 1 b aa genannten Voraussetzungen nicht

untersagen, wenn der Importeur dem Markeninhaber vorab das Feilhalten des

umgepackten Arzneimittels anzeigt. Die Vorabunterrichtung durch den Parallel-

importeur dient zwar in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des

Markeninhabers, dem die Nachprüfung ermöglicht werden soll, ob die beabsich-

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tigte Verfahrensweise des Parallelimporteurs seine Markenrechte verletzt. Mit

der Vorabunterrichtung wird aber, da der Markeninhaber innerhalb einer ange-

messenen Frist auf die Unterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren

hat, auch dem Interesse des Parallelimporteurs an einer möglichst schnellen

Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen (vgl.

EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 62, 66 - Boehringer Ingelheim u.a.). Der Parallel-

importeur soll in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob

er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und

diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Genehmigungen vertreiben darf. Der

Gerichtshof hat in der ersten Boehringer-Entscheidung ausdrücklich hervorge-

hoben, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren

kann, wenn alle Beteiligten sich in redlicher Weise bemühen, die berechtigten

Interessen des anderen zu achten (GRUR 2002, 879 Tz. 62 - Boehringer Ingel-

heim u.a.). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vor-

abunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet eine Sonderbeziehung,

die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkre-

tisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinne unterrichtet.

Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den

Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. BGH, Urt. v. 19.6.1986

- I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 = WRP 1986, 672 - Aufklärungspflicht des

Abgemahnten; Urt. v. 19.10.1989 - I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 = WRP 1990,

276 - Antwortpflicht des Abgemahnten). Der Zweck der Vorabunterrichtung,

zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von

dem Parallelimporteur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des impor-

tierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass

der Parallelimporteur in besonderem Maße auf die Reaktion des Markeninha-

bers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beabsichtigte Umverpacken in der

angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann

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der Parallelimporteur sich darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen

ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht ge-

rügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt stützen. Macht der Marken-

inhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand geltend,

den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht

beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu sei-

nem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt (vgl. BGHZ 94,

344, 354; 154, 230, 238).

c) Ein schutzwürdiges Vertrauen der Beklagten kann im Streitfall entge-

gen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht mit der Begründung verneint

werden, die Rechtslage habe sich seit 1997 maßgeblich geändert. Das Ver-

trauen des Verletzers auf eine Duldung seines Verhaltens kann zwar nach den

Umständen des Einzelfalls dann nicht schutzwürdig sein, wenn dem Markenin-

haber ein Einschreiten zunächst rechtlich oder tatsächlich nicht möglich oder

nicht zumutbar war und die Rechts- oder Sachlage sich später maßgeblich ge-

ändert hat (vgl. Bergmann in Harte/Henning, UWG, Vor § 8 Rdn. 51 m.w.N.).

Von einer solchen Fallgestaltung kann hier aber nicht ausgegangen werden.

Die Revisionserwiderung macht insoweit nur geltend, die Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpa-

ckens insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit des Bündelns von Original-

packungen habe erst in den Jahren 2001/02 ihre Festigung und notwendige

systematische Klarheit erlangt. Aus der Entwicklung dieser Rechtsprechung des

Gerichtshofs folgt jedoch nicht, dass es der Klägerin vor 2001/02 (aus der Sicht

der Beklagten) rechtlich oder tatsächlich unmöglich oder zumindest unzumutbar

gewesen wäre, gegen die von der Beklagten verwendete "Europackung" vorzu-

gehen.

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Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung war der von ihr so

bezeichnete "Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs" schon im Jahr 1997

Bestandteil der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Dieser hatte bereits im Jahr

1996 ausgesprochen, dass sich der Markeninhaber dem Umpacken der Ware

in eine neue äußere Verpackung widersetzen kann, wenn der Importeur eine im

Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung dadurch schaffen kann, dass er

zum Beispiel auf der äußeren Originalverpackung neue Etiketten in der Sprache

des Einfuhrmitgliedstaats anbringt, neue Beipack- oder Informationszettel in

dieser Sprache beilegt oder einen zusätzlichen Artikel, der im Einfuhrmitglied-

staat nicht zugelassen werden kann, gegen einen dort zugelassenen vergleich-

baren Artikel austauscht. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Befugnis des

Inhabers einer in einem Mitgliedstaat geschützten Marke, sich dem Vertrieb

umgepackter Waren unter dieser Marke zu widersetzen, dürfe nur insoweit be-

schränkt werden, als das Umpacken durch den Importeur erforderlich sei, um

die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können (vgl. EuGH GRUR Int.

1996, 1144 Tz. 55/56 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; ebenso EuGH, Urt.

v. 11.7.1996 - C-71/94, C-72/94, C-73/94, Slg. 1996, I-3603 Tz. 45/46 = WRP

1996, 867 - Eurim Pharm; Urt. v. 11.7.1996 - C-232/94, Slg. 1996, I-3671,

Tz. 28/29 = WRP 1996, 874 - MPA Pharma). Das Anbringen von Etiketten, das

Beilegen neuer Beipackzettel und die übrigen Fallgestaltungen sind vom Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften nur als - ersichtlich nicht abschlie-

ßende - Beispielsfälle dafür genannt worden, wie eine vertriebsfähige Packung

geschaffen werden kann, ohne dass es eines Umpackens bedarf. In der in-

stanzgerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland ist daraus auch schon vor

2001/02 der Schluss gezogen worden, dass auch das (ordentliche) Bündeln in

diesem Sinne als ein gegenüber dem Umpacken schonenderer Umgang mit der

Marke des Originalherstellers anzusehen ist (vgl. OLG Frankfurt WRP 1998,

634, 635; OLG Hamburg PharmR 1999, 195; GRUR 2001, 434, 437). Die Revi-

sionserwiderung legt nicht dar, aus welchen Gründen die Rechtslage demge-

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genüber in dem hier in Rede stehenden Zeitraum im Hinblick auf die Unzuläs-

sigkeit des Umpackens bei gegebener Möglichkeit des Bündelns gleichwohl so

unklar gewesen sei, dass der Klägerin ein Vorgehen gegen die "Europackung"

der Beklagten vor Ende 2002 jedenfalls nicht zuzumuten gewesen sei. Instanz-

gerichtliche Entscheidungen oder Äußerungen im Schrifttum, in denen eine an-

dere rechtliche Beurteilung vertreten worden wäre, werden von ihr nicht ge-

nannt. Auch das von der Revisionserwiderung angeführte Senatsurteil vom

11. Juli 2002 - I ZR 35/00 (GRUR 2002, 1063 = WRP 2002, 1273 - Aspirin I)

lässt nicht erkennen, dass erst mit ihm eine zuvor umstrittene oder unklare

Rechtslage geklärt worden wäre. Der Senat ist in dieser Entscheidung vielmehr

ohne weiteres unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Bristol-Myers Squibb"

davon ausgegangen, dass die vom Gerichtshof für die Zulässigkeit des Umpa-

ckens unter dem Gesichtspunkt einer künstlichen Abschottung der Märkte auf-

gestellten Voraussetzungen ebenfalls für die Frage gelten, ob auch durch das

Bündeln mehrerer Originalpackungen zu einer neuen größeren Verpackungs-

einheit vertriebsfähige Packungen geschaffen werden können, soweit nicht we-

gen einer zu starken Abneigung der Verbraucher gegen die Bündelung von ei-

nem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist (BGH

GRUR 2002, 1063, 1065 - Aspirin I, unter II A 3 a der Entscheidungsgründe).

d) Da die Klägerin die Verwendung der "Europackung" nicht in angemes-

sener Zeit nach der Vorabunterrichtung durch die Beklagte beanstandet hat,

steht dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch somit der Einwand des

widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB) entgegen. Eine Vorlage an den Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 234 EG ist insoweit

nicht geboten. Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass das System der

Vorabunterrichtung die Beteiligten verpflichtet, sich in redlicher Weise zu bemü-

hen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (EuGH GRUR 2002,

879 Tz. 62 - Boehringer Ingelheim u.a.). Die Konkretisierung der sich daraus

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ergebenden Pflichten, etwa hinsichtlich der Frage, in welcher Frist der Marken-

inhaber unter Berücksichtigung der relevanten Umstände des Einzelfalls auf die

Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren hat, ist schon in

der ersten Boehringer-Entscheidung vom Gerichtshof den nationalen Gerichten

überlassen worden (EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 67 - Boehringer Ingelheim

u.a). In Fortführung dieser Rechtsprechung hat der Gerichtshof in der zweiten

Boehringer-Entscheidung - hinsichtlich der Voraussetzung, dass das umge-

packte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der

Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann - bestätigt, dass es bei der

Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Vertriebs parallelimportierter

Arzneimittel Sache des nationalen Gerichts ist, die sich nach dem jeweiligen

Sachverhalt stellenden Sachfragen zu entscheiden (EuGH GRUR 2007, 586

Tz. 46 - Boehringer/Swingward II). Hinsichtlich der weiteren Konkretisierung des

Unterrichtungssystems hat der Gerichtshof in dieser Entscheidung ausgeführt,

dass es Sache des nationalen Gerichts ist, im Einzelfall den Umfang der Ent-

schädigung zu bestimmen, die der Parallelimporteur gegebenenfalls leisten

muss, wenn er die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers über ein umge-

packtes Arzneimittel unterlassen hat und diesem dadurch ein Schaden entstan-

den ist (GRUR 2007, 586 Tz. 59, 64 - Boehringer/Swingward II). Auch bei der

sich im Streitfall stellenden Frage, unter welchen Voraussetzungen sich der

Markeninhaber dem weiteren Vertrieb des umgepackten Arzneimittels nicht wi-

dersetzen kann, wenn er die ihm von dem Parallelimporteur angezeigte Umver-

packung nicht in einem angemessenen Zeitraum beanstandet hat, handelt es

sich um eine die Konkretisierung des Unterrichtungssystems betreffende Sach-

frage, deren Beantwortung sich nach dem jeweiligen Sachverhalt richtet und die

daher von dem nationalen Gericht zu beantworten ist.

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III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Auf die Berufung der

Beklagten ist die Klage unter Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung

abzuweisen.

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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.

Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 01.07.2003 - 312 O 154/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 12.08.2004 - 3 U 121/03 -