Urteil des BGH vom 26.10.2006, I ZR 37/04

Entschieden
26.10.2006
Schlagworte
Form, Gesamteindruck, Farbe, Unternehmen, Verkehr, Gestaltung, Verwechslungsgefahr, Marke, Kennzeichnungskraft, Dreidimensionale marke
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 37/04 Verkündet am: 26. Oktober 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja

Goldhase

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b

a) Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird.

b) Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke kann bei einer (durch Benutzung) gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck (mit)bestimmende Bedeutung zukommen.

BGH, Urt. v. 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04 - OLG Frankfurt a.M. LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Oktober 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 29. Januar 2004

aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1Die Klägerin zu 1 ist ein schweizerisches Unternehmen, das hochwertige

Schokoladenerzeugnisse und Süßwaren herstellt und vertreibt, darunter auch

Schokoladenhasen. Herstellung und Vertrieb in Deutschland erfolgen über ein

Tochterunternehmen, die Klägerin zu 2.

2Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 8. Juni 2000 angemeldeten und

am 6. Juli 2001 für Schokolade und Schokoladenwaren eingetragenen dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885. Als Wiedergabe der Marke

sind beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt folgende in den Farben

gold, rot und braun gehaltene Abbildungen hinterlegt:

3Die Beklagte stellt ebenfalls Schokoladenhasen her und vertreibt diese.

4Mit der Klage wenden sich die Klägerinnen gegen einen von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Schokoladenhasen, wie er Gegenstand der

Abbildung im Klageantrag zu 1 ist. Die Klägerin zu 1 hat die Klägerin zu 2 ermächtigt, im eigenen Namen gemeinsam mit der Klägerin zu 1 aus deren Marke

vorzugehen.

5Die Klägerinnen haben - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel

zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

Schokoladenhasen gemäß der nachstehend wiedergegebenen

Abbildung anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben oder sonstig

in den Verkehr zu bringen;

2. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber

zu erteilen, in welchem Umfang sie den abgebildeten Schokoladenhasen vertrieben hat; dies unter Angabe genauer Umsatzzahlen und der gewerblichen Abnehmer sowie Auskunft

darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie für den abgebildeten Schokoladenhasen Werbung betrieben hat;

3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen

allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch Handlungen gemäß Nr. 1 entstanden ist oder noch entstehen wird.

6Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten. Sie vertritt die Auffassung,

dass der auf der Klagemarke enthaltene deutlich sichtbare Schriftzug "Lindt

GOLDHASE" sowie das rote Halsband mit Schleife und Glöckchen die Gefahr

der Verwechslung mit der angegriffenen Ausführungsform ausschlössen.

7Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

8Die Berufung der Klägerinnen ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt a.M.

GRUR-RR 2004, 136 = WRP 2004, 638).

9Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Klägerinnen ihr

Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerinnen gemäß

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr

verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11Zwar bestehe Warenidentität und komme der Klagemarke auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Der Schutz der Klagemarke müsse dabei an

der Kennzeichnung festmachen, wie sie eingetragen sei, d. h. als Warenform

mit weiteren Ausstattungsmerkmalen wie dem roten Halsband mit Schleife und

Glöckchen sowie dem Wort-/Bildzeichen "Lindt GOLDHASE". Von dieser Kombinationswirkung sei auch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auszugehen, bei der auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden

Zeichen abzustellen sei. Es sei bei dreidimensionalen Marken, nicht anders als

bei Wort-/Bildzeichen, von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass sich der Verkehr bei solchen Bezeichnungen eher am Wort- als am Bildbestandteil orientie-

re, wenn das Bildelement keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung

aufweise. Dieser Erfahrungssatz gelte auch hier, da der Waren- bzw. Verpackungsform der Klagemarke jedenfalls keine derart prägende Bedeutung zukomme, dass der Verkehr den übrigen Gestaltungsmitteln und vor allem der

Wort-Kennzeichnung keine herkunftshinweisende Funktion beimesse. Es handele sich um die Form eines sitzenden Hasen, die für Osterhasen aus Schokolade zwar nicht allein üblich, aber typisch sei. Der Verkehr nehme diese Form

zunächst nur als ästhetische Gestaltung einer aus Anlass des Osterfestes traditionell vertriebenen Schokoladenware wahr, ohne daraus auf deren Herkunft zu

schließen.

12Nichts anderes ergebe sich aus dem von den Klägerinnen vorgelegten

Gutachten der GfK Marktforschung vom Mai 2003. Zwar hätten 65 % der befragten Konsumenten von Schokolade die Frage, ob der ihnen gezeigte Hase

einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen sei, bejaht und 58 % der Befragten die Frage, ob sie den Namen dieses Unternehmens nennen könnten, zutreffend mit "Lindt" beantwortet. Daraus könne jedoch nicht geschlossen werden, dass die Gestalt des Schokoladenhasen für 58 % der Befragten eine Herkunftsfunktion besitze dergestalt, dass seine bloße Gestalt ihnen die Unterscheidung des Produkts der Klägerinnen von Schokoladenhasen anderer betrieblicher Herkunft ermöglichte. Gerade wegen der Bekanntheit des Produkts

"Lindt Goldhase" liege es nicht fern, dass ein erheblicher Teil dieser 58 % der

Befragten mit "Lindt" geantwortet habe, weil ihm dieses Unternehmen als Produzent derartiger Osterhasen aus Schokolade als erstes eingefallen sei, er jedoch nicht in der Lage wäre, in bloße Goldfolie eingewickelte Schokoladenhasen anderer Unternehmen als nicht aus dem Hause der Klägerinnen stammend

zu erkennen.

13Dahinstehen könne, ob möglicherweise ein gewisser Teil der Befragten

zu dieser Abgrenzung in der Lage wäre, da eine gewisse herkunftshinweisende

Funktion der reinen Form des "Lindt-Goldhasen" zu Gunsten der Klägerinnen

unterstellt werden könne. Diese Funktion bleibe jedenfalls hinter dem Wortbestandteil "Lindt GOLDHASE" wie auch gegenüber dem weiteren Gestaltungselement des roten Halsbandes mit Schleife und Glöckchen zurück. Das letztere

Gestaltungselement weise auch deshalb eine nicht völlig unbedeutende herkunftshinweisende Funktion auf, weil es in der Werbung der Klägerinnen als

Qualitäts- und Erkennungsmerkmal besonders herausgestellt werde.

14Im Hinblick darauf, dass die Klagemarke in erster Linie durch den Wortbestandteil "Lindt GOLDHASE" und in zweiter Linie durch das rote Halsband

mit Schleife und Glöckchen geprägt werde, bestehe keine Ähnlichkeit mit der

angegriffenen Form. Dieser ebenfalls in Goldfolie eingewickelte Schokoladen-

Osterhase zeichne sich zunächst dadurch aus, dass sich an der Seite vor einem weißen und damit hervorgehobenen Hintergrund eingerahmt die Wörter

"RIEGELEIN CONFISERIE" befänden. Außerdem trage dieser Schokoladenhase kein rotes Band mit einem Glöckchen; stattdessen sei an der Seite eine

bräunlich-rötliche Schleife aufgedruckt. Damit bestehe ein so großer Abstand

zu den maßgeblich herkunftshinweisenden Elementen der Klagemarke, dass

eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei.

15Da die Beklagte die Markenrechte der Klägerinnen nicht verletze, könnten auch die Schadensersatzfeststellungsklage und die zur Vorbereitung der

Bezifferung eines Schadensersatzes geltend gemachten Auskunftsansprüche

keinen Erfolg haben.

16II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen

zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an

das Berufungsgericht. Nach den bislang getroffenen Feststellungen können die

auf Verwechslungsgefahr gestützten Klageansprüche nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2

lit. b, Abs. 2 lit. a, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV i.V. mit § 14 Abs. 5 und 6

MarkenG nicht verneint werden.

171. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2

lit. b GMV ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten

Falles umfassend zu beurteilen. Nach der siebten Begründungserwägung der

Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 30. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1) hängt das Vorliegen von

Verwechslungsgefahr insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf

dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene

Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der

Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen ab (vgl. EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, GRUR 2006,

237 Tz. 18 - PICASSO/PICARO; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04 P, GRUR 2006,

413 Tz. 17/18 - ZIRH; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427,

429 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade, m.w.N.).

18a) Im Streitfall besteht zwischen den von der Klagemarke und den von

dem Zeichen der Beklagten erfassten Waren Identität.

19b) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Klagemarke

als Hinweis auf die Herkunft von in dieser Aufmachung vertriebenen Schokoladenhasen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat.

20c) Hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung des von der Beklagten vertriebenen Schokoladenhasen

hat das Berufungsgericht angenommen, es bestehe ein so großer Abstand,

dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Diese Beurteilung ist, wie

die Revision mit Recht beanstandet, nicht frei von Rechtsfehlern.

21aa) Bei der Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen im Bild,

im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den

die Zeichen hervorrufen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997,

I-6191 Tz. 23 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl; EuGH GRUR 2006,

237 Tz. 19 - PICASSO/PICARO). Das Berufungsgericht ist mit Recht davon

ausgegangen, dass bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der Klagemarke

die eingetragene Kombination der Warenform mit den weiteren Ausstattungsmerkmalen zugrunde zu legen ist. Dieser Ansatz beachtet nicht nur den Grundsatz, dass für den Umfang des Schutzes einer eingetragenen Marke der Gegenstand der Eintragung maßgeblich ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.), sondern berücksichtigt auch den Erfahrungssatz, dass der

Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und

nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 1998, 387

Tz. 23 - Sabèl; EuGH, Beschl. v. 28.4.2004 - C-3/03 P, Slg. 2004, I-3657 Tz. 29

= GRUR Int. 2004, 843 - Matratzen Concord; Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04,

Slg. 2005, I-8551 Tz. 28 = GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON

LIFE; BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 f. = WRP

2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.).

22bb) Dementsprechend kann nicht angenommen werden, dass der Gesamteindruck der Klagemarke in erster Linie durch den Wortbestandteil "Lindt

GOLDHASE" geprägt wird. Das Berufungsgericht führt für seine gegenteilige

Auffassung den Erfahrungssatz an, der Verkehr orientiere sich bei dreidimensionalen Marken nicht anders als bei Wort-/Bildzeichen eher am Wort- als am

Bildbestandteil. Dieser Erfahrungssatz entfaltet seine Wirkung jedoch im Regelfall, sofern es sich bei dem Bildbestandteil nicht lediglich um eine nichtssagen-

de oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt, lediglich bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr,

weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle

Wahrnehmung anspricht (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000,

506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Es ist kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach

dem der Verkehr (auch) bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-

/Bildmarke in erster Linie die Wörter (gegebenenfalls in ihrer inhaltlichen Bedeutung), nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt

(vgl. BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION

DRIVER; BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH GRUR 2000, 506, 509

- ATTACHÉ/TISSERAND; BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR

2006, 859 Tz. 30 = WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz). Für eine dreidimensionale Marke, die neben der Form aus einer bestimmten Farbe und weiteren Ausstattungsmerkmalen besteht, gilt nichts anderes. Das Berufungsgericht hat

nicht festgestellt, dass es sich bei den neben dem Wortbestandteil gegebenen

sonstigen Ausstattungsmerkmalen der durch die Klagemarke geschützten Gestaltung um nicht ins Gewicht fallende bloße Verzierungen handelt. Es ist vielmehr selbst davon ausgegangen, dass der Verkehr auch übrige Gestaltungselemente als herkunftshinweisend auffasst.

23cc) Der Form und der Farbe des durch die Klagemarke geschützten Hasen hat das Berufungsgericht jedoch keine für den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgebliche Bedeutung beigemessen. Es hat hierzu ausgeführt, es

handele sich um die Form eines sitzenden Hasen, die für Osterhasen zwar

nicht allein üblich, aber typisch sei. Der Verkehr nehme diese Form zunächst

nur als ästhetische Gestaltung einer aus Anlass des Osterfestes traditionell vertriebenen Schokoladenware wahr, ohne daraus auf deren Herkunft zu schließen. Diese Erwägungen vermögen die Auffassung des Berufungsgerichts nicht

zu tragen, neben dem den Gesamteindruck in erster Linie prägenden Wortbe-

standteil und dem in zweiter Linie prägenden Ausstattungsmerkmal des roten

Halsbands mit Schleife und Glöckchen komme der Form und der Farbe für den

Gesamteindruck keine Bedeutung zu. Sie beziehen sich nur auf die Form eines

sitzenden Hasen im Allgemeinen und besagen daher nichts darüber, ob die

Farbe oder die konkrete Form in Verbindung mit der Farbe eine den Gesamteindruck der Klagemarke maßgeblich (mit)prägende Bedeutung hat.

24Das Berufungsgericht hat zudem nicht hinreichend beachtet, dass Gestaltungsmerkmalen, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen,

regelmäßig eine für den Gesamteindruck der Gestaltung maßgebliche Bedeutung zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 15/96, GRUR 1998, 942 =

WRP 1998, 990 - ALKA-SELTZER; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR

2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04,

GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; BGH GRUR 2006,

859 Tz. 31 - Malteserkreuz). Die Beurteilung, welche Bestandteile beim Gesamteindruck dominieren, kann dadurch beeinflußt sein, dass als Folge der

Präsentation und Bewerbung der Marke (in ihrer eingetragenen Form) dem

Verkehr einzelne Bestandteile als besonders herkunftshinweisend erscheinen

(vgl. BGHZ 153, 131, 140 f. - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 28.11.2002

- I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren). Die Klägerinnen haben zur Kennzeichnungskraft von Form und Farbe ihres "Goldhasen" eine "Verkehrsbefragung über die Bekanntheit des Produktes Goldhase"

der GfK Marktforschung vom Mai 2003 vorgelegt, bei der den Befragten ein in

Goldfolie eingewickelter Schokoladenhase in der durch die Klagemarke geschützten Form ohne die übrigen Ausstattungsmerkmale (rotes Halsband mit

Glöckchen, Bemalung und Aufschrift "Lindt GOLDHASE") vorgelegt worden ist.

Danach ist 82 % aller Befragten und 86 % des engeren Verkehrskreises, d. h.

der Käufer oder Verwender von Schokoladenwaren, der gezeigte Schokoladenhase bekannt. 61 % aller Befragten und 65 % des engeren Verkehrskreises

haben die Frage, ob dieser Schokoladenhase auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweise, bejaht. 55 % aller Befragten und 58 % des engeren Verkehrskreises haben auf die Frage, ob sie den Namen dieses Unternehmens

nennen könnten, das Unternehmen der Klägerinnen angegeben; 4,9 % haben

andere Unternehmen genannt.

25Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann demgegenüber eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft des in Goldfolie eingewickelten Hasen in der

durch die Klagemarke geschützten Form nicht deshalb verneint werden, weil es

wegen der Bekanntheit des Produkts "Lindt Goldhase" nicht fern liege, dass ein

erheblicher Teil der Befragten den gezeigten Hasen dem Unternehmen der

Klägerinnen zugeordnet habe, weil ihnen dieses Unternehmen als Produzent

derartiger Osterhasen aus Schokolade als erstes eingefallen sei. Diese Erwägung spricht vielmehr dafür, dass ein erheblicher Teil des Verkehrs Form und

Farbe des Hasen in ihrer Kombination auch unabhängig von den sonstigen

Gestaltungsmerkmalen als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerinnen versteht. Dafür spricht auch, dass bei der Verkehrsbefragung vom Juli 2001, in der

den Befragten ein Schokoladenhase gezeigt wurde, der neben Form und Farbe

zusätzlich das rote Bändchen mit Glocke aufwies, keine wesentlich höheren

Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrade ermittelt worden sind. Für die Frage, in

welchem Umfang Form und Farbe des Hasen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden, kommt es zudem in erster Linie darauf an, welcher

Anteil der befragten Personen diese Gestaltungsmerkmale einem bestimmten

Unternehmen zuordnet. Dagegen ist es nicht erforderlich, dass das Unternehmen von ihnen auch richtig benannt wird (vgl. BGH, Urt. v. 15.9.2005

- I ZR 151/02, GRUR 2006, 79, 82 = WRP 2006, 75 - Jeans I). Ob die Befragten erkennen könnten, dass ein in Goldfolie eingewickelter Schokoladenhase

eines anderen Unternehmens nicht aus dem Hause der Klägerinnen stammte,

ist für die Feststellung, dass die Verkehrsbefragung eine hohe Kennzeich-

nungskraft hinsichtlich Form und Farbe des "Goldhasen" der Klägerinnen ergeben hat, ohne Bedeutung.

262. Da das Berufungsgericht demnach den Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, fehlt es an der tatsächlichen Grundlage für seine Beurteilung, trotz Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft des Klagezeichens sei der Abstand der Zeichen so groß, dass eine

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Den Umstand, dass der Schokoladenhase der Beklagten kein rotes Band mit einem Glöckchen trägt, sondern

stattdessen bei ihm an der Seite eine bräunlich-rötliche Schleife aufgedruckt ist,

hat das Berufungsgericht nur im Zusammenhang mit den unterschiedlichen

Wortbestandteilen zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichen lassen.

Kommt dem Wortbestandteil die vom Berufungsgericht angenommene maßgebliche Bedeutung für den Gesamteindruck des Klagezeichens aber nicht zu

und ist außerdem die kennzeichnende Bedeutung von Form und Farbe des

Klagezeichens noch nicht hinreichend geklärt, kann allein wegen des Unterschieds hinsichtlich des Ausstattungsmerkmals der Schleife eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

273. Das Berufungsurteil kann bereits aus den vorgenannten Gründen keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird die Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der einzelnen Gestaltungselemente der Klagemarke und zu

deren Gesamteindruck nachzuholen haben.

28Mit der - an sich vorrangigen - Frage, ob die Beklagte die Gestaltung ihres Schokoladenhasen markenmäßig verwendet (vgl. dazu BGH, Urt. v.

3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 f. = WRP 2005, 610 - Russisches

Schaumgebäck), hat sich das Berufungsgericht nicht befasst. Insoweit ist dem

Senat eine eigene abschließende Entscheidung jedoch gleichfalls nicht mög-

lich, weil die Frage der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform davon abhängen kann, ob und in welchem Umfang Bestandteile des

Klagezeichens, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, von

der Beklagten in ihrer Gestaltung verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2005,

427, 428 f. - Lila-Schokolade).

29Soweit die Klageansprüche nur (noch) auf die für die Klägerin zu 1 eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885 gestützt werden, wird das Berufungsgericht weiter der Frage nachzugehen haben, ob die Klägerin zu 2 neben

der Klägerin zu 1 klagebefugt ist (vgl. BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 223/86,

GRUR 1989, 350, 353 - Abbo/Abo; Ullmann, Festschrift v. Gamm, S. 315, 316).

30III. Auf die Revision der Klägerinnen war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über

die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann Pokrant Büscher

Schaffert Bergmann

Vorinstanzen:

LG Frankfurt, Entscheidung vom 19.12.2002 - 2/3 O 443/02 -

OLG Frankfurt, Entscheidung vom 29.01.2004 - 6 U 10/03 -

Urteil vom 29.09.2016

X ZR 58/14 vom 29.09.2016

Urteil vom 06.10.2016

I ZR 97/15 vom 06.10.2016

Urteil vom 09.11.2016

5 StR 425/16 vom 09.11.2016

Anmerkungen zum Urteil