Urteil des BGH vom 23.10.2008

BGH (beschreibende angabe, post, verkehrsdurchsetzung, marke, bundespatentgericht, gutachten, bezeichnung, dienstleistung, zeitpunkt, angabe)

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 37/07 Verkündet

am:

23. Oktober 2008

Führinger

Justizangestellte

als

Urkundsbeamtin

der

Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 300 12 966

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 23. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-

kündungs Statt am 10. April 2007 zugestellte Beschluss des

26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 €

festgesetzt.

- 3 -

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 3. November 2003 unter der

Nr. 300 12 966 die Wortmarke

POST

für die Dienstleistungen

Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurier-

dienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Pake-

ten, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen

mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere

Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten

und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensen-

dungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

als durchgesetzte Marke eingetragen.

Der Antragsteller hat die Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss

vom 14. Dezember 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts die Löschung der Marke angeordnet.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen)

Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuwei-

sen.

II. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1

und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

- 4 -

Der Eintragung der angegriffenen Marke habe für die registrierten Dienst-

leistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestan-

den, das auch weiterhin bestehe. Das Wort "POST" sei eine Angabe, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verwandt werden könne,

für die die Marke eingetragen sei. Es diene der Bezeichnung einer Dienstleis-

tungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände

entgegennehme, befördere und zustelle. "POST" sei zudem ein Sammel- und

Oberbegriff für die von einer derartigen Dienstleistungseinrichtung beförderten

Güter, insbesondere Schriftgut aller Art. Diese Bedeutung habe sich auch nach

der Privatisierung der Deutschen Post erhalten.

Das bestehende Schutzhindernis sei weder zum Eintragungszeitpunkt

noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag durch Ver-

kehrsdurchsetzung überwunden worden. Eine Verkehrsdurchsetzung müsse

Folge einer Benutzung als Marke sein. Eine noch so große Bekanntheit der Be-

zeichnung reiche für sich nicht aus. Es bestünden aber erhebliche Zweifel, ob

das Wort "POST" vor dem Eintragungszeitpunkt von der Markeninhaberin im

Inland als Marke für die konkret beanspruchten Dienstleistungen und nicht nur

als Sachhinweis oder zur Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei.

Häufig sei die Bezeichnung als Teil eines komplexen Zeichens zusammen mit

weiteren Bestandteilen (Abbildung des Posthorns, Hausfarbe Gelb) verwendet

worden. Jedenfalls seien aber die vor dem Eintragungszeitpunkt durchgeführten

Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass sich das

Wort "POST" in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für die registrierten

Dienstleistungen durchgesetzt habe. Für den die Dienstleistungen glatt be-

schreibenden Begriff sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforder-

lich. Diese sei mit den sich aus den demoskopischen Gutachten der Jahre 2000

und 2002 ergebenden Zuordnungswerten von 71,1% und 84,6% schon nicht

- 5 -

erreicht. Darüber hinaus begegne die Ermittlung der Zuordnungsgrade in den

Gutachten durchgreifenden Bedenken. Zum einen sei durch die Art der Frage-

stellung auf das Ergebnis Einfluss genommen worden und zum anderen sei die

Zurechnung von Antworten der Befragten teilweise rechtsfehlerhaft zugunsten

der Markeninhaberin vorgenommen worden. Für den Zeitpunkt der Entschei-

dung über den Löschungsantrag ergebe sich aufgrund des demoskopischen

Gutachtens von Ende 2005/Anfang 2006 kein anderes Ergebnis. Aus diesem

Gutachten folge nur ein Zuordnungsgrad von 70%. Selbst wenn aber der im

Gutachten angenommene Zuordnungsgrad von 79,6% erreicht werde, reiche

dies für die Annahme einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

Die Frage, ob die angegriffene Marke auch deshalb zu löschen sei, weil

die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei (§ 8 Abs. 2

Nr. 10 MarkenG), könne danach offenbleiben.

III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung, mit der das

Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung

der Marke "POST" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG mangels Verkehrs-

durchsetzung bejaht hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu-

treffend davon ausgegangen, dass das Wort "POST" nach § 3 Abs. 1 MarkenG

markenfähig ist, weil es als Wortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterschei-

dung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme

des Bundespatentgerichts, bei der angegriffenen Marke handele es sich für die

fraglichen Dienstleistungen um eine von Haus aus beschreibende Angabe i.S.

von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

- 6 -

a) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger

Merkmale der Waren oder Dienstleistung dienen können. Von einem die Waren

oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein,

wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der mögli-

chen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt.

v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32

- DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004,

674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008,

900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff

"POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete,

Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beför-

derten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und

Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den

Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke ein-

getragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal dieser

Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05,

WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR

2008, 798 Tz. 19 = WRP 2008, 1202 - POST I).

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde weist die Bezeichnung

"POST" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen keinen

komplexen oder interpretationsbedürftigen Begriffsinhalt auf. Vielmehr verfügt

das Markenwort über einen die Dienstleistung beschreibenden Inhalt, der ohne

weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGHZ 167, 278

- 7 -

Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Den beschreibenden Sinngehalt erkennt der

Verkehr unmittelbar und eindeutig, ohne dass es darauf ankommt, ob der Be-

griff zur Bezeichnung der Dienstleistungseinrichtung oder des Gegenstands der

Dienstleistung verwendet wird.

Für ihre gegenteilige Ansicht stützt sich die Rechtsbeschwerde ohne Er-

folg auf eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, in der die

Bezeichnung einer Dienstleistung mit "Post, soweit in Klasse 35 enthalten" im

Rahmen einer Markenanmeldung als unklar angesehen wurde. Nach der Be-

stimmung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis

der Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt

wird. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen nach § 20 Abs. 1 MarkenV so

zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleis-

tung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich

ist. Zur Klassifizierung der Dienstleistung genügt die bloße Angabe "Post" in

Verbindung mit der Klassenangabe nicht, weil sie ohne weiteren Zusatz - wie

etwa bei der Bezeichnung "Postdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthal-

ten" - nicht die Dienstleistung, sondern den Gegenstand beschreibt, auf den

sich die Dienstleistung bezieht. Die Bezeichnung des Gegenstands der Dienst-

leistung reicht dagegen als Angabe eines Merkmals i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG aus.

Der Rechtsbeschwerde verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, das Bun-

despatentgericht habe seine Amtsermittlungspflicht und das rechtliche Gehör

der Markeninhaberin bei der Beurteilung verletzt, ob es sich bei dem Begriff

"POST" um eine die Merkmale der Dienstleistungen beschreibende Angabe

handelt. Die Frage, ob das Markenwort für die beanspruchten Dienstleistungen

eine beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, war bereits

aufgrund des Schreibens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Marken-

- 8 -

amts vom 20. Februar 2001 Gegenstand des Eintragungsverfahrens, in dem die

Marke schließlich nur kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG

eingetragen worden ist. Die Frage war zudem Gegenstand des Löschungsver-

fahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das das Schutzhindernis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hatte. Eines gesonderten Hinweises des

Bundespatentgerichts, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG in Betracht kam, bedurfte es danach nicht (vgl. BGH, Beschl. v.

10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 20 = WRP 2008, 1438 - Cigaret-

tenpackung).

Das Bundespatentgericht brauchte auch keine weiteren Ermittlungen da-

zu anzustellen, ob das Wort "POST" eine für die registrierten Dienstleistungen

beschreibende Angabe darstellte. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Ver-

kehrsauffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interes-

senten der Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist

(vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999,

723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine

Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten daher auch die

Richter des Bundespatentgerichts, die ohne Einholung eines Sachverständi-

gengutachtens die Auffassung des Verkehrs von dem beschreibenden Gehalt

des Begriffs "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen feststellen konnten

(vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 75 = WRP 2000,

1284 - Stich den Buben; BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft).

3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen

wendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Verkehrs-

durchsetzung der Marke "POST" i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der

- 9 -

Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ver-

neint hat.

a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen,

dass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Ver-

wendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit

nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass

die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrüh-

rend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen,

also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen

stammend identifizieren können (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg.

2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington;

BGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Tz. 23 = WRP 2008,

1087 - VISAGE).

Das Bundespatentgericht hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass

die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen "POST" für die

konkret beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hat. Es hat die

Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren

ist daher von einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "POST" durch

die Markeninhaberin auch schon vor dem Eintragungszeitpunkt auszugehen.

b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass es sich bei dem Be-

griff "POST" um eine für die fraglichen Dienstleistungen von Hause aus glatt

beschreibende Gattungsbezeichnung handelt, bei der wegen der teilweise noch

bestehenden und im Übrigen noch nicht lange zurückliegenden Monopolstel-

lung und der dadurch geprägten Verkehrsanschauung zu einer Verkehrsdurch-

setzung eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit als Marke erforderlich ge-

- 10 -

wesen sei. Diese sei durch die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen von Mai

2000, November/Dezember 2002 und September/Oktober 2005 nicht nachge-

wiesen. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht in allen

Punkten stand.

aa) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegan-

gen, dass die Markeninhaberin sich ungeachtet des früheren Postmonopols,

das zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch in einem

Teilbereich fortbestand, auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann (vgl.

EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 65 - Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 760

Tz. 18 - LOTTO). In einer Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopol-

stellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist jedoch zu prüfen, ob

der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen

Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung

wirklich als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leis-

tung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es zwar nahe, dass der Verkehr den

Gattungsbegriff mit dem alleinigen Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin

aber zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365

- Nährbier). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit

über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung

nach wie vor beeinflusst.

bb) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde indessen, das Bundespatent-

gericht habe keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob im Zeit-

punkt der Eintragung der Marke - am 3. November 2003 - und im Zeitpunkt der

Entscheidung über den Löschungsantrag - am 15. November 2006 - die Vor-

aussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG vorge-

legen hätten.

- 11 -

(1) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die von ihm

für erforderlich angesehene nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in der

Gesamtbevölkerung auf der Grundlage der Ergebnisse der von der Markenin-

haberin vorgelegten demoskopischen Gutachten im Eintragungszeitpunkt nicht

gegeben war. Das I. -Gutachten weise für Mai 2000 einen Anteil von

71,1% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markenin-

haberin zutreffend zuordneten. Aus dem Verkehrsgutachten für Novem-

ber/Dezember 2002 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 84,6% der

Gesamtbevölkerung. Diese Werte reichten für eine nahezu einhellige Verkehrs-

durchsetzung nicht aus.

(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der

Rechtsbeschwerde nicht stand.

Die Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft i.S.

des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Ge-

sichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung

erlangt hat, die fraglichen Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter-

nehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistung damit von den

Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999,

723 Tz. 54 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710

Tz. 26 - VISAGE). Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderli-

chen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen wer-

den, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurtei-

lung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchset-

zung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v.

1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH

UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 =

WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der

- 12 -

die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein

Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut-

lich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20

- LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann Unterschei-

dungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer

langen und intensiven Benutzung der Marke erlangen (für eine sehr bekannte

geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee;

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436 d). Dementsprechend hat der Senat

auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder

eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl.

BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; BGH,

Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 34 = WRP 2007, 1466

- Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8

Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz,

Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken-

und Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht,

2. Aufl., § 8 MarkenG Rdn. 187).

Von diesem Ansatz ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es

hat jedoch die Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8

Abs. 3 MarkenG überspannt, indem es für die Verkehrsdurchsetzung einen An-

teil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff "POST" als Hin-

weis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, nicht hat ausreichen lassen

(vgl. auch Knaak, GRUR 1995, 103, 109; Kahler, GRUR 2003, 10, 12).

Das von der Markeninhaberin vorgelegte N. -Gutachten für

November/Dezember 2002, das der Markeneintragung im November 2003 zeit-

lich am nächsten kommt, wies einen Anteil von 84,6% der allgemeinen Ver-

kehrskreise auf, die die Bezeichnung "POST" bei der Beförderung von Briefen

- 13 -

und Warensendungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten.

Damit wird die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten,

dass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchset-

zung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen sind. Die Voraussetzungen

für eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs dürfen nicht

so hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von

vornherein ausgeschlossen wird (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO §

Rdn. 331; ders., GRUR 2008, 569, 572).

Zudem besteht im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifi-

schen Charakter der von Hause aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen

beschreibenden Bezeichnung "POST" besonders hohe Anforderungen an die

Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zu stel-

len. Anders als im Fall "LOTTO" (BGH GRUR 2006, 760) geht es im Streitfall

nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis,

durch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen wird.

Denn auch wenn sich "POST" als Herkunftshinweis für die Erbringung von

Postdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, steht der beschreibende Cha-

rakter des Begriffs "Post" für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel.

Der Schutzumfang der Wortmarke "POST" ist daher wegen der beschreibenden

Funktion der Angabe durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eng

bemessen. Wettbewerbern der Markeninhaberin ist die auch kennzeichenmäßi-

ge Verwendung nicht verboten, die in einer den anständigen Gepflogenheiten in

Gewerbe oder Handel entsprechenden Weise erfolgt. Dies ist der Fall, wenn die

Wettbewerber die von ihnen benutzten Kennzeichen durch Zusätze von dem in

Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine

Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin die Verwechslungsge-

fahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhen (vgl. BGH GRUR 2008, 798

Tz. 23 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST).

- 14 -

(3) Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung, dass die Marke man-

gels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, zu-

sätzlich darauf gestützt, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninha-

berin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten unzu-

treffend ermittelt worden seien. Von dem im I. -Gutachten ausgewiesenen

Zuordnungswert von 71,1% für Mai 2000 müsse ein Abschlag vorgenommen

werden, weil lenkend Einfluss auf die Antworten der seinerzeit Befragten ge-

nommen worden sei. Aus diesem Gutachten folge daher nur eine Verkehrs-

durchsetzung von unter 70%. Bei dem N. -Gutachten sei nicht nach-

vollziehbar, wie der Zuordnungsgrad von 84,6% ermittelt worden sei. Abzuset-

zen sei der Anteil derjenigen Befragten, die die Marke "POST" nicht der Mar-

keninhaberin, sondern einem anderen Unternehmen zugerechnet hätten. Nicht

zugunsten der Markeninhaberin dürften auch solche Antworten gewertet wer-

den, denen nicht deutlich zu entnehmen sei, dass die Befragten in der ange-

meldeten Marke einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sähen.

Danach ergebe sich nur noch ein Durchsetzungsgrad von 78,4%, der für eine

Verkehrsdurchsetzung des Begriffs "POST" nicht ausreiche. Diese Erwägungen

des Bundespatentgerichts tragen nicht seine Annahme, die Marke "POST" sei

mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden

(§ 50 Abs. 1 MarkenG).

(4) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht

die Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungszeit-

punkt der Marke unter Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verneint

und dem Markeninhaber die Feststellungslast im Falle der Unaufklärbarkeit

auferlegt hat.

- 15 -

Im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und

dem Bundespatentgericht ist gemäß § 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG von

Amts wegen zu prüfen, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis zum

maßgeblichen Zeitpunkt entgegenstand. Entscheidend ist, ob das Schutzhin-

dernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist

(BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 5, 157, 160; 11, 125, 133;

20, 250, 258; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 19). Lässt sich

im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein

Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu

Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Der Antragsteller des

Löschungsverfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen

Rechtsnorm - hier des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsver-

fahren - die Feststellungslast (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II;

BPatGE 20, 250, 257; 22, 81, 83; 38, 131, 136; Fezer aaO § 50 Rdn. 37; In-

gerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 19; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 73 Rdn. 8;

Dohnle in v. Schultz aaO § 73 MarkenG Rdn. 9; Büscher in Büscher/Dittmer/

Schiwy aaO § 59 MarkenG Rdn. 11). Dabei dürfen allerdings dem Antragsteller

im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrs-

durchsetzung zum Eintragungszeitpunkt nachzuweisen (vgl. BPatG GRUR

2008, 420, 425), keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen aufer-

legt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch

kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung

über den Löschungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen ei-

ner Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen.

Danach begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, im Eintra-

gungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der

Marke "POST" nicht vorgelegen, durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das

Bundespatentgericht hat die Frage einer Verkehrsdurchsetzung nicht anhand

- 16 -

einer Gesamtschau aller relevanten Umstände beurteilt (siehe oben unter III 3 b

bb (2)), sondern ausschließlich auf die von der Markeninhaberin vorgelegten

demoskopischen Gutachten für Mai 2000 und November 2002 abgestellt. Zu

diesen Gutachten hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass sie - ab-

gesehen von dem ausgewiesenen Durchsetzungsgrad (vgl. oben unter III

3 b bb (1)) - wegen methodischer Bedenken nicht geeignet seien, den Nach-

weis einer Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Daraus ergibt sich aber nicht

die für die Löschung der Markeneintragung erforderliche positive Feststellung,

dass eine Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorlag. Hatte

das Bundespatentgericht methodische Bedenken gegen die vorgelegten demo-

skopischen Gutachten, hätte es diese aufgrund des Amtsermittlungsgrundsat-

zes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müs-

sen, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Mitwirkungspflichten zu den

relevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen.

Soweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, hätte es von Amts wegen ein

demoskopisches Gutachten einholen müssen. Verblieben danach Zweifel am

Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung, durfte das Bun-

despatentgericht im Hinblick darauf, dass die Feststellungslast beim Antragstel-

ler und nicht bei der Markeninhaberin liegt, nicht die Löschung der Markenein-

tragung beschließen.

cc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass auch zum

Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fortbestanden hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1

MarkenG). Das hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

(1) Die von der Markeninhaberin für September/Oktober 2005 vorgelegte

Verkehrsumfrage, die der Entscheidung über den Löschungsantrag zeitlich am

nächsten kommt, weist einen Durchsetzungsgrad von 83,9% auf. Dieses Er-

- 17 -

gebnis, das nur unwesentlich unter dem im N. -Gutachten für No-

vember/Dezember 2002 ermittelten Wert von 84,6% liegt, lässt - seine Richtig-

keit unterstellt - nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunfts-

hinweis durchgesetzt (siehe oben unter III 3 b bb (2)).

(2) Das Bundespatentgericht hat allerdings auch gegen das Gutachten

aus dem Jahre 2005 methodische Bedenken erhoben und ist zu dem Ergebnis

gelangt, dass nur 64,2% der befragten Personen die Marke "POST" richtig zu-

geordnet hätten und auch bei einer Würdigung der Ergebnisse des Gutachtens

jeweils zugunsten der Markeninhaberin lediglich ein Anteil von 70% erreicht

werde.

Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts begegnet denselben durch-

greifenden rechtlichen Bedenken, wie sie für die Würdigung des für den Eintra-

gungszeitpunkt vorgelegten N.

-Gutachtens von November/Dezem-

ber 2002 gelten (siehe oben unter III 3 b bb (4)). Die Bedenken gegen den Be-

weiswert des von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutach-

tens lassen nicht den Schluss zu, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den

Löschungsantrag die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht vor-

lagen.

- 18 -

IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-

che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-

richt zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm Büscher Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2007 - 26 W(pat) 26/06 -