Urteil des BPatG vom 01.04.2015
Ex Nunc, Ex Tunc, Ende der Frist, Geschäftsführer
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
7 W (pat) 39/14
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Patent DE 500 13 934 (= EP 1 154 766)
(wegen Insolvenzanfechtung und Wiedereinsetzung)
- 2 -
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 1. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die
Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr
beschlossen:
Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Auf eine Anmeldung vom 17. Januar 2000 erteilte das Europäische Patentamt der
P
…
mbH,
der
späteren
Gemeinschuldne
rin, das am 3. Januar 2007 veröffentlichte Patent EP 1 154 766 mit der Bezeich-
nung „Verwendung von R-Arylpropionsäuren zur Herstellung von Arzneimitteln,
zur Behandlung von Erkrankungen bei Mensch und Tier, welche durch die Hem-
mung der Aktivierung von NF-Kappa B therapeutisc
h beeinflusst werden können“
u. a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Auf einen Insolvenzeröffnungsantrag, der am 18. Mai 2011 beim Amtsgericht
Frankfurt am Main einging, wurde der Antragsteller mit Beschluss vom
14. Juli 2011 (Az. 810 IN 474/11-P) zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das
Vermögen der Gemeinschuldnerin mit der Anordnung bestellt, dass Verfügungen
der Gemeinschuldnerin nur mit seiner Zustimmung wirksam seien.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), welches das Patent unter dem
Aktenzeichen 500 13 934.2 führt, unterrichtete die Gemeinschuldnerin mit einem
an ihre damaligen Vertreter, die Patent
anwälte Z… & Partner GbR, gerichte
ten Schreiben vom 19. Juli 2011 darüber, dass die zwölfte Jahresgebühr nicht in-
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nerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei und dass das Pa-
tent erlösche, sofern die Gebühr samt Verspätungszuschlag, insgesamt 670
€,
nicht bis zum 1. August 2011 gezahlt werde. Zuvor hatte diese Kanzlei die spätere
Gemeinschuldnerin bereits mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 auf die zum
17. Januar 2011 eintretende Fälligkeit der zwölften Jahresgebühr hingewiesen.
Trotz dieser Hinweise, die bei der späteren Gemeinschuldnerin zur Akte gelang-
ten, wurde die Gebühr bis zum 1. August 2011 nicht entrichtet.
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 26. August 2011
(Az. 810 IN 474/11-P-1) wurde sodann das Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen der Gemeinschuldnerin eröffnet und der Antragsteller zum Insolvenzverwalter
bestellt.
Mit
Schreiben
vom
12. September 2011
wandt
e sich die Fa. G…
GmbH als Lizenznehmerin der Gemeinschuldnerin an den Antragsteller in seiner
Eigenschaft als Insolvenzverwalter und erklärte, ihres Wissens seien für die Pa-
tentfamilie, zu dem das vorliegende Patent gehöre, keine Jahresgebühren gezahlt
worden. Die Gemeinschuldnerin müsse die Wiedereinsetzungsverfahren selbst
durchführen; alternativ komme eine Übertragung der betreffenden Patente auf die
G… GmbH in Betracht, damit diese den Antrag stellen könne.
Am 21. Oktober 2011 erklärte der Antragsteller in seiner Eigenschaft als Insol-
venzverwalter über das Vermögen der Gemeinschuldnerin gegenüber dem DPMA
die insolvenzrechtliche Anfechtung des Unterlassens der rechtzeitigen Zahlung
der Jahresgebühr und beantragte hilfsweise die Wiedereinsetzung in die Gebüh-
renzahlungsfrist. Zur Begründung des Anfechtungsantrags machte er geltend, die
Nichtzahlung der Jahresgebühr stelle eine Unterlassung dar, die gemäß § 129
Abs. 2 InsO einer unentgeltlichen Leistung i. S. v. § 134 Abs. 1 InsO gleichgestellt
sei. Nach Art. 74 EPÜ i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 Abs. 1 InsO habe der Insol-
venzverwalter die Möglichkeit, unentgeltliche Leistungen und Unterlassungen der
Insolvenzschuldnerin, die im Zeitraum von vier Jahren vor dem Eingang des Insol-
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venzantrags beim Insolvenzgericht erfolgt seien, anzufechten. Den Wiedereinset-
zungsantrag stützte der Antragsteller darauf, dass
Herr Dr. S…, Geschäfts
führer und einzig verbliebener Mitarbeiter der Gemeinschuldnerin, aufgrund einer
Verwechslung mit einem auf ein anderes Patent bezogenen Hinweis irrig davon
ausgegangen sei, dass die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr erst im
September 2011 enden würde. Dieser Sachverhalt wurde von Herr
n Dr. S…
durch eidesstattliche Versicherung vom 21. Oktober 2011 bestätigt.
Am 5. März 2012 übermittelte der Antragsteller dem DPMA eine Einzugsermächti-
gung zur Begleichung der 12. und der 13. Jahresgebühr, jeweils mit Verspätungs-
zuschlag, insgesamt 1.480
€.
Nach einem Zwischenbescheid vom 24. August 2012 wies die Patentabtei-
lung 41.EP des DPMA sowohl die Erklärung der Insolvenzanfechtung, als auch
den Wiedereinsetzungsantrag mit Beschluss vom 21. August 2013 zurück. Zur
Begründung führte sie näher aus, dass eine Insolvenzanfechtung gegenüber dem
DPMA nicht wirksam möglich und der Wiedereinsetzungsantrag unzulässig sei,
weil die versäumte Handlung, die Zahlung der zwölften Jahresgebühr, verspätet
vorgenommen worden sei. Die Gemeinschuldnerin habe die Frist zur Zahlung der
Jahresgebühr zudem nicht unverschuldet versäumt.
Gegen diesen ihm am 28. August 2013 zugestellten Beschluss richtet sich der
Antragsteller als Insolvenzverwalter über das Vermögen der ehemaligen Patentin-
haberin mit seiner Beschwerde. Nachdem der Senat in einem Zwischenbescheid
vom 26. November 2014 unter Ergänzung der patentamtlichen Ausführungen
Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde geäußert hat, hält der Antrag-
steller die Beschwerde in seinem Schriftsatz vom 2. März 2015 zuletzt mit folgen-
den Anträgen und folgender Begründung aufrecht:
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Er erklärt
die Anfechtung des Unterlassens der rechtzeitigen Zahlung der
Jahresgebühr und damit des „Verfalls“ betreffend das Patent
EP 1 154 766 (DE 500 13 934)
und beantragt hilfsweise,
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Frist zur Zahlung der
zwölften
Jahresgebühr
des
Patents
EP 1 154 766
(DE 500 13 934) zu gewähren,
höchst hilfsweise,
das Patent EP 1 154 766 (DE 500 13 934) mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland wiederherzustellen.
Zur Begründung führt der Antragsteller aus, da die Insolvenzanfechtung auf die
Beseitigung der Gläubigerbenachteiligung abziele und dabei in ihrer Belastung der
Allgemeinheit hinter der Wirkung der Wiedereinsetzung zurückbleibe, setze sie
sich hier durch, auch wenn die Wiederherstellung eines Schutzrechts ex nunc und
die Nachholung einer versäumten Gebührenzahlung im Anfechtungsfalle im Pa-
tentgesetz nicht vorgesehen seien. Im Fall einer Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wirke auch die Wiederherstellung eines Patents gemäß § 123 Abs. 5 PatG
nur ex nunc, sofern alle Benutzer der patentgemäßen Lehre Zwischenrechte an
der Erfindung erworben hätten. Seinen Wiedereinsetzungsantrag betreffend ver-
tritt der Antragsteller unter Berufung auf die Entscheidung BGH, Beschluss v.
20. Januar 2009
– VIII ZA 21/08, die Auffassung, er habe bis zum Hinweis des
Patentamts darauf, dass es keinen Anfechtungsgrund erkenne, darauf vertrauen
dürfen, dass sein Anfechtungsbegehren durchgreife, da ihm die Rechtsordnung
dieses Instrument gerade in die Hand gebe, um der Insolvenzordnung zuwider
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bestehende Umstände zu beseitigen. Seine weitere Unterteilung in einen ersten
und zweiten Hilfsantrag hat der Antragsteller nicht näher erläutert.
Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist unbegründet und daher zurückzuweisen.
1.
Der die Insolvenzanfechtung nach Art. 74 EPÜ i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 InsO
betreffende Hauptantrag des Antragstellers ist als unbegründet zurückzuweisen,
weil die Nichtzahlung der zwölften Jahresgebühr durch den Geschäftsführer der
ehemaligen Patentinhaberin und Gemeinschuldnerin innerhalb der Frist des § 7
Abs. 1 PatKostG kein Unterlassen i. S. d. § 129 Abs. 2 InsO darstellt, welches ei-
ner nach Maßgabe der §§ 130 bis 146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gleich-
steht. Von der in § 143 Abs. 1, 2 InsO vorgesehenen Rechtsfolge, der Geltendma-
chung eines bestehenden schuldrechtlichen Rückgewähranspruchs, ist das vom
Antragsteller begehrte Wiederaufleben lassen eines bereits erloschenen Patents
ex nunc nicht umfasst.
a) Die Frist zur Zahlung der zwölften Jahresgebühr für den deutschen Teil des
europäischen Patents in Höhe von 620
€ (Gebührenverzeichnis Nr. 312 120) war -
ausgehend vom Anmeldetag 17. Januar 2000 - am 31. Januar 2011 fällig gewor-
den, § 3 Abs. 2 Satz 2 PatKostG, und hätte ohne Zuschlag bis Ende März 2011,
mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50
€ (Gebührenverzeichnis Nr. 312
122) bis Ende Juli 2011 gezahlt werden müssen, § 7 Abs. 1 PatKostG; da der
31. Juli 2011 ein Sonntag war, verlängerte sich die Frist entsprechend § 222
Abs. 2 ZPO bis Montag, den 1. August 2011. Da eine Zahlung bis zu diesem Da-
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tum nicht erfolgte, war der deutsche Teil seit dem 2. August 2011 erloschen,
§ 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG in der damals gültigen Fassung.
Durch die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
als Patentinhaberin im Register eingetragenen Gemeinschuldnerin
am
14. Juli 2011 wurde die Frist zur Zahlung der fälligen Jahresgebühr nicht unterbro-
chen (BGH GRUR 2008, 218
– Sägeblatt).
b) Auf die durch den Antragsteller erklärte Insolvenzanfechtung nach Art. 74 EPÜ
i. V. m. § 129 Abs. 2, § 134 InsO ist das Patent nicht gemäß § 143 Abs. 1 InsO zur
Insolvenzmasse zurückzugewähren; das bereits erloschene Patent lebt nicht ex
nunc wieder auf.
Die vom Antragsteller begehrte Rechtsfolge, ein
– hier gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3
PatG a. F. untergegangenes - Schutzrecht ex nunc wiederaufleben zu lassen, ist
von der in § 134 Abs. 1 i. V. m. § 143 Abs. 1, 2 InsO geregelten Rechtsfolge der
Rückgewähr einer unentgeltlichen Leistung des Schuldners nicht umfasst. Die In-
solvenzanfechtung stellt kein Gestaltungsrecht dar, sondern ist nach herrschender
Auffassung auf die Geltendmachung eines schuldrechtlichen Rückgewähran-
spruchs gerichtet, der bereits mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Ge-
setzes wegen entsteht (vgl. BGH, Beschluss v. 29. April 1986 - IX ZR 145/85 -
NJW-RR 1986, 991; BGH NJW 2008, 1535; Nerlich/Römermann, Online-Kom-
mentar zur InsO, 27. Ergänzungslief. 8/2014, Rn. 3 zu § 143).
Im System des Patentrechts, das den Untergang eines Patents nur ex tunc vor
allem im Wege der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 123 PatG zu
beseitigen vermag, ist das Wiederaufleben lassen eines Schutzrechts ex nunc
nirgends vorgesehen. Insbesondere unterliegt der Verzicht auf ein Patent nicht der
Insolvenzanfechtung (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1953, 165, 166). Auch das vom
Antragsteller erwähnte Weiterbenutzungsrecht des gutgläubigen Dritten im Falle
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einer Wiedereinsetzung gem. § 123 Abs. 5 bis 7 PatG lässt die Rechtsfolge des
§ 123 PatG im Übrigen unberührt.
Das Wiedereinsetzungsverfahren des § 123 PatG, das in seiner Ausgestaltung als
Ausnahmeregelung den Untergang eines Schutzrechts allein ex tunc zu beseitigen
vermag, richtet sich unterschiedslos an alle Patentinhaber. Die rechtzeitige Zah-
lung der Jahresgebühr ist
– vorbehaltlich der Gewährung von Verfahrenskosten-
hilfe, § 130 Abs. 1 Satz 2 PatG - für sie alle materiell-rechtliche Voraussetzung für
den Fortbestand des Patents (vgl. BGH GRUR 2008, 218
– Sägeblatt, Gründe
Abs. II.3a. F. bzw. seit 1. April 2014
. Diese vom materiellen Recht vorgegebene Vermögenslage würde außer
Kraft gesetzt, wenn durch die insolvenzrechtliche Anfechtung der Nichtzahlung der
Jahresgebühr ein Patent ex post und ex nunc wieder herzustellen wäre. Es ist kein
Grund ersichtlich, insolvente Patentinhaber bzw. deren Vermögen und damit die
Interessen der Insolvenzgläubiger materiell-rechtlich besser zu stellen, als dies bei
einem Patentinhaber der Fall ist, der die Gebührenzahlung unter anderen Um-
ständen bzw. aus anderen Gründen versäumt oder bewusst unterlässt.
c) Hinzu kommt, dass es, wie die Patentabteilung 41.EP bereits im angefochtenen
Beschluss und im Zwischenbescheid vom 24. August 2012 ausgeführt hat, vorlie-
gend an einer Unterlassung i. S. d. § 129 Abs. 2 InsO fehlt. Bei einer Unterlassung
i. S. d. § 129 Abs. 2, § 134 Abs. 1 InsO, die einer nach Maßgabe der §§ 130 bis
146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gleichsteht, handelt es sich um eine be-
wusste und gewollte Willensbetätigung, die für eine Gläubigerbenachteiligung ur-
sächlich geworden sein muss (vgl. BGH NZI 2005BGH NZI 2009Rn.
f.; Kreft, in: Heidelberger Komm. z. InsO, 5. Aufl., § 129 Rn. 24 und § 133 Rn.
6). Notwendig ist das Bewusstsein, dass die Untätigkeit irgendwelche Rechtsfol-
gen auslöst (BGH NZI 2006, 155; Kirchhof, in: MünchKomm-InsO, 2. Aufl., § 129
Rn. 24; Jaeger/Henckel, InsO, § 129 Rn. 12). Wie der Geschäftsführer der Ge-
meinschuldnerin unter dem 21. Oktober 2011 jedoch eidesstattlich versichert hat,
unterlag dieser sowohl vor dem Ende der Frist zur Zahlung der zwölften Jahres-
- 9 -
gebühr am 1. August 2011, als auch bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens
am 26. August 2011 der irrigen Annahme, dass die zwölfte Jahresgebühr erst im
September 2011 fällig werde. Demzufolge war ihm in dieser Zeit gerade nicht ge-
wahr, dass seine Nichtzahlung Rechtsfolgen auslösen könnte. Da ihm diese Vor-
stellung fehlte, steht seine Untätigkeit in dieser Zeit einer nach Maßgabe der
§§ 130 bis 146 InsO anfechtbaren Rechtshandlung gerade nicht gleich.
Der Hauptantrag des Antragstellers ist daher zurückzuweisen.
2.
Der hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist wegen Fehlens der in § 123
Abs. 2 Satz 3 erster Halbsatz PatG genannten Voraussetzung unzulässig.
a) Denn die zweimonatige Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG, innerhalb
derer auch die versäumte Handlung nachzuholen ist, begann zu laufen, als der
Antragsteller als Insolvenzverwalter positive Kenntnis von der fällig gewordenen
Jahresgebühr und der Zahlungsfrist erhalten hatte. Wie der Antragsteller selbst
vorgetragen hat, hat er von dem vorliegenden Patent und von der Gebührenprob-
lematik in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter erstmals durch das Schreiben
der G… vom 12. September 2011 Kenntnis erhalten. Dies hätte ihn
veranlassen müssen, innerhalb der folgenden zwei Monate, gem. § 222 Abs. 2
ZPO hier bis zum Ablauf des 14. November 2011, einem Montag, nicht nur, wie
am 21. Oktober 2011 geschehen, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen, son-
dern auch die versäumte Handlung nachzuholen. Die zwölfte Jahresgebühr für
das mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte
Patent wurde jedoch erst am 5. März 2012 und somit verspätet eingezahlt.
Zureichende Gründe, nach denen die Fristüberschreitung durch den Insolvenz-
verwalter unverschuldet sein könnte, hat dieser nicht vorgetragen.
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Insbesondere vermag er sich nicht mit Erfolg darauf zu berufen, die zweimonatige
Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG sei erst mit der Entscheidung des Pa-
tentamtes über seinen Anfechtungsantrag in Gang gesetzt worden; zuvor habe er
darauf vertrauen dürfen, dass sein Anfechtungsbegehren durchgreife. Die vom
Antragsteller zitierte, zur Versagung von Prozesskostenhilfe ergangene Entschei-
dung BGH, Beschluss v. 20. Januar 2009
– VIII ZA 21/08, ist auf den vorliegenden
Fall nicht übertragbar. Sie entstammt einem anderen Rechtsgebiet und knüpft an
eine Ausgangssituation an, in der eine Partei Anlass hat, auf die Bewilligung von
Prozesskostenhilfe zu vertrauen (vgl. Entscheidungsgründe Rn. 6, zitiert nach ju-
ris). Als mit den Regelungen der InsO vertrauter Insolvenzverwalter durfte der An-
tragsteller hier jedoch gerade nicht darauf vertrauen, dass sein Anfechtungsbe-
gehren durchgreife, weil sich, wie oben unter 1) ausgeführt, weder dem Regelwerk
der InsO, noch dem Patentrecht Anhaltspunkte entnehmen lassen, die eine derar-
tige Vorstellung stützen und sein Anfechtungsbegehren erfolgversprechend er-
scheinen lassen könnten.
b) Hinzu kommt, dass der Geschäftsführer der Gemeinschuldnerin die Frist zur
Zahlung der zwölften Jahresgebühr entgegen der entsprechenden Tatbestandsvo-
raussetzung des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht schuldlos, sondern unter Verstoß
gegen die ihm als Geschäftsführer obliegende diligentia quam in suis versäumt
hat. Dieser ihm obliegenden Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten hätte es ent-
sprochen, das Schreiben der Patentanwälte
Z… & Partner GbR vom
2. Dezember 2010 und das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 19. Juli 2011 nicht zu überlesen und durch geeignete organisatorische Maß-
nahmen eine effiziente Fristenkontrolle zur Überwachung der Zahlungsfristen für
die Jahresgebühren der Patente der Gemeinschuldnerin sicherzustellen (vgl.
hierzu Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., Rn. 117 zu § 123). Die Ausführungen des Dr.
Schuster in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 21. Oktober 2011 bezeich-
nen sein Fristversäumnis dagegen als Versehen infolge einer Überlastung und
lassen nicht erkennen, dass die Gemeinschuldnerin organisatorische Vorkehrun-
gen zur Fristenkontrolle getroffen hätte.
- 11 -
Somit liegen die Voraussetzungen des § 123 Abs. 1 PatG nicht vor; die Be-
schwerde ist auch im hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag zurückzuwei-
sen.
3.
Da die Beschwerde weder in dem die Erklärung einer Insolvenzanfechtung be-
treffenden Hauptantrag, noch in dem eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
betreffenden ersten Hilfsantrag Erfolg hat, hat auch die mit dem zweiten Hilfsan-
trag begehrte Wiederherstellung des Patents EP 1 154 766 (DE 500 13 934) mit
Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland keinen Erfolg.
Die Beschwerde ist daher insgesamt zurückzuweisen.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Rauch
Püschel
Dr. Schnurr
prö