Urteil des BPatG vom 07.10.2014

Ablauf der Frist, Teilung, Zustellung, Rauch

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 38/14

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 103 55 237.5

wegen Teilungserklärung

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-

despatentgerichts am 7. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

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G r ü n d e

Die am 26. November 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein-

gereichte Anmeldung einer

Erfindung mit der Bezeichnung „Modellerzeugungs-

verfahren, Modellerzeugungsprogramm und Simulationsvorrichtung

“ wurde durch

Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des DPMA vom 29. Oktober 2007

zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde wies das Bundespatentge-

richt (BPatG) im Verfahren 17 W (pat) 21/08 durch Beschluss vom 5. Juni 2012

zurück. Die Beschwerdeentscheidung wurde der Anmelderin am 27. Juli 2012 zu-

gestellt.

Mit zwei Schreiben vom 27. August 2012 erklärte die Anmelderin die Teilung der

Anmeldung. Ein Schreiben war an das DPMA gerichtet und wurde noch am selben

Tag per Telefax dorthin übermittelt. Das andere, an das BPatG adressierte

Schreiben ging dort erst einen Tag später, am 28. August 2012 ein. Die Anmelde-

rin wurde durch Schreiben des BPatG vom 27. September 2012 darüber infor-

miert, dass die Teilungserklärung erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit

nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens 17 W (pat) 21/08 eingegangen sei,

weshalb sie an die zuständige Prüfungsstelle abgegeben werde.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des DPMA vom

13. März 2013 wurde die Teilungserklärung für unwirksam erklärt. Zur Begründung

verweist der Beschluss auf einen Bescheid vom 25. Oktober 2012. Dort wird aus-

geführt, dass die Teilung einer Anmeldung, die sich im Beschwerdeverfahren vor

dem BPatG befinde, nur wirksam werden könne, wenn sie dort rechtzeitig ein-

gehe. Im vorliegenden Fall sei das Schreiben vom 27. August 2012 beim BPatG

aber erst einen Tag nach Ablauf der Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen

die Beschwerdeentscheidung eingegangen.

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Gegen den Beschluss vom 13. März 2013 wendet sich die Anmelderin mit einer

erneuten Beschwerde. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

die Wirksamkeit der Teilungserklärung festzustellen.

Die Anmelderin steht, wie sie mit Schriftsatz vom 22. November 2012 gegenüber

der Prüfungsstelle zum Ausdruck gebracht hat, auf dem Standpunkt, dass für die

Entgegennahme einer Teilungserklärung nicht das BPatG, sondern das DPMA

zuständig sei, wenn die Teilung der Anmeldung - wie im vorliegenden Fall - erst

nach Schluss der mündlichen Verhandlung, in der die Beschwerde gegen die Zu-

rückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich zurückgewiesen wurde, erklärt

werde. Der Beschwerdesenat sei nämlich in diesem Fall an die in der mündlichen

Verhandlung verkündete Entscheidung gebunden und eine Entscheidung über

den Gegenstand der Teilanmeldung sei ihm nach der BPatG-

Entscheidung „Ent-

wicklungsvorrichtung“ verwehrt. Die am 27. August 2012 gegenüber dem DPMA

erklärte Teilung sei daher rechtzeitig gewesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch in der Sache ohne Erfolg. Die Prüfungsstelle

hat zu Recht festgestellt, dass die von der Anmelderin abgegebene Teilungserklä-

rung unwirksam ist.

1. Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung

jederzeit teilen. Dies bedeutet, dass eine Teilung möglich ist, solange die Anmel-

dung noch besteht, insbesondere solange sie noch nicht zum Vollrecht erstarkt

oder zurückgewiesen worden ist. In beiden Fällen ist eine Teilung noch bis zu dem

Zeitpunkt möglich, an dem der entsprechende Beschluss noch nicht durch den

Ablauf der Beschwerdefrist, die mit der Zustellung der Entscheidung zu laufen be-

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ginnt, bestandskräftig geworden ist (vgl. BGH GRUR 2000, 688 - Graustufenbild;

Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 23, m. w. N.).

2. Die Teilung ist gegenüber der Stelle zu erklären, bei der sich die Anmeldung

befindet (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rdnr. 25; Busse/Keukenschrijver,

PatG, 7. Aufl., § 39 Rdnr. 14, m. w. N.).

Dies ist das DPMA, solange dieses noch keine abschließende Entscheidung über

die Anmeldung getroffen hat. Ist ein Zurückweisungs- oder Erteilungsbeschluss

(§§ 48, 49 Abs. 1 PatG) ergangen, so bleibt das DPMA zunächst Adressat einer

Teilungserklärung, bis die Beschwerde dem BPatG vorgelegt wird (vgl. BPatG

GRUR 2011, 949, Abschnitt II.2.1 der Begründung). Das DPMA ist ferner für die

Entgegennahme einer Teilungserklärung zuständig, wenn das Verfahren durch ei-

nen in der Beschwerdeinstanz gemäß § 79 Abs. 3 PatG ergangenen, rechtskräfti-

gen Beschluss dorthin zurückverwiesen worden ist.

Dagegen ist eine Teilungserklärung an das BPatG zu richten, solange das Verfah-

ren dort anhängig ist, d. h. ab Vorlage der beim DPMA eingelegten Beschwerde

an das BPatG bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens, längstens bis zum

Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist (vgl. BPatGE 17, 33; Senatsbeschluss vom

17. November 2005, 10 W (pat) 1/03, juris).

3. Von der Frage nach dem richtigen Adressaten einer Teilungserklärung ist die

weitere Frage zu trennen, welche Stelle über die aus der Teilung hervorgehende

Teilanmeldung zu entscheiden hat. Die Anmelderin beruft sich zu Unrecht auf den

Beschluss des 20. Senats des BPatG vom 18. November 2004 (BPatGE 48, 271 -

Entwicklungsvorrichtung). Danach soll dem BPatG eine Entscheidung über den

Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt sein, wenn die Teilung der Anmeldung -

wie im vorliegenden Fall - erst erklärt wurde, nachdem das Gericht die Be-

schwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung voll-

umfänglich zurückgewiesen hat. Es bestehe in diesem Fall eine originäre Zustän-

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digkeit des DPMA für die Bearbeitung der Teilanmeldung (BPatG, a. a. O., Ab-

schnitt II.B.3 der Begründung). Aber auch nach dieser Entscheidung kann die

Teilungserklärung erst mit Eingang beim Patentgericht, bei dem die Beschwerde

auch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung anhängig geblieben ist,

wirksam werden (BPatG, a. a. O., Abschnitt II.A.1 der Begründung).

4. Da im vorliegenden Fall die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim

BPatG anhängig war, konnte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung somit nur

gegenüber dem Patentgericht und nur vor Ablauf der Frist zur Einlegung einer

Rechtsbeschwerde gegen die gerichtliche Entscheidung über die Zurückweisung

der Stammanmeldung vom 5. Juni 2012 erklären. Da diese Entscheidung der An-

melderin am 27. Juli 2012 zugestellt worden war, endete die Frist - wie die Prü-

fungsstelle zutreffend angenommen hat - am Montag, den 27. August 2012 (§ 99

Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 188 Abs. 2 BGB), weshalb die erst einen

Tag später beim BPatG eingegangene Teilungserklärung nicht mehr wirksam

werden konnte. Ebenso wenig konnte die am 27. August 2012 beim DPMA einge-

gangene Teilungserklärung Wirkung entfalten, weil sie nicht an den richtigen Ad-

ressaten gerichtet war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

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einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rauch

Püschel

Eisenrauch