Urteil des BPatG vom 23.06.2016

Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

30 W (pat) 4/16

Entschieden

23.06.2016

Schlagworte

Bösgläubigkeit , Gemeinde , Wirtschaftliches interesse , Absicht , Patent , Gesellschafter , Wortmarke , Vereidigung , Vertreter , Wasser

Bösgläubigkeit, Gemeinde, Wirtschaftliches Interesse, Absicht

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/16

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2013 038 206.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-

richts in der Sitzung vom 23. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-

ters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

- 2 -

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der

Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamtes vom 12. Dezember 2013 wird zurückgewiesen.

Der (erneute) Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskosten-

hilfe für das Beschwerdeverfahren wird gerichtsgebührenfrei

ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen zurückgewie-

sen.

G r ü n d e

Die Anmelderin hat am 25. Juni 2013 das Wortzeichen

Ismaqua

für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 11: Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwal-

tung

“

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register angemeldet.

- 3 -

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 12. Dezember 2013 wegen ersichtlicher Bös-

gläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass von einer Bösgläubigkeit im Sinne von

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen sei, wenn die Anmeldung rechtsmiss-

bräuchlich oder sittenwidrig erfolgt sei, so z. B. wenn der Anmelder das angemel-

dete Zeichen nicht selbst im Wettbewerb nutzen, sondern nur zur unlauteren Be-

hinderung Dritter einsetzen wolle. Diese Behinderung könne insbesondere in der

Störung des Besitzstands eines Vorbenutzers liegen oder im aufgrund der Sperr-

wirkung der eingetragenen Marke möglichen zweckfremden Einsatz als Mittel im

Wettbewerbskampf. Darüber hinaus müsse die Bösgläubigkeit „ersichtlich“ sein.

Sämtliche Voraussetzungen lägen hier vor. In der Markenanmeldung habe der

alleinvertretungsberechtigte Gesellschafter der Anmelderin, Herr Z

…, aus-

drücklich auf die bereits im Jahr 2001 von ihm angemeldete und 2002 gelöschte,

zum hiesigen Anmeldezeichen identische Marke „Ismaqua“ (Reg.-Nr. 301 09 131)

Bezug genommen. Diese Marke sei aufgrund rechtskräftigen Urteils des L

…-

…

vom

11.

Dezember

2002

(Az.:

…)

gelöscht

geworden,

wobei das L

… die damalige Anmeldung im Hinblick auf die Bedeutung

des Begriffs „Ismaqua“ für Wasser der Gemeinde I…, das erhebliche Inte-

resse derselben, diesen Begriff weiter zu verwenden und die Absicht

Herrn Z

…, die Gemeinde mit der Markenanmeldung zu provozieren, als

bösgläubig bewertet habe. Ferner sei

eine weitere Wortmarke „Ismaqua“ (Reg.-

Nr.

…), die von den damals minderjährigen Töchtern Herrn Z…

sowie von ihm und seiner Ehefrau als gesetzliche Vertreter gemeinschaftlich an-

gemeldet worden war, aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom

16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, 26 W (pat) 126/05) ebenfalls wegen Bös-

gläubigkeit gelöscht worden. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung

zahlreicher Eingaben des Alleingesellschafters sei ohne weiteres erkennbar, dass

es dem Alleinvertretungsberechtigten der Anmelderin alleine darum gehe, die

Gemeinde I

… - mit der er seit Jahren im Streit liege und der er Prozessbe-

- 4 -

trug in dem damaligen Verfahren vor dem L

… vorwerfe - mit der neuer-

lichen Markenanmeldung zu provozieren und zu einem neuen Rechtsstreit zu

zwingen. Die ersichtliche Bösgläubigkeit ihres alleinvertretungsberechtigten Ge-

sellschafters müsse sich die Anmelderin gemäß § 166 Abs. 1 BGB zurechnen las-

sen. Anträge der Anmelderin auf Beiziehung von Akten (der S

…

GbR,

die

… GmbH und die B… GmbH beträfen) sowie

auf Zeugeneinvernahme und Vereidigung (des ehemaligen Vorsitzenden der zu-

ständigen

33.

…

…,

Herrn

VorsRiLG

…,

sowie

der

Rechtsanwälte

…

und

1…)

seien

wegen

Uner-

heblichkeit zurückzuweisen gewesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie meint, dass es dem Beschluss an der notwendigen Verstandeslage fehle. Er

sei abwegig und unbeachtlich, da er die in diesem Zusammenhang wesentlichen

Grundsätze des GWB nicht berücksichtige. Die Gemeinde I

… habe ferner

22.

Januar

2002

– worauf die Entscheidung des L… be-

ruhe

– einen Prozessbetrug begangen. Sie habe bewusst wahrheitswidrig be-

hauptet, dass ihr eine Unternehmenskennzeichnung „Ismaqua“ zustehe. Die Ent-

scheidung

des

…,

Bösgläubigkeit

der

Anmelderin

anzuneh-

men, stelle daher den Tatbestand der Rechtsbeugung dar. Das Bundespatentge-

richt möge feststellen, dass das landgerichtliche Urteil vom 11. Dezember 2002

(Az.:

…) „völlig neben jeder nur denkbaren Überlegung“ sei und insbe-

sondere die Streitwertfestsetzung von

… Euro völlig abwegig erscheine

bzw. eine Rechtsbeugung darstelle.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 12. Dezember 2013 aufzuheben.

- 5 -

In ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 27. Dezember 2013 hatte die Anmelderin

zudem

ausdrücklich einen „Antrag auf Prozesskostenhilfe u. Beiordnung eines

Fachan

waltes“ gestellt. Die Beschwerdegebühr hat sie – trotz des Antrags auf

Verfahrenskostenhilfe

– am 2. Januar 2014 entrichtet.

Mit

Beschluss

vom

13. November 2014

(Az.:

…) hat das Bundes-

patentgericht den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Be-

schwerdeverfahren zurückgewiesen, da die Anmelderin trotz Fristsetzung durch

den damals zuständigen Senat nicht zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen sowie

zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen ihrer Gesellschafter vor-

getragen habe.

Mit Schreiben vom 25. Januar

2016 hat die Anmelderin erneut um „Zusendung

eines PKH- und Verfahrenskostenhilfe

formulars“ gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

denken.

Insbesondere

bestehen,

wie

das B

… bereits mit Be-

schluss vom 13. November 2014 (Az.:

…) festgestellt hat, keine Be

denken gegen die Parteifähigkeit der Anmelderin. Die Anmelderin hat als (Au-

ßen)Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch Anmeldung einer Marke am

Rechtsverkehr teilgenommen und ist in diesem Rahmen im Markenbeschwer-

deverfahren parteifähig (vgl. BGH, Beschluss vom 24. September 2014,

…

m. w. N.).

- 6 -

Ismaqua

Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen ersichtlicher Bösgläubigkeit im Anmelde-

zeitpunkt zurückgewiesen.

wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - insbesonders im

Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511

- S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,

§ 8 Rn. 830, 839 ff.). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken

erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lauteren

Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unter-

nehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Ha-

cker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 158). Auszugehen ist davon, dass ein An-

melder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer das-

selbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzei-

chenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 - Malay-

sia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die

das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Beson-

dere Umstände können darin liegen, dass die Markenanmeldung in der Absicht

vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an

ihrer Benutzung zu hindern (sog. Spekulationsmarke, vgl. BGH GRUR 2001, 242,

Rn. 35 - Classe E; GRUR 2009, 780, Rn. 16 ff. - Ivadal; Hacker, a. a. O., Rn. 160;

Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 863-870). Umstände dieser Art können auch

darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes

des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Bezeichnung

für gleiche Waren mit dem Ziel anmeldet, den Besitzstand des Vorbenutzers zu

stören, oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch des Zeichens zu sperren

(vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2004, 510 - S. 100),

oder dass er die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH

- 7 -

GRUR 2008, 917, Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 - AKADEMIKS;

GRUR 2008, 160, Rn. 18 - CORDARONE; GRUR 2005, 581 - The Colour of

Elégance; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 -

S. 100; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR

1980, 110 - TORCH; Hacker, a. a. O., Rn. 160). Auch wenn auf Seiten des Vorbe-

nutzers ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland noch nicht besteht, kann sich die

Bösgläubigkeit der Markenanmeldung daraus ergeben, dass der Anmelder das

Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den

Marktzutritt eines Dritten - insbesondere des Vorbenutzers - zu verhindern (vgl.

BGH GRUR 2012, 429, Rn. 10 - Simca m. w. N.). Die Absicht, die Marke zweck-

fremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht dabei nicht der

einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber

auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht - nach dem Ergebnis der anzustel-

lenden Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles (vgl. EuGH GRUR

2009, 763, Rn. 37 f., 51-53 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 8 Rn. 890) - das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI

2000; GRUR 2008, 621, Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, Rn. 23 -

EROS).

Bösgläubigkeit der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung zu Recht bejaht. Die

Anmelderin, der das Wissen ihres alleinvertretungsberechtigten Gesellschafter

zuzurechnen ist (§ 166 Abs. 1 BGB), hat ersichtlich den anständigen Gepflogen-

heiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig im Sinne von § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 24 - Ivadal

m. w. N.).

Ismaqua

gemeldet, obwohl bereits zweifach gerichtlich - durch das rechtskräftige Urteil des

…

vom

11. Dezember 2002

sowie

durch

Beschluss

des

… vom 16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, Beschluss vom

- 8 -

16. Juli 2008, 26 W (pat) 126/05) - festgestellt worden ist, dass gleichlautende

Wortmarken aufgrund Bösgläubigkeit zu löschen sind.

Auch für die verfahrensgegenständliche - neuerliche - Anmeldung des Wortzei-

Ismaqua

nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs abzielt, sondern alleine einen

zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 8 Rn. 888). Denn nach ihrem gesamten Vorbringen im Amts- und Be-

schwerdeverfahren geht es der Anmelderin ersichtlich - und wie schon bei den

identischen Voranmeldungen - alleine darum, die Gemeinde I

…, mit der der

Alleinvertretungsberechtigte der Beschwerdeführerin unstreitig seit Jahren in Streit

liegt, mit der neuerlichen Markenanmeldung zu provozieren bzw. sie zu einem

neuen Rechtsstreit zu zwingen.

Dies wird, wie es die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, dadurch belegt, dass

bereits in der Markenanmeldung vom 25. Juni 2013 ausdrücklich auf die frühere,

wegen ersichtlicher

Bösgläubigkeit gelöschte Marke „Ismaqua“ Bezug genommen

wird

). Sodann hat die

Anmelderin noch am selben Tage, in einem auch der Anmeldung beigefügten

Schreiben vom 25. Juni 2013, die Gemeinde I

… darüber unterrichtet, dass

die Anmeldung „“ in den „

“ geschehe, „

“ sei. In der Beschwerdeschrift führt der Alleinvertretungsberech-

tigte der Anmelderin hierzu aus, der Erste Bürgermeister und Rechtsanwalt

1… sei „.

“ (vgl. S. 5, 6 des Schreibens

vom 27. Dezember 2013, Bl. 6 d. A.)

- 9 -

Nach diesem Beschwerdevortrag ist Zweck der neuerlichen Markenanmeldung

alleine, die G

emeinde I… zu einer erneuten Klage vor dem L…

… zu bewegen bzw. aus dem Unterlassen einer solchen erneuten Klage

vermeintliche Rückschlüsse zu ziehen.Auch in seinen weiteren Eingaben an die

Markenstelle sowie an das Bundespatentgericht formuliert der Alleinvertretungsbe-

rechtigte der Anmelderin ausschließlich Vorwürfe gegen die Gemeinde I

…

(insbesondere wegen des Vorwurfs eines vermeintlichen Prozessbetruges im da-

maligen

Verfahren

vor

dem

…,

Az.:

…)

sowie

ge-

gen die damals befassten Richter (wegen vermeintlicher Rechtsbeugung), wäh-

rend er in keiner Weise - auch nicht nach Beanstandung durch die Markenstelle -

ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Marke dargetan hat.

Nach dem Ergebnis der anzustellenden Gesamtabwägung hat die Anmelderin das

Ismaqua

zur Eintragung als Marke angemeldet, um die Marke zweckfremd - hier: als Mittel

der Provokation sowie zur

„Wiederaufbereitung“ eines über 13 Jahre zurücklie-

genden

Verfahrens

vor

dem

…

einzusetzen.

Die

Bösgläu-

bigkeit der Anmeldung liegt damit auf der Hand und wird auch durch das umfang-

reiche, aber durchweg nebensächliche Vorbringen der Anmelderin zu dem Verfah-

ren

vor

dem

…, über angebliche Verfahrensmängel oder eine

vermeintliche Rechtsbeugung, nicht entkräftet.

Der alleinvertretungsberechtigte Gesellschafter der Anmelderin weiß dabei auch,

jedenfalls

seit

den

gerichtlichen

Entscheidungen

des

…

vom

11. Dezember 2002

(Az.:

…)

sowie

des

Bundespatentgerichts

vom

16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, a. a. O., 26 W (pat) 126/05), positiv darum,

dass sein Verhalten den Tatbestand der Bösgläubigkeit erfüllt. Diese Bösgläubig-

keit ihres Alleinvertretungsberechtigten ist der Anmelderin gemäß § 166 Abs. 1

BGB zuzurechnen (vgl. Palandt-Ellenberger, BGB, 72. Aufl., § 166 Rn. 4), wie es

auch die Markenstelle bereits zutreffend festgestellt hat.

- 10 -

Auch die weiteren, vom Vertreter der Anmelderin im Verlauf des Verfahrens ge-

stellten Beweisanträge auf Einvernahme und Vereidigung des ehemaligen Vorsit-

zenden

der

zuständigen

33.

…

…,

Herrn

VorsRiLG

…,

der

weiteren

beteiligten

Richter

des

…

bzw.

des

…

sowie

der

Rechtsanwälte

…

und

…

stellen sich als unerheblich dar, ebenso wie die Anträge auf Beiziehung ersichtlich

nicht mit der Markenanmeldung in Bezug stehender Akten. Abgesehen von dem

Umstand, dass die jeweiligen Beweisthemen zu vage formuliert sind, ergibt sich

selbst bei Wahrunterstellung der zu beweisenden Tatsachen keine abweichende

Beurteilung der Sach- und Rechtslage.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

und Beiordnung eines Anwaltes für das Beschwerdeverfahren ist ebenso unbe-

gründet.

Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe wegen versäumten Vortrags zu den per-

sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bereits mit Beschluss vom

13. November 2014

(Az.:

…)

zurückgewiesen

hatte,

hat

die

Anmel-

derin mit Schreiben vom 25. Januar

2016 um „Zusendung eines PKH- bzw. Ver-

fahrenskostenhilfeformulars“ gebeten. Der Senat legt dieses Begehren als erneu-

ten Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines An-

waltes für das Beschwerdeverfahren aus. Dieser erneute Antrag ist auch zulässig,

da die Anmelderin mangels Rechtskraftwirkung des Ablehnungsbeschlusses vom

13. November 2014 mit dem versäumten Vorbringen nicht endgültig ausgeschlos-

sen ist, sondern dieses grundsätzlich, jedenfalls bis zur Entscheidung in der

Hauptsache, mit einem neuen Bewilligungsgesuch nachholen kann (vgl. m. w. N.

Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl. 2016, § 118 Rn. 10).

- 11 -

jedoch unbegründet.

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist Verfahrenskostenhilfe gemäß § 81

a MarkenG auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116

ZPO zu gewähren. § 114 ZPO bestimmt, dass eine Partei, die nach ihren persön-

lichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur

zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe erhält,

wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mut-

willig erscheint.

Diese Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe liegen nicht

vor. Die beabsichtigte Rechtsverfolgung bietet aus den dargelegten Gründen

Ismaqua

hindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegensteht. Zudem erfüllt die Weiter-

verfolgung einer ersichtlich bösgläubigen Markenanmeldung, wobei die Löschung

identischer Markenanmeldungen bereits zweifach gerichtlich verfügt worden war,

den Tatbestand der Mutwilligkeit.

- 12 -

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-

schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie

nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser