Urteil des BPatG vom 16.02.2016
Stand der Technik, Patentanspruch, Breite, Fig
BPatG 253
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 7/15 (EP)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
16. Februar 2016
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
- 2 -
betreffend das europäische Patent 1 117 746
(DE 599 04 769)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 16. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Schramm sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Kätker, Dipl.-Chem. Dr.
Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent 1 117 746 wird im Umfang der Pa-
tentansprüche 1, 2 und 6 bis 11 mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. August 1999 beim Europäi-
schen Patentamt angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten Patents 1 117 746 (Streitpatent), das die Priorität der deutschen
Patentanmeldung DE 198 35 919 vom 7. August 1998 in Anspruch nimmt. Das
Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise mit vier Hilfsanträgen verteidigt
wird, wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 599 04 769
geführt und trägt die Bezeichnung
„Selbstklebefolie“.
- 3 -
Es umfasst elf Patentansprüche, deren erster in der deutschen Verfahrenssprache
lautet:
Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1
rückbezogenen
Patentansprüche 2
bis
11
wird
auf
die
Patentschrift
EP 1 117 746 B1 verwiesen.
Die Klägerin, die das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1, 2 und 6 bis
11 angreift, macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der
mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend. Sie stützt
ihr Vorbringen unter anderem auf folgende Dokumente:
D1
EP 0 567 110 A1
D2
GB 2 063 710 A
D3
DE 32 43 567 A1
D4
US 5 376 419 A
D5
JP 10-120991 A (mit englischer Übersetzung von Beschreibung
und Patentansprüchen)
D6
Produktkatalog, Gerband Klebeband, Gesamtprogramm 1990,
48 Seiten
- 4 -
D7
Produktkatalog, Gerband Klebeband, Gesamtprogramm Preis-
liste 1993, 88 Seiten
D8
Produktkatalog, Gerband Klebeband, Klebebänder für die Tep-
D9
CH 473 209
D10
DE 30 41 074 A1
D11
DE 79 05 528 U1
D12
Schreiben der Gerlinger KG vom 30. Oktober 1996 an die Firma
Hydrophon, eine Seite
D13
Produktkatalog Eurocel, undatiert, Auszug, 2 Seiten
D14a
Rechnung der SICAD S.p.A. an die Gerlinger KG vom
28. September 1996, eine Seite
Technisches Datenblatt, 703 EXHIBITION TAPE, Ausgabetage:
19.05.1998, überarbeitet 27. 01. 2003, eine Seite
D15
Produktkatalog, Venture Tape, Industrial Tapes 2, 1988, Aus-
zug, 4 Seiten
D16
Katalog, STOKVIS, Auszug, 3 Seiten, undatiert
D17
DE 196 28 177 A1
D18
DE 197 16 995 A1
D19
DE 37 41 251 A1
WO 00/08111 A1
Schriftsatz der Anmelderin im Patenterteilungsverfahren
EP 99 941 532.6 vom 23. Mai 2002, 6 Seiten
Klageschrift
der
Patentinhaberin
im
parallelen
Verletzungsklageverfahren vor dem Landgericht München I
vom 5. November 2014, 19 Seiten
Die Klägerin ist der Ansicht, der Gegenstand des Patents sei gegenüber dem In-
halt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erwei-
tert. Weder sei ursprünglich offenbart, dass das geschützte Selbstklebeband eine
Breite von mehr als 2.000 mm aufweisen könne noch, dass dessen Breite ange-
passt werden könne, ohne zugleich auch die Länge mit anzupassen. Weitere un-
- 5 -
zulässige Erweiterungen lägen im Entfall der noch im ursprünglich eingereichten
Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale, dass die Haftkleberbeschichtung
und/oder die Haftstärke auf der unteren Oberfläche einen Bruchteil derjenigen auf
der oberen Oberfläche betrage und dass zumindest auf der oberen Oberfläche
eine textile Struktur vorgesehen sei.
Zudem offenbare das Patent die Erfindung in Bezug auf das Merkmal der (zumin-
dest auf der unteren Oberfläche) „eben“ ausgebildeten Trägerschicht nicht so
deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne.
Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Insbeson-
dere fehle ihm gegenüber den Produktbeschreibungen der Klebebänder Ger-
band 943 und 935 im Katalog D6, Gerband 943 und 956 im Katalog D7, Ger-
band 943 und 993 im Katalog D8 sowie gegenüber der Druckschrift CH 473 209
(D9) die Neuheit.
Weiter sei sein Gegenstand u. a. durch die variierenden Produktbeschreibungen
des Klebebands Gerband 943 in den Katalogen D6 bis D8 sowie durch die Be-
schreibung des Produkts Gerband 950 im Katalog D7 in Verbindung mit dem
Fachwissen nahegelegt. Zudem ließen sich im Katalog D7 zahlreiche Kombinatio-
nen von Produktbeschreibungen jeweils zweier Klebebänder finden, mit denen der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahe gelegt sei.
Auch den Gegenständen der von der Beklagten vorgelegten Hilfsanträge fehle die
Patentfähigkeit, soweit die Hilfsanträge nicht ohnehin unzulässig seien.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 117 746 im Umfang der Patentansprü-
che 1, 2 und 6 bis 11 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
- 6 -
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 4, sämtliche
gemäß Schriftsatz vom 5. Oktober 2015, erhält
mit der weiteren Maßgabe, dass im kennzeichnenden Teil der je-
weiligen Patentansprüche
1 gemäß den Hilfsanträgen „die Haft-
kleberbeschichtung zumindest auf der unteren Oberfläche eben
ausgebildet ist“.
Gemäß Hilfsantrag 1 wird an den erteilten Patentanspruch 1 das Merkmal ange-
fügt:
„… und dass ein entfernbarer Abdeckfilm auf der oberen, dem
Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche vorhanden ist.“
Die erteilten Patentansprüche 2 bis 9 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert. Der
erteilte Patentanspruch 10 wird gestrichen, die Nummerierung und die Rückbe-
züge des erteilten Patentanspruchs 11 werden angepasst.
Gemäß Hilfsantrag 2 wird in den erteilten Patentanspruch 1 im kennzeichnenden
Teil nach dem Wort „Trägerschicht“ das Wort „nur“ eingefügt („… dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerschicht nur aus einer Kunststofffolie besteht …“).
Die erteilten Patentansprüche 2 bis 11 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert.
Gemäß Hilfsantrag 3 wird im kennzeichnenden Teil des erteilten Patentan-
spruchs
1 das Merkmal „… mit einer Mindestbreite von 350 mm …“ ersetzt durch
das Merkmal: „mit einer Breite in einem Bereich von 350 mm bis 1000 mm …“. Die
erteilten Patentansprüche 2 bis 10 bleiben in ihrem Wortlaut unverändert. Der er-
teilte Patentanspruch 11 wird gestrichen.
- 7 -
Gemäß Hilfsantrag 4 wird die Verwendung einer Selbstklebefolie beansprucht,
wobei der einzige Patentanspruch mit den Worten „Verwendung einer Selbstkle-
befolie, zum Verkleben …“ unter Beibehaltung des übrigen Wortlauts des erteilten
Patentanspruchs 1 eingeleitet wird.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie ist
der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der An-
meldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgehe. Die von der Klägerin ge-
rügten Veränderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 in seiner ursprünglichen
Fassung seien in den Anmeldeunterlagen offenbart. Auch erschließe sich das
Merkmal der
„eben“ ausgebildeten Trägerschicht aus Absatz [0003] des Streitpa-
tents, so dass der Gegenstand des Patents ausführbar offenbart sei.
Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents neu und beruhe auf erfinderischer
Tätigkeit. Keine der von der Klägerin genannten Entgegenhaltungen, einschließ-
lich der Kataloge D6 bis D8, offenbare sämtliche Merkmale des Patentan-
spruchs 1. Bei den dort beschriebenen Klebebändern mit doppelseitiger Kleberbe-
schichtung auch unterschiedlicher Haftstärke sei unklar, welche die Ober- bzw. die
Unterseite sei. Im Patent sei hingegen eine eindeutige Zuordnung definiert.
Gleichermaßen sei das Merkmal der ebenen Haftkleberbeschichtung nicht vorbe-
schrieben. Insbesondere ließen sich aus den jeweils am Schluss der Kataloge D6
und D7 enthaltenen allgemeinen Erläuterungen oder Fotografien von Produkti-
onsmaschinen keine Hinweise auf die Ausgestaltung der konkreten Einzelpro-
dukte entnehmen. Zudem könne die Mindestbreite von 350 mm nicht aus etwai-
gen Zwischenprodukten mit ganzen oder halben Produktionsbreiten von 1.600
bzw. 800 mm geschlossen werden. Aus der Kombination dieser drei Hauptmerk-
male folge auch die erfinderische Tätigkeit.
Weiterhin seien die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 neu und beruhten auf
erfinderischer Tätigkeit. Weder seien sie im Stand der Technik vorbeschrieben
noch handele es sich um Selbstverständlichkeiten.
- 8 -
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) und der mangelnden Ausführbar-
keit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPÜ) und der
unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und erweist sich auch als begründet.
I.
1.
belags auf einem Fußboden (vgl. Streitpatentschrift Abs. [0001]). Aus dem Stand
der Technik bekannte, doppelseitig mit unterschiedlichen Haftstärken klebende
Selbstklebebänder sollen zum einen gut auf dem Fußboden haften und zum ande-
ren soll der Fußbodenbelag zusammen mit dem an ihm haftenden Selbstklebeb-
band rückstandsfrei vom Fußboden lösbar sein. Die bekannten Doppelklebebän-
der seien jedoch mit Nachteilen hinsichtlich Haftvermögen und Ablösbarkeit ver-
bunden, die das Streitpatent einleitend schildert (vgl. a. a. O.: Abs. [0002] und
[0003]). Insbesondere könnten
Selbstklebebänder mit einer „rauen“ Oberfläche“,
welche zur Ausbildung von Haftzentren zwischen Selbstklebeband und Fußboden
führt, das Ablösen nicht unter allen Bedingungen gewährleisten (vgl. a. a. O.:
Abs. [0003], le. Satz).
2.
Selbstklebefolie zu schaffen, die unter allen Bedingungen sowohl ein sicheres
Haften des Fußbodenbelages am Fußboden als auch ein rückstandsfreies Ablö-
sen des Fußbodenbelags vom Fußboden im Wesentlichen sicherstellt und so eine
bequeme Handhabbarkeit bietet (vgl. a. a. O. Abs. [0004]).
- 9 -
3.
M1
Selbstklebefolie zum Verkleben eines Fußbodenbelags
auf einem Fußboden mit:
M1.1
einer Trägerschicht, welche an einer oberen, dem
Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche und an einer
unteren, dem Fußboden zugewandten Oberfläche mit
einer Haftkleberbeschichtung beschichtet ist,
M1.1.1
wobei die Haftkleberbeschichtung auf beiden Oberflä-
chen eine unterschiedliche Haftstärke aufweist und
M1.1.2
die Haftstärke auf der unteren Oberfläche geringer ist
als diejenige auf der oberen Oberfläche,
M1.2
wobei die Trägerschicht aus einer Kunststofffolie be-
steht,
M1.3
wobei die Haftkleberbeschichtung zumindest auf der
unteren Oberfläche eben ausgebildet ist,
M1.4
wobei die Selbstklebefolie mit einer Mindestbreite von
350 mm zum großflächigen Abdecken des mit dem
Fußbodenbelag zu belegenden Fußbodens ausgebildet
ist.
4.
Chemiker der Fachrichtung Makromolekulare Chemie bzw. Polymerchemie oder
um einen Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik mit Kenntnissen und langjähri-
gen Erfahrungen auf dem Gebiet der Klebetechnik, insbesondere der Herstellung
von geträgerten Klebebändern.
- 10 -
II.
1.
des erteilten Patentanspruchs 1 gehen aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl.
WO 00/08111 A1, HBP 1) hervor.
Das Merkmal „die Haftstärke auf der unteren Oberfläche ist geringer als diejenige
auf der oberen Oberfläche
M1.1.2
Patentanspruchs
1 zurück, nach welcher „die Haftkleberbeschichtung und/oder die
Haftstärke auf der unteren Oberfläche ein Bruchteil derjenigen auf der oberen
Oberfläche beträgt“ (vgl. HBP 1: Patentanspruch 1). Der Ausdruck „Bruchteil“ un-
terliegt dabei keiner zahlenmäßigen Beschränkung, so dass sich die Haftstärke
der unteren Oberfläche beliebig an die der oberen annähern kann, solange sie
nicht denselben Wert annimmt.
M1.4
Länge und die Breite der Selbstklebefolie sind besonders vorteilhaft so bemessen,
dass sie im Gegensatz zu herkömmlichen Selbstklebebändern im Wesentlichen
den gesamten mit dem Fußbodenbelag zu belegenden Fußboden abdecken, wo-
bei die Länge nach räumlicher Gegebenheit und Verarbeitbarkeit gewählt wird,
während für die Breite ein Bereich von 350 bis 2.000 mm lediglich bevorzugt ist
(vgl. HBP 1: S. 4 Z. 28 - S. 5 Z. 4). Somit sind nach der ursprünglichen Offenba-
rung Länge und Breite der Selbstklebefolie beliebig dimensioniert. Eine Beschrän-
kung der Breite auf den offenbarten Wert von größer als 350 mm stellt daher keine
unzulässige Erweiterung dar.
Der Wegfall des im ursprünglichen Patentanspruch 1 vorhandenen Merkmals, wo-
nach
„die Selbstklebefolie … zumindest auf der oberen Oberfläche eine textile
Struktur
aufweist“, geht gleichermaßen aus den Ursprungsunterlagen hervor, die
eine Selbstklebefolie ohne textile Struktur sowohl beschreibt als auch beansprucht
(vgl. HBP 1: S. 9 Z. 26-29 und Patentanspruch 5).
- 11 -
2
ausführen kann.
Klebebänder, auch Selbstklebebänder genannt, bestehen in der Regel aus einem
Kunststoff(schaum)-, Papier- oder Textilband mit und ohne Verstärkung sowie de-
ren Kombination(en), die ein- oder beidseitig mit einer Haftklebeschicht versehen
sind. Bei der Herstellung solcher Selbstklebebänder stellt der Walzenauftrag des
Haftklebers neben weiteren in geringerem Umfang angewandten Techniken wie
dem Gießauftrag („Curtain-Coating“) oder dem Sprühauftrag mit Düsengeräten die
in der Praxis gängige und seit vielen Jahrzehnten angewandte Methode für den
Auftrag der Klebeschicht dar. Um einen gleichmäßigen Auftrag zu erhalten und
somit materialsparend arbeiten zu können, wird beim Walzenauftrag die Auftrags-
stärke durch Rakel oder durch den Abstand der Walzen und ihre Geschwindigkeit
geregelt. Damit gelingt es, sehr dünne und definierte Klebstofffilme aufzutragen.
Je nach Art der eingesetzten Walze wird der Kleber auf die Teil- oder Gesamtflä-
che des Trägers aufgebracht. Auch nach dem Streitpatent ist neben dem vollflä-
chigen Auftrag ein teilflächiger Auftrag mit kleberfreien Zwischenräumen vorgese-
hen (Streitpatentschrift: Abs. [0011]). Mangels eines im Streitpatent angegebenen
Betrachtungsmaßstabs bzw. entsprechender Hilfsmittel für die Sichtbarkeit von
Haftzentren, für die Erkennbarkeit von Flächen, die nicht zur Haftung beitragen
und für eine bereits in diesem Sinne strukturierte Oberfläche des Klebebandes
bezieht sich eine „eben“ ausgebildete Haftkleberbeschichtung auf die Wahrnehm-
barkeit mit dem bloßen Auge. E
in „ebener“ Klebstoffauftrag stellt bei den am An-
meldetag des Streitpatents mittels üblicher Fertigungstechniken hergestellten,
kommerziell erhältlichen und dem Fachmann wie dem Verbraucher geläufigen,
beidseitig klebenden Klebebändern den Ausführungsstandard dar, weshalb ein
solcher mit der üblichen Fertigung einhergehender
„ebener“ Klebstoffauftrag nicht
ausdrücklich erwähnt wird (vgl. D2 bzw. D10: Fig. 1, 2A, 2B, 3, Klebeschichten
11A, 11B; D4: Fig. 1, Klebeschichten 14, 16; D6 bzw. D7: S. 45 bzw. S. 85 jew.
Abb. re. unten,
„Acrylatkleber“; D9: Fig. 2 i. V. m. Sp. 3 Z. 2-10, Flachseiten 1‘‘ und
1‘; D11: Abb. i. V. m. S. 5 Z. 4-10 Haftkleber 2).
- 12 -
Zwar weist das Streitpatent darauf hin, dass am Prioritätstag auch Selbstklebe-
bänder mit aus Unebenheiten der Traggewebe resultierenden Strukturunterschie-
den auf den jeweiligen Oberflächen bekannt waren (Streitpatentschrift:
Abs. [0003], Z. 44
– 51). Derartige Klebebänder sind nach den Druckschriften D1
und D3 durch Gewebe aufweisende Trägermaterialien gekennzeichnet, die Haft-
zentren auf einer der beiden Oberflächen zu bilden vermögen, um die beidseitige
Beschichtung mit ein und demselben Haftklebemittel durchführen zu können (vgl.
D1: Sp. 2 Z. 33 bis Sp. 3 Z. 1, insbesondere Sp. 2 Z. 47
– 49 und Z. 56 – 57; D3:
Patentansprüche 1, 4 und 5 sowie S. 4 Z. 9
– 3 von unten). Ob diese Klebebänder
am Markt verfügbar waren, ist weder konkret vorgetragen noch sonst ersichtlich,
denn bei Verwendung desselben Haftklebemittels können Doppelklebebänder mit
beidseitig unterschiedlichen Haftstärken durch in bestehende Anlagen einfach zu
etablierende Anpassungen wie ein auf beiden Seiten unterschiedliches Auftrags-
gewicht oder durch partielle Abdeckung der klebenden Schicht auf einer Seite (vgl.
D2, D10: Fig. 1 Bz. 2) produziert werden.
Wird hingegen bei Doppelklebebändern der Zusatzaufwand der Bereitstellung
voneinander verschiedener Haftkleber für beide Oberflächen in Kauf genommen,
um das Ziel der unterschiedlichen Haftklebekraft zu verwirklichen, stellt der gän-
gige Walzenauftrag mit ebener Oberfläche die für die Praxis sinnvolle Ausgestal-
tung und die Methode der Wahl dar. Einer „ebene“ Haftkleberbeschichtung ergibt
sich somit aus den gebräuchlichen Herstellungsverfahren für doppelseitig kle-
bende Bänder, weshalb an der Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents keine
Zweifel bestehen.
Da dem Merkmal „eben“ aber keine über das Fachübliche hin-
M1.3
merziell erhältlichen Klebebändern als erfüllt anzusehen, soweit keine anderslau-
tenden Angaben vorliegen (vgl. BGH GRUR 2014, 758, Ls. 2a, 2b
– Proteintren-
nung).
3.
„obere und untere Oberfläche
M1.1
M1.2
- 13 -
Der erteilte Patentanspruch 1 ist als Erzeugnisanspruch auf eine auf beiden Seiten
mit einer Haftkleberbeschichtung unterschiedlicher Haftstärke beschichtete
Selbstklebefolie mit definiertem Träger und definierter Breite gerichtet. Der Pa-
tentanspruch enthält keine Merkmale, wie etwa auf einer bestimmten Seite anzu-
bringende Schutzpapiere, eine Rollenform o. Ä., die - von vornherein - eine Seite
des (noch unbenutzten) Erzeugnisses als die „untere“ definieren. Auch der sons-
tige Inhalt der Patentschrift legt kein solches Verständnis nahe. Im Hinblick auf die
Handlungsanweisung (vgl. auch Streitpatentschrift Abs. [0034]
– [0035]) nach
M1.1
sind die „untere“ und die „obere“ Oberfläche beliebig, da der Fach-
mann die stärker haftende Seite am Fußbodenbelag befestigen wird, wenn er eine
leichte Abziehbarkeit wünscht, unabhängig davon, wie die Seiten benannt sind.
Dass es sich bei den
„unteren“ und „oberen“ Oberflächen der Selbstklebefolie um
diejenigen Oberflächen handelt, die mit dem Fußboden oder dem Fußbodenbelag
in Kontakt kommen, ergibt sich aus dem Wortlaut des Oberbegriffs des erteilten
Patentanspruchs 1. Im Einklang mit der Argumentation der Beklagten ist daher die
Ebenheit der Haftkleberbeschichtung auf deren Oberfläche, also auf deren außen-
liegende, der Trägerschicht abgewandte Seite bezogen.
M1.2
schaffenheit das Streitpatent nicht einschränkt (Streitpatentschrift Abs. [0007]
„z. B. Polypropylen- oder Polyethylenfolie“). Damit fallen sowohl mehrschichtige
Kunststofffolien unter diesen Begriff als auch Kunststofffolien, die (textile) Füll-
stoffe/Verstärkungen aufweisen, strukturiert oder geglättet sind, oder in kompak-
ter, mit Aussparungen versehener oder geschäumter Form vorliegen.
4.
Der Klebebänder für die Teppichverlegung betreffende Katalog D8 (a. a. O. S. 1;
M1
M1.1
M1.1.1
M1.2
- 14 -
M1.4
ein großflächiges Abdecken des zu belegenden Fußbodens ermöglicht ist. Nach
der gebotenen Auslegung ist die Haftkleberschicht mangels anderslautender An-
M1.3
D8
Beklagte geltend macht, dass wegen des PE-Schaums im Trägermaterial keine
ebene Oberfläche der Haftkleberbeschichtung erzielt werde, ist festzustellen, dass
die Poren einerseits durch den Kleber gefüllt werden und andererseits das
Schaumteil herstellungsbedingt an der Oberfläche geschlossene Poren aufweist,
womit er „eben“ ist.
Mit Gerband 956 nach Katalog D7 ist ein Teppichverlege-Klebeband (D7: S. 69,
M1
bart (D7: S. 69, 10,0 N/25 mm auf der Folienseite und 6,0 N/25 mm auf der Ge-
M1.1.1
M1.2
M1.4
stoffe (a.a.O. „hochkohäsiver Reinacrylatkleber“ und „weichmacherbeständiger
Acryla
tkleber“) für die Beschichtung der Oberflächen eingesetzt, und das Band
weist eine gute, möglichst rückstandsfreie Wiederablösbarkeit auf (D7: a. a. O.
Text links, vorl. Abs.), die entsprechend der Lehre des Streitpatents gegen das
M1.3
dass die angebotene Produktionsbreite von 1.600 mm das nichtverarbeitbare Zwi-
schenprodukt angebe, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil das Streit-
patent selbst einen Breitenbereich von 350 bis 2.000 mm aus Gründen der Verar-
beitbarkeit als bevorzugt angibt (Streitpatentschrift Abs. [0014], Z. 27 - 29).
Schließlich entnimmt der Fachmann dem Katalog D6 mit Gerband 943 ein Tep-
M1
M1.1
sehr aggressiver Hotmeltkleber mit 31,6 N/25 mm und abgeschwächt klebender
M1.3
- 15 -
M1.1.1
M1.1.2
dukt ist zwar nur in einer Breite von 50 mm erhältlich (a.a.O.: re. Sp.). Allerdings
zeigt der Katalog die vom Hersteller zur Fertigung der Klebebänder eingesetzte
Beschichtungsanlage (D6: S. 46, re. Abb.) mit einer Arbeitsbreite von 1.600 mm,
wonach das Produkt vor der Konfektionierung in Einzelrollen (D6: S. 46 Abb. li.
M1.4
rollen jedoch nicht in bereits konfektionierter Breite fertigen, denn eine kostenmi-
nimierte Produktion ist nur unter Ausnutzung der verfügbaren Arbeitsbreite der
Beschichtungsanlage möglich (vgl. zum Schneidvorgang auch D7: S. 55 oben).
Der Einwand der Patentinhaberin, dass der in der D6 zum Auftrag des Klebers
beschriebene
– fachübliche – Kalander (D6: S. 43 li. Sp.) die Ebenheit von Ger-
band 943 nur in rückschauender Betrachtung offenbare, weil dieser Katalog auch
D6
aufwiesen, vermag nicht zu überzeugen. Denn auch bei Krepppapier wird der Kle-
ber in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen, wobei es keine Rolle spielt,
dass etwaige Falten im Krepp nicht mit dem Klebstoff bedeckt werden. Schließlich
erlaubt das Streitpatent gleichermaßen klebstofffreie Bereiche.
Somit ist die Selbstklebefolie nach erteiltem Patentanspruch 1 gegenüber den
Produkten Gerband 993 nach D8, Gerband 956 nach D7 und Gerband 943 nach
D6 jeweils nicht neu.
5.
erfinderischen Tätigkeit.
Für den Fachmann bietet Gerband 956 nach D7 einen geeigneten Ausgangspunkt
für die Lösung der Aufgabe einer sicher haftenden, rückstandsfrei lösbaren und
bequem handhabbaren Selbstklebefolie. Mit der angebotenen Breite bis 1.600 mm
und mit dem PP/Gewebeverbund als Trägerschicht erfüllt es bereits zwei der drei
erfindungswesentlichen Merkmale im Sinne der definierten Mindestbreite und der
- 16 -
Kunststofffolie als Träger. Zudem genügt es höchsten Anforderungen bezüglich
einer sicheren Verklebung und einer guten, möglichst rückstandsfreien Wiederab-
lösbarkeit (D7: S. 69, Gerband 956, Text le. Abs.).
Sollte sich dem Fachmann aus den Angaben zu Gerband 956 nicht bereits aus
seinem Fachwissen zum Herstellungsverfahren eine ebene Oberfläche zumindest
der schwächer haftenden Oberfläche erschließen, findet er für diesen Zweck ge-
eignete Vorgehensweisen im Stand der Technik dokumentiert. Behält er unter-
schiedliche Klebstoffe zur Beschichtung der Oberflächen bei, wird er das - die ge-
nerelle Produktion von Klebebändern betreffende, der D6 oder D7 angehängte
„Kleine Klebeband ABC“ berücksichtigen. Dieses stellt Kalander als speziell ge-
eignet dar, um Kleber auf eine gewünschte, sehr präzise Schichtdicke auszuwal-
zen (D6: S. 43 li. Sp. oder D7: S. 83 li. Sp.), womit sich bei dem in der D7 offen-
barten Trägermaterial beidseitig ebene Oberflächen als Ergebnis des empfohle-
M1.3
In der Annahme, dass es wegen des PP/Gewebe-Verbunds als Träger bei Ger-
band 956 nach D7 zu einer Ausbildung von Haftzentren kommen könnte, erkennt
der Fachmann vor dem Hintergrund der Lehren aus D1 oder D3 aufgrund einer
Fehleranalyse die damit verbundenen Nachteile und sucht nach Lösungen zu de-
ren Vermeidung (vgl. BGH GRUR 2010, 816 Tz. [24]
– Fugenglätter). Er wird aus-
gehend von der D7 angeregt durch die Lehre der D6 oder D8 (a. a. O.: Ger-
band 943), bei Bedarf solche Träger zum Einsatz bringen, die sich bei doppelseitig
klebenden, aber auch abziehbaren Klebebändern für die Teppichverlegung be-
währt haben, die jedoch keine Haftzentren bilden können, wie eine reine PP-Folie.
Ein solches Vorgehen ist damit nahe gelegt.
- 17 -
III.
Das Streitpatent hat auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.
1.
dahingestellt bleiben, ob die Hilfsanträge überhaupt zulässig sind, denn ihre Ge-
genstände sind jeweils nicht neu, zumindest beruhen sie nicht auf erfinderischer
Tätigkeit. Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung insoweit Bedenken geäu-
ßert, als etwa in den Anspruchssätzen der Hilfsanträge 1 bis 3 die nicht angegrif-
fenen Patentansprüche 3 bis 5 auf den jeweils eingeschränkten Patentanspruch 1
rückbezogen sind, so dass eine unzulässige Änderung nicht angegriffener Pa-
tentansprüche resultiert. Wegen fehlender Patentfähigkeit der Gegenstände der
Hilfsanträge 1 bis 4 kann ihre Zulässigkeit jedoch offen bleiben, ebenso wie auf
das Angebot der Beklagten zur Vorlage entsprechend korrigierter Hilfsanträge
nicht mehr eingegangen werden musste (vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1091, Tz.
33- Verdickerpolymer I).
2.
mal ergänzt werden, dass ein entfernbarer Abdeckfilm auf der oberen - stärker
klebenden - dem Fußbodenbelag zugewandten Oberfläche vorhanden ist (vgl.
Streitpatent und HBP1, jeweils Patentanspruch 10).
Abdeckfilme sind bei der üblichen Lieferung doppelseitiger Klebestreifen in Rol-
lenform nicht wegzudenken, da andernfalls die Oberflächen miteinander verkleben
und das Klebeband seine Funktion einbüßt. Auch unter der Annahme einer Kon-
fektionierung in ungerollter, ebener oder gefalteter Form müssen die Klebeseiten
mit einem Abdeckfilm oder „liner“ abgedeckt werden, denn sie verkleben sonst mit
dem Verpackungsmaterial oder werden ohne Verpackung verschmutzt, was wie-
derum ihre Funktion beeinträchtigt oder verhindert. Solche Abdeckfilme bedecken
bei der üblichen Lieferform als Rolle sowohl die obere als auch die untere Oberflä-
che (D6: S. 45, re. Abb.; D7: S. 85 re. Abb.; D8: S. 3: Klebeband verpackt als
Rolle). Im Lichte der Standardkonfektionierung von Doppelklebebändern als Rolle
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ist der Gegenstand nach Hilfsantrag 1 gegenüber Gerband 993 nach D8, Ger-
band 956 nach D7 und Gerband 943 nach D6 jeweils nicht neu, zumindest nicht
auf erfinderischer Tätigkeit gründend.
Die dieselbe französische Priorität in Anspruch nehmenden, sich ebenfalls mit
doppelseitig klebenden Klebebändern für Fußbodenbeläge befassenden und so-
mit für den Fachmann beachtlichen Druckschriften D2 und D10 leiten den Fach-
mann explizit dazu an, den Abdeckfilm auf der stärker haftenden Oberfläche an-
zubringen (D2: Fig. 1 i.V.m. S. 2 Z. 23-30; D10: Fig. 1 i. V. m. S. 7 Abs. 1), so dass
aus der Kombination der oben zur Neuheit diskutierten Klebebänder nach den
Druckschriften D6 bis D8 ein solches Vorgehen auch für ungerollte Doppelklebe-
bänder nahegelegt ist.
3.
hen. Es kann dahingestellt bleiben, ob das zusätzliche Merkmal in den ursprüngli-
chen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist (vgl. Streitpatent:
Abs. [0007]
– [0008]), denn diese Ergänzung führt ebenfalls zu keiner abweichen-
den Beurteilung. Nach der gebotenen Auslegung ist das Bestehen der Träger-
schicht nur aus einer Kunststofffolie durch Gerband 993 nach D8, Gerband 956
nach D7 und Gerband 943 nach D6 vorweggenommen. Wie oben zur erfinderi-
schen Tätigkeit des Gegenstands nach Hauptantrag ausgeführt ist, kann auch die
Wahl des Trägers aus einer reinen Kunststofffolie keine erfinderische Tätigkeit
begründen.
4.
Breite in einem Bereich von 350 mm bis 1.000 mm liegt. Wenngleich es sich bei
dem beschränkten Breitenbereich nach erteiltem Patentanspruch 11 um eine be-
vorzugte Obergrenze handelt, wird Gerband 993 nach D8 in Breiten von 800 mm
und 1.600 mm angeboten. Soweit die Patentinhaberin mit diesem Breitenbereich
eine verbesserte Handhabung verbindet, ist diese durch die angebotene Breite
von 800 mm bereits gewährleistet und nahe gelegt. Damit kann diese Beschrän-
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kung zu keiner abweichenden Beurteilung hinsichtlich fehlender Neuheit und er-
finderischer Tätigkeit führen.
5.
Patentanspruch 1 zum Verkleben beansprucht. Die Verwendung des erfindungs-
gemäßen beidseitig klebenden Selbstklebebandes als Teppichklebeband ist be-
reits durch die oben diskutierten Produkte Gerband 943, 956 und 993 verwirklicht
und damit nicht neu (D6: S. 28 Gerband 943 als Teppichverlegeband; D7: S. 69:
Gerband 956 als Teppichverlege-Klebeband; D8: S.
1 „Klebebänder für die Tep-
pichverlegung“, darunter Gerband 993). Was die Ausrichtung des Klebebandes
anbelangt, ist es dem Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen, dass er die
stärker klebende Seite dem Fußbodenbelag zuordnet und nicht dem Fußboden
selbst, weil er sonst den Klebestreifen nicht mehr oder nur unter Schwierigkeiten
vom Boden entfernen kann. Bei einem Wechsel des Bodenbelags wird er stets
danach trachten, einen von Klebestreifen befreiten Fußboden neu zu bekleben,
denn verbliebene Klebstoffreste müssen sonst nachträglich entfernt werden, weil
sie ein gleichmäßiges Bekleben behindern.
Dieses Fachwissen findet sich zudem in den Druckschriften D2 bzw. D10 doku-
mentiert (D2: Patentanspruch 1 sowie S. 2 Z. 5-9; D10: Patentanspruch 1 sowie
S. 6 vorl. Abs.), so dass die beanspruchte Verwendung auch nicht auf erfinderi-
scher Tätigkeit beruht.
Nachdem die Patentinhaberin erklärt hat, dass sie die Fassungen der Patentan-
sprüche nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 als jeweils ge-
schlossene Anspruchsfassungen verteidigt und dem Hilfsantrag 4 nur ein Pa-
tentanspruch zugrunde liegt, brauchte auf die auf den jeweiligen Patentanspruch 1
der Anträge rückbezogenen Unteransprüche, soweit angegriffen, nicht gesondert
eingegangen zu werden.
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IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
V.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karls-
ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-
ständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Mo-
naten nach der Verkündung.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde.
Schramm
Vors. Ri. a.
BPatG
Schramm ist
wegen Ur-
laub an der
Unterschrift
verhindert
Egerer
Dr. Egerer
Kätker
Dr. Wismeth
Dr. Freudenreich
prö