Urteil des BPatG vom 29.04.2014

Stand der Technik, DDR, Wasser, Zusammensetzung

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 13/13

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am

29. April 2014

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…

betreffend das deutsche Patent DD 294 633

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 29. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Schramm, der Richter Guth, Dipl.-Chem. Dr. Gerster, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Münzberg sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jäger

für Recht erkannt:

Das Patent DD 294 633 wird für nichtig erklärt.

II.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

- 3 -

T a t b e s t a n d

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 25. Mai 1990 beim Patentamt

der DDR angemeldeten, die Priorität der US Anmeldung 357 035 vom

25. Mai 1989 in Anspruch nehmenden am 10. Oktober 1991 gem. § 17 Abs. 1

DDR-PatG erteilten Patents DD 294 633 B5 (Streitpatent), dessen beschränkte

Fassung vom Deutschen Patent- und Markenamt am 11. August 2005 veröffent-

licht wurde und das durch Zeitablauf mit Wirkung vom 26. Mai 2010 erloschen ist.

Das Streitpatent betrifft „Adjuvans-Formulierung, enthaltend eine Öltröpf-

chenemulsion" und umfasst 14 Patentansprüche. Die nebengeordneten Patentan-

sprüche 1 und 14 lauten in ihrer geltenden Fassung:

„1. Adjuvans-Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass

sie

(1) ein metabolisierbares Öl in einer Menge von 1 bis 12

Vol.-% und

(2) einen Emulgator in einer Menge von 0,05 bis 1 Gew.-

% enthält, wobei

(a) das Öl und der Emulgator in Form einer ÖI-in-Wasser-

Emulsion mit Öltröpfchen, von denen mindestens 80%

einen Durchmesser von < 0,5 Mikron aufweisen, vor-

liegen;

(b) das metabolisierbare Öl Squalen ist,

oder -triester und/oder einen Sorbitanmono-, -di oder -

triester umfasst, und

(d) die Zusammensetzung kein Polyoxypropylen-Po-

lyoxyethylen-Blockpolymeres enthält.

14. Impfzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass sie

(1) eine immunostimulierende Menge einer Antigen-Sub-

stanz und

- 4 -

(2) eine immunostimulierende Menge des Adjuvans nach

Anspruch 1 enthält.“

Hinsichtlich des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1

rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 13 wird auf die Patentschrift

DD 294 633 B5 verwiesen.

Die Klägerinnen, gegen die vor dem LG Düsseldorf eine Verletzungsklage aus

dem Streitpatent anhängig ist, machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents

sei nach § 6 Abs. 2 Satz 2, aber auch Satz 1 und § 5 Abs. 6 DDR-PatG in der Fas-

sung von 1983 vom Patentschutz ausgeschlossen gewesen. Weiterhin machen sie

die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbar-

keit und der unzulässigen Erweiterung sowie der Erweiterung des Schutzgegen-

stands geltend. Sie stützen sich auf folgende Druckschriften:

HE-Ni 1

DD 294 633 B5 Streitpatent - nach Beschränkung

HE-Ni 4

Ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen

HE-Ni 4 a

Deutsche Übersetzung der ursprünglich einge-

reichte Anmeldeunterlagen

HE-Ni 5

DD 294 633 A5 Streitpatent - ursprünglich erteilte Fassung -

HE-Ni 7

Kopie des DDR-PatG vom 27.10.1983

HE-Ni 9

Entscheidung des JPO zu JP 2 115 161 (Original)

HE-Ni 9a

Entscheidung des JPO zu JP 2 115 161 (Übersetzung)

HE-Ni 10

EP 0 399 843 B1, EPA vernichtetes Mitglied der Streitpatent-

Patentfamilie

HE-Ni 11

Entscheidung T 1071/97 der Technischen Beschwerdekam-

mer

HE-D1

L.F. Woodard und R.L. Jasman, "Stable oil-in-water emul-

sions: preparation and use as vaccine vehicles for lipophilic

adjuvants", Vaccine, Bd. 3, Juni 1985, Seiten 137-144

HE-D2

EP 0 382 271 A1

- 5 -

HE-D3

M. Singh et al., "Parenteral Emulsions as Drug Carrier Sys-

tems", J. Parenteral Science & Technology, 40, 1986, S 34

bis 41

HE-D4

L.F. Woodard, "Adjuvant Activity of Water-Insoluble Surfac-

tants", Laboratory Animal Science, Bd. 39, 3, Mai 1989, S

222 bis 225

HE-D5

EP 0 315 153 A2

HE-D6

C. Washington et al., "The production of parenteral feeding

emulsions by Microfluidizer", Int. J. Pharmaceutics, 44, 1988,

S 169 bis 176

HE-Ni 14

Richtlinien des DPMA für die Prüfung von Patentanmeldun-

gen v. 1.3. 2004

HE-Ni 15

Auszug aus dem DDR Arzneimittelgesetz vom 10. Dezember

1986

HE-Ni16

Reimer Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz 2. Aufl.,

1958, S 80 bis 83

HE-Ni 17

Römpp Chemie Lexikon, 9. Auflage, 1998, Stichwort

Blockcopolymere

HE-Ni 18

US 4,772,466

HE-Ni 19

US 4,770,874

HE-Ni 20

US 4,803,070

HE-Ni 21

US 4,606,918

HE-Ni 22

Declaration von Dr. Anthony Allison

HE-Ni 23

G. Magnusson, et al.: „Toxicity of Pluronic F-68", Toxicology

Letters, 30 (1986), S 203 bis 207

HE-Ni 24

N. Byars und A. Aliison: "Adjuvant formulation for use in vac-

cines to elicit both cell-mediated and humoral immunity",

Vaccine, Vol. 5, 1987,S. 223 bis 228

HE-Ni 25

D. Forster et al.: "Toxicity of Solubilized and Colloidal

Amphotericin B Formulations to Human Erythrocytes", J.

Pharm. Pharmacol. 1988, 40, 325 bis 328

HE-Ni 26

E. Yarkoni, H. J. Rapp: "Toxicity of Emulsified Trehalose-6,6'-

Dimycolate in Mice Depends on the Size Distribution of Min-

eral Oil Droplets", Infection and Immunity, 1978, S. 856 bis

860

HE-Ni 27

Schriftsatz von rospatt osten pross an das LG Düsseldorf v.

8.11.2013

- 6 -

HE-Ni 28

US 4,062,814

HE-Ni 29

R. l. Hunter et al, The Journal of Immunology, 133, 6, 1984, S

3167 bis 3175

HE-Ni 30

Allison, A.C. und Byars, N.E. (1986), J. Immunol. Meth. 95,

S. 157 bis 186

HE-Ni 31

US 4,533,254

HE-Ni 32

L Sanchez-Pescador et al., J. Immunology, 141, 5, 1988, S

1720 bis 1727

HE-Ni 33

L. Lasky (ed) Technological Advances in Vaccine Develop-

ment , Alan R. Liss Inc., 1988, S vii bis xii und 443 bis 469

HE-Ni 34

Verletzungsklage vom 20. Dezember 2012 einschließlich An-

lage ROP 3

HE-Ni 35

Zulassung Focetria, Kom. der Europ. Gem., 2. Mai 2007

HE-Ni 36

Auszug aus dem Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes

vom 4. September 1967

HE-Ni 37

Krausse/Kathlun/Lindenmaier, Das Patentgesetz, 5. Aufl.

1970

HE-Ni 38

B. Matschiner, Patentfibel für Chemiker, VEB Deutscher Ver-

lag der Wissenschaften, 1984

HE-Ni 39

J. Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, J.

Bensheimer Verl., Mannheim, 1900, S 174 bis 175

HE-Ni 40

Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl.,

1958, S 80 bis 81

Die Klägerinnen sind der Meinung, da das Streitpatent unter Geltung des DDR-

PatG vom 27. Oktober 1983 angemeldet worden sei, sei auch dieses Gesetz auf

die Prüfung der Patentfähigkeit anzuwenden. N

ach diesem Gesetz seien Arznei-

mittel (§ 6 Abs. 2 Satz 2), technische Lösungen, die auf chemischen Wege herge-

stellte Stoffe betreffen (§§ 5 Abs. 6, 6. Abs. 2 Satz 1) und Lösungen zur Prophy-

laxe von Erkrankungen an Menschen (§ 5 Abs. 6) vom Patentschutz ausgeschlos-

sen gewesen. Das Streitpatent sei gegen diese gesetzlichen Regelungen erteilt

worden und damit für nichtig zu erklären.

Außerdem seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 14 gegenüber dem

Stand der Technik gemäß

HE-D5 nicht neu. Der Gegenstand der jeweiligen An-

sprüche 1 nach Haupt- und Hilfsanträgen beruhe auch nicht auf einer erfinderi-

- 7 -

schen Tätigkeit gegenüber HE-D5 in Verbindung mit HE-D4 sowie dem Fachwis-

sen gemäß HE-Ni21, HE-Ni23, HE-Ni24, HE-Ni25. Auch ausgehend von HE-Ni20

und HE-Ni21 in Verbindung mit HE-Ni32 und HE-Ni33 sowie mit dem in ZSP-Ni21,

HE-Ni26, HE-D5, HE-D6, HE-Ni31, HE-Ni29 dokumentierten Fachwissen liege der

Gegenstand der Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsanträgen nahe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei außerdem unzulässig erweitert, da ein

Fachmann aus zahlreichen Listen Auswahlentscheidungen treffen musste. Bezüg-

lich des Ersatzes des Begriffs „metabolisiertes" Öl, der synthetisch gewonnene

Öle ausschließe, durch „metabolisierbares" Öl liege eine unzulässige Erweiterung

des Schutzbereichs vor. Das Streitpatent sei nicht ausführbar, da es nach An-

spruch 1 beliebige weitere Bestandteile in undefinierter Menge enthalten könne.

Die Kläger stellen den Antrag,

das deutsche Patent DD 294 633 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen mit der Maßgabe abzuweisen, dass das

Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge I bis III gemäß

Schriftsatz vom 10. April 2014 erhält,

weiter hilfsweise im Umfang der Ansprüche 1, 3 bis 14 und des

Anspruchs 15 gemäß Hilfsantrag III, soweit dieser auf Anspruch 1

zurückbezogen ist,

weiter hilfsweise im Umfang der Ansprüche 2 bis 14 und des An-

spruchs 15 gemäß Hilfsantrag III, soweit dieser auf Anspruch 2 zu-

rückbezogen ist,

aufrechterhalten wird.

- 8 -

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich von der erteilten

Fassung darin, dass der Emulgator Tween 80

umfasst und die Zusammenset-

zung keinen immunstimulierenden Emulgator enthält.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II enthält zusätzlich das Merkmal, dass

die Emulsion durch ein einzelnes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es

sich dabei um Tween 80

handelt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III entspricht Patentanspruch 1 gemäß

Hilfsantrag I mit dem Unterschied, das (e) lautet: „wobei die Emulsion durch ein

einzelnes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es sich dabei um Tween 80

handelt“. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 gemäß Hilfsantrag III ist

dadurch charakterisiert, dass der Emulgator keine immunstimulierende Aktivität

aufweist und Tween 80

umfasst.

Die Hilfsanträge IV und V betreffen Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 in der Fassung

gemäß Hilfsantrag III und die jeweils unmittelbar oder mittelbar auf sie rückbezo-

genen Unteransprüche.

Hinsichtlich des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf die jeweiligen Pa-

tentansprüche 1 bzw. 2 (Hilfsanträge III und V) rückbezogenen Patentansprüche

der Hilfsanträge wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen und

stützt sich auf folgende Dokumente:

ZSP Ni14

Y. Saeki,“Recent trends concerning the judgement of in-

ventive step in Japan, Lexology, 18. März 2013

ZSP Ni15

Dipl.-Jur. Mulitze, Heinz, Erklärung vom 8. Sept. 2013

ZSP Ni16

Liste beispielhafter DDR-Patente mit Anmeldedatum vor dem

30.

Juni

1990

und

Eintragungsdatum

nach

dem

30. Juni 1990

- 9 -

ZSP Ni17

DDR-Patente gemäß Liste ZSR Ni16

ZSP Ni18

US 2,979,528

ZSP Ni19

Wikipedia Au

szug „Detergens" vom 29.09.2013

ZSP Ni20

Janke Gerd, Stellungnahme, Januar 2014

ZSP Ni21

Allison, A. C, Methods 19, 1999, S 87 bis 93

ZSP Ni22

Kenney, R-T-, Cross, A-S-, in Levine et al Hrsg., New

Generation Vaccines, New York: Informa Healthcare USA,

Inc, 2010, S 250 bis 262

ZSP D7

Hunter R. et al., Journ. of Immunology, 1981, 127, S 1244

bis 1250

ZSP D8

Morel S. et al., Vaccine 29, 2011, S 2461 bis 2473

Die Beklagte vertritt die Ansicht,

für die Erteilung des Streitpatents sei das DDR-

PatG 1983 in der durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes vom 29.

Juni 1990 geänderten Fassung einschlägig gewesen, das die Ausschließungs-

gründe gemäß § 5 Abs. 6 und/oder § 6 Abs. 2 DDR-PatG 1983 nicht mehr enthal-

ten habe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegenüber HE-D5, da mit dem Disclai-

mer im Anspruch 1 auch die Tetrapolyole der D5 ausgenommen würden. Auch

erfasse die generische Offenbarung des Emulgatorgehalts in D5 das Merkmal (2a)

nicht, da dort Tween 80

nicht dem Emulgatorgehalt zuzurechnen sei. Der Gegen-

stand des Anspruchs 1 beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Insbeson-

dere sei keine Veranlassung für den Fachmann ersichtlich, ausgehend von HE-D5

die Blockpolymeren durch andere Komponenten zu ersetzen oder unter einer Viel-

zahl von Öl-in-Wasser Emulsionen gerade die in HE-Ni20 oder HE-Ni21 beschrie-

benen Emulsion heranzuziehen und dabei Squalen als Ölkomponente auszuwäh-

len.

- 10 -

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der unzulässigen

Erweiterung, mangelnden Ausführbarkeit und fehlenden Technizität § 22 Abs. 1

und 2 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 4 PatG, § 4 Abs. 1, § 5 ErstrG, §§ 5, 6

PatG-DDR vom 27. Oktober 1983 gestützten Klagen sind zulässig. Insbesondere

ist wegen des anhängigen Verletzungsstreits gegen die Klägerinnen ein Rechts-

schutzbedürfnis an der Nichtigerklärung des erloschenen Streitpatents gegeben.

Die Klagen sind auch begründet.

Erstr sieht f r das gem § 4 Abs. 1 ErstrG unter Beibehaltung sei-

nes eitrangs auf das brige undesgebiet erstreckte Streit atent vor, dass die

bish

er f r das Streit atent geltenden Rechtsvorschriften noch anzuwenden sind,

soweit es sich um die oraussetzungen der Schutzf higkeit und die Schutzdauer

handelt. Die Schutzf higkeit des Streitpatents ist deshalb nach § 5 und § 6 des

setzes ber den Rechtsschutz f r Erfindungen - Patentgesetz – der DDR zu

beurteilen.

Das DDR-Recht unterschied sich in Bezug auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit

(erfinderische Leistung) und unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprüngli-

chen Offenbarung nicht wesentlich vom dem in den alten Bundesländern gelten-

den Recht (vgl. dazu etwa BGH X ZR 63/97 Urteil vom 17. Juli 2001, veröffentlicht

in juris; BPatG GRUR 1993, 733 -

Schutzka e f r Hybridschaltkreise; BPatG

GRUR 1995, 399 - Steuerungsverfahren zur Werkzeugkorrektur). Allerdings ent-

hielt das DDR-PatG von 1983 mit § 6 Abs. 2 die Vorschrift, dass für technische

Lösungen, die auf chemischem oder mikrobiologischen Wege hergestellte Stoffe

betreffen, sowie für Erfindungen, die Nahrungs-, Genuss- oder Arzneimittel be-

treffen, Patente nur für Herstellungsverfahren erteilt werden. Außerdem enthielt

§ 5 Abs. 6 DDR-PatG 1983 die Vorschrift, dass Lösungen zur Diagnose, Prophy-

laxe und Therapie von Erkrankungen an Mensch und Tier als Erfindungen nicht

- 11 -

gelten. Diese Patentausschlussgründe enthielt das am. 1. Juli 1990 in Kraft ge-

tretene DDR-PatG von 1990, unter dessen Geltung das Streitpatent erteilt wurde,

nicht mehr.

Der Senat ist der Auffassung, dass

– anders als von großen Teilen der Rechtspre-

chung vertreten (BGH, Urteil vom 16. September 1997 X ZR 105/94, veröffentlicht

in JurionRS; BGH, Urteil vom 17. Juli 2001 X ZR 63/97; BPatG, Urteil vom

17. November 1994 3 Ni 50/93; BPatG, Beschluss vom 23. März 2009, 5 Ni 6/09,

jeweils veröffentlich in juris) - der Prüfung im vorliegenden Fall das DDR-PatG

1990 zu Grunde zu legen ist (vgl. BPatGE GRUR 1993, 659

– Steuerung der

Ausgangsleistung -; BPatG GRUR 1995, 399

– Steuerungsverfahren zur

Werkzeugkorrektur).

Eine ausdrückliche Übergangsregelung im DDR-PatG 1990 fehlt. Ebenso enthal-

ten weder § 5 ErstrG noch die in ihm genannte Vorschrift des Einigungsvertrages

vom 31. August 1990 (Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschnitt II Nr. 1 § 3 Abs. 1,

BGBl. 1990 II, 889) eine Regelung darüber, ob das DDR-PatG 1983 oder das

DDR-PatG 1990 auf Patente anwendbar ist, die vor dem 29. Juni 1990 angemel-

det wurden. Grundsätzlich gilt in solchen Fällen - jedenfalls im öffentlichen Recht -,

dass neues Recht, vorbehaltlich wohlerworbener Rechte, sogleich alle noch nicht

abgeschlossenen Rechtszustände erfassen müsse (vgl. BGHZ 37, 219, 230 f.; vgl.

BVerfG NJW 1975, 1013 Rn. 32,33; BGH GRUR 2010, 361

– Dichtungsanord-

nung Rn. 10; BGH GRUR 2000, 1040

– FRENORM). Es bestehen keine Beden-

ken, diesen Grundsatz auch auf das Patentrecht anzuwenden (vgl. BGHZ,

a. a. O., 231). Entscheidend für die Frage, welches Recht beim Eintreten einer

Rechtsänderung im Falle des Schweigens des Gesetzgebers Anwendung findet,

ist, dass weder ein allgemeiner Rechtssatz noch eine patentrechtliche Sonderre-

gelung besteht, welche die Gerichte hindern würde, diejenige Übergangsregelung

zu finden und anzuwenden, welche sich aus der Natur der Sache nach allgemei-

nen Gerechtigkeitserwägungen als die richtige erweist (vgl. BGHZ, a. a. O., 229).

- 12 -

Die Rechtsentwicklung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes lässt

erkennen, dass auf Patente, die zwar vor dem Inkrafttreten des DDR-PatG 1990

angemeldet, aber noch nicht rechtskräftig auf ihre Schutzfähigkeit hin geprüft wor-

den sind, nicht mehr das DDR-PatG 1983, sondern das DDR-PatG 1990 anzu-

wenden ist. Dies ergibt sich aus Sinn und Zweck der gesetzgeberischen Aktivitä-

ten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Vereinigung der Bun-

desrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erfolgte mit

Einigungsvertrag vom 31. August 1990, der am 29. September 1990 in Kraft trat

(BGBl., a. a. O.). Zuvor war das Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über

die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom

25. Juni 1990 am 30. Juni 1990 in Kraft getreten (Bl. f. PMZ 1990, 345). Die darin

niedergelegten Grundsätze und Vereinbarungen über die Rechtsanpassung ver-

pflichteten den Gesetzgeber der DDR, die der grundgesetzlichen Grundordnung

entgegenstehenden Vorschriften nicht mehr anzuwenden (Kap. I Art. 2 und 4).

Ziel der gesetzgeberischen Arbeit in der DDR war daher die Herstellung der

Rechtseinheit durch eine möglichst schnelle und weitgehende Angleichung an das

Bundesrecht. Nur noch ausnahmsweise sollte DDR-Recht fortgelten (vgl. § 4

ErstrG; Mühlendahl / Mühlens, GRUR 1992, 725, 726). In Erfüllung dieser Ver-

pflichtung durch den Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 hat die DDR ihr Patentge-

setz 1983 mit Gesetz vom 29. Juni 1990, in Kraft seit dem 1. Juli 1990, an das

Bundesrecht angepasst. Insbesondere die Vorschriften über die Schutzvorausset-

zungen von Patenten gemäß §§ 5, 6 DDR-PatG 1990 gleichen nahezu wörtlich

den entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes, wobei hinsichtlich der

Auslegung und Anwendung der jeweiligen Begriffe keine Probleme entstehen

dürften (vgl. v. Mühlendahl/Mühlens, a. a. O., 737). Das DDR-Patentamt hat un-

verzüglich ab dem 1. Juli 1990 das DDR-PatG 1990 für Anmeldungen aus der Zeit

vor dem 29. Juni 1990 zugrunde gelegt (vgl. BPatG GRUR 1993, 659), wie sich

aus den von der Beklagten eingereichten Rechtsgutachten (ZSP Ni15, ZSP Ni20)

und der Auflistung erteilter einschlägiger Patente (ZSP Ni 16, ZSP Ni 17) ergibt.

- 13 -

Dies gilt umso mehr, als es sich bei dem Stoffschutz für Medikamente um ein

grundlegendes Prinzip des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und des inter-

nationalen Patentrechts handelte, der von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Das deutsche Stoffschutzverbot wurde bereits im Jahr 1969 aufgehoben, wobei

die legislative Änderung durch die Rechtsprechung weitgehend bereits vorwegge-

nommen worden war. Begründet wurde die von industriellen Kreisen initiierte

grundlegende Gesetzesänderung mit der Überlastung der Patentämter und der

notwendigen Anpassung an das Straßburger Patentübereinkommen von 1963,

das uneingeschränkte Patentfähigkeit von chemisch hergestellten Stoffen vorsah.

Damit zog die Bundesrepublik im Jahr 1968 mit anderen europäischen Staaten

und den USA gleich, die bereits seit längerem den Stoffschutz im Patentrecht

kannten. Die Zulassung des Stoffschutzes bildete eine wesentliche Voraussetzung

für den biotechnischen und genetischen Patentschutz (Schneider, Das Europäi-

sche Patentsystem, Campus Verlag GmbH 2010, S. 224 ff.). Auch das für die

Bundesrepublik Deutschland am 7. Oktober 1977 in Kraft getretene EPÜ kannte

und kennt den Stoffschutz für chemische und pharmazeutische Produkte (Ben-

kard, EPÜ, 2. Aufl., Art. 52 EPÜ Rn. 108 ff., Art. 54 Rn. 154 ff.; vgl. zu allem auch

BPatG GRUR 1993, 733- Schutzkappe für Hybridschaltkreise, BPatG 1 Ni 24/91),

die auch bei Anwendung des bei der Anmeldung geltenden DDR-Rechts zur Er-

mittlung des Norminhalts solche Auslegungsmittel und Auslegungsmethoden an-

wenden wollen, die von spezifisch sozialistischen Wertvorstellungen und Rechts-

maximen geprägt sind bzw. dem ordre public der Bundesrepublik Deutschland

widersprechen (BPatG GRUR 1993, 733 a. a. O.).

Es ist daher nicht einzusehen, warum der Gesetzgeber, der im Entwurf für das

DDR-Patentgesetz 1990 für andere Fälle Übergangsregelungen vorgesehen hat,

die Regelung der zentralen Rechtsfrage der Anwendung der geänderten Vor-

schriften über die Patentierungsvoraussetzungen, die sogar eine Anpassung an

die Terminologie und Inhalte der Patentgesetzes der Bundesrepublik Deutschland

enthielt („erfinderische T tigkeit“ statt „erfinderische Leistung“; „gewerblich“ statt

„industriell“) und insbesondere des wirtschaftlich sehr bedeutsamen Stoffschutzes

für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse übersehen haben sollte oder

- 14 -

durch das Unterlassen einer speziellen Regelung die Anwendung der neuen, ab-

gemilderten Patentierungsvoraussetzungen für bereits anhängige Patentanmel-

dungen ausschließen wollte. Dies insbesondere auch deshalb, weil wegen der

absehbar sehr kurzen Geltungsdauer des DDR-PatG 1990 von einigen Monaten

sein Anwendungsbereich sich nur auf die sehr wenigen Fälle der während seiner

Geltungsdauer in der DDR getätigten Patentanmeldungen beschränkt hätte und

die Änderungen hinsichtlich der Voraussetzungen der Patentierung darum ersicht-

lich praktisch leer gelaufen wären.

Das Argument der Klägerin, eine Anwendung des DDR-PatG 1990 auf bereits vor

dessen Inkrafttreten getätigte Anmeldungen führe zu unzulässigen Eingriffen in

das Eigentumsrecht sowohl des Anmelders als auch das der Inhaber anderer

Schutzrechte, greift schon aus grundsätzlichen Überlegungen nicht durch.

Soweit Rechte des Anmelders betroffen sind, handelt es sich zwar um der Eigen-

tumsgarantie unterfallende Rechtspositionen, die allerdings erst durch die Paten-

terteilung zum Vollrecht erstarken. Außerdem ist das Eigentumsrecht zum Einen

nur innerhalb der gesetzlichen Vorschriften geschützt und gibt insbesondere kein

Anrecht darauf, dass durch Veränderungen der Rechtslage Inhalt und Grenzen

vom Gesetzgeber neu definiert werden (vgl. etwa Busse, Patentgesetz, 7. Aufl.,

Einl Rn. 50, 51, Vor § 34 Rn. 79; Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., Einleitung

Rn. 151, § 34 Rn. 23; BVerfG, 1 BvR 198/08 vom 10.6.2009, Absatz-Nr. (1 bis 29);

BVerfG GRUR 1974, 142, 144, 145

– Offenlegung von Patentaltanmeldungen;

Schmidt/Bleibtreu/Klein, GG Kommentar zum Grundgesetz, 2011, Art. 14 II 1.

Seite 503; Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,

12. Aufl., Art. 14 Rn. 21; Sachs, Grundgesetz, 5. Aufl., Art. 14 Rn. 44). Zum ande-

ren beinhalten die neuen Regelungen keinen direkten Eingriff in bestehende

Rechte, sondern können lediglich Erwerbs- und Verwertungsaussichten schmä-

lern. Solche bloße Erwerbschancen schützt Eigentumsrecht aber nicht gegen Be-

einträchtigung durch den Gesetzgeber (vgl. dazu Jarass/Pieroth, a. a. O. Art. 14

Rn. 22; Sachs, Grundgesetz, 5. Aufl., Art. 14 Rn. 44).

- 15 -

Aus allen diesen Gründen kann sich der Senat der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs und verschiedener Senate des Bundespatentgerichts nicht anschlie-

ßen, die auf vor Inkrafttreten des DDR-Patentgesetzes von 1990 angemeldete,

aber unter dessen Geltung erteilte Patente das zum Zeitpunkt der Anmeldung

geltende DDR-PatG 1983 anwenden. Denn diese Entscheidungen betreffen

– so-

weit ersichtlich - nur Fälle, in denen sich die entscheidungserheblichen Regelun-

gen des alten und des neuen DDR-PatG nicht wesentlich unterschieden und ins-

besondere keine Fallgestaltungen, in denen das neuere, an das europäische

Recht und Recht der Bundesrepublik angepasste DDR-PatG geringere Anforde-

rungen stellte. Es bestand daher kein Anlass, die hier vorliegende Problematik und

die damit zusammenhängenden weiteren Gesichtspunkte in die Betrachtung ein-

zubeziehen.

Damit ist im vorliegenden Fall nicht zu prüfen, ob die Erteilung des Streitpatents

unter Verstoß gegen §§ 5 Abs. 6, 6 Abs. 2 Satz 1

DDR-PatG in der Fassung von

1983 erfolgt ist. Jedoch beruht das Streitpatent nicht auf einer erfinderischen

Leistung (Tätigkeit) im Sinne von § 5 DDR-PatG 1990.

II.

Das Streitpatent betrifft allgemein Adjuvans-Formulierungen zur Verwen-

dung bei der Steigerung der Wirksamkeit von Impfstoffen, insbesondere Adjuvan-

tien, die Öl-in-Wasser-Emulsionen enthalten (Streitpatent HE-Ni1 S. 2 Abs. 2).

Das Erscheinen neuer, mit der Technologie der rekombinanten DNA hergestellter

Untereinheit-Impfstoffe hat den Bedarf an sicheren und wirksamen Adjuvantien

gesteigert. Herkömmliche antivirale Lebend-Impfstoffe oder Virus-Totimpfstoffe

erfordern keine Adjuvantien. Die neuen, von rekombinanter DNA abgeleiteten

Untereinheit-Impfstoffe stellen im allgemeinen isolierte Proteine oder Protein-

Gemische dar und werden hier als molekulare Antigene bezeichnet, die, vergli-

chen mit ganzen Viren, eine begrenzte Immunogenität besitzen, wenn sie auch in

- 16 -

Bezug auf Sicherheit und Herstellungskosten wesentliche Vorteile gegenüber

den herkömmlichen Impfstoffen bieten. Diese Impfstoffe erfordern zum Erreichen

ihres vollen Potentials bei der Verhütung von Krankheiten Adjuvantien mit signifi-

kanten immunostimulatorischen Eigenschaften.

Zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents waren in den Vereinigten Staaten die

einzigen für die Anwendung beim Menschen zugelassenen Adjuvantien pharma-

zeutisch verträgliche Aluminiumsalze (Alum; im Folgenden so bezeichnet). Die

Adjuvantien sind für einige Impfstoffe, wie Hepatitis B, Diphtherie, Polio, Tollwut

und Grippe, eingesetzt worden, können aber für andere nicht verwendbar sein,

insbesondere wenn für den Schutz die Anregung der zell-vermittelten Immunität

erforderlich ist. Das vollständige Freund-Adjuvans (CFA) ist ein starkes Immuno-

stimulans, das mit vielen Antigenen auf experimenteller Basis erfolgreich verwen-

det worden ist. CFA enthält drei Bestandteile: ein Mineralöl, einen Emulgator wie

Arlacel A und abgetötete Mykobakterien wie Mycobacterium tuberculosis. Zur

Herstellung einer Wasser-in-ÖI-Emulsion werden wässrige Antigenlösungen mit

diesen Bestandteilen gemischt. CFA verursacht jedoch starke Nebenwirkungen

wie Schmerzen, Abszessbildungen und Fieber, was seine Verwendung sowohl in

menschlichen als auch in tierarzneilichen Impfstoffen verhindert. Das unvollstän-

dige Freund-Adjuvans (IFA) ist ähnlich dem CFA, jedoch ohne den bakteriellen

Bestandteil. IFA ist erfolgreich bei Menschen mit Grippe- und Polio-Impfstoffen

eingesetzt worden. Versuche haben aber gezeigt, dass sowohl das in IFA ver-

wendete Öl als auch der Emulgator bei Mäusen Tumore verursachen; dies zeigt,

dass ein anderes Adjuvans für die Verwendung beim Menschen besser geeignet

wäre.

Muramyldipeptid (MDP) stellt die kleinste Einheit des mykobakteriellen Zellwand-

komplexes dar, der die mit CFA beobachtete Adjuvans-Wirksamkeit erzeugt. Es

wurden viele synthetische Analoga von MDP entwickelt, die eine weite Spanne der

Adjuvans-Wirksamkeit und der Nebeneffekte zeigen. Drei Analoga, die besonders

nützlich als Impfstoff-Adjuvantien sein können, sind Threonyl- und N-Butyl-Deri-

vate von MDP sowie lipophile Derivate von Muramyltripeptid. Diese Verbindungen

- 17 -

stimulieren wirksam die humorale und zell-vermittelte Immunität und zeigen nied-

rige Toxizitäten. Ein vielversprechendes lipophiles Derivat von MDP ist N-Acetyl-

muramyl-L-alanyl-D-isoglutaminyl-L-alanin-2-[1,2-di-palmitoyl-sn-glycero-3-

3(hydroxyphosphoryloxy)]ethylamid (MTP-PE). Dieses Muramyltripeptid hat Phos-

pholipidenden, die die Assoziation des hydrophoben Teils des Moleküls mit einer

Lipid-Umgebung ermöglichen, während der Muramylpeptid-Teil mit der wässrigen

Umgebung assoziiert. Daher kann das MTP-PE selbst als Emulgator zur Bildung

stabiler Öl-in-Wasser-Emulsionen wirken. Ursprüngliche Versuche mit Mäusen in

den Laboratorien der in der vorliegenden Erfindung genannten Erfinder mit MTP-

PE zeigten, dass dieses Adjuvans bei der Stimulierung von Anti-HSV-gD-Antikör-

pertitern gegen Herpes Simplex-Virus-gD-Antigene wirksam ist und dass die Wirk-

samkeit erheblich gesteigert wurde, wenn das MTP-PE und das gD in Öl verab-

reicht wurden (IFA) und nicht in wässriger Lösung. Weil IFA für die Verwendung

beim Menschen nicht zugelassen ist, wurden für MTP-PE und das Antigen andere

Öl-Verabreichungssysteme untersucht. Eine Emulsion von 4 % Squalen mit 0,008

% Tween 80 und HSV-gD ergab bei Meerschweinchen eine sehr gute Immunität.

Diese Formulierung, MTP-PE-LO (wenig Öl), wurde durch Passieren durch eine

subkutane Nadel emulgiert und war ziemlich instabil. Dennoch ergab diese For-

mulierung hohe Antikörpertiter beim Meerschweinchen. Die MTP-PE-LO-Formulie-

rung war ebenso bei der Stimulierung der Immunreaktion von Meerschweinchen

auf das in Hefe hergestellte HIV Hüllprotein wirksam. Sowohl ELISA-Antikörpertiter

als auch virusneutralisierende Antikörpertiter wurden mit der MTP-PE-Formulie-

rung auf einen hohen Gehalt stimuliert. Wenn jedoch die gleiche Formulierung bei

großen Tieren wie Ziegen und Pavianen getestet wurden, waren die Zusammen-

setzungen nicht so wirksam, vgl. L. Sanchez-Pescador et al., J. Immunol., 141, 5,

1988, S 1720 bis 1727 (HE-Ni32), L. Lasky (ed) Technological Advances in Vac-

cine Development, L. Sanchez-Pescador et al., 1988, S. 455 bis 469 (HE-Ni33).

Aus EP 315 153 A2 (HE-D5) sind Impfstoffadjuvantien bekannt, die Polyoxyethy-

len-Polyoxypropylen-Blockpolymere enthalten (Streitpatent S. 2 Abs. 3 bis S. 3

Abs. 1).

- 18 -

Der Erfindung liegt davon ausgehend die Aufgabe zugrunde, die Wirksam-

keit von Impfstoffen beim Menschen und bei großen Tieren zu erhöhen, und eine

weitere Adjuvans-Formulierung bereitzustellen, die geeignet ist, Immunreaktionen

auf molekulare Antigene beim Menschen und bei großen Säugetieren zu stimulie-

ren (vgl. Streitpatent S. 3 Abs. 2 und 3).

Die Aufgabe wird gemäß Hauptantrag durch die Adjuvans-Zusammenset-

zung und die Impfzusammensetzung, die diese Adjuvans-Zusammensetzung ent-

hält, nach den Patentansprüchen 1 und 14 gelöst.

Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

Adjuvans-Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass sie

(1)

ein metabolisierbares Öl in einer Menge von 1 bis 12

Vol.-%

und

(2)

einen Emulgator in einer Menge von 0,05 bis 1 Gew.-%

enthält, wobei

(a)

das Öl und der Emulgator in Form einer ÖI-in-Wasser-

Emulsion mit Öltröpfchen, von denen mindestens 80%

einen Durchmesser von < 0,5 Mikron aufweisen, vorlie-

gen;

(b)

das metabolisierbare Öl Squalen ist,

(c)

der Emulgator einen Polyoxyethylensorbitanmono-, -di

oder -triester und/oder einen Sorbitanmono-, -di oder -

triester umfasst, und

(d)

die Zusammensetzung kein Polyoxypropylen-Po-

lyoxyethylen-Blockcopolymeres enthält.

Zuständiger Fachmann ist ein Galeniker mit Kenntnissen in der Herstellung

von geeigneten Darreichungsformen von Impfzusammensetzungen, der mit einem

- 19 -

Virologen und einem Biotechnologen zusammenarbeitet (vgl. BGH GRUR 2012,

482 - Pfeffersäckchen).

Der geltende beschränkte Patentanspruch 1 des Streitpatents (HE-Ni 1)

gemäß Hauptantrag geht aus den Ansprüchen 1 und 8 sowie S. 3 le Abs. bis S. 4

Abs. 1, S. 4 le Abs., S. 5 Z. 1 bis 2 und S. 7 Z. 7 bis 9 und 23 bis 28 der ursprüng-

lich offenbarten Unterlagen in deutscher Sprache gemäß dem erteilten Patent

DD 294 633 A5 (HE-Ni5) hervor. Die Patentansprüche 2 bis 14 entsprechen den

ursprünglich erteilten Ansprüchen 10 bis 13 und 20 bis 28. Die jeweiligen Ein-

schränkungen im Anspruch 1 gegenüber dem erteilten Patent sind ursprünglich

offenbart. Sowohl Squalen als metabilsierbares Öl (S. 4 le Abs.), die Menge an Öl

und Emulgator (S. 5 Z. 1 bis 2, S. 7 Z. 7 bis 9), die Öltröpfchengröße (S. 7 Z. 23

bis 28), als auch die Emulgatoren gemäß Merkmal 2(a) (Anspruch 8) werden je-

weils als bevorzugte Ausgestaltungen des erteilten Patents DD 294 633 A5 (HE-

Ni5) hervorgehoben. Sie sind, wie die Beispiele des erteilten Patents zeigen, auch

im Zusammenhang als bevorzugte Ausgestaltung des erteilten Patents anzuse-

hen. Eine unzulässige Erweiterung des Streitpatents durch das Beschränkungs-

verfahren ist daher nicht gegeben.

Im geltenden beschränkten Anspruch 1 wurde der im ursprünglich unge-

prüft erteilten Anspruch 1 der DD 294 633 A5 (HE-Ni5) verwendete offensichtlich

technisch

unzutreffende egriff „metabolisiertes“ Öl durch den durchg ngig der

eschreibung zu entnehmenden technisch zutreffenden egriff „metabolisierba-

res“ Öl ersetzt, der auch dem im Anspruch 1 der den Anmeldetag begründenden

englischen Unterlagen angegebenen B

egriff „metabolizable“ oil ents richt (vgl.

HE-Ni4 Anspruch 1, S. 6, Z. 27 bis S. 8 Z. 15). Es handelt sich daher vorliegend

um die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers, die weder das Streit-

patent noch den Schutzbereich des Streitpatents unzulässig erweitert (vgl. Schulte

PatG 9. Aufl. § 38 Rdn. 35, 36).

- 20 -

Es kann zwar dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der jeweiligen Pa-

tentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis V neu sind. Dafür

sprechen aber folgende Erwägungen:

Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 und der darauf rückbezogenen ne-

bengeordneten eine Impfzusammensetzung betreffenden Ansprüche sind durch

das Merkmal 2(d), wonach die Adjuvans-Zusammensetzung kein Polyoxypropy-

len-Polyoxyethylen-Blockcopolymeres enthält, gegenüber den aus HE-D5 be-

kannten Adjuvans-Zusammensetzungen abgegrenzt sind. Aus HE-D5 sind in einer

Ausführungsform Adjuvans-Zusammensetzungen in Form einer Öl-in Wasser-

Emulsion bekannt, die 0,2 bis 49% eines Tetra-Polyols, 0 bis 15% eines metaboli-

sierbaren Öls, 0,05 bis 5% eines Tensids auf Basis von Glykolethern und 0,0001

bis 10% eines speziellen Muramyldipeptidderivats in Wasser oder einer wässrigen

Lösung enthalten (Ansprüche 1, 9 und 10 i. V. m. S. 4 Z. 41 bis 46). Die Tetrapo-

lyole werden bei HE-D5 als N,N,N´,N´-Tetra-(polyoxypropylen-polyoxyethylen)-

1,2-diaminoethan Block-polymere des Tetronic®-Typs definiert (S. 9 Z. 2 bis 5).

Damit handelt es sich bei diesen oberflächenaktiven Mitteln bzw. Emulgatoren um

verzweigte Polyoxypropylen-Polyoxyethylen Blockpolymere, die Diaminoethan

enthalten. Alternativ zu den sogenannten Tetrapolyolen des Tetronic®-Typs ent-

halten die Zusammensetzungen der HE-D5 Polyoxypropylen-Polyoxyethylen

Blockpolymere des Pluronic®-Typs (Ansprüche 1, 11 und 12 i. V. m. S. 4 Z. 56 bis

S. 5 Z.

2 ). Diese „POP-POE- lock olymere“ werden als Polymere definiert, bei

denen sequentiell Propylenoxid und Ethylenoxid an eine reaktive Verbindung nied-

rigen Molekulargewichts, wie Propylenglykol, angelagert werden (S. 9 Z. 22 bis

30).

Zur Frage, ob der Disclaimer sowohl die in HE-

D als „POP-POE- lock olymere“

als auch die als Tetra-Polyole bezeichneten Polyoxypropylen-Polyoxyethylen-

Blockpolymere vom Umfang des Anspruchs 1 nach allen Anträgen ausnehmen

soll, ist dieser Begriff regelmäßig so zu deuten, wie ihn der angesprochene Fach-

mann nach dem Gesamtinhalt des Streitpatents unter Berücksichtigung der darin

offenbarten Lösung versteht. Die Merkmale eines Patentanspruchs, hier das

- 21 -

Merkmal „dass die usammensetzung kein Polyoxy ro ylen-Polyoxyethylen-

lockco olymer enth lt“, m ssen dabei aus der Patentschrift selbst, die insoweit

ihr eigenes Lexikon darstellt, ausgelegt werden (vgl. BGH GRUR 2001, 232, Ls

und Rd. 39

– Brieflocher; BGH GRUR 99, 909, 912 - Spannschraube). Nach den

Ausführungen im Streitpatent soll eine Ölemulsion in Abwesenheit anderer Kom-

ponenten, deren Verwendung in Submikronemulsionen für eine befriedigende Im-

munogenizität bereits im Stand der Technik gelehrt wird, nämlich Polyoxypropy-

len-Polyoxyethylen-Blockcopolymere, wie die zur Verwendung in Adjuvantien in

den US-PS 4 772 466 (HE-Ni18), US-PS 4 770 874 (HE-Ni19) und EP 0 315 153

(HE-Ni-D5) beschriebenen, hergestellt werden (Streitpatent S. 4 le Satz). Die

Druckschriften HE-Ni18 und HE-Ni19 nennen als Komponente der Adjuantien

zwar ausschließlich lineare POP-POE-Blockpolymere (HE-Ni18: Anspruch 1

i. V. m. Sp. 3 Z. 35 bis Sp. 4 Z. 8; NE-Ni19: Anspruch 1 i. V. m. Sp. 3 Z. 36 bis

Sp. 4 Z. 9) und auch in HE-D5 werden, wie oben erläutert, diese Blockpolymeren

beschrieben. Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerinnen sind aber durch diese

Erläuterung im Streitpatent, wonach die Ölemulsion ohne andere Komponenten,

deren Verwendung in Submikronemulsionen für eine befriedigende Immunogeni-

zität bereits im Stand der Technik gelehrt wird, und dem Hinweis auf die HE-D5

auch die dort als Tetrapolyole bezeichneten Polypropylenoxid-Polyethylenoxid-

Blockpoymere, die in HE-D5 als Komponenten für eine befriedigende Immuno-

genizität beschrieben werden, als Polypropylenoxid-Polyethylenoxid-Blockpoly-

mere aufzufassen, die die Zusammensetzungen des Streitpatents nicht enthalten

sollen. Im Übrigen wird dies auch vom Erfinder der HE-D5 im Gutachten HE-Ni22

so gesehen (Abschnitt 18) und entspricht der Auslegung der Beschwerdekammer

des EPA (HE-Ni11 S. 23, Abs. 5.3). Auch in Tabelle 1 auf S. 223 re Sp. der HE-D4

wird der in HE-D5 bevorzugt verwendete Tetronic

Typ T1501 (S. 9 Z. 14 bis 15)

als T1501 Blockpolymer bezeichnet.

Es bestehen darüber hinaus keine Bedenken bezüglich der Neuheit der Gegen-

stände der jeweiligen Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen gegenüber

den weiteren Entgegenhaltungen. Die Neuheit der Gegenstände des Streitpatents

- 22 -

gegenüber diesen Druckschriften wurde von den Klägerinnen auch in der mündli-

chen Verhandlung nicht in Frage gestellt.

Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag

und den Hilfsanträgen I bis IV und des Patentanspruchs 2 des Hilfsantrags V so-

wie der ein Adjuvans gemäß diesen Ansprüchen enthaltenden Impfzusammenset-

zung gemäß den Ansprüchen 14 (Hauptantrag), 3 (Hilfsanträge I und II) 15 (Hilfs-

anträge III, IV und V) beruhen jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Zur Lösung der Aufgabe konnte sich der Fachmann unter anderem auf die

in der Beschreibungseinleitung referierten Druckschriften HE-Ni32, HE-Ni33 sowie

HE-D5 stützen, die Adjuvanszusammensetzungen auf Basis von Öl-in-Wasser-

Emulsionen beschreiben. Die in HE-Ni32 und HE-Ni33 grob beschriebenen, von

der Patentinhaberin als instabil bezeichneten MTP-PE-LO Emulsionen, wobei LO

niedriger Ölgehalt bedeutet, enthalten neben dem Muramyltripeptid (MTP-PE) 4 %

Squalen als Ölkomponente und 0,008 % Tween 80

als Emulgator in Phosphat

gepufferter Salzlösung (vgl. HE-Ni32: S. 1721 re Sp. Abs. 2; HE-Ni33: S. 459

Abs. 1). Auch die in HE-D5 beschriebenen Adjuvansformulierungen in Form von

Öl-in-Wasser-Emulsionen enthalten Squalen als Ölkomponente, und Tween 80

als Emulsionsstabilisator (Ansprüche 1, 2, 4 und 5). Auf der Suche nach verbes-

serten Rezepturen - hier Adjuvans-Zusammensetzungen - lag es für den Fach-

mann ausgehend davon nahe, sich zunächst mit bekannten Zusammensetzungen

zu befassen und diese auf Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen (BGH GRUR

2010, 607, 611 Rdn. [70]

– Fettsäurezusammensetzung). Im Gegensatz zur Auf-

fassung der Beklagten standen also zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents Ad-

juvans-Zusammensetzungen in Form einer Öl-in-Wasser-Emulsion mit Squalen

als Ölkomponente und Tween 80

als Emulgator bzw. Emulsionsstabilisator im

Blickfeld des Fachmanns. In HE-Ni20 und HE-NI21 sind im Detail solche Ad-

juvans-Zusammensetzungen in Form von Öl-in-Wasser-Emulsionen angegeben,

die Tween 80

und Squalen enthalten. Die Zusammensetzung der HE-Ni20 weist

2 ml Squalen, also etwa 2 Vol.-%, und 0,2 % Tween 80

in 98 ml Salzlösung

(Sp. 4 Z. 42 bis 56) auf, die Zusammensetzung gemäß HE-Ni21 umfasst 50 µl

- 23 -

Squalen (etwa 4,75 Vol.-%), 2 µl Tween 80

(etwa 0,2 Gew.%) und 1000 µl Phos-

phat gepufferte Salzlösung (Sp. 11 Beispiel 1 und Sp. 12 Tab 3). Bei Tween 80

auch als Polysorbat 80 bezeichnet, handelt es sich um Polyoxyethylen-20-Sorbit-

anmonooleat, einen Polyoxysorbitanmonoester (vgl. Streitpatent S. 4 Abs. 6).

Diese Formulierungen entsprechen der von der Patentinhaberin beanspruchten

Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags bis auf die Angabe des

Durchmessers der Öltröpfchen gemäß Merkmal 2(a) des Anspruchs 1 gemäß

Hauptantrag. Sie stellen daher einen geeigneten Ausgangspunkt für die Lösung

der patentgemäßen Aufgabe dar. Nach Merkmal 2(a) des Anspruchs 1 weisen

mindestens 80% der Öltröpfchen in der Öl-in-Wasser-Emulsion einen Durchmes-

ser von <0,5 Mikron auf und liegen damit im Submikronbereich vor. Adjuvans-Zu-

sammensetzungen in Form von Öl-in-Wasser-Emulsionen im Submikronbereich

sind aber bereits bekannt (vgl. HE-D6 Abstract, S. 170 li Sp. Abs. 2; HE-D5, An-

spruch. 1, S. 3 Z. 4 bis 9). Diese Öl-in Wasser-Emulsionen im Submikrobereich

werden bevorzugt mittels eines Mixers, der starke Scherkräfte ausübt, wie dem

Mikrofluidizer®, mikrofluidisert. Diese Emulsionen sind gegenüber nicht mikroflui-

disierten Emulsionen lagerstabiler, wie HE-D5 zeigt (vgl. Beispiel 1, Tabelle 1):

Antikörpertiter der Formulierungen 2 (ohne Mikrofluidisierung) und 4 (mit Mikroflui-

disierung) nach 4 und 6 Wochen. Sie erfüllen auch die Forderung für intravernös

zu verabreichende Emulsionen, wonach diese keine Tröpfchen > 1µm aufweisen

dürfen, wobei Tröpfchendurchmesser < 0,5 µm, insbesondere im Bereich von 0,25

bis 0,4 µm, bevorzugt sind (HE-D6 S. 170 li Sp. Abs. 2). Der Fachmann konnte

daher erwarten, dass sich aus dem Ergreifen dieser Maßnahme, nämlich dem Be-

reitstellen der Öl-in-Wasser-Emulsion im Submikronbereich gemäß Merkmal 2(a)

des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag eine angemessene Erfolgserwartung für die

Lösung des sich stellenden Problems ergab (vgl. BGH GRUR 2012, 803

– Calci-

potriol-Monohydrat). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist

daher vom Stand der Technik nahegelegt.

Die Beklagte hat vorgetragen, dass der Fachmann NiK20 nicht als Ausgangspunkt

für die Entwicklung einer Adjuvans-Zusammensetzung in Betracht ziehen würde,

da nach dieser Druckschrift Lipid-Emulsionen gegenüber den Öl-in-Wasser-Emul-

- 24 -

sionen vorteilhafter seien, wie aus den Tabellen 1 und 2 auf den Spalten 7 und 8

hervorgehe. Diese Argumentation kann aber nicht durchgreifen. Dies mag zwar für

die genannten Tabellen zutreffen. Die Öl-in-Wasser-Emulsion mit Tween 80

und

Squalen gemäß Sp. 4 Z. 42 bis 56 wurde dabei aber nicht berücksichtigt. Im Übri-

gen werden im Anspruch 1 von NiK20 Öl-in-Wasser-Emulsionen und Lipid-Emul-

sionen als gleichwertig beansprucht. Die im Streitpatent als Stand der Technik

referierten Druckschriften zeigen auf jeden Fall Vorteile gerade der Öl-in-Wasser-

Emulsionen (MTP-PE-LO) mit geringem Ölgehalt gegenüber anderen Formulie-

rungen, nämlich den höchsten Antikörper-Titer (HE-Ni33 S. 463, Tabelle 3 bis 464

Tabelle 4) und die geringsten lokalen Nebenwirkungen bei Verabreichung durch

die Pfote oder intramuskulärer Verabreichung (HE-Ni32 S. 1724 re Sp. Z. 8 bis

11). Nach HE-D1 sind Öl-in-Wasser-Emulsionen die bevorzugten Adjuvans-Vehi-

kel (S. 138 li Sp. Abs. 1).

Auch der Einwand der Beklagten, dass der Fachmann HE-NiK20 wegen der Toxi-

zität des unter anderem verwendeten Trehalose-Dimycolats (TDM) nicht in Be-

tracht gezogen hätte, kann nicht durchgreifen. TDM wird zwar in HE-NiK30 als

toxisch beschrieben (S. 159 re Sp. Abs. 3). Bei HE-NiK20 wird aber der Öl-in-

Wasser-Emulsion als Adjuvans-Vehikel vornehmlich rafiniertes entgiftetes Endoto-

xin (RDE) als immunostimulierende Substanz zugesetzt, wogegen TDM nur optio-

nal eingesetzt wird, (vgl. Anspruch 1). Im Übrigen kommt es beim Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf die zuzusetzenden immunostimulieren-

den Substanzen an, sondern auf die Bereitstellung einer Adjuvans-Zusammenset-

zung, der dann solche Substanzen zugesetzt werden können. Auch wird der

Fachmann die in HE-D5 beschriebene Mikrofluidisierung der Öl-in-Wasser-Emul-

sion im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten aufgreifen, obwohl in HE-D5 der

Gesamtemulgatorgehalt wegen des Zusatzes der POP-POE-Blockpolymeren auch

im Beispiel 1 über der Emulgatormenge des Gegenstands des Anspruchs gemäß

Hauptantrag liegt. Zum einen kommt es im Beispiel 1 nicht auf die Emulga-

tormenge an, die im Übrigen nicht variiert wird, sondern auf den Vergleich mikro-

fluidisiert zu nicht mikrofluidisiert, zum anderen ist die Bereitstellung der Öl-in-

Wasser-Emulsion im Submikronbereich in HE-D5 erfindungswesentlich, wie be-

- 25 -

reits der Anspruch 1 zeigt. Auch HE-D1 zeigt die Vorteile von Öl-in-Wasser-Emul-

sionen mit kleinen Öltröpfchen. Demnach führt eine kleine Tröpfchengröße ohne

Aggregation der Tröpfchen zu stabilen Emulsionen (S. 140, Figur 2 (a)). Die Stabi-

lität ist zwar auch abhängig von der Emulgatorkonzentration (vgl. Tabelle 6), wie

die Beklagte vorträgt, so dass 1%ige Emusionen nicht immer stabil sind (S. 143 li

Sp. vorle Abs.). Der Fachmann wird aber deshalb die Vorteile kleiner Öltröpfchen

nicht in Frage stellen. Im Übrigen hat der Fachmann ausgehend von NE-Ni20 ge-

nügend Spielraum, im Rahmen des im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag genannten

Bereichs von 0,05 bis 1 Gew.-% an Emulgator eine für die Öl-in Wasser-Emulsion

gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags optimale Emulgatormenge für eine stabile

Emulsionen einzusetzen. In HE-Ni29 werden zwar keine Öltröpfchengrößen der

Öl-in-Wasser-Emulsionen angegeben, und eine Anregung zu Öltröpfchengrößen

gemäß Merkmal 2(a) des Anspruchs gemäß Hauptantrag mag HE-Ni29 nicht zu

entnehmen sein, wie die Beklagte vorträgt. NiK29 beschreibt aber jedenfalls, dass

die Adjuvansaktivität mit kleiner Öltröpfchengröße ansteigt und dass die biologi-

sche Aktivität eines oberflächenaktiven Adjuvans direkt mit der exponierten Ober-

fläche der Emulsion variiert (S. 3174 li Sp. Abs. 2). HE-Nik 29 kann daher den

Fachmann nicht von der Lösung der Aufgabe durch den Gegenstand des An-

spruchs 1 gemäß Hauptantrag wegführen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher mangels

erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig.

10.

Auch die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge I

bis IV und der Patentansprüche 2 der Hilfsanträge III und V beruhen nicht auf ei-

ner erfinderischen Tätigkeit und haben deshalb keinen Bestand.

11.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Emulgator gemäß Merkmal 2(c)

Tween 80

umfasst, und die Zusammensetzung gemäß Merkmal 2(e) keinen im-

munostimulierenden Emulgator enthält. Zur Frage welche Substanzen durch den

Disclaimer gemäß Merkmal 2(e) vom Umfang des Anspruchs 1 ausgenommen

- 26 -

werden sollen, ist dieser Begriff, wie vorstehend unter Punkt 7 ausgeführt, aus der

Patentschrift selbst auszulegen. Nach den Ausführungen im Streitpatent sind Be-

griffe wie Immunostimulans und Emulgator ausreichend bekannt, um diese Ver-

bindungen dem Fachmann ohne weitere Beschreibung zu bezeichnen (S. 3 Z. 22

bis 27 von unten). Des Weiteren braucht der Emulgator, der von Polyoxypropylen-

Polyoxyethylen-Blockcopolymeren verschieden ist, womit nach Streitpatent diese

Blockcopolymeren als Emulgatoren im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin zu

verstehen sind, keine besondere immunostimulierende Aktivität zu besitzen, weil

die Ölzusammensetzung selbst als Adjuvans dienen kann. Immunostimulantien

können entweder getrennt vom Emulgator und dem Öl sein, oder das Immunosti-

mulans und der Emulgator können ein und dasselbe Molekül sein. Beispiele für

vereinte Emulgatoren/Immunostimulantien sind die lipophilen Muramylpeptide, die

in HE-Ni32 und HE-Ni-33 beschrieben werden. Diese Verbindungen enthalten das

basische n-Acetylmuramylpeptid (hydrophiler Rest), das als immunostimulierende

Gruppe wirkt, und ebenso einen lipophilen Rest, der der resultierenden Verbin-

dung oberflächenaktive Eigenschaften verleiht (S. 5 Z. 1 bis 15). Solche Substan-

zen werden somit vom Umfang des Anspruchs 1 des Hilfsantrags ausgenommen,

obwohl sie gemäß den Ausführungen im Streitpatent bevorzugt sind (S. 5 Z. 15

bis17).

Zur Bereitstellung einer Adjuvans-Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des

Hilfsantrags, die keinen immunstimulierenden Emulgator enthält, konnte der

Fachmann von der aus HE-Ni21 bekannten Adjuvans-Zusammensetzung ausge-

hen, die, wie vorstehend unter Punkt 9 erläutert, entsprechend den Merkmalen 1,

2, 2(b), 2(c), und 2(d), in Form einer Öl-in-Wasser-Emulsion Squalen und Tween

enthält (vgl. Sp.

12 Tabelle 3, „Third Test Com osition“). Als Immunostimulans

wird in dieser Zusammensetzung N-acetylmuramyl-L-threonyl-D-Isoglutamin ein-

gesetzt, das auch gemäß Streitpatent verwendet werden kann (vgl. S. 6 vorletzter

Absatz, 3. Beispiel von oben). Bei diesem Muramylpeptid handelt es sich nicht um

einen immunstimulierenden Emulgator im Sinne des Streitpatents, der gemäß

Merkmal 2(e) vom Umfang des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 auszunehmen ist.

Denn diesem Peptid fehlt der lipophile Rest, der der resultierdenden Verbindung

- 27 -

oberflächenaktive Eigenschaften verleihen würde. Wie vorstehend unter Punkt 9

dargelegt, brauchte der Fachmann dann zur Verbesserung der Zusammensetzung

lediglich den Anregungen in HE-D5 und HE-D6 folgen und diese Formulierungen

mit Öltröpfchengrößen gemäß Merkmal 2(a) bereitstellen.

Der Einwand der Beklagten, dass der Fachmann keine gegenüber anderen Zu-

sammensetzungen schlechtere Zusammensetzung als Ausgangspunkt wähle, wie

Tabelle 7 in Sp. 13 der HE-Ni21 zeige, kann nicht durchgreifen. Es ist zwar zuzu-

stimmen, dass mit dieser Testzusammensetzung nur ein relativ geringer Antikör-

pertiter ermittelt wurde. Aber genau dieser Umstand wird mit dem Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 in Kauf genommen. Denn gemäß Streitpatent sind

immunstimulierende Emulgatoren als Zusätze bevorzugt. Das Muramylpeptid

(MTP-PE) mit lipophilem Dipalmitoyl-Rest wird dabei besonders herausgestellt

(S. 5 Z. 15 bis 17, S. 7 Z. 17 bis 14 von unten, S. 8 Beispiel 1 le Abs.). Die Frage,

ob hier bereits deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht gegeben sei, wie die Klä-

gerinnen vortragen, da die Auswahl einer von mehreren nach dem Stand der

Technik für den Durchschnittsfachmann erkennbaren Alternativen zur Lösung des

technischen Problems nicht schon deshalb als auf erfinderischen Tätigkeit beru-

hend anzusehen sei, weil aus der Sicht des Durchschnittsfachmann andere Lö-

sungen besser geeignet oder vorteilhafter erscheinen, brauchte vorliegend daher

nicht geklärt werden (BGH GRUR 1996, 857 1.Ls

– Rauchgasklappe).

12.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags II ist ebenfalls

vom Stand der Technik nahegelegt. Er weist gegenüber dem Anspruch 1 gemäß

Hilfsantrag I das zusätzliche Merkmal 2(f) auf, wonach die Emulsion durch ein ein-

zelnes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es sich dabei um Tween 80

handelt. Auch dieses Merkmal konnte der Fachmann aus HE-Ni21 entnehmen.

Denn die Testzusammensetzung gemäß Tabelle 3 in Sp. 12 enthält nur ein Ten-

sid, nämlich das nichtionische Tensid Tween 80

. Mit diesem Merkmal kann daher

das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründet werden. Der Gegen-

stand dieses Anspruchs ist daher gleich dem Gegenstand des Hilfsantrags I zu

beurteilen.

- 28 -

13.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 der Hilfsanträge III und IV sind

identisch und entsprechen dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I mit dem

Unterschied, dass

das Merkmal 2(e) lautet: „wobei die Emulsion durch ein einzel-

nes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es sich dabei um Tween 80® han-

delt“. Dieses Merkmal ents richt dem Merkmal 2(f) des Hilfsantrags II und ist – wie

vorstehend dargelegt

– in HE-Ni21 vorbeschrieben. Die Gegenstände dieser Pa-

tentansprüche sind daher gleich dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß

Hilfsantrag II nahegelegt.

14.

Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 2 des Hilfsantrags III

und des gleichlautenden Patentanspruchs 2, der den Hauptanspruch des Hilfsan-

trags V bildet, ist durch Merkmal 2(a) entsprechend dem Patentanspruch 1 des

Hilfsantrags I dadurch beschränkt, dass der Emulgator keine immunstabilisierende

Aktivität besitzt und der Emulgator Tween 80

umfasst. Diese Patentansprüche

sind somit dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I inhaltsgleich und daher ent-

sprechend den Ausführungen zum Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I ebenfalls

nahegelegt.

15.

Mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 fallen auch die mit dem Haupt- und

den Hilfsanträgen verteidigten Unteransprüche des Hauptantrags und der Hilfsan-

träge I bis V. Im Übrigen lassen auch die Gegenstände dieser verteidigten Unter-

ansprüche keinen eigenen erfinderischen Gehalt erkennen. Ein solcher wurde von

der Beklagten auch nicht geltend gemacht.

16.

Auch die auf eine Impfzusammensetzung gerichteten Patentansprüche 14

(Hauptantrag), 3 (Hilfsanträge I und II) 15 (Hilfsanträge III, IV und V), die gemäß

Haupt- und den Hilfsanträgen jeweils eine immunostimulierende Menge des Ad-

juvans nach den jeweiligen Ansprüchen 1 und bei Hilfsantrag III zusätzlich nach

Anspruch 2 enthalten, sind vom Stand der Technik nahegelegt. Denn auch den

aus den Entgegenhaltungen HE-Ni20 und HE-Ni21 bekannten Adjuvans-Zusam-

mensetzungen werden Impfzusammensetzungen, die eine immuno-stimulierende

Menge einer Antigen-Substanz enthalten, zugefügt (vgl. HE-Ni20 Ansprüche 1 und

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9 bis 14; HE-Ni21 Sp. 11 bis 13, Beispiel 1). Die Impfzusammensetzungen sind

daher entsprechend den Adjuvans-Zusammensetzungen gemäß den jeweiligen

Patentansprüchen 1 aller Anträge und den Patentansprüchen 2 der Hilfsanträge III

und V zu beurteilen. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt ist auch bei diesen

Gegenständen nicht zu erkennen und wurde von der Beklagten auch nicht geltend

gemacht. Sie sind daher ebenfalls nahegelegt. Diese auf eine Impfzusammenset-

zung gerichteten Patentansprüche haben daher ebenfalls keinen Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

IV.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und

innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karls-

ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-

ständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Mo-

naten nach der Verkündung.

- 30 -

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm

Guth

Dr. Gerster

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

prö