Urteil des BPatG vom 02.09.2015

Marke, Widerspruchsverfahren, Rücknahme, Erstinstanzliches Gericht

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 52/13

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

…

betreffend die Marke …

(hier: Beschwerde gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im

schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 2. September 2015 unter Mitwirkung

der Vorsitzenden Richterin Friehe und Richterinnen Uhlmann und Dorn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Kostenschuldnerin wird der Kosten-

festsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 vom 4. April 2013,

Az. 28 W (pat) 10/11 KoF 57/13, aufgehoben. Der Kostenfest-

setzungsantrag der Kostengläubigerin vom 4. Dezember 2012

wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Kostengläu-

bigerin und Beschwerdegegnerin auferlegt.

G r ü n d e

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Festsetzung der Kosten in einem

Widerspruchsverfahren, nachdem sie die Beschwerde gegen die Zurückweisung

ihres Widerspruchs gegen die Marke der Kostengläubigerin zurückgenommen hat.

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Die Kostenschuldnerin hat gegen die am 26. Februar 1996 unter der Nummer

395 44 613.9 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte

395 32 089.5 eingetragenen prioritätsältern Marke Widerspruch erhoben. Nach-

dem die Markenstelle für Klasse 29 die angegriffene Marke mit Erstbeschluss vom

28. Juni 2004 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht hatte, hat die Inhaberin der

angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt und mit Schriftsatz vom 12. Mai 2010

die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Mit Erinnerungsbeschluss vom 27. Okto-

ber 2010 hat die Markenstelle für Klasse 29 des DPMA den angefochtenen

Beschluss aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da die Wider-

sprechende keine Benutzungsunterlagen vorgelegt hatte. Weder der Erstbe-

schluss noch der Erinnerungsbeschluss enthält eine Kostenentscheidung, auch

Kostenanträge sind im Widerspruchsverfahren nicht gestellt worden.

Gegen den Erinnerungsbeschluss hat die Widersprechende und hiesige Be-

schwerdeführerin Beschwerde vor dem erkennenden Senat eingelegt, die unter

dem Aktenzeichen 28 W (pat) 10/11 geführt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat

beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Nach Anberaumung eines Termins

zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch am

11. Juni 2012 zurückgenommen. Benutzungsunterlagen hat sie auch im Be-

schwerdeverfahren nicht vorgelegt. Daraufhin hat die Inhaberin der angegriffenen

Marke mit Schriftsatz vom 12. Juni 2012 beantragt, der Beschwerdeführerin die

Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Be-

schwerdeführerin hat sich zu dem Antrag nicht geäußert.

Mit Beschluss vom 17. September 2012 hat der erkennende Senat wie folgt

entschieden: „Die Kosten des Verfahrens werden der Beschwerdeführerin und

Widersprechend

en auferlegt“. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, die

Kosten seien gemäß § 71 MarkenG der Widersprechenden aufzuerlegen, da sie

seit 23 Monaten keine Benutzungsunterlagen vorgelegt habe. Zum Wortlaut des

Beschlusses im Einzelnen wird auf Blatt 47 bis 52 der Beiakten 28 W (pat) 10/11

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verwiesen. Mit Beschluss des erkennenden Senats vom 28. Februar 2013 ist der

Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 50.000

€ festgesetzt worden.

Mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2012 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke

beim DPMA unter Berufung auf den Beschluss des erkennenden Senats vom

17. September 2012 die Festsetzung ihrer Kosten für das Widerspruchsverfahren

auf 4.231,89

€ und Streitwertfestsetzung auf 50.000 € beantragt. Den darüber

hinaus in diesem Schriftsatz enthaltenen Antrag auf Festsetzung der Kosten des

Beschwerdeverfahrens hat sie mit Schriftsatz vom 16. Januar 2013 zurückge-

nommen.

Die Markenabteilung 3.2 hat mit Beschluss vom 4. April 2013 die von der

Widersprechenden zu erstattenden Kosten für das Widerspruchsverfahren auf

2.214,30

€ festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Der

Beschluss wurde der Beschwerdeführerin nach einem vergeblichen Zustellversuch

gegen Empfangsbekenntnis ausweislich Zustellungsurkunde am 13. Juni 2013

zugestellt.

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 27. Juni 2013 Be-

schwerde eingelegt. Sie hat vorgetragen, die Kostenentscheidung des erkennen-

den Gerichts beziehe sich nur auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Dies

ergebe sich aus den Gründen des Beschlusses und aus dem nachfolgenden

Beschluss über die Gegenstandswertfestsetzung, der sich nur auf das Beschwer-

deverfahren beziehe. Hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens müsse

es bei der gesetzlichen Regelung bleiben, dass jeder Beteiligte seine Kosten

selbst trage, denn weder der Erstbeschluss noch der Erinnungsbeschluss hätten

eine Kostenregelung enthalten. Für eine Entscheidung über die Kosten des

Erinnerungsverfahrens sei im Beschwerdeverfahren deshalb kein Raum gewesen.

Zudem habe auch kein Grund bestanden, der Beschwerdeführerin die Kosten des

Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Denn die lange Verfahrensdauer bis zur

Erinnerungsentscheidung beruhe nicht auf einem Verhalten der Widersprechen-

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den, sondern auf den vielfachen Aussetzungsanträgen der Inhaberin der ange-

griffenen Marke.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 des

Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. April 2013 aufzu-

heben und den Kostenfestsetzungsantrag der Beschwerdegeg-

nerin vom 4. Dezember 2012 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, der Kostenfestsetzungsbeschluss sei zutreffend, weil er auf der

rechtskräftigen Kostenentscheidung des erkennenden Gerichts beruhe. Diese

erfasse auch die Kosten des Widerpruchsverfahrens. Der Tenor sei dahingehend

zu verstehen, dass der Widersprechenden die gesamten Kosten des Verfahrens

einschließlich des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden seien. Denn er

enthalte keine Zurückweisung des Antrags, die Kosten des Widerspruchs-

verfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen. Auch der erste Satz der

egründung „Der nach § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag der Inhaberin der

angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrnes auf-

zuerlegen, ist begründet.“ weise darauf hin, dass dem Kostenantrag der dortigen

Beschwerdegegnerin im vollen Umfang stattgegeben werde. Auch beziehe sich

die Begründung inhaltlich auf das missbräuchliche Verhalten der Beschwer-

deführerin während des Widerspruchsverfahrens, in dem die Beschwerdeführerin

keine Benutzungsunterlagen vorgelegt habe. Der Umstand, dass die Kosten-

entscheidung lediglich auf § 71 MarkenG und nicht auf § 63 MarkenG gestützt sei,

schränke den Umfang der Kostenentscheidung nicht ein, da das Gericht im

Rahmen der Beschwerde auch über die Kosten des Widerspruchsverfahrens

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entscheiden könne. Selbst wenn der Beschluss aber rechtlich fehlerhaft sei, könne

dies im Kostenfestsetzungsverfahren nicht mehr gerügt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 63 Abs. 3 Satz 3 und 4, 66 Abs. 1 MarkenG zulässige,

insbesondere rechtzeitig innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eingelegte

Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung hat

auch in der Sache Erfolg.

Der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss war aufzuheben, weil er ohne eine

zugrunde liegende Kostenentscheidung ergangen ist.

Gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 103 Abs. 1 ZPO können in einem

Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu

erstattende Kosten nur aufgrund eines zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titels

geltend gemacht werden. Da im Widerspruchsverfahren zwischen den Beteiligten

durch die Markenstelle keine Kostenentscheidung getroffen worden ist, kommt als

Kostenfestsetzungsgrundlage nur der Beschluss des erkennenden Senats vom

17. September 2012 im Beschwerdeverfahren Az:. 28 W (pat) 10/11 in Betracht.

Dieser regelt jedoch nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens und enthält keine

Regelung hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA,

wie sich aus der Auslegung des Beschlusses ergibt.

Kostengrundentscheidungen dürfen und müssen im Rahmen der Kostenfest-

setzung ausgelegt werden, solange nicht Wortlaut und Sinn eindeutig sind

(Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann Zivilprozessordnung, 70. Auf. 2012, Einf.

§§ 103

– 107 Rn. 19). Der Tenor des Beschlusses „Die Kosten des Verfahrens

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werden der Beschwerdeführerin und Widersprechenden auferlegt“ ist auslegungs-

bedürftig, weil aus ihm selbst nicht eindeutig hervorgeht, ob mit „Verfahren“ nur

das Beschwerdeverfahren oder das gesamte Verfahren einschließlich des Wider-

spruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemeint ist. Nur

wenn die Auslegung eindeutig ergibt, dass auch das Widerspruchsverfahren von

der Entscheidung umfasst sein soll, kann der Kostenbeschluss als Grundlage für

den durch die angegriffene Entscheidung festgesetzten Kostenerstattungsan-

spruch dienen.

Wie sich aus der Begründung des Beschlusses ergibt, sind mit „Kosten des

Verfahrens“ nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemeint. Denn in den

Gründen ist als Anspruchsgrundlage für die Kostenerstattung § 71 MarkenG

genannt, der lediglich die Kosten des Beschwerdeverfahrens regelt (Strö-

bele/Hacker Markengesetz, 12. Aufl. 2014 § 71 Rn. 1). Auch die Begründung für

die Kostenauferlegung bezieht sich in erster Linie auf das Verhalten der

Widersprechenden im Beschwerdeverfahren, nämlich die Einlegung der Be-

schwerde ohne Vortrag und Vorlage von Unterlagen zur rechtserhaltenden

Benutzung der Widerspruchsmarke über einen Zeitraum von 23 Monaten bis zur

Rücknahme der Beschwerde unmittelbar vor dem Verhandlungstermin. Aus dem

Verhalten der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren einschließlich des

Erinnerungsverfahrens hat der erkenende Senat dagegen keine besonderen

Billigkeitsgründe für die Kostenauferlegung abgeleitet, was aber Voraussetzung

für eine Auferlegung der im Erinnerungsverfahren entstandenen Kosten gewesen

wäre. Aus der bloßen Feststellung, dass die Einrede der Nichtbenutzung bereits

im Erinnerungsverfahren erhoben worden ist, lässt sich nicht ableiten, dass der

Senat das Verhalten der Beschwerdeführerin im Erinnungsverfahren zum Anlass

für eine Kostenauferlegung betreffend das Erinnerungsverfahren genommen hat,

zumal dafür keine Veranlassung bestand. Der Umstand, dass die Beschwer-

deführerin auf die erst im Laufe des Erinnungsverfahrens erhobene Nichtbe-

nutzungseinrede innerhalb von fünf Monaten bis zur Entscheidung über die

Erinnerung keine Ausführungen zur Benutzung gemacht hat, hätte eine

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Auferlegung der bis zur Erhebung der Nichtbenutzungseinrede weitgehend schon

entstandenen Kosten auf die Beschwerdeführerin nicht gerechtfertigt.

Allerdings ist der Einwand der Beschwerdegegnerin zutreffend, dass sie nach

Rücknahme des Widerspruchs beantragt hat, der Widersprechenden sowohl die

Kosten des Beschwerdeverfahrens als auch die Kosten des Erinnerungs-

verfahrens aufzuerlegen, der Senat also gehalten war, über beide Anträge zu

entscheiden, und eine Teilzurückweisung in der Kostenentscheidung nicht

ausgesprochen worden ist. Daraus kann aber aber nicht zwingend abgeleitet

werden, dass der Tenor des Beschlusses auch die Kosten des Widerspruchs-

verfahrens erfasst.

Denn anders als das Berufungsgericht in Verfahren der Zivilprozessordnung trifft

das Bundespatentgericht als erstinstanzliches Gericht im Beschwerdeverfahren im

Rahmen seiner Kostenentscheidung keine Entscheidung über die Kosten des

Erinnerungsverfahrens, da diese nicht zu den Prozesskosten gehören. Zuständig

für die Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens ist gemäß § 63

Abs. 1 MarkenG das DPMA. Das Bundespatentgericht entscheidet über die

Kosten des Erinnerungsverfahrens nur dann, wenn die Kostenverteilung im

Widerspruchsverfahren Gegenstand des Beschwerdeverfahrens in der Haupt-

sache geworden ist. Dazu ist es erforderlich, dass der Beschluss der Markenstelle

über den Widerspruch oder die darin getroffene Kostenentscheidung durch eine

Beschwerde oder eine Anschlussbeschwerde der Kostenantragstellerin ange-

griffen worden sind. Dies war jedoch bis zur Rücknahme des Widerspruchs nicht

der Fall. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Beschwerde und bis zur

Rücknahme des Widerspruchs auch keine Anschlussbeschwerde gegen den

Erinnerungsbeschluss erhoben. Sie hat auch bis dahin keinerlei Ausführungen zur

Frage der Kostenerstattung gemacht. Zwar ist die Rücknahme des Widerspruchs

der Rücknahme der Beschwerde nicht gleichzusetzen. Das Beschwerdeverfahren

wurde durch die Rücknahme des Widerspruchs nur in der Hauptsache beendet,

sodass manches dafür spricht, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke auch

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noch nach Rücknahme des Widerspruchs Anschlussbeschwerde erheben konnte

(BGH NJW 1983, 1858; Ströbele/Hacker Markengesetz, 12. Aufl. 2014, § 66

Rn. 51).

Im Beschluss findet sich jedoch kein Anhaltspunkt dafür, dass der Senat den

Antrag als zulässige Anschlussbeschwerde behandelt und eine Kostenent-

scheidung auch hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens getroffen hat. Insbe-

sondere fehlen dazu Ausführungen in der Begründung oder ein Zitat der insoweit

einschlägigen Vorschriften der §§ 66, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 567 Abs. 3

ZPO. Vielmehr ist davon auszugehen, dass nur über die Kosten des

Beschwerdeverfahrens entschieden, über den Antrag auf Auferlegung der im

Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten dagegen irrtümlich keine Entschei-

dung getroffen worden, der Beschluss insoweit also unvollständig ist. Als

Anspruchsgrundlage für eine Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren schei-

det er deshalb aus.

Daher war der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss mangels Rechtsgrund-

entscheidung aufzuheben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 71 Abs. 1 MarkenG. Da die Beschwer-

deführerin im Ergebnis in vollem Umfang obsiegt hat, erscheint es angemessen,

der Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Es

entspricht in Nebenverfahren in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die ihm

entstandenen Kosten zu erstatten, um ihm auf diese Weise nicht durch Belastung

mit Verfahrenskosten gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen

(Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rn. 24).

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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-

haft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes

kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg

abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er

nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-

ten über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-

wältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und

innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof,

Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechts-

beschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert wer-

den.

Friehe

Uhlmann

Dorn