Urteil des BPatG vom 19.11.2014
Glaubhaftmachung, Inhaber, Rücknahme, Wortmarke
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 123/12
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die eingetragene Marke 30 2009 040 859
(hier: Kostenentscheidung)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. November 2014 durch die Richterin Dorn, den Richter Hermann und die
Richterin Kriener
beschlossen:
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerde-
führerin und Widersprechenden auferlegt.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 16. März 2010 unter der Nummer 30 2009 040 859 als Marke für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 35 und 42 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortmarke
Egg and Dart
ist, beschränkt auf die Waren der Klasse 12, aus der seit dem 27. November 1990
für Waren der Klassen 12 und 22 eingetragenen Wortmarke 1 168 642
DART
- 3 -
Mit Beschlüssen vom 7. Februar 2012 und 22. August 2012, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 12 des
DPMA den Widerspruch zurückgewiesen und im Erstbeschluss eine Ver-
wechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der Marken, im Erinnerungsbeschluss die
hinreichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke verneint. Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt,
dass den eingereichten Unterlagen - im wesentlichen Abdrucke von Internetseiten
mit Abbildungen eines Segelbootes mit der Bezeichnung „Dart 16“ - keine
Angaben zum Umfang der Verwendung der Marke durch die Widersprechende, zu
der Art der Benutzung oder auch zu den Waren, für die sie benutzt worden sei,
entnommen werden könnten. Die zum Nachweis der Benutzung angebotene
Zeugeneinvernahme stelle kein präsentes Beweismittel dar, eine Vernehmung des
angebotenen Zeugen habe nicht erfolgen können.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 29. Oktober 2012 erhobene
Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat die Beschwerde nicht begründet und
auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchs-
marke vorgelegt. Auf die Terminsladung vom 11. Juni 2014 hat sie am 24. Juni
2014 um Verlegung des Termins wegen einer Terminskollision gebeten, sich zur
Sache aber nicht geäußert. Mit per Telefax am 28. Juli 2014 eingegangenem
Schreiben hat sie schließlich um Aufhebung des neuen Verhandlungstermins am
30. Juli 2014 gebeten und die Beschwerde vom 29. Oktober 2012 zurück-
genommen.
Der Beschwerdegegner und Markeninhaber hat mit am 16. Juli 2014 einge-
gangenem Schriftsatz zur Beschwerde Stellung genommen, die Entscheidung des
DPMA verteidigt und darauf hingewi
esen, dass es sich bei dem Wort „Dart“ um
eine internationale Bootsklasse handele, die im Bereich des Segelsports von
verschiedenen Unternehmen verwendet werde. Boote
der Klasse „Dart 15“ und
„Dart 18“ würden entsprechend auch von anderen Firmen und lediglich die
Bootsklasse „Dart 16“ von der Widersprechenden vertrieben. Daher sei der
- 4 -
Widersprechenden ein Nachweis der Benutzung nicht möglich. Die Einrede der
Nichtbenutzung werde ausdrücklich aufrechterhalten. Da die Widersprechende
bereits zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde gewusst habe, dass sie die
notwendigen Benutzungsnachweise nicht erbringen könne, verfolge die Wider-
sprechende in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse an dem
Erhalt des Markenschutzes weiter, so dass es gerechtfertigt sei, ihr die Kosten
aufzuerlegen. Der Markeninhaber und Beschwerdegegner hält den Kostenantrag
auch nach Rücknahme der Beschwerde durch die Widersprechende aufrecht. Die
Widersprechende habe die Beschwerde 2 Tage vor dem anberaumten Verhand-
lungstermin, der auf ihr Gesuch hin bereits verlegt worden war, zurückgenommen.
Der Beschwerdegegner habe das Verfahren bereits schriftsätzlich vorbereitet,
während die Beschwerdeführerin weder eine Beschwerdebegründung eingereicht,
noch Nachweise zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt habe. Dem
Beschwerdegegner seien Kosten erwachsen, es entspräche daher bereits des-
wegen der Billigkeit, der Beschwerdeführerin und Widersprechenden die Kosten
des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen.
Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,
den Kostenantrag zurückzuweisen.
Sie trägt vor, sie habe zunächst das Beschwerdeverfahren durchführen wollen und
lediglich aus kostentechnischen Gründen kurzfristig die Rücknahme erwogen. Im
gesamten Verfahren sei die Begründung ordnungsgemäß und umfassend
gewesen. Ein Erfolg des Beschwerdeverfahrens sei möglich gewesen, es seien
auch keine Kosten, keine Reisekosten oder Ähnliches, aufgewandt worden.
- 5 -
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Der nach § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag des Inhabers der angegriffenen
Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist
begründet.
§ 71 MarkenG geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm
entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Eine von diesem Grundsatz abwei-
chende Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG)
setzt besondere Umstände voraus. Solche von der Norm abweichenden
Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit
der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600,
601 - Lewapur). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer
nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest
kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt
oder dem Erlöschen des Markenrechts durchzusetzen versucht.
Davon ist vorliegend auszugehen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat
bereits mit seiner ersten Stellungnahme auf den Widerspruch, mit Schriftsatz vom
27. Januar 2011, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestrit-
ten. Seither hat die Widersprechende also Kenntnis davon, dass sie glaubhaft zu
machen hat, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von
5 Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten 5 Jahre vor der
Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26
MarkenG benutzt worden ist. Im Erinnerungsbeschluss hat das DPMA auf die
Mängel der Glaubhaftmachung der eingereichten Unterlagen ausdrücklich und
nachvollziehbar hingewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende
trotz der ausdrücklichen Rüge des Markeninhabers keinen weiteren Versuch der
- 6 -
Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke unternommen, den Widerspruch
zunächst weiterverfolgt und erst kurz vor der mündlichen Verhandlung die
Beschwerde zurückgenommen. Ein solches Verhalten ist mit der prozessualen
Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren (vgl. BPatGE 38, 102, 104 f. - bonjour;
Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2014, § 71 Rdnr. 16) und rechtfertigt es,
der Widersprechenden die Kosten, die dem Markeninhaber im Beschwerde-
verfahren entstanden sind, aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen.
Dorn
Hermann
Kriener
Me