Urteil des BPatG vom 28.04.2016

Verwechslungsgefahr, Gewerblicher Rechtsschutz, Kennzeichnungskraft, Verkehr

BPatG 154

05.11

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 18/15

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

28. April 2016

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2011 023 421

hier: Kostenentscheidung

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 28. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Widersprechende hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

G r ü n d e

Die Wortmarke

Afrokulabo

ist am 26. April 2011 angemeldet und am 13. Juli 2011 unter der Nummer

30 2011 023 421 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Regis-

ter für die Waren

Klasse 3:

Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön-

heitspflege, kosmetische Duschzusätze; kosmetische Badezusätze; kos-

metische Badesalze;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Er-

zeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel auf der

Basis von Vitaminen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Mineralien und

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Spurenelementen sowie Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwe-

cke; Präparate für die Gesundheitspflege; Medizinprodukte soweit in

Klasse 05 vorhanden;

Klasse 30:

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von

Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstof-

fen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Kräutertees

für nichtmedizinische Zwecke; Tee.

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 12. August 2011 veröffentlichten Marke hat die Wi-

dersprechende am Montag, den 14. November 2011 Widerspruch erhoben. Sie

stützte ihren Widerspruch auf die unter der Nummer 644 318 für die Waren

Klasse 5:

Pharmazeutische Präparate auf pflanzlicher Grundlage, pharmazeutische

Drogen.

eingetragene Wortmarke

Umkaloabo

und die unter der Nummer 008 332 017 für die Waren

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5:

Arzneimittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse so-

wie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse und Nah-

rungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Fisch- und Lebertranöl für

medizinische Zwecke; Amino- und Fettsäuren für pharmazeutische Zwe-

cke; diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedi-

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zinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen; Baby-

kost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für

zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schäd-

lichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 29:

Speiseöle und -fette; diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmit-

tel für nichtmedizinische Zwecke auf pflanzlicher Basis sowie auf der Basis

von Proteinen und Eiweissen, soweit in Klasse 29 enthalten; Fisch- und

Lebertranöl für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30:

Diätlebensmittel, nämlich diätetische Back- und Konditorwaren, Konfitüren,

Pralinen, Mehle- und Getreidepräparate; Brot, feine Back- und Konditorwa-

ren.

eingetragene Unions(wort)marke

Umckalaoba

Die Markenstelle hat die Widersprüche mit Beschlüssen vom 9. April 2013 und

12. Januar 2015 zurückgewiesen. Hiergegen richtete sich die Beschwerde der

Widersprechenden. Die Beschwerde wurde in der mündlichen Verhandlung vom

28. April 2016 zurückgenommen.

Zur Begründung der Zurückweisung der Widersprüche hatte die Markenstelle

ausgeführt, es bestehe keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-

kenG. Den Widerspruchsmarken komme normale Kennzeichnungskraft zu. Hin-

sichtlich der von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren bestehe teilweise

Warenidentität. Hinsichtlich der übrigen Waren könne dahingestellt bleiben, wel-

cher Grad an Warenähnlichkeit bestehe. Selbst bei normaler Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarken und Warenidentität genüge der Abstand der angegriffe-

nen Marke, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Klanglich stimmten die

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Vergleichszeichen in der Silbenzahl überein. Jedoch würden sie sich in der Vo-

kalfolge unterscheiden. Die jeweiligen Wortanfänge, die im Allgemeinen stärker

beachtet würden als die übrigen Markenteile, seien vollkommen abweichend. Die

markanten Abweichungen führten zu einem unterschiedlichen Klang der Marken.

Im Schriftbild seien die Zeichen vergleichbar lang, würden aber vor allem in den

beiden ersten Vokalen völlig voneinander abweichen. Die drei Zeichen seien

Phantasieworte, die keinen begrifflichen Inhalt aufweisen würden, sodass schon

aus diesem Grunde eine begriffliche Ähnlichkeit ausscheide. Es liege auch kein

Fall der Markenusurpation vor, da die Widerspruchsmarken Gesamtbezeichnun-

gen seien und keinem Wortbestandteil eine selbständige kennzeichnende Stellung

zugemessen werden könne. Andere Umstände für eine Verwechslungsgefahr im

weiteren Sinne seien nicht zu erkennen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hatte die Widersprechende ausgeführt, der

Verkehr nehme die sich gegenüberstehenden Marken „Umckaloabo“ und „Afroku-

labo“ nicht gleichzeitig wahr. Er habe nur eine undeutliche Erinnerung an das je-

weilige Vergleichszeichen, auch wenn bei Waren, die im Zusammenhang mit der

Gesundheit stünden, ein höherer Grad an Aufmerksamkeit zu erwarten sei. We-

gen der hohen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Zeichen bestehe

Verwechslungsgefahr. Die klangliche Ähnlichkeit werde nicht nur von der Überein-

stimmung der Vokale bzw. den Anfangssilben, sondern auch von der Silbengliede-

rung, dem Sprechrhythmus und der Betonung der Wörter bestimmt. Zwischen

dem jeweils dritten Vokal der Wörter „o“ und „u“ bestehe eine hohe klangliche

Ähnlichkeit. Von den Konsonanten stimmten jeweils „k“, „l“ und „b“ überein. Die

Betonung der Wörter sei gleich. Bei langen Wörtern, wie hier vorliegend, würden

die Abweichungen weniger ins Gewicht fallen. Alle Wörter seien schwer auszu-

sprechende Phantasiewörter. Allerdings werde der Verkehr bei „kulabo“ an eine

„Urwaldsprache“ denken und somit das Wort „Umckaloabo“ mit „Afrokulabo“ ver-

wechseln.

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Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Einrede

der Nichtbenutzung erhoben. Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerde hin-

sichtlich der Unionsmarke 008 332 017 schon mit der Beschwerdebegründung

konkludent zurückgenommen worden sei, nachdem sich die Widersprechende in

der Beschwerdebegründung nicht mehr auf diese Marke gestützt habe. Da die

beanspruchten Waren im Zusammenhang mit der Gesundheit stünden, sei von

einem hohen Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auszu-

gehen. Die sich gegenüberstehenden Zeichen „Afrokulabo“ und „Umckaloabo“

würden sich klanglich in ihrer Vokalfolge, in ihrem Wortanfang, in der Wortmitte

sowie in ihrem Sprechrhythmus und der Betonung unterscheiden. Gleich sei allein

die Buchstabenzahl. Soweit übereinstimmende Buchstaben verwendet würden,

stünden diese aber an jeweils anderen Stellen der Wörter. Schriftbildlich seien die

Wörter zudem vollkommen unterschiedlich, sodass eine Zeichenähnlichkeit ein-

deutig zu verneinen sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Mar-

kenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom

7. April 2016 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

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II.

Da die Widersprechende in der Verhandlung vom 28. April ihre Beschwerde zu-

rückgenommen hat, war nur noch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens

bzw. den entsprechenden Kostenantrag der Markeninhaberin zu entscheiden. Die

Widersprechende hat aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdever-

fahrens zu tragen, § 71 Abs. 4 i. V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Das markenrechtliche Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist nach § 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG kostenrechtlich von dem Grundsatz geprägt, dass jeder

Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat (Ströbele/Hacker,

MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 11 und 14). Nach der Gesetzeslage kommt eine

Kostenauferlegung im patentgerichtlichen Verfahren nur aus Billigkeitsgründen in

Betracht, was nach ständiger Rechtsprechung dahingehend ausgelegt wird, dass

Kosten in der Regel nur dem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden, der in einer

nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest

kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder

am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker,

MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 11 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71

Rn. 11 ff. und Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht,

3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 2 ff., 5 ff.; siehe dazu nur beispielhaft die Entschei-

dungen 26 W (pat) 47/10 vom 2. Februar 2011 und 24 W (pat) 16/07 vom

27. Januar 2009; die genannten Entscheidungen sind über die Homepage des

Bundespatentgerichts zugänglich). Das vorliegende Beschwerdeverfahren war

nach den anerkannten Regeln der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von vornherein aussichtslos, da auch bei normaler

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und unterstellter Warenidentität die

Bejahung einer Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt, weil die Ver-

gleichsmarken ersichtlich nicht ähnlich sind.

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Die Vergleichsbezeichnungen „Afrokulabo“ und „Umckaloabo“ weichen sowohl

klanglich als auch schriftbildlich in allen für die Beurteilung dieser Arten der Ver-

wechslungsgefahr wesentlichen Kriterien voneinander ab. Sie unterscheiden sich

insoweit markant an den erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfängen und

heben sich auch in der Vokalfolge deutlich voneinander ab. Zudem weist allein die

Widerspruchsmarke die markante unmittelbare Abfolge der Vokale „oa“ auf. Die

Unterschiede werden besonders deutlich - ohne, dass darauf abgestellt werden

soll, weil es auf den jeweiligen Gesamteindruck (klanglich und schriftbildlich an-

kommt) -

, wenn die Anfangswortbestandteile „Afro“ und „Umcka“ und die weiteren

Bestandteil „kulabo“ und „loabo“ gegenübergestellt werden. Soweit die Ver-

gleichsbezeichnungen einen ähnlichen Laut- und Buchstabenbestand aufweisen

und eine gleiche Silbenzahl („Af-ro-ku-la-bo“ / „Um-cka-lo-a-bo“) unterstellt wird,

führt dies zu keiner relevanten Markenähnlichkeit. Auch die Faktoren, dass es sich

um längere Vergleichsbezeichnungen handelt, die unübersichtlich und möglicher-

weise schwer merkbar sind und in Richtung einer afrikanischen Sprache gedeutet

werden könnten, sind angesichts der dargestellten markanten Unterschiede keine

ausreichenden Faktoren, um die Bejahung einer klanglichen oder schriftbildlichen

Verwechslungsgefahr ernsthaft in Betracht ziehen zu können. Insbesondere han-

delt es sich auch nicht um einen Fall einer anagrammatischen Klangrotation oder

um bloße Silbenumstellungen, was die Bejahung einer klanglichen Verwechs-

lungsgefahr rechtfertigen könnte (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG,

11. Aufl., § 9 Rn. 70). Die Unterschiede in den Kennzeichen sind so deutlich, dass

die angesprochenen Verkehrskreise diese auch bei geringer Aufmerksamkeit er-

kennen werden. Daher kommt es nicht darauf an, ob einzelne der beanspruchten

Waren nicht dem Bereich der Gesundheit zuzurechnen sind, dem der Verkehr in

der Regel eine höhere Aufmerksamkeit zukommen lässt. Insoweit kann die von

der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung dahingestellt bleiben.

Es kann dahingestellt bleiben, ob schon darin eine konkludente Beschwerderück-

nahme gesehen werden kann, dass die Widersprechende in der Beschwerdebe-

gründung keinen Bezug mehr auf die Unionsmarke „Umckalaoba“ genommen

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hatte. Wegen de

r unmittelbaren Aufeinanderfolge der Vokale „a“ und „o“ in der

dritten und vierten Silbe der Widerspruchsmarke, die in dem Wort „Afrokulabo“

keine Entsprechung findet, und den unterschiedlichen Schlussvokalen besteht

zwischen den Marken „Umckalaoba“ und „Afrokulabo“ ersichtlich ein noch deutli-

cherer klanglicher und schriftbildlicher Abstand als zwischen „Afrokulabo“ und

„Umckaloabo“.

Andere Arten einer Verwechslungsgefahr sind nicht ersichtlich.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen