Urteil des BPatG vom 21.05.2015
Bösgläubigkeit, Beratung, Inhaber, Entziehen
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 50/13
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2011 046 404
– S 145/12 Lösch
- 2 -
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie die
Richter Heimen und Schmid
beschlossen:
Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Gegen die am 23. August 2011 angemeldete und am 2. November 2011 eingetra-
gene Marke Nr. 30 2011 046 404
„WECO“, die für Waren und Dienstleistungen
der Klassen 17, 37 und 42, nämlich
„Rohrinnendichtung aus Gummi; Durchfüh-
rung von Bau-Sanierungsverfahren; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Baupla-
nung und Beratung; Planung, Beratung von Sanierungsverfahr
en“ Schutz genießt,
ist am 12. Juni 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Antrag auf
Löschung gestellt worden. Anmelderin der angegriffenen Marke war die Amex
GmbH, die angegriffene Marke ist am 28. August 2012 auf die jetzige Markenin-
haberin umgeschrieben worden, die in das patentamtliche Löschungsverfahren
eingetreten ist.
Die Löschungsantragst
ellerin verwendet das Zeichen „WECO“ seit Jahren u. a.
zur Kennzeichnung von Waren, für die auch die angegriffene Marke eingetragen
ist. Grundlage dieser Benutzung ist nach dem Vortrag der Antragstellerin eine Mit-
berechtigung
des
Bruders
des
Geschäftsführers
der
Antragstellerin,
F
…, an der Gemeinschaftsmarke Nr. EM 001 297 18 „WECO“, die für weit-
gehend identische Waren und Dienstleistungen der Klassen 17, 37 und 42, näm-
lich
„Rohrinnendichtung aus Gummi; Service von Sanierungsverfahren; Dienst-
leistungen eines Ingenieurs; Forschung und Entwicklung; Verwertung von gewerb-
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lichen Schutzrechten und Know-how; Bauplanung und Beratung; Planung, Bera-
tung von Sanierungsverfahren“ eingetragen ist.
Als alleinige Inhaberin der Gemeinschaftsmarke eingetragen ist die T
…
…
AG
in
A
…,
CH
(im
Folgenden:
T
…
AG).
Zwi-
schen der T
…. AG und der Löschungsantragstellerin sowie deren Geschäftsfüh-
rer bestand Streit, ob der nicht als Mitinhaber der Marke EM 001 297 18 eingetra-
gene F
… materiell berechtigter Mitinhaber der prioritätsälteren Gemein-
schaftsmarke ist. Im Rahmen eines die Klage der T
… AG gegen die Antragstel-
lerin und ihren Geschäftsführer F
… abweisenden Urteils hat das Landge-
richt
Hamburg
(327 O 279/10)
eine
materielle
Mitberechtigung
des
F
… an der Gemeinschaftsmarke „WECO“ angenommen, die allein eingetra-
gene T
… AG habe dagegen nur einen Teil der Markenrechte inne.
Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag damit begründet, die Inhaberin der
angegriffenen Marke habe bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt, denn sie
habe als Geschäftspartnerin der T
… AG von der Existenz der gleichlautenden
Gemeinschaftsmarke und deren Benutzung durch die Antragstellerin für identische
Waren und Dienstleistungen gewusst. Mit der Anmeldung habe die Markeninhaber
die Störung dieses Besitzstandes der Antragstellerin bezweckt.
Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat mit Beschluss vom 19. August 2013 den
Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie u. a ausgeführt, es
fehle jedenfalls an Umständen, die das Verhalten der Markenanmelderin als
rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen ließen. Soweit die Antragstelle-
rin befürchte, dass die T
… AG die Gemeinschaftsmarke „WECO“, von der die
Antragstellerin ihre Rechte ableite, löschen lassen könne, sei dieses Szenario
aufgrund
der
Mitberechtigung
des
F… unwahrscheinlich und nicht
glaubhaft gemacht. Überdies
gebe es gute Gründe, wenn die T… AG über die
Inhaberin der angegriffenen Marke neben der Gemeinschaftsmarke auch eine na-
tionale Marke anmelde, über die sie ohne Mitwirkung durch den Mitberechtigten
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F
… verfügen könne. Dies sei wirtschaftlich nachvollziehbar und nicht als mar-
kenrechtliche Bösgläubigkeit zu bewerten.
Dagegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt.
Sie hält an ihrer Auffassung fest, dass die damalige Anmelderin zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar-
kenG gewesen sei. Denn die Markenanmeldung sei von der Anmelderin im Auf-
trag der T.
… AG vorgenommen worden, um für die Bezeichnung „WECO“ natio-
nalen Markenschutz zu erlangen, der unabhängig von der Mitberechtigung des
F… sei. Ziel der Anmeldung sei allein, dass die T… AG an-
schließend eigenmächtig die mittelbar mit Rechten der Antragstellerin belastete
Gemeinschaftsmarke aufgeben und damit die Benutzung der Angabe „WECO“
durch die Antragstellerin vereiteln könne.
Die Antragstellerin hat sinngemäß beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. August 2013 auf-
zuheben und die Löschung der Marke Nr. 30 2011 046 404
„WECO“ anzuordnen.
Die Markeninhaberin hat beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen
Sie ist der Auffassung, dass die Antragstellerin kein Rechtsschutzbedürfnis habe,
sie sei vielmehr auf die abgeleiteten Rechte aus der Gemeinschaftsmarke be-
schränkt. Zudem komme der Antragstellerin als Lizenznehmerin auch kein eigener
schutzwürdiger Besitzstand zu. Die Markeninhaberin bestreitet zudem ein kollusi-
ves Zusammenwirken der damaligen Anmelderin mit der T... AG zu dem Zweck,
der Antragstellerin die Rechte an der Gemeinschaftsmarke zu entziehen. Die An-
meldung sei lediglich erfolgt, um die Benutzung der Angabe „WECO“ durch die
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Anmelderin und nunmehr durch die Markeninhaberin im Inland
– mit Zustimmung
der T
… AG – zusätzlich abzusichern.
Die Antragstellerin sei ferner auf nur auf dem Zivilrechtswege durchsetzbare An-
sprüche aus der Bruchteilsgemeinschaft gemäß § 744 BGB zu verwiesen, wenn
sie meine, dass der materielle Mitberechtigte
F… der Markenanmel-
dung habe zustimmen müssen.
Die Antragstellerin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung gestellt.
Der Senat hat die Akten des Rechtstreits vor dem Landgericht Hamburg (Az.
327 O 279/10) zu Beweiszwecken beigezogen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere fehlt der Antragstellerin nicht das
erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Anträge auf Löschung von Marken wegen
absoluter Schutzhindernisse können gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG als Popularan-
trag von jeder Person gestellt werden, ohne dass dafür ein eigenes Rechtsschutz-
bedürfnis erforderlich ist. Löschungsanträge wegen bösgläubiger Anmeldung sind
davon nicht ausgenommen, § 50 MarkenG. Dass die Antragstellerin aufgrund
schuldrechtlicher Verpflichtungen mit den Inhabern der Gemeinschaftsmarke ge-
hindert wäre, gegen die Inhaberin der angegriffenen Marke vorzugehen, die nach
dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien an dieser Vereinbarung nicht betei-
ligt ist, ist nicht ersichtlich.
2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist jedoch unbegründet.
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a) Es kann dahinstehen, ob vorliegend eventuell auch relative Schutzhindernisse
von den Inhabern der Gemeinschaftsmarke im Wege des Widerspruchs geltend
gemacht werden können. Diese Möglichkeit steht dem Löschungsantrag nicht ent-
gegen, denn die Antragstellerin ist selbst nicht (Mit-)Inhaberin der Gemein-
schaftsmarke. Ob es grundsätzlich mit dem Polpularklagecharakter des Lö-
schungsantrages vereinbar ist, den Inhaber besserer Rechte auf die Möglichkeit
des Widerspruchs zu verweisen, ist vorliegend deshalb nicht entscheidungserheb-
lich. Denn es war der Antragstellerin nicht zumutbar, zunächst - gegebenenfalls
gerichtlich - die Zustimmung der Mitinhaber des prioritätsälteren Rechts zur Einle-
gung eines Widerspruch einzuholen, nachdem die T... AG der Anmeldung der
angegriffenen Marke bereits zugestimmt hatte und damit ihren gegenteiligen Wil-
len dokumentiert hatte.
b) Eine Markeneintragung ist zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung
der Marke bösgläubig war. Bösgläubigkeit setzt das Vorliegen einer rechtsmiss-
bräuchlichen oder sittenwidrigen Markenanmeldung voraus (EuGH GRUR 2009,
763
– Lindt & Sprüngli; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8,
Rn. 843 m. w. N.). Der Begriff der Bösgläubigkeit ist dabei umfassend unter Be-
rücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen. Die insoweit
maßgebliche Absicht des Markenanmelders stellt dabei ein subjektives Tatbe-
standsmerkmal dar, das anhand objektiver Fallumstände bestimmt werden muss.
Maßgeblich sind hierbei vor allem die Umstände des Einzelfalls im Zeitpunkt der
Markenanmeldung, aber auch vor oder nach der Markenanmeldung liegende Um-
stände können von indizieller Bedeutung sein (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8
Rn. 848).
In der Rechtsprechung sind verschiedene Fallgruppen bösgläubiger Markenan-
meldungen herausgearbeitet worden.
aa) Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird danach zum einen in
Fällen bejaht, in denen Marken ohne eigenen Benutzungswillen angemeldet wer-
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den, sondern der Anmelder sich die Marke allein mit dem Ziel schützen lassen
möchte, um gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen (vgl. BGH GRUR 2001, 242,
244
– Classe E; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 863).
Dies ist hier nicht der Fall, da die Marke von der Anmelderin benutzt werden sollte
und auch weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass die Anmelderin oder ihre
Rechtsnachfolgerin gegen Dritte vorgegangen ist. Es ist insbesondere nicht dar-
gelegt, dass sie das angemeldete Zeichen nicht als Marke
– d. h. als Her-
kunftshinweis - benutzen, sondern ihre formale Rechtsstellung lediglich zum
Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung der Antragstelle-
rin einsetzen wollte oder will und deshalb mit der Markenanmeldung ein vom Mar-
kenrecht nicht gedeckter Zweck verfolgt wurde.
bb) Eine bösgläubige Anmeldung kommt zum anderen in Betracht bei Marken, die
mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten schutzwürdigen Besitzstand ei-
nes Vorbenutzers identischer oder verwechselbar ähnlicher Zeichen ohne recht-
fertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Be-
zeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160,
161 - CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242, 244
– Classe E; Ströbele/Hacker,
a. a. O. § 8, Rdn. 871 ff.). Dieser Fall kann insbesondere vorliegen, wenn die An-
melderin bei der Anmeldung wusste oder wissen musste, dass die Antragstellerin
dieselbe oder eine ähnliche Marke für dieselben oder ähnliche Waren und/oder
Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür im Inland einen eigenen formalen Kennzei-
chenschutz erworben zu haben, und wenn zusätzlich besondere Umstände hinzu-
kommen, die das Verhalten der Markenanmelderin bei der Gesamtabwägung aller
Umstände als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Die An-
meldung einer Marke in Kenntnis deren Benutzung durch einen Dritten ist aller-
dings nicht von vornherein bösgläubig, wenn nicht besondere Umstände einer
wettbewerbs- oder sittenwidrigen Erwirkung des Markenschutzes vorliegen.
Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Allein der Umstand, dass die Mar-
kenanmelderin wissen musste, dass eine ältere Gemeinschaftsmarke besteht,
genügt nicht für die Annahme der Bösgläubigkeit. Denn die Anmeldung erfolgte
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mit Zustimmung der als Inhaberin dieser Gemeinschaftsmarke eingetragenen
T
… AG. Ebenso wenig genügt für die Bösglaubigkeit der Umstand, dass die
Markenanmelderin zumindest wissen konnte, dass es zwischen der T... AG und
der Antragstellerin rechtliche Auseinandersetzungen über die Nutzung der Ge-
meinschaftsmarke „WECO“ gab. Gerade diese rechtliche Auseinandersetzung
kann ein nachvollziehbarer Anlass sein, für die beabsichtigte Nutzung des Zei-
chens
„WECO“ durch die Anmeldung der angegriffenen Marke eine (weitere)
rechtliche Grundlage zu schaffen, die unabhängig von der streitbefangenen Ge-
meinschaftsmarke ist. Die Anmeldung einer Marke in Kenntnis des schutzwürdi-
gen Besitzstands des Vorbenutzers für identische oder ähnliche Kennzeichnungen
erfolgte demnach gerade nicht ohne zureichenden sachlichen Grund, und auch
nicht lediglich mit dem Ziel, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören oder den
weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch die Antragstellerin zu
sperren, sondern bezweckte auch die Förderung des eigenen Wettbewerbs im
Verhältnis zu Dritten.
cc) Ferner kann Bösgläubigkeit vorliegen, wenn der Anmelder zum maßgeblichen
Zeitpunkt der Anmeldung der Marke diese zweckfremd als Mittel des Wettbe-
werbskampfes einsetzen will (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2005, 414,
417 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2001, 242 - Classe E). Dabei ist die An-
nahme einer Bösgläubigkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Be-
nutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen, vielmehr ist eine Gesamtabwä-
gung aller Umstände des Einzelfalles erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 624
(Nr. 32) AKADEMIKS; vgl. Ströbele/Hacker, 10. Aufl., § 8, Rdn. 705).
Es ist allerdings anhand der vorgetragenen objektiven Umstände nicht erkennbar,
dass die Anmeldung der Marke für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des
Wettbewerbskampfes erfolgt ist, etwa um der Antragstellerin durch Löschung der
Gemeinschaftsmarke die Grundl
age der Nutzung der Bezeichnung „WECO“ zu
entziehen. Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn die Markenanmelderin
und die T... AG kollusiv zusammengewirkt hätten, um die schuldrechtlichen Bin-
dungen der T
… AG gegenüber den materiell mitberechtigten Inhaber der Ge-
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meinschaftsmarke
F… oder der Antragstellerin zu umgehen. Diese
von der Antragstellerin dargelegte Möglichkeit, dass die T... AG als formelle In-
haberin der Gemeinschaftsmarke „WECO“ diese tatsächlich aufgeben kann und
damit den markenrechtlichen Besitzstand der Antragstellerin bedrohen kann, ist
jedoch von Anmeldung der angegriffenen Marke unabhängig. Dieses von der An-
tragstellerin dargelegte Szenario ist vielmehr allein vom zukünftigen Verhalten der
T... AG abhängig, nicht aber von der Anmelderin oder der jetzigen Markeninha-
berin. Ob es anders zu bewerten wäre, wenn die T
… AG selbst die beschwer-
degegenständliche Marke angemeldet hätte, steht nicht zur Entscheidung. Denn
hinreichende tatsächliche Umstände, dass die Markenanmelderin von der T...
AG nur vorgeschoben wurde, hat die Antragstellerin nicht dargelegt. Allein die
vorgetragene und unstreitige Tatsache, dass die Anmelderin bzw. die aktuelle
Markeninhaberin und die T... AG geschäftliche Kontakte haben, genügt dafür
nicht. Weder ist dargelegt, dass die T... AG bestimmenden Einfluss auf die An-
melderin oder Markeninhaberin, etwa durch personelle oder wirtschaftliche Ver-
flechtung nehmen konnte oder kann, noch ist derzeit ersichtlich, dass die Marken-
anmelderin bzw. Markeninhaberin in irgendeiner Form an dem von der Antrag-
stellerin befürchteten vertragswidrigen Verhalten der T
… AG beteiligt sein
könnte. Allein der Verdacht, dass die T
… AG die Benutzung der Gemein-
schaftsmarke durch die Antragstellerin zukünftig vereiteln könnte, genügt ohne
weitere Anhaltspunkte nicht für die Annahme, dass die rechtlich und wirtschaftlich
selbständige Markenanmelderin bei der vorgenommenen Anmeldung die
Schädigung der Antragstellerin (mit-)beabsichtigt hat.
Schließlich sind nach dem Vortrag der Antragstellerin auch sonstige Aspekte für
ein unlauteres Handeln der Anmelderin bei der Anmeldung nicht ersichtlich, so
dass gemessen an den genannten von der Rechtsprechung entwickelten Fall-
gruppen und Grundsätzen hat die Antragstellerin keine ausreichenden objektiven
Umstände dargelegt hat, die den Schluss zulassen, dass die Markenanmelderin
bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat.
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Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin somit zu Recht
zurückgewiesen hat, war der Beschwerde der Erfolg zu versagen.
3. Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.
4. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, da nur die (obsie-
gende) Markeninhaberin hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhand-
lung beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung aus anderen Gründen nicht angezeigt war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Metternich
Heimen
Schmid
Bb