Urteil des BPatG vom 22.06.2016

Gewerblicher Rechtsschutz, Abgrenzungsvereinbarung, Rücknahme, Freihaltebedürfnis

BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 47/13
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 300 20 438
– S 88/10 Lösch
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des
Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou
beschlossen:
Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I .
Die Beteiligten streiten über die Kostentragung in einem Löschungsverfahren.
Am
3. August 2000
wurde
die
am
16. März 2000
von
der
H
… GmbH & Co. KG angemeldete Wortmarke
Macon Relax Vital
für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 3 unter der Nr. 300 20 438 in
das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister ein-
getragen:
Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
Die Marke wurde zum 14. Februar 2003 von der ursprünglichen Anmelderin bzw.
Markeninhaberin auf den nunmehrigen Markeninhaber umgeschrieben.
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Am 3. Juni 2002 haben die ursprüngliche Markeninhaberin und die Antragstellerin
eine Vereinbarung zur vergleichsweisen Beilegung verschiedener beim DPMA
anhängiger Verfahren geschlossen. In Ziff. 1. dieser Vereinbarung hat sich die
Antragstellerin verpflichtet, den Löschungsantrag gegen die deutsche Marke
300 20 439.6/03 (Löschungsverfahren S 33/01 Lösch betreffend die Wortmarke
„Macon Dermanorm“) zurückzunehmen. In Ziff. 6 der Vereinbarung haben sich die
Vertragsparteien verpflichtet, die Markenbestandteile „DERMANORM“, „HYDRO
ALGA“, „COUPEROSE“ und „DERM BALANCE“ nur in Verbindung mit der jeweili-
gen Hauptmarke „MACON“ (ursprüngliche Markeninhaberin) bzw. „DALTON“ (An-
tragstellerin) zu benutzen, und aus den genannten Marken keine Rechte gegenei-
nander herzuleiten. Die Vereinbarung enthält in Ziff. 7 eine Rechtsnachfolgeklau-
sel.
Die Antragstellerin hat am 15. März 2010 die Löschung der Marke 300 20 438
„Macon Relax Vital“ gem. § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt. Sie hat diesen Antrag
mit einem Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet und hierzu
ausgeführt, dass es sich bei „Mâcon“ um einen Ort im französischen Burgund
handele, der insbesondere durch Weinbau auch bei deutschen Verkehrskreisen
bekannt sei, und in dem eine Reihe von Kosmetikstudios sowie die französische
Kosmetikfirma
…C ansässig seien. Zur Frage des Freihaltebedürfnis
ses an einer geografischen Herkunftsangabe hat die Antragstellerin auf eine Viel-
zahl von Entscheidungen des DPMA und des Bundespatentgerichts verwiesen. In
Bezug auf den weiteren Markenbestandteil „Relax Vital“ hat die Antragstellerin
ausgeführt, dass dieser warenbeschreibend sei, da er auf mögliche Wirkungen der
so bezeichneten Produkte hinweise.
Der Markeninhaber hat dem am 1. April 2010 zugestellten Löschungsantrag mit
Schriftsatz vom 11. Mai 2010, beim DPMA eingegangen am 12. Mai 2010, wider-
sprochen. Er hat zudem vor dem Landgericht München I unter Berufung auf die
Vereinbarung vom 3. Juni 2002 gegen die Antragstellerin Klage auf Rücknahme
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dieses Löschungsantrags sowie weiterer Löschungsanträge hinsichtlich Marken
mit dem Wortbest
andteil „Macon“ erhoben (Az. 33 O 9088/11).
Das Landgericht München I hat die Antragstellerin zur Rücknahme sämtlicher
streitgegenständlicher Löschungsanträge verurteilt. Das Oberlandesgericht Mün-
chen (Az. 29 U 98/12) hat mit Urteil vom 13. September 2012 das erstinstanzliche
Urteil teilweise aufgehoben und die Antragstellerin zur Rücknahme ihrer Anträge
lediglich in den weiteren Löschungsverfahren hinsichtlich der Wortmarken
„MACON“, „Macon Hydro Alga“, „Macon Dermanorm“ und „Macon Derm Balance“
verurteilt. In Bezug auf den hier streitgegenständlichen, gegen die Marke
300 20
438 „Macon Relax Vital“ gerichteten Löschungsantrag hat es unter ent-
sprechender Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Klage jedoch abgewie-
sen, da diese Marke nicht Gegenstand der Vereinbarung vom 3. Juni 2002 gewe-
sen sei.
Mit Beschluss vom 21. August 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA so-
wohl den Löschungsantrag hinsichtlich der Marke 300 20
438 „Macon Relax Vital“,
als auch den Antrag des Markeninhabers, der Antragstellerin die Kosten des Lö-
schungsverfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen.
Die Markenstelle hat die Zurückweisung des Löschungsantrags damit begründet,
dass die angegriffene Bezeichnung „Macon Relax Vital“ nicht geeignet sei, die
geografische Herkunft der beanspruchten Waren zu bezeichnen. Eine wirtschaftli-
che Bedeutung der Stadt „Mâcon“ in Frankreich im Bereich der Kosmetikindustrie
sei nicht dargetan und nicht ersichtlich. Der Markenbestandteil „Macon“ deute
auch von seiner Wortstruktur her nicht unbedingt auf einen Ortsnamen hin, son-
dern wirke wie ein Fantasiebegriff, zumal der accent circonflexe fehle. Zudem
würden die angesprochenen Verkehrskreise durch die weiteren - wenn auch be-
schreibenden -
Zusätze „Relax“ und „Vital“ von einem reinen Ortsnamen wegge-
führt.
Für eine Kostenauferlegung nach Billigkeitsgründen gem. § 63 Abs. 1 MarkenG
habe kein Anlass bestanden. Besondere Umstände lägen nicht vor, insbesondere
sei die Marke „Macon Relax Vital“ nicht Gegenstand des Abgrenzungsabkommens
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zwischen den Beteiligten, so dass der Löschungsantrag nicht bereits aus diesem
Grunde unzulässig gewesen sei.
Mit seiner Beschwerde wendet sich der Markeninhaber gegen die Zurückweisung
seines Antrags, der Antragstellerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.
Bei ihrer Kostenentscheidung sei die Markenabteilung zu Recht davon ausgegan-
gen, dass eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen im Falle eines Verstoßes
gegen eine Rücknahmeverpflichtung aus der Abgrenzungsvereinbarung vorzu-
nehmen sei. Tatsächlich habe sich die Rücknahmeverpflichtung aus der Abgren-
zungsvereinbarung vom 3. Juni 2002 auch auf das Löschungsverfahren in Bezug
auf die Marke 300 20
438 „Macon Relax Vital“ erstreckt. Das Urteil des Oberlan-
desgerichts München sei insoweit nicht zutreffend und entfalte keine Bindungswir-
kung. Kern der Abgrenzungsvereinbarung sei es gewesen, dem Markeninhaber
die Hauptmarke „MACON“ und der Antragstellerin die Hauptmarke „DALTON“ zu-
zuweisen. Der ausdrücklichen Einbeziehung der Marken „Macon Hydro Alga“,
„Macon Dermanorm“ und „Macon derm Balance“ in die Abgrenzungsvereinbarung
liege der allgemeine Rechtsgedanke zugrunde, dass eine Duldungspflicht auch
bei Hinzufügung beschreibender Angaben oder diesen angelehnter Bestandteile
bestehen solle. Bei den Zusätzen „Relax“ und „Vital“ handele es sich ebenfalls um
solche beschreibenden und damit nicht schutzfähigen Angaben.
Schließlich sei eine Kostenregelung zu Lasten der Antragstellerin nach der Recht-
sprechung des 27. Senats des Bundespatentgerichts bereits deswegen vorzu-
nehmen, weil es sich bei dem Löschungsverfahren um ein dem kontradiktorischen
Verfahren angenähertes Verfahren handele, so dass der Rechtsgedanke der
§§ 91 ff. ZPO zu berücksichtigen sei.
Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
21. August 2013 insoweit aufzuheben, als der Kostenantrag des
Markeninhabers zurückgewiesen worden ist, und anzuordnen,
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dass die Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens
trägt.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde des Markeninhabers kostenpflichtig zurückzuwei-
sen.
Sie ist der Ansicht, dass besondere Umstände, die ausnahmsweise eine Kosten-
auferlegung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würden, nicht vorlägen.
Es sei bereits zweifelhaft, ob die vom Markeninhaber behauptete vertragliche Ver-
pflichtung zur Rücknahme des Löschungsantrags überhaupt eine Kostenauferle-
gung nach sich ziehe. Auch insoweit sei eine Einzelfallentscheidung erforderlich.
Zudem habe eine solche vertragliche Rücknahmeverpflichtung gar nicht bestan-
den, wie das Oberlandesgericht München zutreffend festgestellt habe. In der Ab-
grenzungsvereinbarung sei vielmehr ganz bewusst keine Regelung hinsichtlich
der Marke „Macon Relax Vital“ getroffen worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug ge-
nommen.
II.
Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers bleibt in der Sache ohne Erfolg.
1. Die gegen die Zurückweisung des Kostenantrags des Markeninhabers
durch den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 21. August 2013 ge-
richtete Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft gem. § 66
Abs. 1 S. 1 MarkenG. Der isolierten Beschwerde gegen die Kostenent-
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scheidung des Beschlusses steht insbesondere nicht die Regelung des
§ 99 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 MarkenG entgegen, da vorliegend
das Bundespatentgericht als erste gerichtliche Instanz anzusehen ist, und
es sich bei dem markenrechtlichen Beschwerdeverfahren daher nicht um
ein Rechtsmittel im Sinne von § 99 ZPO handelt (Ströbele/Hacker, Marken-
gesetz, 11. Aufl. 2015, § 82 Rn. 41; vgl. auch die Senatsentscheidung vom
17. März 2016, 24 W (pat) 22/15 - PCG-KUNSTSTOFF-PFLEGE, verfügbar
unter PAVIS PROMA).
2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet.
a) Dabei kann an dieser Stelle offen bleiben, ob die Ermessensentschei-
dung der Markenabteilung gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG, die Kosten
des Verfahrens aus Billigkeitsgründen einem der Beteiligten aufzuerle-
gen, nach allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsverfahrensrechts
vom Senat nur auf Ermessensfehler überprüft werden kann, oder ob im
Hinblick auf das justizförmige Verfahren vor dem Amt eine vollständige
Überprüfung durch das Bundespatentgericht zu erfolgen hat (zum Mei-
nungsstand s. Büscher / Dittmer / Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz,
3. Auflage 2014, § 63 Rn. 5).
Denn im vorliegenden Fall sind keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich, die
eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgesichtspunkten zu Lasten der
Antragstellerin gerechtfertigt erscheinen lassen, so dass die Be-
schwerde in jeden Fall zurückzuweisen ist.
b) Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen abweichend vom
Grundsatz des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ist dann gerechtfertigt,
wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen prozessuale Sorgfaltspflichten
verstößt, indem er beispielsweise in einer nach anerkannten Beurtei-
lungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem
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Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Strö-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 63 Rn. 1, § 71 Rn. 12;
Büscher / Dittmer / Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage
2014, § 63 Rn. 5).
Da für die Kostentragung im registerrechtlichen Markenverfahren die
besonderen Vorschriften der §§ 63, 71 MarkenG maßgebend sind und
diese die allgemeinen zivilprozessualen Bestimmungen der §§ 91 ff.
ZPO verdrängen, führt alleine das Unterliegen eines Beteiligten nicht
ohne weiteres dazu, dass er die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.
Der Verfahrensausgang begründet auch keine Vermutung für die Billig-
keit einer Kostenauferlegung zu Lasten des jeweils unterlegenen Betei-
ligten (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 71 Rn. 11).
Soweit sich der Markeninhaber auf eine Entscheidung des 27. Senats
(GRUR 2013, 311) beruft und ausführt, dass bei Kostenentscheidungen
im Löschungsverfahren als einem dem kontradiktorischen Verfahren
angenäherten Verfahren die Rechtsgedanken der §§ 91 ff. ZPO grund-
sätzlich zu berücksichtigen seien, so ist dem daher nicht zu folgen. Die
Entscheidung des 27. Senats betraf im Übrigen eine vom vorliegenden
Fall abweichende Fallgestaltung, nämlich ein Löschungsverfahren we-
gen Bösgläubigkeit.
c) Vorliegend kann der Antragstellerin nicht vorgeworfen werden, sorgfalts-
widrig einen nach anerkannten Beurteilungskriterien aussichtslosen Lö-
schungsantrag gestellt zu haben.
aa) Der Vorwurf der Sorgfaltswidrigkeit kann nicht darauf gestützt wer-
den, dass das Löschungsbegehren in der Sache von vorneherein offen-
sichtlich aussichtslos gewesen sei, weil ein Löschungsgrund keinesfalls
im Raume gestanden habe.
Die Antragstellerin hat ihr Löschungsbegehren unter Hinweis auf eine
Reihe von Entscheidungen des DPMA und des Bundespatentgerichts
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im Einzelnen rechtlich begründet und mit tatsächlichen Angaben und
Belegen zur wirtschaftlichen Bedeutung des französischen Ortes Mâcon
untermauert. Auch wenn ihr Löschungsantrag im Ergebnis nicht erfolg-
reich war, so war er dennoch nicht in einem Maße erkennbar aus-
sichtslos, dass der Antragstellerin sorgfaltswidriges Verhalten vorge-
worfen werden könnte. Die Markenabteilung hat sich dementsprechend
auch in der Sache mit der Argumentation der Antragstellerin im Einzel-
bb) Weiter kann ein sorgfaltswidriges Verhalten der Antragstellerin, das
eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgesichtspunkten rechtfertigen
würde, nicht deswegen angenommen werden, weil ein Löschungsantrag
im Hinblick auf die zwischen den Beteiligten geltende Abgrenzungsver-
einbarung aus dem Jahre 2002 nicht hätte gestellt werden dürfen.
Dabei kann dahinstehen, ob ein aufgrund Verstoßes gegen eine Ab-
grenzungsvereinbarung unzulässiger Löschungsantrag stets eine
Kostenauferlegung zu Lasten des Antragstellers rechtfertigt. Weiter be-
darf die Frage, ob die Abgrenzungsvereinbarung vom Juni 2002 auch
die Marke „Macon Relax Vital“ erfasst bzw. inwieweit die Entscheidung
des Oberlandesgerichts vorliegend Bindungswirkung entfaltet, nicht der
Prüfung durch den Senat. Vielmehr steht bereits die Tatsache, dass so-
wohl die Markenabteilung als auch ein mit dieser Frage befasstes Ge-
richt, nämlich das Oberlandesgericht München, eine Rücknahmever-
pflichtung des Löschungsantrags aufgrund der Abgrenzungsvereinba-
rung verneint haben, der Annahme eines sorgfaltswidrigen Verhaltens
der Antragstellerin entgegen.
3. Im Beschwerdeverfahren bestand zur Auferlegung der Kosten aus Gründen
der Billigkeit gemäß § 71 Absatz 1 S. 1 MarkenG ebenfalls keine Veranlas-
sung.
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4. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden. Da der
Markeninhaber die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht be-
antragt hat und die Antragstellerin, die einen entsprechenden Antrag ledig-
lich hilfsweise gestellt hat, mit ihrem Rechtsschutzersuchen durchdringt,
war eine mündliche Verhandlung nicht gem. § 69 Nr. 1 MarkenG erforder-
lich. Der Senat hat eine mündlichen Verhandlung auch nicht gem. § 69
Nr. 3 MarkenG aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.
Metternich
Schmid
Lachenmayr-Nikolaou
Bb